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平成２６年２月２６日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２５年（行コ）第１０００４号手続却下処分取消等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２４年（行ウ）第２７９号）
口頭弁論終結日平成２６年２月１２日
判決
控訴人ビーエーエスエフ，カタリスツ，
エルエルシー
特許管理人弁理士高見和明
被控訴人国
代表者法務大臣
処分行政庁特許庁長官
指定代理人中野康典
同加藤誠一
同駒﨑利徳
同上田智子
同古閑裕人
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３
０日と定める。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２特許庁長官が，控訴人のした国際特許出願（特願２０１０－５４５８１９号）
に係る手続について，平成２３年３月１５日付けで控訴人に対してした，平成
２２年８月４日付け提出の国内書面に係る手続の却下の処分，及び平成２３年
３月１５日付けで控訴人に対してした，平成２２年１０月８日付け提出の翻訳
文に係る手続の却下の処分を，いずれも取り消す。
３特許庁長官が，平成２３年１０月２６日付けで控訴人に対してした，同年５
月２０日付けでされた異議申立てについて，異議申立てを棄却するとの決定を
取り消す。
第２事案の概要
本件は，「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条
約」（以下「特許協力条約」という。）に基づいて外国語でされた国際特許出
願（ＰＣＴ／ＮＬ２００９／０５００５１。特願２０１０－５４５８１９号）
をした控訴人が，特許法（以下「法」という。）１８４条の５第１項に規定す
る書面（以下「国内書面」という。）を同項所定の国内書面提出期間内に提出
した後，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下「旧法」という。）
１８４条の４第１項に規定する明細書，請求の範囲及び要約の日本語による翻
訳文（以下「明細書等の翻訳文」という。）を提出したが，特許庁長官から，
明細書等の翻訳文に係る手続については同項ただし書所定の翻訳文提出特例期
間経過後の翻訳文の提出であることを理由に，国内書面に係る手続については
翻訳文提出特例期間内に翻訳文の提出がなかったため同条３項の規定により国
際特許出願が取り下げられたものとみなされ，国内書面が不要となったことを
理由に，それぞれ手続の却下処分（以下，併せて「本件各却下処分」という。）
を受け，これに対して行政不服審査法による異議申立てをしたが，特許庁長官
から，異議申立てを棄却する旨の決定（以下「本件異議決定」という。）を受
けたことから，被控訴人に対し，本件各却下処分及び本件異議決定の取消しを
求めた事案である。
控訴人は，原審において，明細書等の翻訳文の提出について控訴人に対して
補正を命ずることなく行われた本件各却下処分及び本件異議決定は違法なもの
である旨主張したが，原判決は，控訴人の主張は理由がないとして，控訴人の
請求をいずれも棄却した。
そこで，控訴人は，原判決を不服として控訴した。
１前提となる事実
次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の１に記載のと
おりであるから，これを引用する。
(1)原判決２頁２５行目から末行にかけての「特許法（平成２３年法律第６３
号による改正前のもの。以下，単に「法」という。）」を「旧法」と改める。
(2)原判決３頁４行目から５行目にかけて，７行目及び９行目の各「法１８４
条の４」をいずれも「旧法１８４条の４」と改める。
(3)原判決３頁８行目の「，図面」を削る。
(4)原判決４頁２行目から３行目にかけての「といい，本件翻訳文提出書却下
処分と併せて「本件各却下処分」という。）」を「という。）」と，同頁８
行目の「決定（甲１０の１。以下「本件異議決定」という。）」を「本件異
議決定（甲１０の１）」と改める。
２争点及び争点に対する当事者の主張
各「法１８４条の４」をいずれも「旧法１８４条の４」と改め，次のとおり，
当審における当事者の主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」の第２
の２に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)当審における控訴人の主張
ア法１８４条の５第２項は，特許庁長官は，手続の補正をすべきことを命
ずることができると規定しているが，この規定は，特許庁長官に手続の補
正をすべきことを命ずることを義務付けたものと解すべきである。国際特
許出願について瑕疵ある国内移行手続がされた場合に，特許庁長官が当該
国際特許出願を法１８４条の５第３項で却下するためには，その前提とし
て，同条２項により補正を命じておかなければならないが，仮に同条２項
が特許庁長官に手続の補正を命ずることを義務付けたものではなく，補正
を命ずるか否かを特許庁長官の自由な裁量に委ねるものであるとすると，
特許庁長官が裁量権を行使して補正を命じない場合に同条３項で却下する
ことができない事態が生じ，瑕疵ある手続が残存し続けるという不合理な
結果を招来することになり，妥当でない。
イ旧法１８４条の４第３項は，国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期
間内に，明細書等の翻訳文の提出がないときは，国際出願を取り下げたも
のとみなす旨を定めているが，この規定は，特許協力条約２２条及び２４
条に準拠するものである。
すなわち，特許協力条約２４条（１）（ⅲ）は，出願人が２２条に規定
する行為を該当する期間内にしなかった場合には，国際出願の効果が指定
国において国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅すると規定
している。
一方で，条約規則４９．６（ａ）は，出願人が特許協力条約２２条に規
定する行為を適用される期間内に行わなかったことにより国際出願の効果
が消滅した場合において，指定官庁は，出願人の請求により，条約規則４
９．６（ｂ）から（ｅ）までの規定に従うことを条件として，期間が遵守
されなかったことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択に
より，状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が
遵守されなかったものであると認めるときは，国際出願についての出願人
の権利を回復する旨を規定し，条約規則４９．６（ｆ）は，２００２年１
０月１日に同（ａ）から（ｅ）までの規定が指定官庁によって適用される
国内法令に適合しない場合には，当該指定官庁がその旨を２００３年１月
１日までに国際事務局に通告することを条件として，これらの規定は，そ
の国内法令に適合しない間，当該指定官庁について適用しない旨を規定し
ている。
しかるところ，２００２年（平成１４年）１０月１日の時点において条
約規則４９．６（ａ）から（ｅ）までの規定は我が国の国内法令に適合し
ており，同（ｆ）の要件を欠いていたのであるから，本件国際特許出願に
ついては，権利の回復を定める条約規則４９．６を考慮すべきである。
また，旧法１８４条の４第１項で規定する翻訳文の提出期間については，
法１２１条２項等のように「その責めに帰することのできない理由」があ
る場合にその提出期間を猶予する旨の規定は存在しないが，出願人が翻訳
文の提出期間を徒過した場合，特許協力条約の理念に照らして，ユーザー
フレンドリーの観点から，諸外国特許庁の運用をも勘案しつつ，特許庁長
官は補正を命じ，その裁量によって救済を図るべきである。
したがって，外国語特許出願に係る翻訳文が未提出の場合には，法１８
４条の５第２項を優先して適用すべきであり，その限りにおいては，旧法
１８４条の４第３項は劣後すると解釈すべきである。
そうすると，本件国際特許出願について，出願人である控訴人に対し，
法１８４条の５第２項による補正を命ずることにより権利の回復の機会を
与えることなく，旧法１８４条の４第３項により直ちに取下擬制があった
ものと解釈することは，特許協力条約の要請に反する誤った解釈であると
いうべきである。
ウ以上によれば，特許庁長官が，本件国際特許出願に係る明細書等の翻訳
文の提出について，控訴人に対し，法１８４条の５第２項による補正を命
ずることにより権利の回復の機会を与えることなく行った本件各却下処分
は，違法なものとして，取消しを免れない。
(2)当審における被控訴人の主張
ア法１８４条の５第２項は，手続の補正をすべきことを命ずることができ
ると規定しており，この規定は，その文言に照らして，特許庁長官に手続
の補正を命ずることを義務付けたものでない。また，そもそも，法１８４
条の５第２項は，前条第１項の規定により提出すべき翻訳文のうち，「要
約」の翻訳文については，国内書面提出期間の徒過を補正命令の対象とし
ているが（法１８４条の５第２項４号），明細書の翻訳文を含むその他の
翻訳文については，補正命令の対象としていないのであるから，国内書面
提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文の提出がないと
きに当該国際特許出願を取り下げられたものとみなす旧法１８４条の４第
３項が法１８４条の５第２項と対立・矛盾することはあり得ない。
そして，本件国際特許出願については，控訴人から旧法１８４条の４第
１項ただし書所定の期間内に明細書等の翻訳文の提出がなかったことか
ら，同条３項の規定により取り下げられたものとみなされたことにより，
特許庁に係属していないことになる。そうすると，本件国際特許出願につ
いて，もはや手続の補正が問題となる余地はない。
したがって，本件国際特許出願に法１８４条の５第２項が適用されるべ
きであるとの控訴人の主張は，失当である。
イ本件国際特許出願について，条約規則４９．６が適用される余地はない。
すなわち，我が国においては，外国語特許出願の翻訳文提出期間を徒過
した場合の救済制度自体を設けておらず，条約規則４９．６（ａ）から（ｅ）
までの規定が国内法令に適合しなかったことから，日本国特許庁は，平成
１４年１２月４日付けで，国際事務局に対し，条約規則４９．６（ｆ）に
規定する通告（乙７）を行った。その後，平成２３年法律第６３号による
特許法の一部改正法（以下「平成２３年改正法」という。）により，条約
規則４９．６（ａ）から（ｅ）までの規定が国内法令に適合することとな
ったため，日本国特許庁は，平成２４年１月１６日付けで，国際事務局に
対し，上記通告を撤回し，同年４月１日より条約規則４９．６（ａ）から（ｅ）
までの規定が我が国について効力を生じる旨の通告（乙５）を行った。
一方で，平成２３年改正法は，附則２条２５項において，改正後の特許
法１８４条の４第４項及び５項の規定は，同改正法の施行日（平成２４年
４月１日）前に旧法１８４条の４第３項の規定により取り下げられたもの
とみなされた国際特許出願には適用しないとの経過規定を設けた。
しかるところ，本件国際特許出願については，平成２３年改正法の施行
日前の平成２２年１０月４日までに明細書等の翻訳文が提出されなかった
ことから，旧法１８４条の４第３項の規定により取り下げられたものとみ
なされたものであり，上記経過規定により，改正後の特許法１８４条の４
第４項及び５項の規定は適用されない。
そうすると，本件国際特許出願は，条約規則４９．６（ａ）から（ｅ）
までの規定が我が国について効力を生じる前に取り下げられたものとみな
されたのであるから，本件国際特許出願に条約規則４９．６が適用される
余地はない。
したがって，本件国際特許出願について，出願人である控訴人に権利の
回復の機会を与えることなく，旧法１８４条の４第３項により直ちに取下
擬制があったものと解釈することは，特許協力条約の要請に反する誤った
解釈であるとの控訴人の主張は，失当である。
ウ以上によれば，特許庁長官が控訴人に対して法１８４条の５第２項によ
る補正を命ずることなく行った本件各却下処分は違法であるとの控訴人の
主張は，理由がない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の請求はいずれも理由がなく，棄却すべきものと判断す
る。その理由は，以下のとおりである。
１本件異議決定の違法性について
本件異議決定の違法性についての判断は，原判決の「事実及び理由」の第３
の１に記載のとおりであるから，これを引用する。
２本件翻訳文提出書却下処分の違法性について
本件翻訳文提出書却下処分の違法性についての判断は，次のとおり訂正する
ほか，原判決の「事実及び理由」の第３の２に記載のとおりであるから，これ
を引用する。
(1)原判決１０頁２１行目から１３頁１行目までを次のとおり改める。
「(1)旧法１８４条の４第１項は，外国語特許出願（外国語でされた国際
特許出願）の出願人は，特許協力条約２条（ⅹⅰ）の優先日から２年６月の
国内書面提出期間内に，国際出願日における特許協力条約３条(2)に規定する
明細書，請求の範囲，図面（図面の中の説明に限る。）及び要約の日本語に
よる翻訳文を，特許庁長官に提出しなければならない旨規定し，同項ただし
書において，国内書面提出期間満了前２月から満了の日までの間に，次条第
１項に規定する国内書面を提出した外国語特許出願については，国内書面の
提出の日から２月の翻訳文提出特例期間内に，当該翻訳文を提出することが
できる旨規定し，同条３項は，国内書面提出期間（同条１項ただし書の外国
語特許出願にあっては，翻訳文提出特例期間）内に，明細書の翻訳文及び請
求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは，その国際特許出願は取り下げら
れたものとみなす旨規定している。
また，法１８４条の５第１項は，国際特許出願の出願人は，国内書面提出
期間内に，同項１号から３号に掲げる事項を記載した国内書面を特許庁長官
に提出しなければならない旨規定し，同条２項は，同項１号から５号に掲げ
る場合には，特許庁長官は，相当の期間を指定して，手続の補正をすべきこ
とを命ずることができる旨規定し，同条３項は，特許庁長官は，同条２項に
より指定した期間内に補正をしないときは，当該国際特許出願を却下するこ
とができる旨規定している。
法１８４条の５第２項は，国際特許出願についての手続の補正の特例につ
いて規定したものであり，法１７条３項の補正に加えて，特別の補正事由を
設けたものである。そして，法１８４条の５第２項は，１号において，国内
書面を国内書面提出期間内に提出しないときを，４号において，要約の翻訳
文を国内書面提出期間（前条１項ただし書の外国語特許出願にあっては翻訳
文提出特例期間）内に提出しないときを補正の対象として掲げているが，明
細書，請求の範囲又は図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文を国内書面
提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に提出しないときを補正の対象に掲げ
ていない。
これらの規定を総合すれば，平成２３年改正法施行前の特許法の下におけ
る翻訳文が未提出の場合の外国語特許出願の取扱いについては，①明細書の
翻訳文又は請求の範囲の翻訳文のうちいずれかが国内書面提出期間内又は翻
訳文提出特例期間内に提出されなかったときは，補正の対象とすることなく，
その国際特許出願は取り下げられたものとみなされるものとし（旧法１８４
条の４第３項），②明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文のいずれもが上
記期間内に提出されている場合において，要約の翻訳文が上記期間内に提出
されなかったときは，補正の対象とし，出願人が補正命令に応じた補正をし
ないときは，特許庁長官がその国際特許出願を却下することができることと
したもの（法１８４条の５第２項４号，３項）と解される。
このように明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文と要約の翻訳文とで未
提出の場合の取扱いが異なるのは，①明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳
文については，旧法１８４条の４第３項が，出願人が特許協力条約２２条に
規定する翻訳文の提出等の行為を該当する期間内にしなかった場合には国際
出願の効果は指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって
消滅する旨を規定した特許協力条約２４条（１）（ⅲ）及び３９条(2)の規定
に準拠して定められたこと，②特許協力条約２６条が国内出願について国内
法令に定める範囲内で国内出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与え
ることなく，特許協力条約及び特許協力条約規則に定める要件を満たしてい
ないことを理由としてその国際出願を却下してはならない旨を規定している
ことを踏まえ，国内出願について，明細書（特許請求の範囲を含む。）を添
付しないで特許出願をしたときは，法１７条３項による補正命令の対象とせ
ずに，出願書類を不受理とする運用がされていたこと（特許庁・旧「特許・
実用新案審査便覧１０．２１Ａ」参照），平成２年改正法（平成２年法律第
３０号）により願書に要約書の添付を義務づけた際に（法３６条２項），要
約書を添付しないで特許出願をしたときは，方式違反として法１７条３項に
よる補正命令の対象とし，補正命令に応じない場合に法１８条１項により手
続を却下する運用をすることとしたことに対応させたことによるものと解さ
れる。
(2)以上を前提に，特許庁長官が控訴人に補正の機会を与えることなく行っ
た本件翻訳文提出書却下処分が違法なものであるかどうかについて検討す
るに，本件国際特許出願については，控訴人は，国内書面の提出期間内であ
る平成２２年８月４日に国内書面を提出した後，翻訳文提出特例期間の満了
日（同年１０月４日）の４日後である同月８日に明細書，請求の範囲及び要
約の日本語による翻訳文に係る本件翻訳文提出書を特許庁長官に提出した
こと，特許庁長官は，同年１２月２０日付け本件翻訳文提出書却下理由通知
書をもって，控訴人に対し，本件翻訳文提出書の提出に係る手続は，本件翻
訳文提出書が翻訳文提出特例期間経過後の提出であることを理由に却下す
べきである旨の通知をしたこと，特許庁長官は，控訴人から平成２３年２月
４日付けで弁明書の提出を受けた後，同年３月１５日付けで，本件翻訳文提
出書却下処分をしたことは，前記前提となる事実記載のとおりである。
上記認定事実によれば，控訴人は，翻訳文提出特例期間の満了日である平
成２２年１０月４日までに明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文を提出し
なかったのであるから，本件国際特許出願は，旧法１８４条の４第３項によ
り，同日の経過をもって取り下げられたものとみなされたものと認められる。
そして，明細書の翻訳文又は請求の範囲の翻訳文が国内書面提出期間内又
は翻訳文提出特例期間内に提出されなかったときに法１８４条の５第２項に
よる補正の対象とならないことは，前記(1)で述べたとおりであり，本件翻訳
文提出書についても，これと同様に，そもそも補正の対象となる余地はない。
そうすると，控訴人がした本件翻訳文提出書の提出は，翻訳文提出特例期
間の満了日が経過した時点で既に取り下げられたものとみなされた本件国際
特許出願についてされた不適法な手続であって，その補正をすることができ
ないものであるから，法１８条の２第１項の規定により，その手続を却下す
べきものである。
したがって，特許庁長官が控訴人に補正の機会を与えることなく行った本
件翻訳文提出書却下処分は，適法である。
(3)控訴人の主張について
ア当審における控訴人の主張について
控訴人は，①２００２年（平成１４年）１０月１日の時点において条約
規則４９．６（ａ）から（ｅ）までの規定は我が国の国内法令に適合して
おり，同（ｆ）の要件を欠いていたのであるから，本件国際特許出願につ
いては，出願人が特許協力条約２２条に規定する行為を適用される期間内
に行わなかったことにより国際出願の効果が消滅した場合における権利の
回復について定める条約規則４９．６を考慮すべきであること，②旧法１
８４条の４第１項で規定する翻訳文の提出期間を猶予する旨の規定は存在
しないが，出願人が翻訳文の提出期間を徒過した場合，特許協力条約の理
念に照らして，ユーザーフレンドリーの観点から，諸外国特許庁の運用を
も勘案しつつ，特許庁長官は補正を命じ，その裁量によって救済を図るべ
きであることからすると，外国語特許出願に係る翻訳文が未提出の場合に
は，法１８４条の５第２項を優先して適用すべきであって，その限りにお
いては，旧法１８４条の４第３項は劣後すると解釈すべきであり，特許庁
長官が，控訴人に対し，法１８４条の５第２項による補正を命ずることに
より権利の回復の機会を与えることなく行った本件翻訳文提出書却下処分
は，違法である旨主張する。
しかしながら，まず，２００２年（平成１４年）１０月１日の時点にお
いて条約規則４９．６（ａ）から（ｅ）までの規定は我が国の国内法令に
適合しており，同（ｆ）の要件を欠いていたとの控訴人の主張を認めるに
足りる証拠はない。かえって，証拠（乙５ないし７）及び弁論の全趣旨に
よれば，日本国特許庁は，平成１４年１２月４日付けで，国際事務局に対
し，条約規則４９．６（ａ）から（ｅ）までの規定が同年１０月１日の時
点において国内法令に適合せず，これらの規定を適用しない旨の条約規則
４９．６（ｆ）に規定する通告を行ったこと，その後，日本国特許庁は，
平成２４年１月１６日付けで，国際事務局に対し，上記通告を撤回し，平
成２３年改正法施行日である同年４月１日より条約規則４９．６（ａ）か
ら（ｅ）までの規定が我が国について効力を生じる旨の通告（乙５）を行
ったことが認められる。
次に，前記(2)で述べたとおり，平成２３年改正法施行前の特許法の下に
おいては，外国語特許出願に係る明細書の翻訳文又は請求の範囲の翻訳文
のうちいずれかが国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に提出さ
れなかったときは，法１８４条の５第２項による補正の対象とすることな
く，旧法１８４条の４第３項により，その国際特許出願は取り下げられた
ものとみなされるものと解されるから，その点において，法１８４条の５
第２項と旧法１８４条の４第３項との間に対立・矛盾はなく，控訴人が主
張するような両条項の優先劣後が問題となる余地はない。
以上によれば，特許庁長官が控訴人に補正の機会を与えることなく行っ
た本件翻訳文提出書却下処分が違法である旨の控訴人の上記主張は，その
前提を欠くものであり，理由がない。」
(2)原判決１３頁５行目，同頁１１行目，１４頁２４行目及び１５頁１８行目
の各「法１８４条の４第３項」をいずれも「旧法１８４条の４第３項」と改
める。
３本件国内書面却下処分の違法性について
本件国内書面却下処分の違法性についての判断は，原判決の「事実及び理由」
の第３の３に記載のとおりであるから，これを引用する。
４結論
以上の次第であるから，控訴人の主張はいずれも理由がなく，これを棄却し
た原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官齋藤巌

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