戻る

平成１５年（行ケ）第１０６号　審決取消請求事件
平成１６年９月２９日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　旭ダイヤモンド工業株式会社
　訴訟代理人弁理士　内山充
　被　告　特許庁長官　小川洋
　指定代理人　加藤友也，西川惠雄，井出英一郎，高木進，涌井幸一
　　　　　主　　　　文
　特許庁が訂正２００２－３９２００号事件について，平成１５年２月１２日にし
た審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文と同旨の判決
第２　事案の概要
　本件は，特許権者である原告が，訂正審判の請求をしたところ，請求は成り立た
ないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　原告は，発明の名称を「コンディショナの製造方法」とする特許（特許番号
第３１８７０１３号。平成１０年９月２２日出願，平成１３年５月１１日設定登
録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
　(2)　本件特許について特許異議の申立てがされ（異議２０００－７００７６号事
件として係属），原告は，平成１４年７月９日，上記手続において，明細書の訂正
を請求したところ，特許庁は，同年８月８日，「訂正を認める。特許第３１８７０
１３号の請求項１，２に係る特許を取り消す。」との決定をした。
　(3)　原告は，平成１４年９月２４日，上記決定に対する取消訴訟（平成１４年
（行ケ）第４８７号）の係属中に，明細書の特許請求の範囲を後記２の(2)記載のと
おり訂正する旨の訂正審判の請求をした（訂正２００２－３９２００号事件として
係属）ところ，特許庁は，平成１５年２月１２日，「本件審判の請求は，成り立た
ない。」との審決をし，同月２２日，その謄本を原告に送達した。
　２　特許請求の範囲
　(1)　本件特許出願の願書に添付した明細書のもの
　【請求項１】砥粒を台金の作用面に金属結合材を用いて固着したのち，電着塗装
法により作用面の金属部分を樹脂層で被覆することを特徴とするコンディショナの
製造方法。
　【請求項２】樹脂層の厚さが１０～１００μｍである請求項１記載のコンディシ
ョナの製造方法。
　(2)　訂正審判請求書添付の訂正明細書のもの（下線部分が訂正によって付加され
た。以下，請求項記載の番号に従い「訂正発明１」，「訂正発明２」という。）
　【請求項１】砥粒を台金の作用面に金属結合材を用いて固着したのち，電着塗装
法により作用面の金属部分を樹脂層で被覆し，該樹脂層が樹脂被覆後に架橋硬化さ
せてなり，かつ樹脂層の作用面の石出し加工をしないで形成されてなり，ＣＭＰ用
ポリッシングパッドのコンディショニングに用いるものであることを特徴とするコ
ンディショナの製造方法。
　【請求項２】樹脂層が，アクリル系樹脂塗料又はフッ素系樹脂塗料の被覆であっ
て，厚さが１０～１００μｍである請求項１記載のコンディショナの製造方法。
　３　審決の理由の概要
　審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，訂正発明１及び２が，特開平
９－２３９６６３号公報（甲５，以下「引用例」という。）に記載された発明（以
下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものであり，したがって，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際
に独立して特許を受けることができるものではないから，本件訂正審判の請求は，
特許法（平成１５年法律第４７号による改正前のもの，以下同じ。）１２６条１項
ないし３項の規定に適合するものの，同条４項の規定に適合しない，というもので
ある。
　(1)　訂正発明１と引用発明との対比
　(1-1)　訂正発明１と引用発明との一致点，相違点
　「訂正発明１と引用発明を対比するに，引用発明における「砥粒１２」，「鋼や
鉄，アルミ合金からなる母材１１」，「母材１１の表面」，「ニッケル被膜１３，
金属クロム薄膜１４」，「フッ素樹脂からなる保護被膜１６」は，それぞれ，訂正
発明１における「砥粒」，「台金」，「台金の作用面」，「金属結合材」，「樹脂
層」に相当する。また，引用発明における「ドレッサー」は，研磨パッドや研磨砥
石等を修正するものであることから，訂正発明１と同様の「コンディショナ」であ
ることは，当業者に明らかである。
　したがって，両者は以下の点で一致する。
　砥粒を台金の作用面に金属結合材を用いて固着したのち，作用面の金属部分を樹
脂層で被覆したコンディショナの製造方法。
　そして，以下の点で相違する。
相違点１：訂正発明１では，樹脂層の被覆方法が電着塗装法であるのに対し，引用
発明では，公知の塗装方法とされているだけで，特定されていない点。
相違点２：訂正発明１では，樹脂層が樹脂被覆後に架橋硬化させてなるものである
のに対し，引用発明では，樹脂層が樹脂被覆後に架橋硬化させてなるものであるの
か明らかでない点。
相違点３：訂正発明１では，樹脂層の作用面には石出し加工をしないのに対し，引
用発明では，そうでない点。
相違点４：訂正発明１では，コンディショナの用途が，ＣＭＰ用ポリッシングパッ
ドのコンディショニングと特定されているのに対し，引用発明では，そうでない
点。」
　(1-2)　相違点１ないし４についての判断
　(1-2-1)　相違点１及び２について
　「電着塗装法はごく一般的な塗装方法であり，電着塗装法をダイヤモンド砥粒を
固着させて構成した砥石のような微小の凹凸のある面に適用すること，及び電着塗
装法を適用すれば金属部分にのみ被覆が施されることは周知の技術的事項であるか
ら（必要であれば，特開平７－２９４４０２号公報（本訴甲１６）参照。），塗装
方法に多くのものがあるとしても，電着塗装法を採用すること自体は，当業者に困
難であったとはいえない。
　また，架橋硬化型の樹脂塗料は，電着塗装法に使用される樹脂塗料として周知の
ものであり（必要であれば，特開昭６１－２８４６００号公報（本訴甲１１），特
開昭６２－１２７３６２号公報（本訴甲９）参照。），又ドレッサのダイヤモンド
砥粒が固着し，ポリッシングマットに接触する側の面に架橋硬化型樹脂の使用が可
能であることも周知である（必要であれば，特開平９－２２５８２７号公報（本訴
甲１７）参照。）。
　さらに，架橋硬化型の樹脂を使用した電着塗装法が，コンデショナの樹脂被覆に
使用できない，又は，適さないとする理由，事情も特にない。
　したがって，引用発明において，塗装方法として架橋硬化型の樹脂塗料を使用し
た電着塗装法を採用し，被覆後に該樹脂を架橋硬化することは，当業者であれば容
易に想到したことである。」
　(1-2-2)　相違点３について
　「引用発明において，塗装方法として架橋硬化型の樹脂塗料を使用した電着塗装
法を採用した場合に，被覆層を厚くしてその後被覆層を必要な厚さまで除去する
か，塗装の際に，被覆層の厚さを必要な厚さに調整するかは，当業者が適宜行う設
計的事項にすぎない。そして，後者を採用した場合に，砥粒に樹脂が被覆されない
ことは電着塗装法に固有の現象であり，この場合に，「石出し加工をしない」とい
う加工工程にすることは必然的なことにすぎない。」
　(1-2-3)　相違点４について
　「研磨パッド等を修正するコンディショナ，ドレッサーの用途としてＣＭＰ用ポ
リッシングパッドのコンディショニングは一般的なものであり（必要であれば，特
開平１０－８６０５６号公報，特開平１０－１５８１９号公報，特開平７－２５６
５５４号公報参照。），しかも，引用発明は，砥粒を固着する金属薄膜が研磨剤と
の接触によりイオン化して溶出するのを防ぐために，金属薄膜に耐食性，耐薬品
性，耐摩耗性を示す被膜を設けたものであるから，引用発明を，化学的研磨剤によ
る金属層のイオン化，溶出という同様の状況が発生するＣＭＰ用ポリッシングパッ
ドのコンデショニングに使用することは，当業者であれば容易に想到したことであ
る。
（なお，引用発明は，砥粒を固着する金属薄膜が研磨材との接触によりイオン化し
て溶出するのを防ぐためのものであるが，金属薄膜のイオン化は研磨剤の化学的作
用によることは明らかであるから，引用発明は，実質的にＣＭＰ用ポリッシングパ
ッドのコンディショナであるということもでき，相違点４は実質的な相違点ではな
いともいえる。）　
　そして，訂正発明１の効果は，引用発明への電着塗装法の採用，架橋硬化型の樹
脂塗料の使用の結果，及びＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショニング用と
しての使用の結果，必然的に生じるものにすぎず，格別なものとはいえない。」
　(2)　訂正発明２と引用発明との対比
　(2-1)　訂正発明２と引用発明との相違点
　「訂正発明２と引用例記載の発明を対比するに，両者は，上記相違点１～４に加
え，以下の点で相違する。
相違点５：訂正発明２では，樹脂層が，アクリル系樹脂塗料又はフッ素系樹脂塗料
の被覆であって，架橋硬化するものであるのに対し，引用発明では，樹脂層はフッ
素系樹脂塗料であるが，架橋硬化するものであるかどうか不明な点。
相違点６：訂正発明２では，樹脂層の厚さが，１０～１００μｍであるのに対し，
引用発明では，樹脂層の厚さが特定されていない点。」
　(2-2)　相違点５，６についての判断
　(2-2-1)　相違点５について
　「電着塗装法に使用される樹脂塗料として，架橋硬化型のアクリル系樹脂塗料又
はフッ素系樹脂塗料は，周知のものであるから（必要であれば，相違点１，２につ
いての検討の箇所で挙げた文献を参照。），引用発明において，架橋硬化型のアク
リル系樹脂塗料又はフッ素系樹脂塗料を使用することは，当業者であれば容易に想
到したことである。」
　(2-2-2)　相違点６について
　「引用発明における樹脂層は，金属結合材の溶出を防ぐためのものであるから，
ある程度の厚さが必要であることは当業者に明らかであり，コンディショナーの性
能面からいえば，砥粒の樹脂層からの突出量が大きい，すなわち，樹脂層は薄い方
がよいことも当業者に明らかである。
　引用発明において，樹脂層の厚みは，上記事項及び使用する樹脂の種類，砥粒の
大きさを考慮して，当業者が適宜設計すべきものであり，１０～１００μｍの間の
厚みとすることに格別技術的困難性はない。
　なお，審判請求人は，金属溶出防止効果の有効性の限界として「１０μｍ」とい
う下限値を示すことが設計的事項でない旨主張しているが，「１０～１００μｍ」
の間のいずれかの値の厚みとすることが当業者に適宜なしうるのであれば訂正発明
２の進歩性は否定できるので，この主張は意味がない。
　そして，訂正発明２の効果も，引用発明及び周知技術から，当業者が予測するこ
とができる程度のものであって，格別なものとはいえない。」
第３　当事者の主張の要点
　１　原告主張の取消事由
　審決は，引用発明を誤認して，訂正発明１と引用発明との一致点及び相違点を誤
認看過し（取消事由１），訂正発明１と引用発明との相違点１ないし３の判断を誤
る（取消事由２，３）とともに，訂正発明１の顕著な効果を看過し（取消事由
４），また，訂正発明２と引用発明との相違点５及び６の判断を誤り（取消事由
５，６），その結果，訂正発明１及び２について，特許出願の際に独立して特許を
受けることができるものではないとして，訂正を認めなかったのであり，これらの
誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，審決は違法なものとし
て取り消されるべきである。
　(1)　取消事由１（引用発明認定の誤り，訂正発明１と引用発明との一致点認定の
誤り，相違点の看過）
　審決は，引用発明における「ニッケル被膜１３，金属クロム薄膜１４」が，訂正
発明１における「金属結合材」に相当すると認定し，これを前提に訂正発明１と引
用発明とを対比しているが，誤りである。
　訂正発明１における金属結合材は，あくまでも砥粒を固着するものであるが，引
用例には，「砥粒をニッケル被膜に保持させて固着すると共に，該ニッケル被膜の
上に，金属クロム薄膜を被設し」（特許請求の範囲）と記載されており，この記載
によれば，引用発明において，金属結合材に相当するのはニッケル被膜１３のみで
あり，金属クロム薄膜１４は金属結合材ではない（引用例には，「ニッケル被膜１
３の厚さを粒径の５０～７０％とし，その上に２～３μｍの厚さで金属クロム薄膜
を被設し」（段落【００１１】）と記載されているところ，通常の砥粒の粒径は１
５０μｍ程度であるから，金属クロム薄膜１４の厚さは砥粒の粒径の２％以下にな
ってしまうが，この厚さでは，砥粒を安定に固着することはできない。）。そし
て，甲５には，「金属クロム層１４の表面の酸化クロム層１４ａが形成されている
場合には，この酸化クロム層１４ａが酸やアルカリに対して不溶性を示すた
め，・・・クロムやニッケルの溶出は生じない」（段落【００１４】）と記載され
ているから，金属クロム薄膜１４は，金属結合材ではなく，金属溶出防止膜に属す
るものである。
　(2)　取消事由２（訂正発明１と引用発明との相違点１及び２の判断の誤り）
　審決は，相違点１について，「電着塗装法はごく一般的な塗装方法であり，電着
塗装法をダイヤモンド砥粒を固着させて構成した砥石のような微小の凹凸のある面
に適用すること，及び電着塗装法を適用すれば金属部分にのみ被覆が施されること
は周知の技術的事項であるから（必要であれば，特開平７－２９４４０２号公報
（甲１６，以下「甲１６公報」という。）参照。），塗装方法に多くのものがある
としても，電着塗装法を採用すること自体は，当業者に困難であったとはいえな
い。」と判断し，また，相違点２について，「架橋硬化型の樹脂塗料は，電着塗装
法に使用される樹脂塗料として周知のものであり（・・・），又ドレッサのダイヤ
モンド砥粒が固着し，ポリッシングマットに接触する側の面に架橋硬化型樹脂の使
用が可能であることも周知である（必要であれば，特開平９－２２５８２７号（甲
１７，以下「甲１７公報」という。）公報参照。）」と認定しているが，誤りであ
る。
　ア　相違点１の判断の誤り
　(ｱ)　甲１６公報に記載された発明は，ボンド部分にのみ選択的にダイヤモンド砥
粒と識別可能な「明快で均一な色調のマスキング層」を施すことよって形態を観察
する分析方法であるが，甲１６公報には，電着塗装のマスキングについての実施例
の記載がされてないから，電着塗装法が記載されているとはいえないし，また，電
着塗装により，「明快で均一な色調のマスキング層」が得られるかどうかも明らか
でない。そして，甲１６公報のほかに，電着塗装法をダイヤモンド砥粒を固着させ
て構成した砥石のような微小の凹凸のある面に適用することを示す証拠はない。し
たがって，「電着塗装法をダイヤモンド砥粒を固着させて構成した砥石のような微
小の凹凸のある面に適用すること」は周知でない。
　(ｲ)　訂正発明１は，ＣＭＰコンディショナの技術分野において，電着塗装による
樹脂被膜を形成するものであるが，甲１６公報に記載された発明は，機械加工分野
における研削研磨砥石において，電着塗装を適用したものである。機械加工分野に
おいては，研磨研削工具の砥粒面は金属等の堅い物体に激突するため，樹脂被膜は
たちまち破損するのに対し，ＣＭＰコンディショナでは，樹脂被膜は作業中に破損
しないのであって，求められる被膜樹脂の性能が顕著に相違しており，両者の技術
分野は相違しているから，引用発明において，甲１６公報に記載された技術を適用
することは容易ではない。
　イ　相違点２の判断の誤り
　(ｱ)　電着塗装に熱硬化性樹脂を用いることが周知であるとしても，ＣＭＰコンデ
ィショナに熱硬化性樹脂被膜を採用して架橋硬化樹脂被膜にすることは公知でも周
知でもない。
　(ｲ)　しかも，甲１７公報に記載された発明に使用した熱硬化性樹脂は砥粒を固着
するレジンボンドとしての役割を有するものであり，マットとの接触が技術的課題
とされているわけではないから，訂正発明１のような，メタルボンド型のＣＭＰコ
ンディショナにおいて，熱硬化性樹脂を被覆することが容易に想到できるとする根
拠にはならない。また，ＣＭＰコンディショナにおいて，電着塗装によって石出し
を不要とすることは周知ではないから，電着塗装樹脂として熱硬化性樹脂を選択採
用して，塗装後に架橋する工程の組合せに進歩性があることは明白である。
　ＣＭＰコンディショナは，金属等の堅い物品を研削するものではなく，スラリー
液の存在下で軟質のパッドの毛羽立てをするものであるから，研削砥石の研削熱に
よる温度上昇はない。そのため，研削熱の温度上昇に耐える熱硬化性樹脂の耐熱性
は不要であるが，長時間のパッド面との摩擦による樹脂表面擦傷に起因する樹脂膜
の変形剥離の点からは堅い熱硬化性樹脂膜の方が適する。他方，金属溶出防止のた
めには，柔軟性が大きく，その柔軟性に基づく砥粒との境界面の密着性も大きい熱
可塑性樹脂被覆を使用するという選択肢もある。このような状況において，訂正発
明１は，耐擦傷性，耐薬品性の点から熱硬化性樹脂を選択したのであって，単に公
知ないし周知技術を適用したというのではない。
　さらに，訂正発明１は，熱硬化性樹脂を選択することによって，引用発明におい
て，金属クロムとその上に形成された酸化クロム膜及びその上のフッ素樹脂保護膜
の３層構造で達成していた金属溶出防止効果を，１層の熱硬化性樹脂の層で達成す
ることができたものである。
　(3)　取消事由３（訂正発明１と引用発明との相違点３の判断の誤り）
　審決は，相違点３について，「引用発明において，塗装方法として架橋硬化型の
樹脂塗料を使用した電着塗装法を採用した場合に，被覆層を厚くしてその後被覆層
を必要な厚さまで除去するか，塗装の際に，被覆層の厚さを必要な厚さに調整する
かは，当業者が適宜行う設計的事項にすぎない。そして，後者を採用した場合に，
砥粒に樹脂が被覆されないことは電着塗装法に固有の現象であり，この場合に，
「石出し加工をしない」という加工工程にすることは必然的なことにすぎない。」
と判断したが，誤りである。
　ア　引用発明において，「公知コーティング方法」とは，「石出し工程を必須と
するコーティング技術」であると解すべきであり，「公知コーティング技術」に
は，「石出し工程をしない電着塗装」は入らない。したがって，引用発明において
は，被覆層を厚くしてその後被覆層を必要な厚さまで除去するか，塗装の際に，被
覆層の厚さを必要な厚さに調整するかなどの選択肢はなく，電着塗装を引用発明に
結びつけても，「塗装方法として架橋硬化型の樹脂塗料を使用した電着塗装法を採
用した場合に」という前提をおくこと自体が，失当である。
　イ　また，電着塗装でも，樹脂膜を砥粒の高さ以上に厚くすると砥粒に被覆され
るため，電着塗装でも砥粒を全部埋め込むことができるから，電着塗装であれば石
出ししないことが必然的であるとはいえない。
　(4)　取消事由４（訂正発明１の顕著な効果の看過）
　審決は，「訂正発明１の効果は，引用発明への電着塗装法の採用，架橋硬化型の
樹脂塗料の使用の結果，及びＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショニング用
としての使用の結果，必然的に生じるものにすぎず，格別なものとはいえない。」
と判断したが，誤りである。
　そもそも，ＣＭＰコンディショナと電着塗装の組合せ構成，ＣＭＰコンディショ
ナと石出ししない樹脂膜の組合せ構成及びＣＭＰコンディショナと架橋工程の組合
せ構成という訂正発明１の基本的骨格的構成の組合せ構成は，いずれも，ＣＭＰコ
ンディショナ技術分野において，公知でなく，また，当然に周知でもないから，そ
の効果が必然的に生じるということはあり得ない。
　(5)　取消事由５（訂正発明２と引用発明との相違点５の判断の誤り）
　審決は，相違点５について，「電着塗装法に使用される樹脂塗料として，架橋硬
化型のアクリル系樹脂塗料又はフッ素系樹脂塗料は，周知のものであるから（必要
であれば，相違点１，２についての検討の箇所で挙げた文献を参照。），引用発明
において，架橋硬化型のアクリル系樹脂塗料又はフッ素系樹脂塗料を使用すること
は，当業者であれば容易に想到したことである。」と判断したが，誤りである。
　甲１７公報は，レジンボンド砥石の技術分野において，砥粒を固定するための樹
脂として架橋硬化型樹脂を使用することを開示し，また，特開昭６１－２８４６０
０号公報（本訴甲１１）及び特開昭６２－１２７３６２号公報（本訴甲９）は，電
着塗装に熱硬化性樹脂を使用することを開示するにとどまり，いずれもＣＭＰコン
ディショナの砥粒面の金属面への選択的被覆を示唆するものではないから，これら
に基づき，ＣＭＰコンディショナ用に，石出し不要の電着塗装の樹脂として架橋硬
化型のアクリル系樹脂塗料又はフッ素系樹脂塗料を使用することが，当業者であれ
ば容易に想到し得たということはできない。
　(6)　取消事由６（訂正発明２と引用発明との相違点６の判断の誤り）
　審決は，相違点６について，「引用発明において，樹脂層の厚みは，上記事項及
び使用する樹脂の種類，砥粒の大きさを考慮して，当業者が適宜設計すべきもので
あり，１０～１００μｍの間の厚みとすることに格別技術的困難性はない。」と判
断したが，誤りである。
　訂正発明２において，樹脂と砥粒面の境界面を伝って流出することを防止するた
めには，架橋型硬化性樹脂の厚さが１０～１００μｍであることが好適であること
を実験で確認したものである。したがって，この厚さの決定があってはじめて，電
着塗装の条件が決まり，砥粒の電着メッキによる固着条件での砥粒の突出量も決ま
ることになるのであって，樹脂膜の厚さは訂正発明２に係るＣＭＰコンディショナ
の設計の基本事項であり，砥粒が固着されているＣＭＰコンディショナにおいて，
金属溶出量と突出量とを考慮して，最後にその厚みが決定されるというような単な
る設計事項ではない。
　２　被告の反論
　(1)　取消事由１（引用発明認定の誤り，訂正発明１と引用発明との一致点認定の
誤り，相違点の看過）に対して
　甲５には，「砥粒１２がニッケル被膜１３で保持されるだけでなく，金属クロム
薄膜１４及び保護被膜１６によっても保持されるため，脱落しにくくなってお
り，」（段落【００１５】）と記載されており，金属クロム薄膜１４が，ニッケル
被膜１３と同様に砥粒を保持していることは明らかであるから，引用発明における
「ニッケル被膜１３，金属クロム薄膜１４」は訂正発明１における「金属結合材」
に相当するということができる。
　(2)　取消事由２（訂正発明１と引用発明との相違点１及び２の判断の誤り）に対
して
　ア　相違点１の判断の誤り
　(ｱ)　明細書は当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に記載され
ていれば十分であり，実施例を用いなくても，当業者が明細書及び図面の記載並び
に出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明を説明できるときは，
実施例の記載は必要でない。本件において，「電着塗装」は周知の塗装方法であ
り，それに使用することができる樹脂も周知であるから，「電着塗装」についての
詳細な説明，実施例が明細書に記載されていないとしても，当業者であれば，発明
を実施することが十分に可能であるから，甲１６公報に電着塗装を用いた発明が開
示されていないとはいえない。
　(ｲ)　甲１６公報に記載された発明が，機械加工分野における研削研磨砥石におい
て，電着塗装を適用したものであるとしても，機械加工分野の研削研磨砥石とＣＭ
Ｐ用ポリッシングパッドのコンディショナが，一つの発明として把握することがで
きる程度に非常に近接した技術分野のものである上，電着塗装が施される面は，訂
正発明１と甲１６公報に記載された発明とで変わることはないから，引用発明にお
いて，甲１６公報に記載された技術を適用することに困難はない。
　イ　相違点２の判断の誤り
　(ｱ)　ＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショナのポリッシングパッドと接触
する面を架橋硬化させた熱硬化性樹脂とすることは，甲１７公報に記載されている
ように周知である。ＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショナにとって重要な
ことは，ポリッシングパッドと接触する面の性質であり，甲１７公報記載のものが
レジンボンド型のものであるとしても，ポリッシングパッドと接触する面の性質は
訂正発明1と変わることはない。したがって，甲１７公報記載の周知の技術的事項に
基づき，電着塗装に使用する樹脂を熱硬化性樹脂とし，架橋硬化させることは，当
業者であれば容易に想到したことである。
　(ｲ)　熱硬化性樹脂を使用する選択肢と，熱可塑性樹脂を使用する選択肢の２つが
あるとしても，コンディショナの表面を熱硬化性樹脂で構成することが周知である
以上，熱硬化性樹脂を使用することを選択することに何の困難性もない。
　また，引用発明における金属クロム薄膜がニッケル被膜の金属溶出防止効果を有
するとしても，樹脂被膜も金属溶出防止効果を有するものであるから，構成，効果
の点で，訂正発明１と変わりがない。
　(3)　取消事由３（訂正発明１と引用発明との相違点３の判断の誤り）に対して
　ア　ＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショナがダイヤモンド砥粒を使用し
た砥石である以上，ダイヤモンド砥粒を露出させる必要があることは当業者に自明
のことであるから，電着塗装により被覆を施す際に，「被覆層を厚くしてその後被
覆層を必要な厚さまで除去するか」，「塗装の際に，被覆層の厚さを必要な厚さに
調整するか」は設計的事項にすぎない。
　イ　また，「石出しをしない」という工程が，電着塗装を採用し，その際に被覆
層の厚さを必要な厚さに調整することを想到したことによる必然的な帰結にすぎな
いことは，甲２（本件特許公報）に「樹脂は金属部分にのみ付着し，導電性を有し
ない砥粒が樹脂層で被覆されることがないので，石出しを行う必要がない。」（項
目【０００７】）と記載されていることからみても明らかである。
　(4)　取消事由４（訂正発明１の顕著な効果の看過）について
　訂正発明１の効果は，引用発明及び周知技術である甲１６，１７公報記載の技術
的事項がもともと有する効果であり，格別なものではない。
　(5)　取消事由５（訂正発明２と引用発明との相違点５の判断の誤り）に対して
　甲１７公報記載のものがレジンボンド型のＣＭＰポリッシングパッド用コンディ
ショナの技術であるとしても，ＣＭＰポリッシングパッド用コンディショナのパッ
ドと接触する面を架橋硬化型樹脂とすることが開示されている以上，引用発明にお
いて，表面を被覆する樹脂を架橋硬化型樹脂とすることに困難はなく，また，仮に
ＣＭＰポリッシングパッド用コンディショナの砥粒面の金属面への選択的被覆に使
用することが知られていないとしても，架橋硬化型のアクリル樹脂塗料又はフッ素
系樹脂塗料が，電着塗装法に使用される樹脂として周知である以上，その選択に困
難があったともいえない。
　(6)　取消事由６（訂正発明２と引用発明との相違点６の判断の誤り）に対して
　引用発明における樹脂層は，金属結合材の溶出を防ぐためのものであるから，あ
る程度の厚さが必要であることは当業者に明らかであり，コンディショナの性能面
からいえば，砥粒の樹脂層からの突出量が大きい，すなわち，樹脂層は薄い方がよ
いことも当業者に明らかである。また，仮に樹脂膜の厚さが最初に決めるものであ
るとしても，結局は，金属面を被覆するとともに砥粒を突出させるものであるか
ら，その厚さを金属溶出量と突出量との兼ね合いで決めることに変わりはない。し
たがって，仮に公知文献に１０～１００μｍの範囲内の厚さのものがないとして
も，当該範囲は通常試行錯誤で確認する範囲内の数値を含むものであり，樹脂層の
厚みは，上記事項及び使用する樹脂の種類，砥粒の大きさを考慮して，当業者が適
宜設計すべきものであるから，１０～１００μｍの間の厚みとすることに格別の技
術的困難性はない。
第４　当裁判所の判断
　１　取消事由２及び３（訂正発明１と引用発明との相違点１ないし３の判断の誤
り）について判断する。
　(1)　引用発明に「電着塗装」ないし「電着塗装に熱硬化性樹脂を用いること」を
適用することの容易性について
　ア　引用例によって認定される引用発明の内容は，「砥粒１２を鋼や鉄，アルミ
合金からなる母材１１の表面にニッケル被膜１３，金属クロム薄膜１４を用いて固
着したのち，公知の塗装方法によりフッ素樹脂からなる保護被膜１６を被設して研
磨パッドや研磨砥石等を修正するドレッサーを製造する方法であって，砥粒１２上
の保護被膜１６を除去するようにし，ニッケル被膜１３，金属クロム薄膜１４上に
保護被膜１６を設けるようにしたドレッサーを製造する方法。」である（当事者間
に争いがない。）。
　そして，引用例には，「【００１４】特に，金属クロム薄膜１４がニッケル被膜
１３と非常に強固に結合してこのニッケル被膜１３を外側から保護するうえに，そ
の外側のフッ素樹脂製の保護被膜１６が勝れた耐食性，耐薬品性，耐摩耗性を示し
てこれらの金属クロム薄膜１４及びニッケル被膜１３を保護するため，保護効果が
非常に高く，この結果，金属クロム薄膜１４及びニッケル被膜１３の分離又は溶出
は確実に防止される。」，「【００１６】【発明の効果】このように本発明の研磨
用工具によれば，ニッケル被膜の上に被設した金属クロム薄膜とフッ素樹脂からな
る保護被膜との被覆作用により，ニッケル被膜からニッケルが微細破片や溶出物と
なって分離又は溶出するのを確実に防止することができる。また，砥粒がニッケル
被膜と金属クロム薄膜及び保護被膜によって保持されるため，脱落しにくく，研磨
用工具としての寿命が長い。」と記載されているから，引用発明において，フッ素
樹脂を被設することの目的は，ニッケル被膜１３の保護と砥粒の保持にあると認め
られる。
　以上の事実によると，引用発明は，公知の塗装方法によりフッ素樹脂を被設する
ものであるところ，フッ素樹脂は，ニッケル被膜１３の保護及び砥粒の保持の役割
を有するのであるから，引用発明において採用される公知の塗装方法は，これによ
り被設されるフッ素樹脂が，ニッケル被膜の保護及び砥粒の保持の役割を果たすこ
とができるように選択される必要があるといわなければならない。
　ところで，電着塗装法が一般的に周知のものであり，かつ，電着塗装に熱硬化性
樹脂を用いることも周知のものであるとしても，このような電着塗装法が，ドレッ
サー（コンディショナ）の製造分野において，ニッケル被膜（金属結合材）の保護
及び砥粒の保持という目的で適用されることまで周知であると認められるか否か
は，別問題である。そこで，以下において，この点について，検討することとす
る。
　イ　「電着塗装」の適用の容易性について
　この点について，審決は，特開平７－２９４４０２号公報（甲１６公報）を例示
して，「電着塗装法をダイヤモンド砥粒を固着させて構成した砥石のような微小の
凹凸のある面に適用すること，及び電着塗装法を適用すれば金属部分にのみ被覆が
施されることは周知の技術的事項である」と判断する。
　(ｱ)　特開平７－２９４４０２号公報（甲１６公報）には，次のように記載されて
いる。
　「【請求項１】ダイヤモンド砥粒とボンドとで形成されたダイヤモンド工具の刃
先表面形態を観察して分析する方法において，ダイヤモンド砥粒を保持するボンド
に選択的にマスキング処理を施すことにより，ダイヤモンド砥粒とボンドの刃先表
面形態を明確に識別することを特徴とするダイヤモンド工具の刃先表面形態分析方
法。
【請求項２】マスキング処理が，電気メッキ，無電解メッキ，静電塗装または電着
塗装によって施される請求項１記載のダイヤモンド工具の刃先表面形態分析方
法。」（特許請求の範囲）
　「【産業上の利用分野】本発明は，ダイヤモンド砥粒と各種のボンド（結合剤）
とによって形成されるダイヤモンド工具の刃先表面形態を観察し，ダイヤモンド砥
粒やボンドの刃先表面形態を視認，識別するダイヤンモンド工具の刃先表面形態分
析方法に係り，詳しくは，ダイヤモンド砥粒と，マトリックスであるボンドとによ
って形成されたダイヤモンド工具の刃先部の表面を観察するに当たり，ボンドにの
み選択的に識別可能な色調のマスキング処理を施し，ダイヤモンド砥粒，ダイヤモ
ンド砥粒がボンドから脱落した穴（ホール），ボンド等の表面形態を容易に識別で
きるようにしたダイヤモンド工具の刃先表面形態の分析方法に関する。」（段落
【０００１】）
　「【従来の技術】従来，ダイヤモンド工具は非金属材料を中心に，各種硬脆材料
の研削，研磨，切断，穴あけ等の機械加工分野で巾広く使用されている。」（段落
【０００２】）
　「ダイヤモンド砥粒を保持するボンドとしては，青銅，コバルト，鉄，タングス
テン，銅，スズ等の金属粉を主成分とするメタルボンド，フェノール，ポリイミド
等の合成樹脂を主成分とするレジンボンド，ガラス質材料を主成分とするビトリフ
ァイドボンド等が用いられ，ダイヤモンド砥粒とこれら各種ボンドとは，混合，成
形，圧粉，焼結，焼成など，ボンドの種類に応じて異なる工程を経てチップまたは
ホイール形態に刃先部が形成される。」（段落【０００６】）
　「【発明が解決しようとする課題】前述したとおり，ダイヤモンド工具の刃先表
面形態の分析技術は，より適正なダイヤモンド工具の仕様を設計する上で重要な役
割を果たすものであるが，上記の理由から刃先表面形態の正確な観察作業は容易で
はなく，熟練した専門技術者の技能と忍耐に負うところが大きかった。その最も大
きな原因は，ダイヤモンド砥粒が本来的に無色または淡黄色で透明物性を有すると
共に，屈折率が高い関係で，バックグランドとなるボンドの色調にとり込まれた
り，見る角度や光線の当たる具合によって目的とする砥粒の形状や砥粒の脱落した
穴の形態などが素早く識別できない点にあった。したがって，経験の浅い技術者は
勿論，熟練した技術者であっても，目視観察による分類作業は容易ではなく，得ら
れるデータの信頼性や再現性にも不安が残る問題があった。」（段落【０００
８】）
　「本発明者らは，かかる従来技術に残された課題を解決すべく種々検討を重ねた
結果，ダイヤモンド砥粒とボンドとの電気比抵抗の相違を利用してダイヤモンド砥
粒を保持するボンドにのみを対象として，選択的に明快で均一な色調のマスキング
処理を施すと，バックグランドとなるボンドとダイヤモンド砥粒とが容易かつ明確
に識別し得る事実を確認した。」（段落【０００９】）
　「本発明におけるボンドへの選択的マスキング処理は，ボンドの表面部分にダイ
ヤモンド砥粒との識別が可能な明快で均一な色調のマスキング層が施される方法で
あれば特に制約はないが，好ましい方法としては電気メッキ法，無電解メッキ法，
静電塗装法または電着塗装法を挙げることができ，とりわけボンドとダイヤモンド
との電気比抵抗の差を利用した電気化学的方法，具体的には電気メッキ法がより好
ましく適用される。」（段落【００１２】）
　「なお，本発明方法が実施し得るダイヤモンド工具の種類は特に限定はなく，如
何なる形状のものでも分析可能であるが，ボンドとダイヤモンドとの電気比抵抗の
差を利用した電気化学的手段を用いてマスキング処理を施す場合には，ボンドの種
類が青銅，コバルト，鉄，タングステン，銅，スズなどの金属粉を主成分とするメ
タルボンドであることが好適である。」（段落【００１６】）
　「【作用】本発明によれば，ダイヤモンド砥粒を保持するボンドにのみ，明快で
均一な色調のマスキングが施されるので，刃先表面を観察した場合，ダイヤモンド
砥粒とボンドとが容易かつ正確に識別することができる。したがって，ダイヤモン
ド工具刃先部表面におけるダイヤモンド砥粒の形状，集中度，砥粒が欠落した穴
（ホール）の深さ，ボンドの磨耗状況などの形態を速やかに分析することが可能と
なり，工具設計に必要な精密デーダを得ることができる。」（段落【００１７】）
　「【発明の結果】実施例からも明らかな如く，本発明方法におけるダイヤモンド
工具の刃先表面のボンドに対する選択的マスキングにより，ダイヤモンド砥粒とボ
ンドとの識別が明確となる。したがって，目視観察による刃先表面形態の分析が極
めて容易となり，砥粒の形状やホールの形態等を分類する作業を，熟練した専門の
技術者に依存することも不要となり，経験の浅い作業者でも，再現性のある信頼性
の高いデータを効率良く収集することができ，ダイヤモンド砥粒やボンドの改善の
ための資料，あるいは砥粒とボンドの仕様の組合わせの設計等々ダイヤモンド工具
全般にわたる性能テストや品質の改良に要する解析データを迅速に提供し得る。」
（段落【００２３】）
　(ｲ)　以上の記載によると，甲１６公報には，「ダイヤモンド砥粒とメタルボンド
とで形成されたダイヤモンド工具において，ダイヤモンド砥粒とメタルボンドの刃
先表面形態を明確に識別するために，刃先表面のメタルボンドに電着塗装法により
選択的にマスキング処理を施すこと」が記載されていると認められる（なお，原告
は，同公報には，電着塗装法についての実施例の記載がないから，電着塗装法が記
載されているとはいえないと主張するが，電着塗装法は周知のものであって，同公
報に実施例の記載がないとしても，当業者ならば，同公報に記載された発明を容易
に実施することができるというべきであるから，原告の上記主張は失当であ
る。）。
　そうすると，確かに，上記技術は，微小の凹凸のある面を有するダイヤモンド工
具の刃先表面において，金属部分であるメタルボンド部分にのみ電着塗装によるマ
スキング処理を施すものであるということができる。
　(ｳ)　しかし，同公報に記載された技術は，「ダイヤモンド砥粒やボンドの改善の
ための資料，あるいは砥粒とボンドの仕様の組合わせの設計等々ダイヤモンド工具
全般にわたる性能テストや品質の改良に要する解析データを迅速に提供し得る」よ
う，「ダイヤモンド砥粒とボンドの刃先表面形態を明確に識別する」ために，「ダ
イヤモンド工具の刃先表面のボンドに対する選択的マスキング」を行うというもの
であるから，同公報に記載された発明におけるマスキング処理の目的は，ダイヤモ
ンド砥粒がボンド層により保持されているダイヤモンド工具において，刃先表面形
態を明確に識別することにあり，識別以外の目的でマスキング処理を施すものでは
ない。したがって，同公報に記載された技術は，ダイヤモンド工具の製造工程に直
接関連するものではなく，ダイヤモンド工具の製造工程に付随する，いわば，完成
したダイヤモンド工具の検査手法に関するものということができる。
　そうであれば，同公報に記載された発明は，ダイヤモンド工具の検査を目的とし
て，「電着塗装法をダイヤモンド砥粒を固着させて構成した砥石のような微小の凹
凸のある面に適用すること，及び電着塗装法を適用すれば金属部分にのみ被覆が施
されること」を採用するものであり，仮に，同公報により，「電着塗装法をダイヤ
モンド砥粒を固着させて構成した砥石のような微小の凹凸のある面に適用するこ
と」が周知であると認められるとしても，審決が，同公報のほかに，周知例を示さ
ず，また，被告も，同公報のほかに，上記のことが周知であることを認めるに足り
る証拠を提出していないことを併せ考えると，上記の周知技術は，ダイヤモンド工
具の検査を目的とするものとして周知であると認められるにとどまるというべきで
ある。したがって，上記周知技術は，ニッケル被膜の保護及び砥粒の保持を目的と
して電着塗装法を適用することを教示するものではないというべきである。
　そうすると，甲１６公報があるとしても，引用発明に「電着塗装」を適用するこ
とが当業者に容易に想到することができたということはできない。
　(ｴ)　被告は，機械加工分野の研削研磨砥石とＣＭＰ用ポリッシングパッドのコン
ディショナが，一つの発明として把握することができる程度に非常に近接した技術
分野のものである上，電着塗装が施される面は，訂正発明１と甲１６公報に記載さ
れた発明とで変わることはないから，引用発明において，同公報に記載された技術
を適用することに困難はない旨主張する。
　しかし，甲１６公報に記載された技術は，形成されたボンド層にマスキングを行
い，表面形態を分析するためのものであって，引用発明のように，砥粒上の保護被
膜（ボンド層の一部に相当する。）を形成するために用いられるものではないか
ら，引用発明とは，その技術的課題を異にするものである。しかも，(ｳ)に判示した
ように，同公報に記載された技術は，完成したダイヤモンド工具の検査手法に関す
るものであって，同公報によれば，「ダイヤモンド砥粒は本質的に透明で無色もし
くは淡黄色を呈しているので，ダイヤモンド砥粒を保持して一体化するボンド成分
と色調が同調するため，砥粒とボンド，砥粒と砥粒の脱落した穴，該脱落穴の深浅
などを識別することが困難となる現象が生じ易い。そのうえ，ダイヤモンドの有す
る高い屈折率が影響して，見る角度によって実在するダイヤモンド砥粒を砥粒の脱
落穴と見誤るなど目視観察の妨げとなっていた。」（段落【０００７】）ことを問
題点として発明されたものであることが認められるから，引用発明に，同公報に記
載された発明の技術思想を適用しようとすると，フッ素樹脂層の上にマスキング層
を形成しないと意味がないことになるが，このときには電着塗装法を使用すること
ができない。
　そうであれば，機械加工分野の研削研磨砥石とＣＭＰ用ポリッシングパッドのコ
ンディショナが，一つの発明として把握することができる程度に非常に近接した技
術分野のものであり，かつ，電着塗装が施される面が，訂正発明１と甲１６公報に
記載された発明とで変わることはないとしても，引用発明において，甲１６公報に
記載された技術を適用することは容易でないといわなければならないから，被告の
上記主張は，失当である。
　ウ　「電着塗装に熱硬化樹脂を用いること」の適用の容易性について
　次に，審決は，特開平９－２２５８２７号公報（甲１７公報）を例示して，「ド
レッサのダイヤモンド砥粒が固着し，ポリッシングマットに接触する側の面に架橋
硬化型樹脂の使用が可能であることも周知である」と判断する。
　(ｱ)　特開平９－２２５８２７号公報（甲１７公報）には，次のように記載されて
いる。
　「反転型をメッキ浴に浸漬し，マスキングで囲まれたダイヤモンド砥粒固定面
に，ダイヤモンド砥粒を充填し，反転型に陰極を接続し，メッキ液に陽極を接続し
て，電気メッキを行う。」（段落【０００７】）
　「ダイヤモンド砥粒固定面に仮固定されたダイヤモンド砥粒は，次いで，金属又
は樹脂で埋め込むことにより固着する。」（段落【０００８】）
　「樹脂成形法により埋め込んで固着する場合は，仮固定された一層分のダイヤモ
ンド砥粒を残して余剰のダイヤモンド砥粒を除去した反転型を洗浄し，乾燥したの
ち，マスキングにより囲まれたダイヤモンド砥粒固定面上に，三次元架橋型の樹脂
を流し込み，ダイヤモンド砥粒を埋め込み，樹脂を硬化して固着層３を形成す
る。」（段落【０００８】）
　「三次元架橋型の樹脂は，十分な強度をもってダイヤモンド砥粒を固着すること
ができる樹脂であれば特に制限はなく，例えば，エポキシ樹脂，ポリイミド樹脂，
フェノール樹脂などを好適に使用することができる。」（段落【０００８】）
　「反転型上のダイヤモンド砥粒層１若しくは台金５のダイヤモンド砥粒層接合面
又はその双方に接着剤を塗付し，ダイヤモンド砥粒層とダイヤモンド砥粒層接合面
を合わせて固定し，接合層４を形成することにより，ダイヤモンド砥粒層を台金に
接合する。」（段落【０００９】）
　「ダイヤモンド砥粒層１を台金５に接合したのち，反転型８を除去する。」（段
落【０００９】）
　「台金に接合したダイヤモンド砥粒層面は，必要に応じて石出し加工及びラップ
加工を行うことができる。石出し加工により，ダイヤモンド砥粒の最突出部を露出
させ，」（段落【００１０】）
　「ダイヤモンド砥粒の仮固定の際に，ダイヤモンド砥粒が反転型のダイヤモンド
砥粒固定面に接して固定され，ダイヤモンド砥粒層を台金に接合したとき，ダイヤ
モンド砥粒の最突出部は反転型のダイヤモンド砥粒固定面に接した部分である」
（段落【００１０】）
　「【発明の効果】本発明のドレッサは，各ダイヤモンド砥粒の最突出部が同一平
面上に存在するので，粒径の大きいダイヤモンド砥粒を用いてドレッシングの速度
を上げても，平坦性に優れたポリッシングマットのドレッシングを行うことができ
る。さらに，ダイヤモンド砥粒は固着層に確実に埋め込まれ，固着されているの
で，ダイヤモンド砥粒の脱落を生じ，ウェーハ表面を傷つけるおそれがない。」
（段落【００１３】）
　(ｲ)　以上の記載によると，甲１７公報には，「反転型にダイヤモンド砥粒を仮固
定した後，反転型に三次元架橋型の樹脂を流し込んでダイヤモンド砥粒を埋め込
み，その後樹脂を硬化することにより，ダイヤモンド砥粒の固着層を形成し，樹脂
の硬化後，台金に固着層側を接合するとともに反転型を除去してドレッサを製造す
る」ことが記載されているものと認められる。
　(ｳ)　ところで，反転型を除去する際，又は，石出し加工の際に，仮固定のための
メッキ層を除去すれば，ポリッシングマットに接触する側の面に，固着層である架
橋硬化型樹脂が現れると認められるが，この固着層が，ダイヤモンド砥粒を埋め込
んでダイヤモンド砥粒の脱落を防止することを目的として用いられていることは明
らかであり，ダイヤモンド砥粒の固着以外の目的で架橋硬化型樹脂を用いているも
のではない。
　そうであれば，甲１７公報に記載された技術は，ダイヤモンド砥粒の固着を目的
とするものであり，仮に，同公報により，「ドレッサのダイヤモンド砥粒が固着
し，ポリッシングマットに接触する側の面に架橋硬化型樹脂の使用が可能である」
ことが周知であると認められるとしても，審決が，同公報のほかに，周知例を示さ
ず，また，被告も，同公報のほかに，上記のことが周知であることを認めるに足り
る証拠を提出していないことを併せ考えると，上記の周知技術は，ダイヤモンド砥
粒の固着を目的とするものとして周知であると認められるにとどまるというべきで
ある。したがって，上記周知技術は，ニッケル被膜１３の保護被膜として適用する
ことを教示するものではないというべきである。
　そうすると，甲１７公報があるとしても，引用発明に「電着塗装に熱硬化性樹脂
を用いること」を適用することが当業者に容易に想到することができたということ
はできない。
　(ｴ)　被告は，ＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショナのポリッシングパッ
ドと接触する面を架橋硬化させた熱硬化性樹脂とすることは，甲１７公報に記載さ
れているように周知であって，同公報記載のものがレジンボンド型のものであると
しても，ポリッシングパッドと接触する面の性質は訂正発明1と変わることはないか
ら，同公報記載の周知の技術的事項に基づき，電着塗装に使用する樹脂を熱硬化性
樹脂とし，架橋硬化させることは，当業者であれば容易に想到し得たことである旨
主張する。
　しかし，ＣＭＰ用ポリッシングパッドのコンディショナのポリッシングパッドと
接触する面を架橋硬化させた熱硬化性樹脂とすることが，周知であるとしても，こ
の周知技術は，(ｳ)に判示したように，ダイヤモンド砥粒の固着を目的とするものと
して周知であると認められるにとどまる上，甲１７公報から認定される周知技術
は，架橋硬化型樹脂の層を，樹脂の流し込みによって形成するものであり，電着塗
装法によって形成することを示唆するものではない。
　したがって，甲１７公報記載の周知の技術的事項に基づき，引用発明に「電着塗
装に熱硬化性樹脂を用いること」を適用することが当業者に容易に想到することが
できたということはできない。被告の上記主張は，採用することができない。
　エ　以上によれば，引用発明に「電着塗装」ないし「電着塗装に熱硬化性樹脂を
用いること」を適用することが当業者に容易に想到することができたということは
できず，訂正発明１と引用発明との相違点１及び２に係る審決の判断は誤りであ
る。
　(2)　石出し工程を不要とすることの容易性について
　訂正発明１においては，作用面の金属部分の被覆に電着塗装法を採用するととも
に，「樹脂層の作用面の石出し加工をしない」という構成を採用するものである。
　しかし，電着塗装法が一般的に周知のものであるとしても，一般的な電着塗装法
が，ドレッサー（コンディショナ）の製造分野において，石出し工程を不要とする
ことまでも含めて周知であると認めるに足りる証拠はない。しかも，引用例には，
「更に，金属クロム薄膜１４上への保護被膜１６の被設は公知のコーティング技術
により行われる。」（段落【００１０】），「上記各膜の好ましい厚さは，砥粒１
２の粒径によっても異なるが，一般に，ニッケル被膜１３の厚さを粒径の５０～７
０％とし，その上に２～３μｍの厚さで金属クロム薄膜１４を被設し，更にその上
に，砥粒１２が必要量突出する程度の厚さで保護被膜１６を被設するのが良い。し
かし，加工対象物によっては各膜の厚さをこれ以外の関係に設定する場合もあ
る。」（段落【００１１】），「図３のように砥粒１２上に被着した保護被膜１６
は適宜方法により除去することが必要である。」（段落【００１２】）と記載され
ていて，被覆層を厚くしてその後被覆層を必要な厚さまで除去することのみが開示
されているにとどまり，「石出し加工をしない」ものが，本件出願前に公知である
ことを認めるに足りる証拠はないから，この点からみても，引用発明において，
「塗装の際に，被覆層の厚さを必要な厚さに調整する」ことが，当業者であれば容
易に想到することができたとはいえない。
　以上によれば，引用発明において，石出し工程を不要とすることが当業者に容易
に想到することができたということはできず，訂正発明１と引用発明との相違点３
についての審決の判断は誤りである。
　２　結論
　以上のとおり，原告主張の取消事由２及び３は理由があり，これが審決の結論に
影響を及ぼすことは明らかであるから，その余の取消事由について判断するまでも
なく，審決は取り消されるべきである。
　よって，主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所知的財産第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　塩　　月　　秀　　平
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　髙　　野　　輝　　久

戻る