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平成20年3月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第6663号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月6日
判決
東京都千代田区<以下略>
脱退原告新日本製鐵株式会社
東京都千代田区<以下略>
引受参加人新日鉄マテリアルズ株式会社
訴訟代理人弁護士増井和夫
同橋口尚幸
東京都千代田区<以下略>
被告JFEスチール株式会社
訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
同丸山隆
主文
1引受参加人の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,引受参加人の負担とする。
事実及び理由
第1請求
,,。
1被告は別紙物件目録記載の粗面仕上金属箔を製造し販売してはならない
2被告は,引受参加人に対し,金14億6000万円及びこれに対する平成1
8年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」についての特許

権を有している引受参加人が,被告が製造・販売した別紙物件目録記載の粗面
仕上金属箔が上記特許権の技術的範囲に属し,その製造・販売が上記特許権を
侵害したものであると主張して,被告に対し,上記粗面仕上金属箔の製造・販
売の差止,損害賠償金12億円及び不当利得金2億6000万円並びにこれら
に対する遅延損害金の支払を求めている事案である。なお,本件においては,
訴訟係属中に,会社分割により,脱退原告が有していた上記特許権を引受参加
人が承継したという経緯があることに鑑み,以下においては,脱退原告又は引
受参加人のいずれかを指して「原告」ということがある。
1前提となる事実等(当事者間に争いがないか,該当箇所末尾掲記の各証拠及
び弁論の全趣旨により認められる)

()引受参加人及び日本金属株式会社は,次の特許につき特許権(以下「本
1,
件特許権」といい,その特許を「本件特許,その特許出願を「本件特許出

願」という)を有している(甲2,甲24。
。)
ア特許番号第2857767号
イ発明の名称粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体
ウ出願日平成元年6月17日
エ登録日平成10年12月4日
オ本件特許の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」とい
う)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,

請求項1の特許発明を「本件特許発明」という。本判決添付の本件特許の
特許公報(以下「本件公報」という)参照。
。。

「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ス
テンレス鋼製の金属箔において,表面粗度Rmaxが0.7∼2.0μm
であることを特徴とする粗面仕上金属箔」

()本件特許発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説し
た構成要件をその符号に従い「構成要件A」のように表記する。


Aろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる
B耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において,
C表面粗度Rmaxが0.7∼2.0μmであることを特徴とする
D粗面仕上金属箔。
()被告製品
被告は「R20−5USR」及び「JFE20−5USR」を商品名と

する耐熱性ステンレス鋼製の金属箔(以下「被告製品」という)を製造・

EmitecGesellchaft
販売していた。被告の顧客にはドイツ国のエミテック社(
。以下「エミテック社」という)が含まれてお
furEmissionstechnologiembH。
り,エミテック社は,被告製品にろう付け法を適用して自動車の排ガス触媒
担体を製造した。
()本件特許発明と被告製品との対比
被告製品は,耐熱性ステンレス鋼製の金属箔であるから,被告製品は,本
件特許発明の構成要件のうち,構成要件Bを充足し,構成要件Dのうち「金
属箔」を充足する。
()JIS(B0601−1970)における表面粗度Rmaxの規定の概要
構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxについて,本件明細書の〔課題
を解決するための手段〕欄には「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔

を粗面仕上げに調製したものを用いることを特徴としており,JIS(B0
)()..
601−1970に規格化されている表面粗度Rmaxは07∼2
0μm,好ましくは1.0∼1.5μmである」と記載されており(甲2

・4欄11行∼14行,構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxの測定

については,JIS(B0601−1970(以下「70年JIS」とい

う。甲3)に従うことが明記されている。
そして,70年JISにおいて,表面粗度Rmaxは,概ね次のとおり規
定されている。
すなわち,まず,機械表面の最大高さRmaxは,その表面から多数の断
面曲線を求め,これらの断面曲線において測定した最大高さRmaxの平均
値で表される。
そして,断面曲線において最大高さRmaxを測定する際に,断面曲線か
ら抜き取る一定の長さを基準長さといい,この基準長さについては,原則と
して,0.25mm及び0.8mmを含む6種類の長さから指定するものと
されている。
最大高さRmaxの測定に際し,基準長さを特に指定する必要がない限り
用いる基準長さの標準値として,最大高さRmaxが0.8μm以下におい
ては基準長さ0.25mm,最大高さRmaxが0.8μmを超え6.3μ
m以下においては基準長さ0.8mmと定められている。
()表面粗度Rmaxの測定試料1−原告サンプル
原告は平成14年10月海外のあるメタル担体メーカーから被告当
,,,(
時の商号・川崎製鉄株式会社)が製造した「R20−5USR」を入手した
(以下,原告が入手したこの製品を「原告サンプル」という。


原告サンプルに添付された鋼材検査証明書,原告サンプルに貼付されてい
たラベルによれば,原告サンプルは,平成13年7月18日ころ,被告(当
)。,
時の商号・川崎製鉄株式会社によって製造・販売されたものであるまた
原告サンプルは,5本のコイルからなるものの,製鋼番号5137403,
コイル番号B16926として出荷された一つのコイルを,MKM社におい
て板幅方向に5分割したものである(甲8,甲23,乙31)

()表面粗度Rmaxの測定試料2−カルソニック材
原告は,第三者から,被告が製造したカルソニックカンセイを向先とする
「R20−5USR」を入手した(以下,原告が入手したこの製品を「カル
ソニック材」という。


カルソニック材は,三つのコイルからなっており,鋼材検査証明書及び検
査カードによれば,それぞれ,平成16年2月26日ころ,平成15年5月
22日ころ,同年6月11日ころ,被告によって製造・販売されたものであ
る(甲41の1ないし甲41の6。

()表面粗度Rmaxの測定試料3−被告サンプル
被告は,被告製品の品質管理のため,すべてのコイルを対象として,最終
検査工程において,各コイルから保管サンプル1枚(約300mm×約27
5mm)を採取して,1年間保管している。
被告は,表面粗度Rmaxを測定するため,いずれもエミテック社を向先
とする,平成16年11月1日から平成17年9月22日までの間に保管サ
ンプルを採取した406コイル分の保管サンプルから,1月当たり約3コイ
ル分の保管サンプルをランダムに抜き取り,二輪バイクに使用される箔の厚
み65μm以上のコイルを除外して,28コイル分の保管サンプルを選定し
た(以下,被告が選定したこの保管サンプル又はこの保管サンプルが採取さ
れたコイルを指して「被告サンプル」という。そして,被告サンプルか


ら測定用箔試料各1枚を採取した(乙24)

2本件の争点
()被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1。
1)
ア被告製品は,構成要件Aを充足するか(争点1−1。

イ被告製品は,構成要件Cを充足するか(争点1−2。

)構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定には,いかなる基
a
準長さを用いるべきか(争点1−2−1。

)被告製品の表面粗度Rmaxは,構成要件Cに規定された表面粗度R
b
maxの範囲に属しているといえるか(争点1−2−2。

ウ被告製品は,構成要件Dを充足するか(争点1−3。

()先使用権の抗弁の成否(争点2)
()本件特許は無効とされるべきものか(争点3。
3)
ア記載不備(争点3−1)
イ新規性の欠如(争点3−2)
ウ進歩性の欠如(争点3−3)
()損害額及び不当利得額(争点4)
3争点に関する当事者の主張
()争点1(被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか)について
1。
ア争点1−1(被告製品は,構成要件Aを充足するか)について

)引受参加人の主張
a
被告製品は,ろう付け触媒担体用に販売されているから,構成要件A
を充足する。
①原告は,構成要件BないしDを充足するステンレス箔が,ろう付け
触媒担体に使用した場合,ハニカム構造のズレを防止する顕著な作用
効果を有することを見出して本件特許発明を完成したのであるから,
被告製品が構成要件Aを充足するためには,被告において被告製品が
ろう付け触媒担体に用いられることを予測して製造・販売すれば十分
である。
被告は構成要件Aを充足するためには製品それ自体においてろ
,,「
う付け触媒担体」に用いられるための客観的構成を備えていなければ
ならないと主張する。しかし,一つの物が複数の用途を有することは
よくあることであり,構成要件に規定された用途以外の用途を有する
,。
からといってそれだけで特許権侵害が否定されることはあり得ない
他の用途に用いられる場合と構造上の相違を備える必要はない。
②被告は,エミテック社指定の規格又は仕様に従って,エミテック社
に対して被告製品を製造・販売している。エミテック社が排ガス触媒
担体をろう付け法で製造していることは周知であり,エミテック社向
けにステンレス箔を販売することは,ろう付け触媒担体用に販売する
ことにほかならない。エミテック社以外の顧客についても,顧客がろ
う付け触媒担体用に使用しているか否かを被告が知らないはずがな
い。
)被告の反論
b
被告製品は,構成要件Aを充足しない。
①本件特許発明は,物の発明であり,特許請求の範囲において,用途
も発明の構成要件として記載されている。したがって,被告製品によ
る本件特許権の侵害が認められるためには,被告製品における何らか
の物理的な構成によって用途が体現されている必要がある。
しかるに,引受参加人は,被告製品において用途を体現している構
成を主張しないのみならず,被告製品には用途に対応するいかなる物
理的構成も存在しないことを自認している。
②引受参加人は,構成要件Aを充足するためには,被告製品がろう付
け触媒担体に用いられることを予測して製造・販売されれば十分であ
ると主張する。しかし,そのような解釈は,引受参加人独自の解釈で
あり,学説・判例上も例を見ない主張である。現行特許法において,
物の物理的構成に代えて行為者の主観的な意思が物の発明の特許権侵
害の成立要件として考慮されるのは,特許法101条2号(物の発明
の間接侵害の場合)に限られる。
③引受参加人は「エミテック社向け」と表示された被告製品は,そ

の表示のゆえに,本件特許権を侵害すると主張する。しかし「エミ

テック社向け」という表示は,出鋼された鋼を製品化する前にエミテ
ック社から出鋼鍋(チャージ)単位で事前承認(チャージアプルーバ
ル)を受けたことを意味するものの,この事前承認は,少量を箔に仕
上げ,耐酸化性能テストの合否判定に合格することにより与えられる
ものであり,表面粗度Rmaxを決定付ける仕上圧延ロールの粗度に
関しては「エミテック社向け」だからといって特別な仕様があるわ

けではない。また「エミテック社向け」と表示されて出荷された被

,,
告製品の中には最終的にエミテック社以外に納入されるものもあり
被告は,被告製品を出荷する段階で,当該被告製品の用途を確知して
はいない。現に,原告が入手した原告サンプルも「エミテック社向

け」と表示されているものの,エミテック社には納入されずに「ろ

う付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体」を製造していないケミ
ラ社に納入されたものである。以上のとおり「エミテック社向け」

という表示は,被告製品の用途を示すものではない。
イ争点1−2(被告製品は,構成要件Cを充足するか)について

)争点1−2−1(構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定
a
には,いかなる基準長さを用いるべきか)について

①引受参加人の主張
構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定に用いるべき基
準長さは,次に述べる理由により,0.8mmである。
()本件明細書には,本件明細書に用いられる表面粗度Rmaxは7
i
0年JISにより規格化されたものであることが記載され,測定の
際の基準長さを具体的に指定した記載はないから,表面粗度Rma
x測定の基準長さについては,70年JISの定める基準長さの標
準値を用いるべきである。
この場合,構成要件Cの規定する表面粗度Rmax0.7∼2.
0μmは,二つの区分(0.8μm以下の区分と0.8μmを超え
6.3μm以下の区分)にまたがることになるものの,二つの基準
長さを併用したのでは,別表Aのとおり,複数の基準長さを適用可
能ないわゆる一物二価の領域が生じ,Rmaxの値が不連続になる
という不都合があるから,単一の基準長さを用いるべきである。
()構成要件Cの規定する表面粗度Rmax0.7∼2.0μmの
ii
,.(..
大部分は基準長さを08mmとする区分08μmを超え6
3μm以下の区分)と重なっている。しかも,本件特許発明におけ
る好ましい範囲である1.0∼1.5μmはすべて基準長さを0.
8mmとする区分に含まれている。
()本件特許に関する特許庁の判定(甲10)も上記()と同様の説
iiiii
示をして,基準長さを0.8mmと認定した。
()本件特許出願当時の鉄鋼業界においては,基準長さを0.8m
iv
mとすることが技術常識化していた。このことは,被告の特許出願
に係る甲11号証及び甲29号証の各公開特許公報の記載や,被告
の社内資料である乙2号証の報告書からも,明らかである。
②被告の反論
構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定に用いるべき基
準長さは,次に述べる理由により,少なくとも下限(0.7μm以上
であるか否か)においては,0.25mmである。

()本件明細書には,基準長さを具体的に指定した記載はない。そし
i
て,表示された測定値に基準長さの付記を省略できるのは,表示さ
れた測定値が70年JISの定める基準長さの標準値と矛盾しない
場合のみであるから(甲3,3.4備考参照,基準長さの付記が

ない構成要件Cの表面粗度Rmaxについては,70年JISの定
める基準長さの標準値を用いるべきである。
()本件明細書の記載によれば,本件特許発明の作用効果の臨界的
ii
.。
意義を有するのは表面粗度Rmaxの下限である07μmである
すなわち,表面粗度Rmaxが0.7μm以上であるかどうかの判
別こそが重要であり,Rmax0.7μmの場合も,それ以下の場
合も,いずれもRmax0.8μm以下の区分に属するから,少な
くとも,Rmaxが下限の0.7μm以上であるか否かを判断する
際には,基準長さを0.25mmとすべきである。
()表面粗度Rmax0.7∼2.0μmのように,70年JIS
iii
の定める基準長さの標準値によれば,上限と下限とで適用すべき基
準長さが異なる場合には,特に基準長さを統一する旨の記載がない
限り,上限と下限に異なる基準長さを適用すると解釈すべきである
(甲3,3.3備考参照。

()引受参加人は,本件特許出願当時の鉄鋼業界においては,基準
iv
長さを0.8mmとすることが技術常識化していたと主張する。し
かし,そのような技術常識がなかったからこそ,甲11号証の公開
特許公報においては,わざわざ基準長さを明記しているのである。
()引受参加人は,二つの基準長さを併用したのでは,複数の基準長
v
さを適用可能ないわゆる一物二価の領域が生じ,Rmaxの値が不
連続になるという不都合があると主張する。しかし,70年JIS
の基準長さの標準値に従って,表面粗度Rmaxの下限0.7μm
の基準長さを0.25mmとし,上限2.0μmの基準長さを0.
8mmとしても,別表Bのとおり,下限の表面粗度Rmaxよりも
粗く,上限の表面粗度Rmaxよりも滑らかな領域を定めることが
できるから,不都合はないというべきである。
)争点1−2−2(被告製品の表面粗度Rmaxは,構成要件Cに規定
b
された表面粗度Rmaxの範囲に属しているといえるか)について

①引受参加人の主張
被告製品の表面粗度Rmaxは,構成要件Cに規定された表面粗度
Rmaxの範囲に属する。
()構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定に用いるべき
i
基準長さは,0.8mmである。
基準長さ0.8mmにより測定された被告製品の表面粗度Rma
xは,原告の測定(甲9,甲15,甲21,甲22)においても,
被告の測定(乙24)においても,構成要件Cに規定された0.7
∼2.0μmの範囲に含まれている。例えば,被告の測定報告であ
る乙24号証では,被告サンプルの測定結果として,平均値0.7
84μmが報告されている。
被告は,被告製品のいずれの測定点においても,Rmax0.7
μm以上でなければ本件特許権を侵害しないと主張する。しかし,
表面粗度については,70年JISに明記されているように,個々
の測定点の値には相当のばらつきが存在するのが通常であり,適切
な測定個数に基づく算術平均としてRmaxが算出される。個々の
測定点の値を問題にするのは誤りである。
触媒担体に用いるという本件特許発明の目的に適した広さ,すな
わち触媒担体1個分以上の広さにおける平均値(当該面積における
).,。
Rmax値が07μm以上であれば構成要件Cは充足される
被告製品は,広幅のコイル全体の平均として0.7μmを明確に超
えており,かつ,コイルのどの位置を計っても0.7μmを超えて
いる(甲21)から,侵害品であることに議論の余地はない。
()仮に,構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定に用
ii
いるべき基準長さが0.25mmであったとしても,原告サンプル
の測定値は,平均値として構成要件Cの下限である0.7μmに近
接した約0.69μmを示すので,被告の製造工程から自然に生ず
るばらつきの範囲(標準偏差により評価される)を考慮すると,被
告製品の実質的な割合(約40%)が構成要件Cに規定された0.
7∼2.0μmの範囲に含まれると解される。限られたサンプル数
における実測でも,現実に0.7μmを超えるRmax値が得られ
ている。
()甲26号証には,原告サンプルのうち特定のコイル(A1と命
iii
名されたもの)の先頭から末尾まで万遍なく採取した12枚のサン
。.
プルについての測定結果が記載されている全測定値の平均値は0
69μmであり,本件特許発明の下限値0.7μmと極めて近い。
また,この12枚のサンプルについて,表裏合わせて10箇所の測
定による平均値が0.7μm以上のものが2サンプル(4−1及び
12−1)存在する。少なくともこの2サンプルの領域は,本件特
許発明の表面粗度を有している。
また,乙32号証及び乙38号証には,原告サンプルから切り出
した5本のコイルの測定結果が記載されており,いずれも,5本の
コイル(102,103,104,105,10X)全部の測定値
,.。,
の平均は原告による測定結果と同じ069μmであるそして
乙32号証によれば,コイル102のRmaxは表裏とも0.7μ
mを超えており,表裏の平均としても0.7μmを超えているし,
コイル10XのRmaxは裏面において0.71μmであり,表裏
の平均は0.70μmである。このように,乙32号証では,原告
サンプル5本のうち,2本が表面粗度Rmaxについての構成要件
Cを充足する。他方,乙38号証によれば,コイル105のRma
xは,表裏の平均として0.74μmであり,本件特許発明の表面
粗度を有している。
さらに,甲36号証には,カルソニック材の測定結果が記載され
ており,3種類のサンプルの表裏合わせて10箇所の測定の平均値
は,それぞれ0.68μm,0.67μm,0.71μmであり,
全測定値の平均値は,この場合も0.69μmであった。なお,カ
ルソニック社は,触媒担体の製造につき,ろう付け法ではなく,拡
散接合法を採用しているから,カルソニック材は,本件特許権を侵
害するものではないものの,被告によれば,R20−5USRは,
販売先や用途によって仕様が異なるものではないから,表面粗度の
評価に関しては,エミテック社向けの被告製品と同じ価値を有する
ものである。
()原告サンプル及びカルソニック材に関する甲26号証,甲36
iv
,,,,
号証乙32号証乙37号証乙38号証のデータを総合すると
,,
被告製品におけるRmax値は異なるコイル間の平均値としても
1本のコイルの全長にわたる平均値としても,0.69μm又はこ
れに極めて近い値であると判断される。そして,異なるコイル間に
ついても,1本のコイルの幅方向及び長さ方向についても,ある程
度の変動幅があるものと認められる。
被告が出荷した1本の広幅コイルとしてのRmax値が0.69
μmである製品の場合,その中にも実質的な割合で0.7μmを超
える領域が存在する。すなわち,被告製品を触媒担体1個に相当す
る面積に切り分けた場合,平均値として0.7μm以上のステンレ
ス箔が実質的な割合で得られ,本件特許発明を実施する触媒担体が
製造されることになる。なお,被告において製造する広幅コイルの
幅,長さは非常に大きく,大型の装置によって製造されるのである
から,特性に変動を生ずるとしても,緩やかな変動であり,Rma
x値が0.7μm以上の領域を生ずる場合には,触媒担体1個分よ
りはるかに広い領域になると認めるのが合理的である。
このような被告製品は,実質的な割合で侵害品である領域を有し
ている以上,差止判決の対象となる。損害賠償額については,侵害
品である領域の割合の問題に帰着する。
()被告製品の製造工程において生ずるRmaxの変動の程度につい
v
ては,最も多数の被告製品に関する測定値が報告されている乙29
号証を参照するのが適切である。これによれば,最も被告に有利に
標準偏差を計算した場合,0.051になる。
被告の製造工程において,特に意図的な変動が加えられない期間
については,偶然の変動要因によって生ずる製品のばらつきは,正
規分布に従う。そこで,平均値が0.69であり,標準偏差が0.
051である正規分布曲線から,値が0.7以上となる割合を計算
すると約42%となる。
このように高い割合で侵害品(あるいは侵害を構成する領域)が
存在するから,上記のとおり,乙32号証の5サンプル中の2サン
プル,甲26号証の12サンプル中の2サンプル,甲36号証の3
,.
サンプル中の1サンプルのように表裏の平均としてRmaxが0
7μmを超えるサンプルが見つかるのである。
()被告サンプルの測定値は,乙29号証によれば,平均値0.5
vi
4μm,乙37号証,乙38号証によれば,平均値0.55μmと
,。
報告されており原告の入手したサンプルの測定値と異なっている
このような相違が生じた理由としては,まず,製造時期の相違に
より,製造条件が異なっていたことが考えられる。また,被告サン
プルが,被告製品を正しく代表していないことが考えられる。原告
の入手したサンプルは,市場から入手したものであり,被告が販売
した被告製品であることに間違いない。しかし,被告サンプルが正
しく被告製品を代表するように選定されたことについては,証明さ
れていない。
仮に,前者の製造条件の変更があったとしても,被告サンプルが
製造された平成16年9月以前の被告製品に関する限り,約42%
の割合で本件特許権を侵害している。また,被告が製法の変更はし
ていないと主張していることからすれば,被告が何時にても平成1
3年ないし平成16年当時の製造条件に復帰する可能性は否定され
ないから,差止請求も理由がある。
()被告は,原告サンプルに筋状の疵があり,それは,MKM社に
vii
,,
おけるスリット工程において表面状態が変化したためであるから
原告サンプルの測定値は被告製品の表面粗度Rmaxを表すもので
はないと主張する。
しかし,被告の主張する疵は,スリット工程で生じるような疵で
はなく,圧延工程において生じるヒートストリーク(焼付)及びオ
イルピットと呼ばれる疵である(甲30ないし甲32。また,原

告サンプルのRa値は,原告サンプル出荷時のRa値と変わってお
らず,表面状態に変化もなかった(甲23,甲33。また,被告

は,乙40号証を提出し,スリット工程の前後でRmax値が0.
,.,
04μm増大した旨を主張するものの004μmという相違は
コイル上の測定位置が違うだけで生じ得るレベルの相違にすぎず,
乙40号証によってもスリット行為による変化であると認めること
はできない。
よって,被告の主張は理由がない。
②被告の反論
被告製品の表面粗度Rmaxは,構成要件Cに規定された表面粗度
Rmaxの範囲に属しない。
()被告製品の表面粗度Rmaxは,乙24号証及び乙29号証の各
i
報告書に記載された測定結果により,被告サンプルの28コイルの
平均値0.54μmである。この測定値は,第三者である埼玉県産
業技術総合センターによる測定値(乙37,乙38)とほぼ一致し
ており,信頼できる。また,コイル間の表面粗度Rmaxに基づく
標準偏差は0.051μmである。
正規分布表を用いて,これらの平均値と標準偏差からコイルの表
面粗度Rmaxが0.7μmを超える確率を計算すると0.1%に
満たない。この数字は,統計計算上の数値であって,社会通念上,
このような低い確率は起こり得ないものとして扱うべきものであ
る。
したがって,いかなるコイルにおいても,被告製品の表面粗度R
maxが0.7μm以上になることはない。
これに対して,引受参加人は,被告サンプルが無作為に抽出した
,。,
ものではなく意図的に選択されたものであると主張するしかし
引受参加人は,被告サンプルの測定に基づいて被告製品の表面粗度
Rmaxの標準偏差を0.051μmであると論じており,作為的
に選択されたデータに基づいて被告の製造工程の性質によるばらつ
きを論じることは無意味であることからすれば,引受参加人も,本
能的に,被告サンプルの測定値が無作為抽出したサンプルに基づい
ていることを認めているといえる。
()原告サンプルは,最初は,被告から出荷されたものではあるも
ii
のの,被告製品とは異なる表面粗度Rmaxを有しており,統計学
的には,被告が測定結果を提示した被告サンプルとは異なる母集団
に属している。
その原因として,原告サンプルは,MKM社が広幅の箔を触媒担
体を製造するのに適した幅にスリットしたものであり,箔が滑らな
いようにロールによってかなり強い力で箔を押さえることが必要な
スリット工程や反り矯正工程において表面粗度Rmaxが変化した
ものと考えられる。被告が,MKM社に依頼して,スリットの前と
後に採取したサンプルを送付してもらって,表面粗度Rmaxを測
定した結果,スリット工程のみでも,表面粗度Rmaxが0.04
μm程度大きくなることが判明した(乙40。

したがって,原告サンプルに基づく測定結果は,被告製品の表面
粗度Rmaxを測定したものとは評価できない。
()仮に,被告から出荷された後の表面粗度の変化を無視して,原
iii
,(,)

告サンプルの表面粗度Rmaxを考えると原告甲26甲27
被告(乙32,第三者機関(乙37,乙38)によって独立に得

られた値が一致する0.69μmが原告サンプルの表面粗度Rma
xの平均値である。したがって,原告サンプルは,表面粗度Rma
xが0.7∼2.0μmの範囲にないから,本件特許権を侵害しな
い。
これに対して,引受参加人は,この原告サンプルと前記標準偏差
に基づいて,被告製品の42%が本件特許権を侵害していると主張
する。しかし,この主張は,二つの前提において誤っている。第1
に「原告サンプルは,被告が出荷したときと同じ表面粗度Rma

xを維持している」という前提が誤りであることは,上記()のと
ii
おりである。第2に「原告サンプルの表面粗度Rmaxを測定し

て得られた『平均値』は,被告製品全体の表面粗度Rmaxの平均
」,。,,
値であるという前提も誤りであるすなわち原告サンプルは
もともと,1個のコイルから得られており,被告製品全体という母
集団を考えたときには,たった1個のサンプルにすぎない。原告サ
ンプルのいろいろな場所からサンプルを切り出しても,被告製品全
体という母集団の表面粗度Rmaxを推定するという目的のために
は,1データとしての意味しかない。したがって,原告サンプルに
関する測定結果に基づいて被告製品全体を論ずることは,原理的に
不可能である。
なお,引受参加人は,原告サンプルと被告サンプルの間に製造条
件の変更があったことを前提として,被告サンプルが製造される前
の平成16年9月以前の被告製品に関する限り,約42%の割合で
本件特許権を侵害している旨主張する。
しかし,少なくとも原告サンプルが製造された平成13年7月以
降,被告製品の表面粗度Rmaxに影響を与えるような製造条件の
変更はない。
()引受参加人は,カルソニック材の測定結果も,被告製品の表面
iv
粗度Rmaxの認定の資料となると主張する。しかし,原告が入手
したカルソニック材は,厚さ30μmの製品であり,この厚さ30
μmの製品については,顧客であるカルソニックの要望によって,
最終仕上圧延の直前に例外的に中間焼鈍(圧延加工によって表面が
硬化したものを熱処理して硬化を除去する工程)が行われている。
その結果,表面が軟化して,通常よりも大きい表面粗度Rmaxと
なったものと考えられる(乙42。したがって,カルソニック材

の測定結果は,被告製品の表面粗度Rmaxを認定する資料とはな
らない。
()引受参加人は「あるコイルの全長にわたって,Rmaxが0.
v,
7∼2.0μmの範囲に属することを要するものではない」と主

。,,,
張するしかし抽象的にはそのような議論が成り立つとしても
その立証のためにはあるコイルの中から明確に区分された領域本
,(
件特許発明の趣旨から考えて,少なくとも1個の触媒担体を製造す
るに足りる大きさ,例えば,小さくても,数cm×10数m程度の
領域)を取り出して,その領域における表面粗度Rmaxの母平均
を推定するのに十分な数(たとえば,少なくとも1000個程度)
の測定を行って,その値が0.7μmを超えていることを示す必要
。,。
があるしかし引受参加人はこのような立証を何も行っていない
なお,どのくらいの数の測定を行うべきかは,母集団の標準偏差
,。
を用いれば得られる平均値の精度と信頼性の観点から決定できる
例えば,標準偏差0.15μmの母集団からN個のデータを測定し
て平均値を求める場合,0.005μmの精度で95%の信頼が必
要であれば〔1.96×0.15/√N≦0.005〕から,N

≧3457となる。式の最初の係数である1.96は,95%の信
頼性に対する係数である。この係数は,正規分布表から求めること
ができ,70%の信頼性でよければ,1.04になり,必要なデー
タ数Nは,973個になる。
ウ争点1−3(被告製品は,構成要件Dを充足するか)について

)引受参加人の主張
a
構成要件Cを充足する箔であれば「粗面」を有することは明らかで

あり,被告製品は,構成要件Dを充足する。
)被告の反論
b
「粗面仕上」が何と比較して「粗面仕上」なのかが分からないため,
「粗面仕上金属箔」の意味が不明であり,被告製品が「粗面仕上金属
箔」に該当するか否かは知らない。
()争点2(先使用権の抗弁の成否)について
ア被告の主張
被告は,原告による本件特許発明を知らないで,自ら,その従業員であ
るA,B(乙45)の発明に基づいてR20−5SRという名称の金属箔
(以下「被告旧製品」という)を商品として販売することにより,本件

特許出願の際,現に本件特許発明の実施である事業を実施していた。そし
て,本件特許発明との対比において,当時の被告旧製品と現在の被告製品
(JFE20−5USR)を区別する理由はなく,被告製品の製造・販売
の事業は,被告旧製品の製造・販売の事業と継続性があり,同じ事業の目
的の範囲に属する。
よって,被告は,被告製品(JFE20−5USR)を製造・販売する
ことについて,先使用権を有する。
)被告は,本件特許出願の日である平成元年6月17日より前に被告旧
a
製品を製造・販売する事業を行っていた(乙13,乙25。

)被告旧製品の表面は#120ロールで仕上げられており,Rmaxは
b
約1μmであった(乙2,乙14,乙26。

これは,ろう付け構造を有する自動車の排ガス用触媒担体の開発をリ
ードしてきたエミテック社が自動車の排ガス用触媒担体に用いていたス
テンレス箔の表面粗度Rmaxが1μm程度であったこと(乙12)と
も合致する。
また,構成要件Cの充足についての引受参加人の主張によれば,被告
旧製品の少なくとも一部は,本件特許出願当時から表面粗度Rmaxが
0.7μm以上であったと認めざるを得ないはずである。
)被告旧製品のカタログ(乙13)には,その用途として「触媒コンバ
c
ータ用メタルハニカム」と記載されており,この「触媒コンバータ用メ
タルハニカム」にはろう付け構造を有するものも含まれる。
現に,被告は,昭和62年(1987年)には,エミテック社及びベ
ーア(Behr)社に対し,それぞれ被告旧製品の10キログラムのサ
ンプルを,臼井国際産業株式会社(以下「臼井国際産業」という)に

,。,
対し被告旧製品の箔100キログラムを各納入したエミテック社は
本件特許出願日である平成元年6月17日に先立って,ろう付け構造を
有する自動車の排ガス触媒担体の第3世代と呼ばれるS型担体を昭和6
1年に開発し,昭和62年以降その製品が順次各自動車メーカーに採用
されていったものである。被告とエミテック社との商談が成立したのが
本件特許発明の出願後であったとしても,被告による営業活動はそれ以
前から開始されていたのであるから,被告は,特許法79条の「事業を
している者」に該当する。ベーア社も,本件特許出願前には,ろう付け
構造を有する自動車の排ガス触媒担体を開発していたもので,臼井国際
産業は,ベーア社と提携していた。
そして,臼井国際産業は,本件特許出願前には,被告が供給した被告
旧製品を用いて,ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を製造
し,出荷していた。
)本件特許出願前に製造されていた被告旧製品(R20−5SR)と,
d
本件訴訟の対象である被告製品(JFE20−5USR)とは,微量成
分の含有量と表面粗度Rmaxの2点で相違があるものの,先使用権の
範囲内にある。
まず,微量成分の含有量の相違については,耐酸化性の向上を目的と
するものであり,本件特許発明の本質とは無関係であるから,これによ
って先使用権が失われるものではない。
また,表面粗度Rmaxの相違については,阪神大震災による被災が
きっかけとなった変更の結果であって,本件特許発明とは無関係の理由
によるものであるし,#120番の研磨仕上げを行った圧延ロールによ
る圧延から#220番の研磨仕上げを行った圧延ロールに切り替えたの
であるから,本件特許発明の作用効果を減少させる方向の変更であり,
被告製品は,被告旧製品に基づく先使用権の範囲内にある。
イ引受参加人の反論
被告は,被告製品(JFE20−5USR)を製造・販売することにつ
いて,先使用権を有しない。
)被告旧製品のRmaxが0.7∼2.0μmであったことの証明がな
a
い。
被告旧製品は,昭和63年9月1日から日産自動車株式会社のセフィ
ーロ(以下「日産セフィーロ」という)に搭載されたメタル担体に採

()
,,
用されており乙1自動車メーカーが新たに採用する部品について
材料メーカーにおける製造技術が確定していることを要求することから
すれば,被告旧製品の仕様や技術標準は,同日より少なくとも数ヶ月前
には確定していたはずである。にもかかわらず,被告からは,日産セフ
ィーロ向けの製品の記録は提出されておらず,日産セフィーロ向けの被
,。
告旧製品は本件特許発明の構成とは異なるものであったと推測される
乙2号証は,昭和63年9月1日より9か月後の平成元年6月5日付
けの社内資料であるから,日産セフィーロ向けの被告旧製品についての
仕様であるとは考えられず,平成元年6月当時,新たに開発されていた
何らかの新製品向けであると考えるのが自然である。対象が「R205
」,
「」,
SR*BAとしてR205SRに付加記号が付されていること
特に「#120ロール仕上げ」と記載されていること,メタル触媒担体
に使用されない150μmの箔が検討されていることも,このような解
釈を支持するものである。また,乙2号証は,表1があるのに表2がな
いこと,添付チャートは切り貼りされたもので,報告書との関係も不明
であることなど,体裁に不自然な点があり,信頼性にもかける。
乙14号証の「技術標準」と題する書面(以下「乙14の技術標準」
という)は,そこに記載された最新の日付が本件特許の出願後の平成

元年7月13日であるから,その記載内容によって,本件特許出願前の
事実を証明することはできない。乙14の技術標準の表紙の変更履歴の
記載と圧延条件の内容が正確に対応していると認める根拠もないから,
あるいは,ロール番手の変更も制改№3のパススケジュールの変更に含
まれていた可能性もあるし,変更の都度,圧延条件の内容が記載された
2枚目を変更後の内容が記載された新しい用紙に差し替えていたという
のであるから,表紙と2枚目とが正しく対応しているかも疑問である。
そもそも,乙14の技術標準は,被告旧製品が日産セフィーロに搭載さ
れたメタル担体に採用された後に制定されたものであり,制改№3の欄
にだけ「操業」という捺印欄が設けられていることなどを考慮すると,
平成元年7月14日以後に初めて操業された製品に関するものであると
考えられる。このように,同じ「R20−5SR」という名称を有して
いても,単一の製品を意味するものではないから,臼井国際産業に提供
された特定の被告旧製品について表面粗度の立証を要するというべきで
ある。
そもそも,#120というロール番手のみから,箔の表面粗度が一義
的に定まるものではない。#120などの番手の数値は,ロールの仕上
げ研磨に使用する際の砥石の番手を意味するものの,同じ番手の砥石を
使用しても,研磨スピード(研磨回転数)などの研磨のやり方,圧延の
際のパススケジュールなどによって圧延された板あるいは箔の表面粗さ
は変動する。乙28号証には,金属箔の表面粗度に,圧延時の潤滑条件
が大きく影響することが記載されている。
さらに,被告が日産セフィーロ向けの金属箔を開発していた当時の被
告の研究者による研究報告(甲18,平成6年の各鉄鋼メーカーの圧

延条件などに関するアンケート結果の報告(甲19,被告によるステ

ンレス箔の開発・販売についての新聞記事(甲25の1,甲25の2)
によれば,本件特許出願前において被告が製造していた被告旧製品につ
いては,#120よりも番手の大きな(平滑性の高い)ロールにより仕
上げられていた可能性が高い。
)ろう付け触媒担体の事業としての実施又は準備がなされたことの証明
b
がない。
被告旧製品のカタログ(乙13,乙25)には,ろう付け触媒担体に
使用される旨の記載はない。
乙15号証において,エミテック社及びベーア社へ納入したのは「サ
ンプル」であり,メタル担体に使用されたか否かさえ定かでない。臼井
国際産業についても「試作」であると明記されているし,同社に納入

されたものが被告旧製品であったかどうかも明らかではない。納入され
た100キログラムでは,ろう付け触媒担体を100個程度しか作るこ
とができないから,研究開発用のものであったと理解するのが合理的で
ある。引受参加人が知る限り,本件特許出願前に,臼井国際産業がろう
付け法による触媒担体の事業を開始したという事実はない。平成2年4
月発行のステンレス製触媒担体に関する調査報告である甲20号証によ
れば,平成2年に至っても,臼井国際産業がなおメタルハニカムの開発
段階にあり,事業のレベルに達していなかったことが確認できる。臼井
国際産業が,本件特許の出願前にろう付け法によるメタル担体を製造し
た事実があり,それをユーザーに納入したことがあるとしても,それは
開発行為としての試作品の製造であり,ユーザーでの評価のための提供
であったことは明らかである。臼井国際産業に対する調査嘱託の回答に
よっても,臼井国際産業による,本件特許出願前の被告旧製品を使用し
たろう付け担体の製造は,1日当たり2∼3個の製造により,複数の自
動車メーカーにサンプル提供をしていたものであり,開発段階に止まっ
ていたことが明白である。本件特許出願前におけるサンプル提供が後の
商品化に関係したと見られるC社の場合についても,サンプルの納入数
からすれば,商品化への可能性が具体化したのは平成元年11月以降の
ことと考えられる。
以上によれば,臼井国際産業自身について,本件特許発明に対する先
使用権が成立するとはいえないし,臼井国際産業に先使用権が成立しな
い(事業の準備に至っていたとは認められない)のであれば,臼井国際
産業の先使用権に依存する被告の先使用権の主張も成り立たない。臼井
国際産業自身において,メタル担体が製品として販売可能な状態に到達
したことが確認されていないのであるから,被告としても被告製ステン
レス箔がろう付け法メタル担体に使用可能か否かが未確認の状態にあっ
たのである。
なお,臼井国際産業に対する調査嘱託の回答については,臼井国際産
業自身が,本件特許権の請求項2を侵害した可能性があり,先使用権を
主張することに固有の利益を受ける立場にあるということを考慮する必
要がある。
)なお,被告旧製品が,被告製品とはチタンに代えてジルコニウムを含
c
有する点で異なるとの相違点については,引受参加人は特に問題としな
い。
()争点3(本件特許は無効とされるべきものか)について
3。
ア争点3−1(記載不備)について
)被告の主張
a
本件明細書には記載不備があるから,本件特許は,平成2年法律第3
0号による改正前の特許法36条3項及び同4項2号の規定に違反し,
同法123条1項3号の規定により無効とされるべきものである。
①本件明細書の記載では,構成要件Cの表面粗度Rmaxの基準長さ
をいくらにするかが不明確である。
②本件明細書の記載では,構成要件Cの表面粗度Rmaxの充足の有
無を判断するにあたり,どの程度の個数のデータをとって平均すれば
よいかが不明確である。
③本件明細書の記載では,本件公報の第2図のAないしDのぬれ性の
ランクの定義が明らかでなく,本件公報の第2図の結果を追試するこ
とができない。
)引受参加人の反論
b
本件特許は,記載不備の無効理由を有しない。
①技術常識に従い,本件明細書の全体を正しく理解すれば,本件特許
発明における表面粗度Rmaxは基準長さを0.8mmとして測定す
べきことが明らかであり,明確性に欠けるところはない。
②70年JISのとおり,表面粗度Rmaxについては,効果的に母
平均を推定できるように測定位置と個数を定める。どの程度の個数の
測定を行えば,測定結果がほぼ一定してくるかは,サンプルの状態に
よるので,実験事項であるものの,Rmaxの測定は迅速に行い得る
ので,特段の困難性はない。
③ぬれ性の判断は,外観によるものであるから,定量的な基準は示し
にくいものの,よく濡れたか,バインダー液がはじかれて濡れなかっ
たかという評価は,特に基準が示されなくても,当業者において可能
である。
イ争点3−2(新規性の欠如)について
)被告の主張
a
本件特許発明は,本件特許出願前に公然実施された発明である被告旧
製品と同一であるから,本件特許は,特許法29条1項2号の規定に違
,。
反し同法123条1項2号の規定により無効とされるべきものである
すなわち,被告は,本件特許の出願前に,臼井国際産業に対し被告旧
製品を販売しており,臼井国際産業は,被告から供給された被告旧製品
を用いて,ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を製造して,
その顧客複数に販売した。被告,臼井国際産業,臼井国際産業の顧客と
の間には,守秘義務はなく,また,被告旧製品の表面粗度Rmaxは約
1μm程度であった。
)引受参加人の反論
b
本件特許は,新規性欠如の無効理由を有しない。
被告旧製品の表面粗度Rmaxが約1μm程度であることは,先使用
権の抗弁の成否において述べたとおり,立証されていない。
ウ争点3−3(進歩性の欠如)について
)被告の主張
a
本件特許発明は,本件特許出願前に頒布された刊行物である第117
回塑性加工シンポジウム(乙3。以下「乙3文献」という)又は日経

ニューマテリアル1988年11月28日号(乙1。以下「乙1文献」
という)に記載の発明に基づき容易に想到することができるから,本

件特許は,特許法29条2項の規定に違反し,同法123条1項2号の
規定により無効とされるべきものである。
①乙3文献には「自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステ

ンレス鋼製の金属箔において,表面粗度Rmaxが0.15∼5μm
である金属箔」という発明(以下「乙3発明」という)が開示され

ている。
本件特許発明と乙3発明とは,本件特許発明においては,自動車の
排ガス触媒担体が「ろう付け構造を有する」と特定されている点(相
違点1)及び本件特許発明においては,表面粗度Rmaxが0.7∼
2.0μmと限定されている点(相違点2)において,相違する。
しかし,乙1文献に「ろう付けによる製法に関して様々な特許が出
願されているため,スポット溶接を採用した」などと記載されている
とおり,乙3文献が頒布された当時,自動車の排ガス触媒担体がろう
付け構造を有することは当然のことであり,相違点1は,乙3文献に
記載が省略されているにすぎない。また,相違点2についても,乙4
号証及び乙6号証に記載のとおり,ろう付けを行う際に,表面粗度が
粗い方がバインダーのぬれ性がよいことは,当業者に周知であったか
ら,公知の表面粗度Rmaxの範囲から,その範囲の中央付近の範囲
を単に切り出して規定したにすぎず,格別の意義を有しない。
②乙1文献には「スポット溶接構造を有する自動車の排ガス触媒担

体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において,表面粗度R
maxが約1μmである金属箔」という発明(以下「乙1発明」とい
う)が開示されている。なお,乙1文献には,被告旧製品の表面粗

度Rmaxが記載されていないものの,被告旧製品は一般に販売され
ていて入手可能な材料であり,その商品名によって物が一義的に特定
できたものである。
本件特許発明と乙1発明とは,本件特許発明は「ろう付け構造を有
する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」ものであるのに対し,乙
1発明は「スポット溶接構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用い
られる」ものである点において,相違する。
しかし,本件明細書には,物として具体的にいかなる構成を備えた
場合に「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられ

る」という構成要件が充足されるのかを明らかにした記載はなく,出
願時の当業者の技術常識に基づいても「ろう付け構造を有する自動

車排ガス触媒担体に用いられる」金属箔と「ろう付け構造以外の構

造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」金属箔とを形状,
構造,組成等の観点から区別することは不可能であるから,特許請求
の範囲の記載中「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に

用いられる」との部分は,物を特定するための意味を有していないと
判断される。よって,本件特許発明は,乙1発明と実質的に同一であ
る。
)引受参加人の反論
b
本件特許は,進歩性欠如の無効理由を有しない。
①被告が引用する文献のいずれにも,ⅰ)ろう付け構造を有する金属
ハニカムの欠点である平板と波板のろう接合性を改善し,急速な加熱
冷却にも耐える耐熱疲労性を有する金属ハニカムにするという本件特
許発明の課題,ⅱ)ろう材を固着させるバインダーのぬれ性を向上す
ると,ろう材の固着性が向上し,ろう付け熱処理後のろう付け性がき
わめて良好になるという本件特許発明特有の着想,ⅲ)ハニカムを構
成する金属箔の表面粗度を0.7∼2.0μmと粗く粗面仕上げする
ことにより,ろう材を固着させるバインダーのぬれ性が向上するとい
う解決手段は,全く開示も示唆もされていない。
②本件特許発明における「耐熱性ステンレス鋼」はFe−Cr−Al
系の材料を意味するものであるから,乙3文献において,被告が指摘
する図8は,本件特許発明における「耐熱性ステンレス鋼」について
のものではなく,乙3文献に「自動車の排ガス触媒担体に用いられ

,,.
る耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において表面粗度Rmaxが0
15∼5μmの範囲のいずれかである金属箔」が開示されているとの
被告の主張は誤りである。また,乙1文献は,ろう付け法が実用性に
乏しいとの否定的評価が記載されているものであるし,乙3文献と乙
1文献とを組み合わせても,表面粗度を特定の粗さにすることがハニ
カムのズレ防止をもたらすとの知見は得られず,本件特許発明に到達
できるものではない。さらに,本件特許発明の当時,ステンレス箔の
表面粗度を,本件特許発明のように粗く仕上げることは,決して普通
に行われることではなかった。
③乙1文献には,被告旧製品の表面粗度Rmaxの記載はなく,これ
を被告の社内資料にすぎない乙2号証によって補うことはできない
,,,
し乙2号証には先使用権の抗弁の成否において述べた問題があり
信用できない。また「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担

体に用いられる」との構成要件を無視するような解釈に根拠はない。
()争点4(損害額及び不当利得額)について
ア引受参加人の主張
)被告は,遅くとも本件特許の登録日である平成10年12月4日まで
a
,(「」。

に別紙物件目録記載の粗面仕上金属箔以下本件被告製品という
の製造・販売を開始し,本件訴訟提起時に至るまで,本件被告製品を販
売してきた。
本件被告製品の1年間における売上高は少なくとも20億円である。
)本件被告製品の利益率は20%を超えるから,本件被告製品の販売に
b
より被告の得る利益は,年4億円を下らない。
よって,引受参加人は,特許法102条2項に基づき,本件訴訟提起
の日から3年前までの販売に係る損害として,被告の得た利益12億円
を請求する。
(算式)
被告の年間利益4億円×3年=12億円
)本件特許の実施料率は,3%が相当である。
c
よって,引受参加人は,被告の不当利得として,本件特許の設定登録
日である平成10年12月4日から本件訴訟提起の日より3年前の平成
15年3月31日までの4年4か月分の実施料相当額2億6000万円
を請求する。
(算式)
年間売上額20億円×実施料率3%×4年4か月=2億6000万円
イ被告の反論
争う。
第3当裁判所の判断
本件においては,事案の内容に鑑み,まず,争点1−2(被告製品は,構成
要件Cを充足するか)から判断する。

1争点1−2−1(構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの属否の判定には,
いかなる基準長さを用いるべきか)について

()構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxについて,本件明細書の〔課題
を解決するための手段〕欄に「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔を

粗面仕上げに調製したものを用いることを特徴としており,JIS(B06
01−1970)に規格化されている表面粗度(Rmax)は0.7∼2.
0μm,好ましくは1.0∼1.5μmである」と記載されており(甲2

・4欄11行∼14行,構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxの測定

については,70年JISに従うことが明記されていること,また,70年
JISにおいては,表面粗度Rmaxは,その表面から多数の断面曲線を求
め,これらの断面曲線において測定した最大高さRmaxの平均値で表すと
,,,
されていること及び断面曲線において最大高さRmaxを測定する際に
断面曲線から抜き取る一定の長さを基準長さといい,この基準長さについて
は,原則として,0.25mm及び0.8mmを含む6種類の長さから指定
するものとされていること,並びに,基準長さを特に指定する必要がない限
り用いる基準長さの標準値として,Rmaxが0.8μm以下においては基
準長さ0.25mm,Rmaxが0.8μmを超え6.3μm以下において
は基準長さ0.8mmと定められていることについては,前記第2の1()
で述べたとおりである。そして,本件明細書には,構成要件Cにおける表面
粗度Rmaxの測定に用いるべき基準長さは特に指定されておらず,単に特
許請求の範囲(請求項1)において「表面粗度Rmax0.7∼2.0μm
である」と規定されているのみであるから(甲2,構成要件Cにおける表

面粗度Rmaxの属否の判定に用いるべき基準長さは,70年JISの基準
長さの標準値によるべきである。したがって,構成要件Cにおける表面粗度
Rmaxの下限の「0.7μm」以上であるか否かの判別においては,0.
25mmを基準長さと解すべきであり,また,上限の「2.0μm」以下か
否かの判別においては,0.8mmを基準長さと解すべきである。
もっとも,このように解しても,70年JISの基準長さの標準値に従っ
て0.25の基準長さにより,構成要件Cの下限の「表面粗度Rma
mm
x0.7μm」以上であるか否かの判別をした結果,表面粗度Rmaxの数
値が0.8μm以下となる場合であっても,同時に,これを0.8の
mm
基準長さによって測定すれば,同基準長さの測定による測定値の方がより大
きくなる傾向があるため,同じ物について0.8μmを超える測定値となる
ことがないわけではない(基準長さ0.25の測定値が基準長さ0.
mm
8の測定値の80%前後になる傾向があることについては,原告,被
mm
告とも格別争わないところである。このように,70年JISの測定方


法によれば,表面粗度Rmaxが0.8μm近傍のものについては,同じ物
について基準長さとして0.25と0.8のいずれを用いるかに
mmmm
より2種類の測定値が生じ,かつ,いずれの測定値と基準長さも,70年J
ISの標準値に適合する可能性があることは否定できないところである。し
かし,特許発明の技術的範囲は明確に定められるべきであり,同じ物が技術
的範囲に属したり,属しなかったりするような解釈は取り得ないこと,並び
,()
(「」。)
にJISB0601−1982以下82年JISという乙8
の3.4.4.においては,表面粗度Rmaxの表示において,上限と下限
の数値に対応する基準長さが異なる場合で,標準値以外の基準長さを用いる
場合には,基準長さを併記し,これを併記しない場合には,上限値の判別に
は上限値に対応する基準長さの標準値で,下限値の判別には下限値に対応す
る基準長さの標準値で,それぞれ測定することが明記されており,70年J
ISから82年JISに至る二度の改正において,技術的な内容の変更がな
かったこと(甲28・4及び5())を考慮すれば,構成要件Cの「表面粗
度Rmaxが0.7∼2.0μmである」との要件の解釈としては,70年
JISの基準長さの標準値により表面粗度Rmaxを測定すべきものであ
り,かつ,下限値の「表面粗度Rmaxが0.7μm」以上かどうかの判別
は,その下限値「0.7μm」に対応する70年JISの基準長さの標準値
(0.25)によるべきであり,また,上限値「2.0μm」以下かど
mm
,(.
うかの判別はその上限値に対応する70年JISの基準長さの標準値0
8)によるべきであると解すべきである。すなわち,構成要件Cの表面
mm
粗度Rmaxは別表Bの「JIS」と記載された範囲と解すべきであり,上
記の例において,下限値「0.7μm」以上かどうかの判別において,70
年JISの基準長さの標準値に従って,下限値に対応する基準長さ0.25
により表面粗度Rmaxを測定し「0.7μm」未満であれば,構成
mm,
要件Cの「表面粗度Rmaxが0.7∼2.0μmである」との要件を充足
しないことになるから,これについて改めて上限値「2.0μm」以下かど
うかを測定し直す必要はないのであるし,仮に,下限値に対応する基準長さ
0.25mmにより表面粗度Rmaxを測定し「0.7μm」以上であれ

ば,これについて改めて上限値「2.0μm」以下かどうかを上限値に対応
する基準長さ0.8mmで測定し,上限値「2.0μm」以下を満たしてお
り,構成要件Cを充足しているかどうかを判別することになると解すべきで
ある。
また,このような解釈は,次に述べるとおり,本件特許発明において,下
限の0.7μmが重要な意義を持つものであることからも,実質的に妥当な
結果を導くものであると解される。
すなわち,構成要件Cにおいて,表面粗度Rmaxを0.7∼2.0μm
,〔〕,
「,
と規定したことについて本件明細書の作用欄には本発明において
箔の表面粗度の下限をRmax0.7μm,上限をRmax2.0μmと定
めたのは,ステンレス鋼箔へバインダーを塗布し,ぬれ性に及ぼす表面粗度
,..
の影響を検討した結果を第2図に示すごとく表面粗度Rmax02∼0
6μmではぬれ性が著しく劣るのに対して,Rmax0.7μm以上では,
ぬれ性ランクが2∼3ランク向上し良好となる。またRmax2.0μmを
超えても,ぬれ性は良好であるがそれほど変化はなく,箔の最適な表面粗度
としては,Rmax0.7∼2.0μm,好ましくは1.0∼1.5μmで
ある」と記載されており(甲2・4欄42行∼5欄1行,本件公報の第
。)
2図には,この記載に沿う結果がグラフとして図示されている。本件明細書
のこのような記載及び図示によれば,構成要件Cにおいて,表面粗度Rma
xを一定の数値範囲に限定した意義は,下限の0.7μmにおいて大きく,
下限における表面粗度Rmaxの属否の判定こそが重要な意味を持つものと
認められる。したがって,この点からも,表面粗度Rmaxが下限の0.7
μm以上かどうかの判定には,70年JISの基準長さの標準値である0.
25mmを用いるべきである。
()これに対し,引受参加人は,本件特許発明における基準長さは単一の基準
長さを用いるべきであり,構成要件Cに規定する表面粗度Rmax0.7∼
2.0μmはその大部分が基準長さを0.8mmとする区分(0.8μmを
超え6.3μm以下の区分)と重なっているし,本件特許出願当時の鉄鋼業
.。
界では基準長さ08mmを用いるのが技術常識化していたなどと主張する
しかし,前記のとおり,82年JISの3.4.4.においては,表面粗
度Rmaxの表示において,上限と下限の数値に対応する基準長さが異なる
場合で,上記標準値以外の基準長さを用いる場合には,基準長さを併記し,
これを併記しない場合には,上限と下限の数値に対応する基準長さの標準値
(異なる基準長さ)を用いることが具体的に記載されていること,及び,7
0年JISから82年JISに至る二度の改正において,技術的な内容の変
更がなかったことからすれば,70年JISによる場合においても,基準長
さの標準値の区分が複数にまたがるような数値範囲の表面粗度Rmaxの測
定にあたって,単一の基準長さを用いなければならないわけではないと考え
られる。
また,本件公報の第2図を見ても,表面粗度Rmaxの数値とぬれ性ラン
クとの関係は,表面粗度Rmaxの値が0.2μmから2.8μmまでの間
,,.,
で9点測定されているにすぎずそのうち表面粗度Rmaxが02μm
0.4μm,0.6μm,0.7μmの4点は,いずれも基準長さの標準値
が0.25mmとされているものであり,また,既に述べたとおり,構成要
件Cにおいて臨界的意義を有するのは表面粗度Rmax0.7μmの下限で
あり,表面粗度Rmaxが0.7μm以上であるか否かの判別こそが重要で
あるから,構成要件Cに規定する表面粗度Rmax0.7∼2.0μmの大
部分が基準長さを0.8mmとする区分(0.8μmを超え6.3μm以下
の区分)に属していることは,表面粗度Rmaxが0.7μmであるか否か
の判別を70年JISの定める基準長さの標準値と異なる基準長さで行うこ
との理由となるものではない。
さらに,引受参加人指摘の甲11号証及び甲29号証の各公開特許公報や
乙2号証の報告書は,いずれも,当該測定の際に,基準長さとして0.8m
,,.
mを用いたことを明らかにするにすぎずこれらを総合しても基準長さ0
8mmを用いることが技術常識といえるほどに一般化していたとまで認める
に足りるものではないし,本件に顕れたその余の証拠を精査検討しても,本
件特許出願当時の鉄鋼業界において,基準長さを0.8mmとすることが技
術常識化していたことを認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。本件明
細書には,表面粗度Rmaxの測定については70年JISに従うことが明
記されているから,本件明細書に接した当業者は,本件明細書に基準長さの
指定がない以上,70年JISの定める基準長さの標準値に従って,表面粗
度Rmaxの測定を行うものと理解すると考えるのが素直な解釈というべき
であり,これに反する技術常識が存在すると主張するのであれば,本件明細
書に接した当業者において,70年JISの定める基準長さの標準値にもか
かわらず,基準長さを0.8mmとして構成要件Cの表面粗度Rmaxの範
囲が規定されたものと明確に理解できたといえる程度に,そのような技術常
識の存在を立証することが必要である。しかし,そのような立証はなされて
いない。
以上のとおりであるから,結局,構成要件Cにおける表面粗度Rmaxの
属否の判定に用いるべき基準長さを0.8mmとすべき旨をいう引受参加人
の主張は,採用できない。
2争点1−2−2(被告製品の表面粗度Rmaxは,構成要件Cに規定された
表面粗度Rmaxの範囲に属しているといえるか)について

()該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,上記第2の1で認
定した事実のほか,以下の事実を認めることができる。
ア原告サンプルの表面粗度Rmaxを,圧延方向に対し垂直の方向(C方
向)に,基準長さ0.25mmで測定した結果は,以下のとおりである。
)平成15年1月23日付け財団法人機械振興協会技術研究所以下機
a(「
械振興協会」という)による測定結果(甲9,甲8,甲21)

原告サンプルのうちの1本のコイル(一つのコイルから5条取りされ
たと推定されるもの。以下「原告サンプルA」という)の先頭部分か

ら切り出した分析用試料1枚について,表面,裏面につき,測定方向に
沿って,それぞれ5箇所(記号1ないし5)の測定を行った。その測定
値は以下のとおりである。なお,各測定箇所においては,基準長さの約
5倍の測定長さを基準長さに分割し,5区間の測定データの平均値をも
って,測定値としており,実際には,原告サンプルAの表裏各面につき
それぞれ25区間の測定を行った。
表面平均0.71μm(小数点第3位を四捨五入)
裏面平均0.70μm(小数点第3位を四捨五入)
,,.
各測定箇所の測定結果については別紙1記載のとおりであり0
7μm以上のものと0.7μm未満のものとが混在している。
)平成19年1月11日付け機械振興協会による測定結果(甲27,甲
b
26,甲14)
原告サンプルAから切り出した分析用試料12枚(記号1−1,2−
1等)について,表面,裏面につき,測定方向に沿って,それぞれ5箇
所(記号1−1−1,2−1−1等)の測定を行った。その測定値は以
下のとおりである。なお,12枚の分析用試料は,コイルの先頭から約
100mの位置で1枚,コイルの末尾から約100mの位置で1枚,先
頭部分と末尾部分を除く部位を約200m間隔で切断し10分割した中
,。,
間部分から各1枚合計10枚を分割したものから採取したそのうち
実際に測定したのは,別紙2のとおりである。また,各測定箇所におい
ては,基準長さの約5倍の測定長さを基準長さに分割し,5区間の測定
データの平均値をもって,測定値としており,実際には,原告サンプル
Aの表裏各面につきそれぞれ300区間(5×5×12枚)の測定を行
った。
表面平均0.69μm(小数点第3位を四捨五入)
裏面平均0.69μm(小数点第3位を四捨五入)
各測定箇所の測定結果は,別紙2記載のとおりであり,その一部に
おいて0.7μm以上のものもあれば,0.6μm以下のものも含
まれている。
)平成19年3月1日付け被告による測定結果(乙32,乙31,乙2
c
4)
原告から被告に送られてきた原告サンプルから切り出した5枚の分析
用試料(記号102ないし105,10X)それぞれについて,端部か
ら長手方向に約1mの位置で測定方向に沿ってそれぞれ5枚の試料記
,(
号AないしE)を採取し,それぞれ表面,裏面の測定を行った。その測
定値は以下のとおりである。なお,各測定箇所においては,測定方向に
沿って測定した5区間の測定データの平均値をもって,測定値としてお
り,実際には,5分割されている各原告サンプルの各面につきそれぞれ
25区間の測定を行った。
総平均0.69μm(小数点第3位を四捨五入)
各測定箇所の測定結果は,別紙3記載のとおりであり,0.7μm
以上のものと,0.7μm未満のものとが混在している。
)平成19年4月19日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結
d
果(乙37,乙38,乙32)
上記)によって採取された原告サンプルから切り出した分析用試料
c
15枚(記号102−A,103−A等)について,埼玉県産業技術総
合センターにおいて,それぞれ表面,裏面につき,1箇所の測定を行っ
た。その測定値は以下のとおりである。なお,各測定箇所においては,
測定方向に沿って測定した5区間の測定データの平均値をもって,測定
値としており,実際には,5分割されている各原告サンプルの各面につ
きそれぞれ15区間の測定を行った。
総平均0.69μm(小数点第3位を四捨五入)
各測定箇所の測定結果は,別紙4記載のとおりであり,0.7μm
以上のものもあるが,0.7μm未満のものが多い。
イカルソニック材の表面粗度Rmaxを,圧延方向に対し垂直の方向(C
),.,。
方向に基準長さ025mmで測定した結果は以下のとおりである
)平成19年4月19日付け機械振興協会による測定結果(甲36)
a
カルソニック材から切り出した分析用試料3枚(記号9ないし11)
について,表面,裏面につき,測定方向に沿って,それぞれ5箇所(記
号1ないし5)の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。な
お,各測定箇所においては,測定方向に沿って測定した5区間の測定デ
ータの平均値をもって,測定値としており,実際には,各カルソニック
材の表裏各面につきそれぞれ25区間の測定を行った。
9表面平均0.64μm(小数点第3位を四捨五入)
9裏面平均0.71μm(小数点第3位を四捨五入)
10表面平均0.66μm(小数点第3位を四捨五入)
10裏面平均0.67μm(小数点第3位を四捨五入)
11表面平均0.69μm
11裏面平均0.73μm(小数点第3位を四捨五入)
各測定箇所の測定結果は,別紙5記載のとおりであり,0.7μm
以上のものと,0.7μm未満のものとが混在している。
ウ被告サンプルの表面粗度Rmaxを,圧延方向に垂直の方向(C方向)
に,基準長さ0.25mmで測定した結果は,以下のとおりである。
)平成18年8月7日付け被告による測定結果(乙24)
a
被告サンプルから採取した測定用試料28枚について,表面,裏面に
,。。,
つき1箇所の測定を行ったその測定値は以下のとおりであるなお
各測定箇所においては,測定方向に沿って測定した5区間の測定データ
の平均値をもって,測定値としており,実際には,28枚の被告サンプ
ルの各面につきそれぞれ5区間の測定を行った。
1表面0.400μm
1裏面0.600μm
2表面0.400μm
2裏面0.650μm
3表面0.500μm
3裏面0.575μm
4表面0.650μm
4裏面0.825μm
5表面0.525μm
5裏面0.700μm
6表面0.550μm
6裏面0.475μm
7表面0.550μm
7裏面0.725μm
8表面0.650μm
8裏面0.575μm
9表面0.650μm
9裏面0.500μm
10表面0.525μm
10裏面0.525μm
11表面0.675μm
11裏面0.850μm
12表面0.500μm
12裏面0.675μm
13表面0.500μm
13裏面0.575μm
14表面0.475μm
14裏面0.600μm
15表面0.500μm
15裏面0.625μm
16表面0.525μm
16裏面0.450μm
17表面0.475μm
17裏面0.425μm
18表面0.550μm
18裏面0.525μm
19表面0.500μm
19裏面0.475μm
20表面0.975μm
20裏面0.575μm
21表面0.500μm
21裏面0.675μm
22表面0.575μm
22裏面0.775μm
23表面0.600μm
23裏面0.475μm
24表面0.375μm
24裏面0.550μm
25表面0.700μm
25裏面0.525μm
26表面0.625μm
26裏面0.600μm
27表面0.475μm
27裏面0.550μm
28表面0.475μm
28裏面0.575μm
)平成19年1月10日付け被告による測定結果(乙29,乙24)
b
被告サンプル28枚からそれぞれ4枚の測定用試料(記号1−2,2
),,,。
−2等を採取しそれぞれ表面裏面につき1箇所の測定を行った
その測定値及びこれと上記)の測定結果とによる平均値は以下のとお
a
りである。なお,各測定箇所においては,測定方向に沿って測定した5
区間の測定データの平均値をもって,測定値としており,上記)の測
a
定結果と合わせると,実際には,28枚の被告サンプルの各面につきそ
れぞれ25区間の測定を行った。
1表面平均0.50μm(小数点第3位を四捨五入)
1裏面平均0.50μm(小数点第3位を四捨五入)
2表面平均0.48μm
2裏面平均0.50μm(小数点第3位を四捨五入)
3表面平均0.47μm
3裏面平均0.51μm(小数点第3位を四捨五入)
4表面平均0.52μm(小数点第3位を四捨五入)
4裏面平均0.63μm(小数点第3位を四捨五入)
5表面平均0.63μm(小数点第3位を四捨五入)
5裏面平均0.60μm(小数点第3位を四捨五入)
6表面平均0.44μm(小数点第3位を四捨五入)
6裏面平均0.42μm(小数点第3位を四捨五入)
7表面平均0.52μm
7裏面平均0.60μm(小数点第3位を四捨五入)
8表面平均0.60μm(小数点第3位を四捨五入)
8裏面平均0.61μm(小数点第3位を四捨五入)
9表面平均0.56μm(小数点第3位を四捨五入)
9裏面平均0.52μm(小数点第3位を四捨五入)
10表面平均0.58μm(小数点第3位を四捨五入)
10裏面平均0.64μm(小数点第3位を四捨五入)
11表面平均0.64μm(小数点第3位を四捨五入)
11裏面平均0.63μm(小数点第3位を四捨五入)
12表面平均0.47μm(小数点第3位を四捨五入)
12裏面平均0.54μm(小数点第3位を四捨五入)
13表面平均0.55μm(小数点第3位を四捨五入)
13裏面平均0.56μm(小数点第3位を四捨五入)
14表面平均0.51μm(小数点第3位を四捨五入)
14裏面平均0.56μm
15表面平均0.48μm
15裏面平均0.60μm(小数点第3位を四捨五入)
16表面平均0.49μm(小数点第3位を四捨五入)
16裏面平均0.51μm(小数点第3位を四捨五入)
17表面平均0.47μm(小数点第3位を四捨五入)
17裏面平均0.49μm(小数点第3位を四捨五入)
18表面平均0.58μm(小数点第3位を四捨五入)
18裏面平均0.55μm(小数点第3位を四捨五入)
19表面平均0.47μm(小数点第3位を四捨五入)
19裏面平均0.48μm(小数点第3位を四捨五入)
20表面平均0.61μm(小数点第3位を四捨五入)
20裏面平均0.58μm(小数点第3位を四捨五入)
21表面平均0.52μm(小数点第3位を四捨五入)
21裏面平均0.64μm(小数点第3位を四捨五入)
22表面平均0.58μm(小数点第3位を四捨五入)
22裏面平均0.60μm(小数点第3位を四捨五入)
23表面平均0.61μm(小数点第3位を四捨五入)
23裏面平均0.54μm(小数点第3位を四捨五入)
24表面平均0.49μm(小数点第3位を四捨五入)
24裏面平均0.54μm(小数点第3位を四捨五入)
25表面平均0.56μm(小数点第3位を四捨五入)
25裏面平均0.53μm(小数点第3位を四捨五入)
26表面平均0.53μm(小数点第3位を四捨五入)
26裏面平均0.54μm(小数点第3位を四捨五入)
27表面平均0.50μm(小数点第3位を四捨五入)
27裏面平均0.52μm
28表面平均0.48μm(小数点第3位を四捨五入)
28裏面平均0.56μm(小数点第3位を四捨五入)
各測定箇所の測定結果は,別紙6記載のとおりであり,0.7μm
以上のものは非常に少ない。
)平成19年3月1日付け被告による測定結果(乙32,乙24)
c
上記)によって採取された被告サンプルから切り出した測定用試料
b
7枚(記号13−3,14−3等)について,それぞれ表面,裏面につ
き,1箇所の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお,
各測定箇所においては,測定方向に沿って測定した5区間の測定データ
の平均値をもって,測定値としており,実際には,被告サンプルのうち
7枚の各面につきそれぞれ5区間の測定を行った。
13−3表面0.46μm
13−3裏面0.58μm
14−3表面0.58μm
14−3裏面0.55μm
15−3表面0.52μm
15−3裏面0.48μm
18−3表面0.58μm
18−3裏面0.57μm
20−3表面0.47μm
20−3裏面0.57μm
24−3表面0.54μm
24−3裏面0.51μm
26−3表面0.43μm
26−3裏面0.46μm
)平成19年4月19日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結
d
果(乙37,乙38,乙29)
上記)によって採取された被告サンプルから切り出した測定用試料
b
21枚(記号13−3,14−3等)について,それぞれ表面,裏面に
,。。,
つき1箇所の測定を行ったその測定値は以下のとおりであるなお
各測定箇所においては,測定方向に沿って測定した5区間の測定データ
の平均値をもって,測定値としており,実際には,被告サンプルのうち
7枚の各面につきそれぞれ15区間の測定を行った。
13表面平均0.51μm(小数点第3位を四捨五入)
13裏面平均0.57μm(小数点第3位を四捨五入)
14表面平均0.50μm(小数点第3位を四捨五入)
14裏面平均0.62μm(小数点第3位を四捨五入)
15表面平均0.51μm(小数点第3位を四捨五入)
15裏面平均0.55μm(小数点第3位を四捨五入)
18表面平均0.60μm(小数点第3位を四捨五入)
18裏面平均0.52μm(小数点第3位を四捨五入)
20表面平均0.56μm
20裏面平均0.54μm
24表面平均0.51μm
24裏面平均0.54μm(小数点第3位を四捨五入)
26表面平均0.64μm
26裏面平均0.58μm(小数点第3位を四捨五入)
各測定箇所の測定結果は,別紙7記載のとおりであり,0.7μm
以上のものはほとんどない。
()70年JISにおいては,表面粗度とは,その2.()備考1.に「一般
に機械表面では個々の位置における表面あらさは一様でなく,相当に大きな
ばらつきを示すのが普通である。したがって,機械表面の表面あらさを求め
るには,その母平均が効果的に推定できるように測定位置およびその個数を
定める必要がある」と規定され,表面粗度Rmaxとは,その3.1備考

1.に「機械表面の最大高さは,その表面から多数の断面曲線を求め,これ
らの断面曲線から求めた抜き取り部分の最大高さの平均値で表わす」と規

。,「」,
定されているこのように構成要件Cにおける表面粗度Rmaxとは
金属箔コイル表面における多数の測定値の平均値であり,その母平均が効果
的に推定できるように測定位置と個数を定める必要がある。したがって,前
記()の測定結果における個々の測定箇所における測定値は,表面粗度Rm
axを求めるための基礎資料にすぎないのであって,構成要件Cの充足の有
無の判断は,特定の金属箔コイル製品全体の母平均が効果的に推定できるよ
うにその測定位置と個数を定め,そのようにして定められた表面又は裏面に
おける多数の測定値の平均値によって判断すべきである。また,本件特許発
明の「金属箔」は「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用い

られる」ものであるから,構成要件Cに規定する表面粗度Rmaxの充足の
有無を判断する対象は,必ずしも被告が製造・販売した金属箔コイルの全体
に限られず,そのコイルのうち,排ガス触媒担体1個を製造するに足りる範
囲(数cm×10数m)の金属箔(以下「担体1個分の面積」という)で

もよく,この場合,担体1個分の面積の金属箔コイルの母平均を効果的に推
定できるようにその測定位置と個数を定める必要がある。
()原告サンプルについて
前記()ア)ないし)のとおり,原告サンプル全体の表面粗度Rmaxの
1ad
平均測定値は,平成15年1月の機械振興協会による測定結果を除いて,い
ずれも0.69μmである。
,,
まず前記()ア)の平成15年1月の機械振興協会による平均測定値は
1a
..,
表裏各面で071μmないし070μmという結果を得てはいるものの
原告サンプルAの先頭部分から採取した分析試料の表裏各面についてそれぞ
れ25区間の測定を行ったものにすぎず,同)の平成19年1月の機械振
b
興協会の測定結果が,同じ原告サンプルAの先頭部分1箇所,中間部分の1
0箇所及び末尾部分1箇所の表裏各面についてそれぞれ300区間の測定を
行った上で,0.69μmという結果を得ていることからすれば,後者の測
定結果がより信頼できるというべきであり,前者の測定結果を採用すること
はできない。
また,原告サンプルAの全長は約2200mである(甲21,甲14。

前記()ア)の平成19年1月の機械振興協会による測定は,原告サンプル
1b
Aから,12枚の分析用試料を切り出したものであるものの,12枚の分析
用試料は,コイルの先頭から約100mの位置で1枚,コイルの末尾から約
100mの位置で1枚,先頭部分と末尾部分を除く部位を約200m間隔で
,,
切断し10分割した中間部分から各1枚合計10枚に分割しその分割の際
先頭部分では,先頭から50mm間隔で50枚,中間部分では各5枚,末尾
部分では各50枚の鋼片を採取し,先頭部分を1−1ないし1−50,中間
部分を2−1ないし2−5,3−1ないし3−5・・・11−1ないし11
−5,末尾部分を12−1ないし12−50として試料番号を付したもので
あり,そのうち,実際に測定したのはその一部にすぎない。その詳細は別紙
2のとおりであり,各分析用試料1枚の表裏各面につき測定方向に25区間
(5区間×5)測定しているものである(甲27,甲26,甲14。この

,,.
ような巨大なコイルについて触針先端半径2μmの針により基準長さ0
25mmで,表裏各面について300区間(25区間×12枚)しか測定し
ていないことからすれば,上記()ア)の機械振興協会による測定結果でさ
1b
え,70年JISの基準に則った測定方法であるか否か,すなわち全長約2
200mの原告サンプルAの母平均が効果的に推定できるものであるか否か
については,この結果だけから判断することは困難である。
また,前記()ア)の被告による測定結果は,原告から送られてきた原告
1c
サンプルから切り出した5枚の分析用試料(記号102ないし105,10
),
Xそれぞれについて端部から長手方向に約1mの位置で測定方向に沿って
それぞれ5枚の試料(記号AないしE)を採取し,それぞれの表裏各面につ
いて,測定方向に沿って測定した5区間の測定データの平均値をもって,測
定値としているにすぎず,この測定結果によっても,全長約2200mの原
告サンプルの母平均が効果的に推定できるものかどうかを判断することは困
難である。さらに,前記()ア)の埼玉県産業技術総合センターによる測定
1d
結果についても,原告から送られてきた原告サンプルから切り出した分析用
試料を測定したものであり,各試料の表裏各面について,5区間の測定しか
行っていないことからすれば,前同様に,全長約2200mの原告サンプル
の母平均が効果的に推定できるものかどうかを,この結果だけから判断する
ことは困難である。
しかし,これらの測定結果は,それぞれ単独では,全長約2200mの原
告サンプルの母平均が効果的に推定できる測定箇所のものであるかどうか明
らかではないものの,前記()ア)ないし)の測定平均値がいずれも0.6
1bd
9μmであるということは,原告サンプルから無作為に抽出された試料片に
(.)
おいて測定された表面粗度Rmax基準長さを025mmとする平均値
が小数点第2位まで同じ数値であったことを意味するのであるから,この測
定結果を原告サンプルの母平均が効果的に推定できるものとみて,原告サン
プルの表面粗度Rmaxが0.69μmであることについては,一応の立証
があるものと認めるのが相当である。しかし,これによっても,原告サンプ
ルの表面粗度Rmaxが0.7μm以上であることを認めるに足りる証拠が
ないことに変わりはない。
なお,原告サンプルについて,ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒
担体に用いられる長さの金属箔の担体1個分の面積(数cm×10数m)に
おいて,構成要件Cを充足しているかどうかを検討してみても,前記の測定
結果のいずれも,このような長さの金属箔を前提として,多数箇所のRma
xの平均値を測定したものではないため,原告サンプルの表面粗度Rmax
が担体1個分の面積で0.7μm以上であることを認めるに足りる証拠がな
いことに変わりはない(なお,この点の詳細は後記()のとおりである。
7。

()カルソニック材の表面粗度Rmaxについても,表面粗度Rmaxが0.
7μm以上であると認めるに足りる証拠はない。
すなわち,上記()イ)のとおり,カルソニック材についての機械振興協
1a
会による測定結果のうち,試料№9の裏面と試料№11の裏面の表面粗度R
maxについては,0.7μm以上であるという結果を得ているものの,こ
れは,表裏各面についてそれぞれ25区間の測定を行ったものにすぎない。
そして,一つの面について25区間の測定を行ったのみでは,その面につい
ての複数の断面曲線において測定した最大高さの平均値(これが,表面粗度
Rmaxである)が未だ安定した値に収束せず,さらに多数の区間の測定

を行うことにより,平均値が異なり得ることは,上記()で述べたとおりで
ある(上記()ア)の25区間の測定値の平均は0.7μm以上であったも
1a
のの,上記()ア)の同一試料についての300区間の測定値の平均は0.
1b
7μm未満であった。


そうすると,カルソニック材の仕上圧延の直前に中間焼鈍が行われている
ことによる影響があるとの被告の主張の当否を検討するまでもなく,カルソ
ニック材の表面粗度Rmaxが0.7μm以上であることを認めるに足りる
証拠がないといわざるを得ない。
()被告サンプルの表面粗度Rmaxについても,これが0.7μm以上であ
ると認めることはできない。
すなわち,上記()ウ)ないし)のとおり,被告サンプルの表面粗度Rm
1ad
,,
axの測定結果は同)の平成18年8月の被告による測定結果を除いて
a
,.。
28コイル分の保管サンプルのすべてにおいて07μmを下回っている
また,同)の平成18年8月の被告による測定結果のうち,7枚の被告
a
サンプルの表面又は裏面の表面粗度Rmaxについては,0.7μm以上で
あるという結果を得ているものの,これは,表裏各面についてそれぞれわず
か5区間の測定を行ったものにすぎないから,上記()で述べたとおり,そ
(,
の面についての複数の断面曲線において測定した最大高さの平均値これが
表面粗度Rmaxである)としては未だ信頼するに足りないというべきで

ある。現に,同)の平成19年1月の被告による測定結果においては,上
b
記平成18年8月の測定結果を取り込む形で,同じ7枚の被告サンプルの表
面又は裏面についてそれぞれ25区間の測定を行った上で,0.7μmを下
回るという結果を得ているから,7枚の被告サンプルの表面又は裏面の表面
粗度Rmaxが0.7μm以上であるという上記平成18年8月の測定結果
によって,特定の被告サンプルの一つの面の表面粗度Rmaxが0.7μm
以上であると認めることはできない。
なお,被告サンプルは,被告製品の品質管理のため,すべてのコイルを対
象として,最終検査工程において,各コイルから保管サンプル1枚(約30
0mm×約275mm)を採取して,1年間保管していた,エミテック社を
向先とする合計406コイル分の中から28コイル分を選んだものであり,
この保管サンプルについて表面粗度Rmaxを求めても,被告が既に出荷し
たコイル全体の表面粗度Rmaxが求められるものではないことは,既に述
べたとおりである。しかし,28コイル分の被告サンプルすべてについて,
表面粗度Rmaxが0.7μm未満との測定結果が得られたということから
,,.
すれば被告サンプルが採取されたコイルについて表面粗度Rmaxが0
7μm以上であったことを認めることはできないものといわざるを得ない。
()以上によれば,本件に顕れた証拠では,被告製品の表面粗度Rmaxが構
成要件Cの規定する0.7∼2.0μmの範囲内にあり,被告製品が構成要
件Cを充足することを認めるには未だ足りないというべきである。
()これに対して,引受参加人は,被告製品の表面粗度Rmaxの分布は,平
均値が0.69μmであり,標準偏差が0.051である正規分布に従うか
,.,
らこの正規分布曲線において07μm以上となる約42%の被告製品は
本件特許権を侵害すると主張し,それを裏付ける測定結果として,原告サン
プルについての平成19年1月11日付け機械振興協会による測定結果(上
記()ア),同年3月1日付け被告による測定結果(上記()ア),同年
1b1c
))
4月19日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結果(上記()ア
),カルソニック材についての同年4月19日付け機械振興協会による測
d)
定結果(上記()イ))を援用する。
1a
しかし,引受参加人の上記主張は,過去において製造された多数の被告製
品の表面粗度Rmaxの平均値が0.69μmであることを前提とするもの
であり,その前提において誤っているから,採用することができない。すな
わち,上記第2の1()のとおり,原告サンプルは,単一のコイルを板幅方
向に5分割したものであるから,原告サンプルの測定値の平均値は,原告サ
ンプルを採取した特定のコイルにおける表面粗度Rmaxを示すものにすぎ
ず,28個の被告サンプルから求められた表面粗度Rmaxの平均値が原告
サンプルの表面粗度Rmaxと異なることからも明らかなように,原告サン
プルの前記数値は,これまでに多数製造された被告製品の表面粗度Rmax
の平均値を示すものではない。また,カルソニック材の測定値の平均値が,
測定箇所の不足から未だ信頼するに足りないものであることは,上記()で
述べたとおりである。したがって,被告製品の表面粗度Rmaxの平均値が
0.69μmであることは何ら証明されていないといわざるを得ないから,
これを前提として,被告製品の約42%が本件特許権を侵害する旨をいう引
受参加人の主張を採用することはできない。
なお,被告は,被告製品について,本件特許出願前から阪神製造所葺合地
区において,#120の砥石で研削したワークロールに基づいて被告旧製品
を製作し,平成7年1月の阪神大震災により葺合地区が製造中止となったた
め,同年10月から,阪神製造所西宮地区で,#150の砥石で研削したワ
ークロールで被告旧製品の製造を開始し,その後,砥石を#220に変更し
たものである(乙14,乙17,乙26,乙39,証人C。その上で,


被告は,平成13年7月に製造された原告サンプルと平成16年9月以降に
製造された被告サンプルとの間で表面粗度Rmaxに影響を与えるような製
造条件の変更はないと主張するのに対し,引受参加人は,平成13年7月に
製造された原告サンプルと平成16年9月以降に製造された被告サンプルと
の間には,表面粗度Rmaxに影響を与える製造条件の変更の可能性がある
と主張する。
確かに,原告サンプルと被告サンプルとの間には,表面粗度Rmaxの測
定値において,前記のような差異が存在することは事実である。しかし,原
告サンプルと被告サンプルとの間に,砥石の型番の変更やその他の製造条件
,,
の変更があったことを直接確認し得る証拠はないため本件全証拠によるも
この点は真偽不明といわざるを得ない。
また,本件特許発明が,自動車の排ガス触媒担体に用いられる金属箔につ
いての発明であることからすれば,原告サンプルについて,その担体1個分
の面積において,構成要件Cに規定する表面粗度Rmaxの要件を充足する
ものがあるかどうかについても念のため判断する。
,.
確かに原告サンプルの表面粗度Rmaxすなわち各測定値の平均値が0
69μmであることからすると,原告サンプルという特定のコイルに限って
いえば,担体1個分の面積においてRmax0.7μm以上となるものも含
まれる可能性があることは否定しにくいところである。しかし,上記()に
おける測定結果は,少なくとも原告サンプルの担体1個分の面積当たりにつ
いて,その多数箇所を測定して表面粗度Rmaxを測定したものではないこ
とは前記認定のとおりであり,現段階において,原告サンプルについて,こ
の点の立証があったということもできない(引受参加人が指摘する,原告サ
ンプルについての平成19年1月11日付け機械振興協会による測定結果
(上記()ア))における試料4−1及び12−1については,幅150m
1b
m×長さ50mmの試料の各面につき25区間,同年3月1日付け被告によ
る測定結果(上記()ア))における試料102及び10については,長
1cX
さ376cm及び917cmの試料の各面につき25区間,同年4月19日
付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結果(上記()ア))における
1d
試料105については,幅約50mm×長さ約40mmの試料の各面につき
15区間,カルソニック材についての同年4月19日付け機械振興協会によ
る測定結果(上記()イ))における試料11については,100mm×5
1a
0mmの試料の各面につき25区間の測定を行ったにすぎない。高々25区
間の測定値の平均値では未だ信頼するに足りないことは,上記()のとおり
である。


なお,特定のコイル内における担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの分
布を考えるとしても,当該コイルにおける担体1個分の面積の表面粗度Rm
axの平均値及び標準偏差が判明しなければ,表面粗度Rmaxが0.7μ
m以上となる担体1個分の面積が存在するか否かは不明である。そして,少
なくとも,原告サンプルにおいて,担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの
標準偏差については,不明であるから(被告サンプルについての平成19年
1月10日付け被告による測定結果に基づく標準偏差0.051は,異なる
コイル間の表面粗度Rmaxの標準偏差であるから,これを原告サンプルに
おける担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの標準偏差として用いることは
できない,特定のコイル内における担体1個分の面積の表面粗度Rma


xの分布を考えても,構成要件Cの充足を認めるには未だ足りないというべ
きである(もっとも,原告サンプルに限ってみると,担体1個分の面積につ
いて,構成要件Cを充足するか否かとの点について,今後さらに立証がされ
ていく可能性も否定できないから,本件においては,後記3のとおり,先使
用についても判断することとする。


3争点2(先使用権の抗弁の成否)について
上記2によれば,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めるに
,,,
足りる証拠はないというべきであるものの事案の内容に鑑みさらに進んで
争点2(先使用権の抗弁の成否)も判断する。
()該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,上記第2の1で認
定した事実のほか,以下の事実を認めることができる。
ア臼井国際産業は,本件特許出願に先立つ昭和62年4月,ろう付け構造
を有する自動車の排ガス触媒担体の試作ラインを設け,被告から購入した
被告旧製品を用いて,ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の試
作品の製造を開始した。同社が本件特許出願に先立ち製造した自動車の排
ガス触媒担体は,いずれも試作品段階にあったもので,これを商品として
量産したのは本件特許出願後の平成2年2月であった。同社が被告旧製品
,,
を用いて製造した自動車の排ガス触媒担体の試作品は本件特許出願前に
自動車メーカー4社及び触媒メーカー2社に対して出荷され,その出荷数
量は,昭和62年度が265個,昭和63年度が150個,平成元年度が
同年6月までで24個であり,その製造数量は,通常,出荷数量の20%
ないし50%増しであった。同社において平成2年2月に量産を開始した
排ガス触媒担体と同一の排ガス触媒担体の試作品は,昭和63年6月に1
0個,平成元年5月に20個,同年9月に40個,同年10月に55個,
同年12月に60個,平成2年1月に170個,同年2月に60個(量産
開始後の商品としては,同月に別に200個)が出荷されている(臼井

国際産業に対する調査嘱託の結果)
なお,引受参加人は,調査嘱託の結果について,臼井国際産業自身が,
本件特許権の請求項2を侵害した可能性があり,同社が先使用権を主張す
ることに固有の利益を受ける立場にあることを考慮する必要があると主張
する。しかし,同社による平成19年9月5日付け調査嘱託回答書には,
「」,
METALIT試作状況と題する取引記録簿の写しが添付されており
同社の営業秘密にかかる部分が一部黒塗りされたり,伏せ字とされたりし
てはいるものの,同社に対する調査嘱託の結果を裏付けており,引受参加
人が指摘する抽象的なおそれがあるとしても,同社に対する調査嘱託の結
果は十分に信用することができる。
イ被告(当時の川崎製鉄株式会社)社内では,昭和62年5月15日以前
から,自動車排ガス浄化用触媒コンバーターのセラミック担体をメタルハ
ニカムに変更しようとする一部自動車メーカーの動きに対応して,18C
,(。

r3Al20Cr5Alステンレス箔被告旧製品は後者に該当する
を開発し,自動車メーカー6社,ハニカムメーカー4社と接触し,複数の
メーカーにステンレス箔のサンプル提供を行っていた。そして,被告社内
においては,臼井国際産業について,ベーア社と提携して,既にパイロッ
トラインを完成させているとの情報を得ていたほか,日本ラヂエーターの
対抗メーカーに育てるため,バックアップすべきものと考えていた(乙

15,乙13)
ウ被告は,昭和62年9月印刷の自動車用ステンレス鋼のカタログにおい
て「リバーライト20−5SR(R20−5SR)について「触媒コ
,」,
ンバーター用メタルハニカム」という用途を示した(乙13。

エ昭和63年9月1日,日産セフィーロが世界で初めて量産車のメーン触
媒として耐熱ステンレス鋼を採用した際,その耐熱ステンレス鋼として被
告旧製品が採用された。もっとも,日産セフィーロの排ガス触媒担体は,
ろう付けを一切しておらず,ろう付け構造を有しない(乙1)

オ被告社内において,昭和63年11月2日に,被告旧製品について乙1
4の技術標準が定められ,圧延に使用されるワークロールは,素材厚1m
mのものを中間厚0.14mmを経て,最終製品である板厚0.05mm
(50μm)に圧延するまで,一貫して#120の砥石で研削されたもの
を使用することとされた。被告旧製品は,被告の阪神製造所葺合地区で製
造されていたものの,平成7年1月の阪神大震災により葺合地区が操業停
止となったため,同年10月から阪神製造所西宮地区で製造されることに
なった。西宮地区においては,ワークロールの研削用砥石として,#15
0,#220,#600の3種類を保有していたため,被告旧製品の製造
に,当初は,#150の砥石で研削されたワークロールが採用されたもの
の,その後,#220の砥石で研削されたワークロールを用いることに変
。,(()

更されたなお被告製品R20−5USRJFE20−5USR
は,被告旧製品(R20−5SR)に微量成分の調整を行い,鋼種変更を
したものである(乙14,乙17,乙26,乙39,証人C)

引受参加人は,乙14の技術標準が本件特許出願後に改訂されたもので
あること,日産セフィーロへの採用後に制定されたものであること,その
表紙の制改№3の欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられていること,
表紙と圧延条件の内容が記載された2枚目とが正しく対応しているか疑問
であることなどを指摘して,乙14の技術標準によって,本件特許出願前
の被告旧製品の製造条件を立証することはできないと主張する。
,(,),,
しかし証拠乙26証人Cの証言によれば乙14の技術標準は
昭和63年11月2日に新規制定された後,これを変更する際には,変更
日及び変更内容を表紙に追記するとともに,圧延条件の内容が記載された
2枚目を変更後のものに差し替えたものであるから,最後の変更が本件特
許出願後であったとしても,表紙に記載されている変更履歴の記載と圧延
条件の内容が記載された2枚目とを照合することにより,本件特許出願前
の昭和63年11月あるいは12月の制定当時の製造条件のうち,ワーク
ロールの研削が#120の砥石で行われていたことや,素材厚,中間厚,
最終板厚などを確認することは十分に可能である。また,証拠(証人C及
びDの各証言)によれば,乙14の技術標準を新規制定した当時の被告に
おいては,技術標準の制定は操業を開始した後,技術が完全に確立した段
階で行われるものであり,それまでの操業は作業指示書という別のフォー
マットのものに技術条件を記載して行っていたというのであるから,乙1
4の技術標準が制定される前に,作業指示書に基づいて日産セフィーロ向
けの被告旧製品が製造されていたとしても,特段不合理なことであるとま
,,「」
ではいえないし乙14の技術標準は単にR20−5SR箔圧延条件
と明記されているのであるから,この技術標準とは別に日産セフィーロ向
けの被告旧製品(R20−5SR)の技術標準が同時期に存在していたも
のと認めることはできない。さらに,証拠(証人Cの証言)によれば,制
改№3の欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられているのは,平成元年
1月から社内決裁のルールが変わり,操業グループからも技術標準が承認
されることになったためであり,そもそも乙14の技術標準は「R20

−5SR箔圧延条件」と題されており,その制改年月日における被告旧
製品の箔圧延条件の技術標準であること,及び,その表紙には各制改年月
日毎の箔圧延条件の変更履歴が明記されているのであるから,制改№3の
欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられているからといって,乙14の
技術標準が平成元年7月以降に操業された新たな製品の技術標準のみを示
す証拠であり,それ以前の技術標準について何らの証拠価値もないものと
いうことはできない。加えて,乙14の技術標準について,表紙と圧延条
件の内容が記載された2枚目との対応関係を疑わせる具体的事情も認めら
れない。
(),
カ本件特許出願日平成元年6月17日に先立つ平成元年6月5日ころ
被告社内において,#120ロールで仕上圧延をしたR205SR*BA
の表面及び裏面の表面粗度Rmaxを,圧延方向と垂直の方向(C方向)
に,基準長さ0.8mmで測定した結果,その表面粗度Rmaxは1.0
,.(,,)

65μm裏面が1033μmであった乙2乙43証人Dの証言
証拠(証人Dの証言)によれば,被告旧製品「R20−5SR」を「R
205SR」と表記することがあったことは認められるものの,この製品
が被告旧製品であるかどうかは争いがあり,引受参加人は,乙2の測定時
期が日産セフィーロに搭載されたメタル担体に被告旧製品が採用された昭
和63年9月1日から9か月後であること,その測定対象が「R205S
R*BA」と表示され「BA」という付加記号が付されていること,特

に「#120ロール仕上げ」と記載されていること,メタル触媒担体に使
用されない150μmの箔が検討されていることなどから,被告旧製品に
は,日産セフィーロ向けのもの以外に複数の種類があり,乙2号証の測定
対象は,新たに開発されていた何らかの新製品向けのものであるとみるの
が自然であると主張する。
しかし,①証拠(乙19)によれば,引受参加人が問題とする「BA」
は「冷間圧延後,光輝熱処理を施したもの」を意味する記号として「J

ISG4305」に規定されていることが明らかであり,光輝熱処理
,(),
は表面粗度Rmaxにあまり影響しない証人Dの証言のであるから
「BA」という付加記号の存在は,乙2号証の測定対象となったR205
SR*BAが,被告旧製品(R20−5SR)とは異なる新たに開発され
ていた何らかの新製品向けのものであったことを示すものとはいえない。
②また「#120ロール仕上げ」という記載も,乙2号証において測定

の対象とした金属箔が#120の砥石で研削されたワークロールによって
仕上圧延されたものであったという客観的事実を示すに止まり,それ以上
に,仕上圧延にそのようなワークロールを用いることが通常とは異なる特
別なことであったことを示すものとまではいえず,この記載も,乙2号証
の測定対象が被告旧製品とは異なる新たに開発されていた何らかの新製品
向けのものであったことを示すものとはいえない。③さらに,証拠(乙4
3,証人Dの証言)によれば,乙2号証において,150μmの箔が検討
されたのは,新たに150μmの箔の引き合いがあったため,従来140
μmとしていた中間厚を150μmに変更することが可能かどうか,その
ような変更が最終製品である50μmの箔に及ぼす影響を調べるためであ
ったというのであり,これは,上記乙14の技術標準にも符合するもので
あるから,被告旧製品が日産セフィーロに採用された後に,150μmの
箔を検討していることも,被告旧製品には日産セフィーロ向け以外の複数
の製品があったとか,乙2号証の測定対象のうち少なくとも厚さ50μm
のものが新たに開発されていた何らかの新製品向けのものであったことを
。,
示すものとはいえない④乙2号証には表1があるのに表2がないことや
添付チャートが切り貼りされたものであることなど,引受参加人が指摘す
,。
る体裁の点も乙2号証の信用性に疑いを抱かせるものとは認められない
したがって,乙2号証のうち,厚さ50μmの金属箔についての測定結
果は,当時の被告旧製品(R20−5SR)の表面粗度Rmaxを表すも
のとみて差し支えない。
キ本件明細書には,以下の記載があり,#80∼#120番程度の研磨仕
上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行うことにより,表面粗度R
max0.7∼2.0μmの粗面仕上金属箔が得られることが記載されて
いる(甲2。

「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔を粗面仕上げに調製したものを
用いることを特徴としており,JIS(B0601−1970)に規格化
されている表面粗度(Rmax)は0.7∼2.0μm,好ましくは1.
0∼1.5μmである。かかる金属箔の製造法としては,たとえば#80
∼#120番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行
うことにより,表面粗度Rmax0.7∼2.0μmの粗面仕上金属箔が
得られる(4欄11行∼18行)


()以上を踏まえて検討すると,被告は,次に述べるとおり,本件特許発明の
内容を知らないで自らその発明をし,本件特許出願当時,その発明の実施で
ある事業の準備をしていた者であり,本件特許発明について,その準備をし
ていた発明及び事業の目的の範囲内において,通常実施権を有するものと認
められる(特許法79条。

ア上記()アないしオによれば,被告は,本件特許出願前に,本件特許発
明の内容を知らないで,自ら被告旧製品を開発したこと,被告は,臼井国
際産業に対して,本件特許出願に先立ち,被告旧製品を製造販売し,臼井
国際産業において,被告旧製品を用いて,ろう付け構造を有する自動車の
排ガス触媒担体を試作品として製造し,出荷し,同社において,本件特許
出願後に,これを事業として実施したことが認められる。これによれば,
被告は,本件特許出願に先立ち,少なくとも構成要件A,B,Dを充足す
る金属箔を自ら開発し,その製造・販売の準備行為を行っていたと認めら
れる。
すなわち,構成要件A及びBの「ろう付け構造を有する自動車の排ガス
触媒担体に用いられる・・・金属箔」とは,金属箔の用途がろう付け構造
を有する自動車の排ガス触媒担体であることを要件として規定するもので
ある。そして,被告による行為がこの要件を充足するかどうかの認定判断
においては,一般に,ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用
いられ得る金属箔は,同じ構成のものでも,ろう付けではない排ガス触媒
担体にも用いることができるものであることからすると,被告がこれを製
造する時点においてはその出荷先が定まらない以上未だその用途がろ
,,「
う付け構造」用なのか否か客観的にみても確定していない状況にあるとい
う問題が生じるところである(その販売行為時において販売先が確定すれ
ば,その段階ではじめて「ろう付け構造」用のものかどうかが客観的に

確定することになり「ろう付け構造」用の金属箔を販売したと確定した

場合には,これを前提として,本件特許権侵害行為に該当するか否かを判
断することになる。しかし,構成要件Cの表面粗度Rmaxの数値限


定は,ろう付け構造の排ガス触媒担体であってはじめて意味があるもので
あることからすると,少なくとも本件特許権侵害かどうかの判断において
,。,
はこの要件を無視することができないことは明らかであるしたがって
先使用権が成立するかどうかの判断においても,同様に「ろう付け構造

を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」金属箔として販売された
かどうかを考慮するものとする。これを前提とすると,被告が被告旧製品
を製造販売していたとしても,その販売先である臼井国際産業が,ろう付
け構造の排ガス触媒担体を試作品として製造販売していた以上,その時点
においては,試作品の検討を踏まえた販売先からの依頼により細部の仕様
等が変更される可能性が残されていたと考えられるから,被告によるろう
付け構造の排ガス触媒担体用の金属箔の製造販売も,未だ準備段階の行為
であったとみざるを得ないものである。このことは,被告によるろう付け
構造を有する触媒担体に用いられる金属箔の製造販売については,その販
売先である臼井国際産業が排ガス触媒担体の量産を開始してから,その量
()。
産が開始されていること前掲調査嘱託の結果とも符合するものである
被告旧製品については,結果的に試作品を踏まえた仕様等の変更はなかっ
たものの,量産前の段階の行為は,製造販売の準備段階の行為であるとみ
ざるを得ない。
イ被告は,上記()オのとおり,本件特許出願に先立つ昭和63年11月
2日に,被告旧製品の製造にあたり,乙14の技術標準を定め,#120
の砥石で研削したワークロールを用いて,厚さ50μmの金属箔(被告旧
製品)を製造していたものと認められる。そして,上記()キのとおり,
本件明細書の開示するところによれば,#120の砥石で研削したワーク
ロールを用いて冷間圧延を行えば,構成要件Cに規定する表面粗度Rma
x0.7∼2.0μmの範囲内の金属箔が得られると考えられるから,本
件特許出願に先立ち臼井国際産業に販売された被告旧製品の表面粗度Rm
axは,構成要件Cを充足することが推認される。現に,上記()カのと
おり,被告旧製品の表面粗度を表すものとみて差し支えないR205SR
*BA(厚さ50μm)について,本件特許出願に先立ち,その表面粗度
Rmaxを測定した結果,基準長さ0.8mmにより,表面が1.065
μm,裏面が1.033μmという構成要件Cを充足する測定結果が得ら
れているのである。
以上によれば,被告が製造し,臼井国際産業に販売していた前記アの被
告旧製品は,構成要件Cを充足するものであったと認められる。
これに対し,引受参加人は,#120というロール番手のみから,金属
箔の表面粗度が一義的に定まるものではなく,研磨スピードや圧延のパス
スケジュール,潤滑条件等によって,表面粗度は変動すると主張する。確
かに,例えば,脱退原告出願の公開特許公報である乙28号証には「金属
箔の表面光沢には,ワークロールの表面粗さおよび圧延潤滑が大きくかか
わっている」との記載があり,第117回塑性加工シンポジウムにおけ

る脱退原告の報告である乙3文献にも「表面光沢の向上にはロール研磨粗
さや圧延油の粘度調整等が重要な条件となる」との記載があり,その他

引受参加人による実験結果の報告書である甲39号証によっても,仕上圧
延に用いるワークロールを研削した砥石の番手のみによって,そのワーク
ロールにより冷間圧延した金属箔の表面粗度が一義的に定まるものではな
いと認められる。しかし,上記()キのとおり,ほかならぬ本件明細書に
おいて,構成要件Cに規定する表面粗度Rmax0.7∼2.0μmの金
属箔の製造法として,#80∼#120番程度の研磨仕上げを行った圧延
ロールを用いた冷間圧延を挙げており,他の圧延条件の指定をしていない
のであるから,圧延油の粘度をはじめとする圧延条件を意図的に変更する
ことにより,意図的に表面粗度Rmaxを変化させることが可能であるに
せよ,表面粗度Rmaxに最も大きな影響を与えるものが冷間圧延に用い
るワークロールを研削する砥石の番手であり,また,殊更に圧延条件を変
更せず,当業者において通常用いる程度の圧延条件によって,#80∼#
120番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行え
ば,構成要件Cに規定する表面粗度Rmax0.7∼2.0μmの金属箔
を得ることができるものと認められる。このような理解は,上記乙3文献
において,上記引用の記載に続けて「ロール粗度の選択によりダルから

鏡面に至るまでの広範囲の表面仕上げ材の造り込みが可能である」と記

載されていることとも整合すると考えられる。そして,被告による被告旧
製品の製造において,当業者において通常用いる程度の圧延条件とは異な
る特殊な圧延条件を用いていたことを窺わせる事情は見当たらないし,現
に,被告において#120の砥石で研削したワークロールを用いて圧延し
た被告旧製品の表面粗度Rmaxを測定したところ,基準長さ0.8mm
により,約1μmという測定結果が得られていることは,上記のとおりで
ある。
また,引受参加人は,そもそも本件特許出願前において被告が製造して
,()
いた被告旧製品については#120よりも番手の大きな平滑性の高い
ロールにより仕上げられていた可能性が高いとして,被告が日産セフィー
ロ向けの金属箔を開発していた当時の被告の研究者による研究報告(甲1
8,平成6年の各鉄鋼メーカーの圧延条件などに関するアンケート結果

の報告(甲19,被告によるステンレス箔の開発・販売についての新聞

記事(甲25の1,甲25の2)を指摘する。しかし,証人Dの証言によ
れば,被告においては,本件特許出願前に被告旧製品を製造する際,通常
は#120の砥石で研削されたワークロールを用いていたものの,建材用
のものについては最終パスのみ又は最終パス及びその一つ前のパスのみ,
#600の砥石で研削されたワークロールを用いていたことが認められ
る。原告指摘の甲19号証によれば,若干の例外はあるものの,多くの鉄
鋼メーカーにおいては「特に表面の美麗さが市場から要求される」鋼種

の圧延の際,仕上圧延を行う最終パスとそれ以前のパスとで,圧延に用い
るロールを換えており,最終パス以前のパスにおいては比較的表面粗度の
大きなワークロールを用い,最終パスのみ比較的表面粗度の小さな#32
0∼#800のワークロールを用いていることが認められ,このことも上
記Dの証言を支持するものである。そうすると,特に表面の美麗さが市場
から要求される際には,最終パス又はその手前のパスを行う前にワークロ
ールを取り換える手間をかけるものの,そのような要求がない場合には,
そのような手間をかけずに,それ以前のワークロールと同じワークロール
で圧延するということも理にかなっていると認められるから,自動車の排
ガス触媒担体が自動車の内部に組み込まれるものであることを考慮する
と,多くの鉄鋼メーカーにおいて「特に表面の美麗さが市場から要求さ

れる」鋼種の圧延の際,仕上圧延を行う最終パスで#320∼#800の
ワークロールを用いていることを示す甲19号証や,被告が被告旧製品を
建材向けに販売していたことを示す甲25号証の1及び甲25号証の2
は,上記証人Dの証言と矛盾するものではない。また,甲18号証は,実
験室レベルでの耐酸化性の研究に関するものであり,商品化された被告旧
製品との関連も明らかではないから,これによって,被告旧製品の圧延が
#120の砥石で研削されたワークロールではなく,#600の砥石で研
削されたワークロールが用いられていたと認めることはできない。
よって,引受参加人の上記主張は採用できない。
,,
なお先使用権の抗弁における被告旧製品の構成要件Cの充足の有無と
請求原因における被告製品の構成要件Cの充足の有無との関係について付
言すれば,後者において充足が認められる場合には,前者においても充足
が認められやすい関係にあるということができる。すなわち,前者におい
ては,#120の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された
,,
金属箔の表面粗度Rmaxが問題とされているのに対し後者においては
#150又は#220の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延
された金属箔の表面粗度Rmaxが問題とされている。そして,表面粗度
Rmaxに最も大きな影響を与えるものが冷間圧延に用いるワークロール
を研削する砥石の番手であることは上記のとおりであり,砥石の番手の数
字が大きくなるほど表面は滑面となり,砥石の番手の数字が小さくなるほ
ど表面は粗面となる。そうすると,構成要件Cの下限0.7μm以上であ
るか否かが主に問題となる本件において,仮に,#150又は#220の
砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度
Rmaxが構成要件Cの下限0.7μm以上であり,構成要件Cを充足す
ると認められるのであれば,他の圧延条件を特に変更しない限り,#12
0の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面
粗度Rmaxは,より大きな値を示すはずであるから,同様に構成要件C
の下限0.7μmを超え,構成要件Cを充足する可能性が高いと考えられ
る。このように,仮に,争点1−2において,原告が被告製品の少なくと
も一部が構成要件Cを充足することの立証に成功したとしても,そのこと
自体がこの先使用権の抗弁における構成要件Cの充足を推認させる事実と
なり得るのである。
ウ上記()イのとおり,被告は,昭和62年5月15日以前から,自動車
排ガス触媒担体に用いることを視野に入れて,20Cr5Alステンレス
箔である被告旧製品の開発を進めるとともに,複数の自動車メーカー,担
,,。
体メーカーにサンプルを納入して被告旧製品の採用を働きかけていた
また,臼井国際産業については,ベーア社と提携して,既にパイロットラ
インを完成させているとの情報を得ていたほか,日本ラヂエーターの対抗
メーカーに育てるため,バックアップすべきものと考えていた。
,,,,
そして上記()ウ及びエのとおり被告は昭和62年9月ころには
被告旧製品の用途として「触媒コンバーター用メタルハニカム」と表示

したカタログを発行し,また,昭和63年9月には,被告旧製品は,日産
セフィーロの排ガス触媒担体の素材として採用された。
他方,上記()アのとおり,臼井国際産業においては,昭和62年4月
には,既にろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の試作ラインを
設け,被告から購入した被告旧製品を用いて,ろう付け構造を有する自動
車の排ガス触媒担体を製造し,本件特許出願日(平成元年6月17日)よ
り前に,自動車メーカー4社及び触媒メーカー2社に対し,昭和62年度
に265個,昭和63年度に150個,平成元年度(ただし,同年6月ま
で)に24個を試作品として出荷した。ただし,臼井国際産業が当時製造
していた排ガス触媒担体が商品化されたのは平成2年2月であり,そのこ
ろから,ろう付け構造を有する自動車用排ガス触媒担体が量産され,それ
用の金属箔として被告旧製品も同社に対し,大量に販売されるようになっ
た。
,,()
以上によれば被告においては本件特許出願日平成元年6月17日
より前に「自動車の排ガス触媒担体」に用いられる金属箔としては,被

告旧製品の製造・販売を事業として実施していたことが明らかである。ま
た,被告旧製品が,顧客において自動車の排ガス触媒担体の製造にあたっ
てろう付け法を用いるか否かで,その製造方法を異にしていたと認めるに
足りる証拠がないことをも併せ考慮すると,被告においては,本件特許出
願日(平成元年6月17日)より前に「ろう付け構造を有する』自動
,『
車の排ガス触媒担体」に用いられる金属箔としても,被告旧製品の製造・
販売について,即時実施の意図を有しており,かつ,その即時実施の意図
は,既に稼動していた日産セフィーロ向けの生産ラインにより客観的に担
保されるとともに,臼井国際産業に対する被告旧製品の断続的な販売とい
う行為により客観的に認識されうる態様,程度において表明されていたと
いえるから,被告においては「ろう付け構造を有する』自動車の排ガ
,『
ス触媒担体」に用いられる金属箔として,被告旧製品の製造・販売の事業
,。
の準備をしていたものとして先使用権が認められるということができる
エなお,被告旧製品(R20−5SR)と現在の被告製品(R20−5U
SR(JFE20−5USR)との間には,表面粗度Rmax値の減少

方向への製造条件の変更,すなわち,ワークロールを研削する砥石の#1
20から#150さらには#220への変更と微量成分の変更とがあった
ものと認められるものの,後者については,本件特許発明の本質に関わる
ものではないし,原告も問題としないから,これによって先使用権の成否
に影響が及ぶことはない。また,前者についても,既に述べたとおり,本
件特許発明における表面粗度Rmaxの数値限定の臨界的意義が下限の
0.7μmにあることからすると,本件特許発明の作用効果を減殺する方
,,,()
向への変更であり上記2のとおり現に被告製品特に被告サンプル
の測定においては,構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxの範囲を充
足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われるところであるか
ら,仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件Cに規定された表面粗度
Rmaxの充足が証明されたとしても,このような表面粗度Rmaxの変
更により先使用権が失われるものではないというべきである。
4結論
,,,
よって引受参加人の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく
いずれも理由がないから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官中島基至
裁判官古庄研
(別紙)
物件目録
ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の製造に用いられるFe−Cr
−Al系ステンレス箔であって,基準長さを0.8mmとして測定した場合にお
けるRmaxが0.7∼2.0μmである,粗面仕上金属箔(商品名JFE20
−5USR。

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