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平成１５年（行ケ）第４６７号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年９月１５日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　マーテック・バイオサイエンスィズ・コーポレーション
　訴訟代理人弁護士　大場正成，尾崎英男，嶋末和秀，飯塚暁夫，弁理士　平木祐
輔，大屋憲一，田中夏夫
　被　告　　特許庁長官　小川洋
　指定代理人　種村慈樹，田中久直，一色由美子，大橋信彦，井出英一郎
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
　　　　　事実及び理由
　以下において，「および」は「及び」と統一して表記した。その他，引用箇所に
おいても公用文の表記に従った箇所がある。また，「ｌ」の表記は読みにくいので
「ﾘｯﾄﾙ」と表記する。
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が異議２００２－７１２３４号事件について平成１５年６月１０日にし
た特許取消決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は，本件特許第３２２９２６８号「アラキドン酸を含む真菌油」の特許権者
である。本件特許は，特願平４－５０４６０４号の一部を新たな特許出願としたも
ので，その出願日は平成４年１月２２日（パリ条約による優先権主張・１９９１年
１月２４日，米国）であり，平成１３年９月７日に特許の設定登録がされた。平成
１５年６月１０日，「訂正を認める。本件特許の請求項１ないし９に係る特許を取
り消す。」との決定があり，その謄本は同月３０日，原告に送達された。
　２　本件発明の要旨（上記訂正後のもの）
【請求項１】少なくとも３０％のトリグリセリド形アラキドン酸（ARA）及びARAの
量の１／５を超えない量のエイコサペンタエン酸（EPA）を含む，Mortierella　
alpina（モルティエレラ　アルピナ）由来の未修飾の真菌油（fungaloil）を含
む，調合乳組成物。
【請求項２】真菌油がARAの量の１／１０を超えない量のEPAを含む，請求項１記載
の調合乳組成物。
【請求項３】真菌油が実質的にEPAを含まない，請求項１又は２記載の調合乳組成
物。
【請求項４】ヒトの母乳中のARA量に匹敵するARAを含む調合乳である，請求項１～
３のいずれかに記載の調合乳組成物。
【請求項５】少なくとも３０％のトリグリセリド形ARA及びARAの量の１／５を超え
ない量のEPAを含む，M.alpina由来の真菌油を，ヒトの母乳中のARA量に相当する
ARA含有量を提供するのに十分な量で調合乳に加えることからなる，ARA含有トリグ
リセリドを調合乳に提供する方法。
【請求項６】少なくとも３０％のトリグリセリド形ARAを含む，M.alpina由来の真
菌油を含む，ヒトに付加的なARAを提供する医薬カプセルであって，該真菌油がヒト
に付加的なARAを提供するのに有効な量存在する，医薬カプセル。
【請求項７】真菌油がARAの量の１／１０を超えない量のEPAを含む，請求項６記載
の医薬カプセル。
【請求項８】真菌油が実質的にEPAを含まない，請求項６又は７記載の医薬カプセ
ル。
【請求項９】ヒトが妊婦又は授乳期の母親である，請求項６～８のいずれかに記載
の医薬カプセル。
（以下，この請求項１～９に係る発明を「本件発明１」～「本件発明９」といい，
それらをまとめて単に「本件発明」という。また，訂正請求書に添付された全文訂
正明細書（甲１５）を「本件明細書」という。）
　３　決定の理由の要点
　(1)　訂正請求は，所定規定に適合するので，請求のとおり訂正を認める。
　(2)　特許法３６条４項，５項の規定違反についての判断
　特許異議手続で通知した，特許法３６条４項違反に係る取消理由は，本件請求項
に係る「少なくとも３０％のトリグリセライド形アラキドン酸（ARA）を含む未修飾
の真菌油」を産生する真菌について記載されていないから，本件明細書の記載に基
づいて当業者が本件請求項に係る発明を容易に実施することができないというもの
である。
　よって検討するに，本件発明１は，「少なくとも３０％のトリグリセリド形アラ
キドン酸（ARA）及びARAの量の１／５を超えない量のエイコサペンタエン酸（EPA）
を含む，Mortierellaalpina（モルティエレラ　アルピナ）由来の未修飾の真菌油
を含む，調合乳組成物。」であるところ，本件明細書には，真菌油に含まれるアラ
キドン酸量に関して，「この時点で，有機体は典型的に約５～４０％の複合脂質，
すなわちその約１０～４０％がARAであり，採取することのできる油を含有する。」
（【００２８】），「モルティエレラアルピナの場合，乾燥菌糸体１００ｇ当たり
追加の１０ｇ～３０ｇのトリグリセリドを得ることができる。」（【００３
５】），「必要なARASCOの特定量はARA含有量に依存する。これは油中の脂肪酸の約
１０～約５０％と変えることができる。しかしながら，典型的にはARA含有量は約３
０％である。」（【００３８】）との記載とともに，「表１」には，モルティエレ
ラアルピナが生成する脂肪酸分布が示され，「実施例１」に，ピチウム　インディ
オサムを培養したところ「合一したフラクションは約３０～３５％のアラキドン酸
を含有し，EPAが検出されない油を生成した。」こと，及び「実施例２」に，モルテ
ィエレラ　アルピナ（ＡＴＣＣ　＃４２４３０）を培養したところ「この油は約２
３％のアラキドン酸を含有する」ことについての記載がある。
　しかし，本件明細書には，モルティエレラ　アルピナに属する特定の真菌が「少
なくとも３０％のトリグリセリド形アラキドン酸」を含む真菌油を産生することに
ついて具体的に記載されているところはなく，「表１」をみても，アラキドン酸に
相当する，２０：４の脂肪酸は，ただの「１３．０」であり，また，実施例におい
て３０％以上生成されているのは，本件発明に係るモルティエレラ　アルピナとは
異なる菌種であるピチウム　インディオサムの場合のみである。
　してみれば，本件明細書には，本件の請求項に係る発明で特定するモルティエレ
ラ　アルピナに属する菌を培養することにより，少なくとも３０％のトリグリセリ
ド形アラキドン酸を含む真菌油を得ることについての具体的な開示はなく，当業者
が本件請求項に係る発明を容易に実施することができないというべきである。
　そうすると，本件の請求項に係る発明の特許は，特許法３６条４項の規定に違反
してされたものである。
　(3)　特許法２９条２項の規定違反についての判断
　(3)－１　刊行物の記載内容
　特許異議手続において取消理由に引用した刊行物２（「第一工業製薬株式会社社
報」第４６６号，２～７頁，平成２年７月。本訴甲３）には，「微生物によってつ
くられる高度不飽和脂肪酸」という表題の下に，（ａ）「乳児，老人では生合成系
の不飽和化反応を司るΔ６及びΔ５不飽和化酵素の活性が低下するため，これらの
PUFAは不足しがちとなる。･･･（略）･･･従って，これらのPUFAあるいはこれを含有
する油脂を医薬品，機能性食品，飼料として利用するための研究開発も世界的規模
で進められている。」（２頁右欄），（ｂ）「２．２．　アラキドン酸の生産　ア
ラキドン酸を菌体の構成脂肪酸として含む微生物が存在することは知られていた
が，生産性を含めて微生物による生産の可能性が示されたのは，土壌から新たに分
離されたMortierella属Mortierella亜属の糸状菌によるものが最初である。筆者ら
は，これら分離菌の中で，アラキドン酸生産能が高く，菌株の安定性など工業化に
適した株としてM.alpina1S-4株を選んで，生産条件を検討した。･･･（略）･･･２～
４％濃度を保ちながら培養すると旺盛な生育を示し，４日間の培養で３～４ｇ／ﾘｯﾄ
ﾙのアラキドン酸生産が可能となった（菌体収量３０ｇ／ﾘｯﾄﾙ；脂質含量４２０ｍｇ
／ｇ乾燥菌体；アラキドン酸含量１４７ｍｇ／ｇ乾燥菌体）。γ－リノレン酸の場
合と比較すると，菌体収量が低いがアラキドン酸含量が高いことが特徴的であり，
菌体中の全脂肪酸中のアラキドン酸含量は３０～７０％に達する。（図３，表３）
培養後の菌体は熱乾燥することで，長期間，酸化に対して安定であり，図４の工程
によりアラキドン酸含量の高い微生物油脂の大量生産が可能となっている。」（４
頁右欄～５頁左欄），（ｃ）「図３　Mortierellaalpina1S-4の菌糸中に蓄積した
油滴油はほとんどがトリグリセリドとして蓄積され，菌体の油脂含量は４０～５０
％に達する。そのうちの３０～７０％（脂肪酸組成比）がアラキドン酸で占められ
る。」（５頁左欄），（ｄ）「２．３．ジホモ－γ－リノレン酸の生産　　
M.alpina1S-4でアラキドン酸を生産させると０．６ｇ／ﾘｯﾄﾙ程度のジホモ－γ－リ
ノレン酸が副生する。」（５頁右欄），（ｅ）「Mortierella属のカビは動物と同じ
くα－リノレン酸を自ら生成する能力がなく，従ってグルコースからｎ‐３経路を
経てEPAを生成することはできない。筆者らは，（1）ｎ‐６経路を経て生成したジ
ホモ－γ－リノレン酸あるいはアラキドン酸をEPAに変換できないか，（2）ｎ‐３
経路の適当な前駆体PUFAを培地に加えてこれをEPAに変換できないか，について検討
した。（1）については，培養温度を低温（６～２０℃）にすることでEPAが新たに
生成蓄積することを発見した。･･･（略）･･･培養温度が低くなる程菌体中の総脂肪
酸中に占めるEPAの割合が高くなること（M.alpina1S-4では６℃で約１５％）も判
明した。･･･（略）･･･M.alpina1S-4の場合，生成したEPAの約７０％はリン脂質の
構成脂肪酸として存在した。これは，２８℃で生成するアラキドン酸の大部分がト
リグリセリド中に含まれることと対照的であり，」（６頁左欄，右欄）と記載さ
れ，さらにその表３には，（ｆ）M.alpina1S-4が生産する油脂の脂肪酸組成の内，
アラキドン酸の比率は，タイプ１の場合２９．８％であり，タイプ２の場合６７．
４％であることが示されており，また図４には，（ｇ）菌糸中の油脂をヘキサンで
抽出してアラキドン酸を含む油を製造することが示されている。
　同じく引用した刊行物３（「ビタミン」第６２巻，８号（８月）１９８８，第４
３９～４４５頁。本訴甲４）には，(ｈ)「７．高度不飽和脂肪酸：Mortierella
alpina　を，ゴマ油，あるいはアマニ油の添加培地で生育せしめ，ジホモ－γ－リ
ノレイン酸，アラキドン酸，さらにエイコサペンタエン酸を得る。」（４４０頁右
欄下から２２～１９行），(ｉ)「これらMortierella亜属糸状菌の多くは，菌体の脂
質含量が高く，高度不飽和脂肪酸生産菌として優れた性質を有していた。特に土壌
から分離したM.alpinaやM.elongataのアラキドン酸生産能が高く，グルコースを主
炭素源として培養すると１ｇ／ﾘｯﾄﾙ程度のアラキドン酸を生産し，菌体内全脂肪酸
に占めるアラキドン酸含量も２０～５０％に達した。･･･（略）･･･アラキドン酸の
生産量は３～４ｇ／ﾘｯﾄﾙにも達し，得られた菌体の脂質含量は，約５００ｍｇ／ｇ
乾燥菌体，また脂質の全脂肪酸中のアラキドン酸量は約６０％に達した。また菌体
中では，アラキドン酸は約６０％が中性脂質の構成分として，約３０％がリン脂質
の構成成分として存在することも明らかになっている。」（４４４頁左欄１２～２
７行），及び(ｊ)「以上，アラキドン酸，ジホモ－γ－リノレン酸及びEPAの微生物
による生産について述べた。これらの高度不飽和脂肪酸はプロスタグランジンの前
駆体としても注目され，医薬品や食品添加物としての用途開発が進められてい
る。」（４４５頁左欄１６～２０行）と記載されている。
　同じく引用した刊行物５（特開平１－１９６２５５号公報。本訴甲５）には，
「高度不飽和脂肪酸成分添加人工乳」に関し，(ｋ)「１．エイコサジエン酸，ビス
ホモ－γ－リノレン酸，アラキドン酸若しくはエイコサペンタエン酸，前記脂肪酸
のエステル，前記脂肪酸を含有する油脂，前記油脂の加水分解物，又は前記油脂分
解物のエステル化物をそれぞれ単独で又は混合して，又は，さらにそれらにγ－リ
ノレン酸，該脂肪酸のエステル該脂肪酸を含有する油脂，該油脂の加水分解物，又
は該油脂分解物のエステル化物を加えて，添加した人工乳。」（特許請求の範囲の
項），(ｌ)「本発明は粉末ミルク又は液体ミルク等の人工乳中に欠けている又は不
足している微量脂肪酸成分を強化した人工乳に関する。」（１頁左下欄下から３～
１行），(ｍ)「従って天然母乳と人工乳を比較した場合，人工乳にはγ－リノレン
酸，エイコサジエン酸，ビスホモγ－リノレン酸，アラキドン酸，エイコサペンタ
エン酸等の微量脂肪酸が不足している。従って本発明においては，粉子等，人工乳
の製造行程において又は製品に上記のごとき脂肪酸を添加することにより，天然母
乳に近い微量脂肪酸組成を有する人工乳を得る。」（２頁左下欄下から２行～同頁
右下欄６行），（ｎ）「乾燥製品に対してγ－リノレン酸０．０２～０．０３％，
エイコサジエン酸０．０５～０．０８％，ビスホモγ－リノレン酸０．０５～０．
０８％，アラキドン酸０．２～０．３％，エイコサペンタエン酸０．０１～０．０
３％を添加する。」（２頁右下欄下から５行～１行），（ｏ）「上記の不飽和脂肪
酸の高い生産能を有するモルティエレラ属微生物を使用して，発酵法，酵素法等に
より添加物を調製することができる。例えば，モルティエレラ属微生物を培養し，
その培養菌体を，所望により乾燥した後，有機溶剤で抽出し，この抽出物を蒸発乾
固することにより得られる脂質は前記の不飽和脂肪酸を高比率で含んでおり，この
脂質を本発明の原料脂質として使用することができる。」（３頁右上欄２～１０
行）と記載されているとともに，ヒト母乳及び２種類の市販粉ミルクの脂肪酸組成
を示す表には，(ｐ)母乳のアラキドン酸量が０．３ｍｇ／ﾐﾘﾘｯﾄﾙであるのに対し
て，市販粉ミルクのアラキドン酸が痕跡（ｔｒ）程度であり，他方，母乳中のエイ
コサペンタエン酸が痕跡（ｔｒ）であるのに対して，粉乳中のエイコサペンタエン
酸量が痕跡（ｔｒ）又は０であることが示されている。
　(3)－２　本件発明１についての対比・判断
　上記刊行物２の(ａ)ないし(ｇ)の記載からみて，刊行物２には，モルティエレラ
アルピナ1S-4を培養するとアラキドン酸，ジホモ－γ－リノレイン酸，及びエイコ
サペンタエン酸を含む油脂が得られ，このうちアラキドン酸含量は菌体内全脂肪酸
の２０～７０％に達すること，アラキドン酸はその大部分がトリグリセリドとして
菌体中に蓄積されること，培養後のモルティエレラアルピナ1S-4の菌糸をヘキサ
ンで抽出してアラキドン酸含有油を製造すること，そしてこれらを未修飾で使用す
る（更に加水分解等の処理に付すことについて言及がない）こと，及びPUFA（高度
不飽和脂肪酸）あるいはこれを含有する油脂を医薬品，機能性食品，飼料として利
用するための研究開発が世界的規模で進められていることが記載されているものと
認める。
　本件発明１と刊行物２に記載された発明とを対比すると，両者は，少なくとも３
０％のトリグリセライド形アラキドン酸（ARA）を含むMortierellaalpina由来の真
菌油の利用技術である点で共通し，（イ）前者は，該真菌油を配合して調合乳組成
物とするのに対して，後者には，該真菌油を調合乳組成物に利用することについて
言及する記載がない点，（ロ）前者は，真菌油がアラキドン酸（ARA）の量の１／５
を超えない量のエイコサペンタエン酸（EPA）を含むのに対して，後者では，真菌油
がアラキドン酸含量に対してどの程度の割合でエイコサペンタエン酸を含むのか不
明である点で，両者は相違する。
　上記相違点について検討する。
　相違点（イ）について
　刊行物５にも記載されているように粉末ミルク等の人工乳に欠けている又は不足
しているアラキドン酸等の微量脂肪酸成分を人工乳に添加することによって，天然
母乳に近い微量脂肪酸組成を有する人工乳を製造するという技術思想は，本件特許
の出願時当業者において周知であったと認められ，加えて，アラキドン酸等の微量
脂肪酸成分を人工乳に添加して天然母乳に近い微量脂肪酸組成を有する人工乳を製
造する場合，モルティエレラ属微生物が産生する不飽和脂肪酸を高比率で含む脂質
を原料脂質として使用することが刊行物５に記載されていることからすれば，天然
母乳に近い微量脂肪酸組成を有する人工乳を得る目的で，刊行物２に記載の少なく
とも３０％のトリグリセライド形アラキドン酸（ARA）を含むMortierella
alpina（モルティエレラ　アルピナ）１Ｓ‐４株由来の未修飾の真菌油を市販の調
合乳等に配合して調合乳組成物を製造することは，当業者において容易に想到し得
ることである。
　相違点（ロ）について　
　本件明細書の【００１３】に記載の「本発明の利点にはその製造のしやすさ，高
純度及び検出できる量のEPAの不存在が含まれる。」，【００１４】に記載の「本明
細書において，『実質的に含まない』なる用語はEPAが油中のARA量の約１／５以下
で存在することを意味する。」，【００１６】に記載の「有意な量のEPAを生成しな
い種を使用するのが好ましい。このような好ましい種には･･･・・モルティエレラ　
アルピナが含まれる。」等を参酌すると，本件発明１で特定する「真菌油がアラキ
ドン酸（ARA）の量の１／５を超えない量のエイコサペンタエン酸（EPA）を含む」
は，真菌油がエイコサペンタエン酸を実質的に含まない態様を包含していることは
明らかである。
　そこで相違点（ロ）について検討するに，エイコサペンタエン酸は母乳中に痕跡
（ｔｒ）しか含まれていないこと，及び人工乳中のエイコサペンタエン酸量は痕跡
（ｔｒ）又は０であることが刊行物５に記載されており，かかる記載から，天然母
乳に近い微量脂肪酸組成を有する人工乳を製造するに当たっては，エイコサペンタ
エン酸は添加する必要のない脂肪酸成分であるか，あるいは添加するとしても上記
「痕跡」に相当する量でよいことは，当業者なら直ちに理解できることである。
　そして，Mortierellaalpina（モルティエレラ　アルピナ）１Ｓ‐４株をある特
定の条件下，具体的にはグルコース単独培地でかつ高温（２０～３０℃）の条件下
で培養することにより，アラキドン酸を高比率で含むがエイコサペンタエン酸を実
質的に含まない真菌油を製造できることが刊行物２に記載されていることから，刊
行物２に記載の少なくとも３０％のトリグリセライド形アラキドン酸（ARA）を含む
Mortierellaalpina（モルティエレラ　アルピナ）１Ｓ‐４株由来の未修飾の真菌
油を配合して調合乳組成物を製造するに当たり，使用する真菌油をエイコサペンタ
エン酸を実質的に含まないものとすることは当業者において容易になし得ることで
ある。
　また，本件発明１は，請求項１に記載の構成を採用したことにより，当業者の予
測を越える格別の効果を奏するものではない。
　したがって，本件発明１は，刊行物２及び刊行物５に記載された発明に基づき当
業者が容易に発明をすることができたといえる。
　(3)－３　本件発明２及び３についての対比・判断
　本件発明２で特定する「真菌油がARAの量の１／１０を超えない量のエイコサペン
タエン酸（EPA）を含む」は，真菌油がエイコサペンタエン酸を実質的に含まない態
様を包含することから，本件発明２及び３は，本件発明１についての判断と同じ理
由により，刊行物２及び刊行物５に記載された発明に基づき当業者が容易に発明を
することができたといえる。
　(3)－４　本件発明４及び５についての対比・判断
　先にも記載したとおり，刊行物５には，粉末ミルク等の人工乳に欠けている又は
不足しているアラキドン酸等の微量脂肪酸成分を人工乳に添加することによって，
天然母乳に近い微量脂肪酸組成を有する人工乳を製造するという技術思想が開示さ
れ，かつヒト母乳に実際に含まれているアラキドン酸量が数値でもって具体的に記
載されていることから，かかる記載に基づいて，ヒトの母乳中のARA量に匹敵する
ARAを含む調合乳とすることは，当業者が容易になし得ることであり，本件発明４
は，本件発明１についての判断と同じ理由により，刊行物２及び刊行物５に記載さ
れた発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたといえる。
　また，本件発明５は，本件発明４の「調合乳組成物」という「もの」の発明を
「方法」の発明で表現したものであるから，本件発明５は，本件発明４についての
判断と同じ理由により，刊行物２及び刊行物５に記載された発明に基づき当業者が
容易に発明をすることができたといえる。
　(3)－５　本件発明６についての対比・判断
　本件発明６と刊行物２に記載された発明とを対比するに，両者は，少なくとも３
０％のトリグリセライド形ARAを含む，M.alpina由来の真菌油の利用技術である点で
共通し，前者は，該真菌油の用途を「該真菌油がヒトに付加的なARAを提供するのに
有効な量存在する医薬カプセル」に限定しているのに対して，後者には，該真菌油
を「該真菌油がヒトに付加的なARAを提供するのに有効な量存在する医薬カプセル」
として使用することについて記載されていない点で，両者は相違する。
　上記相違点について検討する。
　微生物によってつくられる高度不飽和脂肪酸を含有する油脂を医薬品として利用
するための研究開発が進められている旨刊行物２に記載されていること，及び微生
物が生産するアラキドン酸，ジホモ－γ－リノレン酸及びEPAの高度不飽和脂肪酸は
プロスタグランジンの前駆体としても注目され，医薬品としての用途開発が進めら
れている旨刊行物３に記載されていることからすれば，刊行物２に記載の少なくと
も３０％のトリグリセライド形ARAを含むM.alpina由来の真菌油を医薬品としての用
途に利用することは当業者ならば容易に想到し得ることであり，その際「医薬品」
の剤形を，医薬としては極めて普通の形態である「カプセル」にすることは当業者
にとって格別困難なことではない。
　そうすると，本件発明６は，刊行物２，３及び刊行物５に記載された発明に基づ
き当業者が容易に発明をすることができたといえる。
　(3)－６　本件発明７及び８についての対比・判断
　「真菌油が実質的にEPAを含まない」ことに関しては，本件発明１における判断と
同じ理由，及び「医薬カプセル」については，本件発明６における判断と同じ理由
が，本件発明８についても当てはまるので，結局本件発明８は，刊行物２，３及び
刊行物５に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたといえ
る。
　また，本件発明７は，「真菌油が実質的にEPAを含まない」場合も包含するのであ
るから，本件発明８と同様に，刊行物２，３及び刊行物５に記載された発明に基づ
き当業者が容易に発明をすることができたといえる。
　(3)－７　本件発明９についての対比・判断
　胎児や乳児の栄養要求を考慮して妊婦や授乳期の母親に栄養補給を行う必要があ
ることは当業者の技術常識であることから，請求項６に記載の医薬カプセルの投与
対象を妊婦又は授乳期の母親とすることは，当業者において何ら困難なことではな
い。
　本件発明９は，刊行物２，３及び刊行物５に記載された発明に基づき当業者が容
易に発明をすることができたといえる。
　(4)　決定のむすび
　以上のとおりであるから，本件請求項１ないし９に係る特許は，特許法２９条２
項の規定に違反してされたものであるから同法１１３条２号の規定に該当する，あ
るいは，同法３６条４項の規定に違反してされたものであるから同法１１３条４号
の規定に該当するから取り消されるべきものである。
第３　原告主張の決定取消事由
　１　取消事由１（明細書の記載不備に関する判断の誤り）
　(1)　決定は，「本件明細書には，本件の請求項に係る発明で特定するモルティエ
レラ　アルピナに属する菌を培養することにより，少なくとも３０％のトリグリセ
リド形アラキドン酸を含む真菌油を得ることについての具体的な開示はなく，当業
者が本件請求項に係る発明を容易に実施することができないというべきである。」
として，本件特許が特許法３６条４項の規定に違反してなされたと判断している
が，誤りである。
　(2)　本件明細書の実施例２の油のARA含有量は「約２３％」であるが，これは本
件優先権主張日当時入手し得たモルティエレラ　アルピナ由来の真菌油のARA含有量
の上限を示しているものではない。出願当初の特許請求の範囲の記載ではARA含有量
は「少なくとも１０％」であったが，拒絶査定に対する不服審判での手続補正によ
って「少なくとも３０％」とした。この手続補正は，実施例２の「約２３％」が
ARA含有量の上限を画する性質のものではないことから，審判において認められたも
のである。
　本件明細書には，モルティエレラ　アルピナが商業的に入手することができ，ま
たRockville,MarylandのAmericanTypeCultureCollectiveにモルティエレラ　
アルピナ受入番号42430で保管されていること（【００１６】）が記載され，培養中
のモルティエレラ　アルピナのバイオマスに含有される油について「その約１０～
４０％がARAであり」（【００２８】）と記載され，また，調合乳にARAを添加する
ために調合乳中に加えられるARA含有真菌油であるARASCOに含有されているARAの量
について「油中の脂肪酸の約１０～約５０％と変えることができる。しかしなが
ら，典型的にはARA含有量は約３０％である」（【００３８】）と記載されている。
　(3)　本件発明の実施可能性に関しては，少なくとも３０％のトリグリセリド形
ARAを含有する真菌油を生産するモルティエレラ　アルピナ属の菌類は，優先権主張
日当時，当業者が容易に入手できるものであり，本件明細書はこの前提で記載され
ている。
　したがって，本件発明は優先権主張日当時から今日に至るまで，当業者に実施可
能である。
　２　取消事由２（本件発明１と刊行物２記載発明との相違点の看過）
　決定は，本件発明１と刊行物２記載発明を対比して一致点と相違点を認定してい
る。刊行物２は，微生物による長鎖PUFA，特にARAやEPAの生産について記載された
文献であり，そこには，本件発明１が調合乳組成物に含まれるべきものとして選択
した真菌油が記載されている。しかし，本件発明１の特徴はそのような真菌油自体
の発明にあるのではなく，調合乳組成物に含有させるべき真菌油の選択にある。
　すなわち，本件発明１はトリグリセリド形ARA含有量が少なくとも３０％で，EPA
含有量がARAの１／５を超えない，モルティエレラ　アルピナ由来の未修飾の真菌油
を調合乳に添加する点に特徴を有し，この選択は刊行物２には記載されていない。
　決定は，本件発明１と刊行物２記載発明の相違点として，少なくとも３０％のト
リグリセリド形ARA及びARA含有量の１／５を超えない量のEPAを含む，モルティエレ
ラ　アルピナ由来の未修飾の真菌油を調合乳組成物に添加することが刊行物２に記
載されていない点を相違点として認定していない。
　決定は，上記の相違点を看過して，本件発明１の進歩性の判断を誤ったものであ
る。
　３　取消事由３（本件発明１と刊行物２記載発明の相違点（ロ）に関する進歩性
判断の誤り）
　決定は，EPAの含有量に関する相違点（ロ）の判断を誤っている。
　刊行物５の記載は，EPAが添加する必要のない脂肪酸成分であるとか，添加すると
しても「痕跡」に相当する量でよいというものではなく，そのように当業者が理解
するものではない。
　そもそも，刊行物５にはEPAが他のPUFAと共に，「高等動物に不可欠な脂肪酸であ
り」（１頁右下欄２～６行）と，その重要性が記載され，幼児にとってEPAを含む高
度不飽和脂肪酸を母体から吸収することが生命維持のために非常に重要な要素であ
るとの認識が述べられている（２頁左上欄１～５行）。
　刊行物５では「粉ミルク類にはGLA，EDA，DGLA，ARA，EPA等が不足している」
（２頁右上欄３～４行）と述べ，ヒト母乳と市販粉ミルクの脂肪酸組成を比較した
上で，「従って天然母乳と人工乳を比較した場合，人工乳にはγ－リノレン酸，エ
イコサジエン酸，ビスホモγ－リノレン酸，アラキドン酸，エイコサペンタエン酸
等の微量脂肪酸が不足している。従って本発明においては，粉子等，人工乳の製造
工程において又は製品に上記のごとき脂肪酸を添加することにより，天然母乳に近
い微量脂肪酸組成を有する人工乳を得る。」（２頁左下欄下から２行～右下欄６
行）と記載している。
　さらに，実施例４で用いられているEPA含有量はARA含有量の１／２であり，実施
例６では，EPA含有量はARA含有量の２倍である。
　刊行物５の表の母乳中のEPAの含有量が痕跡程度であっても，そのことによって刊
行物５がEPAを人工乳に添加する必要のない脂肪酸成分であると認識していないこと
は明らかである。
　モルティエレラ　アルピナ属の菌は，低温で培養するとARAと共にEPAを多く生成
し，高温で培養するとARAに比べEPAの生産が少なくなることは本件明細書【００２
７】に記載され，刊行物２にも記載されている（５枚目左欄下から８行～右欄５
行）。しかし，刊行物２は，特にEPAの含有量の少ない真菌油に注目しているのでは
なく，むしろ刊行物２が，「２．４　EPAの生産」の箇所で，モルティエレラ　アル
ピナ属の菌が低温ではARAだけでなくEPAをも生成蓄積すると述べていることから
も，刊行物２は，EPAに注目していることが明らかである。
　本件発明１のように，ARAを多く含みEPAを実質的に含まない真菌油を選択して調
合乳組成物に含有させることは，EPAがARAの生体内合成を抑制するという，本件発
明者の認識がなければ選択できないことである。
　４　取消事由４（本件発明１と刊行物２記載発明の相違点（イ）に関する進歩性
判断の誤り）
　(1)　決定が相違点（イ）の判断において引用する刊行物５は，ARAを含む微量脂
肪酸成分（PUFA）を人工乳に添加しているが，これらの脂肪酸成分をどのような形
で添加するかについては，何の選択も示しておらず，本件発明１の特徴である未修
飾の真菌油を添加するという選択も，それを可能としているモルティエレラ　アル
ピナ由来の真菌油の使用も，記載されていない。
　刊行物５には，添加する脂肪酸の形態について，「前記の脂肪酸は種々の形態で
添加することができる。例えば遊離の脂肪酸として添加することもでき，またそれ
らの塩，例えばナトリウム塩，カリウム塩等として加えることもできる。エステ
ル，例えばメチルエステル又はエチルエステルとして添加することもできる。ま
た，上記の脂肪酸を高比率で含有する脂質，例えばトリグリセライド，又はその加
水分解物，あるいはこの加水分解物をエステル化，例えばメチルエステル化若しく
はエチルエステル化したもの，等の形で使用することができる。」（３頁左上欄８
～１８行）と記載されており，このうちトリグリセライドの部分だけが未修飾の油
に相当するが，この記載は脂質が真菌油には限定されてはおらず，記載全体は，脂
肪酸成分を添加する上で通常考えられるあらゆる形態を記載したものであり，何ら
の選択も示されていない。
　決定は，「モルティエレラ属微生物が産生する不飽和脂肪酸を高比率で含む脂質
を原料脂質として使用することが刊行物５に記載されている」と認定するが，刊行
物５記載の発明は，原料脂質をそのまま未修飾の真菌油として使用することを選択
したものではなく，モルティエレラ属微生物から得られた脂質を出発脂質として，
これを加水分解して脂肪酸に分離し，遊離状態あるいは塩やエステルの形で，混合
物のまま，あるいは成分別に分けて使用することができるとされているのであり
（３頁右上欄２行～左下欄２行参照），未修飾の真菌油を含ませるとする本件発明
１の選択を示すものではない。
　(2)　本件発明１が未修飾の真菌油を調合乳組成物に含ませることができたの
は，ARA以外の，EPAを含む長鎖PUFA成分をほとんど含有しないモルティエレラ　ア
ルピナ由来の真菌油を用いたことによる。
　これに対し，刊行物５は，モルティエレラ属微生物について言及しているが，実
施例４で使用されている微生物はモルティエレラ　エロンガタであり，モルティエ
レラ　エロンガタ由来の真菌油には，長鎖PUFA成分としてDGLA，ARA，EPAが含有さ
れている。したがって，モルティエレラ　エロンガタ由来の真菌油は未修飾の形で
調合乳組成物に含有させることはできない。なぜならば，そのようにすると，EPAや
他の長鎖PUFAも混入してしまうからである。
　(3)　以上，本件発明１で用いられる真菌油が刊行物２に記載されているとして
も，少なくとも３０％のトリグリセリド形ARA及びARA含有量の１／５を超えない量
のEPAを含む，モルティエレラ　アルピナ由来の未修飾の真菌油を調合乳組成物に用
いることを選択した従前技術はない。本件発明１は，上記の構成を採用することに
より，ARAの体内生産を抑制する作用を持つEPAが含有されず，ARAが母乳と同じトリ
グリセリドの形で添加される調合乳組成物を，低いコストで製造することを可能と
したのである。したがって，刊行物２及び刊行物５記載の発明に基づいて，当業者
が本件発明１の調合乳組成物を容易に想到し得るとする理由はない。
　５　取消事由５（本件発明２～５，７，８についての進歩性判断の誤り）
　(1)　本件発明２～４はいずれも本件発明１に従属するものであるから，本件発明
１に進歩性が認められる以上，本件発明２～４についても進歩性が認められる。
　(2)　本件発明５は，方法の発明で，本件発明１と同じARAとEPAの含有量に関する
限定を含んでいる。真菌油が未修飾であることの明示的限定は含まれていないが，
「真菌油」を加えることは，加水分解しない未修飾の真菌油を加えることと同じで
あるから，実質的に本件発明１と同じ限定がある。したがって，本件発明１と同じ
く進歩性が認められる。
　(3)　本件発明７，８は，本件発明６に従属し，かつ，EPAに関する限定を含んだ
医薬カプセルに関する発明である。本件発明１とは調合乳組成物ではなく医薬カプ
セルの発明である点で相違するが，本件発明１の特徴は医薬カプセルの発明におい
ても成り立つ。したがって，本件発明１～３に進歩性が認められるので，本件発明
７，８にも進歩性が認められる。
第４　当裁判所の判断
　１　取消事由１（明細書の記載不備に関する判断の誤り）について
　(1)　決定は，モルティエレラ　アルピナに属する菌を培養することにより，少な
くとも３０％のトリグリセリド形アラキドン酸を含む真菌油を得ることについて，
本件明細書には記載がなく，当業者が本件発明１を容易に実施することができない
点を明細書の記載不備の理由としている。
　(2)　本件明細書（全文訂正明細書。甲１５）には，モルティエレラ　アルピナ等
によるARA等を含む脂質の製造に関して以下のような記載がある。
　①「予想外に，P．insidiosumはEPAの生成を伴うことなくARAを生成することがわ
かった。魚油の場合と同様に，食事での補給においてEPAのレベルが高いと，食事の
リノレン酸（LOA）からARAを生成する能力が抑制される。したがって，ARA及び
EPAの両方を生成する菌種を本発明の方法において利用することができるが，有意な
量のEPAを生成しない種を使用するのが好ましい。このような好ましい種にはピチウ
ムインシディオサム及びモルティエレラアルピナが含まれる。これらの種はいずれ
も商業的に入手することができ，またRockville，MarylandのAmericanType
CultureCollectiveにそれぞれ受入れ番号28251及び42430で保管されている。この
開示全体を通して，特に断りがなければピチウムインシディオサムは，代表的な菌
種である。」（【００１６】），
　②「培養温度は変えることができる。しかしながら，ARA及びEPAの両方を生成す
る菌はより高温で培養されると，EPAを少なく，またARAを多く生成する傾向があ
る。例えば，モルティエレラアルピナは18℃以下で培養されると，EPAを生成し始め
る。したがって，ARAの優先的な生成をひき起こすようなレベルに温度を維持するこ
とが好ましい。好適な温度は典型的に約２５℃～約３０℃である。」（【００２
７】），
　③「好ましくは，所望のバイオマス密度が達成されるまで培養は継続される。望
ましいバイオマスは約２５ｇ／ﾘｯﾄﾙの有機体である。このようなバイオマスは典型
的に接種後４８～７２時間内に達成される。この時点で，有機体は典型的に約５～
４０％の複合脂質，すなわちその約１０～４０％がARAであり，採取することのでき
る油を含有する。」（【００２８】），
　④「ARASCOにより補足される調合乳中に存在するARAの量はヒトの母乳中のARA量
にほぼ等しい。さらに，調合乳の総脂肪酸組成はARASCOの添加によって有意に変化
されなかった。典型的には，調合乳１ﾘｯﾄﾙ当たり約５０～約１０００ｍｇの
ARASCOを使用することができる。必要なARASCOの特定量はARA含有量に依存する。こ
れは油中の脂肪酸の約１０～約５０％と変えることができる。しかしながら，典型
的にはARA含有量は約３０％である。ARA含有量が約３０％である場合，特に好まし
い補足量は調合乳１ﾘｯﾄﾙ当たり約６００～７００ｍｇのARASCOである。」（【００
３８】），
　⑤「〔実施例２〕モルティエレラアルピナ脂質の製造及び調合乳への添加
　モルティエレラアルピナ（ATCC#42430）を１ﾘｯﾄﾙの水道水及び２０ｇのポテトデ
キストロース培地を含有する２ﾘｯﾄﾙの振とうフラスコ中で増殖した。フラスコを一
定のオービタル撹拌下に置き，７日間２５℃に保持した。遠心分離による採取後，
バイオマスを凍結乾燥して約８ｇの脂質に富んだ菌糸体を得た。実施例１のように
してへキサンを用いて菌糸体を抽出して約２．４ｇの粗製油を得た。この油は約２
３％のアラキドン酸を含有し，市販の調合乳Ｓｉｍｉｌａｃ（登録商標）に１００
０ｍｇ／ﾘｯﾄﾙの濃度で滴加した。」（【００４７】）
　(3)　これらの記載においては，本件発明のモルティエレラ　アルピナがピチウム
　インシディオサムとともに，ARAを産生する菌であり，実施例２では，モルティエ
レラアルピナ（ATCC＃42430）により約２３％のARAを産生する方法が具体的に示さ
れている。また，モルティエレラ　アルピナ又はピチウム　インシディオサムによ
るARA産生のための培養条件については，上記記載のほか，【００１８】～【００２
６】にも説明がある。さらに，上記記載②には，高温（２５～３０℃）で培養する
とEPAを少なく，ARAを多く生成する傾向があることも記載されているから，モルテ
ィエレラ　アルピナの適当な菌株（例えば実施例２のATCC#42430）を選び，明細書
の以上のような記載内容を基にして，当業者が通常選択できる範囲の培養条件を設
定して培養すれば，本件発明１のいう，少なくとも３０％のARAを産生させることは
可能であると認めることができる。ジム・ウィンによる宣誓供述書（甲７）に記載
されているモルティエレラ　アルピナ（ATCC32222）（本件優先権主張日以前に
ATCCに寄託され，現在も分譲可能であることが甲８，９から明らかである。）の培
養による追試実験ではトリグリセリド画分として４３．５％のARAを得ており，この
ことは，上記認定を裏付けるものである。
　(4)　よって，当業者は，本件明細書の記載に基づき本件発明１を実施することが
できるものと認められるから，本件明細書に記載不備があるとした決定の認定判断
は誤りである。
　２　取消事由２（本件発明１と刊行物２記載発明との相違点の看過）について
　原告は，少なくとも３０％のトリグリセリド形ARA及びARA含有量の１／５を超え
ない量のEPAを含む，モルティエレラ　アルピナ由来の未修飾の真菌油を調合乳組成
物に添加することが刊行物２に記載されていない点が，本件発明１と刊行物２記載
発明との相違点として決定で認定されていないと主張する。
　しかしながら，原告主張のこの相違点は，本件発明１と刊行物２記載の発明との
間の相違点として決定が認定した（イ），（ロ）の２点以外にあるものと解するこ
とはできない。取消事由２については，以下に相違点（イ）と（ロ）に関してした
決定の判断に誤りがあるか否かを検討すれば足りるというべきである。
　３　取消事由３（本件発明１と刊行物２記載発明の相違点（ロ）に関する進歩性
判断の誤り）について
　(1)　原告は，刊行物５の記載は，EPAが添加する必要のない脂肪酸成分であると
か，添加するとしても「痕跡」に相当する量でよいとの内容ではなく，そのように
当業者が理解するものではないと主張する。
　しかしながら，刊行物５（甲５）の特許請求の範囲に記載された発明は，「エイ
コサジエン酸，ビスホモ－γ－リノレン酸，アラキドン酸若しくはエイコサペンタ
エン酸･･･をそれぞれ単独で又は混合して･･･添加した人工乳」というものであり，
また，その発明の詳細な説明には，これらの脂肪酸をそれぞれ単独で含有するミル
クの実施例も記載され（実施例１～３），そのうち，実施例２，３には，ARAを単独
で含有する態様も具体的に記載されている。すなわち，刊行物５には，その特許請
求の範囲に列挙された脂肪酸を組み合わせて添加するもののみならず，それらを単
独で添加することも記載されている（３頁左上欄１９行～右上欄２行）。
　刊行物５には，さらに，「本発明においては･･･人工乳の製造工程において又は製
品に上記のごとき脂肪酸を添加することにより，天然母乳に近い微量脂肪酸組成を
有する人工乳を得る。」（２頁右下欄３～６行）と記載されており，刊行物５に記
載された発明は基本的に天然の母乳に近い微量脂肪酸組成の人工乳を得ることを目
的とするものである。そして，天然の母乳は，刊行物５に脂肪酸組成が示されてお
り（２頁左下欄），ARAを０．３ｍｇ／ﾐﾘﾘｯﾄﾙ程度含むのに対し，EPAは痕跡程度し
か含まないものである（この脂肪酸組成の表ではγ－リノレン酸が０．０３ｍｇ／ﾐ
ﾘﾘｯﾄﾙで，数値の示されているものでは最も小さく，EPAの「ｔｒ」という表示はそ
れ以下の量であると解され，それは，ARAの１／１０以下の量であることにな
る。）。
　そうすると，刊行物５の記載から，「天然母乳に近い微量脂肪酸組成を有する人
工乳を製造するに当たっては，エイコサペンタエン酸は添加する必要のない脂肪酸
成分であるか，添加するとしても『痕跡』に相当する量でよいことは，当業者なら
直ちに理解できることである。」とした決定の認定に誤りはない。
　(2)　原告は，本件発明１のようにARAを多く含みEPAを実質的に含まない真菌油を
選択して調合乳組成物に含有させることは，EPAがARAの生体内合成を抑制するとい
う，本件発明者の認識がなければできないことであると主張する。
　しかしながら，上記(1)に説示のとおり，天然母乳に近い微量脂肪酸組成を有する
人工乳を製造するに当たっては，EPAは添加する必要のない脂肪酸成分であるか，添
加するとしても「痕跡」に相当する量でよいことは，当業者なら直ちに理解できる
ことであるから，従来の人工乳に不足するARAを天然母乳に含まれる程度の量補充す
る際に，同時にEPAを痕跡程度の量を超えて添加しなければならない必要性は特に認
められない。
　そもそも，本件明細書（甲１５）の【０００５】に「EPAは幼児の体内でのARA合
成を抑制することが知られている」と記載されているところ，本件発明１におい
て，EPAがARAの生体内合成を抑制するという認識がどのようにして出てきたのか，
この記載以外に裏付けとなるべき発想を認めるべき証拠はないから，本件明細書の
この記載のとおりの認識が，本件優先権主張日当時存したものと認めざるを得な
い。
　このことを踏まえると，上記のように，刊行物５には，人工乳に添加する脂質と
してモルティエレラ属微生物由来の真菌油を用いることも記載されているから，調
合乳に添加するARA含有油として，刊行物２に記載されたARA含有真菌油のうち，EPA
を実質的に含まないものを選択することは，刊行物５の記載から当業者が容易に想
到し得たものというべきである。
　よって，取消事由３は理由がない。
　４　取消事由４（本件発明１と刊行物２記載発明の相違点（イ）に関する進歩性
判断の誤り）について
　(1)　原告は，本件発明１は，少なくとも３０％のトリグリセリド形ARA及びARA含
有量の１／５を超えない量のEPAを含む，モルティエレラ　アルピナ由来の未修飾の
真菌油を調合乳組成物に用いるという構成を採用することにより，ARAの体内生産を
抑制する作用を持つEPAが含有されず，ARAが母乳と同じトリグリセリドの形で添加
される調合乳組成物を，低いコストで製造することを可能としたのであり，したが
って，刊行物２及び５に基づいて，当業者が本件発明１の調合乳組成物を容易に想
到し得るとする理由はない旨主張している。
　少なくとも３０％のトリグリセリド形ARAを含むモルティエレラ　アルピナ由来の
未修飾の真菌油が刊行物２に記載されていることは前説示のとおりであり，また，
相違点（イ）は，未修飾の真菌油を調合乳組成物に利用する点に関するものである
が，刊行物５（甲５）には，天然母乳に含まれていて，それまでの調合乳に含まれ
ていなかった微量の脂肪酸（PUFA）を種々の形態で添加することが記載されており
（３頁左上欄８～１８行），使用することができる形態としてトリグリセリドの形
の脂肪酸も具体的に示されているから，刊行物２（甲３）に記載されている，ほと
んどがトリグリセリドとして蓄積される真菌油（５頁図３の説明）はそのまま化学
変性することなく使用できることは，当業者が容易に想到し得たものというべきで
ある。
　(2)　原告は，刊行物５の実施例４で使用されているモルティエレラ　エロンガタ
由来の真菌油には，長鎖PUFA成分としてDGLA，ARA，EPAが含有されていることによ
り，未修飾の形で調合乳組成物に含有させると，EPAや他の長鎖PUFAも混入してしま
うから，使用することはできないとも主張する。
　しかしながら，本件発明１が，菌が生産した油中の各成分の分離についてまで規
定するものとは解することはできない。したがって，本件発明１がモルティエレラ
　アルピナの生産した真菌油を成分調整（例えば，EPAの量の調整）することなく調
合乳に添加することまで規定しているものということはできないので，原告の上記
主張は，前提を欠くものであり，理由がない。
　(3)　以上のとおり，相違点（イ）に関する決定の判断に，原告主張の誤りはな
く，取消事由４は理由がない。
　５　取消事由５（本件発明２～５，７，８についての進歩性判断の誤り）につい
て
　前項までに説示したとおり，本件発明１に進歩性がないとした決定の判断に誤り
がない以上，これがあるとの前提の下に主張する取消事由５も理由がない。
第５　結論
　以上のとおりであり，特許法３６条４項に関する決定の判断は誤りであるが，同
法２９条２項の判断に関する原告主張の決定取消事由は理由がないので，本件請求
項１～９に係る特許を取り消すべきものとした決定の取消しを求める原告の請求は
棄却されるべきである。
　　東京高等裁判所知的財産第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　　　裁判官塩　　月　　秀　　平
裁判官髙　　野　　輝　　久
（平成１６年１０月１３日付け更正決定により，上記判決の「第５　結論」の表記
を一部訂正）

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