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令和３年２月９日判決言渡
令和２年（行ケ）第１００８５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和３年１月１４日
判決
原告ザボードオブトラスティ
ーズオブザレランドス
タンフォードジュニアユニ
バーシティー
同訴訟代理人弁護士・弁理士小林幸夫
同訴訟代理人弁護士平田慎二
同訴訟代理人弁理士中島崇晴
設楽修一
百瀬尚幸
被告特許庁長官
同指定代理人藤本義仁
尾崎淳史
藤原直欣
小出浩子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０
日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１９－３５３号事件について令和２年２月１７日にした審決を
取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。
１特許庁における手続の経緯
(1)米国における手続
原告は，米国における出願（出願日：平成２２年８月２７日，出願番号：６１／
３７７，５９１）を基礎出願（以下「本件基礎出願」という。）とするパリ条約によ
る優先権主張を伴って，発明の名称を「高度なイメージング特性を有する顕微鏡イ
メージング装置」とする発明につき，平成２３年８月２５日，特許協力条約に基づ
き，米国特許商標庁を受理官庁として，外国語により国際出願（以下「本願」とい
う。特願２０１３－５２７１３３）をし（甲１），平成２３年９月２９日，米国特許
商標庁に対し，特許協力条約に基づく規則（以下「条約規則」という。）４．１８及
び２０．６(a)に基づき，本願において欠落していた明細書部分（Ａｐｐｅｎｄｉｘ
Ａ及びＡｐｐｅｎｄｉｘＢ。これらを併せて以下「本件欠落部分」という。）を「引
用により補充」することを求める書面を提出し（甲２，３），米国特許商標庁は，同
年１１月２日，本件欠落部分が本件基礎出願に含まれているとして，本件欠落部分
について，「引用による補充」を認める旨の通知をした。
(2)国内手続
ア国際出願日の認定についての手続
原告は，特許庁長官に対し，平成２５年２月２７日，特許法１８４条の５第１項
所定の国内書面を提出し（甲４），同年４月３０日，同条の４第１項所定の明細書，
請求の範囲，図面及び要約の日本語による翻訳文（以下「本件翻訳文」という。）を
提出したが，本件翻訳文には，本件欠落部分は含まれていなかった（甲２，３，５）。
特許庁長官は，同年９月１７日付けで，平成２４年経済産業省令第６５号による
改正前の特許法施行規則３８条の２の２（以下「施行規則３８条の２の２」という。）
第１項に基づき，本願には「引用による補充」の部分が含まれているので，本願の
国際出願日を，「引用による補充」の行われた平成２３年９月２９日と認定する旨の
通知（以下「本件通知」という。）をした（甲６）。
原告は，本件通知の指定期間（以下「本件指定期間」という。）内に，意見書や「引
用による補充」部分が本願に含まれないものとする請求書を提出しなかった。
イ実体審査についての手続
本願に対しては，平成３０年８月３１日付けで拒絶査定がされ（甲１０），原告は，
平成３１年１月１１日付けで拒絶査定不服審判請求をしたが（甲１１），特許庁は，
上記審判請求を不服２０１９－３５３号として審理し，令和２年２月１７日，「本件
審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，本件
審決の謄本は，同年３月３日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，以下のとおりである
（甲５）。
「光センサのアレイを含むイメージ捕捉手段と，
約１ｍＷ未満の励起光を，少なくとも０．５ｍｍ2
である視野内の対象物体に向け
るように，そして，前記励起光によって引き起こされた落射蛍光エミッションを，
光センサの前記アレイに向けるように構成された，光学機器とを備え，前記光学機
器と，光センサのアレイとは，前記視野のイメージについて，少なくとも２．５μ
ｍの解像度を提供するために，それぞれ，前記対象物体に十分に近い，
落射蛍光顕微鏡。」
３本件論文の発表
本願に係る発明の発明者であるＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥ（以下，本願に係る発明の
発明者を「本件発明者ら」と総称する。）を含む７名は，「Miniaturizedintegrationof
afluorescencemicroscope」という論文（以下「本件論文」という。）を執筆し，平成
２２年１１月２９日に，本件論文を学術誌「NatureMethods（ネイチャー・メソッ
ズ）」（以下「本件学術誌」という。）に投稿し，本件論文が掲載された本件学術誌の
２０１１年１０月号（８７１頁～８７８頁）は，平成２３年９月１１日に公開され
た（甲１３）。
４「引用による補充」の取扱い
(1)「引用による補充」は，平成１７年の第３４回特許協力条約同盟総会で改
正が採択された条約規則（平成１９年４月１日発効。なお，改正前後を問わず「条
約規則」という。）において新たに導入された手続である。
「引用による補充」とは，優先権主張を伴う国際出願について，出願人が，国際
出願の「要素」（明細書の全部又は請求の範囲の全部）又は「部分」（明細書の部分，
請求の範囲の部分，図面の部分又は全部）が，当該国際出願に記載されていない（欠
落している）が優先権主張の基礎となる先の出願に完全に記載されている場合，欠
落した「要素」又は「部分」を先の出願から「引用により補充」することを受理官
庁に対して請求することができ，受理官庁がこれを認めた場合には，当該「要素」
又は「部分」は，国際出願として提出された書類を受理官庁が最初に受理した日に
当該国際出願に含まれていたものとみなされるという手続である。
「引用による補充」により，出願人は，いったん付与された国際出願日を変更す
ることなく「要素」又は「部分」を補充することが可能となる（条約規則４．１８，
２０．６，２０．７）。
(2)「引用による補充」に係る規定について，国内法令との不適合が生じる場合，
国内法令に適合しない間，指定官庁からの世界知的所有権機関の国際事務局への通
告を条件に，当該指定官庁にされた国際特許出願に上記規定を適用しないとする旨
の経過規定が置かれており（条約規則２０．８(b)），日本国の特許庁は，「引用によ
る補充」に係る規定と国内法令との間に不適合が生じることを理由に，上記の通告
を行い，これにより同規定は日本国の特許庁にされた国際特許出願には適用されな
いこととなった。
その後，日本国の特許庁は，平成２４年１０月１日以降，上記の通告を取り下げ，
同日以降に受理された国際特許出願につき，受理官庁が認めた「引用による補充」
の効果を認めることとなったが，国際特許出願日が同日より前の国際特許出願につ
いては，「引用による補充」に関する規定を適用しない旨の経過措置がとられた（平
成２４年経済産業省令第６５号附則２条）。
５本件審決の理由の要点
(1)前記１(1)，(2)のとおりの経緯で，本願がされ，特許庁長官において，本件
通知を原告に対してしたが，原告は，本件指定期間内に「引用による補充」の部分
が本願に含まれないこととする請求をしなかったから，本願には，「引用による補充」
の部分が含まれることになり，本願の国際出願日は，引用による補充がされた平成
２３年９月２９日となる。
(2)本件論文には，以下の発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。
「ドラムレンズはＬＥＤの発光を集光し，次に４ｍｍ×４ｍｍの励起フィルター
を通り，ダイクロイックミラーで偏向し，イメージングの経路に入り，勾配屈折率
（ＧＲＩＮ）対物レンズは試料上に焦点を結んで照射電力４４０μWの光を照射し，
試料からの蛍光は対物レンズ，ダイクロイックミラー，発光フィルター，及びカス
タム品の８．４ｍｍ×８．４ｍｍＰＣＢ上に実装されたＣＭＯＳセンサ（６４０×
４８０画素；５３０ｎｍにおける６０％の量子効率）に画像を結像させるアクロマ
ティックダブレットレンズを通って戻り，
最大視野は６００μm×８００μmであり，光学倍率は約５．０倍であり，そし
て，側面方向の分解能は約２．５μmであり，ＣＭＯＳセンサの性能が向上するに
つれて，光学光路も約１．５μmの分解能を達成できる，蛍光顕微鏡。」
(3)本願発明の発明特定事項は，全て引用発明が備えているから，本願発明と，
引用発明とに差異はない。
したがって，本願発明は，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることが
できない。
(4)原告は，本件論文による本願発明の公表は，「意に反して」の場合に該当し，
本願は，特許法３０条１項の適用がされるべきであると主張するが，原告は，新規
性喪失の例外適用の申請を行わなかったから，同主張は失当である。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（新規性喪失の例外規定の適用の判断の誤り）
(1)権利者の錯誤による意に反する発明の公知
ア平成２３年法律第６３号による改正前の特許法３０条（以下「改正前特
許法３０条」という。）２項の「意に反して」については，「発明者の意に反するよ
うな事情の下で，発明者自らが発明を公知にした場合にもまた本項の適用があるも
のと解する。・・・発明者が若しその事実を知っていたならば，公表はしなかったで
あろうから，このような場合も『意に反して』の場合に包含されると解すべきであ
ろう。」とされている（蕚優美著「改正工業所有権法解説」帝国地方行政学会）。
したがって，日本国において国際出願の出願日が繰り下がることがあり，出願日
が発明の公知日よりも後になることを知らずに，論文発表等により発明を公知にし
てしまった場合には，錯誤に陥って発明を公知にしてしまっており，このように錯
誤が介在する場合は，特許を受ける権利を有する者の自発的な意思に基づく「発表」
とはいえないので，「意に反して」の場合に該当する。
イ本件発明者らから本願発明の特許を受ける権利を承継した原告は，本件
論文が平成２３年９月１１日に発行されるので，それ以前に特許出願をする必要が
あると考えた。そのため，原告は，米国の弁理士（以下「米国代理人」という。）に
依頼して，同年８月２５日に，米国特許商標庁を受理官庁として，本願を行った（甲
１）。原告は，本願の国際出願日が平成２３年８月２５日で確定したと考えており，
本願の指定国である日本国において出願日が繰り下がることがあることなど知る由
もなかった。
本件論文は，同年９月１１日に発行され，引用発明が公知となった（甲１３）。原
告は，本願の国際出願日が同年８月２５日で確定したと考えていたため，同年９月
１１日に本件論文が発行されて，引用発明が公知となっても，本願発明の新規性が
喪失することはないと考えていた。
本件発明者らは，本願発明が新規性を喪失しないようにしていたのであり，その
ために，本件論文の公表を，本願をした同年８月２５日以降とした。本願の国際出
願日が平成２３年９月２９日に繰り下がることを知っていれば，本件論文を同月１
１日に公表することはなく，同月２９日よりも後に公表したはずである。
しかし，日本国の特許庁における本願の手続において，特許庁長官は，施行規則
３８条の２の２第１項に基づき，本件通知を行い，原告の意に反して，本願の国際
出願日を「引用による補充」がされた平成２３年９月２９日と認定した（甲６）。
このように，原告は，日本国において本願の国際出願日が繰り下がることはない
という点で錯誤に陥って，引用発明を公知にしたものであり，日本国における出願
日が同日よりも後に繰り下がることがあるという事実を知っていたならば引用発明
を同日に公知にはしなかったであろうから，このような場合は「意に反して」に該
当する。
したがって，本件論文の発行による引用発明の公知は，原告の意に反するもので
ある。
(2)意に反する出願日の繰下げによる発明の公知
ア改正前特許法３０条２項においては，「特許を受ける権利を有する者の意
に反して第２９条第１項各号の一に該当するに至った発明」と規定されており，「第
２９条第１項各号の一に該当するに至った」時について特に時期的な要件は設けら
れていないから，権利者が発明を公開した後に，権利者の意に反して当該発明が遡
及的に特許法２９条１項３号に該当する発明に至った場合も含むと解釈できる。
したがって，改正前特許法３０条２項は，権利者が発明を公開した後に，権利者
の意に反して出願日が繰り下がり，当該発明が遡及的に出願日よりも前の公知発明
となってしまった場合にも適用される。
イ(ｱ)日本国内における手続の経緯
原告は，平成２５年２月２７日，日本国の弁理士３名を特許管理人として，特許
庁長官に対し，特許法１８４条の５第１項所定の国内書面を提出した（甲４）。
原告の特許管理人は，同年３月２８日，原告の米国代理人に電子メールを送信し，
①本件欠落部分の翻訳文を提出するべきか否かを知らせてほしいこと，②本件欠落
部分の翻訳文を提出した場合には，国際出願日が当初の国際出願日（平成２３年８
月２５日）から平成２３年９月２９日に変わるため，優先権の利益を得ることがで
きないこと，③国際出願日が変更されてはならない場合には，本件欠落部分の翻訳
文を提出するべきではないことなどを連絡した（甲１４）。
原告の特許管理人は，平成２５年４月３日，原告の米国代理人から，条約規則で
は，不注意により脱漏した情報（優先権主張の対象である最初に出願された米国特
許書類の一部）の追加を許しているのに，日本はなぜそれに従わないのかとの質問
を電子メールで受けたので，これに対し，①特許庁は「引用による補充」を認めて
いるので，本件欠落部分の翻訳文を提出すべきであること，②しかし，本件欠落部
分の翻訳文を提出した場合には，本願の国際出願日は，当初の国際出願日（平成２
３年８月２５日）ではなく平成２３年９月２９日に繰り下がること，③この点に関
して審査官と面談を済ませている旨，電子メールで回答した（甲１５，１６）。
原告の特許管理人は，平成２５年４月８日，原告の米国代理人に電子メールを送
信し，原告の米国代理人から本件欠落部分を翻訳すべきでないとの指示を受けたと
理解していると連絡した（甲１７）。そして，原告の特許管理人は，同月３０日，特
許庁長官に対し，特許法１８４条の４第１項所定の明細書等の翻訳文を提出したが，
本件欠落部分については翻訳文を提出しなかった（甲５）。
特許庁長官は，同年９月２４日，原告の特許管理人に対し，本件通知を行ったと
ころ，本件通知は，①本願の国際出願日を「引用による補充」がされた平成２３年
９月２９日と認定するので，国際出願時に主張している優先権の主張は，優先日か
ら１２箇月の経過をもって失効すること，②上記①について意見がある場合には，
本件指定期間内に意見書を提出してほしいこと，③本願について「引用による補充」
がなかったとする場合には，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事
項を記載して提出するとともに，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手
続補正書により提出してほしいこと，④上記の条約規則に基づく請求書を提出した
場合には，本願の国際出願日を当初の国際出願日である平成２３年８月２５日と認
定することが記載されている（甲６）。
原告の特許管理人は，平成２５年１０月２３日，原告の米国代理人に電子メール
を送信し，①特許庁から，本願に関する通知を受け取ったこと，②特許庁は，国際
出願日が平成２４年１０月１日より前であるＰＣＴ出願については，条約規則２０．
６の適用を受けることができないとしており，本願の国際出願日は，特許庁により
平成２５年（平成２３年の誤記である。）９月２９日であると認定されている旨を連
絡した（甲１８）。上記電子メールには，本件通知の内容の詳細が記載されておらず，
当初の国際出願日を維持するためには条約規則に基づく請求書を本件指定期間内に
提出する必要がある旨が記載されていなかった。
原告は，当初の国際出願日を維持するためには条約規則に基づく請求書を本件指
定期間内に提出する必要があることを知らなかったため，本件指定期間内に，原告
の米国代理人を通じて原告の特許管理人に対し，意見書及び条約規則に基づく請求
書を提出するよう指示しなかった。そのため，原告の特許管理人は，本件指定期間
内に，特許庁に対し，意見書及び請求書を提出しなかった。
(ｲ)本願の国際出願日に関する原告の認識
米国特許商標庁は，平成２３年１１月２日付けで，原告に対し，本件欠落部分が
本件基礎出願に含まれているとして，本件欠落部分について，「引用による補充」を
認める旨通知しているから，原告は，日本国の特許庁においても当然，本願の国際
出願日が平成２３年８月２５日となると考えていた。
しかし，原告は，原告の米国代理人を通じて原告の特許管理人より，本件欠落部
分の翻訳文を提出した場合には，本願の国際出願日は，当初の国際出願日（平成２
３年８月２５日）ではなく平成２３年９月２９日に繰り下がるとの連絡を受けた（甲
１５，１６）。
原告は，本件欠落部分の翻訳文を提出してしまうと，出願日が繰り下がってしま
い，本件欠落部分について翻訳文を提出しなければ，出願日が繰り下がることを防
ぐことができると考えたため，本件欠落部分を除く翻訳文を提出するように指示を
した（甲５，１７）。
このように，原告は，本件欠落部分を除く翻訳文の提出をもって，本願について
「引用による補充」がなかったことになり，出願日が繰り下がることなく，平成２
３年８月２５日と認定されたと考えていた。
このことは，原告代表者の陳述書（甲１９）からも裏付けられる。
なお，原告は，本件指定期間内に，原告の特許管理人に対し，意見書及び条約規
則に基づく請求書を提出するよう指示しなかったが，本願の国際出願日が，当初の
平成２３年８月２５日から平成２３年９月２９日に繰り下がることを了承していた
訳ではない。原告は，原告の特許管理人から，当初の国際出願日を維持するために
は条約規則に基づく請求書を本件指定期間内に提出する必要があることを知らされ
ていなかったため，同請求書を提出しなかっただけである。
したがって，原告が引用発明を公開した後に，本願の国際出願日が，当初の平成
２３年８月２５日から平成２３年９月２９日に繰り下がり，本願発明が遡及的に出
願日よりも前に公知となってしまったことは，原告の意に反するものである。
よって，本願の国際出願日の繰下げによる引用発明の公知は，原告の意に反する
ものである。
ウ被告は，改正前特許法３０条２項は，「第２９条第１項各号の一に該当す
るに至った」時点において，「特許を受ける権利を有する者の意に反して」公知とな
ったことを要件としていると主張する。
しかし，本件通知に基づく本願の国際出願日の繰り下げによって，本願発明が遡
及的に出願日よりも前に公知となってしまったのであるから，「第２９条第１項各
号の一に該当するに至った」時点は，本件学術誌の発行日である平成２３年９月１
１日ではなく，本件通知が発送された平成２５年９月２４日である。
(3)被告は，本願発明が，本件論文の公表により特許法２９条１項各号に該当
するに至らなかったものとするためには，改正前特許法３０条４項に規定する手続
を，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１８４条の１４（以下「特許法
１８４条の１４」という。）に規定する期間，すなわち，「国内処理基準時」から平
成２７年経済産業省令による改正前の特許法施行規則３８条の６の３（以下「特許
法施行規則３８条の６の３」という。）に規定する「３０日」以内にすることを要す
ると主張する。
しかし，本件通知によって出願日が繰り下がる認定がされた日は平成２５年９月
２４日であり，この時点では既に「国内処理基準時」から３０日が経過している。
したがって，原告が改正前特許法３０条４項に規定する手続を行うことは不可能
であるから，この手続を行う必要はなく，同項の要件は課されない。
(4)まとめ
以上のとおり，①本件論文を掲載した本件学術誌の発行による引用発明の公知，
又は，②本願の国際出願日の繰下げによる引用発明の公知は，原告の意に反するも
のである。
したがって，引用発明が特許法２９条１項３号に該当するに至った発明となった
ことは，二つの意味で原告の意に反するものであるから，引用発明は改正前特許法
３０条２項の「特許を受ける権利を有する者の意に反して第２９条第１項各号の一
に該当するに至った発明」に該当する。そして，本件論文の発行による引用発明の
公知日から６か月以内に本願が出願されているので，本願には改正前特許法３０条
２項が適用されるべきである。
よって，仮に，本願の国際出願日が平成２３年９月２９日と認定されたとしても，
本件論文に基づいて本願発明の新規性が否定されることはない。
２取消事由２（本願の出願日の認定の誤り）
(1)本願に係る出願日の認定は無効であること
ア本件欠落部分が明細書の範囲外となっていることの見落とし
(ｱ)翻訳文は，願書に添付して提出した明細書とみなされる（特許法１８
４条の６第２項）上，外国語特許出願に係る明細書等について補正できる範囲は，
翻訳文の範囲に限定されている（特許法１８４条の１２第２項）。
したがって，翻訳文に本件欠落部分（ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ及びＡｐｐｅｎｄｉｘ
Ｂ）が含まれていなければ，本願の明細書には本件欠落部分が含まれていないとみ
なされる上，手続補正によって明細書等に本件欠落部分を含めることもできない。
よって，原告が本件欠落部分を翻訳文に含めなかったことにより，「引用による補
充」の対象となった本件欠落部分は本願の明細書の範囲外となっている。
(ｲ)本件通知には，本願について「引用による補充」がなかったとする場合
には，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項を記載して提出する
とともに，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出し
てほしいことが記載されている（甲６）。
しかし，翻訳文の提出により，「引用による補充」の対象である本件欠落部分が本
願の明細書の範囲外となることが確定したのは，翻訳文の提出日である平成２５年
４月３０日であり，本件通知の発送日である同年９月２４日よりも前である。そう
すると，本件通知の発送よりも前に，手続補正により削除すべき本件欠落部分が明
細書に存在しないことになるから，本件通知に応答して，「引用による補充」がされ
る前の明細書の全文を手続補正書により提出することは不可能である。仮に，「引用
による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出するのであれば，
翻訳文と完全に同一の内容が記載された手続補正書を提出することになり，何ら補
正をしないことになるから，そのような手続は手続補正といえない。
(ｳ)国際特許出願について「引用による補充」がなかったとするために，「引
用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出することとして
いるのは，「引用による補充」の部分を手続補正書により削除することにより，国際
特許出願の国際出願日を当初の国際出願日と認定するためであり，特許法１７条の
２第３項及び３９条との間の不適合を解消するためである。
このような法制度の趣旨に鑑みると，本件通知は，「引用による補充」によって，
出願後に，願書に添付した明細書等に記載していない内容を明細書等に追加した状
態となっている場合にのみ，されるべきものであり，明細書等の内容が，願書に添
付した明細書等に記載している範囲内の場合，すなわち，「引用による補充」がされ
る前の明細書の内容となっている場合には，本件通知はされるべきではない。
(ｴ)以上のとおり，本件通知がされる前に，明細書から本件欠落部分が削除
され，「引用による補充」がなかったことになっているにもかかわらず，手続補正に
より本件欠落部分が削除できることを前提として，「引用による補充」がされる前の
明細書の全文を手続補正書により提出を求める本件通知は法律に基づいた処分では
なく，また，重要な事実について誤認があり，本件通知に係る認定の瑕疵は重大で
ある。
また，本件欠落部分であるＡｐｐｅｎｄｉｘＡ及びＡｐｐｅｎｄｉｘＢは，それ
ぞれ４２頁，２８頁にも及ぶ膨大な記載である（甲２，３）のに対し，本願の当初
明細書は２２頁しかない（甲１）から，本件欠落部分が翻訳文から削除されている
ことは客観的に明らかであり，本件通知に係る認定の瑕疵は明白である。
したがって，本件通知に係る認定には重大かつ明白な瑕疵があり，無効であるた
め，本件審決が本件通知に基づいて，出願日を「引用による補充」の行われた平成
２３年９月２９日と認定したことは誤りである。
イ「引用による補充」がなかったことにする意思表示の見落とし
(ｱ)国際出願段階で「引用による補充」が行われ，国内移行段階において出
願人が「引用による補充」の部分を出願の内容に含める意思を有している場合，翻
訳文についても「引用による補充」の部分を含めなければならない。なぜなら，翻
訳文は，願書に添付して提出した明細書とみなされる（特許法１８４条の６第２項）
ため，翻訳文に「引用による補充」の部分を含めていないと，「引用による補充」の
部分が明細書の範囲外となってしまうからである。
これに対し，原告は，翻訳文からあえて膨大な量の本件欠落部分を除いているの
であるから，当該翻訳文の提出をもって，「引用による補充」の部分を出願の内容に
含める意思を有していない，すなわち，本件欠落部分が本願に含まれないものとす
る旨の請求をする意思を持っていることが客観的に明らかである。
また，平成２８年１月７日付け意見書（甲８）においても，「本件では，出願人は，
日本国への移行において付属Ａ・Ｂを追加する意図はそもそもございませんでした。」
と記載し，日本国においては，当初から，「引用による補充」がなかったとする意思
があったと主張している。
なお，原告は，本件指定期間内に，原告の特許管理人に対し，前記意見書及び条
約規則に基づく請求書を提出するよう指示しなかったが，これは，原告の特許管理
人から，当初の国際出願日を維持するためには条約規則に基づく請求書を本件指定
期間内に提出する必要があることを知らされていなかったためである。
以上から，原告は，本件通知が発送される前に，施行規則３８条の２の２第４項
の本願に「引用による補充」がなかったとする請求の黙示的な意思表示をしている。
(ｲ)よって，本件通知がされる前に，翻訳文の提出によって明細書から本件
欠落部分を削除し，本願に「引用による補充」がなかったとする意思表示をしてい
るにもかかわらず，「引用による補充」があることを前提として，本件指定期間内に
条約規則に基づく請求書の提出を求めることは，重要な事実について誤認があり，
本件通知に係る認定の瑕疵は重大である。
また，本件欠落部分であるＡｐｐｅｎｄｉｘＡ及びＡｐｐｅｎｄｉｘＢは，それ
ぞれ４２頁，２８頁にも及ぶ膨大な記載である（甲２，３）のに対し，本願の当初
明細書は２２頁しかない（甲１）から，本件欠落部分が翻訳文から削除されており，
「引用による補充」がなかったことにする黙示的な意思表示があったことは客観的
に明らかであるから，本件通知に係る認定の瑕疵は明白である。
したがって，本件通知に係る認定には重大かつ明白な瑕疵があり，無効であるた
め，本件審決が本件通知に基づいて，出願日を「引用による補充」の行われた平成
２３年９月２９日と認定したことは誤りである。
(2)本件通知に対する応答があったとみなされるべきであること
仮に，本件通知に係る認定が無効ではないとしても，原告は，本件通知の発送前
に，施行規則３８条の２の２第４項の請求の黙示的な意思表示をしており，その意
思表示は本件通知がされた後も当然に維持されているから，本件指定期間内に，黙
示的に施行規則３８条の２の２第４項の請求があったとみなされるべきである。
また，本件通知の発送前に，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を翻訳
文として提出しているから，本件指定期間内に，「引用による補充」がされる前の明
細書の全文の手続補正書の提出があったとみなされるべきである。実際に，翻訳文
の明細書（甲５）と「引用による補充」がされる前の明細書の全文の手続補正書（甲
９）は同一である。
なお，原告が本件指定期間内に請求書及び手続補正書を提出しなかった理由は，
本件欠落部分を除く翻訳文の提出をもって，本願について「引用による補充」がな
かったことになり，出願日が平成２３年８月２５日と認定されたと考えていたため
であるから，「引用による補充」がなかったという意思が維持されていることに変わ
りない。
したがって，本件通知発送前における翻訳文の提出をもって，本件指定期間内に
施行規則３８条の２の２第４項の請求及び手続補正書の提出は完了しているとみな
されるべきであるから，本願の国際出願日は平成２３年８月２５日と認定されるべ
きである。
よって，本件審決が，施行規則３８条の２の２第４項の請求及び手続補正書の提
出がなかったことを理由として，出願日を「引用による補充」の行われた平成２３
年９月２９日と認定したことは誤りである。
３取消事由３（本件審決の理由不備）
(1)特許法１５７条２項４号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき
旨定めている趣旨は，審判官の判断の慎重，合理性を担保しその恣意を抑制して審
決の公正を保障すること，当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考
慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確に
することにある（最高裁昭和５４年（行ツ）第１３４号同５９年３月１３日第三小
法廷判決・裁判集民事１４１号３３９頁）。
したがって，審決に記載すべき理由には，①当該事件の適用に関係する法律の根
拠及びその解釈，②当事者が提出し，又は職権で調査した証拠に基づいて認定した
事実，③認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断結果等を過不足な
く記載することが不可欠である。
(2)審判請求書の請求の理由（甲１２）において，改正前特許法３０条２項の
「特許を受ける権利を有する者の意に反して」に該当すると主張されているにもか
かわらず，本件審決はこの点について理由を一切記載していない。
本件審決には，①改正前特許法３０条２項の解釈，②証拠に基づいて認定した事
実，③認定した事実を改正前特許法３０条２項に適用した場合の論理過程及び判断
結果等が過不足なく記載されるべきであった。
(3)審判請求書の請求の理由（甲１２）において，①特許庁長官が，本件通知
において，本願の国際出願日を，「引用による補充」の行われた平成２３年９月２９
日と認定したことは，無効である，②本件通知に対して出願人は応答する必要はな
い，と主張されているにもかかわらず，本件審決はこれらの点について理由を一切
記載していない。
本件審決には，①本件通知の有効性の解釈，②証拠に基づいて認定した事実，③
認定した事実を本件通知の有効性の解釈に適用した場合の論理過程及び判断結果等
が過不足なく記載されるべきであった。
また，本件審決には，①本件通知に対する応答義務の解釈，②証拠に基づいて認
定した事実，③認定した事実を本件通知に対する応答義務の解釈に適用した場合の
論理過程及び判断結果等が過不足なく記載されるべきであった。
(4)よって，本件審決は，審判請求書の請求の理由に対して，法律の解釈，事
実認定，論理過程等を一切記載していないから，特許法１５７条２項４号の趣旨に
反しており，理由不備の違法があるものとして，取り消されるべきである。
第４被告の主張
１取消事由１（新規性喪失の例外規定の適用の判断の誤り）について
(1)改正前特許法３０条２項は，発明者等において，特許出願をするまでは発明
を秘密にしようとしたにもかかわらず，意に反して発明が公知等となる場合がある
ことから，特許を受ける権利を有する者の意に反して公知等となった場合には本条
の例外規定の適用を受けることができるようにした規定である。
同項の上記の趣旨からすると，同項の「意に反して」とは，発明者あるいは出願
人が当該発明を公表する意思がなかったにもかかわらず，その自発的意思に反して
当該発明が公知となった場合を意味するというべきである。
以上に加えて，改正前特許法３０条１項は，「特許を受ける権利を有する者が」，
「試験」あるいは，「発表」することによって公知となった場合を規定している一方
で，同条２項は「特許を受ける権利を有する者の意に反して」公知となった場合を
規定していることから，特許を受ける権利を有する者の自発的意思に基づく「発表」
と「意に反して」公知となった場合は文言上，截然と区別されているといわざるを
得ない。
したがって，改正前特許法３０条２項に規定する「意に反して」公知となった場
合に，「特許を受ける権利を有する者」の意思に基づく公表行為が含まれないことは，
その文言及び趣旨から明らかというべきである。
(2)改正前特許法３０条２項には，「特許を受ける権利を有する者の意に反して
第２９条第１項各号の一に該当するに至った発明」，「その該当するに至つた日から
６月以内」と規定されており，公知に該当することとなった日を期間の起算点とし
ていることから，「第２９条第１項各号の一に該当するに至った」時点において，「特
許を受ける権利を有する者の意に反して」公知となったことを要件としているもの
であって，「第２９条第１項各号の一に該当するに至った」その後における特許を受
ける権利を有する者の意思をその要件とするものでないことは文理上明らかである。
したがって，本件発明者らの本件論文公表後の日本国における出願日の繰り下げ
等の事情は，改正前特許法３０条２項の要件に無関係であって，同項該当性の判断
を左右しない。
(3)本件論文の公表は，本願発明の発明者である本件発明者らによる公表の意
思に基づく行為であることは明らかである。
したがって，本件論文の公表が，本件発明者らの本願発明を公表する意思がなか
ったにもかかわらず，その自発的意思に反して公表された場合とはいえないことも
明らかである。
(4)原告は，本件においては，①権利者の錯誤に基づく論文発行による発明の公
知，又は，②日本国における出願日の繰下げによる発明の公知によって，新規性が
喪失しているため，原告の意に反するものである旨主張する。
しかし，上記①については，上記のとおり，改正前特許法３０条２項に規定する
「特許を受ける権利を有する者の意に反する」公表に，「特許を受ける権利を有する
者」による自発的意思に基づく公表は含まれない。
それに加えて，本件発明者らから本願発明の特許を受ける権利を承継した原告は，
本件論文が平成２３年９月１１日に発行されるので，それ以前に特許出願をする必
要があると考えたため，原告の米国代理人に依頼して，同年８月２５日に，米国特
許商標庁を受理官庁として，本願を行い，その結果，予定通り，同年９月１１日に
本件論文が発行され，本件論文に記載された引用発明が公知となった（甲１３）と
いうのであるから，本件論文の公表時において「錯誤」があったとはいえない。
また，同項に規定する「特許を受ける権利を有する者の意に反する」との規定が，
当該公表行為時点についての意思を要件とするものであり，公表行為後の意思を要
件とするものではないから，上記②は，前提において誤りである。
(5)以上のとおり，本願発明が，本願発明の発明者による公表（本件論文の公表）
に起因して公知となるに至ったのであるから，本願発明が，本件論文の公表により
特許法２９条１項各号に該当するに至らなかったものとするためには，改正前特許
法３０条４項に規定する手続を，特許法１８４条の１４に規定する期間，すなわち，
「国内処理基準時」から３０日（特許法施行規則３８条の６の３）以内にすること
を要することは明らかである。
そして，原告は，改正前特許法３０条４項で規定される書面の提出を特許法１８
４条の１４に規定する期間に行わなかったのであるから，本件論文について改正前
特許法３０条を適用して特許法２９条１項各号に該当しなかったものとすることは
できないとした本件審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（本願の出願日の認定の誤り）について
(1)本願については，施行規則３８条の２の２が適用されるところ，同条は，
「引用による補充」の手続により国際出願日が認定された国際特許出願が日本国に
国内移行された場合，①特許庁長官は，出願人に対し，国際特許出願の国際出願日
を条約規則２０．３(b)(ⅰ)，２０．５(b)又は(c)のいずれかの規定により認定され
た国際出願日とする旨を通知しなければならないこと，②出願人に対して意見書を
提出して意見を述べる機会を与えること，③出願人は，「引用による補充」部分が当
該国際特許出願に含まれないものとする請求をすることができること，④特許庁長
官は，上記③の請求があった場合，「引用による補充」がなかったものとして国際出
願日を認定することを規定している。
(2)ア特許庁長官は，平成２５年９月２４日，原告の特許管理人に対し，本件通
知（甲６）を行い，原告の特許管理人は，その頃，本件通知を受領した。
本件通知は，①本願の国際出願日を「引用による補充」がされた平成２３年９月
２９日と認定するので，国際出願時に主張している優先権の主張は，優先日から１
２箇月の経過をもって失効すること，②上記①について意見がある場合には，本件
指定期間内に意見書を提出してほしいこと，③本願について「引用による補充」が
なかったとする場合には，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項
を記載して提出するとともに，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続
補正書により提出してほしいこと，④条約規則に基づく請求書を提出した場合には，
本願の国際出願日を当初の国際出願日である平成２３年８月２５日と認定するとい
うものである。
イ原告は，本件指定期間内に，原告の特許管理人に対し，意見書及び条約
規則に基づく請求書を提出するよう指示しなかった。そのため，原告の特許管理人
は，本件指定期間内に，特許庁に対し，上記意見書及び請求書を提出しなかった。
(3)施行規則３８条の２の２第４項及び第６項の規定からすると，「引用によ
る補充」がなかったこととするには，同条１項の通知に対して２項の指定期間内に，
出願人が「引用による補充」を国際特許出願に含まれないものとする請求をしなけ
ればならないのであり，本件通知は，これらの規則に基づくものである。
ところが，原告の特許管理人は，本件指定期間内にこの請求を行わなかったので
あるから，本願の国際出願日を，「引用による補充」の行われた平成２３年９月２９
日とした本件審決に誤りはない。
(4)原告は，「引用による補充」のない国際特許出願とする黙示的な意思表示が
あったと主張するが，施行規則３８条の２の２には，同条１項の規定に基づく特許
庁長官の通知において指定した期間内に「引用による補充」の部分が当該国際特許
出願に含まれないものとする請求手続をすることが規定されており，当該請求手続
を行う機会を所定の期間を示して与えられたにもかかわらず，所定の期間内に行わ
なかった以上，「黙示的な意思表示」があったとは評価できない。
むしろ，原告は，上記の指定期間を徒過した後である平成２８年１月７日，同日
付け意見書において，提出期間の延長願いの上申書及び「引用による補充」がなか
ったとする請求書の受理を求めている一方で，同意見書において黙示的意思表示の
主張はされていないことに鑑みると，原告の一連の手続行為は，「引用による補充」
を含めた国際特許出願の明示的な意思表示であったことを裏付けているといわざる
をえない。
３取消事由３（審決の理由不備）について
(1)「意に反して」に該当しない理由について
前記１のとおり，「意に反して」とは，発明者又は出願人が当該発明を公表する意
思がなかったにもかかわらず，その自発的意思に反して公表された場合であるから，
本件論文の公表は，改正前特許法３０条１項の規定に該当するものであって，本願
の発明者による公表であることからすると，「意に反し」た公表といえないことは明
らかである。
そして，原告は，新規性喪失の例外適用の申請を行わなかったのであるから，そ
の前提において，失当であると判断したものである。
したがって，「意に反して」に該当しない理由を記載していないことをもって，本
件審決に違法性があるとはいえない。
(2)「国際出願日」の認定について
本件審決においては，国際出願日の認定に係る手続について，本件通知がされた
こと及び原告が本件指定期間内に意見書や請求書を提出しなかったことという，国
際出願日の認定の根拠を説示した上で，国際出願日の認定を行っているのであるか
ら，本件審決には，国際出願日の認定の理由は示されているといえる。
そして，「引用による補充」に係る規定が特許庁にされた国際特許出願に適用しな
いこととされていたことは，原告の特許管理人においても知るべきところ，原告は，
本件指定期間内に，施行規則３８条の２の２第４項で規定される請求を行わなかっ
たことも事実であるから，本件審決が，本願の国際出願日を本件通知で認定した日
と認定することに何ら違法性はない。
第５当裁判所の判断
１後掲証拠によると，本件の経緯について，以下の各事実が認められる。
(1)原告は，平成２２年８月２７日，本件基礎出願をし，平成２３年８月２５
日，特許協力条約に基づき，米国特許商標庁を受理官庁として，本件基礎出願に基
づくパリ条約による優先権主張を伴う本願を行った（甲１）。原告は，同年９月２９
日，米国特許商標庁に対し，条約規則４．１８及び２０．６(a)に基づき，本件欠落
部分を「引用により補充」することを求める書面を本件欠落部分と共に提出した（甲
２，３，１９）ところ，米国特許商標庁は，同年１１月２日付けで，本件欠落部分
が本件基礎出願に含まれているとして，本件欠落部分について，「引用による補充」
を認める旨の通知をした。
なお，本件欠落部分の頁数は，合計で７０頁であるが，当初明細書の頁数は２２
頁である（甲１～３）。
(2)本件発明者らのうちの５名を含む７名は，本件論文を執筆してこれを本件
学術誌に投稿し，平成２３年９月１１日，本件論文が掲載された本件学術誌の２０
１１年１０月号が公開された（甲１３）。
本件論文には，引用発明が記載されているが（甲１３），本願発明と引用発明とは
同一である（争いがない。）。
また，原告は，改正前特許法３０条４項の書面を特許庁長官に提出していない。
(3)原告は，平成２５年２月２７日，特許庁長官に対し，特許法１８４条の５
第１項所定の国内書面を提出した（甲４）。
原告の特許管理人は，同年３月２８日，原告の米国代理人に対し，電子メールで，
①本件欠落部分の翻訳文を提出するべきか否かを知らせてほしいこと，②本件欠落
部分の翻訳文を提出した場合には，国際出願日が当初の国際出願日（平成２３年８
月２５日）から同年９月２９日に変わるため，優先権の利益を得ることができない
こと，③国際出願日が変更されてはならない場合には，本件欠落部分の翻訳文を提
出するべきではないことなどを連絡した（甲１４）ところ，平成２５年４月３日，
原告の米国代理人から，電子メールで，条約規則では，不注意により脱漏した情報
の追加を許しているのに，日本はなぜそれに従わないのかとの質問を受けたため，
同日，同人に対し，電子メールで，①特許庁は「引用による補充」を認めているの
で，本件欠落部分の翻訳文を提出すべきである，②しかし，本件欠落部分の翻訳文
を提出した場合には，本願の国際出願日は，当初の国際出願日（平成２３年８月２
５日）ではなく同年９月２９日に繰り下がる，③この点に関して審査官と面談を済
ませていると回答した（甲１５，１６）。
原告の特許管理人は，平成２５年４月８日，原告の米国代理人に対し，電子メー
ルで，原告の米国代理人から本件欠落部分を翻訳すべきでないとの指示を受けたと
理解していると連絡し（甲１７），同月３０日，特許庁長官に対し，特許法１８４条
の４第１項所定の本件翻訳文を提出したが，その中に本件欠落部分は含まれていな
かった（甲２，３，５）。
(4)特許庁長官は，平成２５年９月２４日頃，原告に対し，施行規則３８条の２
の２第１項に基づき，本件通知をした（甲６）。
本件通知は，①本願の国際出願日を「引用による補充」がされた平成２３年９月
２９日と認定するので，国際出願時に主張している優先権の主張は，優先日から１
２箇月の経過をもって失効すること，②上記①について意見がある場合には，本件
指定期間内に意見書を提出してほしいこと，③本願について「引用による補充」が
なかったとする場合には，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項
を記載して提出するとともに，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続
補正書により提出してほしいこと，④条約規則に基づく請求書を提出した場合には，
本願の国際出願日を当初の国際出願日である同年８月２５日と認定することを内容
とするものであった（甲６）。
原告の特許管理人は，平成２５年１０月２３日，原告の米国代理人に対し，電子
メールで，①特許庁から，本願に関する通知を受け取ったこと，②特許庁は，国際
出願日が平成２４年１０月１日より前であるＰＣＴ出願については，条約規則２０．
６の適用を受けることができないとしており，本願の国際出願日は，特許庁により
平成２５年（判決注：平成２３年の誤記であると認められる。）９月２９日であると
認定されていることを伝えたが，本件通知の内容や，本件指定期間内に施行規則３
８条の２の２第４項の請求をすれば，「引用による補充」がなかったとすることがで
き，そうすれば本願の国際出願日は平成２３年８月２５日となることは説明しなか
った（甲１８，１９）。
原告は，本件指定期間内に，意見書や請求書を提出しなかった。
２取消事由１（新規性喪失の例外規定の適用の判断の誤り）について
(1)ア前記第２の４のとおり，平成２４年１０月１日より前の国際特許出願
である本願には，特許協力条約の「引用による補充」に関する規定は適用されない
から，本願について「引用による補充」によって本件欠落部分を含んだ出願の出願
日が本願の国際出願日である平成２３年８月２５日になることはなく，本件欠落部
分を受理官庁に提出した同年９月２９日となるが，本件欠落部分を含まない場合に
は，本願の出願日が同年８月２５日となる。
そして，本願に本件欠落部分を含まないようにする手段として施行規則３８条の
２の２第４項の手続が定められているのであるから，同手続によることなく本件欠
落部分を含まないようにすることはできないものと解される。
前記１のとおり，原告は，施行規則３８条の２の２第１項に基づいて本件通知を
受けたにもかかわらず，本件指定期間内に本件欠落部分が本願に含まれないものと
する旨の同条４項の請求をしなかったのであるから，本願の出願日が平成２３年９
月２９日となることは明らかである。
イ前記１のとおり，本願発明と同一の発明である引用発明が掲載された本
件学術誌が，本願の出願日の前の平成２３年９月１１日に公開されたのであるから，
本願発明には，新規性が認められない。
(2)原告は，①出願日が発明の公知日よりも後になることを知らずに，論文発
表等により発明を公知にしてしまった場合は，錯誤に陥って発明を公知にしてしま
ったのであるから，改正前特許法３０条２項の「意に反して」に該当する，②改正
前特許法３０条２項の「意に反して」とは，権利者が発明を公開した後に，権利者
の意に反して出願日が繰り下がり，当該発明が遡及的に出願日よりも前の公知発明
となってしまった場合も含むとして，本願においては，同項が適用されるべきであ
ると主張する。
しかし，本件において，原告は，引用発明が掲載された本件学術誌が公開された
ことを認識していたことは明らかである。原告は，当初の出願後に「引用による補
充」を求めた行為によって出願日が繰り下がることを認識し得たのであり，また，
改正前特許法３０条４項に規定する手続を，特許法１８４条の１４に規定する期間
内に行うことも可能であったといえる。したがって，本件においては，改正前特許
法３０条２項の「意に反して」には当たらず，同項は適用されないというべきであ
る。
この点について，原告は，出願日が繰り下がることがあることを知らなかったと
主張するが，それは日本の特許法についての知識が乏しかったということにすぎず，
上記判断を左右するものではない。
(3)原告は，本件通知によって出願日が繰り下がる認定がされた日は平成２５
年９月２４日であり，この時点では既に「国内処理基準時」から３０日が経過して
いるから，原告が改正前特許法３０条４項に規定する手続を行うことは不可能であ
ると主張する。
しかし，原告は，米国特許商標庁に対し，平成２３年９月２９日に，本件欠落部
分につき「引用により補充」を求める書面を提出しているのであるから，この時点
で，将来，施行規則３８条の２の２第４項の請求をしない限り，本願の国際出願日
が平成２３年９月２９日となり，本件論文が本願の国際出願日前に公開されたこと
になることを認識し得たものである。したがって，原告は，国内処理基準時（特許
法１８４条の４第６項）から３０日以内（特許法１８４条の１４，特許法施行規則
３８条の６の３）に，改正前特許法３０条１項の適用を受けることができる発明で
あることを証明する書面を特許庁長官に提出することができたものということがで
きる。
よって，原告の上記主張は理由がない。
(4)以上より，取消事由１は認められない。
３取消事由２（本願の出願日の認定の誤り）について
(1)前記２(1)アのとおり，本願の国際出願日は，平成２３年９月２９日であ
る。
(2)原告は，特許庁長官に提出した翻訳文には，本件欠落部分が含まれていな
かったから，本願の明細書には本件欠落部分が含まれていないとみなされ，また，
特許法１８４条の６第２項により，本件翻訳文は，願書に添付して提出した明細書
とみなされるから，本件欠落部分は本願の明細書の範囲外となっていると主張する。
しかし，前記２(1)アのとおり，本願の国際出願日は平成２３年９月２９日であり，
このことは，特許法１８４条の４第１項に基づき指定官庁である特許庁長官に提出
した本件翻訳文に本件欠陥部分の翻訳が含まれていたか否かや，本件翻訳文が特許
法３６条２項の明細書とみなされ（特許法１８４条の６第２項），外国語特許出願に
係る明細書等について補正できる範囲は，翻訳文の範囲に限定されている（特許法
１８４条の１２第２項）ことで影響を受けるものではない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3)原告は，本件通知には，本願について「引用による補充」がなかったとする
場合には，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項を記載して提出
するとともに，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提
出してほしいことが記載されているが，本件通知の発送よりも前に，手続補正によ
り削除すべき本件欠落部分が明細書に存在しないことになるから，本件通知に応答
して，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出するこ
とは不可能であり，「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書によ
り提出することを求める本件通知は法律に基づいた処分ではなく，重大かつ明白な
瑕疵があると主張する。
しかし，本件通知の文書に上記の記載があるからといって，本願の国際出願日の
認定が左右される理由はない。
(4)原告は，翻訳文からあえて膨大な量の本件欠落部分を除いているのである
から，本件翻訳文の提出をしたことにより，本件欠落部分が本願に含まれないもの
とする旨の請求をする意思を持っていることが客観的に明らかであるところ，原告
は，本件翻訳文の提出により，本願に「引用による補充」がなかったとする黙示的
な意思表示をしており，同意思表示は，施行規則３８条の２の２第４項の請求に当
たるから，本件通知には重大かつ明白な瑕疵があるとともに，本件通知に対する応
答があったとみなされるべきであると主張する。
しかし，施行規則３８条の２の２第４項は，特許庁長官が，認定された国際出願
日を通知する際に指定した期間内に，条約規則２０．５(c)の規定によりその国際特
許出願に含まれることとなった明細書等が当該国際特許出願に含まれないものとす
る旨の請求をすることができる旨を規定しており，本件通知前にした本件翻訳文の
提出行為が，上記の請求に当たらないことは明らかである。このことは，本件欠落
部分の分量が７０頁であり，一方，本願の当初の明細書の分量が２２頁であること
によって左右されるものではない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(5)以上より，取消事由２は認められない。
４取消事由３（本件審決の理由不備）について
原告は，審判請求書の理由において，①本件論文の公表について，改正前特許法
３０条２項により新規性は喪失されないこと，②特許庁長官が本願の国際出願日を
平成２３年９月２９日と認定したことは無効であること，③原告は，本件通知に対
して応答する必要はないことを主張したにもかかわらず，本件審決は，これらの主
張に対する判断の理由を記載していないから，本件審決には理由不備の違法がある
と主張する。
しかし，「審決の理由」（特許法１５７条２項４号）は，最終的な結論を導き出す
のに必要な限度で示されれば足り，その判断の過程についての当事者の主張に対す
る判断を全て示さなければ，「審決の理由」を記載したことにならないというもので
はない。
そして，本件審決は，特許庁長官が本願の国際出願日を認定した経緯を認定した
上で，本件論文が本願の国際出願日前に頒布されたこと，本願発明は本件論文に記
載された発明（引用発明）と差異はないことを認定し，また，新規性喪失の例外に
当たるかについては，原告は，新規性喪失の例外適用の申請を行わなかったことか
ら，改正前特許法３０条１項に基づく新規性喪失の例外の適用はされない旨の判断
をしている。したがって，本件審決には，本願発明に新規性が認められないことを
導き出す理由が記載されているということができる。上記①について，原告は，審
判請求書において，「３０条２項」ではなく「３０条１項」と主張しており（甲１２），
そのため，本件審決は，上記のとおり「３０条１項」に基づく新規性喪失の例外の
適用はされない旨の判断をしたものと解される上，「３０条１項」の適用の可否につ
いて判断することにより「３０条２項」の適用は排斥されることが示されていると
いうことができる。また，上記②，③については，特許庁長官が本願の国際出願日
を認定した経緯を認定してその国際出願日の認定が正しい旨の判断をしており，そ
れによって上記②，③の主張が排斥されるべきことが理由と共に示されているとい
うことができる。
したがって，本件審決に，理由不備の違法があるとは認められない。
以上より，原告の上記主張は理由がなく，取消事由３は認められない。
第６結論
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
佐野信
裁判官
中島朋宏

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