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平成１６年（行ケ）第１４８号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年９月２９日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　株式会社ニコン
　訴訟代理人弁理士　渡辺隆男，芝山みゆき
　被　告　特許庁長官　小川洋
　指定代理人　神崎孝之，西川惠雄，小曳満昭，大橋信彦，井出英一郎　　　
　　　　　主　　　　文
　１　特許庁が異議２００３－７０７２６号事件について平成１６年３月１日にし
た決定中，請求項１及び８に関する部分を取り消す。
　２　訴訟費用は各自の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文第１項と同旨の判決（原告は，当初，決定中，請求項１ないし１３に関する
部分すべての取消しを求めたが，後に主文第１項と同旨の請求に減縮して，訴えの
一部を取り下げた。）。
第２　事案の概要
　本件は，後記本件発明の特許権者である原告が，特許異議の申立てを受けた特許
庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため，同決定の取消しを求めた事案
である。
　１　前提となる事実等
　(1)　特許庁における手続の経緯
(1-1)　本件特許
　特許権者：株式会社ニコン（原告）
　発明の名称：「検知部及びこの検知部を具えたウェハ研磨装置」
　特許出願日：平成９年７月１８日（特願平９－１９３９９５号）
　設定登録日：平成１４年７月１２日
　特許番号：第３３２７１７５号
　(1-2)　本件手続
　特許異議事件番号：異議２００３－７０７２６号
　訂正請求日：平成１５年１１月１１日
　異議の決定日：平成１６年３月１日
　決定の結論：「訂正を認める。特許第３３２７１７５号の請求項１ないし１３に
係る特許を取り消す。」
　決定謄本送達日：平成１６年３月１７日（原告に対し）
　(2)　決定は，上記訂正請求は適法であるとして，その訂正後の請求項１ないし１
３に記載された発明（請求項番号に対応して，それぞれの発明を「本件発明１」な
どという。）を対象に検討し，本件発明１ないし５，８ないし１２は，刊行物１
（特開平７－４９２１号公報）記載の発明及び刊行物２（特開平９－７９８５号公
報）記載の事項に基づいて，本件発明６，７，１３は，刊行物１記載の発明並びに
刊行物２及び刊行物３（特開平８－１７４４１１号公報）記載の事項に基づいて，
それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明１ないし１
３についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから，
取り消すべきものであると判断した。
　(3)　本件発明の設定登録時における特許請求の範囲の請求項１及び１０の記載内
容は，別紙①欄に記載のとおりである。
　上記訂正請求により，上記請求項１及び１０は，それぞれ請求項１及び８とされ
た（請求項４及び５が削除されて繰り上がった。）。すなわち，決定が判断対象と
した特許請求の範囲の請求項１及び８の記載は，別紙②欄に記載のとおりである。
　２　原告主張の決定取消事由
　決定は，本件発明１及び８の要旨を別紙②欄のとおり認定し，これに基づき，本
件発明１及び８は特許法２９条２項により特許を受けることができないものである
とした。しかし，本訴係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審
決が確定し，本件発明１の要旨（別紙①欄の請求項１＝別紙②欄の請求項１）が別
紙③欄の請求項１のとおりに，本件発明８の要旨（別紙①欄の請求項１０＝別紙②
欄の請求項８）が別紙③欄の請求項１０のとおりに訂正されたことにより，決定
は，結果的に本件発明１及び８の要旨の認定を誤ったことになり，瑕疵があるもの
として取消しを免れない。よって，決定中，請求項１及び８に関する部分を取り消
すことを求める。
第３　当裁判所の判断
　本件証拠及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本訴係属中の平成１６年４月２０
日，本件特許につき，特許請求の範囲の減縮を目的として，訂正審判の請求をした
こと(甲５，訂正２００４－３９０７９号。なお，同年７月１日付けで同審判請求書
を補正，甲６），その請求内容のうち，特許請求の範囲に関するものは，別紙①欄
に記載の請求項１及び１０を同③欄に記載の請求項１及び１０にそれぞれ訂正する
というものであること（甲５，６），別紙①及び③欄の請求項１記載に係る発明
は，別紙②欄の請求項１記載に係る発明と同一であり，別紙①及び③欄の請求項１
０記載に係る発明は，別紙②欄の請求項８記載に係る発明と同一であること（甲１
ないし３，５ないし７），同年７月２８日，上記訂正を認める旨の審決があり（甲
７），その謄本は同年８月７日に原告に送達され，訂正審決は確定したことが認め
られる。
　以上の事実関係に照らせば，原告主張の事由により，決定中，請求項１及び８に
関する部分は取り消されるべきものである。
　よって，原告の請求は理由があるからこれを認容し，訴訟費用の負担につき行訴
法７条，民訴法６２条を適用して，主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所知的財産第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　田　　中　　昌　　利
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　佐　　藤　　達　　文
（別紙）

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