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平成１４年（行ケ）第２５６号　審決取消請求事件（平成１５年６月１１日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　昭和電工株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　吉　澤　敬　夫
　　　　　　　同　　　　　　　　　　牧　野　知　彦
同　　　　　　　　　　内　田　幸　男
被　　　　　　告　　　エフ・ホフマン－ラ　ロシュ　アーゲ
ー
訴訟代理人弁理士　　　津　国　　肇
同　　　　　　　　　　束　田　幸四郎
同　　　　　　　　　　齋　藤　房　幸
　　　主　　　　　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が無効２０００─３５４６０号事件について平成１４年４月８日
にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は，名称を「養魚飼料用添加物」とする特許第２１３９５４１号発
明（昭和６１年１月３０日出願，平成１０年１２月１８日設定登録。以下，その特
許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　被告は，平成１２年８月３１日，原告を被請求人として，本件特許につ
いて無効審判の請求をしたところ，原告は，同年１１月２８日，特許請求の範囲等
を訂正（以下「本件訂正」という。）する訂正請求をした。特許庁は，同審判請求
を無効２０００－３５４６０号事件として審理した上，平成１４年４月８日に「訂
正を認める。特許第２１３９５４１号発明についての特許を無効とする。」との審
決をし，その謄本は，同年４月１８日，原告に送達された。
　２　本件訂正に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範
囲【請求項１】に記載された発明（以下「本件訂正発明」という。）の要旨
　　　アスコルビン酸活性を示す有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リ
ン酸エステルの塩類を含有することを特徴とする，ニジマス，ヒメマス，シロザ
ケ，アユ，アマゴ，ヤマメ，ハマチ，タイ，コイ，またはウナギのペレット飼料の
中に配合する養魚用ペレット飼料用添加物。
　　　（注）以下，「アスコルビン酸－２－リン酸エステル」は，「アスコル
ビン酸－２－ホスフェート」，「アスコルベート－２－ホスフェート」と同じ物質
を意味し，「Ｌ－アスコルビン酸」は，ビタミンＣを指す。
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件訂正発明は，特開昭５２
－１３６１６０号公報（本訴甲４・審判甲４，以下「第１引用例」という。）に記
載された発明（以下「第１引用例発明」という。），Chen-Hsiung(Eldon)Lee,
"SynthesesandCharacterizationL-ascorbatephosphatesandtheir
stabilitiesinmodelsystems"(1976)（本訴甲１３・審判甲５，以下「第２引用
例」という。）及び昭和５５年１１月１５日恒星社厚生閣発行，荻野珍吉編「魚類
の栄養と飼料」２９２頁～３０６頁（本訴甲１４・審判甲１０）に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は，特許法２９条２項
に違反してされたものであり，平成５年法律第２６号による改正前の特許法１２３
条１項１号に該当し，その特許を無効とすべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　審決は，本件訂正発明と第１引用例発明との一致点の認定を誤り
（取消事由１），本件訂正発明の顕著な選択的な作用効果を看過した（取消事由
２）結果，本件訂正発明の容易想到性を誤って肯定したものであるから，違法とし
て取り消されるべきである。
　　　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
(1)　審決は，本件訂正発明と第１引用例発明とは「『アスコルビン酸活性
を示す有効成分としてＬ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する，魚
の飼料の補充剤』である点で一致する」（審決謄本１２頁下から第２段落）と認定
したが，誤りである。
　　第１引用例（甲４）の記載において「魚の餌の補充剤として用いられ
ることが知られている」（３頁左上欄第１段落）とされているのは，「Ｌ－アスコ
ルビン酸の２－サルフェート」であって，「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェー
トの塩」（Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類）ではない。第１引用
例発明の出願当時，魚に投与することが知られていたのは，「Ｌ－アスコルビン酸
の２－サルフェート」のみであり，「Ｌ－アスコルビン酸のリン酸エステルの塩
類」を魚に投与することを示す文献は存在しない。このことは，原告従業員A作成の
調査報告書（甲５，６）のほか，FederationofAmericanSocietiesfor
ExperimentalBiology,56thAnnualMeeting,April9-14,1972,Symposiaand
SpecialSessionsAbstractsofPapers,2764（甲７），AnnalsoftheNewYork
AcademyofSciences,vol.258,p.81～101(1975)（甲８）から明らかである。第１
引用例発明の出願後も，前者については，特開昭５２－１０２１９２号公報（甲
９）外の文献が見られるのに対し，後者については，ProgressiveFish-Culturist
47,No.1,p.55-59(1985)（甲１０）があるのみである。
(2)　第１引用例（甲４）の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよ
び２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な
安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられ
ることが知られている」（３頁左上欄第１段落）との記載は，第１引用例発明の優
先権の基礎とされた米国特許第４１７９４４５号の明細書（甲１１）の「Ｌ－アス
コルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミ
ン活性を示すことが知られており，そのことによって，それらは，例えば魚の餌の
補充剤として用いられる可能性がある有用かつ安定なビタミンＣ誘導体となる」
（甲１１の抄訳第１段落）との記載中の「それらは」との表現とは異なっており，
「このもの」と単数形で表示することで，「魚の餌の補充剤」として知られている
のが「このもの」の直前に記載されている「Ｌ－アスコルビン酸の２－サルフェー
ト誘導体」であることを示している。このように，第１引用例の上記の記述は，客
観的な事実に反するから，当業者がこれを信頼し，みずからの発明の基礎とするに
足りるものではなく，これを容易想到性の判断の基礎とすることは誤りである。ま
た，第１引用例は，基本的にリン酸エステルの「製法」に関する発明で，「魚の餌
の補充剤」の用途はたまたま引用した単なる例示にすぎず，Ｌ－アスコルビン酸２
－ホスフェート誘導体の形（遊離酸の形か塩の形か，有効な置換対），飼料形態，
投与方法，有効な魚種など，魚の餌の補充剤として必要な技術的事項の開示は皆無
であるから，特許法２９条２項にいう「刊行物に記載された発明」ということはで
きない。
(3)　第１引用例に「魚の餌の補充剤として用いられることが知られてい
る」とされているものは，「塩」ではなく，遊離酸のホスフェートを意味している
にすぎない。化合物として遊離酸と塩類とは異なる物質であり，単に「Ｌ－アスコ
ルビン酸の２－ホスフェート（誘導体類）」とした場合には，アスコルビン酸の誘
導体である遊離酸を指すというのが当業者の一般的な用法であって，このことは，
原告従業員B作成の報告書（甲３３），ChemicalAbstracts,FormulaIndex,
Vol.104（1986）329F（甲３４），特公昭５８－４４６６７号公報（甲３５），特開
昭５１－１６６５６号公報（甲３６）のほか，アスコルビン酸リン酸エステルその
ものを得るという第１引用例発明の目的からもいえることである。第１引用例の実
施例等には塩類について記載されているが，実施例は合成されたアスコルビン酸リ
ン酸エステルを確認するために塩の形に変えているものであり，単に単離するため
の手段にほかならない。
　　　　(4)　被告は，審決が，魚類にホスフェートエステル基を開裂する酵素であ
るホスファターゼが広く存在するという技術常識を参酌して第１引用例に記載され
た発明を認定していると主張するが，ホスファターゼには互いに性質の異なる様々
な酵素が含まれ，また，酵素は基質特異性を有するから，ホスファターゼであれば
すべてのリン酸エステルを分解し得るとはいえず，魚類のホスファターゼがＬ－ア
スコルビン酸２－ホスフェートの塩類を分解してアスコルビン酸を生成するとは必
ずしもいえない。
　　　２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）
(1)　本件訂正発明における「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの
塩」は，魚の飼料の補充剤として，他の誘導体とは比較にならない顕著な選択的な
作用効果を奏するものであるから，これを看過して本件訂正発明の容易想到性を肯
定した審決の判断は誤りである。
　　Ｌ－アスコルビン酸誘導体には膨大な種類があり（甲１５の報告
書），魚の種類により，また，遊離酸形か塩形かによっても，効果が異なり，実験
によって確かめなければ誘導体と動物の組合せにおける有効性は分からない。審決
は，本件明細書の「実施例２，第２表で比較されているデータは，『アスコルビン
酸－２，６－ジパルミテート』の場合を除いて，養魚に給餌する際にペレット飼料
中に残存しているビタミンＣ源化合物量が多くなければ，ビタミンＣ代替品として
の作用を十分果たし得ない，という当然の結果を示しているものである。その中で
『Ｌ－アスコルベート２－リン酸エステルの塩』が優れた生存率を示していること
は，アスコルビン酸との比較においては甲第４号証の記載（４ｂ）から当然であ
る」（審決謄本１７頁第２，第３段落）としているが，本件明細書には，アスコル
ビン酸－２，６－ジパルミテートが，ペレット中のビタミンCの残存量が多くても生
存率が悪いことが示されており，これによれば，誘導体の種類と生物の種類の組合
せによってはビタミンＣとして全く効果がないことが明らかである。
　また，審決は，「『アスコルビン酸－２，６－ジパルミテート』につ
いては，リン酸エステルのマグネシウム塩に比べて，生体におけるアスコルビン酸
への変換率が１／３の低率であることが本願特許出願前知られている化合物である
（甲第３号証［注，本訴甲１６］第３９２頁右欄１行～第３９３頁左欄４行参照）
から，そのような化合物との対比において養魚用のペレット飼料用添加剤として優
れていたからといって，格別の効果を奏するものと評価することはできない」（審
決謄本１７頁第３段落）としているが，アスコルビン酸の誘導体の種類と動物の種
類による効果については，様々な見解があり（日光ケミカルズ社発行「アスコルビ
ン酸ジパルミテート」カタログ，１頁上段（甲１７）），長期の実験によって確か
めるほかなく，Ｌ－アスコルビン酸－２－サルフェートの生化学的な性質が魚種に
よって異なることが知られている（甲８，J.Nutr.108(1978)p.1761～1766（甲１
８））のであるから，モルモットについての実験結果と同様なアスコルビン酸への
変換率が，作用機序の異なる魚の体内で達成されるかどうかは実験しなければ分か
らないことである。
　さらに，熱や酸素に安定であって特定の動物に有用であっても，養魚
用の飼料添加剤としては有用でないアスコルビン酸の誘導体が知られている（J.C.
S.PerkinI,(1974)p.1220（甲１９），ビタミン４９巻１１号（1975）４３９頁～
４４４頁（甲２１），魚に対する給餌および栄養摂取に関する第３回国際シンポジ
ウム，ロシュ・ワークショップ（1989）（甲１２），上記甲１７，ビタミン３７巻
２号（1968）１４７頁～１５１頁（甲２０），J.Nutr.Sci.Vitaminol.
38（1992）p.235～245（甲２２），化学と生物２９巻１１号７２６頁～７３３頁
（甲２３））から，養魚用ペレット飼料添加物として有用か否かは，実験して結果
を確かめないと分からないことである。
(2)　「アスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム」は，アスコル
ビン酸－２，６－ジパルミテート，アスコルビン酸ステアレート，アスコルビン酸
と比較して優れたアスコルビン酸欠乏症抑制効果を示している（本件明細書の実施
例２，第２表）。「アスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム塩」の要求
量はアスコルビン酸に比して著しく低く，ビタミンＣとしての活性ははるかに大き
い（平成４年１月５日緑書房発行養殖臨時増刊号添加商品２９巻１号臨（通巻３４
７号）（甲２９），平成４年２月社団法人日本水産学会発行日本水産学会誌５８巻
２号３３７頁～３４１頁（甲３０））。
(3)　第１引用例（甲４）にいう「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート
および２－サルフェート誘導体類」が，遊離酸のみならず，その塩類を包含する意
味であるとしても，この上位概念に含まれる，遊離酸であるＬ－アスコルビン酸の
２－ホスフェートおよびその塩，Ｌ－アスコルビン酸の２－サルフェートおよびそ
の塩などのうちで，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩」のみが，塩類
であることによって極めて特異的な効果を奏する（本件明細書の第２表）から，こ
の点のみで本件訂正発明には進歩性が認められる。粉末状の塩類より液状の遊離酸
の方が配合に有利であるから，当業者は遊離酸を用いるはずである。
　被告は，甲１３をもって，酸性下における遊離酸状態のものよりアル
カリ性下における塩の方が熱や酸素に安定であることは，当業者が容易に認識でき
ると主張するが，甲１３はpHが１と１３という極端なpH差の場合を示しているのに
対し，本件訂正発明においては，遊離酸であっても１００ppm程度の薄さで水に溶解
されるから極めて弱い酸性で，塩として用いる場合はほぼ中性であり，ほとんど
pH差がない。
(4)　「Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩類」は，ペレット飼料
中に配合される小麦粉や魚粉等の動植物由来の原料中に存在するホスファターゼ等
の酵素により，分解されることが予想される（TheJournalofBiological
Chemistry,Vol.235,No.8（1960）p.2278～2280（甲３１））から，「Ｌ－アスコ
ルビン酸２－リン酸エステルの塩類」の，高温高圧下におけるペレット調製工程で
の安定性，ペレット飼料の保存中での安定性，給餌したとき水中での安定性の予見
は困難である。
(5)　アスコルビン酸誘導体類の中で，商業的に事業化に至っているのは，
「アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩」のみである（甲２５の報告書，「養
殖」平成４年７月１日号７８頁（甲２６），化学工業日報２０００年１２月２１日
号（甲２７），平成１４年４月２５日付け官報第３３４９号（甲２８），平成９年
９月２９日付け化学工業日報（甲３７））。
第４　被告の反論
　　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がな
　　い。
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
　　　　(1)　第１引用例（甲４）は，明確に，「L－アスコルビン酸の２－ホスフ
ェート誘導体類」が魚の餌の補充剤として用いられることが知られていると記載し
ている。審決は，原告が引用する箇所（なお，「このもの」という語が単数のみを
示すとは必ずしもいえない。）のみならず，第１引用例の他の箇所の記載や魚類に
ホスフェートエステルを開裂する酵素ホスファターゼが広く存在する等の技術常識
（乙１～６）も勘案して，上記一致点を認定したものであって，その認定に誤りは
ない。第１引用例の記載に接した当業者は，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェ
ート誘導体類」が，ホスフェートエステルを開裂することが知られている酵素の存
在により，ほとんどすべての動物中でビタミンＣ活性を示し，例えば，魚の餌の補
充剤として用いることができることを認識し得る。また，第１引用例において具体
的に提供されているのは，実施例に示されているように，「Ｌ－アスコルベート２
－ホスフェートの塩類」のみであるから，審決のいう「アスコルビン酸活性を示す
有効成分としてＬ－アスコルベート２－ホスフェートの塩を含有する，魚の飼料の
補充剤」という発明を認定することができる。
(2)　原告が主張するように，第１引用例の出願前に，「Ｌ－アスコルビン
酸の２－ホスフェート誘導体」を魚に与えることを記載した刊行物が皆無であって
も，第１引用例の記載事実が左右されるわけではないし，原告の文献検索も完全と
はいえない。また，第１引用例発明の出願後に，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホス
フェート誘導体」を魚に与えることを記載した文献が長年にわたって存在しなかっ
たとしても，Ｌ－アスコルビン酸の２－サルフェート誘導体を魚に与えることを記
載した文献が多数存在したとしても，第１引用例（甲４）の記載内容とは無関係で
ある。
(2)　原告が主張する，第１引用例発明の優先権の基礎とされた米国特許第
４１７９４４５号の明細書（甲１１）の記載からも，「Ｌ－アスコルビン酸の２－
ホスフェート誘導体類」が魚の餌の補充剤として使用され得ることが知られている
こと，すなわち，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体類」が魚の餌の
補充剤として用いられる可能性のあることが直接に認識できる。
(3)　原告は，第１引用例（甲４）記載の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホス
フェート（誘導体類）」は遊離酸を指すとするのが当業者の一般的な用法であると
主張するが，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体類は，遊離酸の形態と
塩の形態の両方を含むものである。
(4)　平成４年１２月１日東京化学同人発行「生化学辞典（第２版）」８４
頁～８５頁（乙１１）には，アルカリ性ホスファターゼがほとんどすべてのリン酸
モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素でその存在は高等動物か
ら細菌に及ぶことが記載されており，同５５８頁～５５９頁（乙１２）には，酸性
ホスファターゼがリン酸エステルを加水分解する酵素で広く動物界，植物，細菌に
分布することが記載されているから，乙１～６記載の酸性及びアルカリ性ホスファ
ターゼは，基質特異性が低く，広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できること
が分かる。
　２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）について
(1)　第１引用例（甲４）に記載された誘導体は，「Ｌ－アスコルベート２
－ホスフェートの塩」に限定されているので，膨大な種類のものが存在するわけで
はなく，本件訂正発明で規定されている魚種も代表的ないし周知のものである。
(2)　原告は，第１引用例における「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェー
トおよび２－サルフェート誘導体類」が遊離酸のみならずその塩類を包含すると仮
定しても，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩類」のみが選択的かつ格
段の効果を奏するから，本件訂正発明は進歩性が認められるべきと主張するが，甲
４には，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」そのものを含有する魚の餌
の補充剤が具体的に記載されているのであるから，塩のみが格段の効果を奏すると
しても選択発明として成立する余地はなく，進歩性を肯定することはできない。
(3)　第１引用例（甲４）に記載された「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェ
ートの塩を含有する魚の餌の補充剤」ではなく，他の誘導体と比較しても，本件訂
正発明が引用発明に対して顕著な選択的効果を奏することの証明にはならない。
(4)　第２引用例（甲１３）には，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェー
ト」が酸性よりアルカリ性で格段に安定であることが示されているから，酸性下に
おける遊離酸状態のものよりアルカリ性下における塩の方が安定であることは，当
業者が容易に認識できる事項である。原告は，粉末状の塩の形態より液状の遊離酸
の形態の方が配合に便利であるから，当業者は遊離酸を用いるはずであると主張す
るが，液状の遊離酸は，希釈や噴霧の工程が追加的に必要となり，効率的であると
はいえないし，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェート」は強酸性物質であって，
製造，使用，貯蔵，輸送において不便である。
(5)　原告は，原料中に含まれるホスファターゼ等の酵素がアスコルビン酸
誘導体のペレット中での安定性に極めて大きな影響を及ぼすところ，この点を考慮
していない審決の認定は誤っていると主張するが，本件訂正発明の特許請求の範囲
の記載においてホスファターゼなどの酵素が必須であることは規定されていない
上，ペレット中にホスファターゼが含まれるとしても，飼料製造中に高温高圧でホ
スファターゼなどの酵素は失活すると考えるのが当業者の常識であるから，原告の
上記主張は失当である。
第５　当裁判所の判断
　　　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)　原告は，本件訂正発明と第１引用例発明とが「『アスコルビン酸活性
を示す有効成分としてＬ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する，魚
の飼料の補充剤』である点で一致する」（審決謄本１２頁下から第２段落）とした
審決の認定が誤りであると主張するので，第１引用例（甲４）の記載について検討
するに，甲４には以下の記載がある。
ア　「本発明（注，第１引用例発明）は広範囲の食品に使用しうる安定
　な栄養価値のあるビタミンＣ源として有用なホスホリル誘導体類を製造するため
のモノアスコルビル－およびジアスコルビル－２－ホスフ　ェートの合成法に関す
る」（２頁右上欄３．〔発明の詳細な説明〕）
イ　「Ｌ－アスコルビン酸は，それを特定の化学誘導体に変えることに
　よって，酸素及び熱に対して一層安定化されうることが知られている。特にＬ－
アスコルベート２－ホスフェートまたはＬ－アスコルベート２－サルフェートの如
きアスコルビン酸の２－位置の無機エステル類は，Ｌ－アスコルビン酸のようには
容易に酸化されない。さらには，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２
－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定
なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられるこ
とが知られている。ホスフェートエステル基を開裂することが　知られている酵素
が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，殆ど全ての
動物中で活性を示すと考えられる」（３頁左上欄第１段落）
ウ　「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを合成するいくつかの方法
　が過去に提案されてきておりまた該ホスフェートエステルが期待通り　高ビタミ
ンＣ効力を有することが示されている。例えば，・・・は，　モルモット（guinea
pig）にＬ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩を給餌または注射する
と，モルモットが尿中にＬ－アスコルベートを排泄することを発表している［Gazz
Chim.Ital.91(1961),　964］。Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを与えられ
た動物によって排泄されたＬ－アスコルビン酸の量は，当量のＬ－アスコルビン酸
を与えた動物によつて排泄された量と同じであった。これらの結果は，　Ｌ－アス
コルベート２－ホスフェートは腸内で定量的にＬ－アスコルベートと無機燐酸塩と
に変化することを示している」（３頁左上欄第２段落）
エ　「ホスホリル化反応の完結後，２－ホスフェートモノエステルは，
無定形マグネシウム塩の形でまたは結晶性トリシクロヘキシルアンモニウム塩（Ｔ
ＣＨＡＰ）の形で単離することができる」（５頁右下欄第３段落）
オ　「この時点で，単離されたマグネシウム塩は実質的に純粋なＬ－ア
スコルベート２－ホスフェートであり」（６頁左上欄）
　甲４の以上の記載，殊に，上記ウの「Ｌ－アスコルベート２－ホスフ
ェートを合成するいくつかの方法が過去に提案されてきておりまた該ホスフェート
エステルが期待通り高ビタミンＣ効力を有することが示されている。例え
ば，・・・Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩を」の記載，エの
「２－ホスフェートモノエステルは，・・・塩の形で単離することができる」の記
載，オの「単離されたマグネシウム塩は実質的に純粋なＬ－アスコルべート２－ホ
スフェートであり」の記載によれば，甲４における「Ｌ－アスコルベート２－ホス
フェート」が，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をも意味する用語と
して用いられていることは明らかであり，加えて，甲４の実施例において実際に製
造されているのが，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」のみであること
からすれば，甲４においては，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」が，
上記イに記載された「魚の餌の補充剤に用いられる」ものとして位置付けられてい
ると認めるのが相当である。
(2)　また，第１引用例（甲４）に「ホスフェートエステル基を開裂するこ
とが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエ
ステルは，殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられる」との記載のあることは上
記(1)イのとおりであるところ，第１引用例発明の出願前の刊行物であるActa
histochem．Bd.47，S.8-14（1973）（乙２）（８頁Summary）には，「Clarias
batrachus(LIXX.)（アルビノクララ），Ophiocephalus(Channa)punctatus(BLOCH)
（インディアンスネークヘッド），Ophiocephalus(Channa)gachua(BLOCH)（ドワー
フスネークヘッド）およびBarbus(Puntius)sophore(HAM.)(Poolbarb)の消化器系の
種々の部分における，アルカリホスファターゼの分布について研究した。胃におい
ては，ホスファターゼは粘膜，固有層，胃腺，毛細血管およびリンパ腔の基底部分
に分布している」との記載が，Actahistochem．Bd.53，S.206-210（1975）（乙
３）（２０６頁Summary）には，「Cirrhinusreba(Reba)，Ompak
bimaculatus(Buttercatfish)およびLabeogonius(Kurialabeo)の腎臓における，
酸およびアルカリホスファターゼの局在化について研究した。これらの魚すべてに
おいて，近位尿細管で酵素が見られる」との記載
が，Endokrinologie，68(1)，1976，S.80-85（乙４）（８０頁Summary）には，「ラ
タフィッシュ(Ophicephluspunctatus)は，チロキシン含有媒体（0.025μg／ml）中
に１５－３０日間浸漬後，肝臓におけるアルカリ性及び酸性ホスファターゼ活性の
増加を示した」との記載がある。さらに，JournalofFacultyof
Fisheries,PrefecturalUniversityof
Mie，Vol.6，No.3，p.291-301，December15，1965（乙５）（２９１頁）には，養殖
ニジマス器官内の，酸性ホスファターゼ，アルカリ性ホスファターゼを含む５種類
のホスファターゼの測定法を検討し，これらの酵素の魚体分布を明らかにした報告
が記載され，同p.303-311（乙６）（３０３頁）には，１１種類の養殖魚の各器官に
おける，酸性ホスファターゼ，アルカリ性ホスファターゼの含量等について研究し
た報告が記載されている。これらの記載によると，「ホスフェートエステル基を開
裂することが知られている酵素」（上記(1)イ）である酸性ホスファターゼ及びアル
カリ性ホスファターゼが，魚類にも広く存在することは，第１引用例（甲４）の頒
布時において技術常識であったことが認められる。
(3)　以上のような第１引用例（甲４）の記載及びその頒布時における技術
常識を勘案すれば，第１引用例において「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートマ
グネシウム塩」が期待どおりモルモットの体内において「Ｌ－アスコルベート」
（Ｌ－アスコルビン酸）の形に活性化されることが確認されている（上記(1)ウ）の
と同じように，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」が，ホスファターゼ
を有する魚の体内でも「Ｌ－アスコルビン酸」に開裂されて活性を示すことは，実
際にこれを確認した試験例や魚の餌の補充剤として必要な技術的事項等まで具体的
に記載されていなくとも，当業者においてこれを合理的に理解し得ることであっ
て，甲４の上記(1)イの「魚の餌の補充剤」に係る記載が，原告主張のように，たま
たま引用した単なる例示にすぎないとはいえず，実体を伴った用途として当業者に
把握されるものというべきである。したがって，
第１引用例発明が特許法２９条２項にいう「刊行物に記載された発明」
ということはできないとする原告の主張は，採用の限りではなく，甲４には「Ｌ－
アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する，魚の飼料の補充剤」が記載さ
れているとして，この点を第１引用例発明と本件訂正発明との一致点とした審決の
認定に誤りはない。
(4)　原告は，第１引用例発明の出願当時，魚に投与することが知られてい
たのは「Ｌ－アスコルビン酸の２－サルフェート」であると主張し，その根拠とし
て，「Ｌ－アスコルビン酸のリン酸エステルの塩類」を魚に投与することを示す文
献が存在しないこと（甲５～１０），魚の餌の補充剤として用いられるビタミンＣ
誘導体に関する甲４の記載が第１引用例発明に係る優先権基礎明細書（甲１１）の
記載とは異なることなどを主張するが，これらの点は，甲４の記載及びその頒布時
における技術常識から導かれる上記(3)の認定を何ら左右するものではない。
　　原告は，また，甲３３～３６によって「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホ
スフェート」が遊離酸を示す用語であり，実施例は合成されたアスコルビン酸リン
酸エステルを確認するために塩の形に変えているもので単に単離するための手段に
すぎないとも主張するが，一般的には，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェー
ト」が遊離酸を示す用語として用いられるものであるとしても，甲４においては，
「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェート」が「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェー
トの塩」をも意味する用語として用いられていることは前示のとおりであるから，
原告の上記主張は採用することができない。
　　原告は，さらに，ホスファターゼには互いに性質の異なる様々な酵素
が含まれ，酵素は基質特異性を有するため，魚のホスファターゼが「Ｌ－アスコル
ビン酸２－ホスフェートの塩類」を分解してアスコルビン酸を生成するとは必ずし
もいえないと主張する。
　しかし，平成４年１２月１日東京化学同人発行「生化学辞典（第２版
第４刷）８４頁～８５頁（乙１１）には，アルカリ性ホスファターゼがほとんどす
べてのリン酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素であり，そ
の存在は高等動物から細菌に及ぶことが記載され，同５５８頁～５５９頁（乙１
２）には，酸性ホスファターゼがリン酸エステルを加水分解する酵素であり，広く
動物界，植物，細菌に分布することが記載されている。これらの記載によれば，魚
の体内に存在する酸性及びアルカリ性ホスファターゼは，基質特異性が低く，広範
囲のリン酸モノエステル結合を含むＬ－アスコルビン酸２－ホスフェートの塩類を
加水分解することができ，それによりアスコルビン酸を生成する蓋然性が極めて高
いものと認められるから，原告の上記主張も理由がない。
(5)　したがって，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）について
(1)　原告は，本件訂正発明における「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エ
ステルの塩」は，魚の飼料の補充剤として，他の誘導体とは比較にならない顕著な
選択的な作用効果を奏するものであると主張し，さらに，特定の「Ｌ－アスコルビ
ン酸の誘導体」が特定の動物に対して有効であるかどうかは，実際に実験をして確
かめなければ分からないものであるところ，「Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エス
テルマグネシウム」は，他の誘導体やリン酸エステルの遊離酸と比較して，アスコ
ルビン酸欠乏症抑制性，ビタミンＣ要求量等の点で，顕著な選択的な作用効果を奏
するものであり，審決はこの点を看過していると主張する。
　しかし，ある発明が，特定の引用発明を出発点として進歩性を有する
か否かを検討する際に参酌されるべき効果とは，当該引用発明と比較した場合にお
ける有利な効果というべきところ，上記のとおり，第１引用例（甲４）の頒布時の
技術常識を参酌すれば，甲４には「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を
含有する，魚の飼料の補充剤」が記載されていると認定できる以上，この点におい
て，本件訂正発明は第１引用例発明と一致するのであるから，「Ｌ－アスコルビン
酸２－リン酸エステルマグネシウム」が，他の誘導体やリン酸エステルの遊離酸と
比較して優れた効果を奏するとしても，その効果は，引用発明と比較した効果とい
えないことは明らかである。そして，本件訂正発明が，甲４に記載された「Ｌ－ア
スコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する，魚の飼料の補充剤」の発明と比
較して有利な効果があるという事実を認めるに足りる証拠はないのであるから，審
決が，本件訂正発明の顕著な選択的な効果を看過したとする原告の主張は理由がな
い。
　なお，本件訂正発明に係る「Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エステル
の塩」は，魚に広く存在することが明らかな酵素ホスファターゼによりリン酸エス
テル結合が分解されてＬ－アスコルビン酸に活性化されるものであるところ，原告
が実験により確かめなければ有効性は分からないとして挙げる証拠は，いずれも
「Ｌ－アスコルビン酸のサルフェート」，「アスコルビン酸のパルミチン酸エステ
ル」，「アスコルビン酸２－Ｏ－α－グルコシド」に関するものであり，リン酸エ
ステル結合を有しないこれらの物質は，ホスファターゼによってＬ－アスコルビン
酸に活性化されるものではないから，これらの証拠は，実験によらなければ「Ｌ－
アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩」の有効性は分からないとする原告の主張
を裏付けるものとはいえない。
(2)　原告は，第１引用例（甲４）にいう「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホス
フェートおよび２－サルフェート誘導体類」が，遊離酸のみならず，その塩類を包
含する意味であるとしても，この上位概念に含まれる，遊離酸であるＬ－アスコル
ビン酸の２－ホスフェートおよびその塩，Ｌ－アスコルビン酸の２－サルフェート
およびその塩などのうちで，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩」のみ
が，塩類であることによって極めて特異的な効果を奏するから，この点のみで本件
訂正発明には進歩性が認められると主張する。しかし，甲４には，原告主張の上位
概念である「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導
体類」を含有する魚の餌の補充剤ではなく，上記のとおり，「Ｌ－アスコルベート
－２－ホスフェートの塩」そのものを含有する魚の餌の補充剤が記載されているの
であるから，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩」のみが極めて特異的
な効果を奏するとしても，本件訂正発明が選択発明として成立する余地はなく，原
告主張の理由により本件訂正発明の進歩性を肯定することはできない。
　　原告は，「Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩類」は，ペレ
ット飼料中に配合される動植物由来の原料中に存在するホスファターゼにより分解
されることが予想されるから，安定性の予見は困難であると主張するが，本件訂正
発明は，特許請求の範囲の記載から見て，ホスファターゼを含有することが明らか
な原料の配合を必須の構成とするものではないから，ホスファターゼ含有の原料の
配合を前提とする原告の上記主張は理由がない。
(3)　原告は，商業的に事業化に至っているのは，「アスコルビン酸－２－
リン酸エステルの塩」のみであると主張するが，ある発明の実施に係る商業的成功
が当該発明の進歩性を推認させる一つの根拠となり得る場合があるとしても，商業
的成功には様々な要因が関与しているのが通常であり，本件においては，原告主張
のような事実があったとしても，そのことのみで本件訂正発明の進歩性を肯定する
ことは困難である。
(4)　したがって，原告の取消事由２の主張は理由がない。
３　以上のとおり，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，他に審
決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり
判決する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　岡　　本　　　　　岳
　　　　裁判官　早　　田　　尚　　貴

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