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平成２６年３月１３日判決言渡
平成２５年（ネ）第１００９１号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審大阪地
方裁判所平成２４年（ワ）第７１５１号）
口頭弁論終結日平成２６年２月１３日
判決
控訴人（第１審原告）株式会社遊気創健美倶楽部
訴訟代理人弁護士小松陽一郎
同川端さとみ
同森本純
同山崎道雄
同辻淳子
同藤野睦子
同大住洋
補佐人弁理士西教圭一郎
被控訴人（第１審被告）株式会社ＭＴＧ
訴訟代理人弁護士櫻林正己
補佐人弁理士小林徳夫
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙被告製品目録記載のイ号製品及びロ号製品を製造し，
使用し，譲渡し，貸し渡し，若しくは輸出し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出
をしてはならない。
３被控訴人は，前項に記載の製品を廃棄せよ。
４被控訴人は，控訴人に対し，１０００万円及びこれに対する平成２１年９月
３０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
６仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「美顔器」とする特許（特許番号特許第４８７１９
３７号。以下「本件特許」という。）の特許権者である控訴人が，被控訴人に
よる原判決別紙被告製品目録記載の美顔器（以下「被控訴人製品」という。）
の製造販売が本件特許に係る特許権を侵害するとして，被控訴人製品の製造等
の差止め及び廃棄を求めるとともに，被控訴人に対し，損害賠償として１００
０万円及び遅延損害金の支払を請求する事案である。
原審は，被控訴人製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属せず，また，
同製品につき均等侵害も成立しないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した
ところ，控訴人が，これを不服として控訴した。
２前提事実，争点，争点に関する当事者の主張は，原判決を次のとおり補正す
るほか，原判決の「事実及び理由」第２の１ないし３のとおりであるから，こ
れを引用する（以下，原判決を引用する場合，「原告」を「控訴人」と，「被
告」を「被控訴人」と，それぞれ読み替える。）。
(1)原判決２頁１９行目の「本件特許」を「本件特許権」と改め，同頁２０
行目末尾に「を有する。」を加える。
(2)原判決４頁１７行目末尾に「。」を加え，同頁１８行目の「別紙本件明
細書図面目録」を「原判決別紙本件明細書図面目録」と，同頁２１行目の
「別紙被告製品目録」を「原判決別紙被告製品目録」と，それぞれ改める。
(3)原判決６頁２１行目の「別紙被告製品目録添付」を「原判決別紙被告製
品目録添付図面」と改める。
(4)原判決７頁１６行目の「本件特許明細書」を「本件明細書」と改める。
(5)原判決８頁６行目の「円形調圧用摘子」を「円形調整用摘子」と，同行
目の「垂直装備」を「垂下装備」と，それぞれ改める。
(6)原判決９頁６行目の「上側筒体２」を「上側筒体１」と，同行目の「上
部面１ｄ」を「上部面１ｂ」と，それぞれ改める。
(7)原判決９頁１３行目から１４行目の「本件特許明細書」を「本件明細
書」と，同頁１６行目の「バネ９」を「バネ１９」と，同頁１９行目の「本
件明細書や図面」を「本件明細書」と，同頁２４行目の「明細書」を「本件
明細書」と，それぞれ改める。
(8)原判決９頁２５行目，１０頁１８行目，１１頁４行目及び１３頁２０行
目の「本件発明」をいずれも「本件特許発明」と改める。
(9)原判決１１頁３行目の「円形調整摘子」を「円形調整用摘子１７」と改
める。
(10)原判決１１頁１９行目の「２２日」の次，及び同頁２１行目の「１４
日」の次に，いずれも「付け」を加え，同頁２０行目の「２の１５」を「２
の１６」と改める。
(11)原判決１１頁２５行目，１２頁４行目，同頁１０行目及び同頁１７行目
の「円形調節用摘子」をいずれも「円形調整用摘子」と改める。
(12)原判決１２頁４行目末尾に「用」を加え，同頁５行目の「食み出し部」
を「食出し部」と改める。
(13)原判決１２頁８行目の「内孔１２」の次に「に上昇，下降変位自在に設
けられる弁杆１５であって，弁杆１５の上端１５ａは，押圧杆１８の下端１
８ａに当接し，弁杆１５の下部は，下降時には内孔１２」を加え，同行目の
「ノズル甲１３」を「ノズル孔１３」と改め，同頁１０行目の「よって」の
次に「，」を加え，同頁１２行目の「回転方向」を「反対方向」と改める。
(14)原判決１２頁１８行目の「（Ｅ）」を「（Ｆ）」と改める。
(15)原判決１３頁１行目から２行目の「引例７（特開昭６２－２２６２０８
公報，乙２の５の８）」を「特開昭６２－２２６２０８号公報（乙２の５の
８。以下「引例７」ということがある。）」と改める。
(16)原判決１４頁１５行目冒頭から同頁２０行目末尾までを，次のとおり改
める。
「「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識
的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」にいう「特段の
事情」とは，補正等が拒絶理由を回避するためになされた場合で，かつ，当
該付加された要件についてのみ，当てはまる。
しかるに，本件特許の出願に対する拒絶理由通知では，「押圧杆によりガ
スの供給を可能とする」などの引例７の基本構造部分との関係が抽象的に指
摘されたに止まり，弁杆の動作とガス流通経路の開閉の相関関係に関して，
「弁杆下降時→ガス流通路形成，弁杆上昇時→ガス流通路遮断」となる構成
を含むことが拒絶理由として具体的に指摘されたことは全くなかった。また，
控訴人も，引例７に係る拒絶理由を回避するために，ガス流通路の開閉機構
から上記の構成を除外したことはなかった。
控訴人が，補正④の際，「新請求項１における「（ｆ）」は，旧請求項１
における「ノズル部の弁杆を連動させて炭酸ガス噴出を調整する」との記載
を，さらに具体化して限定したものである。」と説明したのは，あくまで当
該補正が新規事項の追加に該当しないことを説明する文脈で用いられたにす
ぎず，拒絶理由を回避する趣旨のものではない。また，「引用刊行物７の装
置は，装置全体が密閉され，ガスノズル部や流路を有せず，本願発明の構成
（ａ）および（ｆ）を備えていない。」との説明も，「装置全体が密閉され，
ガスノズル部や流路を有せず」という構成の相違を指摘したものにすぎず，
「弁杆下降時→ガス流通路形成，弁杆上昇時→ガス流通路遮断」という構成
を除外したものではない。
したがって，補正④によって構成要件Ｆ及びＧに付加された要件は，拒絶
理由を回避するために付加されたものと評価することはできないから，被控
訴人製品の構成を意識的に除外したものということはできない。」
(17)原判決１４頁２６行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「意識的除外が認められるためには，当該補正による限定が客観的に認めら
れれば足り，出願人が拒絶理由を回避するために，あるいはそれによって拒
絶理由を回避したものであることは必要ない。
しかも，控訴人による補正は，拒絶理由を回避するためにしたものである。
補正④における弁杆の上下動とガス流通路の開閉についての構成の限定は，
客観的に見て，引例７のバルブ構造を回避しようとしたものとしか解されな
い。」
(18)原判決１５頁１行目及び同頁４行目の「容易想考」をいずれも「容易推
考」と改める。
(19)原判決１５頁１１行目の「実用新案」の次に「登録」を加える。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属せず，同製品
につき均等侵害も成立しないから，控訴人の請求はいずれも理由がないと判断
する。その理由は，原判決を以下のとおり補正するほか，原判決の「事実及び
理由」第３の１ないし３のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１６頁１９行目「２５５１３７」の次に「号」を加える。
(2)原判決１７頁８行目の「２１日」を「１２日」と改め，同頁９行目の
「改める」の次に「こと等を内容とする」を加え，同頁１０行目の「収納
し」を「カップに収納し」と改める。
(3)原判決１７頁２２行目の「特許法２９条２項により，」を「公知文献に
基づき当業者が容易に発明をすることができたものであることなどを理由と
する」と，同頁２３行目の「封印幕」を「封印膜」と，同頁２４行目から２
５行目の「特開昭和６２－２２６２０８公報」を，「特開昭６２－２２６２
０８号公報」と，それぞれ改める。
(4)原判決１８頁４行目冒頭から同頁７行目末尾までを，次のとおり改める。
「エ控訴人は，平成２２年８月２４日付けで，請求項１を改めること等を内
容とする補正（補正②）の手続をしたが，旧請求項１のうち「この上側筒
体に装着されると共に，回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部
の弁杆を連動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調整用摘子」の部分は，
「この上側筒体」が「該上側筒体」に，「前記噴出口頭部」が「前記上端
噴出口頭部」に，それぞれ改められたのみであった。控訴人は，同日付け
の意見書で，出願に係る発明は引例７やその他の上記ウの拒絶理由通知が
引用する公知文献と全く異なる技術的課題を解決するためになしたもので
あり，かつ容易になし得るものでもないと主張した（乙２の７，８）。
これに対し，特許庁審査官は，同年１１月９日，補正②につき，新規事
項の追加に当たる部分があり特許法１７条の２第３項の要件を満たしてい
ないこと，その出願に係る発明は，上記ウの拒絶理由通知と同旨の理由に
より当業者が容易に発明をすることができたものであることなどを理由と
する拒絶理由通知を発した（乙２の９の１）。」
(5)原判決１８頁８行目の「請求項の１を」から同頁９行目末尾までを，次
のとおり改める。
「請求項１を次のとおりとすること等を内容とする補正（補正③，下線は補
正箇所）の手続をするとともに，同日付けの意見書で，補正後の本件特許発
明は単に周知技術を無造作に羅列したものではなく，相互に一体不可分の有
機的結合すなわち組み合わされた構成であり，いずれの構成を一つでも欠く
ことは，同発明に係る美顔器として有利な相乗的効果を期待できず，さらに，
その効果も容易に想到できる効果ではないと述べた（乙２の１０，１
１）。」と改める。
(6)原判決１８頁１０行目の「収納し」を「カップに収納し」と，同行目の
「供給様」を「供給用」と，それぞれ改め，同頁２３行目の「ガス供給」の
次に「用」を加える。
(7)原判決１９頁１０行目から１１行目の「併せて拒絶査定をした。」を
「併せて，平成２２年１１月９日付け拒絶理由通知と同旨の理由により，拒
絶査定をした。」と，同頁１２行目の「同年」を「平成２３年」と，それぞ
れ改める。
(8)原判決２１頁７行目の「新請求項（ｆ）」を「新請求項１の（ｆ）」と
改め，同頁１０行目の「２２６２０８」の次に「号」を加え，同頁１５行目
の「シール面の」を「シール面に」と，同頁１８行目の「本願発明」を「本
件特許発明」と，それぞれ改める。
(9)原判決２１頁２０行目の「特許庁審査官は，」の次に「同年９月１４
日，」を加える。
(10)原判決２３頁１６行目の「２２６２０８」の次に「号」を加え，同頁１
７行目の「酸素補給器」を「酸素補吸器」と改める。
(11)原判決２３頁１９行目及び同頁２６行目の「ガス量調節器」を，いずれ
も「ガス量調整器」と，同頁２４行目の「ガス流通路」を「ガス流出路」と，
それぞれ改め，同頁２６行目末尾に「。」を加える。
(12)原判決２４頁６行目の「柔道ピストン」を「従動ピストン」と，同頁７
行目の「ばね４６」を「バネ４６」と，同頁１０行目の「一時圧力ガス」を
「一次圧力ガス」と，それぞれ改め，同頁１２行目の「７から」の次に「需
要側に」を加える。
(13)原判決２５頁４行目から５行目の「自体が下降すると」を「を一方向に
水平回転させてこれを下降させると」と，同頁６行目の「株が」を「下部
が」と，同行目の「回転して」を「水平回転させて」と，それぞれ改める。
(14)原判決２５頁９行目の「及び図面」を削る。
(15)原判決２６頁５行目の「上昇したときにガス流通路が開通し，下降した
ときに閉じる構造となっている」を「上昇したときにガス流通路が遮断し，
下降したときに開通する構造となっている」と改める。
(16)原判決２６頁１５行目冒頭から同頁２５行目末尾までを，次のとおり改
める。
「しかし，前記１(1)に認定した本件特許の出願経過を見ると，出願当初の
請求項１は，弁杆の上下動あるいは連動とガス流通路の開閉との関係を特に
限定していなかったところ，特許庁審査官から，出願に係る発明全体が公知
文献から容易想到であるとの拒絶理由を通知され，同発明の構成のうち「押
圧杆によりガスの供給を可能とする点」については周知技術であるとして引
例７の存在を指摘された。控訴人は，これを受けた補正②の際には，弁杆の
連動とガス流通路の開閉との関係について特に補正をせず，専ら本件特許発
明が引例７等とは全く異なる技術的課題の解決を目的としているなどと主張
して，本件特許発明が容易想到であるとする判断を争ったものの，かかる主
張は採用されず，また，本件特許発明の構成が組合せの困難なものであると
指摘した補正③についても，誤記があったことから却下された。そこで，控
訴人は，補正④において，前記１(1)クのとおり特許請求の範囲を補正する
とともに，補正後の請求項１の（ｆ）は，補正前の構成である，「回転によ
り前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を連動させて炭酸ガス噴出を
調整する円形調整用摘子」の構成を，さらに具体化し限定したものであると
説明し，その結果，かかる構成については特許庁審査官から特許要件につい
てさらなる指摘を受けることなく，特許査定に至ったものである。
(2)上記(1)の経過に加え，前記１(3)認定の公知技術によれば，引例７に係
る発明は，弁杆に相当するバルブが上昇した際にガス流通路が閉塞され，バ
ルブが下降した際にガス流通路が開通する機構を有するものであったことに
照らせば，控訴人は，引例７の存在を理由とする拒絶理由を回避するために，
本件特許発明における弁杆の連動とガス流通路の開閉との関係を補正④のよ
うに補正することにより，引例７が開示するのと同様の構成，すなわち弁杆
が上昇した際にガス流通路が閉塞され，弁杆が下降した際にガス流通路が開
通する構成を除外したものと認めることができる。よって，控訴人は，補正
④において，本件特許発明の構成から引例７が開示するのと同様の上記構成
を意識的に除外したということができる。
控訴人は，本件特許出願に対する拒絶理由通知では，弁杆下降時にガス流
通路が形成され，弁杆上昇時にガス流通路が遮断される構成を含むことが拒
絶理由として具体的に指摘されたことはなく，控訴人も，引例７に係る拒絶
理由を回避するために，ガス流通路の開閉機構から上記の構成を除外したこ
とはなかったと主張する。
しかし，拒絶理由通知に控訴人の指摘するような具体的な指摘がなく，ま
た，控訴人が，拒絶理由を回避するために補正を行う旨を明示的に述べなか
ったとしても，上記のとおりの経過や引例７の内容に照らせば，控訴人が，
拒絶理由を回避するために，本件特許発明の構成から引例７が開示するのと
同様の上記構成を意識的に除外したと認めることができ，他にかかる補正を
行った理由について首肯すべき事情は見当たらないから，控訴人の主張は理
由がない。」
２以上によれば，控訴人の請求は，その余の点について判断するまでもなく理
由がなく，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官設樂一
裁判官田中正哉
裁判官神谷厚毅

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