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平成20年11月27日判決言渡
平成20年(行ケ)第10093号審決取消請求事件
平成20年10月30日口頭弁論終結
判決
原告日立化成工業株式会社
訴訟代理人弁護士吉原省三
同小松勉
同三輪拓也
同上田敏成
訴訟代理人弁理士三好秀和
同豊岡静男
同高久浩一郎
同原裕子
住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社承継人
被告住友金属鉱山株式会社
訴訟代理人弁護士中川康生
同山川博光
訴訟代理人弁理士伊東忠彦
同佐々木定雄
同大貫進介
同山口昭則
主文
1特許庁が無効2006−80140号事件について平成20年2月5
日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要等
本訴は,特許第3352084号(発明の名称:半導体素子搭載用基板及び
半導体パッケージ。以下「本件特許権」という)の請求項1に係る特許の無。
効審判(無効2006−80140号)において特許庁が平成20年2月5日
にした,同特許を無効とするとの審決(以下「本件審決」という)の取消し。
を求めるものである。なお,本訴は,本件審決中,請求項1に係る部分につい
ての取消のみを求めるものである。
,,,本件特許権の出願の経緯等訂正請求に至る経緯訂正の内容に係る事実は
次のとおりであり,いずれも当事者間に争いがない。
1本件特許権の出願の経緯等
()親出願等の経緯1
ア原告は,平成7年3月17日,特許出願をした(特願平7−52453
7号。この特許出願については,特許査定及び設定登録がされた(特許)
第3247384号。原告は,上記特許出願について,次の優先権主張)
を行っている。
(ア)優先権主張番号特願平6−48760号
優先日平成6年3月18日
優先権主張国日本
(イ)優先権主張番号特願平6−273469号
優先日平成6年11月8日
優先権主張国日本
(ウ)優先権主張番号特願平7−7683号
優先日平成7年1月20日
優先権主張国日本
(エ)優先権主張番号特願平7−56202号
優先日平成7年3月15日
優先権主張国日本
イ原告は,前記アの特許出願(特願平7−524537号)の分割出願と
して新たな特許出願をした(特願2001−237791号。後記()の2
とおり,この出願の再度の分割出願として,本件特許権の出願が行われ
た。この特許出願については,特許査定及び設定登録がされた(特許第。)
3337467号。)
()本件特許出願と手続補正2
原告は,前記()イの特許出願(特願2001−237791号)の分割1
出願として四つの新たな特許出願をした(特願2002−137359号,
特願2002−137361号,特願2002−137362号,特願20
02−137360号。これらの特許出願については,特許査定及び設定)
登録がされた(特願2002−137359号については特許第34134
,,13号特願2002−137361号については特許第3413191号
特願2002−137362号については特許第3352084号(本件特
許権,特願2002−137360号については特許第3352083)
号。。)
本件特許権については,平成14年6月10日付け手続補正書による手続
補正が行われた(以下,同手続補正による補正後の明細書を「本件明細書」
という。本件明細書の請求項の数は8である。。)
()新規性,進歩性の判断の基準日3
本件特許権に係る発明の構成要件の記載事項及び後記の訂正請求により訂
正が行われたと仮定した場合の訂正後の発明の構成要件の記載事項は,前記
()ア(エ)の特願平7−56202号の願書に添付した明細書及び図面にお1
いて初めて開示された事項であるから,本件特許権に係る発明,及び訂正請
求により訂正が行われたと仮定した場合の訂正後の発明の新規性,進歩性の
判断の基準日は,前記()ア(エ)の特願平7−56202号の出願日である1
平成7年3月15日となる。
()請求項の記載4
,,,。本件明細書の特許請求の範囲のうち請求項12は次のとおりである
なお,請求項2ないし8は,請求項1を直接又は間接に引用する形式で記載
されている。
ア請求項1
絶縁性支持体と,その片面に形成された複数の配線とを備える半導体素
子搭載用基板において,
半導体素子搭載領域と,該半導体素子搭載領域の外側の樹脂封止用半導
体パッケージ領域とを,複数組備え,
上記配線は,
上記半導体パッケージ領域に形成されたワイヤボンディング端子と,上
記半導体素子搭載領域に形成された外部接続端子とをつなぐ配線を含み,
上記外部接続端子の形成された箇所の上記絶縁性支持体に,上記外部接
続端子に達する開口部が設けられていることを特徴とする半導体素子搭載
用基板。
イ請求項2
上記外部接続端子は,上記半導体素子搭載領域ごとに二つ以上設けられ
ることを特徴とする請求項1記載の半導体素子搭載用基板。
2訂正請求に至る経緯
()第1次審決取消訴訟1
住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社(平成20年11月1日,
被告に吸収合併され,同月14日,その旨の登記がされた)は,平成18。
年7月31日,本件特許権の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」とい
う)についての特許の無効審判(無効2006−80140号)を請求し。
た。
特許庁は,平成19年1月22日,上記無効審判請求に係る特許を無効と
する旨の審決をした。
原告は,平成19年2月28日,上記審決につき知的財産高等裁判所(以
下「知財高裁」という)に審決取消訴訟を提起した(知財高裁平成19年。
(行ケ)第10085号。)
()訂正審判請求と差戻決定2
ア原告は,平成19年4月2日,本件明細書につき訂正審判請求を行った
が,同年6月12日,この訂正審判請求を取り下げた。
イ原告は,平成19年5月28日,本件明細書につき再度の訂正審判請求
(訂正2007−390066号)を行った。
ウ知財高裁は,平成19年7月20日,事件を審判官に差し戻すため,前
記()の審決を取り消す旨の決定(特許法181条2項。以下,条文は特1
許法の条文を示す)をした。。
()訂正請求と訂正審判のみなし取下げ3
原告は,差戻し後の無効審判において,平成19年8月6日,本件明細書
につき訂正請求を行い(甲29,30,前記()イの訂正審判請求は取り下)2
げられたものとみなされた(134条の3第4項。以下,本件特許権の上記
訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。。)
3訂正の内容
本件訂正は,特許請求の範囲の減縮を目的として,請求項1を後記のとおり
訂正する(訂正事項1)とともに,明りょうでない記載の釈明を目的として,
訂正前の請求項4を削除し,実質的に訂正前の請求項5ないし8の項番を繰り
上げるもの(訂正事項2ないし5)であった。本件特許権の(訂正前の)請求
項2ないし8は,請求項1の記載を直接又は間接に引用する引用形式の請求項
であるため,本件訂正(訂正事項1)は,無効審判請求されている請求項1の
訂正を請求するとともに,無効審判請求されていない請求項2以下の請求項の
訂正をも請求するものであった(以下,請求項2の訂正後の発明を「本件訂正
発明2」という。。)
本件訂正(訂正事項1)は,本件特許権の請求項1(本件発明1)について
は,次のとおり訂正することを内容としていた(下線部の箇所は,訂正により
変更された部分である。以下,請求項1の訂正後の発明を「本件訂正発明1」
という。。)
「絶縁性支持体と,その片面のみに形成される複数の配線とを備える半導体
素子搭載用基板において,
半導体素子搭載領域と,該半導体素子搭載領域の外側の樹脂封止用半導体
パッケージ領域とを,複数組備え,
上記配線は銅箔から形成される配線であって,上記絶縁性支持体の半導体
素子を搭載する面側のみに1層あり,
上記配線は,上記半導体パッケージ領域に形成されるワイヤボンディング
端子と,上記半導体素子搭載領域に形成される外部接続端子及びそれらをつ
なぐ配線を配線の一部として備え,
上記外部接続端子は上記配線の上記絶縁性支持体側の面に備えられ,
上記ワイヤボンディング端子はその反対側の面に備えられ,
上記外部接続端子の形成される箇所の上記絶縁性支持体に,上記外部接続
,,端子に達する開口部が設けられ上記開口部の半導体素子を搭載する面側は
上記外部接続端子で覆われており,
上記絶縁性支持体はポリイミドフィルムであって,上記開口部の側壁に上
記絶縁性支持体が露出していることを特徴とする半導体素子搭載用基板」。
4本件審決
特許庁は,平成20年2月5日,本件発明1の特許についての無効審判請求
(無効2006−80140号)について,同特許を無効とするとの審決(本
件審決)を行った。
第3本件審決の理由
1本件審決の要旨
別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
すなわち,本件訂正のうち本件発明1についての訂正請求は特許請求の範囲
を減縮するものである。しかし,本件訂正発明2は,引用例1ないし20に記
載された発明及び周知技術(本件訂正発明2の進歩性に関して審決が示した引
用例,及び周知技術を裏付ける周知例は,別紙引用例・周知例一覧表のとおり
である)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,2。
9条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないもの
であるから,本件訂正は134条の2第5項において読み替えて準用する平成
6年法律第116号による改正前の126条3項の規定に適合せず,本件訂正
は認められない(本件審決38,39頁。そして,訂正前の本件発明1につ)
いての特許は,甲1(引用例18)記載の発明及び周知技術に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものであるから,29条2項の規定に違反し
,(,)。てなされたものであり123条1項2号に該当する本件審決5051頁
2本件訂正発明2と引用例1,引用例2の相違点
本件審決は,本件訂正発明2の進歩性について,引用例1(甲9)を主引例
,(),とする場合及び引用例2甲10を主引例とする場合のいずれについても
本件訂正発明2は当業者が容易に発明をすることができたものであると判断し
たものであって,その判断の過程で認定した本件訂正発明2と引用例1,引用
例2の相違点のうち,原告主張の取消事由に関連するものは,次のとおりであ
る。
()本件訂正発明2と引用例1記載の発明の相違点1
ア相違点2
本件訂正発明2においては,絶縁性支持体上に形成される配線における
「」「」,,外部に電気的に接続する側の端部が外部接続端子であり配線は
「絶縁性支持体の半導体素子を搭載する面側のみに1層」あり,外部接続
端子をその一部として絶縁性支持体側の面に備え,開口部の半導体素子を
搭載する面側は,外部接続端子で覆われ,開口部は,外部接続端子に達す
るものであるのに対し,引用例1には,それらの事項が明確には記載され
ていない点(本件審決26頁)。
イ相違点3
絶縁性支持体について,本件訂正発明2においてはポリイミドフィルム
で構成され,絶縁性支持体の開口部の側壁に上記絶縁性支持体が露出して
いるのに対し,引用例1発明においては,ベース(本件訂正発明2におけ
る「絶縁性支持体」に相当)がガラスエポキシで構成され,スルーホー。
ル(本件訂正発明2における「開口部」に相当)の側壁にベースが露出。
しているか否か記載されていない点(本件審決26頁)。
ウ相違点4
本件訂正発明2においては,半導体素子搭載領域と樹脂封止用半導体パ
ッケージ領域とを複数組備えているのに対し,引用例1発明においては,
これらの領域を複数組備えるか否か記載されていない点(本件審決26。
頁)
()本件訂正発明2と引用例2記載の発明の相違点2
相違点ロ
本件訂正発明2では,外部接続端子が「半導体素子搭載領域に形成され」
るのに対し,引用例2記載の発明では「半導体素子搭載領域に形成される,
外部接続端子」を有しない点(本件審決35頁)。
第4当事者の主張
1原告主張の取消事由
審決は,次に述べるとおり,訂正請求を一体のものとして許否を判断した誤
り(取消事由1,相違点2,3についての周知技術等の認定の誤り(取消事)
由2,相違点2,3についての容易想到性の判断の誤り(取消事由3,相違))
点4についての容易想到性の判断の誤り(取消事由4,相違点ロについての)
周知技術の認定の誤り(取消事由5)があるので,違法として取り消されるべ
きである。
()訂正請求を一体のものとして許否を判断した誤り(取消事由1)1
123条1項柱書によれば,2以上の請求項に係る特許について請求項ご
とに無効審判請求をすることができる。そして,無効審判における訂正請求
について定めた134条の2第5項が,訂正審判について定めた126条3
項ないし6項を準用していることから,訂正請求は,特許庁に無効審判が係
属している際の,訂正審判の代替的手続として存在するものであり,訂正請
求については,特許に無効の原因がある場合の特許権者の救済という訂正審
判制度の趣旨に沿って解釈をすべきである。そうすると,2以上の請求項を
有する特許を対象として請求された無効審判においては,請求項ごとに訂正
請求することができ,審判合議体は,請求項ごとに訂正の許否を判断すべき
である。
ところが,本件審決は,無効審判請求の対象とされていない請求項2につ
いての訂正請求が独立特許要件を欠くとの理由により許されないことを理由
として,訂正請求を一体として許されないと判断したものであり,この点に
おいて,本件審決の判断には誤りがある。
()相違点2,3についての周知技術等の認定の誤り(取消事由2)2
本件審決は,相違点2,3に関する進歩性の判断の前提として,引用例1
記載の発明,周知例1ないし3に記載された周知技術,周知例3ないし6に
記載された周知技術を認定しているが,次のとおり,これらの認定は誤りで
ある。
ア引用例1記載の発明の認定の誤り
本件審決は,引用例1記載の発明は,開口部の半導体素子を搭載する面
側が配線で覆われ,開口部は該配線に達するものである態様を包含してい
るとした上で,絶縁性支持体上に形成される配線における「外部に電気的
に接続する側の端部」は「絶縁性支持体側の面に」存在し,しかも,開,
口部の半導体素子を搭載する面側を覆う部分に存在するから,本件訂正発
明2における「外部接続端子」に相当すると認定している。
しかし,引用例1の第1図と第3図は同じ実施例を示したものであり,
引用例1記載の発明は,配線がスルーホールを覆っていないから,本件審
決の上記認定は誤っている。
イ周知例1ないし3に記載された周知技術の認定の誤り
本件審決は,引用例1記載の発明に適用可能な周知技術として,周知例
,()()1ないし3に基づいて絶縁性支持体ベースの開口部スルーホール
にピン状のアウターリードを固定する際に,開口部(スルーホール)の側
壁をメッキすることなく,開口部を覆う配線の開口部側の面にピンを接合
することは,周知の技術であると認定している。
しかし,周知例1ないし3に記載された技術は,引用例1記載の発明に
適用できないものであり,上記認定は誤りである。
ウ周知例3ないし6に記載された周知技術の認定の誤り
本件審決は,周知例3ないし6に基づいて,半導体素子搭載用基板にお
いて,絶縁性支持体がフィルムである場合においても,絶縁性支持体にピ
ン状のアウターリードを固定することは周知の技術であると認定してい
る。
しかし,周知例3ないし6は,本件訂正発明2のようなPGA型半導体
素子実装用基板において絶縁性支持体をポリイミドフィルムで構成するこ
とが周知であることを示すものではなく,上記認定は誤りである。
()相違点2,3についての容易想到性の判断の誤り(取消事由3)3
本件審決は,引用例1記載の発明,周知例1ないし3に記載された周知技
術,周知例3ないし6に記載された周知技術を前提として,引用例1記載の
発明において,絶縁性支持体(ベース)をポリイミドフィルムで構成すると
ともに,絶縁性支持体に形成された開口部(スルーホール)を側壁にメッキ
がされておらずベースが露出しているものとすること,それ故,配線を「絶
縁性支持体の半導体素子を搭載する面側のみに1層」とすることは,周知技
術に基づいて当業者が容易に想到し得たとし,仮に,相違点2が実質的な相
違であるとしても,引用例4から,相違点2,3は当業者が容易に想到し得
たとする。
しかし,引用例1記載の発明において,絶縁性支持体をポリイミドフィル
ムで構成すると,基板の強度が不足し,リードピンを打ち込むことが不可能
になること,また,引用例4(甲12)に記載されたものはピングリッドア
レイ(PGA)ではなくボールグリッドアレイ(BGA)のパッケージであ
ることから,相違点2,3は当業者が容易に想到し得たとはいえず,本件審
決の上記判断は誤りである。
()相違点4についての容易想到性の判断の誤り(取消事由4)4
本件審決は,引用例8ないし17によれば,半導体素子搭載用基板に係る
,,製造分野において同一基板上に複数組の個別の基板領域を配列して形成し
これを一括して製造することは周知の技術であるから,引用例1記載の発明
において,半導体素子搭載領域と樹脂封止用半導体パッケージ領域とを複数
組備えることは,当業者が適宜なし得たと判断している。
しかし,引用例8ないし12はPGA型半導体装置とは関連のないもので
あり,引用例13の実施例からは,プラスチックPGA型パッケージの実
施例を推測することはできない。さらに,引用例14ないし17は,PG
A型半導体装置ではあるが,リードピンを打つ位置が半導体素子搭載領域
からかなり離れているため,半導体素子を搭載した後でリードピンを打ち
込むことが可能であり,リードピンが備わっていない状態で半導体素子搭
載用基板といえるものであり,半導体素子搭載領域にリードピンがあるた
めに半導体素子搭載後にリードピンを打ち込むことが困難な引用例1記載
。,,の発明とは異なるしたがって引用例8ないし17に記載された技術は
引用例1記載の発明には適用できないものであり,本件審決の上記判断は
誤りである。
()相違点ロについての周知技術の認定の誤り(取消事由5)5
,,,,本件審決は相違点ロに関する進歩性の判断の前提として引用例13
18ないし20,周知例3及び7に基づいて,絶縁体層がフィルムキャリア
である場合も含めて,半導体素子搭載用基板において,搭載できる素子サイ
ズを大きくすること,外部接続端子を増加すること,配線引き回しを容易と
すること,パッケージサイズを小型化すること等の課題解決のために,配線
の少なくとも一部を半導体素子搭載領域に延在させ,該領域の配線の下面に
外部接続端子を設け,開口部(スルーホール)を介して外部回路と接続する
ことは,周知技術であると認定している。しかし,上記の周知技術の認定は
誤っている。
2被告の反論
原告主張の取消事由は,いずれも理由がない。
()訂正請求を一体のものとして許否を判断した誤り(取消事由1)につい1

本件審決が訂正請求を一体として扱ったことは,次の理由から,誤りでは
ない。
ア改善多項制を導入した昭和62年法律第27号による改正において,特
許無効審判については「発明ごとに請求することができる」から「請求,
項ごとに請求することができる」と改正されたが(123条1項柱書,)
訂正審判については「請求項ごとに請求することができる」とは改正さ,
れなかった(126条1項。そのことからすると,訂正審判全体を一体)
のものとして扱うことは,改善多項制導入の前後で変わらない。
訂正請求制度は,訂正審判制度についてのほとんどの規定(126条3
項ないし6項,127条,128条,131条1項,3項等)を準用して
(),,いることに照らせば134条の2第5項訂正審判制度と同様な目的
性格を有するものと理解され,訂正請求も訂正審判と同様に一体として扱
われるべきである。
イ特許法は,訂正請求の請求書の方式について,請求項ごとの単位ではな
く,訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面の単位で訂正明細書等を添
(),付すべきことを規定するとともに134条の2第5項・131条3項
訂正請求認容の決定が確定したときは,その訂正後における明細書,特許
請求の範囲又は図面により,特許出願,出願公開,特許をすべき旨の査定
又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなすことを規定してい
る(134条の2第5項・128条)から,複数の訂正事項を含む全体と
しての訂正請求書及び添付訂正明細書等を一体のものとして扱うこととし
ている。
ウ仮に訂正事項ごとに訂正請求の許否を決すると,訂正明細書等の全体と
しての整合性を確保することができない。
エ本件訂正発明2は,引用例1,2,4ないし17に記載された発明及び
周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,
進歩性を欠く。本件訂正発明2は,本件訂正発明1に「上記外部接続端子
,」は上記半導体素子搭載領域ごとに二つ以上設けられることを特徴とする
との構成要件を付加したものであるところ,この構成要件は,本件審決に
おいて,本件訂正発明2と引用例1記載の発明の一致点,本件訂正発明2
と引用例2記載の発明の一致点として認定されており,この点が一致する
ことを原告は争っていない。そうすると,本件訂正発明2が上記のとおり
進歩性を欠くとすれば,本件訂正発明1も引用例1,2,4ないし17に
記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることが
できたものであり,進歩性を欠くことは,論理的に明らかである。したが
って,本件の無効審判においては,訂正請求はそれぞれ請求項ごとに別個
独立に理解し得るものではなく,請求項ごとに訂正の許否を判断する理由
も利益もない。
オ請求項2は請求項1を引用する従属項であって請求項1と密接不可分の
関係にあり,請求項1を訂正すれば請求項2も当然訂正される関係にある
から,本件訂正をもって,一部の請求項についてであっても訂正の認容を
求める趣旨と解することはできない。
()相違点2,3についての周知技術等の認定の誤り(取消事由2)につい2

以下のとおり,本件審決が行った引用例1記載の発明,周知例1ないし3
,,に記載された周知技術周知例3ないし6に記載された周知技術の認定には
いずれも誤りはない。
ア引用例1記載の発明の認定について
引用例1には,第1図と第3図が同一の実施例についての図面である旨
の記載はなく,第1図には,メタライズ層6がスルーホールを覆っている
様子が示されている。したがって,本件審決が,引用例1記載の発明につ
いて,開口部の半導体素子を搭載する面側が配線で覆われ,開口部は該配
線に達するものである態様を包含しているとした上,絶縁性支持体上に形
成される配線における「外部に電気的に接続する側の端部」は「絶縁性,
支持体側の面に」存在し,しかも,開口部の半導体素子を搭載する面側を
覆う部分に存在するから,本件訂正発明2における「外部接続端子」に相
当すると認定したことに誤りはない。
イ周知例1ないし3に記載された周知技術の認定について
周知例1ないし3に記載された技術は,引用例1記載の発明に適用でき
るものであって,本件審決が,周知例1ないし3に基づいて,絶縁性支持
体(ベース)の開口部(スルーホール)にピン状のアウターリードを固定
する際に,開口部(スルーホール)の側壁をメッキすることなく,開口部
を覆う配線の開口部側の面にピンを接合することは周知の技術であると認
定したことに誤りはない。
ウ周知例3ないし6に記載された周知技術の認定について
本件審決が,周知例3ないし6に基づいて,半導体素子搭載用基板にお
いて,絶縁性支持体がフィルムである場合においても,絶縁性支持体にピ
ン状のアウターリードを固定することは周知の技術であると認定したこと
に誤りはない。
()相違点2,3についての容易想到性の判断の誤り(取消事由3)につい3

本件審決が,引用例1記載の発明において,絶縁性支持体(ベース)をポ
リイミドフィルムで構成するとともに絶縁性支持体に形成された開口部ス,(
ルーホール)を側壁にメッキがされておらずベースが露出しているものとす
ること,それ故,配線を「絶縁性支持体の半導体素子を搭載する面側のみに
1層」とすることは,引用例1記載の発明と周知技術に基づいて当業者が容
易に想到し得たと判断したことに誤りはない。
()相違点4についての容易想到性の判断の誤り(取消事由4)について4
引用例8ないし17に記載された技術は,引用例1記載の発明に適用する
ことができる。したがって,本件審決が,引用例8ないし17によれば,半
導体素子搭載用基板に係る製造分野において,同一基板上に複数組の個別の
基板領域を配列して形成し,これを一括して製造することは周知の技術であ
るから,引用例1記載の発明において,半導体素子搭載領域と樹脂封止用半
導体パッケージ領域とを複数組備えることは,当業者が適宜なし得たと判断
したことに誤りはない。
()相違点ロについての周知技術の認定の誤り(取消事由5)について5
本件審決が,引用例1,3,18ないし20,周知例3及び周知例7に基
づいて,絶縁体層がフィルムキャリアである場合も含めて,半導体素子搭載
用基板において,搭載できる素子サイズを大きくすること,外部接続端子を
増加すること,配線引き回しを容易とすること,パッケージサイズを小型化
すること等の課題解決のために配線の少なくとも一部を半導体素子搭載領域
に延在させ,該領域の配線の下面に外部接続端子を設け,開口部(スルーホ
ール)を介して外部回路と接続することは周知技術であると認定したことに
誤りはない。
第5当裁判所の判断
本件審決には,取消事由1に係る違法が存在するものと判断する。その理由
は,以下のとおりである。
すなわち,昭和62年法律第27号による改正により,いわゆる改善多項制
が導入され,平成5年法律第26号による改正により,無効審判における訂正
請求の制度が導入され,平成11年法律第41号による改正により,特許無効
審判において,無効審判請求されている請求項の訂正と無効審判請求されてい
ない請求項の訂正を含む訂正請求の独立特許要件は,無効審判請求がされてい
。,ない請求項の訂正についてのみ判断することとされたこのような制度の下で
特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果
は,いずれも請求項ごとに生ずるものというべきである。特許法は,2以上の
請求項に係る特許について請求項ごとに特許無効審判請求をすることができる
としており(123条1項柱書,特許無効審判の被請求人は,訂正請求する)
ことができるとしているのであるから(134条の2,無効審判請求されて)
いる請求項についての訂正請求は,請求項ごとに申立てをすることができる無
効審判請求に対する,特許権者側の防御手段としての実質を有するものと認め
られる。このような訂正請求をする特許権者は,各請求項ごとに個別に訂正を
求めるものと理解するのが相当であり,また,このような各請求項ごとの個別
の訂正が認められないとするならば,無効審判事件における攻撃防御の均衡を
著しく欠くことになるといえる。このように,無効審判請求については,各請
求項ごとに個別に無効審判請求することが許されている点に鑑みると,各請求
項ごとに無効審判請求の当否が個別に判断されることに対応して,無効審判請
求がされている請求項についての訂正請求についても,各請求項ごとに個別に
訂正請求することが許容され,その許否も各請求項ごとに個別に判断されるべ
きと考えるのが合理的である。
以上のとおり,特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求
による訂正の効果は,いずれも請求項ごとに生じ,その確定時期も請求項ごと
に異なるものというべきである。
そうすると,2以上の請求項を対象とする特許無効審判の手続において,無
効審判請求がされている2以上の請求項について訂正請求がされ,それが特許
請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には,訂正の対象になっている
請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから,そのうちの1
つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として,他の請求
項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとすることは許
されない。そして,この理は,特許無効審判の手続において,無効審判請求の
対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方
について訂正請求がされた場合においても同様であって,無効審判請求の対象
とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由(この
場合,独立特許要件を欠くという理由も含む)として,無効審判請求の対象。
とされている請求項についての訂正請求を認めないとすることは許されない。
本件においては,請求項1に係る発明についての特許について無効審判請求
がされ,無効審判において,無効審判請求の対象とされている請求項1のみな
らず,無効審判請求の対象とされていない請求項2以下の請求項についても訂
正請求がされたところ,本件審決は,無効審判請求の対象とされていない請求
項2についての訂正請求が独立特許要件を欠くことのみを理由として,本件訂
正は認められないとした上で,請求項1に係る発明についての特許を無効と判
断したのであるから,本件審決には,上記説示した点に反する違法がある。し
たがって,原告主張に係る取消事由1は,理由がある。
よって,本訴請求は理由があるから認容し,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸

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