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平成２０年１１月２７日判決言渡
平成２０年（行ケ）第１０１１０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２０年９月３０日
判決
原告篠田商事株式会社
原告訴訟代理人弁理士増田竹夫
被告新日鉄マテリアルズ株式会社
被告訴訟代理人弁護士上谷清
同永井紀昭
同仁田陸郎
同萩尾保繁
同笹本摂
同山口健司
同薄葉健司
同石神恒太郎
被告訴訟代理人弁理士中村朝幸
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００５−８０３４３号事件について平成２０年２月２０日に
した審決を取り消す。
第２争いのない事実等（証拠を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）
１手続の経緯
(1)訴外新日本製鐵株式会社（以下「新日鐵」という。）は，発明の名称
を「圧胴または中間胴」とする特許第３４３９５６９号の特許（以下「本
件特許」という。平成７年４月２５日出願〔優先権主張：平成６年４月２
５日，日本〕，平成１５年６月１３日設定登録。登録時の請求項の数は４
である。）の特許権者であった（甲１９，２６）。
本件特許に対し，特許異議の申立て（異議２００３−７３１０６号事
件）があり，その審理の過程において，新日鐵が，平成１６年８月１６
日，本件特許の願書に添付した明細書の記載を訂正する請求をしたとこ
ろ，特許庁は，平成１６年９月６日，「訂正認める。特許第３４３９５６
９号の請求項１乃至４に係る特許を維持する。」との決定（以下「異議決
定」という。）をし，同決定は，同年９月２９日，確定した（甲２０，２
６）。
(2)原告は，平成１７年１１月２９日，本件特許の請求項１ないし４に係る
発明についての特許を無効とすることについて審判（無効２００５−８０
３４３号事件。以下「本件審判」という。）を請求したが（乙１），特許
庁は，平成１８年５月９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との
審決（以下「前審決」という。）をした（甲２６）。
(3)原告が，前審決の取消しを求めて，審決取消訴訟（知的財産高等裁判所
平成１８年（行ケ）第１０２７３号事件）を提起したところ，同裁判所
は，平成１９年９月１０日，前審決を取り消す旨の判決（以下「前判決」
という。）をした。なお，被告は，上記訴訟の係属中に，会社分割によ
り，新日鐵から本件特許に係る特許権の移転を受けた（平成１８年９月１
５日登録）ことから，同年１０月３１日付け引受決定により，同訴訟を引
き受け，これに伴って，新日鐵は原告の承諾を得て同訴訟から脱退した（
甲２６）。
(4)前判決の確定により再開された本件審判の手続において，被告は，平成
１９年１０月２６日，本件特許の願書に添付した明細書の記載を訂正（以
下，この訂正を「本件訂正」という。）する請求をした（甲２７）。
特許庁は，平成２０年２月２０日，「訂正を認める。本件審判の請求
は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同年
３月３日，その謄本を原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前（異議決定の確定時）の本件特許の願書に添付した明細書（
以下，図面と併せ，「訂正前明細書」という。）の特許請求の範囲の請求
項１ないし４の各記載は，次のとおりである（甲２０。以下，これらの請
求項に係る発明を項番号に対応して，「訂正前発明１」などといい，これ
らをまとめて「訂正前発明」という。）。
「【請求項１】印刷装置において，印刷要素に対して被印刷体を圧着し，
その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であ
って，脱脂，ブラスト処理された金属製ローラ基材上に，気孔率５∼２０
％を有する多孔質のセラミックス溶射層を溶射して非常にシャープな突起
を形成する短周期的な凹凸と，さらにより長周期的な凹凸とが複合して形
成した粗面を形成し，更に前記多孔質セラミックスの凹凸表面層上および
孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部に
は厚く，一方長周期的な凸部には薄く付着するように低表面エネルギー樹
脂をコーティングした複合被覆皮膜が形成されており，かつその表面性状
がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度
Ｒ２０∼４０μｍで，滑らかな凹凸を有するものであることを特徴とすｍａｘ
る圧胴または中間胴。
【請求項２】前記凹凸の凸部が，２０μｍ×２０μｍ平方ないし１００μ
ｍ×１００μｍ平方当りに１ケ程度の割合で存在するものである請求項１
に記載の圧胴または中間胴。
【請求項３】前記金属製ローラ基材と，前記複合被覆皮膜との間には，金
属溶射層が形成されているものである請求項１または２に記載の圧胴また
は中間胴。
【請求項４】前記低表面エネルギー性樹脂が，シリコーン系樹脂である請
求項１∼３のいずれか一つに記載の圧胴または中間胴。」
(2)本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の願書に添付した明細書（以下，図面と併せ，「
訂正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１ないし４の各記載（
下線部分は訂正前明細書の記載からの訂正箇所を示す。）は，次のとおり
である（甲２７。以下，これらの請求項に係る発明を項番号に対応し
て，「訂正発明１」などといい，これらをまとめて「訂正発明」とい
う。）。
「【請求項１】印刷装置において，印刷要素に対して被印刷体を圧着し，
その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であ
って，脱脂，ブラスト処理された金属製ローラ基材上に，気孔率５∼２０
％を有する多孔質のセラミックス溶射層を溶射して非常にシャープな突起
を形成する短周期的な凹凸と，さらにより長周期的な凹凸とが複合して形
成した表面粗度Ｒ３０∼５０μｍの粗面を形成し，更に前記多孔質セラｍａｘ
ミックスの凹凸表面層上および孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミッ
クス溶射層の長周期的な凹部には厚く，一方長周期的な凸部には薄く付着
するとともに，０．５∼２０μｍの厚さにおいて付着して，前記長周期的
な凹凸が完全に埋没してしまうものでないように低表面エネルギー樹脂を
コーティングした複合被覆皮膜が形成されており，かつその表面性状がセ
ｍａｘラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度Ｒ
２０∼４０μｍで，滑らかな凹凸を有し，該凹凸の凸部によってのみ被印
刷体と接触するものであることを特徴とする圧胴または中間胴。
【請求項２】前記凹凸の凸部が，２０μｍ×２０μｍ平方ないし１００μ
ｍ×１００μｍ平方当りに１ケ程度の割合で存在するものである請求項１
に記載の圧胴または中間胴。
【請求項３】前記金属製ローラ基材と，前記複合被覆皮膜との間には，金
属溶射層が形成されているものである請求項１または２に記載の圧胴また
は中間胴。
【請求項４】前記低表面エネルギー性樹脂が，シリコーン系樹脂である請
求項１∼３のいずれか一つに記載の圧胴または中間胴。」
３本件審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，原告（請求人）が下記(1)のと
おり主張したのに対し，本件訂正を認めた上で，下記(2)のとおり，訂正発明
１は当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできず，ま
た，訂正発明２ないし４は，いずれも訂正発明１の構成をその構成の一部と
するものであるから，訂正発明１と同様の理由により，当業者が容易に発明
をすることができたものとすることはできず，原告（請求人）の主張及びそ
の提出に係る証拠によっては，訂正発明１ないし４についての特許を無効と
することはできない，というものである。
(1)原告（請求人）の主張
訂正前発明１ないし４（訂正発明１ないし４も同様。）は，下記アないし
クの各文献に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない（以下，各
文献に記載された発明を，文献番号に対応して，「甲１発明」などとい
う。）。
ア甲１文献実公平５−１２２０３号公報（甲１の１）
イ甲２文献日本溶射協会編「溶射技術ハンドブック」（株式会社新技術
開発センター１９９８年５月３０日初版第１刷発行）４６８頁∼４８１
頁（甲２の１）
ウ甲３文献実公平４−１８８５７号公報（甲３）
エ甲４文献特開平３−１２００４８号公報（甲４）
オ甲５文献米国特許公報第ＵＳ２５５５３１９号（甲５）
カ甲６文献英国特許公報第ＧＢ２０２２０１６号（甲６）
キ甲７文献特開平５−１９５１８５号公報（甲７）
ク甲８文献特開平１−１３９２９７号公報（甲８）
（判決注甲１文献及び甲３文献ないし甲８文献は本件特許の優先日前に頒
布された刊行物であるが，甲２文献は本件特許の優先日後に頒布された刊行
物である。）
(2)本件審決の認定判断
訂正発明１と甲１発明とは，下記の一致点において一致するものの，下記
の相違点１ないし４において相違し，このうち相違点３及び４について，当
業者が容易になし得たものとすることはできないから，相違点１及び２につ
いて検討するまでもなく，訂正発明１は当業者が容易に発明をすることがで
きたものとすることはできない。
［一致点］
「印刷装置において用いられる胴であって，金属製ローラ基材上に，セ
ラミックス溶射層を溶射して凹凸の粗面を形成し，更にセラミックスの凹
凸表面層上に低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜が形
成された胴。」である点。
［相違点１］
訂正発明１では，印刷要素に対して被印刷体を圧着し，その後移送する
被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であるのに対し，甲
１発明では，印刷装置で用いられるガイドローラーである点。
［相違点２］
訂正発明１では，金属製ローラ基材は脱脂，ブラスト処理されているの
に対し，甲１発明では，この点について特に記載はない点。
［相違点３］
訂正発明１では，金属製ローラ基材上に気孔率５∼２０％を有する多孔
質のセラミックス溶射層を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周
期的な凹凸と，さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成した表面粗度
Ｒ３０∼５０μｍの粗面を形成しているのに対し，甲１発明では，金ｍａｘ
属ローラー１の表面２にセラミツク３を溶射するが，セラミックス溶射層
の詳細について特に記載はない点。
［相違点４］
訂正発明１では，多孔質セラミックスの凹凸表面層上及び孔部内を実質
的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く，一方
長周期的な凸部には薄く付着するとともに，０．５∼２０μｍの厚さにお
いて付着して，長周期的な凹凸が完全に埋没してしまうものでないように
低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜が形成されてお
り，かつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持す
るようにして表面粗度Ｒ２０∼４０μｍで，滑らかな凹凸を有し，該ｍａｘ
凹凸の凸部によってのみ被印刷体と接触するのに対し，甲１発明では，テ
フロン４がセラミツク３を溶射された表面２の凹部５に食込むようにコー
テイングされているが，該テフロン４は金属ローラー１の中心から均等な
厚さになるようにコーテイングされている点。
（判決注本件審決が認定した訂正発明１と甲１発明との相違点のうち，前
審決が認定した訂正前発明１と甲１発明と相違点と異なる部分に下線を引い
た。）
第３取消事由についての原告の主張
本件審決は，以下のとおり，訂正発明１の進歩性の判断に当たり，前判決の
拘束力に反する認定判断をした違法（取消事由１），相違点３及び４について
の容易想到性の判断を誤った違法（取消事由２）があり，また，訂正発明２な
いし４の進歩性の判断に当たり，訂正発明１と同様の誤りをした違法（取消事
由３）があるから，取り消されるべきである。なお，本件審決における本件訂
正の適否の判断（審決書３頁１９行∼６頁３２行）は争わない。
１取消事由１（拘束力違反）
本件審決は，以下のとおり，前判決の拘束力に反する認定判断をした。
(1)前判決の認定判断
前判決（甲２６）は，次のとおり，認定判断した。
ア「そして，甲１発明におけるセラミックス溶射層の上にコーティング
される低表面エネルギー樹脂（テフロン）は，溶射されて直ちに完全に
固化する場合には，セラミックス溶射層の凹凸にほぼ沿った凹凸表面を
呈する態様となるが，溶射され固化するまでに流動性が維持されている
時間（その長短は，温度等の条件にも依存する。）がある場合には，低
表面エネルギー樹脂は，溶射後，セラミックス溶射層の凹部へ流れ落ち
る結果，セラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く，凸部には薄く
残って固化し，セラミックス溶射層の凹凸表面よりも高低差が小さい凹
凸表面を形成し，滑らかな凹凸を形成することになると解される。した
がって，低表面エネルギー樹脂は，その量が少ない場合には，①セラミ
ックス溶射層の凹部を埋め尽くす（充填する）ことなく，セラミックス
溶射層全体を薄く覆い，本件明細書の【図２】のようになり，目的とす
る点接触効果を奏する態様になると解されるが，その量が多い場合に
は，②セラミックス溶射層の凹部へ流れ落ちる量が多く，セラミックス
溶射層のうねり状凹凸に対応した滑らかな凹凸を維持しつつも，セラミ
ックス溶射層の凹部を埋め尽くし（充填し），原告主張の態様Ａになる
場合もあり，また，セラミックス溶射層の凹部を埋め尽くす（充填す
る）に十分な量の低表面エネルギー樹脂がコーティングされる場合に
は，③低表面エネルギー樹脂の表面が，平滑になるなど，セラミックス
溶射層のうねり状凹凸に対応した凹凸表面を維持しなくなる場合もあり
得ると解される。しかるところ，前記(1)イのとおり，本件特許発明１
は，上記①の態様のみならず，上記②の態様をも含むものであるから，
本件特許発明１は，その低表面エネルギー樹脂が，たとえ『その表面性
状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面
粗度Ｒ２０∼４０μｍで，滑らかな凹凸を有するもの』として形成さｍａｘ
れるとしても，前記②の態様（原告主張の態様Ａに相当。）のように，
圧胴または中間胴として，目的とする点接触効果を奏するとは限らない
態様をも包含する発明であるということができる。」（２９頁７行∼３
０頁８行。なお，原告は，下線部の「溶射」は「コーティング」の誤記
と思料する。）
イ「上記記載並びに第６図及び第８図によれば，甲２４には，金属製ロ
ーラの表面に，１０乃至５００μｍの粒径を有する金属粒子を溶着させ
て形成した凹凸面に，フッ素樹脂をコーティングした物品が記載されて
おり，金属製ローラ表面上，溶着した金属粒子によって形成される凹凸
面が，互いに独立に溶着している多数の金属粒子からなるか，互いに溶
着一体化している金属粒子からなるかにかかわらず，その凹凸面にフッ
素樹脂がコーティングされ，その凹部を埋め尽くす（充填する）厚みと
なる場合であっても，フッ素樹脂表面は，溶着した金属粒子によって形
成される凹凸表面に対応した滑らかな凹凸を維持するものとなっている
ことが看取される（なお，甲２４は，印刷装置において使用される圧胴
または中間胴に関するものではないが，セラミックス，金属など，樹脂
よりも高融点の無機系材料からなる１０ないし５００μｍ程度の凹凸表
面に，低表面エネルギー樹脂をコーティングする場合に，その樹脂が形
成し得るコーティング構造，あるいは，コーティング時の樹脂の挙動の
限りで，これを斟酌することができるというべきである。）。」（３１
頁２０行∼３２頁８行）
ウ「本件特許発明１の要件を満たすセラミックス溶射層の表面に，低表
面エネルギー樹脂を普通にコーティングする場合，本件明細書の【図２
】のようになり，目的とする点接触効果を奏する態様（前記①の態様）
になる場合もあり得るし，態様Ａ（前記②の態様）になり，所期の点接
触効果を奏さない場合もあり得るものであり，さらには，セラミックス
溶射層のうねり状凹凸に対応した凹凸表面が維持されず，点接触自体が
実現しない態様（③の態様）になる場合もあり得るところ，本件特許発
明１は所期の点接触効果を奏さない『態様Ａ』（②の態様）をも含むも
のであり，また，低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮
膜の表面粗度を『Ｒ２０∼４０μｍ』と規定している点にも，前記エｍａｘ
のとおり，格別な技術的意義があるとは認められないから，相違点４に
係る本件特許発明１の構成は，点接触効果を得るという技術思想とは関
係なく，甲１発明を普通に実施することによって形成され得る態様の一
つであるということができる。」（３２頁２１行∼３３頁８行）
エ「本件特許発明１のうち相違点３及び４に係る構成につき容易想到性
の判断を行うに際しては，甲１発明において，普通かつ一般的なセラミ
ックス溶射方法によってセラミックス溶射層を形成し，これを普通にコ
ーティングすることにより得られる態様との関係で，本件特許発明１が
進歩性を有するか否かについて，検討することが必要というべきであ
る。しかるに，審決はこのような検討を行うことなく，本件特許発明１
のうち相違点３及び４に係る構成につき，当業者は容易に想到すること
ができないと判断したものであるから，審決の判断は誤りというほかは
ない。」（３４頁１３行∼２０行）
(2)本件審決の認定判断が前判決の拘束力に反するものであること
ア甲１発明についての認定判断について
本件審決は，甲１文献の記載中の「『テフロン４は金属ローラー１の
中心から均等な厚さになるようにコーティングされている。』とは，テ
フロン４の表面と金属ローラー１の中心との距離が等しくされているこ
とにほかならない。」（審決書１７頁１８行∼２０行）と解釈すること
により，甲１発明が「凹凸を維持することを意識的に除外している発明
である。」（審決書１７頁３６行∼３７末行）と認定し，甲１発明に「
敢えて凹凸を維持させるものを想起することには，・・・格別の阻害要
因が存在している」（審決書１８頁４行∼５行）と判断した。
しかし，本件審決の上記認定判断は，前判決にいう「①の態様」（前
記(1)ア。以下，前判決の同部分にいう①ないし③の各態様を「①の態
様」などという。）を全く認めないものであり，また，前判決におけ
る「甲２４は，・・・セラミックス，金属など，樹脂よりも高融点の無
機系材料からなる１０ないし５００μｍ程度の凹凸表面に，低表面エネ
ルギー樹脂をコーティングする場合に，その樹脂が形成し得るコーティ
ング構造，あるいは，コーティング時の樹脂の挙動の限りで，これを斟
酌することができるというべきである。」（前記(1)イ）との認定判断を
全面的に否定するものである。
また，甲１文献の「テフロン４は金属ローラー１の中心から均等な厚
さになるようにコーティングされている。」（２頁３欄３１行∼３３
行）との記載における「均等」とは，「テフロン４の表面と金属ローラ
ー１の中心との距離が等しくされていることにほかならない。」（審決
書１７頁１９行∼２０行）というものではなく，むしろ「ほぼ等しく」
されているという意味であり，本件審決が上記のような認定判断をした
ことは，前判決の「①の態様」が容易に想到し得るという判断（前記(1)
ア，ウ）にも反するものである。
イ相違点３及び４に係る訂正発明１の構成についての認定判断について
本件審決は，訂正発明１において，溶射層の表面粗度Ｒ３０∼５０ｍａｘ
μｍとコーティング層の厚さ０．５∼２０μｍとを前提として，表面粗
度Ｒ２０∼４０μｍとしたことに技術的意義を認めた。ｍａｘ
しかし，本件審決の上記認定判断は，「低表面エネルギー樹脂をコー
ティングした複合被覆皮膜の表面粗度を『Ｒ２０∼４０μｍ』と規定ｍａｘ
している点にも，・・・格別な技術的意義があるとは認められない」と
した前判決の判断（前記(1)ウ）に反するものである。
ウ相違点３及び４に係る訂正発明１の構成の容易想到性の判断について
前判決の前記(1)エの認定判断の趣旨に照らし，訂正発明１における溶
射層の表面粗度についての数値限定は，普通の溶射技術により実現でき
る範囲，あるいは単なる設計事項であり，コーティング層の厚さについ
ての数値限定も，スプレー塗布などの公知のコーティング技術によれ
ば，当業者が容易に実施できる範囲であって，特別な技術により達成さ
れるものではないというべきであるから，本件審決における容易想到性
の判断は，前判決の趣旨を否定するものである。
２取消事由２（相違点３及び４についての容易想到性の判断の誤り）
本件審決は，以下のとおり，甲１発明についての認定判断を誤り，甲６発
明についての認定判断を誤り，甲１発明ないし甲８発明その他の公知技術に
基づいて訂正発明１を容易に発明することができたか否かについて審理を尽
くさなかった結果，相違点３及び４についての容易想到性の判断を誤ったも
のである。
(1)甲１発明についての認定判断の誤り
本件審決は，甲１発明は「凹凸を維持することを意識的に除外している
発明である」（審決書１７頁３６行∼３７行）から，同発明に「敢えて凹
凸を維持させるものを想起することには，・・・格別の阻害要因が存在し
ていることが明らかであり，適用を妨げる事由となる」（審決書１８頁４
行∼６行）と認定判断し，甲１文献を引用例から除外した。
しかし，以下のとおり，本件審決の上記認定判断は誤りである。
ア本件審決の上記認定判断の根拠とされた甲１文献の「テフロン４は金
属ローラー１の中心から均等な厚さになるようにコーティングされてい
る。」（２頁３欄３１行∼３３行）との記載等は，甲１発明において最
終的な表面形状に凹凸を形成することの阻害要因となるものではない。
本件審決は，上記記載における「均等」について，「テフロン４の表
面と金属ローラー１の中心との距離が等しくされていることにほかなら
ない。」（審決書１７頁１９行∼２０行）と解釈しているが，本件審決
にいう「距離が等しく」とは，要するに，甲１発明の最終的な表面粗度
が１００分の２ｍｍ未満であることを意味するものである。しかし，そ
のような表面粗度を実現することは，コーティングについての技術水準
にかんがみると，極めて非現実的であるといわざるを得ない。むしろ，
低表面エネルギー樹脂をコーティングした後の表面粗度が「２０∼４０
μｍ」であることが一般的であって，上記数値範囲は特殊なものではな
い。
イ甲１発明は，印刷装置におけるガイドローラーに関するものであるか
ら，訂正発明１を想到する動機付けになり得るものである。
この点，本件審決は，訂正発明１と甲１発明とが「異別の課題を有す
る」（審決書１９頁２３行）としたが，以下のとおり，本件審決の上記
認定判断は誤りである。
(ア)訂正明細書に「インキの付着汚染が少なくかつ洗浄の容易な耐久
性の高い圧胴または中間胴を提供することを目的とする」（段落【０
０１０】）と記載されているように，訂正発明１は，甲１発明と課題
を同一にするものである。
(イ)本件審決は，甲１文献に点接触効果についての直接的な記載がな
いことから，課題が全く異なるとしたものと解される。
しかし，特定の表面粗度の範囲内にある溶射層に樹脂をスプレー塗
布し，乾燥固化させれば，樹脂層の厚さや最終的な表面粗度は訂正発
明１と同じものになる。すなわち，甲１発明の最終的な表面粗度は，
下地層である溶射層の粗度がＲ３０∼５０μｍの範囲にありさえすｍａｘ
れば，この溶射層にテフロンをスプレー塗布して乾燥固化させるとい
う公知のコーティング技術を採用することで，訂正発明１と同じよう
にＲ２０∼４０μｍの範囲になり得るから，甲１発明に点接触効果ｍａｘ
がないということはできない。
なお，溶射層の表面粗度をＲ３０∼５０μｍ程度とすることは，ｍａｘ
前判決において公知技術であると認定されているとおりであり，ま
た，甲３文献には，「Ｒ３０∼６０μ」（２頁右欄３２行)との記ｍａｘ
載があり，甲１発明の溶射層の表面粗度を甲３発明のようにすること
は，当業者が容易に想到し得たといえる。また，甲１発明が前判決に
いう「①の態様」を含み得るとすれば，低表面エネルギー樹脂層の厚
さ，最終的な表面粗度をそれぞれ「０．５∼２０μｍ」，「Ｒ２０ｍａｘ
∼４０μｍ」とすることは，容易である。
(ウ)加えて，「点接触」により訂正発明１と同様の「本質的課題」（
審決書１９頁１５行）を達成するものとして，甲３発明や甲６発明が
ある。
(2)甲６発明についての認定判断の誤り
本件審決は，「甲第６号証に記載されているのは，外皮層の凹部はテフ
ロンなどの反撥性物質で密閉されていること，その外皮層（耐摩耗性外
層）の表面の粗さが２０∼１００μであること及び外皮層がテフロンなど
によって完全にシールドされることであり，・・・特定の凹凸表面層を有
するセラミック溶射層に低表面エネルギー樹脂の被覆を行うことを開示す
るものではない。」（審決書２０頁３行∼１０行）と認定判断した。
しかし，以下のとおり，本件審決の上記認定判断は誤りである。
甲６文献には，中間胴（シートガイディングドラム）の全表面に溶射層
相当の殻３（表面粗度が２０∼１００μｍであり，材料として金属酸化物
や炭化物が例示されている。）を形成し，この殻３の気孔に充填されるよ
うにテフロンを溶射層の全表面を覆うようにコーティングし，殻３の突起
５が紙と点接触を図り，シリンダーと印刷された紙との間に空間を提供す
る技術が開示されている。
したがって，甲６文献は訂正発明１に極めて近い技術を開示していると
いうべきである。
(3)審理不尽
本件審決は，甲１発明ないし甲８発明（特に，甲３発明）やその他の公
知技術（甲２４など）に基づいて訂正発明１を容易に発明することができ
たか否かについての十分に検討することを怠ったものであり，審理不尽が
ある。
(4)小括
以上のとおり，本件審決は，相違点３及び４の容易想到性の判断に誤り
があり，これらの誤りは本件審決の結論に影響するものである。
３取消事由３（訂正発明２ないし４についての判断の誤り）
本件審決は，訂正発明２ないし４が訂正発明１の構成をその構成の一部と
するものであるから，訂正発明１と同様の理由により，当業者が容易に発明
をすることができたものとすることはできないと判断した。
しかし，訂正発明１についての本件審決の判断に誤りがあることは，前記
１及び２のとおりであるから，訂正発明２ないし４についての本件審決の判
断にも同様の誤りがある。
第４被告の反論
本件審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
１取消事由１（拘束力違反）に対し
以下のとおり，本件審決は，前判決の拘束力に反しない。
(1)前判決の認定判断と訂正発明との関係
前判決は，本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて，訂正前発明
１について検討し，同発明が「その目的とする点接触効果が奏されるとは
限らない態様を含む発明である」との判断を前提として，訂正前発明１と
甲１発明との相違点３及び４に係る前審決の認定判断に誤りがあると判示
した。
しかし，本件訂正が認められた結果，訂正発明１は点接触効果が奏され
る発明に限定されたため，同発明と甲１発明との相違点３及び４は，前審
決時における訂正前発明１と甲１発明との相違点３及び４とは，異なるも
のとなった。
訂正発明１は，前判決における前審決を取り消すべきであるとの判断の
前提となった事実が変更したのであるから，本件審決が，相違点３及び４
に係る容易想到性の判断に当たって，前判決と異なる認定判断をしても，
前判決の拘束力には反しない。
(2)原告の主張に対し
ア甲１発明について
(ア)原告は，甲１発明についての本件審決の認定判断が，前判決の認
定に係る「①の態様」を全く認めないものであり，前判決の「①の態
様」が容易に想到し得るという判断にも反すると主張する。
しかし，以下のとおり，原告の主張は失当である。
前判決は，甲１発明におけるセラミックス溶射層の上に低表面エネ
ルギー樹脂をさまざまな量でコーティングした場合を想定し，その結
果の態様を例示したものにすぎず，甲１発明が「①の態様」を含む発
明であると認定したものではない（甲１発明の技術思想は，セラミッ
クス溶射層上にテフロンを十分に塗布するというものであって，同発
明では，セラミックス溶射層の凹部をテフロンが十分に埋め尽くすも
のと解されるから，前判決が，甲１発明に「①の態様」が開示されて
いると認定するはずがない。）。
また，前判決は，「②の態様」について，甲１発明を普通に実施す
ることによって形成され得る態様の一つであると認定したにすぎ
ず，「①の態様」について，そのような認定はしていない。
(イ)原告は，甲１文献における「均等」とは，「テフロン４の表面と
金属ローラー１の中心との距離が等しくされていることにほかならな
い。」（審決書１７頁１９行∼２０行）というものではなく，むし
ろ「ほぼ等しく」されているという意味であり，本件審決は，甲１文
献の「テフロン４は金属ローラー１の中心から均等な厚さになるよう
にコーティングされている。」との記載を極めて狭く解釈した点にお
いて，前判決の拘束力に反する旨主張する。
しかし，前判決は，甲１文献における「均等な厚さ」について認定
判断したものではないから，本件審決のかかる認定は，何ら拘束力に
反するものではない。
(ウ)原告は，本件審決が，甲１発明について，「凹凸を維持すること
を意識的に除外している発明」であると認定判断し，甲１発明に，あ
えて凹凸を維持させるものを想起することには，格別の阻害要因が存
在すると判断したことについて，前判決の認定に係る「①の態様」を
全く認めないものであり，また，前判決における「甲２４は，・・・
セラミックス，金属など，樹脂よりも高融点の無機系材料からなる１
０ないし５００μｍ程度の凹凸表面に，低表面エネルギー樹脂をコー
ティングする場合に，その樹脂が形成し得るコーティング構造，ある
いは，コーティング時の樹脂の挙動の限りで，これを斟酌することが
できるというべきである。」との認定判断を全面的に否定するもので
あると主張する。
しかし，「①の態様」についての原告主張が失当であることは，前
記(ア)のとおりであり，また，甲２４に関する前判決の上記説示は，
訂正前発明１（これには，「②の態様」が含まれる場合もあり得る，
とされた。）と甲１発明との相違点４の判断において，甲２４を斟酌
することができるとしたものであるから，本件審決が，本件訂正によ
り「②の態様」が含まれないことが明確になった訂正発明１と甲１発
明との相違点の判断に際して，甲２４に言及していないとしても，前
判決の拘束力に反するものではない。
イ相違点３及び４に係る訂正発明の構成及びその容易想到性について
原告は，本件審決が，訂正発明において，溶射層の表面粗度Ｒ３０ｍａｘ
∼５０μｍとコーティング層の厚さ０．５∼２０μｍとを前提として，
表面粗度Ｒ２０∼４０μｍとしたことに技術的意義を認めた上，相違ｍａｘ
点３及び４に係る容易想到性の判断をしたことについて，前判決の趣旨
を否定するものである旨主張する。
しかし，前判決は，訂正前発明１について，「低表面エネルギー樹脂
をコーティングした複合被覆皮膜の表面粗度を『Ｒ２０∼４０μｍ』ｍａｘ
と規定している点にも，・・・格別な技術的意義があるとは認められな
い」としたものであるが，本件訂正後の訂正発明１についてまで，その
ように判断したものではない。これに対し，本件審決は，訂正発明１に
おける「金属製ローラ基材上にセラミックス溶射層を溶射して形成した
表面粗度Ｒ３０∼５０μｍの粗面」，「長周期的な凸部には薄く付着ｍａｘ
するとともに，０．５∼２０μｍの厚さにおいて付着して，該長周期的
な凹凸が完全に埋没してしまうものでないように低表面エネルギー樹脂
をコーティングした複合被覆皮膜」，「セラミックス溶射の長周期的な
凹凸を概ね維持するようにして表面粗度Ｒ２０∼４０μｍで滑らかなｍａｘ
凹凸」との「数値範囲による特定事項が相互に関連している一体不可分
のもの」（審決書１４頁６行∼７行）であることから，訂正発明１の進
歩性を認めたものである。したがって，本件審決が，訂正発明１におけ
る一体不可分の特定事項である表面粗度Ｒ２０∼４０μｍとの構成にｍａｘ
技術的意義を認めたことは，前判決の拘束力に反するものではない。
なお，前判決は，「①の態様」が甲１発明から生じることや，甲１発
明と他の公知技術から容易に推考できることを認定したものではない。
２取消事由２（相違点３及び４についての容易想到性の判断の誤り）に対し
以下のとおり，本件審決の認定判断に原告主張の誤りはない。
(1)甲１発明についての認定判断の誤りに対し
原告は，本件審決が，甲１発明に「格別の阻害要因が存在している」か
ら「適用を妨げる事由」があると判断し，甲１文献を引用例から除外した
と主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
アそもそも本件審決は，甲１文献を検討の対象としたものであって，引
用例から除外したものではない。
また，本件審決は，甲１発明では，テフロンをコーティング後の表面
において，セラミック溶射層の凹凸を概ね維持するようにして，滑らか
な凹凸を有するものとすることは除外されているとしたものであり，こ
の判断に誤りはない。
この点について，原告は，甲１文献の「テフロン４は金属ローラー１
の中心から均等な厚さになるようにコーティングされている。」との記
載等は，甲１発明において最終的な表面形状に凹凸を形成することの阻
害要因となるものではないと主張する。
しかし，甲１発明におけるテフロン４の表面に全く凹凸がないとはい
えないとしても，そのことは，テフロン４の表面に意識的にセラミック
溶射層の凹凸と関連づけて凹凸を形成することとは何の関係もないか
ら，原告の上記主張は，阻害要因の存在を否定する根拠とはならない。
イ本件審決は，甲１発明におけるセラミックスを使用する課題（目的）
と訂正発明１におけるセラミックスを使用する課題（目的）が全く異な
るとしたものであって，共通する課題を全く有しないとしたものではな
い。
訂正発明１は，「インキの付着汚染の少ない・・・圧胴または中間胴
を提供する」という広い意味では，甲１発明と共通する課題を有すると
しても，甲１発明には，最終的な表面性状が凹凸を概ね維持するように
して，被印刷体との点接触を図るという訂正発明１のセラミックを使用
する本質的課題を有していないから，そのことによって，本件審決が，
甲１発明は「凹凸を維持することを意識的に除外している発明」であ
り，同発明に「格別の阻害要因が存在している」と認定判断したことが
否定されるものではない。
ウ原告は，点接触効果を達成することは，甲３文献や甲６文献により公
知であると主張する。
しかし，仮に点接触効果を達成することが公知であるとしても，その
ことは，甲１発明が点接触効果を達成することを課題とすることの根拠
とはならないし，甲１発明に阻害要因が存在することを否定する根拠と
なるものでもない。
エ(ア)原告は，特定の表面粗度の範囲内にある溶射層に樹脂をスプレー
塗布し，乾燥固化させれば，樹脂層の厚さや最終的な表面粗度は訂正
発明１と同じものになると主張する。
しかし，訂正発明１は，単に，特定の表面粗度の範囲内にある溶射
層に樹脂をスプレー塗布し，乾燥固化させたものではない。
訂正発明１は，溶射層の表面粗度Ｒ３０∼５０μｍ，コーティンｍａｘ
グ層の厚さ０．５∼２０μｍ，表面粗度Ｒ２０∼４０μｍとの構成ｍａｘ
を一体不可分のものとして組み合わせるとともに，セラミック溶射層
の長周期的な凹凸が埋没することなく，かつ表面性状がセラミック溶
射層の長周期的な凹凸を概ね維持するようにした発明であり，そのよ
うにすることにより，セラミック溶射層の長周期的な凹凸が埋没して
しまうことなく，その凹凸の凸部がコーティング後の滑らかな凹凸の
凸部となり，同様にその凹部も滑らかな凹凸の凹部になることによっ
て，所望の点接触効果を奏するものであって，何の目的もなく，溶射
層を形成し，その上に樹脂を塗布して形成されるものではない。
(イ)原告は，溶射層の表面粗度をＲ３０∼５０μｍ程度とすることｍａｘ
は，前判決において公知技術であると認定されているとおりであり，
また，甲３文献には，「Ｒ３０∼６０μ」（２頁右欄３２行)とのｍａｘ
記載があり，甲１発明の溶射層の表面粗度を甲３発明のようにするこ
とは，当業者が容易に想到し得たといえると主張する。
しかし，前判決は，訂正前発明１が点接触効果を奏するとは限らな
い態様を含むことを前提に，「甲１発明において，セラミックス溶射
層の表面粗度をＲ３０∼５０μｍ程度とすることが，格別困難であｍａｘ
るとは認められない」（２７頁８行∼９行）としたものであり，点接
触効果が奏される発明において，格別困難であるとは認められないと
したものではない。
そもそも，訂正発明１の構成から，溶射層の表面粗度がＲ３０∼ｍａｘ
５０μｍであるとの構成のみを取り出し，その公知性や容易想到性を
のみを議論することは誤りであり，最終的な表面粗度Ｒ２０∼４０ｍａｘ
μｍの樹脂層を形成して点接触効果を得るために，ベースとなる溶射
層を表面粗度Ｒ３０∼５０μｍの粗面とすることは，公知技術でもｍａｘ
ないし，当業者が容易に想到し得たことでもない。
(ウ)原告は，甲１発明が「①の態様」を含み得ることを前提に，低表
ｍａｘ面エネルギー樹脂層の厚さを０．５∼２０μｍとし，表面粗度をＲ
２０∼４０μｍとすることは容易であると主張する。
しかし，甲１発明は「①の態様」を含むものではないから，原告の
上記主張はその前提において誤りである。
(2)甲６発明についての認定判断の誤りに対し
甲６文献の記載についての本件審決の摘記に誤りはない。
また，甲６文献には，シェル３がセラミックスの溶射層であること，シ
ーリングサブスタンス７が低表面エネルギー樹脂であること，シェル３に
おける凸部５がシーリングサブスタンス７によって覆われていることは，
いずれも記載されていない。また，甲６文献には，凸部には薄く凹部には
厚く樹脂をコーティングするという思想も，セラミックスの気孔を積極的
に利用するという思想も開示されていない。
そもそも，甲６発明がテフロンを使用しているのは，気孔から腐食性の
強い溶液が含浸してロール基材が腐食することを防ぐために気孔を封孔す
ることであり，シェルには良好な防錆性があるため気孔をシール材で塞ぐ
ことは必須の構成とはされていないのであるから，シール材によってイン
キの付着を防止することは副次的な効果にすぎず，むしろ気孔は負の要素
とされている。
したがって，甲６文献が訂正発明１に極めて近い技術を開示していると
いうことはできない。
(3)審理不尽に対し
本件審決は，甲２発明及び甲３発明との組み合わせについて，直接には
言及していないが，甲２文献及び甲３文献の各記載事項を摘記しているか
ら，相違点３及び４に係る訂正発明１の構成の容易想到性について判断す
るに当たり，上記各記載事項について検討したことは明らかである。
しかも，本件審決の摘記に係る甲２文献及び甲３文献の各記載事項（審
決書８頁２５行∼９頁１５行）によれば，甲２文献及び甲３文献は，溶射
層について記載されているのみで，溶射層の上に樹脂をコーティングする
ことは記載されていないから，相違点３及び４に係る訂正発明１の構成の
容易想到性を判断するに当たり，結論に影響を与えるようなものではな
い。
(4)小括
以上のとおり，本件審決における相違点３及び４の容易想到性の判断に
原告主張の誤りはない。
３取消事由３（訂正発明２ないし４についての判断の誤り）に対し
訂正発明１についての本件審決の判断に原告主張の誤りがないことは，前
記１及び２のとおりであるから，訂正発明２ないし４についての本件審決の
判断にも原告主張の誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にはこれ
を取り消すべき違法はないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（拘束力違反）について
原告は，本件審決が前判決の拘束力に反する認定判断をしたと主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
(1)甲１発明において最終的な表面性状に凹凸を形成することの阻害要因に
関する認定判断について
原告は，甲１発明についての本件審決の認定判断が，前判決の認定に係
る「①の態様」を全く認めないものであり，また，前判決における「甲２
４は，・・・セラミックス，金属など，樹脂よりも高融点の無機系材料か
らなる１０ないし５００μｍ程度の凹凸表面に，低表面エネルギー樹脂を
コーティングする場合に，その樹脂が形成し得るコーティング構造，ある
いは，コーティング時の樹脂の挙動の限りで，これを斟酌することができ
るというべきである。」との認定判断を全面的に否定するものであると主
張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
ア前判決とその拘束力について
(ア)前判決（甲２６）には，原告の指摘に係る記載（前記第３，１(1
)）のほか，次の記載がある。
「本件特許発明１において，滑らかな突起の密度及び低表面エネル
ギー樹脂の厚さは，何ら具体的に特定されていない。したがって，本
件特許発明１は，次のとおり，その目的とする点接触効果が奏される
とは限らない態様を含む発明であるというべきである。すなわち，・
・・滑らかな突起の間隔が広ければ，被印刷体は滑らかな突起以外で
もロール表面に接触することとなり，点接触効果を奏することができ
ないことになる。また，低表面エネルギー樹脂の厚さが望ましい厚さ
を超える場合，例えば原告主張の態様Ａも，本件特許発明１に含まれ
ることになる・・・。・・・以上を前提として，審決における相違点
３及び４の認定判断について，検討する。」（２３頁１１行∼２４頁
４行）
(イ)上記(ア)の記載によれば，前判決は，訂正前発明１が「②の態
様」，すなわち，「その目的とする点接触効果が奏されるとは限らな
い態様」を含むという前提の下で，前審決の認定判断に誤りがあると
の判断を示したものということができる。
しかし，本件訂正により，訂正発明１は「その目的とする点接触効
果が奏されるとは限らない態様を含む発明」ではなくなったから，前
判決が判断の基礎とした事実は，訂正によって変更したものというべ
きである。
イ原告の主張に対し
(ア)原告は，本件審決は，甲１文献の記載中の「『テフロン４は金属
ローラー１の中心から均等な厚さになるようにコーティングされてい
る。』とは，テフロン４の表面と金属ローラー１の中心との距離が等
しくされていることにほかならない。」（審決書１７頁１８行∼２０
行）と解釈することにより，甲１発明が「凹凸を維持することを意識
的に除外している発明である。」（審決書１７頁３６行∼３７末行）
と認定し，甲１発明に「敢えて凹凸を維持させるものを想起すること
には，・・・格別の阻害要因が存在している」（審決書１８頁４行∼
５行）と判断したものであるとした上，本件審決は，前判決の認定（
前記第３，１(1)ア）に係る「①の態様」を全く認めないものであり，
また，前判決における「甲２４は，・・・セラミックス，金属など，
樹脂よりも高融点の無機系材料からなる１０ないし５００μｍ程度の
凹凸表面に，低表面エネルギー樹脂をコーティングする場合に，その
樹脂が形成し得るコーティング構造，あるいは，コーティング時の樹
脂の挙動の限りで，これを斟酌することができるというべきであ
る。」との認定判断（前記第３，１(1)イ）を全面的に否定するもので
ある旨主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張はいずれも失当である。
ａ前判決のうち，原告が前記第３，１(1)アにおいて指摘する部分（
２９頁７行∼３０頁８行）は，甲１発明が「①の態様」を含む発明
であると認定したものではない。
前判決には，上記部分のほかに，原告が前記第３，１(1)ウ及びエ
において指摘する部分（３２頁２１行∼３３頁８行，３４頁１３行
∼２０行）がある。
前判決の同部分の説示に照らせば，同判決は，訂正前発明１にお
ける「②の態様」に関し，甲１発明を普通に実施することによって
容易に想到し得た可能性を直ちには否定できないから，審判体によ
って再審理をするのが妥当であると判断したものであり，訂正前発
明１における「①の態様」について，甲１発明を普通に実施するこ
とによって容易に想到し得た可能性を否定できないと判断したと解
することはできない。
そうすると，前判決は，当業者が甲１発明を普通に実施すること
により「②の態様」になり得ることを強く示唆しているとはいえる
ものの，「②の態様」になると断定したものではなく，まして，「
①の態様」になると認定判断したものではないというべきである。
前判決のうち，原告が前記第３，１(1)アにおいて指摘する部分
は，甲１発明の低表面エネルギー樹脂そのものが「①の態様」とな
っていると認定したのではなく，セラミックス溶射層上に低表面エ
ネルギー樹脂（テフロン）をコーティングする際に，上記樹脂が一
般的に示す挙動について考察し，現象としては，樹脂の量が少ない
場合には「①の態様」，該樹脂の量が多い場合には「②の態様」あ
るいは「③の態様」になることがあり得るとしたものにすぎず，当
業者が甲１発明を普通に実施することにより「①の態様」になると
認定判断したものでないというべきである。
原告の主張は，前判決を正解しないものであって，採用すること
ができない。
ｂ前判決のうち，原告が前記第３，１(1)イにおいて指摘する部分（
３１頁２０行∼３２頁８行）は，甲２４について言及するものであ
って，甲１発明の認定とは直接関係がない。
しかも，前判決には，上記部分に引き続き，次の記載がある。
「甲２４の上記技術内容は，低表面エネルギー樹脂の量が多い場
合には，セラミックス溶射層の凹部へ流れ落ちる量が多く，セラミ
ックス溶射層のうねり状凹凸に対応した滑らかな凹凸を維持しつつ
も，セラミックス溶射層の凹部を埋め尽くし（充填し），本件特許
発明１の態様Ａになる場合もあり得るという，前記アの理解を支持
するものである。」（３２頁９行∼１３行。なお，「態様Ａ」と
は，「セラミック溶射層の凹部に充填された低表面エネルギー樹脂
がセラミック溶射層の凸部を超える厚さを有する態様・・・，例え
ば，セラミックス溶射層の長周期的凹凸の深さ（凸部との高低差）
が５０μｍの凹部へは６０μｍの厚さに，セラミックス溶射層の長
周期的凹凸の凸部には３０μｍの厚さになるように連続的に厚さが
変化する，Ｒが２０μｍの低表面エネルギー樹脂層が形成されてｍａｘ
いるような態様」（１０頁１５行∼２１行）であって，「②の態
様」に相当する。）
そうすると，原告の指摘に係る部分は，訂正前発明１に含まれる
態様のうち，本件訂正により訂正発明１には含まれないこととなっ
た態様との関係で説示されているというべきであるから，本件審決
が甲２４に言及していないことが前判決の拘束力に反することにな
るとはいえない。
(イ)原告は，甲１文献における「均等」とは，「テフロン４の表面と
金属ローラー１の中心との距離が等しくされていることにほかならな
い。」（審決書１７頁１９行∼２０行）というものではなく，むし
ろ「ほぼ等しく」されているという意味であるとした上，本件審決が
上記のような認定判断をしたことは，前判決の「①の態様」が容易に
想到し得るという判断（前記第３，１(1)ア及びウ）にも反する旨主張
する。
しかし，前判決のうち，原告が前記第３，１(1)ア及びウにおいて指
摘する部分（２９頁７行∼３０頁８行，３２頁２１行∼３３頁８行）
は，前記(ア)ａのとおり，「①の態様」について当業者が容易に想到
し得たと判断したものでもなければ，当業者が甲１発明を普通に実施
することにより「②の態様」になると断定したものでもないこと，ま
た，そもそも甲１文献における「均等」の意味について認定判断した
ものでもないことからすれば，本件審決が，甲１文献における「均
等」について，「テフロン４の表面と金属ローラー１の中心との距離
が等しくされていることにほかならない。」と認定したことが，直ち
に前判決の拘束力に反するものではない。
(2)相違点４に係る圧胴または中間胴の最終的な表面性状に関する認定判断
について
ア原告は，本件審決が，訂正発明において，溶射層の表面粗度Ｒ３０ｍａｘ
∼５０μｍとコーティング層の厚さ０．５∼２０μｍとを前提として，
表面粗度Ｒ２０∼４０μｍとしたことに技術的意義を認めたとしたｍａｘ
上，本件審決の上記認定判断は，「低表面エネルギー樹脂をコーティン
グした複合被覆皮膜の表面粗度を『Ｒ２０∼４０μｍ』と規定していｍａｘ
る点にも，・・・格別な技術的意義があるとは認められない」とした前
判決の判断（前記第３，１(1)ウ）に反する旨主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
(ア)前判決のうち，原告が前記第３，１(1)ウにおいて指摘する部分（
３２頁２１行∼３３頁８行）は，前判決の次の記載を受けたものであ
る。
「相違点４に係る本件特許発明１の構成において，低表面エネルギ
ー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜の表面粗度を「Ｒ２０∼４ｍａｘ
０μｍ」と規定していることについて，本件明細書には，「最終的な
表面粗度Ｒは代表的には２０∼４０μｍ程度とすることが望ましｍａｘ
い。」（段落【００１８】）などと記載されているにとどまり（段落
【００１２】及び【００３７】も同旨），上記表面粗度の数値自体に
格別の技術的意義があることを裏付ける記載は見当たらない。」（３
２頁１４行∼２０行）
そうすると，前判決は，訂正前発明１において，低表面エネルギー
樹脂をコーティングした複合被覆皮膜の表面粗度を「Ｒ２０∼４０ｍａｘ
μｍ」と規定した点に関し，上記表面粗度の数値それ自体には，格別
の技術的意義は認められないとしたものであるといえる。
(イ)本件審決は，次のとおり説示した。
「すなわち，本件特許発明１は，上記（ア）のセラミックス溶射層
が溶射された表面粗度Ｒ３０∼５０μｍの粗面に対して，上記（ｍａｘ
イ）の０．５∼２０μｍの厚さの低表面エネルギー樹脂をコーティン
グし，最終的に，上記（ウ）の表面粗度Ｒ２０∼４０μｍの表面性ｍａｘ
状を形成するものである。したがって，上記（ウ）の最終的な表面粗
度Ｒ２０∼４０μｍの表面性状は，上記（ア）のセラミックス溶射ｍａｘ
層の表面粗度Ｒ３０∼５０μｍの粗面に対して，上記（イ）の０．ｍａｘ
５∼２０μｍという特定の厚さに限定された低表面エネルギー樹脂を
コーティングすることによって達成されるものである。言い換えれ
ば，最終的な表面粗度Ｒ２０∼４０μｍの形成のためには，表面粗ｍａｘ
度Ｒ３０∼５０μｍの粗面の形成と，低表面エネルギー樹脂のコーｍａｘ
ティングを特定の０．５∼２０μｍの厚さに設定することが必須の構
成要件であり，これらの２つの数値範囲に特定された事項を組み合わ
せることによって最終的な表面性状は形成されることになる。」（審
決書１３頁２７行∼１４頁３行）
ｍａｘそうすると，本件審決は，訂正発明１において，表面粗度を「Ｒ
２０∼４０μｍ」と規定したことそれ自体に技術的意義があると認定
判断したものではなく，同発明が，本件訂正により付加された構成で
あるセラミックス溶射層の表面粗度を「Ｒ３０∼５０μｍ」とするｍａｘ
点と，同じく本件訂正により付加された構成である低表面エネルギー
樹脂のコーティングを「０．５∼２０μｍ」の厚さとする点とを組み
合わせることによって，最終的に表面粗度が「Ｒ２０∼４０μｍ」ｍａｘ
の表面性状とした点に，技術的意義を認めたものといえる。
ｍ(ウ)上記検討したところによれば，訂正発明１における表面粗度「Ｒ
２０∼４０μｍ」との構成の技術的意義についての本件審決の認定ａｘ
判断は，前判決の拘束力に反するものとはいえない。換言すると，前
判決中の原告指摘に係る部分は，訂正前発明１に含まれる態様のう
ち，本件訂正により訂正発明１には含まれないこととなった態様との
関係で，説示されていたともいえる。
したがって，原告の主張は採用することができない。
イ原告は，本件審決における容易想到性の判断は，前判決の前記第３，
１(1)エの認定判断の趣旨を否定するものである旨主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
そもそも，前判決は，結論として，訂正前発明１の進歩性を否定した
ものではない。前判決は，訂正前発明１が「その目的とする点接触効果
が奏されるとは限らない態様を含む発明である」ことにかんがみると，
相違点３及び４に係る同発明の構成の容易想到性の判断は，同発明の目
的及びそのための特段の考慮の有無により左右されるべきものではない
から，甲１発明において，普通かつ一般的なセラミックス溶射方法によ
ってセラミックス溶射層を形成し，これを普通にコーティングすること
により得られる態様との関係で，訂正前発明１が進歩性を有するか否か
について，検討することが必要であるにもかかわらず，前審決がそのよ
うな検討を行っていない点に審理不尽の違法があるとしたものである。
一方，訂正発明１では，本件訂正により，溶射層の表面粗度やコーテ
ィング層の厚さが限定されており，前判決が，これらの構成を含む相違
点３及び４に係る訂正発明１の構成の容易想到性について，判断したも
のでないことは明らかである。そして，本件訂正により，訂正発明１
は「その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発
明」ではなくなったから，前判決が前審決について指摘した点は，訂正
発明について直ちに妥当するものではない。
したがって，本件審決における容易想到性の判断は，前判決の拘束力
に反するものではない。
(3)小括
以上のとおり，本件審決の認定判断は前判決の拘束力に反するものでは
ない。
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（相違点３及び４についての容易想到性の判断の誤り）につい
て
(1)甲１発明についての認定判断の誤りについて
原告は，本件審決が，甲１発明に「格別の阻害要因が存在している」か
ら「適用を妨げる事由」があると判断し，甲１文献を引用例から除外した
と主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
ア原告は，本件審決が甲１文献を引用例から除外したと主張する。
しかし，本件審決は，相違点３及び４についての容易想到性の判断に
当たり，甲１発明に「敢えて凹凸を維持させるものを想起することに
は，・・・格別の阻害要因が存在する」としたものにすぎず，甲１文献
を引用例から除外したものではない。このことは，本件審決が，「当業
者といえども甲第１号証記載の発明において凹凸を概ね維持するように
して，滑らかな凹凸を形成させることは，容易に想到し得るものではな
い。」（審決書１８頁７行∼９行）との判断を示していることからも明
らかである。
イ原告は，甲１文献の「テフロン４は金属ローラー１の中心から均等な
厚さになるようにコーティングされている。」（２頁３欄３１行∼３３
行）との記載等は，甲１発明において最終的な表面形状に凹凸を形成す
ることの阻害要因となるものではないと主張する。
(ア)本件審決は，甲１発明の表面性状について，「セラミックス溶射
層の凹部を埋め尽くす（充填する）に十分な量の低表面エネルギー樹
脂がコーティングされる場合に，低表面エネルギー樹脂の表面が，平
滑になるなど，セラミックス溶射層のうねり状凹凸に対応した凹凸表
面を維持しなくなる場合」（審決書１７頁２９行∼３３行。前判決に
いう「③の態様」に相当する。）に該当すると断定し，「セラミック
ス溶射層の凹部へ流れ落ちる量が多く，セラミックス溶射層のうねり
状凹凸に対応した滑らかな凹凸を維持しつつも，セラミックス溶射層
の凹部を埋め尽くす（充填し）態様になる場合」（審決書１２頁２１
行∼２３行。前判決にいう「②の態様」に相当する。）があることを
否定した。
しかし，前判決が言及した甲２４に示されるセラミックス，金属な
ど，樹脂よりも高融点の無機系材料からなる１０ないし５００μｍ程
度の凹凸表面に，低表面エネルギー樹脂をコーティングする場合に，
その樹脂が形成し得るコーティング構造，あるいは，コーティング時
の樹脂の挙動にかんがみると，甲１発明を普通に実施する際，積極的
な意図の有無にかかわらず，セラミックス溶射層のうねり状凹凸に対
応した滑らかな凹凸が維持されることがおよそあり得ないとはいえな
い（なお，前記１(1)イ(ア)ａのとおり，前判決は，当業者が甲１発明
を普通に実施することにより「②の態様」になり得ることを強く示唆
しており，被告も，甲１発明におけるテフロン４の表面に全く凹凸が
ないと断定的に主張しているものではない。）。
したがって，本件審決が，甲１発明の表面性状について，「セラミ
ックス溶射層の凹部へ流れ落ちる量が多く，セラミックス溶射層のう
ねり状凹凸に対応した滑らかな凹凸を維持しつつも，セラミックス溶
射層の凹部を埋め尽くす（充填し）態様になる場合」がないと断定し
た点については，その根拠が十分に示されているとはいえない。
(イ)しかし，仮に本件審決の上記認定判断がそのまま是認できるもの
でないとしても，その点は，本件審決の結論に影響するものではな
い。
甲１文献には，「印刷された紙，プラスチックフィルム等の基材を
ガイドするのに使用されるガイドローラーにおいて，金属ローラ１の
表面２にセラミック３を溶射して同表面２を凹凸の粗面に加工し，同
表面２の凹部５にテフロン４が充填されるように同表面２にテフロン
４をコーティングしてなることを特徴とするガイドローラー。」（１
頁１欄２行∼８行）との記載がある。
甲１文献の上記記載によれば，甲１発明は，セラミック３を溶射し
て形成されたセラミックス溶射層の凹部５に，テフロン４が充填され
るようにコーティングされるものであるということができる。
そうすると，甲１発明を実施するに際し，セラミックス溶射層の凹
部は埋め尽くされる（充填される）のであって，訂正発明１のよう
に，セラミックス溶射層の凹部を埋め尽くす（充填する）ことがない
ようにされるものではないといえる。
そして，甲１発明においては，セラミツク３にコーテイングするテ
フロン４の表面性状は最終的に平滑にされるのであるから，甲１発明
に別の技術を適用し，あえてセラミックス溶射層の凹部を埋め尽く
す（充填する）ことがないようにし，かつ，セラミックス溶射層の凹
凸が残るようにすることは，およそ想定し難いといえる。
そうすると，本件審決が，甲１発明に「敢えて凹凸を維持させるも
のを想起することには，・・・格別の阻害要因が存在する」と認定判
断したことは，訂正発明１との関係で問題となる「①の態様」，すな
わち，セラミックス溶射層の凹部を埋め尽くす（充填する）ことがな
いようにする場合に関する限り，これを是認することができる。
ウ原告は，訂正発明１が甲１発明と課題を同一にするものであり，両者
が「異別の課題を有する」（審決書１９頁２３行）とした本件審決の認
定判断は誤りであると主張する。
原告の主張に係る訂正発明１と甲１発明との共通の課題とは，要する
に，インクが付着しにくくして表面汚れを防止することであり，この点
は，本件審決においても言及されている（審決書１９頁５行∼９行）。
本件審決は，甲１発明が「表面２にテフロン４の食付きを良くさせる
ために，セラミック３の凹凸を利用している」（審決書１９頁１２行∼
１３行）のに対し，訂正発明１は「最終的な表面性状が凹凸を概ね維持
するようにして，被印刷体との点接触を図る」（審決書１９頁１５行∼
１７行）という点で「異別の課題」を有するとしたものであり，この点
と表面汚れの防止とは，直接関係するものではない。
したがって，訂正発明１が甲１発明と「異別の課題を有する」（審決
書１９頁２３行）とした本件審決の認定判断に誤りはない。
エ原告は，甲１発明の最終的な表面粗度は，下地層である溶射層の粗度
がＲ３０∼５０μｍの範囲にありさえすれば，この溶射層にテフロンｍａｘ
をスプレー塗布して乾燥固化させるという公知のコーティング技術を採
用することで，訂正発明１と同じようにＲ２０∼４０μｍの範囲になｍａｘ
り得るから，甲１発明に点接触効果がないということはできないと主張
する。
前判決は，溶射層の表面粗度をＲ３０∼５０μｍ程度とすることがｍａｘ
公知技術であるとしたものではないが，確かに「甲１発明では，セラミ
ックス溶射層と低表面エネルギー性樹脂であるテフロンとの密着性が意
識されているから，甲１発明において，セラミックス溶射層の表面粗度
をＲ３０∼５０μｍ程度とすることが，格別困難であるとは認められｍａｘ
ない」（２７頁６行∼９行）と説示している。
しかし，甲１発明において，セラミックス溶射層の表面粗度をＲ３ｍａｘ
０∼５０μｍ程度とすることが容易であるとしても，前記イのとおり，
甲１発明を実施するに際し，セラミックス溶射層の凹部は埋め尽くされ
る（充填される）のであるから，同発明は「①の態様」を含むものとは
いえない。すなわち，甲１発明は，セラミックス溶射層の凹部を埋め尽
くす（充填する）ことがないようにされるものではなく，訂正発明１の
ように，点接触効果を奏するものとはいえない。
原告の主張は採用することができない。
オ原告は，訂正発明１の点接触効果を達成することは，甲３文献や甲６
文献から公知であると主張する。
しかし，点接触効果を達成することが本件特許の出願前に公知であっ
たとしても，そのことによって，甲１発明に別の技術を適用し，あえて
セラミックス溶射層の凹部を埋め尽くす（充填する）ことがないように
し，かつ，セラミックス溶射層の凹凸が残るようにすることが困難であ
るという前記イの判断が左右されるものではない。
(2)甲６発明についての認定判断の誤りについて
原告は，本件審決における甲６発明の認定判断に誤りがあると主張す
る。
しかし，以下のとおり，甲６発明についての本件審決の説示には必ずし
も適切でない部分があるとしても，その点は本件審決の結論に影響するも
のではない。
ア甲６文献には次の記載がある。
「この発明は印刷機のシリンダーに関するものである。ＤＥ−ＯＳ２
６０２２７７は殻（シェル）で囲まれたシンリンダー本体を構成するシ
リンダーについて開示している。この殻とは，チタニウム，アルミニウ
ム，マグネシウムなどの酸化物で構成される表面粗度７∼２５μｍを有
するものである。このような殻は通常，シリンダー表面を印刷やクリー
ニングで使われる物質から守っており，汚れがつくのを防いでいる。ま
た，印刷紙に両面印刷のインクが付着するのを出来うる限り防ぎ，押さ
れてシリンダーに貼りついた紙をはがれやすくしている。この発明によ
る印刷機用シリンダーは，そのシリンダー本体を油を受けつけない撥水
性物質と・・・耐摩耗性の殻とで囲ってあり，・・・」（甲６訳文１枚
目表２行目∼１０行目）
「殻は，外表面の中に気孔を有し，これらの気孔に水や空気を通さな
いように抗酸化物質と油を受けつけない撥水性物質が含まれている。こ
の撥水性物質は，テフロン・・・から成る。殻の外表面には，・・・突
起を有する凹凸が分布されている。殻の外表面の粗さは，２０∼１００
μｍである（表面粗度２０∼１００μｍ）。」（甲６訳文１枚目表１７
行目∼２１行目）
「前記殻３は，その表面粗度が２０∼１００μｍの範囲内にあり，多
数の支持突起５の高さや空隙や形によって予め決められている。これら
の突起５は，表面上に不規則に配置され，互いに接触しないようになっ
ている。・・・この殻３の表面構造と表面形状の維持とが，シリンダー
と印刷された紙の間に空間を提供する。それらは，プリント後のシート
をはがれやすくしている。殻３のさびに抵抗（耐腐食性の向上）するに
は，殻３，気孔６はシール材７，例えばテフロン・・・などの材料でふ
さがれてなければならない。前記殻３は，シール材７によりふさがれ，
そうすることで洗浄液，希釈した酸や，他の強い液剤などにも抵抗でき
る。本発明は，印刷機用シリンダー１に限定されるものではなく，上述
したような殻を有するシートガイド用ドラム（中間胴）の表面全体又は
部分的表面に適用することも可能である。」（甲６訳文１枚目裏２０行
目∼２枚目表８行目）
イ甲６文献の上記アの記載によれば，甲６発明の「殻３」は，溶射によ
り形成されるものではない点及びその表面粗度が７∼２５μｍである点
において，訂正発明１の「セラミックス溶射層」とは異なるから，本件
審決が，甲６発明について，「本件特許発明のように特定の凹凸表面層
を有するセラミック溶射層に低表面エネルギー樹脂の被覆を行うことを
開示するものではない。」（審決書２０頁８行∼１０行）と認定したこ
と自体が誤りであるとはいえない。
もっとも，甲６発明も，「テフロン」が形成される下地としての特定
の凹凸表面層を有しているといえるから，その限りにおいて，甲６発明
の「殻３」，「テフロン」は，それぞれ訂正発明１の「セラミックス溶
射層」，「低表面エネルギー樹脂」に相当するということができる。換
言すると，甲６発明は，セラミックス層が溶射により形成されるもので
はないものの，表面粗度７∼２５μｍという特定の凹凸表面層を有する
セラミックス層に低表面エネルギー樹脂の被覆を行うことを開示するも
のといえる。
したがって，原告の主張には首肯できる部分がないわけではない。
ウしかし，本件審決の認定に必ずしも適切でない部分があるとしても，
その点は本件審決の結論に影響するものではない。
(ア)甲６文献の前記アの記載によれば，甲６発明においてテフロン層
を設けることの技術的意義は，シリンダー本体が油を受けつけないよ
うにすることで，洗浄液，希釈した酸や，他の強い液剤などにも抵抗
できるようにすることであると認められる。甲６文献を検討しても，
訂正発明１のように，「圧胴または中間胴が，被印刷体と接触する際
には，ローラ表面全体で接触することなく前記したような滑らかな突
起においてのみ接触し，かつその表面には低表面エネルギー性樹脂が
存在するために，被印刷体からのインキの移行は起りにくく，かつ移
行したインキも，表面が低表面エネルギー性樹脂によるものであるこ
とと滑らかな凹凸のプロフィールを有することが相俟って，乾燥した
布材等で軽く触れるだけで容易に除去できる」（訂正明細書（甲２
７）の段落【００１９】）との作用効果を期待して，テフロン（低表
面エネルギー樹脂）を設けることについては，何らの示唆もない。
(イ)甲６文献の上記アの記載によれば，甲６発明は，テフロンコーテ
ィング前の殻（セラミックス層）の表面粗度が７∼２５μｍであり，
テフロンコーティング後の最終的な表面粗度が２０∼１００μｍであ
ると認められる。
そうすると，甲６発明は，コーティングにより最終的な表面粗度が
大きくされているものと解されるから，コーティング前の殻の表面が
有する凹凸を概ね維持するようにテフロンをコーティングするもので
はないといえる。すなわち，甲６発明には，訂正発明１における「表
面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにし
て」低表面エネルギー樹脂をコーティングするという技術思想は存在
しない。
(ウ)以上によれば，仮に甲１発明に甲６発明を適用したとしても，相
違点４に係る訂正発明１の構成に想到することは困難であるというべ
きであるから，甲６発明についての原告の主張は，本件審決を取り消
すべき理由とはならない。
(3)審理不尽について
原告は，本件審決は，甲１発明ないし甲８発明（特に，甲３発明）やそ
の他の公知技術（甲２４など）に基づいて訂正発明１を容易に発明するこ
とができたか否かについての十分に検討することを怠ったものであると主
張する。
しかし，以下のとおり，本件審決は相違点３及び４に係る訂正発明１の
構成の容易想到性について判断する当たり，甲２文献及び甲３文献につい
て何ら言及しなかった点において，適切さを欠くものというべきである
が，その点は本件審決の結論に影響するものではない。
ア本件審決が，①甲１文献ないし甲８文献の記載事項を認定したこと，
②相違点３及び４に係る訂正発明１の構成の容易想到性について判断す
るに当たり，甲１発明について検討するとともに，甲４発明ないし甲８
発明について検討し，その容易想到性を否定したこと，③相違点３及び
４の容易想到性が否定されることから，相違点１及び２について検討す
るまでもなく，原告（請求人）の主張する理由及び提出した証拠方法に
よっては，訂正発明１を無効にすることはできないとの結論を出したこ
とは，いずれも審決書の記載（審決書８頁１２行∼１０頁１３行，１７
頁３行∼２１頁３０行，２１頁３１行∼３２行，２２頁２行∼３行）に
照らし，明らかである。
したがって，本件審決は，相違点３及び４に係る訂正発明１の構成の
容易想到性について判断するに当たり，甲２文献及び甲３文献について
何ら言及することなく，原告の提出した証拠方法（甲１文献ないし甲８
文献）によって訂正発明１についての特許を無効にすることはできない
とした点において，説示に妥当を欠く点があったものというべきであ
る。
イしかし，①本件審判に係る審判請求書（乙１）によれば，原告は，本
件審判の手続において，甲２文献（なお，同文献は本件特許の優先日前
に頒布された刊行物ではないが，前判決（甲２６）では「本件特許の優
先日前における知見を示すものと認められる」（２５頁２３行∼２４
行）と認定されている。）及び甲３文献を，いずれも甲１文献の記載事
項を解釈するための技術常識に関する証拠と位置付けていたものと認め
られること，②甲２文献及び甲３文献の記載事項（本件審決も，両文献
の記載事項については一応検討している。）に照らせば，甲２発明及び
甲３発明について検討したとしても，相違点３及び４に係る訂正発明１
の構成のうち，甲１発明及び甲４発明ないし甲８発明によって想到する
ことのできない部分に想到することができないことは，一見して明らか
であることからすれば，上記アのとおり，本件審決の説示に妥当を欠く
点があったとしても，その点は本件審決の結論に影響するものではない
というべきである。
ウ原告は，本件審決が，甲１発明ないし甲８発明以外の公知技術（甲２
４など）について，検討しなかったとも主張する。
しかし，原告の上記主張は失当である。
そもそも，原告が本件審判の手続において主張した特許法２９条２項
の無効理由を構成する公知事実以外の公知事実について，本件審決が判
断を示す必要はない（最高裁判所昭和４２年（行ツ）第２８号昭和５１
年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁参照）。
また，甲２４は，前判決において，訂正前発明１に含まれる態様のう
ち，本件訂正により訂正発明１には含まれないこととなった態様との関
係で，技術常識を裏付けるものとして言及された文献であり，訂正発明
１の容易想到性判断に際して，必ず検討しなければならない文献である
とはいえない。
エ以上によれば，審理不尽に関する原告の主張は，本件審決を取り消す
べき理由とはならない。
(4)小括
以上検討したところによれば，本件審決における相違点３及び４に係る
訂正発明１の構成の容易想到性の判断は，その結論において相当である。
したがって，原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（訂正発明２ないし４についての判断の誤り）について
訂正発明２ないし４は，訂正発明１の構成をその構成の一部とするもの
であるところ，原告は，訂正発明２ないし４についての本件審決の判断に
は，訂正発明１についての本件審決の判断と同様の誤りがあると主張す
る。
しかし，訂正発明１についての本件審決の判断に原告主張の誤りがない
ことは，前記１及び２のとおりであるから，訂正発明２ないし４について
の本件審決の判断にも原告主張の誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由３は理由がない。
４結論
原告はその他縷々主張するが，いずれも理由がない。
以上のとおり，原告主張の取消事由には理由がなく，また，審決に，こ
れを取り消すべきそのほかの誤りがあるとも認められない。よって，原告
の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀

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