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判決言渡平成１９年８月２８日
平成１９年(ネ)第１００１５号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地裁平成１８
年(ワ)第２２３５５号〔本訴，同第２６６１２号〔反訴）〕〕
口頭弁論終結日平成１９年７月３日
判決
控訴人株式会社イー・ピー・ルーム
（一審本訴原告・一審反訴被告）
被控訴人住友石炭鉱業株式会社
（一審本訴被告・一審反訴原告）
訴訟代理人弁護士冨永敏文
同尾原央典
主文
１本件控訴をいずれも棄却する。
２控訴人の当審における新たな請求に係る訴えは，中間確認の訴えの
部分も含め，いずれも却下する。
３当審における訴訟費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴人の求めた裁判
１(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は控訴人に対し，取引基本契約の債務不履行により控訴人に被
らせた損害金の一部金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日から支
払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の著作権を侵害して控訴人に被らせた
損害金の一部金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日から支払済み
に至るまで年５分の割合による金員を支払え。
(4)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の放電燒結装置の設計図，部品図一式
貸してくれといって占有し，控訴人に被らせた損害金の一部金５万円及びこ
れに対する平成１８年１１月７日から支払済みに至るまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
(5)被控訴人は控訴人に対し，被控訴人が占有する控訴人の放電燒結装置の
設計図，部品図一式により放電燒結装置を製造販売して控訴人に被らせた損
害金の一部金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日から支払済みに
至るまで年５分の割合による金員を支払え。
(6)被控訴人は控訴人に対し，部品図の署名「酒寄」を切り取り，設計図に
切り貼りし，偽造して控訴人に被らせた損害金の一部金５万円及びこれに対
する平成１８年１１月７日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員
を支払え。
(7)被控訴人の反訴請求を棄却する。
２（当審における新たな請求（択一的請求））
被控訴人は訴状添付の第２目録・甲第２９号証カタログの小型ＳＰＳを製造
販売して一台少なくとも５０万円以上の利益を得た。被控訴人は小型ＳＰＳに
係る控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結装置」に対してなした特許法
に認められた異議申立ては次項(1)ないし(5)のとおり権利の濫用として許され
ないから，次のように，択一して権利濫用による損害金及びこれに対する平成
１８年１１月７日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を控訴人に
対し支払うことを求める。
(1)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結
装置」に対する異議申立ては，特許出願前の特許第９６５７４号「硬質金属
合成物製造装置」公報並びに実公昭４６−５２８９号「直接通電式加圧燒結
炉」公報に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に
認められた本件異議申立ては権利の濫用として許されないから，権利濫用に
よる損害金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日から支払済みに至
るまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結
装置」に対する異議申立ては，判例東京高裁判決昭和３２年(行ナ)第３３号
に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認められ
た本件異議申立ては権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害
金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日から支払済みに至るまで年
５分の割合による金員を支払え。
(3)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結
装置」に対する異議申立ては，特許出願前の実公昭４６−５２８９号「直接
通電式加圧燒結炉」公報に基づき取消決定無効事由を有することが明らかで
あり，特許法に認められた本件異議申立ては権利の濫用として許されないか
ら，権利濫用による損害金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日か
ら支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。
(4)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結
装置」に対する異議申立ては，判例東京高裁判決昭和３２年(行ナ)第５８号
に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認められ
た本件異議申立ては権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害
金５万円及びこれに対する平成１８年１１月７日から支払済みに至るまで年
５分の割合による金員を支払え。
(5)被控訴人は控訴人に対し，控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結
装置」に対する異議申立ては，上記(1)ないし(4)のとおり本件取消決定の要
旨変更に基づく取消理由は全部無効である。無効な要旨変更に基づいてした
刊行物特開平４−９４０５号に記載された発明，及び対比・判断には取消決
定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認められた本件異議申立
ては権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害金５万円及びこ
れに対する平成１８年１１月７日から支払済みに至るまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
３（当審における新たな請求−中間確認の訴え）
控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結装置」の取消決定に無効事由を
有することが明らかであるから，特許法に認められた本件異議申立ては権利の
濫用として許されないことを確認する。
４訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。
５仮執行宣言
第２事案の概要
１控訴人は，名称を「放電燒結装置」とする発明について本件特許権（特許第
２６４０６９４号。平成２年９月１８日出願，平成９年５月２日設定登録。請
求項の数３，特許公報は〔甲９）を有していたが，被控訴人が平成１０年２〕
月１３日付けで特許異議の申立てをなし，これを受けて審理した特許庁は，平
成１３年７月４日付けで，特許第２６４０６９４号の請求項１ないし３に係る
特許を取り消すとの決定をした（甲１１。そこで控訴人は，上記取消決定の）
取消しを求めて訴訟を提起したが，東京高等裁判所は，控訴人の請求を棄却す
る旨の判決を言い渡し（平成１３年（行ケ）第３６９号，同判決は，平成１）
５年１０月９日上告不受理決定等により確定し，上記特許登録も抹消された。
２原審の東京地裁に提起された訴訟は，本訴請求と反訴請求とから成る。
，本訴請求の詳細は，原判決記載のとおり(1)ないし(10)項から成る（ただし
(1)ないし(5)項は当審に至り訴えが取り下げられた）が，要するに，控訴人。
が被控訴人に対し，本件特許異議の申立ては権利の濫用であって不法行為に当
たり，また，被控訴人に，控訴人被控訴人間で平成６年１月１４日に締結され
た取引基本契約の債務不履行，及び控訴人が作成した設計図の著作権（複製
権）侵害等があった等と主張して，損害賠償を求めた事案である。
反訴請求は，被控訴人が控訴人に対し，上記本訴各請求は，関連訴訟の確定
判決（原判決記載の前訴①及び②）等により認められなかった請求と実質的に
同一の請求を行うもので訴えの提起が不法行為に当たるとして，弁護士費用相
当額の損害賠償を求めた事案である。
平成１９年１月３１日に言い渡された原判決は，本訴請求のうち(1)ないし
(5)項の，本件特許異議の申立てが権利の濫用であって不法行為に当たること
を理由とする訴えは信義則に反する不適法な訴えであるとして却下し，その余
の請求（(6)ないし(10)項）はいずれも理由がないとして棄却し，一方，反訴
請求は理由があるとして認容したものである。
そこで，上記判決に不服の控訴人が，本件控訴を提起した。
３当審に至って控訴人は，一審においてなした本訴請求(1)ないし(5)項につき
訴えを取り下げて，新たに前記第１，２，(1)ないし(5)のとおりの損害賠償請
求及び同第１，３のとおりの中間確認の訴えに係る請求を提起した。
したがって，当裁判所が判決において示す判断は，原審における本訴請求
(6)ないし(10)と反訴請求の当否，及び，当審において控訴人が新たに提起し
た請求(1)ないし(5)及び中間確認の訴えに係る請求の各当否である。
第３当事者双方の主張
１当事者双方の主張は，次に付加するほか，略称も含め，原判決の「事実及び
理由」欄の第２「事案の概要」のとおりであるから，これを引用する。
２控訴人の主張
(1)控訴に係る各請求（前記第１，１，(2)ないし(7)）について
ア本訴請求(6)につき
以下の(ア)∼(ウ)のとおり，本件製造納入合意はなされており，被控訴
人は，Ｘに放電燒結装置（ＳＰＳ−５１０Ｌ）を製造させ，本件原告設計
図を含む図面一式を控訴人から詐欺に当たる手段で取得したものであり，
かかる被控訴人の行為は，信義則に違背する。
(ア)控訴人は，被控訴人から「日本工業規格液圧プレスの試験方法及
び検査（甲４５）を渡されて，それを製造販売する放電燒結装置につ」
いて相談を受けたため，平成５年１０月２０日付けで被控訴人に対し，
甲第２９号証カタログ放電燒結装置（ＳＰＳ−５１０Ｌ）に採用した
「デジタル圧力制御装置」の公開公報と出願明細書及び特開平４−９４
０５号公報（甲４）を送り，本件製造納入を申し込んだ（甲３８。同）
申込みにより，控訴人と被控訴人とは平成６年１月１４日付けで本件取
引基本契約（甲６）を締結した。
平成６年１月２７日，被控訴人の事務所において合意された本件設計
製造納入事項を，被控訴人は，翌２８日，文書（甲３９の1∼3）にして
控訴人にＦＡＸ送信した。これは，本件取引基本契約第２条①項の定め
「個別契約は，原則として甲からの注文書またはこれに代るものによる
申込みに対し，乙がこれを承諾することによって成立する」により，。
本件取引基本契約に基づく個別契約が成立したことを証するものである。
これにより，控訴人は北栄興業と打合せをし（甲４０，北栄興業は）
製造可能であること等を話し合った。そして，被控訴人のＡほか１名が
ワークローダーと共に北栄興業において放電燒結装置を製造することを
確認した。
(イ)被控訴人は，平成６年９月２６日，控訴人に対し，小型ｓｐｓ装置
組図送付の件と題し，製作工場宛として○○県○○市○○−○−○Ｘを
），指定し，その製作工場に組図３部の送付を依頼した（甲４１。そして
平成７年２月１７日付けで被控訴人から長岡出張の依頼があり（甲４
２，株式会社アイオスにおいてＸが製造した放電燒結装置（ＳＰＳ−）
５１０Ｌ）を調整し確認した。
(ウ)平成６年１０月７日，被控訴人は控訴人に対し「図面修正，加筆，
等ありますので，図面原紙宅急便で送って下さい」と要求した（甲４。
３。控訴人は，修正，加筆後図面原紙は返却されるものと信じて送付）
したところ，被控訴人は控訴人に同月１４日付けで，小型焼結機図面コ
ピー一式を送付し（甲４４，図面原紙を返さずに騙し取り，平成７年）
７月１２日，本件取引基本契約（甲６）を維持したまま控訴人に対する
発注を停止し（甲４６，現在に至っている。）
イ本訴請求(7)につき
(ア)本件原告設計図は，本件特許及び特開平８−７３９０４号「加圧及
び通電装置（甲４７）の思想を創作的に表現した著作物である。控訴」
人は，控訴人の著作権に基づく製品・作品を被控訴人に納入する契約
（甲６）はしたが，著作物を納める契約はしていない。著作物である甲
８の１の図面は著作物により作る作品に付帯するものではないから，取
引基本契約書（甲６）の１９条を適用することはできない。
(イ)仮に，本件被告設計図（甲８の２）は被控訴人が作成したとしても，
被控訴人には，著作権法２０条の同一性保持権を侵害する不法行為が成
立する。
(ウ)①本件原告設計図（甲８の１）と本件被告設計図（甲８の２）とは
別々に存在するものではなく，一枚の本件原告設計図（甲８の１）原
紙に書き込みをしたのが本件被告設計図（甲８の２）であるのに，原
審は，設計図の原紙が別々にあるという誤った事実認定をなした。
②控訴人は，被控訴人が本件原告設計図の控訴人代表者名部分を切り
取り，これに被控訴人の名称欄を貼り付けて本件被告設計図を作成し
た事実を立証するために，文書提出命令を申し立てたにもかかわらず，
原審は採証法則を無視してこれを採用しなかった。
ウ本訴請求(8)につき
上記ア(ウ)のとおり，被控訴人は，図面原紙を返さず騙し取ったもので
あるから，詐欺による不法行為が成立する。
エ本訴請求(9)につき
上記ウのとおり，被控訴人は，図面原紙を騙し取って占有しているもの
であるから，横領による不法行為が成立する。
オ本訴請求(10)につき
被控訴人は，控訴人が被控訴人から強いて使うようにと言って渡された
用紙に，鉛筆で作図した５０枚の部品図の中から，例えば一枚の図面（甲
４８）を選んで，控訴人の署名を切り取り，甲８の１の図面に貼り付けて，
控訴人の署名があるとするが，かかる行為は私文書偽造に当たり不法行為
が成立する。また，本件被告設計図（甲８の２）なるものは被控訴人には
ない。このことは，文書提出命令申立てを採用すれば明らかである。
カ反訴につき
控訴人が被控訴人から被った損害と比べると，被控訴人の二重の応訴の
負担は微々たるものであり，被控訴人が訴訟行為を委任した訴訟代理人と
の契約費用を控訴人が負担する義務はない。
(2)当審における新たな請求(1)ないし(5)について
ア被控訴人は，訴状添付の第２目録・甲第２９号証カタログの小型ＳＰＳ
（放電プラズマ焼結機DR.SINTER･LAB,SPS-510L）を製造販売して一台少
なくとも５０万円以上の利益を得た。小型ＳＰＳに係る控訴人の特許第２
６４０６９４号「放電燒結装置」に対してなした特許法に認められた特許
異議の申立ては，原判決「事実及び理由」欄記載のとおり，権利の濫用と
して許されない。
イよって，控訴人は被控訴人に対し，不法行為による損害賠償請求として，
択一して権利濫用による上記小型ＳＰＳの製造販売に係る損害金５万円及
びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１８年１１月７日から支払
済みに至るまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
ウなお原判決は「本訴請求⑴ないし⑸についてみると，…前訴①及び②，
における請求と同一の不法行為による損害賠償請求権に基づく請求であり，
前訴①及び②において数量的一部請求であったことから，その残部請求
（残部のうちの一部請求）をしているものであって，実質的に，前訴①及
び②で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであるといわざるを
得ず，前訴①及び②の確定判決によって同請求権の全部について紛争が解
決されたとの被告の合理的期待に反し，被告に二重の応訴の負担を強いる
ものということができる。そして，原告において，本訴請求⑴ないし⑸に
係る訴えを提起することがやむを得ないといった特段の事情も認められな
い。そうすると，前訴①及び②において敗訴した原告が，本件特許異議申
立てが不法行為を構成すると主張する損害賠償請求の訴えを提起すること
は，信義則に反して許されないというべきである（１８頁下６行∼１。」
９頁７行）とする。
しかし，訴訟上の請求が同一であるか否かは訴状中の請求の趣旨および
原因によって識別すべきであるところ，特許法による損害賠償請求は１個
ごとの製品に係るから，訴えの変更後の当審における新たな請求(1)ない
し(5)は，訴状添付の第２目録・甲第２９号証カタログ記載の小型ＳＰＳ
を製造販売した一台に対するものであって，前訴①及び②と請求が同一で
ないし，前訴①及び②の残部請求でもない。一部請求については，控訴人
は，訴えの変更により，訴状添付の第２目録・甲第２９号証カタログの小
型ＳＰＳ一台に対する全部請求に変更したものである。
そして，被控訴人の二重の応訴の負担を強いるとする原因は，被控訴人
自身の不法行為と，判断すれば判決が変わるはずの請求の原因の記載事項
が存在することによる。したがって，被控訴人が否認した，不法行為の前
提となる本件特許取消決定の判断の誤りあるいは無効理由についてなした
中間確認の訴えについて，当審は審理判断すべきである。
また，既判力に抵触するという理由でなく，単に信義則に反する旨の原
判決の判示は，主張の筋がとおり，立証が十分になされても，本人訴訟を
する控訴人を負かすためあえて犯した疑いがあるから取り消されるべきで
ある。
エまた，原判決は「…本件取消決定の記載ごとに損害金請求の根拠が生，
じる旨の主張と解すると，これが失当であることは明らかであるから，被
告の二重の応訴の負担をも踏まえた上記の判示を覆すものではなく，原告
の主張を採用することはできない（１９頁１４行∼１７行）とするが，。」
本件特許取消決定の記載ごとに択一的に本件特許取消決定の取消理由が存
在するものであるから，上記判示は失当である。
(3)中間確認の訴えについて
，原判決「事実及び理由」欄の第２の２(1)ア，イ(ア)∼(オ)記載のとおり
控訴人の特許第２６４０６９４号「放電燒結装置」の特許取消決定に無効事
由が存することが明らかであるから，特許法に認められた本件特許異議の申
立ては権利の濫用として許されないことの確認を求める。
当審は，被控訴人が否認した，不法行為の前提となる本件取消決定の判断
の誤りあるいは無効理由についてなした本件中間確認の訴えについて，審理
判断すべきである。控訴人は，前記(2)記載のとおり，択一して権利濫用に
よる損害金を支払うよう求めているところ，択一するためには中間確認の訴
えを判断しなければならないから，同訴えを却下することはできない。
３被控訴人の主張
(1)控訴に係る各請求についての主張に対し
控訴人の主張はいずれも否認する。
(2)当審における新たな請求についての主張に対し
控訴人の，本件特許異議の申立てが権利の濫用であることを理由とする損
害賠償請求に対し，請求棄却判決が確定しており（前訴①∼③，同損害賠）
償請求は，信義則に反し，許されない。
(3)中間確認の訴えについての主張に対し
上記(2)と同様に，本件特許異議の申立てが権利濫用であることを理由と
する本件中間確認の訴えも，信義則に反し，許されない。
第４当裁判所の判断
１控訴に係る各請求（前記第１，１，(2)ないし(6)）について
(1)本訴請求(6)につき
ア控訴人は，本件製造納入合意はなされており，被控訴人は，Ｘに放電燒
結装置（ＳＰＳ−５１０Ｌ）を製造させ，本件原告設計図を含む図面一式
を控訴人から詐欺に当たる手段で取得したものであり，かかる被控訴人の
行為は，信義則に違背すると主張する。
しかし，控訴人が被控訴人との間で，平成６年１月１４日，本件取引基
本契約（甲６）を締結したと認められるとしても，本件取引基本契約の第
２条①項には「個別契約は，原則として甲からの注文書またはこれに代，
るものによる申込みに対し，乙がこれを承諾することによって成立す
る」と規定されているのであるから，個別契約が成立したというために。
は，本件取引基本契約の他に，控訴人が主張する本件製造納入合意のよう
な具体的な合意が別途必要であると解される。しかるに，被控訴人の発注
書等の同具体的合意の存在を認めるに足りる証拠はないから，本件製造納
入合意があったことを認めることはできない。また，本件製造納入合意が
認められない以上，被控訴人が控訴人から図面を詐欺に当たる手段で取得
したとの主張はその前提を欠くことになる上，被控訴人が，本件原告設計
図を含む図面一式を控訴人から詐欺に当たる手段で取得したと認めるに足
りる証拠もない。
イまた控訴人は，平成６年１月２７日，被控訴人の事務所において合意さ
れた本件設計製造納入事項を，翌２８日，被控訴人が文書（甲３９の1∼
3）にして控訴人にＦＡＸ送信した，これにより，控訴人は北栄興業と打
合せをし（甲４０，北栄興業は製造可能であること等を話し合った，そ）
して，被控訴人のＡほか１名がワークローダーと共に北栄興業において放
電燒結装置を製造することを確認した，と主張する。
しかし，上記ＦＡＸ文書（甲３９の1∼3）は，被控訴人技術本部研究開
発部ＳＣＭプロジェクト（担当者：Ａ）から控訴人宛てに「…小型ｓｐｓ
装置概略仕様メモ２枚参考図２枚ＦＡＸ致しますので，宜しく
おねがい致します。ご不明点等ありましたらＴＥＬ下さい。まずはご連絡
まで…」という表書に，概略仕様メモ，参考図が添付されたものに過ぎず，
あくまで被控訴人が控訴人に具体的発注を行うかどうかを検討する過程に
おいて作成されたものとみることもできるものであり，また「御証明，
願」と題する文書（甲４０）も，平成１９年３月１５日に作成された文書
であり，しかも単に，控訴人が株式会社北栄興業に「拝啓貴社ますます
ご清栄のことお慶びもうしあげます。つきまして，だいぶ前のことですが，
貴社に，住友石炭鉱業㈱に納入するワークローダに続き別紙drawingnoN
K-1526000放電燒結装置を製造していただく旨，弊社株イー・ピールーム
と話合ったことがあることをご証明をお願い申し上げ」旨依頼し，これに
対し北栄興業が「上記のとおり相違ありません」としたものに過ぎず，被
控訴人が控訴人に対し具体的な放電燒結装置の製造の発注を行ったことを
裏付けるに十分なものではない。
したがって，これらをもって，被控訴人が控訴人に対し具体的な発注を
行ったものと認めることはできない。
ウ(ア)控訴人は，被控訴人は，平成６年９月２６日，控訴人に対し，小型
ｓｐｓ装置組図送付の件と題し，製作工場宛として○○県○○市○○−
○−○Ｘを指定し，その製作工場に組図３部の送付を依頼した（甲４
１，そして，平成７年２月１７日付けで被控訴人から長岡出張の依頼）
があり（甲４２，株式会社アイオスにおいてＸが製造した放電燒結装）
置（ＳＰＳ−５１０Ｌ）を調整し確認した，平成６年１０月７日，被控
訴人は控訴人に対し「図面修正，加筆等ありますので，図面原紙宅急，
便で送って下さい」と要求した（甲４３，控訴人は，修正，加筆後。）
図面原紙は返却されるものと信じて送付したところ，被控訴人は控訴人
に同月１４日付けで，小型焼結機図面コピー一式を送付し（甲４４，）
図面原紙を返さず，平成７年７月１２日，本件基本契約（甲６）を維持
したまま控訴人に対する発注を停止し（甲４６，現在に至っている，）
と主張する。
(イ)そこで，上記甲４１∼４４，４６を検討すると，以下のとおりであ
る。
①甲４１は，平成６年９月２６日付けで，被控訴人担当者Ａから控訴
人に対し送付されたＦＡＸ文書であり「…小型ｓｐｓ装置組図送付，
の件連絡申し上げます。①ＫＳＰ宛２部②製作工場宛３部…
○○県○○市○○−○−○ＸＢ様宛…」との記載がある。
②甲４３は，平成６年１０月７日付けで，被控訴人担当者Ａから控訴
人に対し送付されたＦＡＸ文書であり「…ｓｐｓ部品図の件連絡申，
し上げます。①小生勉強不足でわからないのですが，ＳＫ−７ドリル
ロッドは硬度どの程度でしょうか？機械加工可能ですか？②図面修正，
加筆等ありますので，図面原紙宅急便で送って下さい。…」との記載
がある。
③甲４４は，平成６年１０月１４日付けで，被控訴人担当者Ａから控
訴人に対し送付されたＦＡＸ文書であり「…書類発送ご案内…」，
「小型焼結機図面コピー１式」との記載がある。
④甲４２は，平成７年２月１７日付けで，被控訴人担当者Ａから控訴
人に対し送付されたＦＡＸ文書であり「…２／２１.長岡出張の件，
連絡申し上げます。…行先㈱アイオス…・住所／長岡市南陽２−９
５１−１１南部工業団地内…」との記載がある。
⑤甲４６は，控訴人代表者の日誌であり，１９９５年（平成７年）７
月１２日の欄に「…住石Ａ殿よりＴＥＬ仕事はペンディングにす，
るよう指示を受けた」との記載がある。．
(ウ)しかし，上記甲４１∼４４，４６のＦＡＸ文書等は，その内容自体
からして，あくまで被控訴人が控訴人に具体的発注を行うかどうかを検
討する過程において作成されたものとみることができるものであり，控
訴人は，当時，平成６年１月１４日に締結した本件取引基本契約（甲
６）に基づき，被控訴人の個別の具体的発注を得るべく被控訴人に対し
働きかけをし，被控訴人の側において事実上の検討を行っていた段階で
あるとみるのが自然であって，上記甲４１∼４４，４６から当然に，被
控訴人が控訴人に対し具体的な発注を行ったことを認めることはできず，
被控訴人が本件製造納入合意をしたと認めることはできない。
エ以上によれば，控訴人の本訴請求(6)は理由がない。
(2)本訴請求(7)につき
ア本件原告設計図（甲８の１）は，その記載からみて，放電プラズマ燒結
機という機械の設計図であり，同一の機械を設計図に表現するときは，主
として線を用い，これに当業者間で共通に使用されている記号や数値を付
加して二次元的に表現するものであって，その性質上，表現の選択の幅が
限定されていると言わざるを得ず，同一の機械を設計図に表現するときは，
おのずから類似の表現にならざるを得ないものであるから，これが創作的
に表現された著作物である（著作権法２条１項１号）ということはできず，
またかかる表現上の創作性についての具体的な主張立証もない。
そうすると，本件原告設計図に表現上の創作性が認められないのである
から，控訴人の著作権（複製権，同一性保持権）侵害の主張は，その前提
を欠き失当というほかない。
イ控訴人は，本件原告設計図は，本件特許及び特開平８−７３９０４号
「加圧及び通電装置」の思想を創作的に表現した著作物である，控訴人は，
控訴人の著作権に基づく製品・作品を被控訴人に納入する契約（甲６）は
したが，著作物を納める契約はしていない，著作物である甲８の１の図面
は著作物により作る作品に付帯するものではないから，取引基本契約書
（甲６）の１９条を適用することはできない，と主張する。
しかし，本件原告設計図が本件特許及び特開平８−７３９０４号「加圧
及び通電装置」の思想を表現したものであったとしても，本件原告設計図
が，その性質上，表現上の創作性が認められないものであることは，上記
アに説示したとおりである。また，控訴人が著作物を納める契約をしてお
らず，取引基本契約書（甲６）の１９条を適用することができないとして
も，上記アに説示したとおり，そもそも本件原告設計図に表現上の創作性
が認められない以上，これを前提とする控訴人の著作権侵害の主張自体は
失当というほかない。
ウ(ア)控訴人は，本件原告設計図（甲８の１）と本件被告設計図（甲８の
２）とが別々に存在するものではなく，一枚の本件原告設計図（甲８の
１）原紙に書き込みをしたのが本件被告設計図（甲８の２）であるのに，
原審は，設計図の原紙が別々にあるという誤った事実認定をなした，と
主張する。
しかし，原審の説示は，単に本件原告設計図（甲８の１）と本件被告
設計図（甲８の２）とを対比したものであるに過ぎず，本件原告設計図
（甲８の１）と本件被告設計図（甲８の２）とが別々に存在するかどう
かについては何ら述べていないものであるから，控訴人の上記主張は採
用できない。
(イ)控訴人は，被控訴人が本件原告設計図の控訴人代表者名部分を切り
取り，これに被控訴人の名称欄を貼り付けて本件被告設計図を作成した
事実を立証するために，文書提出命令を申し立てたにもかかわらず，原
審は採証法則を無視してこれを採用しなかったと主張する。
しかし，後記(5)に説示するとおり，本件において，被控訴人が本件
原告設計図の控訴人代表者名部分を切り取り，これに被控訴人の名称欄
を貼り付けて本件被告設計図を作成した事実を認めるに足りる証拠はな
い。また，文書提出命令は，相手方が文書を所持している蓋然性があっ
て初めて発令できるものであるところ，被控訴人総務部担当部長Ｃの陳
述書（乙６）に照らしても，本件原告設計図を被控訴人が所持している
，蓋然性は疎明されていないと言わざるを得ない上，前記(1)ウ，上記ア
後記(5)の各説示に照らせば，控訴人が提出を求める文書については証
拠調べの必要性も欠くものである。したがって，控訴人の上記主張は採
用することができない。
エ以上によれば，控訴人の本訴請求(7)は理由がない。
(3)本訴請求(8)につき
控訴人は，被控訴人は，図面原紙を返さず騙し取ったものであるから，詐
欺による不法行為が成立すると主張する。しかし，前記(1)ア∼ウに説示し
たとおり，そもそも被控訴人が控訴人に対し具体的な放電燒結装置の製造の
発注を行ったことを認めることはできず，被控訴人が本件製造納入合意をし
たと認めることはできないものである。また，控訴人も記名押印した本件取
引基本契約（甲６）の第１９条には，控訴人が作成した図面等の所有権は被
控訴人に帰属する旨の規定が存在するから，図面原紙の所有権は被控訴人に
帰属することを控訴人も同意していたものであり，控訴人が平成６年１０月
１４日に被控訴人から図面コピー１式の送付を受けた際やその後においても，
図面原紙を返してもらっていない旨直ちに異議を申し出た形跡もない。
以上に照らせば，被控訴人の詐欺行為を認めることはできないから，控訴
人の上記主張は採用できず，本件請求(8)は理由がない。
(4)本訴請求(9)につき
控訴人は，被控訴人は，図面原紙を騙し取って占有しているものであるか
ら，横領による不法行為が成立すると主張するが，上記(3)の説示に照らせ
ば，控訴人の上記主張は採用できず，本訴請求(9)は理由がない。
(5)本訴請求(10)につき
ア控訴人は，被控訴人は，控訴人が被控訴人から強いて使うようにと言っ
て渡された用紙に，鉛筆で作図した５０枚の部品図の中から，例えば一枚
の図面（甲４８）を選んで，控訴人の署名を切り取り，甲８の１の図面に
貼り付けて，控訴人の署名があるとするが，かかる行為は私文書偽造に当
たり不法行為が成立する，と主張する。
しかし，本件全証拠によっても，被控訴人から強いて使うようにと言っ
て控訴人が渡された用紙に，控訴人が鉛筆で作図した５０枚の部品図の中
から，被控訴人が例えば一枚の図面（甲４８）を選んで，控訴人の署名を
切り取り，甲８の１の図面に貼り付けたことを認めるに足りる証拠はない。
そして，上記(1)ウ(ウ)に説示したように，控訴人は，当時，平成６年１
月１４日に締結した本件取引基本契約（甲６）に基づき，被控訴人の個別
の具体的発注を得るべく被控訴人に対し働きかけをし，被控訴人の側にお
いて事実上の検討を行っていた段階であるとみるのが自然であって，前記
(3)に説示したとおり，控訴人も記名押印した同契約（甲６）の第１９条
には，控訴人が作成した図面等の所有権は被控訴人に帰属する旨の規定が
存在し，図面原紙の所有権は被控訴人に帰属することを控訴人も同意して
いたものである。そして，かかる状況の下，ＦＡＸ文書（甲４３）に，平
成６年１０月７日付けで「…図面修正，加筆等ありますので，図面原紙，
宅急便で送って下さい。…」とあることを受けて控訴人が本件原告設計図
を被控訴人に送付し，その７日後に被控訴人が控訴人に対し「小型焼結機
図面コピー１式」を送っており，かかる事実経過の中において，被控訴人
が図面修正，加筆等を行うことについて控訴人が異議を申し出た形跡がな
いことに照らしても，当時，被控訴人が控訴人の図面に対し修正，加筆等
を行うことは当事者間の当然の了解事項であったとみることができるから，
結局，被控訴人が，控訴人の署名を切り取り，甲８の１の図面に張り付け
て控訴人の署名とするという行動をとる動機自体もこれを認めることがで
きないと言わなければならない。
以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。
イ控訴人は，本件被告設計図（甲８の２）なるものは被控訴人にはない，
このことは，文書提出命令申立てを採用すれば明らかである，と主張する。
しかし，上記アに説示したとおり，当時，被控訴人が控訴人の図面に対
し修正，加筆等を行うことは当事者間の当然の了解事項であったとみるこ
とができるものであるから，仮に被控訴人が修正，加筆等をした本件被告
設計図（甲８の２）が存在したとみても不自然とはいえないものである。
ウ以上によれば，控訴人の本訴請求(10)は理由がない。
(6)反訴につき
控訴人は，控訴人が被控訴人から被った損害と比べると，被控訴人の二重
の応訴の負担は微々たるものであり，被控訴人が訴訟行為を委任した訴訟代
理人との契約費用を控訴人が負担する義務はないと主張する。
しかし，前訴①及び②において敗訴確定した後に控訴人が，本件特許異議
の申立てが不法行為を構成すると主張する損害賠償請求の訴えを提起するこ
とは，信義則に反して許されないというべきであるから，このような訴えを
提起した控訴人が，不法行為による損害賠償として，被控訴人の弁護士費用
相当額を負担することはやむを得ないというべきである。
以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。
２当審における新たな請求(1)ないし(5)について
⑴控訴人は，前記のとおり，当審に至って原審における本訴請求(1)ないし
(5)（以下「旧請求(1)ないし(5)」という）に係る訴えを取り下げ，その。
代わりとして，当審における新たな請求(1)ないし(5)（以下「新請求(1)な
いし(5)」という）に係る訴えを追加した。。
旧請求(1)ないし(5)の内容は原判決記載のとおりであり，新請求(1)ない
し(5)の内容は前記記載のとおりであるが，その相違点は，新請求において
は前記のとおり「被控訴人は訴状添付の第２目録・甲第２９号証カタログ，
の小型ＳＰＳ（放電プラズマ焼結機DR.SINTER･LAB,SPS-510L）を製造販売
して一台少なくとも５０万円以上の利益を得た」旨を付加するものである。
⑵旧請求(1)ないし(5)及び新請求(1)ないし(5)を子細に検討すると，いずれ
も，結局は被控訴人が控訴人の有する本件特許に対し特許異議の申立てをし
たことが権利濫用として許されないから不法行為に該当する，というもので
あるところ，当裁判所は，旧請求(1)ないし(5)に係る訴えを提起することが，
前訴①及び②との関係で信義則に反して許されないとした原判決は正当とし
て是認することができると判断する。その理由は，原判決記載のとおりであ
る。
そして，新請求(1)ないし(5)も，上記信義則の適用との関係では旧請求
(1)ないし(5)と実質的な差異はないと解されるから，これに関する当審にお
ける控訴人の主張を十分考慮しても，控訴人が新請求(1)ないし(5)に係る訴
えを提起することも，前訴①及び②との関係で信義則に反し，不適法である
ということになる。
３中間確認の訴えについて
本件中間確認の訴えは，前記のとおり「控訴人の特許第２６４０６９４号
「放電燒結装置」の取消決定に無効事由を有することが明らかであるから，特
許法に認められた本件異議申立ては権利の濫用として許されないことを確認す
る」とするものであって，本件特許異議の申立てが権利の濫用として許され。
ないかどうかを審理対象とするものであるところ，前訴①，②においては，本
件特許異議の申立ては権利の濫用として許されないということはできず，不法
行為を構成しないと判断して控訴人の損害賠償請求を棄却し，請求棄却判決が
確定したものである。そうすると，本件中間確認の訴えに係る審理対象は，前
訴①，②において判断されて確定した不法行為による損害賠償請求に含まれる
ものであって，本件中間確認の訴えに係る請求の趣旨と，前訴①，②において
判断された請求とは，損害以外の部分において実質的に共通のものであるから，
本件中間確認の訴えは，実質的に，前訴①及び②で認められなかった請求及び
主張を蒸し返すものであると言わざるを得ない。そうすると，前記２の新請求
(1)ないし(5)の場合と同様に，前訴①及び②において敗訴した控訴人が，本件
中間確認の訴えを提起することは，信義則に反して許されないというべきであ
る。
以上によれば，本件中間確認の訴えは不適法として却下を免れないものであ
る。
４結語
以上のとおりであるから，本訴及び反訴についての本件控訴はいずれも理由
がない。また控訴人の被控訴人に対する新請求に係る訴えは，中間確認の訴え
の分も含め，いずれも信義則に反するから不適法として却下すべきである。
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官田中孝一

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