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平成１３年（行ケ）第３３８号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年５月２２日口頭弁論終結
判　　　　　　決
原　　　　　　告　　　三菱重工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　熊　倉　禎　男
同　　　　　　　　　　辻　居　幸　一
同　　　　　　　　　　宮　垣　　　聡
同復代理人弁護士　　　相　良　由里子
訴訟代理人弁理士　　　弟子丸　　　健
同　　　　　　　　　　倉　澤　伊知郎
被　　　　　　告　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　　　　小　林　　　武
同　　　　　　　　　　宮　崎　侑　久
同　　　　　　　　　　大　野　克　人
同　　　　　　　　　　大　橋　良　三
同　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
被告補助参加人　　　　株式会社不二越
訴訟代理人弁理士　　　河　内　潤　二
主　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が異議２０００－７１２９６号事件について平成１３年６月１４日に
した決定のうち，特許第２９６１１０６号の請求項１，２，４，５，６及び８に関
する部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ギヤシェーパ加工方法及びギヤシェーパ」とする特
許第２９６１１０６号の特許（平成１０年６月２６日に特許出願（以下「本件出
願」という。），平成１１年７月３０日に特許権設定登録，以下「本件特許」とい
う。）の特許権者である。
本件特許の請求項１ないし８について，特許異議の申立てがなされた。特許
庁は，これを異議２０００－７１２９６号事件として審理し，その結果，平成１３
年６月１４日に，「特許第２９６１１０６号の請求項１，２，４，５，６，８に係
る特許を取り消す。同請求項３，７に係る特許を維持する。」との決定をし，同年
７月２日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲
「【請求項１】高速度工具鋼製の歯車形削り用工具を用いて歯形を創成するギ
ヤシェーパ加工方法において，
前記歯車形削り用工具として，
実質的に，(Ｔｉ（１－Ｘ）Ａｌｘ）（ＮｙＣ（１－ｙ）)
ただし，０．２≦ｘ≦０．９
０．２≦ｙ≦１．０
の組成の膜を少なくとも一層を，少なくとも逃げ面にコーティングしたもの
を用い，
切削油剤を用いずに，切削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工することを特
徴とするギヤシェーパ加工方法。」（以下「本件発明１」という。）
「【請求項２】高速度工具鋼製の歯車形削り用工具を用いて歯形を創成するギ
ヤシェーパ加工方法において，
前記歯車形削り用工具として，
実質的に，
(Ｔｉ（１－Ｘ）Ａｌｘ）（１－Ｗ）（ＮｙＣ（１－ｙ）)w
ただし，０．２≦ｘ≦０．９
０．２≦ｙ≦１．０
０．４５≦ｗ≦０．５５
の組成の膜を少なくとも一層を，少なくとも逃げ面にコーティングしたもの
を用い，
切削油剤を用いずに，切削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工することを特
徴とするギヤシェーパ加工方法。」（以下「本件発明２」という。）
「【請求項３】高速度工具鋼製の歯車形削り用工具を用いて歯形を創成するギ
ヤシェーパ加工方法において，
前記歯車形削り用工具として，
窒化物形成元素をＭとし，実質的に，
(ＴｉｚＡｌｘＭ（１－Ｚ－Ｘ））（１－Ｗ）（ＮｙＣ（１－ｙ）)ｗ
ただし，０．２≦ｘ≦０．９
０．２≦ｙ≦１．０
０．１≦ｚ≦０．８
０．７≦（Ｚ＋Ｘ）＜１．０
０．４５≦ｗ≦０．５５
の組成の膜を少なくとも一層を，少なくとも逃げ面にコーティングしたもの
を用い，
切削油剤を用いずに，切削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工することを特
徴とするギヤシェーパ加工方法。」
「【請求項４】切削部にエアを吹き付けることを特徴とする請求項１乃至請求
項３のいずれか一項に記載のギヤシェーパ加工方法。」（以下「本件発明４」とい
う。）
「【請求項５】実質的に，
(Ｔｉ（１－Ｘ）Ａｌｘ）（ＮｙＣ（１－ｙ）)
ただし，０．２≦ｘ≦０．９
０．２≦ｙ≦１．０
の組成の膜を少なくとも一層を，少なくとも逃げ面にコーティングした高速度
工具鋼製の歯車形削り用工具をカッタヘッドに取り付け，切削油剤を用いずに，切
削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工するようにしたことを特徴とするギヤシェー
パ。」（以下「本件発明５」という。）
「【請求項６】実質的に，
(Ｔｉ（１－Ｘ）Ａｌｘ）（１－Ｗ）（ＮｙＣ（１－ｙ）)w
ただし，０．２≦ｘ≦０．９
０．２≦ｙ≦１．０
０．４５≦ｗ≦０．５５
の組成の膜を少なくとも一層を，少なくとも逃げ面にコーティングした高速度
工具鋼製の歯車形削り用工具をカッタヘッドに取り付け，
切削油剤を用いずに，切削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工するようにした
ことを特徴とするギヤシェーパ。」（以下「本件発明６」という。）
「【請求項７】窒化物形成元素をＭとし，実質的に，
(ＴｉｚＡｌｘＭ（１－Ｚ－Ｘ））（１－Ｗ）（ＮｙＣ（１－ｙ）)ｗ
ただし，０．２≦ｘ≦０．９
０．２≦ｙ≦１．０
０．１≦ｚ≦０．８
０．７≦（Ｚ＋Ｘ）＜１．０
０．４５≦ｗ≦０．５５
の組成の膜を少なくとも一層を，少なくとも逃げ面にコーティングした高速度
工具鋼製の歯車形削り用工具をカッタヘッドに取り付け，
切削油剤を用いずに，切削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工するようにした
ことを特徴とするギヤシェーパ。」
「【請求項８】切削部にエアを吹き付けるエアノズルを設けたことを特徴とす
る請求項５乃至請求項７のいずれか一項に記載のギヤシェーパ。」（以下「本件発
明８」という。）
３　決定の理由（本件発明１，２，４，５，６及び８（以下，これらをまとめて
「本件発明」ということがある。）に関する部分）
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，本件出願前にＧｌｅａｓ
ｏｎ-Ｐｆａｕｔｅｒ社（以下「ファウター社」という。）により作成・頒布された
刊行物「American　Pfauter　IMTS　1994　Tech　Report」（異議甲第１号証の２の
２枚目。本訴甲第３号証の２枚目。以下「甲３文献」という。）には，「高速度工
具鋼製の歯車形削り用工具を用いて歯形を創成するギヤシェーパ加工方法におい
て，前記歯車形削り用工具として，実質的に，ＴｉＡｌＮの組成の膜を少なくとも
一層をコーティングしたものを用い，切削油剤を用いずに加工するギヤシェーパ加
工方法」（以下「引用発明１」という。）及び「実質的にＴｉＡｌＮの組成の膜を
少なくとも一層をコーティングした高速度工具鋼製の歯車形削り用工具をカッタヘ
ッドに取り付け，切削油剤を用いずに加工するようにしたギヤシェーパ」（以下
「引用発明２」という。引用発明１と同２とを併せて「引用発明」ということがあ
る。）が記載されていると認定した上，①本件発明１，２は引用発明１と同一であ
る，②本件発明４は，引用発明１及び日本機械学会［No．95-68］見学・講習会教材
（異議甲第６号証。本訴甲第４号証。以下「甲第４号証刊行物」という。）に記載
された発明（以下「甲第４号証発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものである，③本件発明５，６は，引用発明２と同一である，④
本件発明８は，引用発明２及び甲第４号証発明に基づいて当業者が容易に発明をす
ることができたものである，とするものである。
第３　原告主張の決定取消事由の要点
決定の理由中，「第１　手続の経緯」，「第２　訂正の内容」，「第３　訂
正拒絶理由の概要」，「第４　訂正の適否」，「第５　本件発明」，「第６　特許
異議の申立ての理由の概要」，「第７　取消理由通知の概要」（決定書２頁１行～
６頁１８行）は認める。
「第８　対比・判断」（６頁１９行～１４頁１３行）のうち，「１　本件発
明１，２，５及び６について」の「（１）甲第１号証の２及び甲第６号証に記載さ
れた発明」中，６頁２２行ないし２６行，６頁３５行ないし７頁２９行は認め，６
頁２７行ないし３４行，７頁３０行ないし９頁１３行は争う。９頁１４行ないし２
１行は，これが超硬製合金以上に硬度の高い窒化ケイ素基セラミックス製の工具に
よる切削に関する記載であることを限度として，認める。
「（２）本件発明１」のうち，本件発明１と引用発明１との対比，判断につ
いて，「引用発明１ではＴｉＡｌＮであり，Ｔｉ，Ａｌ及びＮの組成の割合につい
て不明であること（決定書９頁２９行～３０行），逃げ面へのコーティングについ
て一致すること（１０頁１１行～１７行）は認め，その余は争う。「（３）本件発
明２」のうち，本件発明２と引用発明との対比，判断について，ｗ＝０．５０のと
き本件発明２が本件発明１と同一となるとの認定（１０頁２８行～３２行）は認
め，その余は争う。「（４）本件発明４」のうち，異議甲第６号証（本訴甲第４号
証刊行物）に切削部にエアを吹き付けることが記載されていること（１０頁下から
４行～３行）は認め，その余は争う。「（５）本件発明５」のうち，本件発明５と
引用発明２とが逃げ面へのコーティングについて一致すること（１１頁３行～４
行）は認め，その余は争う。「（６）本件発明６」のうち，ｗ＝０．５０のとき本
件発明６が本件発明５と同一となること（１１頁１４行～１５行）は認め，その余
は争う。「（７）本件発明８」のうち，異議甲第６号証（本訴甲第４号証刊行物）
に切削部にエアを吹き付けることが記載されていること（１１頁１８行～１９行）
は認め，その余は争う。
決定は，甲３文献に切削油剤を用いないで切削する技術（以下「ドライカッ
ト」ということがある。切削油剤を用いて切削する技術を，「ウエットカット」と
いうことがある。）の発明が開示されていないのに，誤って開示されていると認定
し，本件発明と引用発明とが膜の組成において一致する，と誤って認定し，本件発
明と引用発明とが切削速度において一致する，と誤って認定し，本件発明の顕著な
作用効果を看過した。これらの誤りがそれぞれ請求項１，２，４，５，６及び８の
すべてにつき決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。決定は，上記各請求
項に関する部分のすべてにつき取り消されるべきである。
１　甲３文献に切削油剤を用いないで切削する技術（ドライカット）の発明が開
示されている，とした認定の誤り
決定は，甲３文献中の「Ｃｕｔｔｉｎｇ」（切削）の欄の「（Ｄｒｙ，ｉ．
ｅ．ｎｏ　ｃｏｏｌａｎｔ！）」（ドライ　即ち　切削液無し！）の記載から，同
文献には，高速度工具鋼による切削油剤を用いないギヤシェーパ加工方法が開示さ
れている，と認定し，さらに，これを前提に，切削油剤を用いずに加工するように
したギヤシェーパも開示されている，と認定した（決定書６頁２７行～３４行）。
しかし，甲３文献には，ドライカットの発明は開示されていない。決定の上記認定
は誤りである。
(1)　甲３文献は，１９９４年１０月２６日から１１月３日まで大阪市で開催さ
れた第１７回日本国際工作機見本市において出品され実演がなされた装置であるＰ
ＳＡ－３００についての，同見本市で頒布されたパンフレットである。同文献は，
上記見本市でのＰＳＡ－３００の実演時において，装置の作動条件を見本市の見学
者に説明するために作成されたものである。
(2)　甲３文献作成当時においても，本件出願当時においても，高速度工具鋼製
の工具を用いたギヤシェーパ加工方法においては，摩擦を減少させることによって
発熱を減少させ，あるいは，発生した熱を除去することにより，耐摩耗性を高め，
工具寿命を伸ばすため，切削油剤を用いることが必須とされていた。ところが，甲
３文献には，「（Ｄｒｙ，ｉ．ｅ．ｎｏ　ｃｏｏｌａｎｔ！）」（ドライ　即ち　
切削液無し！）との記載はあるものの，切削油剤を用いないことに関して，技術的
課題，作用効果はもとより，その画期的意義についても一切記載されていない。
(3)　ＰＳＡ－３００は，一度のセットアップ（段取り）で被工作物の内歯と外
歯を加工できるということを売り物にしている装置であるから，見本市に来た見学
者に歯車（被加工物）の切削動作を実際に見てもらうことが重要である。しかし，
切削の際に切削油剤を用いると，これが周囲に飛散して会場の床面や装置の周囲に
多数いる見学者の衣類を汚損する。切削油剤の飛散防止のため装置の周囲にカバー
をかけると，装置の動作状況が見学者に見えなくなる。このため，見本市では，切
削油剤の飛散を防ぎつつ装置の動作状況を見学者に見せるため，通常，切削油剤を
用いない，という簡便な方法が採られる。ＰＳＡ－３００を出品したファウター社
は，見本市での加工実演という目的に沿って，この簡便な方法を採用したと考える
ことができる。
(4)　甲３文献の右下には，「Ｃｕｔｔｉｎｇ」（切削）の欄に，「（Ｄｒｙ，
ｉ．ｅ．ｎｏ　ｃｏｏｌａｎｔ！）」（ドライ　即ち　切削液無し！）として，わ
ざわざ括弧書きで，末尾に「！」を付して，他の加工条件とは区別した記載方法が
採られている。
これは，切削見本を製作する切削の実演において切削油剤を用いないと切
削見本の表面が粗くなることがあるので，見学者に通常の加工条件と異なることを
認識してもらうよう注意を促すため，念のため注記したものである，と考えること
ができる。
(5)　発明とは，技術的課題，その課題を解決するための構成，作用効果からな
るものであるから，公知文献にある「発明」が開示されているというためには，そ
の文献に技術的課題，当該課題を解決するための構成及び作用効果が開示ないし示
唆されていなければならない。「たまたま」当該方法を，実施したことが記載され
ていたとしても，当該方法に技術的意義があることが少なくとも示唆されていなけ
れば，当業者は，その文献に技術的思想としての「発明」が開示されているという
ことが理解できないからである。
(6)　以上(1)ないし(5)に述べた状況の下では，当業者は，甲３文献に接して
も，切削油剤を用いないギアシェーパ加工方法やそれに用いられるギヤシェーパ
が，「たまたま」示される形になっていると理解するだけであり，そこに，技術思
想としての，切削油剤を用いないギヤシェーパ加工方法やそれに用いられるギヤシ
ェーパを見いだすことはあり得ないというべきである。
(7)　事実として，甲３文献には，切削油剤を用いないギアシェーパ加工方法や
それに用いられるギヤシェーパが「たまたま」示されていたにすぎず，それらが技
術思想として示されていたわけではないこと，換言すれば，本件発明が技術的課
題，作用効果としているもの，すなわち，切削油剤を用いないことの画期的な技術
的意義は，甲３文献の作成者自身にも，これに接した当業者にも，全く理解されて
いなかった，ということは，以下の点からもうかがうことができる。
ア　甲３文献には，ドライカットにＷａｆｅｒⅡという工具が使用されるこ
とが記載されている。このＷａｆｅｒⅡは使い捨て用の工具である（甲第１７号
証）。実演において摩耗しても差し支えないように使い捨て工具が採用されたもの
と考えられる。
イ　甲第３号証の１枚目（証明書）においても，画期的技術であるはずのド
ライカットについて，何ら言及されていない。
ウ　甲３文献作成当時，あるいはそれ以後のＰＳＡ－３００のカタログや製
品説明書にも，ドライカットについて記載したものはないと考えられる。このよう
な記載があるのであれば，当然，本件において証拠として提出されているはずだか
らである。
エ　ＰＳＡ－３００の製造業者であるファウター社は，１９９９年３月に，
「ドライホブ切りに対して，ハイスホブ（原告注：高速度工具鋼製のホブ加工）の
適用の可能性はあるが，生産性を考えるとドライ切削はほとんどの場合超硬が適用
される。超硬は耐熱性が優れていることから，高速切削が可能であることによ
る。」と発表している（甲第１８号証の第８項）。このように，ファウター社す
ら，甲３文献に記載されたドライカットの画期的意義を理解しておらず，工業的に
実施することもしていない。
オ　ドライカット委員会の委員長である有浦氏の意見書（甲第２０号証）に
おいて，甲３文献について触れられていない。
(8)　本件は，ある刊行物に，発明の構成自体は開示されているが，その作用効
果についての記載はない，という一般の新規性の判断事例とは，場合の異なる事例
である。甲３文献のドライカットの記載は「偶然の産物」でしかなく，同文献が頒
布された当時及び本件出願当時の技術常識からすれば，当事者は，同文献に接した
としても，これから本件発明の教示ないし示唆を得ることは不可能である，という
事例である。
甲３文献に本件発明が開示されているとすることはできないというべきで
ある。
２　本件発明と引用発明とが膜の組成において一致する，とした認定の誤り
(1)　決定は，甲３文献に記載されたＴｉＡlＮの組成の膜におけるＴｉとＡlと
の割合は，Ｔｉ（１－ｘ）ＡlｘＮ（ただし，０．２≦ｘ≦０.９）に含まれる，と
した（決定書９頁下から２行～１０頁３行）。しかし，この認定は，誤りである。
(2)　決定は，上記認定の根拠として，「本件特許明細書等に０．２≦ｘ≦０．
９なるｘの範囲のＴｉとＡｌとの割合の組み合わせが，普通に採用される割合の組
み合わせを含まない特別の割合の組み合わせのものであるとの記載もない」（決定
書９頁下から５行～下から２行）ことを挙げる。被告は，Ｔｉ（１－ｘ）ＡlｘＮ膜
においてｘ＝０．５が代表的なものであることが技術常識であるとして，「神戸製
鋼技報」（Ｖｏｌ.４３，Ｎｏ.３／Ｏｃｔ.１９９３，通巻第１７５号，p２３－
２６。乙第１号証。以下「乙１文献」という。）を提出する。
しかし，乙１文献は，超硬合金製の工具に係るものであり，高速度工具鋼
製の工具に係るものではない。高速度工具鋼製の工具においては，ｘ＝０.５のＴｉ
ＡｌＮ膜を使用することは，技術常識でも周知技術でもない。そもそも，ドライカ
ットのためにＴｉＡｌＮ膜を使用すること自体，技術常識でも周知の技術でもない
のである。
(3)　本件発明は，Ｔｉ（１－ｘ）ＡlｘＮにおけるｘを０.２≦ｘ≦０.９とい
う特別の範囲に限定することにより，発明の目的を達成し，その作用効果を奏する
ことができるものである。本件出願の願書に添付した明細書（以下，同願書に添付
した図面と併せて「本件明細書」という。甲第２号証は，これに係る特許公報であ
る。）には，「よって，ピニオンカッタ４として，図３に示すコーティングのもの
を用いれば，切削油剤を使わないで，かつ従来の６倍の切削速度で加工できること
がわかる。この場合のコーティング膜のｘの値は，０.２≦ｘ≦０.９である。」
（甲第２号証４頁段落【００２６】）と記載されている。
このように本件発明における，「０.２≦ｘ≦０.９なるｘ値の範囲のＴｉ
とＡlとの組合せ」は，切削油剤を用いないでも加工することができる特別の割合の
組合せである。本件発明は，ＴｉとＡlとの組成の割合を数値的に限定し，選択した
発明である。
３　本件発明と引用発明とが切削速度において一致する，とした認定の誤り
(1)　決定は，甲３文献に記載されたギヤシェーパ加工方法における切削速度は
３００ｍ／ｍｉｎ以下であるから，本件発明は切削速度において甲３文献に記載さ
れたものと一致する，とした（決定書１０頁８行～１０行）。しかし，この認定
は，誤りである。
(2)　甲３文献自体には，切削速度は記載されていない。しかし，実演の際に
は，従来の切削油剤を用いたウエットカットにおけるのと同じ程度の，ごく一般的
な５０～１００ｍ／ｍｉｎ程度の切削速度が採用されたものと想定される。
しかし，本件発明は，甲３文献が頒布された当時の技術常識に反して，切
削油剤を用いないことによって，かえって耐摩耗性を向上させたものである。その
結果として，本件発明の発明者は，切削速度の上限値が従来のウエットカットの切
削速度よりも著しく高速である３００ｍ／ｍｉｎという値を見いだし，このような
切削速度でのドライカット加工を実用化したものである。本件発明は，切削速度の
上限値（３００ｍ／ｍｉｎ）を規定することにより，その切削速度の上限値でも摩
耗量を実用レベルの摩耗量内に収めることができる，という点に技術的意義が存在
するのである（本件明細書段落【００２５】参照）。
本件発明により初めて明らかとなった，このような切削速度の上限値及び
その技術的意義は，甲３文献には何ら開示も示唆もなされていない。
(3)　切削速度として上限値又は上限値に近い値を使用した場合には，従来のウ
エットカットと比べて，効率を著しく高くすることが可能となり，一方，切削速度
として１００ｍ／ｍｉｎ又はそれ以下の値を使用した場合には，工具寿命が大幅に
延びるのである。
４　本件発明の顕著な作用効果の看過
(1)　本件発明は，高価な超硬合金製の工具を使用しない場合には切削油剤を用
いる，という本件出願当時の技術常識に反する，高価な超硬合金製の工具を使用す
ることもなく，切削油剤を用いることもない，ギヤシェーパ加工方法の構成を採用
し，しかも，切削油剤を用いた場合よりも格段に優れた歯車形削り用工具の耐摩耗
性を実現したという，当業者の予測を超えた顕著な作用効果を奏するものである。
(2)　切削油剤を用いる従来の方法を使用すると，切削速度が５０ｍ／ｍｉｎで
も実用的には限界とされる摩耗量である０.２ｍｍに達してしまう。これに対し，本
件発明の構成を採用し，切削油剤を用いないことによって，切削速度を３００ｍ／
ｍｉｎまで上げても，摩耗量は０.２ｍｍ以内に収まる。このように，従来の方法に
比べ，実に６倍の切削速度で加工することが可能となり，加工能率が著しく高まる
（本件明細書段落【００２６】参照）。
「切削加工技術便覧」（日刊工業新聞社刊　昭和４３年２月１０日増補改
訂版。甲第１３号証）４８７頁の図５・６には，切削油剤を用いることにより，耐
摩耗性が著しく向上することを示すデータが記載されている。このような本件出願
当時の当業者の技術常識からすれば，切削油剤を用いないことによりかえって耐摩
耗性が向上することはもとより，切削油剤の使用を避けつつ耐摩耗性を維持するこ
とすらも，到底予想し得なかったことというべきである。
(3)　以上のとおり，本件発明は，従来の当業者の技術常識に反する構成を採用
することによって，耐摩耗性を単に維持するにとどまらず，これを著しく向上させ
ることにより，当業者の予測を超えた顕著な作用効果を達成したものである。
決定は，このような顕著な作用効果を看過している。
第４　被告の反論の要点
決定の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は，いずれも理由がな
い。
１　甲３文献に切削油剤を用いないで切削する技術（ドライカット）の発明が開
示されている，とした認定の誤り，の主張について
(1)　甲３文献は，テクニカルレポートであり，その内容は，切削条件，使用工
具等についての具体的な値を示しており，ギヤシェーパ加工方法やそれに用いられ
るギヤシェーパについて，純粋な技術的内容を持つものである。そこに記載された
「（Ｄｒｙ，ｉ．ｅ．ｎｏ　ｃｏｏｌａｎｔ！）」との記載事項が，切削油剤を用
いずに切削するという技術的内容を意味するものであることは明らかである。甲３
文献には，ギヤシェーパ加工方法やそれに用いられるギヤシェーパについて，そこ
に記載されたとおりの，切削油剤を用いない加工方法やそれに用いられるギヤシェ
ーパを具体的に特定した発明が記載されているという以外にないのである。
(2)　原告は，甲３文献に，切削油剤を用いない高速度工具鋼製のギヤシェーパ
加工との記載はあるものの，これは，実演のために特別に切削油剤を用いなかった
ことを意味するにすぎない，と主張する。しかし，甲３文献には，切削油剤を用い
ない理由について何も記載されておらず，その理由が実演のためであるかどうかは
不明である。
(3)　原告は，本件出願当時の技術常識からみて，当業者は，甲３文献の記載か
らドライカットが技術常識に反する画期的な技術であることを理解することができ
ない，と主張する。しかし，当業者であれば，甲３文献に記載された事項に基づい
て，ドライカットを実施することができるのであるから，仮に，原告が主張するよ
うに，甲３文献の頒布時にＰＳＡ－３００のギヤシェーパにおいてドライカットが
工業的に行われておらず，ドライカットをＰＡＳ３００の利点として見学者に訴え
ていなかったとしても，そのことにより，甲３文献に前記ドライカットの発明が記
載されていると認定することができないことになるわけではない。
(4)　以上のとおりであるから，甲３文献にドライカットの発明が記載されてい
るとした決定の認定に誤りはない。
２　本件発明と引用発明とが膜の組成において一致する，とした認定の誤り，の
主張について
(1)　甲３文献の頒布当時，ＴｉＡｌＮ膜として，Ｔｉ０．５Ａｌ０．５Ｎ膜の組成
が代表的な組成のものであることは，当業者の技術常識であった（乙第１号証第２
５頁参照）。工具のＴｉＡｌＮ膜として，Ｔｉ０．５Ａｌ０．５Ｎ膜が代表的な組成で
あることを考慮すれば，０．２≦ｘ≦０．９という形でのｘ値の限定の意味すると
ころは，ｘ＜０．２，０．９＜ｘとなる特別の組成を除くことを，すなわち，普通
の組成の割合であることを示すことにあると認めるべきである。甲３文献に記載さ
れたＴｉＡｌＮ膜が，（Ｔｉ（１-Ｘ）Ａｌｘ）Ｎとするときの０．２≦ｘ≦０．９に
含まれる組成の膜であることは明らかというべきである。
(2)　本件明細書の記載からみて，逃げ面摩耗量は，ｘ値が０．２より小さくな
る又は０．９より大きくなると急増するといった，ｘ＝０．２及び０．９を境とし
て急に変化するような特性であるとは認められない。
また，０．２≦ｘ≦０．９というｘの数値は，切削速度３００ｍ／ｍｉｍ
で材質ＳＣＭ４３５のワークを１００個切削したときの逃げ面摩耗量の限界を０．
２ｍｍと設定して，０．２ｍｍ以下となるような範囲に定められたものと認められ
る（本件明細書段落【００２５】，【００２６】及び図３参照）。逃げ面摩耗量の
限界をどのような数値に設定するかは，必要に応じて適宜設定する設計的事項であ
り，ｘ値の範囲もその設定した数値に応じて適宜定められものであるから，０．２
≦ｘ≦０．９というｘの数値範囲に臨界的意義はない。
３　本件発明と引用発明とが切削速度において一致する，とした認定の誤り，の
主張について
ギヤシェーパの切削が，通常，３００ｍ／ｍｉｎに満たない切削速度で行わ
れていることは，原告も認めるとおり周知の事項である。現に，甲３文献に記載さ
れた切削条件により計算すると，ギヤシェーパの切削速度は，外歯車は１００．５
ｍ／ｍｉｎ，内歯車は９２．３ｍ／ｍｉｎである，３００ｍ／ｍｉｎに満たないも
のとなる。
本件発明の特許請求の範囲には，「切削速度３００ｍ／ｍｉｎ以下で加工す
る」という形で，切削速度の上限が記載されているのみであって，低速で加工する
ことを除外することは記載されていない。本件明細書の発明の詳細な説明において
も，「切削速度が下がると逃げ面摩耗量は減少するが，切削速度が３０ｍ／ｍｉｎ
未満であると，切削速度が下がっても逃げ面摩耗はほとんど変化しない。よって，
加工能率を考えると，切削速度は３０ｍ／ｍｉｎ以上であることが好ましい。」
（本件明細書段落【００２６】参照）と記載され，切削速度の高いものばかりでな
く，低いものについても効果があるとされている。本件発明は切削速度の低いもの
を除外するものである，と解釈すべき理由はない。
本件明細書の記載から，逃げ面摩耗量と切削速度との関係につき，逃げ面摩
耗量は，切削速度が高くなるにつれて増加する，ということは理解できるものの，
切削速度が３００ｍ／ｍｉｎより高くなると，急増するというように，３００ｍ／
ｍｉｎの切削速度を境として急に変化するものである，とは理解することができな
い。切削速度を３００ｍ／ｍｉｎ以下としたのは，材質ＳＣＭ４３５のワークを１
００個切削したときの逃げ面摩耗量の限界を０．２ｍｍと設定して，それ以下とな
るような切削速度を範囲の上限として定めた，ということ以上の意味はないものと
認められる。しかし，前記逃げ面摩耗量の限界をどのような数値に設定するかは，
必要に応じて適宜設定する設計的事項であり，切削速度の上限もその設定した数値
に応じて適宜定められるものである。
切削速度の上限が３００ｍ／ｍｉｎである点に，格別な技術的意義は認めら
れない。
４　本件発明の顕著な作用効果の看過，の主張について
引用発明は，その構成において本件発明と一致する以上，当然のこととし
て，本件発明の作用効果を奏する。
ＴｉＡｌＮ膜を被覆した工具が，ドライカットによって生じる高温の作用で
生成するＡｌ酸化膜の働きで耐摩耗性に優れたものとなることは，当業者の技術常
識である。ドライカットによりコストの低減や作業環境を改善することができるこ
とも，当業者の技術常識である。本件発明の作用効果は，格別のものではない。
第５　当裁判所の判断
１　甲３文献に切削油剤を用いないで切削する技術（ドライカット）の発明が開
示されている，とした認定の誤り，の主張について
原告は，甲３文献にドライカットの発明が開示されている，とした決定の認
定は誤りである，と主張する。
甲３文献は，１９９４年１０月２６日から１１月３日まで大阪市で開催され
た第１７回日本国際工作機見本市において出品され実演がなされた装置であるＰＳ
Ａ－３００についての，同見本市で頒布されたパンフレットであり，同見本市での
ＰＳＡ－３００の実演時において，装置の作動条件を見本市の見学者に説明するた
めに作成されたものである（当事者間に争いがない。）。そして，この甲３文献に
は，そこに記載された装置であるＰＳＡ－３００による歯車形削りの「Ｃｕｔｔｉ
ｎｇ　Ｄａｔａ」（訳文・切削データ）として，「Ｃｕｔｔｉｎｇ」（訳文・切
削）の欄に「（Ｄｒｙ，ｉ．ｅ．ｎｏ　ｃｏｏｌａｎｔ！）」（訳文・（ドライ　
即ち　切削液無し！））との記載がある（当事者間に争いがない。）。
甲３文献がこのようなものである以上，これに接した当業者が，そこにドラ
イカットによるギヤシェーパ加工方法及びそれに用いられるギヤシェーパの発明の
構成が記載されていると認識することは，明らかという以外にないことである。
原告は，①甲３文献作成当時においても本件出願当時においても，高速度工
具鋼製の工具を用いたギヤシェーパ加工方法においては，切削油剤を用いることが
必須とされており，これを用いないことは技術常識に反することであったこと，②
当時の技術常識がこのようなものであったにもかかわらず，甲３文献には，切削油
剤を用いないことに関して，技術的課題，作用効果はもとより，その画期的意義に
ついても一切記載されていないこと，③同文献の上記「（Ｄｒｙ，ｉ．ｅ．ｎｏ　
ｃｏｏｌａｎｔ！）」（訳文・（ドライ　即ち　切削液無し！））の記載は，見本
市での実演という特別の目的のためだけに採用された切削態様を示すものにすぎな
いと理解することができることなどを挙げ，このような状況の下では，当業者は，
甲３文献に接しても，切削油剤を用いないギヤシェーパ加工方法が「たまたま」示
される形になっていると理解するだけであり，そこに，技術思想としての，切削油
剤を用いないギヤシェーパ加工方法を見いだすことはあり得ない，と主張する。
原告の上記主張は，高速度工具鋼製の工具を用いたギヤシェーパ加工方法に
おいては切削油剤を用いることが必須とされていたという事実をすべての出発点と
するものである。
もし，原告の主張するところが，切削油剤を用いることなく高速度工具鋼製
の工具によってギヤシェーパ加工をすることは技術的に不可能である，というのが
当時の技術常識であった，という趣旨であるならば，そのような技術常識が存在し
たことは，本件全証拠によっても認めることはできない。むしろ，逆に，切削油剤
を用いなくとも，高速度工具鋼製の工具によってギヤシェーパ加工をすることは技
術的に可能である，という技術常識が存在したことは，弁論の全趣旨で明らかであ
る（このような技術常識が存在したからこそ，甲３文献においても，ドライカット
によることが示されているだけで，これにつきそれ以上の説明はなされていないの
であろう，と考えることができる。）。
原告の主張するところは，正確には，切削油剤を用いることなく高速度工具
鋼製の工具によってギヤシェーパ加工をすることには，工具寿命の点で欠点があ
る，というのが当時の技術常識であった，ということであろう。しかしながら，こ
のような技術常識が存在したとしても，そして，甲３文献に接した当業者がそこに
記載された方法にもそのような欠点があると考えたとしても，そのことは，同文献
に，切削油剤を用いない高速度工具鋼製工具によるギヤシェーパ加工方法及びそれ
に用いられるギヤシェーパが，技術思想として開示されていることを何ら妨げるも
のではない。欠点があるとの理解を伴うものであるからといって，そこに技術思想
が示されていないことになるわけではないのは，論ずるまでもないことであるから
である。
原告は，甲３文献には，本件発明において技術的課題及び作用効果とされて
いるものは全く示されていない，と主張する。
しかしながら，異なる技術的課題から同一の構成の発明に至ることがあるこ
と，同一の構成がもたらす作用効果は，複数あり得るものであり，それらは客観的
には常に定まっているとはいうものの，それらのうちどれを認識し，どれに着目す
るかは，人により時により変わり得るものであることは，いうまでもないところで
ある。そうである以上，たとい，甲３文献に記載されたドライカットを採用した理
由が，見本市における切削実演に当たり油剤の飛散を防ぎつつ，装置の動作状況を
見学者に見せることにあり，ドライカットを用いたことによる作用効果が，油剤の
飛散防止及び装置の動作状況を見学者によく見せることができるというものであっ
て，同文献に，本件発明において技術的課題及び作用効果とされているものが全く
示されていないとしても，そのことは，何ら，同文献に本件発明と同一の構成が記
載されていると認識することを妨げるものではない。その構成を採用した動機やい
きさつがどのようなものであろうと，その構成による作用効果を作成者がどのよう
に認識していようと，その構成に接した者が技術課題や作用効果をどう理解しよう
と，公知文献に当該発明と同一の構成が記載されている以上，公知文献には当該発
明と同一の「発明の構成」が開示されていると認める以外にないのである。
原告の主張は，結局のところ，甲３文献に既に開示されている構成の発明
（引用発明）について，それまで知られていなかった作用効果を発見したことと，
同発明の構成自体を創出したこととを混同し，前者をもって後者に換えようとする
ものであって，誤りであることが明らかである。このような発見は，それが発見に
とどまり，新しい構成を生み出さないままにある限り，情報自体としてはどのよう
に価値のあるものであっても，創作を保護の対象とする特許法によって保護される
ことはないからである。
原告の主張は採用することができない。
２　本件発明と引用発明とが膜の組成において一致する，とした認定の誤り，の
主張について
(1)　甲３文献には，引用発明で用いられるＴｉＡｌＮ膜に関して，Ｔｉ（１－
ｘ）ＡｌＸＮで表わした場合のｘ値に当たるべきものについては，何ら記載されてい
ない（当事者間に争いがない。）。しかしながら，このことは，逆に，引用発明で
用いられるＴｉＡｌＮ膜が特別な組成割合のものでないことを示すものであると理
解することができる。甲３文献に記載された引用発明のＴｉＡｌＮ膜は，同文献が
頒布された当時，このような切削工具の分野で普通に使用される組成割合のＴｉＡ
ｌＮ膜であると考えるのが自然である。
「神戸製鋼技報」（Ｖｏｌ.４３，Ｎｏ.３／Ｏｃｔ.１９９３，通巻第１
７５号）中の，「立方晶（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ系コーティング膜の高温酸化特性と工具
への応用」と題する論文（２３頁～２６頁。乙第１号証。以下「乙１文献」とい
う。）には，「ＴｉＮは工具への耐摩耗コーティングとして現在もっとも広くもち
いられている物質である。しかし，近年ますます高能率加工や難削材の切削加工の
要求が高まり，コーティングによるより長寿命，高耐摩耗性工具の開発が望まれる
ようになってきた。このようなコーティング膜に要求される特性として上述の高硬
度性のほかに，熱伝導性・高温安定性に優れていることなどが重要な要因である。
これらの観点から，最近ＰＶＤ（Physical　Vapor　Deposition）法により，ＴｉＮ
をベースとした固溶体膜である・・・ＴｉＮ－ＡｌＮ(5)，(6)
系の研究がなされつつあ
る。なかでも熱伝導性に優れたＡｌＮを端組成とする（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎコーティン
グは従来のＴｉＮに置き替わる耐摩耗性硬質膜として注目されている。・・・本稿
では，ＰＶＤ法による（Ｔｉ１－ｘＡｌＸ）Ｎ系の膜形成をおこない，そのＡｌＮ組
成比(x)に対する結晶構造および硬さの変化などについて調べた。さらに，これらの
膜の高温安定性を議論するために（Ｔｉ１－ｘＡｌｘ）Ｎ膜の酸化挙動を調べ，コー
ティング膜としての特性を検討した。」（２３頁左欄５行～２７行），「代表的な
組成である（Ｔｉ０．５Ａｌ０．５）Ｎ膜」（２５頁右欄６行）との記載がある。上記
論文は，甲３文献が頒布された１９９４年より前の１９９３年（平成５年）に発表
されたものであり，工具に付する（Ｔｉ（１－ｘ）Ａｌｘ）Ｎ膜の特性について記載さ
れた一般的な論文であることにかんがみると，（Ｔｉ（１－Ｘ）ＡｌＸ）Ｎ膜の代表的
な組成はｘ値が０．５のものであることは，甲３文献の頒布当時，技術常識であっ
たということができる。
上記の技術常識に照らすと，甲３文献に接した当業者は，そこに記載され
た引用発明のＴｉＡｌＮ膜は，その代表的な組成割合のもの，すなわちＴｉ（１－ｘ）
ＡｌｘＮで表した場合のｘ値が０．５のもの，あるいはそれからあまり外れない組
成割合のものであると理解するとみるのが相当である。
原告は，乙１文献は，超硬合金製の工具に係るものであり，高速度工具鋼
製の工具に係るものではないから，高速度工具鋼製の工具においてドライカットの
ためにＴｉＡｌＮ膜を使用すること，ましてやｘ＝０．５のＴｉＡｌＮ膜を使用す
ることは，技術常識とはいえない，と主張する。
乙１文献に記載された（Ｔｉ（１－ｘ）ＡｌＸ）Ｎ膜は，同文献に「１．３　
摩耗試験　超硬合金製工具に種々のコーティングをおこない，切削試験から摩耗幅
測定および摩耗状況を観察した」（２４頁左欄１０行～１２行）と記載されている
ことから分かるように，超硬合金製工具に付した（Ｔｉ（１－ｘ）ＡｌＸ）Ｎ膜の実験
に基づいて記載されたものであることは，原告の主張するとおりである。
しかしながら，乙１文献中の，「２．３　（Ｔｉ１－ｘＡｌＸ）Ｎコーティ
ング工具の摩耗特性および考察　ＴｉＮにＡｌＮを固溶させることによる耐摩耗特
性に与える影響をコーティング超硬チップをもちいた切削試験から調べた。・・・
純ＴｉＮコーティングにくらべて，（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎは優れた摩耗状態を示すこと
がわかった。・・・（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎコーティングは優れた耐摩耗性能を示すこと
がわかる。・・・切削中にこうむる高温状態（８００～９００℃と推定される）に
おいて工具コ－ティングの最表面にアモルファスＡｌ－酸化物の保護膜が形成さ
れ，コーティング膜の酸化の進行を抑制しているためと考えられた。」（２６頁左
欄１２行～３７行）との記載及び第９図によれば，同文献の（Ｔｉ１－ｘＡｌＸ）Ｎ
膜に関する記載は，コーティングの対象である超硬合金製工具に着目した技術では
なく，コーティング膜そのものに着目した技術であって，切削中に高温を被る工具
一般に付する（Ｔｉ１－ＸＡｌＸ）Ｎ膜全般に適用できる技術内容に関するものであ
るということができる。
原告の主張は採用することができない。
以上のとおりであるから，本件発明と引用発明とは，膜の組成において一
致する，とした本件決定の認定に誤りはない。
(2)　原告は，本件発明における０.２≦ｘ≦０.９という範囲のｘ値のＴｉとＡ
ｌとの組み合わせは切削油剤を用いない加工が行える特別の割合の組合せであり，
本件発明は，ＴｉとＡｌとの組成の割合を数値的に限定し，選択したものである，
と主張する。
しかしながら，原告の主張は，主張自体失当というべきである。仮に，本
件発明における０.２≦ｘ≦０.９という数値限定に原告主張のような技術的意義が
あるとしても，甲３文献にはｘ＝０．５あるいはこれと余り違わないｘ値のものが
開示されていると見るべきであることは，上記のとおりであり，原告主張の技術的
意義の存在は，引用発明と本件発明との同一性を否定する根拠とはなり得ないこと
が，明らかであるからである。
念のために，より一般的に，選択発明の観点から検討してみても，本件発
明にこれを認めることができないことは，明らかである。
いわゆる選択発明が成立するというためには，当該発明で選択されたとこ
ろのものが，当該発明によって開示されることがなくとも，通常のこととして採用
されるようなものである，というような場合でないことが必要である。当該発明に
よる開示がなくとも通常のこととして採用されているものを選択することに，技術
的思想の創作としての価値を認めることはできない，というべきであるからであ
る。そして，本件発明におけるｘ値が，本件発明による開示がなくともごく普通に
採用されるものであることは，既に述べたところから明らかである。
いわゆる選択発明が成立するためには，本件発明のｘ値の範囲が顕著な効
果を奏する臨界的意義を有することも必要である。本件明細書中における図３（ピ
ニオンカッタにコーティングする（Ｔｉ（１－ｘ）ＡｌＸ）Ｎにおけるｘの値とピニオ
ンカッタの逃げ面摩耗量との関係を示すグラフ）に示された逃げ面摩耗量は，ｘ＝
０．２及び０．９を境として急に変化するようなものではないことが認められるか
ら，同図からは，ｘ＝０．２及び０．９の値が臨界的意義を有するものであると認
めることはできない。そして，他に，本件明細書中に，本件発明における０.２≦ｘ
≦０.９のｘ値の範囲に臨界的意義があることを認めるに足りる記載は見当たらな
い。
いずれにせよ，原告の主張は採用することができない。
３　本件発明と引用発明とが切削速度において一致する，とした認定の誤り，の
主張について
(1)　甲３文献には，実演の際の切削速度は記載されていないものの，従来の切
削油剤を用いたウエットカットにおけるのと同じ程度のごく一般的な５０～１００
ｍ／ｍｉｎ程度の切削速度が採用されていることは，原告の認めるところである。
原告も，このように理解していることなどから，甲３文献に接した当業者は，そこ
に記載されているギヤシェーパ加工方法においては，従来の切削油剤を用いた方法
においてごく一般的な上記切削速度が採用されていると理解するものと認められ
る。
本件明細書（甲第２号証参照）の特許請求の範囲には，「切削速度３００
ｍ／ｍｉｎ以下で加工する」（特許請求の範囲）として，切削速度の上限が定めら
れているのみであり，発明の詳細な説明中には，「切削速度が下がると逃げ面摩耗
量は減少するが，切削速度が３０ｍ／ｍｉｎ未満であると，切削速度が下がっても
逃げ面摩耗はほとんど変化しない。よって，加工能率を考えると，切削速度は３０
ｍ／ｍｉｎ以上であることが好ましい。」（段落番号【００２６】参照）との記載
がある。これらの記載によれば，本件発明は，低速での加工を除外するものではな
いことが明らかである。本件発明において，切削速度の低い一般的な５０～１００
ｍ／ｍｉｎの速度を除外するものであると解釈すべき理由は見当たらない。
そうである以上，甲３文献に記載された引用発明の切削速度は，本件発明
の切削速度の範囲に包含されるものであり，本件発明と引用発明とは切削速度にお
いて一致するとした決定の認定判断に誤りはない。
(2)　原告は，本件発明においては，切削速度の上限値（３００ｍ／ｍｉｎ）を
規定することにより，その切削速度の上限値でも摩耗量を実用レベルの摩耗量内に
収めることができるという点に技術的意義が存在するのであり，このような本件発
明の切削速度の上限値及びその技術的意義は，甲３文献には，何ら開示も示唆もな
されていない，と主張する。
しかしながら，本件発明は，切削速度が３００ｍ／ｍｉｎより低い場合を
除外するものではなく，甲３文献は，引用発明において，本件発明における切削速
度の範囲内に含まれる，ウエットカットにおいてごく一般的に用いられる５０～１
００ｍ／ｍｉｎ程度の切削速度が採用されていることが開示されていると解すべき
ことは，(1)で説示したとおりである。本件発明における切削速度の上限値の技術的
意義について検討するまでもなく，原告の主張が失当であることは明らかである。
切削速度の一致に関する原告のその余の主張も，いずれも理由がないこと
は，上に述べたところに照らし，明らかである。
原告の主張は，いずれも採用することができない。
４　本件発明の顕著な作用効果の看過，の主張について
本件発明の構成と引用発明の構成とが一致することは，上に説示したとおり
である。公知発明と構成が同一である発明に特許が与えられることはあり得ない。
原告の主張は，主張自体失当である。
第６　結論
以上のとおりであるから，原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく，
その他，決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。
そこで，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　山　　下　　和　　明
裁判官　　阿　　部　　正　　幸
裁判官　　高　　瀬　　順　　久
　

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