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平成１５年(行ケ)第３１８号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結の日　平成１６年９月２日
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
　　　　　原　　　　　　　告　　　　　　マーテック　バイオサイエンセス　コ
ーポレーション
　　　　　同訴訟代理人弁護士　　　　　　大場正成
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　尾崎英男
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　嶋末和秀
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　飯塚暁夫
　　　　　同　　　　　弁理士　　　　　　平木祐輔
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　大屋憲一
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　田中夏夫
　　被　　　　　　　告　　　　　　特許庁長官　小川洋
　　　　　同指定代理人　　　　　　　　　種村慈樹
同　　　　　　　　　　　　　　河野直樹
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　一色由美子
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　涌井幸一
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　宮下正之
　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期
間を３０日と定める。
　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が、平成１０年異議第７４６４７号事件について、平成１５年３月５
日にした異議の決定を取り消す。
第２　事案の概要
　１　争いのない事実
(1)　原告は、平成４年１月２２日、パリ条約による優先権を主張して（アメリ
カ合衆国への出願。優先権主張日、平成３年１月２４日、以下「優先日」とい
う。）、発明の名称を「微生物油混合物およびその使用」とする発明につき特許出
願（特願平４－５０４６０６号）をし、平成９年１２月１９日に設定登録を受けた
特許（特許第２７３１０３５号、以下「本件特許」という。）の特許権者である。
　　その後、訴外サントリー株式会社から、本件特許に対し、特許異議の申立
てがなされ、同異議申立ては、平成１０年異議第７４６４７号事件として特許庁に
係属した。原告は、平成１３年８月９日、本件特許の明細書（甲２、以下「本件明
細書」という。）の１回目の訂正を請求したが、訂正拒絶理由の通知とともに取消
理由の通知がされたため、平成１４年６月２１日に２回目の訂正（以下「本件訂
正」という。）を請求し、平成１５年２月３日に本件訂正に係る訂正請求書の手続
補正を行った。
　　特許庁は、上記異議申立てについて審理を遂げ、平成１５年３月５日、本
件訂正の請求は認められないとした上、「特許第２７３１０３５号の請求項１ない
し１９に係る特許を取り消す」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その
謄本は、同月２５日、原告に送達された。
(2)　本件特許の請求項１ないし１９に記載の発明（以下、「本件発明１」ない
し「本件発明１９」といい、これら全てを「本件全発明」という。）の要旨は、本
件決定に記載された（６～７頁）、以下のとおりである。
【請求項１】ＤＨＡに富みＥＰＡを本質的に含まない微生物油と、ＡＲＡに
富みＥＰＡを本質的に含まない微生物油を得、ここで前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグ
リセリドの形であり、これらの油を、調合乳に含まれるＤＨＡとＡＲＡの量が母乳
に含まれるＤＨＡとＡＲＡの量と同等となるような量だけ、調合乳に加える、調合
乳にＤＨＡとＡＲＡを補う方法。
【請求項２】前記ＡＲＡを含む油が、少なくとも２０％のＡＲＡを含む請求
の範囲第１項記載の方法。
【請求項３】前記ＤＨＡを含む油が、少なくとも２５％のＤＨＡを含む請求
の範囲第１項記載の方法。
【請求項４】前記ＡＲＡを含む油と前記ＤＨＡを含む油を調合乳に加えて、
ＡＲＡ：ＤＨＡが約５：１から約２：１となる請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項５】前記ＡＲＡを含む油と前記ＤＨＡを含む油を調合乳に加えて、
ＡＲＡ：ＤＨＡが約２：１となる請求の範囲第４項記載の方法。
【請求項６】前記ＡＲＡを含む油を、ＡＲＡに富みＥＰＡを本質的に含まな
い油の生産を誘導する条件下で、Ｐｙｔｈｉｕｍｉｎｓｉｄｉｏｕｓｕｍ又はＭｏ
ｒｔｉｅｒｅｌｌａａｌｐｉｎａを培養して得る請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項７】前記ＤＨＡを含む油を、ＤＨ生産種のＣｒｙｐｔｈｅｃｏｄｉ
ｎｉｕｍを培養して得る請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項８】ＤＨＡに富む微生物油と、ＡＲＡに富む微生物油の混合物から
なり、前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形であり、前記混合物は本質的にＥ
ＰＡを含まない組成物。
【請求項９】前記ＤＨＡに富む微生物油が、少なくとも２５％のＤＨＡを含
む請求の範囲第８項記載の組成物。
【請求項１０】前記ＡＲＡに富む微生物油が、少なくとも２０％のＡＲＡを
含む請求の範囲第８項記載の組成物。
【請求項１１】前記油を混合して、ＡＲＡ：ＤＨＡが約５：１から約２：１
となる請求の範囲第８項記載の組成物。
【請求項１２】前記油を混合して、ＡＲＡ：ＤＨＡが約２：１となる請求の
範囲第１１項記載の組成物。
【請求項１３】前記ＡＲＡを含む油を、ＡＲＡに富みＥＰＡを本質的に含ま
ない油の生産を誘導する条件下で、Ｐｙｔｈｉｕｍｉｎｓｉｄｉｏｕｓｕｍ又はＭ
ｏｒｔｉｅｒｅｌｌａａｌｐｉｎａを培養して得る請求の範囲第８項記載の組成
物。
【請求項１４】前記ＤＨＡを含む油を、ＤＨＡを生産する条件下で、ＤＨ生
産種のＣｒｙｐｔｈｅｃｏｄｉｎｉｕｍを培養して得る請求の範囲第８項記載の組
成物。
【請求項１５】少なくとも２５％のＤＨＡを含みＥＰＡを本質的に含まない
微生物油と、ガンマリノレン酸含有油との混合物からなる組成物。
【請求項１６】前記リノレン酸含有油が、サクラソウ、ルリヂサ又はクロフ
サスグリ種油からなる請求の範囲第１５項記載の組成物。
【請求項１７】前記リノレン酸含有油を、ガンマリノレン酸を生産する条件
下で、ガンマリノレン酸を生産する微生物を培養して得る請求の範囲第１５項記載
の組成物。
【請求項１８】前記微生物がＭｕｃｏｒｊａｖｏｎｉｃｕｓ又はＭｏｒｔｉ
ｅｒｅｌｌａｉｓａｂｅｌｌｉｎａである請求の範囲第１７項記載の組成物。
【請求項１９】ＤＨＡに富む微生物油とＡＲＡに富む微生物油の混合物から
なり、これらの油がＤＨＡとＡＲＡのレベルが母乳に含まれるＤＨＡとＡＲＡの量
と同等となるような量で含まれ、前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形であ
り、前記微生物油は本質的にＥＰＡを含まない調合乳。
(3)　本件決定は、別紙異議の決定書写し記載のとおり、本件訂正の請求を認容
せず、本件全発明を本件明細書の特許請求の範囲のとおりと認定した上、①　本件
明細書には本件発明１～１４及び１９（以下「本件各発明」という。）を、当業者
が容易に実施することができる程度に記載されているものとは認められないから、
本件各発明についての特許は、特許法３６条４項に規定する要件を満たしていない
特許に対してなされたものであり、さらに、②　本件各発明は、ドイツ特許公報Ｎ
ｏ．３９２０６７９　Ｃ２（甲３、以下「刊行物１」という。）、雪印乳業研究所
報告第９０号（１９９０）（甲５、以下「刊行物３」という。）、Ｐｒｏｃｅｓｓ
Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、ｐ．１１７～１２５（１９８９）（甲６、以下「刊行
物４」という。）、Ｊ．ＤｉｓｐｅｒｓｉｏｎＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ　１０（４＆５）、ｐ．５６１～５７９（１９８９）（甲７、以下「刊
行物５」という。）、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｖｏｌ．４、ｐ．１８６～１
９６（１９８６）（甲８、以下「刊行物６」という。）、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｅ
ｔＢｉｏｐｈｙｓｉｃａＡｃｔａ３１６、ｐ．５６～６５（１９７３）（甲１
０、以下「刊行物８」という。）に記載された各発明に基づいて、また、③　本件
発明１５は、上記各刊行物記載の発明に基づいて、本件発明１６～１８は、上記各
刊行物記載の発明に加えて米国特許Ｎｏ．４９３８９８４（甲９）に記載された発
明に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであるから、
本件発明１５～１８に係る特許は、同法２９条２項に規定に違反してされたもので
あり、いずれも取り消されるべきであるとしたものである。
　２　原告主張の本件決定の取消事由の要点
　本件決定は、本件各発明について、その構成要件である微生物油の解釈を誤
った結果、特許法３６条４項の要件を満たしていないと誤って判断する（取消事由
１）とともに、刊行物１及び３には「ＤＨＡとＡＲＡに富みＥＰＡを本質的に含ま
ない」組成物とすることについての示唆がないにもかかわらず、この点が容易であ
るとして、本件各発明の進歩性についての判断を誤った（取消事由２）ものである
から、違法として取り消されるべきである（原告は、本件訂正の適否は争わず、ま
た、本件発明１５～１８について、取消事由を主張するものではない。）。
(1)　特許法３６条４項の要件違反についての判断の誤り（取消事由１）
　　本件決定は、本件発明１の構成である「ＤＨＡまたはＡＲＡに富みＥＰＡ
を本質的に含まない微生物油」であって、「ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの
形」であるものとは、自然に生成される状態で、「ＤＨＡまたはＡＲＡに富みＥＰ
Ａを本質的に含まず、ＤＨＡとＡＲＡのすべてがトリグリセリドの形である微生物
油」を意味すると解せられる」（８頁）とした上、「本件特許明細書（注、本件明
細書）には、「ＤＨＡまたはＡＲＡに富みＥＰＡを本質的に含まない微生物油」で
あって「ＤＨＡとＡＲＡのすべてがトリグリセリドの形であるもの」は記載されて
おらず、また、本件特許明細書には、トリグリセリド以外の脂質成分を含む微生物
油からトリグリセリドのみを分離する適切な手段について記載されているとはいえ
ない」と判断し、「本件発明１～１４及び１９を、当業者が容易に実施することが
できる程度に記載されているものとは認められない」（同頁）と判断した。
　　本件発明の構成要件である「前記ＤＨＡまたはＡＲＡはすべてトリグリセ
リドの形」とある部分が、リン脂質等の構造のＤＨＡやＡＲＡなど微量の不純物の
存在をも許さないことを意味するものでないことは、被告も認めるところであり、
そうである以上、原告もこれを争うものではない。しかし、本件明細書の記載が特
許法３６条４項違反であるとする上記判断は、以下のとおり誤りである。
ア　まず、本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１にある、「ここで前
記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形であり」とは、その微生物油における「前
記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形」であることを示したものであり、本件発
明１の微生物油は、いずれも精製油であって自然に生成される状態の粗製油は含ま
ないと解釈すべきである。
　　確かに、「前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形」との文言は、そ
れ自体では、文字どおり、微生物油に含有されているＤＨＡやＡＲＡがトリグリセ
リドの形であること以上の意味を有するものではないが、上記のような解釈は、上
記の請求項１の文言から直接導き出されるものではなく、本件発明１の微生物油が
調合乳に添加されるものであることから導き出せるのである。
　　すなわち、調合乳に添加される油は必ず精製油でなければならない。こ
の精製油は、原料となる動植物から採取した油（粗製油）を精製することによって
得られる。これに対し、粗製油には、トリグリセリド構造以外の特にリン脂質構造
の脂肪酸やその他の不純物も含有されるが、精製プロセスでトリグリセリド構造の
脂肪酸以外の不純物が除去されるから、精製油においては、全ての脂肪酸がトリグ
リセリド構造（トリグリセリドの形）である（ただし、リン脂質等の構造のＤＨＡ
やＡＲＡなどの微量の不純物の存在を全く排除するものではない。）。
　　このように、「前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形」とは、微生
物油における全ての脂肪酸はトリグリセリドの形であること、すなわち、本件発明
１の微生物油は、いずれも精製油であることをいうものと合理的に解釈できる。
イ　本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１は、上記のように解釈され
るところ、本件明細書の記載は、以下のとおり、特許法３６条４項の要件を満すも
のである。
①　本件明細書の実施例５に記載されているＤＨＡＳＣＯ及びＡＲＡＳＣ
Ｏは、本件明細書中で各々「ドコサヘキサエン酸を含有する単細胞油」、「アラキ
ドン酸を含有する単細胞油」と定義されているが、この微生物油が精製油であるこ
と自体は明記されていない。
　　しかし、食用の油は必ず精製油である。まして、本件発明１は乳児に
与える調合乳への添加物であり、調合乳の成分が純粋なものでなければならないこ
とは、国際的にも確立した、当業者の常識に属することであるから、粗製油を調合
乳に添加することはあり得ない。したがって、本件明細書の実施例５の油混合物に
用いられた微生物油及び同１０の油混合物に用いられた微生物油が精製油であるこ
と、すなわち、ＡＲＡ及びＤＨＡがトリグリセリドの形である微生物油であること
は明らかである。
②　そして、本件明細書の実施例１や３には、ＡＲＡ及びＤＨＡの粗製油
を製造する方法が記載され、この方法により製造された粗製油を、食油としての機
能を損なう、非グリセリド型の諸成分を効率的に分離して、利用価値の高い優れた
品質の油脂に仕上げるべく、慣用手段によって精製できることも当業者にとって自
明である。
　　すなわち、技術文献（甲１８～２０、以下「本件技術文献」とい
う。）の記載から、食用油の精製技術について慣用手段が確立していることは明ら
かである。これらの各文献は、動植物油一般の精製について述べたものであるが、
微生物油においても、主成分はトリグリセリド構造の脂肪酸であり、含まれる不純
物の成分はリン脂質、遊離脂肪酸など、一般の動植物油と異なるところはないか
ら、これらの不純物を除去する精製手段も基本的に同じものとなり、動植物油一般
の精製技術は、微生物油においても同様に当てはまる。
　　したがって、実施例１や３の方法により製造された粗製油が慣用手段
によって精製できること、精製によって得られる微生物油（精製油）の脂肪酸がト
リグリセリドの形であることは、当業者には自明である。
③　以上のとおり、本件明細書には、「ＤＨＡまたはＡＲＡに富みＥＰＡ
を本質的に含まない微生物油」であって「ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形」
であるものが、当業者が容易に実施し得る程度に記載されているのであるから、本
件明細書の記載は、本件発明１とこれを含む本件各発明に関し、特許法３６条４項
の要件を満足するものである。
ウ①　本件決定は、本件明細書で引用された特許文献（以下「本件特許文
献」という。）で得られた微生物油が、トリグリセリドのみからなるものとは認め
られないと述べる（８頁）。
　　　しかし、例えば、特許第２８３０９５１号公報の発明の目的は、微生
物油の精製工程にあるのではなく、粗製油を抽出するまでの過程の方法にあるか
ら、公報中に精製に関する記載がなくても不合理ではない。そして、その使用目的
からして、当該発明の微生物油が実際に上記目的に使用されるに当たって予め精製
されることは明らかである。特表平６－５０５３８４号公報についても、同様であ
る。
　②　本件決定は、Ａ博士の宣誓供述書（以下「本件供述書」という。）に
も言及して、「本件特許明細書（注、本件明細書）に記載されている微生物からヘ
キサン抽出により得られるものには、トリグリセリドだけではなく、リン脂質も含
まれることを、同博士も認めている」（８頁）と述べる。
　　　しかし、本件供述書は、粗製油を得るときの抽出について述べている
のであって、微生物油の精製について述べたものではないから、本件発明１の実施
可能性を否定する根拠とはならない。
　③　本件決定は、本件明細書には、トリグリセリド以外の脂質成分を含む
微生物油からトリグリセリドのみを分離する適切な手段について記載されていない
と述べる（８頁）。
　　　しかし、粗製油を精製する手段は周知慣用手段であり、本件明細書に
それを記載することが求められるものではない。
(2)　本件各発明の進歩性ついての判断の誤り（取消事由２）
　　本件決定は、「母乳代替物としてよりよいものとするために調合乳に対し
てＡＲＡとＤＨＡを母乳にふくまれる量だけ添加すること、また、その際に、母乳
の構成脂質は主にトリグリセリドであるから、添加するＡＲＡ又はＤＨＡも主とし
てトリグリセリドの形のものとすべきこと、及び、ＡＲＡとＤＨＡを添加すること
により同時に母乳にふくまれる他の成分、例えば、母乳に含まれる量がＡＲＡやＤ
ＨＡよりも少ないＥＰＡなどの量が影響を受けないようにすべきことは、当業者が
刊行物３および１に記載された事項から容易に想到し得ること」（１７頁）、「Ａ
ＲＡおよびＤＨＡの供給源として、刊行物４、５および８に記載された、ＡＲＡ又
はＤＨＡに富み、本質的にＥＰＡを含まず、ＡＲＡ又はＤＨＡがトリグリセリドの
形であるものを含む微生物油を採用することは、当業者であれば容易になし得た」
（同頁）と、それぞれ判断し、本件発明１が刊行物１、３～６及び８に記載された
発明から容易になし得たと判断したが、誤りである。
ア　まず、本件決定は、刊行物３には「調合乳を母乳と同じ脂肪酸組成及び
トリグリセリド組成に調節するためには、配合可能な油脂を適切に選択することが
必要であることが示されており」（１６頁）と認定する。
　　しかし、刊行物３は、調製乳に配合する多不飽和脂肪酸（以下「ＰＵＦ
Ａ」という。）の全ての成分について母乳の組成と一致することが望ましいとした
上、配合可能な油脂を選択し、その組合せによって人乳脂肪の優れた特徴を調製粉
乳に反映させることが重要であると記載しているだけで、油脂の組合せの選択を具
体的に示しておらず、まして、「ＡＲＡとＤＨＡだけ」を調合乳に配合すべきＰＵ
ＦＡとしてはいない。
　　刊行物１には、調合乳に配合すべき油脂について、（ｎ－６）脂肪酸で
は、γリノレン酸、ジホモ－γ－リノレン酸、及び／又はＡＲＡを、（ｎ－３）脂
肪酸では、オクタデカテトラエン酸、ＥＰＡ及び／又はＤＨＡを、所定の範囲の含
有量だけ配合することを記載しているが、「ＡＲＡとＤＨＡだけ」を調合乳に配合
すべきＰＵＦＡとして選択することを、示唆する記載はない。
　　また、刊行物１には、ＡＲＡやＤＨＡとともに、ＥＰＡも乳児の神経系
及び脳が発達する際に必要とすると記載されており、同刊行物において、ＥＰＡ
は、乳児が摂取すべき重要なＰＵＦＡと考えられているのであるから、当業者が当
然にＥＰＡの摂取を抑制すべきと考えるとはいえない。実際のところ、刊行物１
は、ＰＵＦＡを含有する人工乳を記載した唯一の引用文献であるが、その人工乳に
配合されたＥＰＡは母乳の含有量よりも多い。これは、本件発明１の目的及び課題
を認識しない当業者が、調合乳に含有させるＥＰＡの量について、本件決定の上記
判断のように考えないことを示している。
イ　しかも、添加するＡＲＡ又はＤＨＡを母乳と同様にトリグリセリドの形
とすることが望ましいとしても、この望ましい結果を実現できる方法を実施可能な
発明として容易に想到できるか否かは、全く別の問題である。
　　上記のとおり、刊行物３は、適当な油脂の組合せの選択が重要であると
しながら、具体的な組合せの選択を示していないし、また、刊行物１は、脂肪混合
中の脂肪酸がトリグリセリドの形であることを特に求めず、リン脂質やコレステロ
ールの形のものを許容しているのである。
　　本件発明１の発明者は、ＤＨＡとＡＲＡのみを母乳と同等とし、ＥＰＡ
や他の成分を実質上含ませない配合を目的とし、トリグリセリドの形のＤＨＡやＡ
ＲＡに富み、かつ、本質的にＥＰＡを含まない各微生物油が存在することに着目し
て、初めてＡＲＡやＤＨＡがトリグリセリドの形で添加される本件発明１の調合乳
を実施可能な発明として想到することができたのである。
ウ　さらに、本件発明１の特定の２つの微生物油を選択することは、ＤＨＡ
とＡＲＡは母乳と同等に含有するがＥＰＡは含有しない配合とする本件発明１の目
的が認識されていなければ、なし得ることではない。
　　そして、刊行物３及び１が、「ＡＲＡとＤＨＡだけ」を調合乳に配合す
べきＰＵＦＡとして選択すること、ＥＰＡを本質的に含有させないことを示唆する
ものではないことは上記のとおりである。
　　また、刊行物５は、ＡＲＡを生産する微生物を多数記載している。しか
し、同刊行物には、調合乳に微生物油を用いることの記載はなく、まして、ＡＲＡ
を産生する微生物から採取される微生物油のうちＥＰＡを含まない微生物油を選択
して調合乳に使用することを示唆する記載はない。刊行物４には、ＥＰＡとＤＨＡ
が含有された微生物が記載されているが、これらの微生物からトリグリセリドを主
成分とする微生物油が採取できることは具体的に記載されておらず、同刊行物に、
調合乳に微生物油を用いること、微生物から採取される微生物油のうちＥＰＡを含
まない微生物油を選択することを示唆する記載はない。
　　刊行物８には、ある実験条件の下でのＤＨＡを含むトリグリセリドを検
出した微生物についての実験結果が記載されている。しかし、同刊行物には、この
微生物が実用できる微生物油を生産することも、また、仮に微生物油が得られたと
して、それを調合乳に使用することも、示唆する記載はない。
エ　以上のとおり、本件発明１には進歩性が認められるから、本件発明２～
７にも進歩性が認められる。
　　また、本件発明８の組成物は、本件発明１の調合乳にＤＨＡとＡＲＡを
補う方法において調合乳に加えられる微生物油の混合物であり、この組成物を用い
ることによって、ＤＨＡとＡＲＡは母乳の組成と同等で、ＥＰＡを含まない調合乳
を作ることができる。このような組成物は、刊行物１、３～６及び８のいずれに
も、また、それらの組合せにも示唆されていないから、本件発明８には進歩性が認
められる。
　　したがって、本件発明８を引用する本件発明９～１４にも、進歩性が認
められる。
　　さらに、本件発明１９は、調合乳の発明であり、本件発明１の方法によ
って作られた調合乳の発明に相当するから、本件発明１９にも進歩性が認められ
る。
　３　被告の反論の要点
　　本件決定の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は、いずれも理由
がない。
(1)　取消事由１について
ア　本件決定は、本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１の「前記ＤＨ
ＡとＡＲＡはトリグリセリドの形」との部分について、「ＤＨＡまたはＡＲＡはす
べてトリグリセリドの形であることを通常意味する」と認定したものであるが、現
実には絶対的に１００％純粋な物質を作ることが難しい場合があることは認める。
したがって、上記請求項１に記載された発明の実施可能要件を判断するに当たって
は、微量の不純物をも含まない物質を得るのが困難である場合があることに鑑み、
それぞれの「目的にかなう純度の物質」について実施可能要件を満たしていればよ
いとすべき場合はあると思料する。
　　しかし、本件発明１の微生物油は調合乳に添加されるものであるから精
製油であるという原告の主張は、原告が自ら認めるように、上記の「前記ＤＨＡと
ＡＲＡはトリグリセリドの形であり」という文言から導き出されるものではない。
事実として、調合乳に添加される油は必ず精製油でなければならないとしても、こ
のことと、上記請求項１に記載の文言とは別個に扱われるべきものである。
イ　また、原告は、上記請求項１についての原告の解釈を前提にして、本件
明細書の記載が特許法３６条４項の要件を満たすものであると主張するが、以下の
とおり、誤りである。
①　本件明細書には、実施例５、１０で使われているＤＨＡＳＣＯ、及び
ＡＲＡＳＣＯが、具体的にどの程度のトリグリセリドからなり、トリグリセリド以
外をどの程度含むのかについては、何も記載されていない。しかも、従来、調合乳
に配合されるのは、必ずしもトリグリセリドに限られなかったと認められる（刊行
物１）。そうすると、本件発明１の実施例５及び１０に用いられるＤＨＡＳＣＯ及
びＡＲＡＳＣＯが、実質的にトリグリセリドからなる精製油であることが明らかで
あるとはいえない。
　　したがって、本件明細書の実施例５にＤＨＡＳＣＯ及びＡＲＡＳＣＯ
について記載されているからといって、本件発明１の調合乳に配合する微生物油と
して、ＤＨＡとＡＲＡが実質的にトリグリセリドからなる精製油を用いることが本
件明細書に記載されているとはいえない。
②　仮に、上記ＤＨＡＳＣＯ及びＡＲＡＳＣＯが実質的にトリグリセリド
からなる精製油であったとしても、本件明細書にはその具体的組成が記載されてい
ないから、本件発明１の調合乳に添加すべき微生物油としては、どの程度のトリグ
リセリドを含むことが必要であり、どの程度までトリグリセリド以外の成分を含ん
でよいのか、本件発明１の目的に適合するトリグリセリドの純度はどの程度である
か、いずれも不明である。
　　したがって、上記請求項１についての原告の解釈を前提にしても、本
件明細書の詳細な説明には、本件発明１が容易に実施しうる程度に記載されている
とはいえない。
③　本件技術文献は、油脂の精製に関わる一般文献、あるいは酵母の産生
する単細胞油に関する文献であって、本件発明１で用いる微生物油の精製に関する
ものではない。
　　したがって、これらの文献に記載された慣用手段をどのように適用す
れば、本件発明１の目的に適合する程度の純度にトリグリセリドを精製することが
できるのか、明らかとはいえない。
(2)　取消事由２について
ア　原告は、本件発明１は、ＡＲＡとＤＨＡのみが母乳と同等の含有量で、
ＥＰＡ及び他の長鎖ＰＵＦＡ成分は含有されない調合乳組成を選択したものである
と主張する。
　　しかしながら、本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１は、本件発
明１における調合乳がＡＲＡとＤＨＡのみを母乳と同等となるような量含み、ＥＰ
Ａや他の長鎖ＰＵＦＡ成分を含まない配合であることを規定しているとはいえない
から、原告の上記主張は、上記請求項１の記載に基づかないものである。
イ　人乳代替物である調合乳に配合する油脂として、本件発明１における特
定の２つの微生物油のような特性を有するものを選択する動機は、刊行物３及び１
の記載に基づき、十分に示唆されているというべきである。
　　そして、刊行物４、５及び８には、上記の特定の微生物油の供給源が記
載され、刊行物４及び５には、微生物油を食用油脂の供給源として用いようとする
ことが示されている。
　　したがって、刊行物３及び１と刊行物４、５、８に記載された技術的事
項を組み合わせ、調合乳に配合する油脂として本件発明１の特定の２つの微生物油
を選択することは、当業者が本件特許の優先日当時の技術水準に基づいて容易に想
到し得ることである。
第３　当裁判所の判断
１　取消事由１（特許法３６条４項の要件違反についての判断の誤り）について
(1)　本件決定は、本件発明１の構成要件である「前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグ
リセリドの形」との部分について、「当該微生物油に含まれているＤＨＡまたはＡ
ＲＡはすべてトリグリセリドの形であることを通常意味すると認められる」（８
頁）と認定したところ、この認定が、本件特許の出願当時の当業者の技術を前提と
して、ＤＨＡ又はＡＲＡが当該技術上可能な限りトリグリセリドの形であること
（精製油としての程度で足りるのか否かは、後記のとおり、争いがある。）を意味
しており、リン脂質等の構造のＤＨＡやＡＲＡなど微量の不純物の存在を許さない
ものでないことは、当事者間に争いがない。なお、本件発明１の構成要件中の「Ａ
ＲＡ」、「ＤＨＡ」及び本件明細書における「ＡＲＡ」、「ＤＨＡ」の用語が、脂
肪酸の一種である「アラキドン酸（ＡＲＡ）」、「ドコサヘキサエン酸（ＤＨ
Ａ）」自体のみを意味するものではなく、アラキドン酸及びその化合物をも含むア
ラキドン酸類の総称として、ドコサヘキサエン酸及びその化合物をも含むドコサヘ
キサエン酸類の総称として、それぞれ使用されるものであることは、当事者間に争
いがないものと認められる（以下、上記意味におけるＡＲＡを、アラキドン酸自体
と区別するために、鍵括弧付きの「ＡＲＡ」と表記する。「ＤＨＡ」についても同
様に、ドコサヘキサエン酸自体と区別するために、「ＤＨＡ」と表記し、上記意味
の脂肪酸類を、「脂肪酸」と表記する。）。
　　原告は、本件決定が、「本件特許明細書（注、本件明細書）には、「ＤＨ
ＡまたはＡＲＡに富みＥＰＡを本質的に含まない微生物油」であって「ＤＨＡとＡ
ＲＡのすべてがトリグリセリドの形であるもの」は記載されておらず、また、本件
特許明細書には、トリグリセリド以外の脂質成分を含む微生物油からトリグリセリ
ドのみを分離する適切な手段について記載されているとはいえない」、「本件発明
１～１４及び１９を、当業者が容易に実施することができる程度に記載されている
ものとは認められない」（同頁）と判断したことが誤りであると主張するので、以
下検討する。
ア　まず、原告は、本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１に、「ここ
で前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形であり」とある部分は、その微生物油
における「前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形」であることを示したもので
あるところ、本件発明１の微生物油は調合乳に添加されるものであり、調合乳に添
加される油は必ず精製油でなければならないから、本件発明１の微生物油は、いず
れも精製油であって粗製油は含まないと解釈するべきであり、上記請求項１の文言
は、精製油における全ての脂肪酸がトリグリセリドの形であること（ただし、リン
脂質等の構造の「ＤＨＡ」や「ＡＲＡ」などの微量の不純物の存在を全く排除する
ものではない。）を示していると主張する。
　　しかしながら、原告も認めるように、上記請求項１において、「微生物
油」が粗製油から精製された精製油のみに限定されるような記載は認められない。
　　また、本件明細書（甲２）において、「微生物油」に関しては、「本発
明は非変性微生物油を含有するブレンドまたは混合物に関する。本明細書で使用さ
れる「非変性」なる用語は化学的に、または共有結合的に変化されないことを意味
する。本明細書全体を通して、特に断りがなければ「微生物油」または「油」なる
用語は非変性油を意味することは理解されよう。「微生物油」または「単細胞油」
なる用語は微生物が生存中に自然に生成する油である。このような油は長鎖の
PUFAを多量に含有しうる。」（３頁左欄）と記載されているが、「微生物油」又は
「油」自体がどのような成分からなるものであるかについては、明確に定義する記
載が認められず、「微生物油」が精製油であると定義する記載も認められない。し
かも、本件明細書の実施例１（５頁左欄及び右欄）には、特定条件で増殖した
Pythiuminsidiosumの乾燥物からヘキサン抽出により乾燥バイオマス100ｇ当たり約
5～6ｇの粗製油（第１フラクション）である「油」を得たこと、及びエタノール抽
出により乾燥バイオマス100ｇ当たり追加の約22ｇの粗製油（第２フラクション）で
ある「油」を得たことが記載され、また、「第２のフラクションは主としてリン脂
質であるが、第１のフラクションはリン脂質およびトリグリセリドの混合物を含ん
でいた。合一したフラクションは約30～35％のアラキドン酸を含有し、EPAが検出さ
れない油を生成した」と記載されているから、本件明細書において「油」の語は、
「脂肪酸」がリン脂質の形のものを主成分とする場合をも含むものとして用いられ
ていることが認められ、「脂肪酸」がトリグリセリドを主成分とするものに限定し
て用いられていないことが明らかである。
　　さらに、一般に、調合乳について、「純粋、良質、安全及び乳児の消化
に適したもの」が要求され（栄養法典委員会「調合乳に関する基準法典」（１９８
１年）、甲１７、抄訳）、また、食用油である精製大豆油が、トリグリセリドの形
の脂肪酸が９９％を超えるものである（宮川高明著「食用油製造の実際」（昭和６
３年７月５日）、甲１９、８３頁表３．６）としても、調合乳に配合される油であ
るからといって、それが精製油であるとする合理的根拠はない。すなわち、刊行物
１（甲３）には、「食物、特に乳児食又は乳児用ミルクを製造するのに適し」（訳
文２頁）た脂肪配合物に存在する脂肪酸類が、「使用する油脂に応じてトリグリセ
リド、リン脂質又はコレステロールエステルとして存在する」（同頁）と記載さ
れ、調合乳に配合する油における「脂肪酸」の存在形態としては、トリグリセリド
のほか、リン脂質又はコレステロールエステルがあることが認められる。しかも、
調合乳への脂肪の配合は母乳組成を目標とするものである（本件明細書２頁右欄）
ところ、刊行物３（甲５）には、「人乳のトリグリセリドは脂質中の９５％以上を
占める」（１６０頁左欄）と記載されており、調合乳へ脂肪を配合する場合であっ
ても、トリグリセリドの形の脂肪酸が９９％を超えることまでは要求されていない
ものと認められる。
　　そうすると、本件発明１が調合乳に加える微生物油であるからといっ
て、当該微生物油が、慣用の食用油精製プロセスで精製された精製油であると限定
することはできず、また、「前記ＤＨＡとＡＲＡはトリグリセリドの形であり」の
構成が、精製油と同程度の純度の脂肪酸トリグリセリドであることを示したものと
は認められないから、原告の上記主張は、採用することができない。
　　したがって、上記請求項１にいう、「微生物油」については、精製の有
無を問わず、そこに含まれる「ＡＲＡ」及び「ＤＨＡ」が、本件特許の出願当時の
技術水準に照らし、可能な限り全て脂肪酸トリグリセリドの形であること（当該技
術上、除去できないリン脂質等の構造の「ＤＨＡ」や「ＡＲＡ」など微量の不純物
は許容される。）を規定したものと認められる。
イ　原告は、原告による前記の特許請求の範囲の請求項１の解釈を前提とし
て、本件明細書の実施例５及び１０には、精製油である微生物油が開示されてお
り、また、実施例１及び３には、「ＡＲＡ」及び「ＤＨＡ」の粗製油を製造する方
法が記載され、本件技術文献上、慣用手段により粗製油から精製油を精製できるこ
とも当業者にとって自明であるから、本件明細書の記載は、特許法３６条４項の要
件を満足すると主張するが、前示のとおり、前提となる原告の上記請求項１につい
ての解釈が誤りである以上、上記主張を採用する余地はない。
　　したがって、本件発明１の微生物油が精製油であることを前提とするそ
の余の原告の主張（ウの①ないし③）についても、これを採用することはできな
い。
ウ　そして、前記に説示した上記請求項１の解釈を前提として、本件明細書
の発明の詳細な説明に、本件発明１を当業者が容易に実施できる程度の記載がなさ
れていることについては、原告による主張立証がないが、念のため、本件明細書の
実施例５及び１０に開示される微生物油について検討する。
　　本件明細書によれば、実施例５で使用される微生物油は、ＡＲＡについ
てみると、「約33％のARAを含有するARASCO（実施例１記載のPythiuminsidiosumか
ら得られる）」（６頁右欄）と記載されており、ＡＲＡＳＣＯの「ＡＲＡ」の量は
記載されているが、当該「ＡＲＡ」がトリグリセリドの形であることは記載されて
いない。また、本件明細書には、ＡＲＡＳＣＯについて「本明細書でアラキドン酸
を含有する単細胞油」（３頁右欄）と定義されていることが認められるが、単細胞
油が「油」であるからといって、常にトリグリセリドを主成分とするものを意味す
るといえないことは、前示のとおりである。しかも、本件明細書の実施例４におい
ては、バイオマスからヘキサンで抽出した粗製油をもって「単細胞油」と称してい
る（６頁左欄）ことからも、「単細胞油」が精製油を意味するものではないことは
明らかである。
　　したがって、実施例５のＡＲＡＳＣＯが、単細胞油であることを根拠と
して、「ＡＲＡ」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油を意味するという
ことはできず、また、調合乳に加える微生物油であることを根拠として、当該油が
実質的に脂肪酸トリグリセリドであるということができないことも、前示のとおり
である。
　　さらに、実施例１０で使用される微生物油についても、ＡＲＡについて
みると、「ARA油（実施例２の記載のMortierellaalpinaから得られる）」（８頁右
欄）と記載されているのみであり、当該「ARA油」は、実施例５のＡＲＡＳＣＯと同
様の理由により、「ＡＲＡ」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油を意味
するということはできない。
　　以上のとおり、本件明細書の実施例５及び実施例１０に使用された微生
物油は、「ＡＲＡ」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油とは認められな
いから、これに反する原告の前記主張も誤りといわなければならない。
　　また、上記実施例５及び実施例１０に使用された微生物油は、「ＤＨ
Ａ」についても、本件明細書の記載からみて、「ＡＲＡ」と同様に、実質的にトリ
グリセリドの形である微生物油とは認められない。
エ　そして、本件明細書の発明の詳細な説明において、「ＡＲＡ」及び「Ｄ
ＨＡ」が実質的にトリグリセリドの形である微生物油の実施例の開示がないだけで
はなく、当該微生物油を調合乳に加えることにより調合乳に「ＡＲＡ」及び「ＤＨ
Ａ」を補う方法についても、記載ないし示唆するところは認められず、その方法の
目的及び構成等に関する記載及び示唆もない。
　　したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易にその
実施をすることができる程度に、本件発明１の目的、構成等が記載されていると認
めることはできず、本件明細書が特許法３６条４項に規定する要件を満たしていな
いことは明らかである。
(2)　本件各発明はいずれも、本件発明１の「ＡＲＡ」及び「ＤＨＡ」がトリ
グリセリドの形である微生物油を用いるものであるから、本件発明１に関する前記
説示が該当するといえる（原告は、本件発明１を除く本件各発明について、独自の
取消事由を主張するものではない。）。
　　したがって、本件決定が、「本件特許明細書（注、本件明細書）には、
このような「微生物油」を構成要件の１つとする本件発明１～１４及び１９を、当
業者が容易に実施することができる程度に記載されているものとは認められない」
（９頁）と判断したことに誤りはなく、本件各発明は、特許法３６条４項に規定す
る要件を満たしているとはいえないから、その余の取消事由について検討するまで
もなく、特許を受けることができないものである。
２　本件発明１５～１８について
　　原告は、本件発明１５～１８についての本件決定の判断に対しては、何ら取
消事由を主張しない。
３　結論
　以上のとおり、本件各発明を含む本件全発明は、特許を受けることができな
いものであるから、これと同旨の本件決定には誤りがなく、その他本件決定に取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文の
とおり判決する。
　　　東京高等裁判所知的財産第１部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　　青　　柳　　　　　馨
　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　清　　水　　　　　節
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　沖　　中　　康　　人

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