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平成２４年３月６日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０１４０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年３月６日
判決
原告第一三共株式会社
訴訟代理人弁護士辻居幸一
同奥村直樹
訴訟代理人弁理士箱田篤
同平山孝二
同新谷雅史
被告沢井製薬株式会社
訴訟代理人弁護士高橋隆二
主文
１特許庁が無効２００７－８００１９２号事件について平成２２年３月２
９日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
１請求
主文同旨
２特許庁における手続の経緯等
原告は，発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」
とする特許（第３５４６０５８号。請求項の数１０。以下「本件特許」という。）の
特許権者である。
本件特許は，平成８年２月７日に出願され（パリ条約による優先権主張平成７
年２月８日ドイツ，平成７年６月７日米国），平成１６年４月１６日に設定登録
がなされた（甲１０）。
被告は，平成１９年９月１３日，本件特許につき無効審判（無効２００７－８０
０１９２号事件）を請求し，平成２１年３月４日，請求項１～１０に係る発明につ
いての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は，同年４月１３日，知的財産
高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し，さらに，同年５月１２日，
訂正審判を請求した（甲１１）。そこで，同裁判所は，同年６月８日，特許法１８１
条２項に基づき，事件を審判官に差し戻すため，審決を取り消す旨の決定をした。
原告は，差戻後，審判手続において訂正を請求し，平成２２年３月２９日，上記
訂正を認容した上で，請求項１～１０に係る発明についての特許を無効にする旨の
審決（以下「本件無効審決」という。）が出された（甲５４）。そこで，原告は，同
年５月６日，知的財産高等裁判所に，本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提
起した。
原告は，平成２２年６月２日，上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮
を目的とする訂正を求めて審判（訂正２０１０－３９００５２号事件）を請求し（甲
１３），同年１２月１５日，請求不成立の審決が出された。そこで，原告は，知的財
産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し，同裁判所は，平成２３年
１１月３０日，上記審決を取り消す旨判決し，平成２４年１月１９日，上記訂正を
認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）が出され，同審決は確定した（甲
５０）。
３特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には，当初から，減縮後
の特許請求の範囲で特許査定，設定登録がなされたものとみなされることから（平
成１４年法律第２４号による改正前の特許法１２８条），訂正前の特許請求の範囲に
基づいてなされた無効審決は，結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。
本件においては，前記のとおり，本件無効審決が出された後に，特許請求の範囲
を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって，本件無効審決は発明の要旨
認定を誤ったこととなり，違法として取り消されるべきである。
４よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
知野明

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