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平成１９年８月２９日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成１７年(ワ)第２６７３８号処方使用料等反訴請求事件
口頭弁論終結日平成１９年５月２１日
判決
東京都渋谷区＜以下略＞
反訴原告皮膚臨床薬理研究所株式会社
同訴訟代理人弁護士北村行夫
同吉田朋
同亀井弘泰
同訴訟復代理人弁護士村上弓恵
反訴原告訴訟代理人弁護士大井法子
同杉浦尚子
同雪丸真吾
同芹澤繁
同大藏隆子
大阪市＜以下略＞
反訴被告株式会社セプテム総研
同訴訟代理人弁護士浅井正
同久保田皓
主文
１反訴被告は，反訴原告に対し，金４９８７万８８３３円並びに内金４
６５０万円に対する平成１７年６月２日から支払済みに至るまで年６分
の割合による金員，内金２２万７０１１円に対する平成１７年７月２日
から支払済みに至るまで年５分の割合による金員及び内金３１５万１８
２２円に対する平成１８年９月１日から支払済みに至るまで年５分の割
合による金員を支払え。
２反訴原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを５分し，その４を反訴原告の負担とし，その余は
反訴被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
次の１，２を選択的に求める。
１反訴被告は，反訴原告に対し，金２億５０１６万６９６８円並びに内金４６
５０万円に対する平成１７年６月２日から支払済みに至るまで年６分の割合に
よる金員，内金１３６０万８０３８円に対する平成１７年７月２日から支払済
みに至るまで年５分の割合による金員及び内金１億９００５万８９３０円に対
する平成１８年９月１日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支
払え。
２反訴被告は，反訴原告に対し，金２億７２１６万０７６０円並びに内金８２
１０万１８３０円に対する平成１７年７月２日から支払済みに至るまで年５分
の割合による金員及び内金１億９００５万８９３０円に対する平成１８年９月
１日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，反訴原告が，反訴被告に対し，
(1)上記請求１として，
ア反訴原告と反訴被告との間の平成１４年１０月１日付け「処方使用料支
払の契約書（甲１。以下「本件処方使用料支払契約書」という）及び同」。
日付け「覚書（乙１。以下「本件覚書」という）による契約（以下，同」。
契約を本件処方使用契約といい同契約の対象となっている処方を本「」，「
件処方というに基づく平成１７年１月分から同年５月分までの処方使」。）
用料金３８５０万円及び反訴原告と反訴被告との間の平成１４年１０月１
日付け特許権の通常実施権設定契約書甲２による契約以下同契「」（）（，
約を「本件特許実施契約」といい，同契約の対象となっている特許発明を
本件発明というに基づく平成１７年１月分から同年５月分までの特「」。）
許実施料金８００万円の合計金４６５０万円並びにこれらに対する弁済期
経過後の平成１７年６月２日から支払済みに至るまでの商事法定利率年６
分の割合による遅延損害金
イ反訴被告が本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後も本件発明
を含む本件処方を無許諾で使用しているとして，同解除の日の翌日である
平成１７年６月２日から同年７月１日までの間における不法行為に基づく
損害賠償金１３６０万８０３８円及びこれに対する同不法行為の日の後で
ある同月２日から支払済みに至るまでの民法所定の年５分の割合による遅
延損害金並びに平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日までの間の
不法行為に基づく損害賠償金１億９００５万８９３０円及びこれに対する
同不法行為の日の後である同年９月１日から支払済みに至るまで民法所定
の年５分の割合による遅延損害金
の各支払を求め，
(2)上記請求２として上記請求１と選択的に反訴被告がその主張にかかる，，
平成１６年１２月３１日の本件処方使用契約解除後も本件処方を無許諾で使
用しているとして，平成１７年１月１日から同年７月１日までの間の不法行
為に基づく損害賠償金８２１０万１８３０円及びこれに対する同不法行為の
日の後である同月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金並びに平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日までの間の不法
行為に基づく損害賠償金１億９００５万８９３０円及びこれに対する同不法
行為の日の後である同年９月１日から支払済みまで同法所定の年５分の割合
による遅延損害金の各支払を求め
ている事案である。
１前提となる事実等（争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する）。
(1)反訴原告と株式会社セプテムプロダクツ以下セプテムプロダクツと（「」
いう）との間の契約。
ア反訴原告は，昭和６１年２月３日に設立された（ただし，当時の商号は
「」，，。）株式会社バンガードであり平成８年８月８日現商号に変更された
（甲４。）
イセプテムプロダクツは，平成７年７月２７日に設立された（なお，当時
の商号は「株式会社セプテム」であり，平成８年９月１２日，現商号に変
更された（甲８。。））
ウ反訴原告とセプテムプロダクツとは，平成８年８月８日，セプテムプロ
ダクツの依頼によって反訴原告が開発・製造する商品（他社への製造委託
を含むについてセプテムプロダクツが独占的販売権を有すること等を。），
（「」。）内容とするＯＥＭ商品供与契約以下本件ＯＥＭ商品供与契約という
を締結し甲６以後反訴原告はセプテムプロダクツとの間で自ら（），，，，
開発した化粧品を株式会社セレス研究所以下セレスというに委託（「」。）
して製造させた上，セプテムプロダクツがその完成品の納入を受けて販売
するという取引形態を継続していた。
(2)反訴原告と反訴被告との間の契約
ア本件処方使用契約及び本件特許実施契約
反訴被告が平成１３年７月３日に設立された後，反訴原告と反訴被告と
は，平成１４年１０月１日，概ね次のような内容の本件処方使用契約及び
本件特許実施契約を締結した。
(ア)本件処方使用契約（甲１，乙１）
ａ反訴被告は，反訴原告より反訴被告の製造する医薬品及び医薬部外
品及び化粧品等についての本件処方を受けその処方使用料以下本，（「
件処方使用料というとして反訴原告に対し総額月額７７０万円を」。）
支払う。
ｂ本件処方の対象品目は，次のとおりである（以下，これらを総称し
て「本件対象品目」という。。）
①エルテソープ
②エルテスキンローション
③エルテミルクローション
④エルテオイルクレンザー
⑤エルテエッセンス
⑥ディストリスシャンプー
⑦ディストリスコンディショナー
⑧エルヴィナスクリスタリューション
⑨エルヴィナスクリスタリューション・ボディー
⑩ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）
⑪ピークラス・ベースクリーム（ペールグリーン）
⑫エスクラス・サンプロテクト
⑬アトップＹ群
・アトップＹ（ホワイト）
・アトップＹ（ブラック）
・アトップＹ（レッド）
⑭ファンデーション群
・エスクラス・ツーウェイファンデーション（ＯＣ−Ｓ１）
・エスクラス・ツーウェイファンデーション（ＰＫ−Ｓ３）
・エスクラス・ツーウェイファンデーション（ＯＣ−Ｓ３）
・エスクラス・ツーウェイファンデーション（ＮＡ−Ｓ１）
ｃ本契約は，契約締結日より１か年間有効であり，反訴原告，反訴被
告のいずれかにより契約有効期限の３０日前までに書面で契約解除の
意思表示がされない場合，１か年更新される。
ｄ反訴原告又は反訴被告は，反訴原告，反訴被告両者において代表取
，，。締役を変更した場合両者協議の上本契約を解約することができる
(イ)本件特許実施契約（甲２）
ａ反訴原告は，反訴被告に対し，反訴原告が特許出願中の下記本件発
明について，通常実施権を設定し，その実施権は特許権の設定登録が
された場合も継続する。
記
出願番号特願２００２−１３７６０号
発明の名称液晶型乳化組成物
ｂ上記実施権の範囲は，次のとおりとする。
実施地域日本国内全域
実施期間平成１４年１０月１日より特許権の有効期限まで
実施内容製造並びに販売
ｃ反訴被告は，反訴原告に対し，特許登録前及び登録後の本件発明の
実施料以下本件特許実施料というとして月額１６０万円を（「」。），
支払う。
ｄ反訴被告又は反訴原告は，反訴原告，反訴被告両者において代表取
締役を変更した場合，両者協議の上，本契約を解約することができる
（以下，この条項と本件処方使用契約における同様の解約条項（上記
(ア)ｄ）を併せて「本件各契約解約条項」という。。）
イ取引形態
，，，，上記各契約締結の結果反訴原告が反訴被告に対し反訴原告の研究
開発する化粧品，医薬品及び医薬部外品の処方を提供し，反訴被告が，セ
レスに委託して当該処方に基づく化粧品等の商品を製造させ，セプテムプ
ロダクツがその完成品の納入を受けて販売するという取引形態がとられる
に至った。
⑶反訴被告による本件対象品目に係る製品の製造
反訴被告は，本件対商品目に係る製品のうち，⑪ピークラス・ベースクリ
ーム（ペールグリーン）は平成１６年６月３０日まで，⑩ピークラス・ベー
スクリーム（クリームイエロー）は同年７月３１日まで製造し，その他の製
品は，少なくとも，⑭ファンデーション群は同日まで，⑫エスクラス・サン
プロテクトは平成１７年７月３１日まで，その余は平成１８年８月３１日ま
で，それぞれ販売した。なお，①エルテソープ及び⑬アトップＹ群は資生堂
ホネケーキ工業株式会社以下資生堂ホネケーキというが⑭ファン（「」。），
デーション群は株式会社日本色材工業研究所（以下「日本色材工業研究所」
というが製品を製造して反訴被告に納入しており反訴被告及びセレ。），，，
スはこれらを製造していない。
(4)本件各契約の解除の意思表示等
ア反訴被告は，平成１７年１月分以降の本件処方使用料及び本件特許実施
料の支払を停止した。
イ反訴被告は，反訴原告に対し，平成１７年２月２５日，本件処方使用契
約及び本件特許実施契約につき，平成１６年１２月３１日をもって既に解
，，除している旨及び予備的に平成１７年２月末日限りで解除する旨そして
本件処方使用契約につき，更に予備的に同年９月末日限りで解除する旨の
通知をした（甲５の１，２。）
ウ反訴原告は，反訴被告に対し，平成１７年６月１日，反訴被告による本
件処方使用料及び本件特許実施料の不払が本件処方使用契約及び本件特許
実施契約の債務不履行に当たるところ，反訴被告による上記イの解除の意
思表示がされたことなどから，反訴被告において，上記支払を履行する意
思がないことが明らかであるとして，それらの契約を解除する旨の通知を
した（乙４の１，２。）
⑸本件訴訟の経緯
本件訴訟は，まず，反訴被告から反訴原告に対する債務不存在確認請求の
本訴事件（名古屋地方裁判所平成１７年(ワ)第１７７１号）が提起され，反
訴原告から反訴被告に対する本件反訴が提起された後，本訴事件が取下げに
より終了したものである。
２争点
(1)反訴被告による平成１５年１１月１７日付け合意書甲３以下本件合（，「
意書というに基づく本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除の有」。）
効性（争点１）
(2)反訴原告による本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後における
反訴被告の不法行為の成否（争点２）
(3)反訴被告が本件発明について先使用による通常実施権を有するか（争点
３）
(4)反訴被告が本件発明及びその他のノウハウについて職務発明に伴う使用権
を有するか（争点４）
(5)反訴原告による本件発明に係る権利の第三者に対する行使が権利濫用に当
たるか（争点５）
(6)反訴原告の損害（争点６）
３争点についての当事者の主張
(1)争点１反訴被告による本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件特（
許実施契約の解除の有効性）について
（反訴被告の主張）
ア本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除とその理由
反訴被告代表者Ａは，平成１５年１１月１７日，当時の反訴原告代表者
Ｂとの間で，当事者いずれかの代表者が変更となった場合，相手方は，本
件処方使用契約及び本件特許実施契約を一方的に解除できる旨の合意をし
て（以下「本件合意」という，同日付けの本件合意書（甲３）を作成し。）
た。
当時の反訴原告の代表取締役は，Ｂ及びＣの両名であったところ，平成
１６年８月１８日にＢが退任し，Ｃのみが重任されたことから，代表取締
役の変更がされた。
反訴被告は，本件合意に基づき，反訴原告に対し，同年１２月中旬ころ
の口頭による意思表示及び平成１７年２月２５日到達の通知（甲５）によ
る意思表示によって，主位的に平成１６年１２月３１日限り，予備的に平
成１７年２月末日限り，本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除し
た。
イ反訴原告の主張に対する反論
(ア)本件合意書作成の理由，経緯等について
ａ本件合意書作成の理由
本件処方使用契約及び本件特許実施契約には，当初から，反訴原告
又は反訴被告の代表取締役の変更があった場合には当該契約を解除で
きる旨の本件各契約解約条項が設けられていた。その理由は，Ｂが反
訴原告の代表取締役を退任して経営から離脱すれば，反訴原告と反訴
被告及びセプテムプロダクツとの企業としての一体性が失われ，反訴
原告が反訴被告やセプテムプロダクツの利益のために本件ＯＥＭ商品
供与契約に基づく債務を誠実に履行することについての保証が失われ
るため，その場合には，具体的な債務不履行を立証することなく，速
やかに本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解約して支払を中
止，変更できるようにしたのである。
本件各契約解約条項は甲または乙は甲乙両者の中で代表取締役，「，
を変更した場合は，甲乙協議のうえ本契約を解約することができるも
のとするとされており形式的には協議が整わない場合には解約。」，，
できないかのような表現であるが，単に合意解約できるという条項で
あるならばそれを設定する法的意味がないので，実質的には，反訴被
告の臨時解約権を保障したものであるといえる。
ｂ本件合意書作成に至る経緯
反訴被告代表取締役Ａは，平成１５年１１月ころ，Ｂから，同人が
癌を患っていて，近々治療又は手術をしなければならなくなったこと
を聞いた。そこで，Ａは，Ｂの死亡等，不慮の事態に備えて，同人が
反訴原告の代表取締役を退任した際に反訴被告が本件処方使用契約及
び本件特許実施契約を速やかに解除し得るよう，本件各契約解約条項
の趣旨を明確化すべきと考え，当時反訴原告代表取締役であったＢに
依頼し，同人との間で本件合意書を作成することとした。
ｃ本件合意書の作成状況
Ａは，平成１５年１１月１５日，反訴被告取締役であったＤに指示
し，反訴被告の事務所において，ワープロにより，本件合意書の内容
を記載した書面を作成させた。Ａ及びＢは，同月１７日，Ｂの自宅に
おいて，上記書面に署名，押印して本件合意書原本を２通作成し，そ
の原本については，Ａ及びＢが各１通保管することとした。
ｄ本件合意書が反訴原告側に示された経緯
(ａ)反訴被告は，Ｂが平成１６年８月１８日に反訴原告の代表取締
役を退任した直後，本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件
特許実施契約の解除の実施を計画したが，紛争の発生が容易に予想
されたため，とりあえず，解除を留保して支払金額の減額交渉を行
うこととした。
，，，(ｂ)反訴被告は反訴原告代表者Ｃに対し平成１６年１０月ころ
本件処方使用契約及び本件特許実施契約による処方使用料及び特許
実施料の減額を要請し，同人と協議を行ったところ，同人から，減
額については了解するが，具体的金額については検討させてほしい
と言われた。
(ｃ)反訴被告は，平成１６年１１月３０日ころ，Ｃに対し，減額後
の金額の提示を要請したが，具体的金額は明らかにされなかったた
め，とりあえず同年１２月３１日限りで本件処方使用契約及び本件
特許実施契約を合意解約し，平成１７年１月以降の協議により新契
約を締結することを提案してその解約について記載した合意書乙，（
３）を交付した。
これは，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後，上記
新契約の締結交渉を予定していたため，本件合意書に基づく一方的
解除権を行使すれば，反訴原告の反発を招き，その後の交渉に支障
を来すのではないかとおそれたことによるものである。また，本件
合意書にも「・・・協議が調わない場合は・・・解除することがで
きる」とあるので，とりあえずは協議を実施し，合意解約できない
場合に本件合意書に基づく解除権を実施する方が良いと考え，上記
合意書を交付するにとどめ，本件合意書に基づく解除の意思を表明
することはしなかったのである。
(ｄ)Ｃは，平成１７年１月２５日，反訴被告に対し，合意解約はで
きないが，処方使用料等の支払金額を１か月２００万円（反訴被告
のセレスからの月間仕入総額約１億円の２パーセント）に減額する
から契約を継続してほしい旨申し入れた。しかしながら，反訴被告
は，１か月１００万円の支払を想定していたため，Ｃとの間で，合
意に達しなかった。
(ｅ)反訴原告の取締役であって，反訴原告の株式の過半数を実質所
有し，経営の実権を握るＥ（Ｂの子）は，平成１７年１月３１日，
反訴被告に対し，Ｃの上記申入れを全面的に撤回して，本件処方使
用契約及び本件特許実施契約に規定されたとおりの金額（１か月合
計９３０万円）を支払うよう求めた。反訴被告は，Ｃからの上記申
入れに関して，ある程度譲歩するつもりであったが，Ｅの強硬な態
度に絶望し，反訴原告との新契約締結交渉を断念して，同日，Ｅに
対し，本件合意書のコピーを交付するに至ったのである。
(ｆ)反訴被告は，反訴原告に対し，平成１７年２月２４日，本件処
方使用契約及び本件特許実施契約を解除する旨の通知を送付し，そ
れは，同月２５日，反訴原告に到達した。
ｅ小括
以上によれば，本件合意書の作成経過や作成理由，それが平成１７
年１月３１日の時点で反訴原告に提示されたことなどについて，何ら
不自然な点は存しないといえる。
(イ)本件合意書の印影について
反訴原告は，本件合意書におけるＢの反訴原告代表者印の印影が，本
件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書（甲１，２）における
それと異なっていることを問題とする。
しかしながら，本件合意書に押捺された印鑑は，本件合意書の作成日
である平成１５年１１月１７日の時点において，反訴原告の実印として
登録されていたものである。Ｂは，同日，Ａが本件合意書作成のために
Ｂの自宅を訪れる予定であったことから，あらかじめ，反訴原告の従業
員に対し，代表者印を持ってくるよう指示していたところ，従業員が本
件合意書に用いられている印鑑を持参したのであった。
他方，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書に押印した
のはＣであるが，同人がなぜ当時の実印を用いなかったのかは不明であ
る。反訴被告の知る限り，反訴原告は，契約書等の署名，押印に際し，
常に本件合意書に押捺された印鑑を使用していたものである。
(ウ)本件合意書に割印が存在しないことについて
反訴原告は，本件合意書に割印が存在しないことを問題とするが，契
約書を２通作成する場合であっても，それらに割印をしない例は商取引
慣例上多々存在するところであり，そのことが契約自体の効力を左右す
るものではない。
(エ)本件合意書原本の反訴原告分について
本件合意書の原本２通のうち反訴原告分の１通については，Ｂが自宅
においてこれを所持していたものであるが，他の書類に紛れ込んでいた
。，，ために当初は探し出すことができなかったしかしながら反訴被告は
その後，上記反訴原告分の原本を見つけ出したため，第９回弁論準備手
続期日において，これを提示したものである（甲３５の１，２。）
(オ)本件合意書の内容について
反訴原告は，本件合意書の誤記を指摘するが，それらの点は，本件合
意書の効力に影響を与えるようなものではない。
また，反訴原告は，本件合意書の内容が不自然であるとする。しかし
，，ながら反訴被告の本件処方使用契約及び本件特許実施契約上の義務は
反訴被告の代表者であるＡが当時反訴原告の代表者であったＢを広告塔
として評価していたことから発生したものであって，同人が反訴原告の
代表者でなくなったときまで反訴被告の反訴原告に対する多額の支払を
継続させる趣旨ではないから，本件合意書の内容は，合理的に理解でき
るものである。
(カ)本件合意が利益相反取引であるとの主張について
ａ反訴原告は，本件合意の時点において，Ｂが反訴原告の代表者であ
ると同時に，反訴被告の代表者も務めていたことから，本件合意は利
益相反取引に当たり，反訴原告及び反訴被告の取締役会の承認が必要
となるところ，同承認を欠くから無効であると主張するが，同様の事
，。実は本件処方使用契約及び本件特許実施契約の締結にも当てはまる
すなわち，本件合意が無効であるとすれば，基本契約である本件処方
使用契約及び本件特許実施契約も無効となるはずである。
ｂ反訴原告は，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の締結が，反
訴被告にとって，利益相反取引に当たらない旨主張する。
しかしながら，これらの契約により，反訴原告は，処方使用料，特
許実施料として，月々１０００万円近くもの多額の金員を受領し，反
訴被告は，それを支払うというものであるから，その金額をいくらに
するかが双方にとって大きな問題であり，これら契約の締結は明らか
に利益相反取引である。他方，本件合意の内容は，新たな権利，義務
を追加したものではなく，既に締結済みの本件各契約解約条項を明確
化したものにすぎないから，利益相反取引に当たらない。
（反訴原告の主張）
ア本件合意書が反訴被告によって偽造されたものであること
(ア)本件合意書が反訴原告に提示された経緯の不自然性
ａ本件合意書が反訴原告に提示された経緯
(ａ)反訴被告は，平成１６年８月１８日，当時反訴原告代表取締役
であったＢが退任した後から，本件処方使用契約及び本件特許実施
契約に基づく支払を渋るようになった。その支払拒否の理由は，本
件処方使用契約及び本件特許実施契約はＢの功績に基づくものであ
り，同人が退任したからには反訴原告に支払う理由はないといった
ものであったが，その際，本件処方使用契約及び本件特許実施契約
を解除するといった話はなかった。
(ｂ)反訴被告は，反訴原告に対し，平成１６年１１月３０日，本件
処方使用契約及び本件特許実施契約を合意解約したい旨申し入れ
て，反訴被告代表取締役Ａの記名，押印があり，解約について記載
された合意書と題する書面（乙３）を交付し，それに調印するよう
求めた。これに対し，反訴原告は，理由もなく解約に合意できない
としてこれを拒んだ。
(ｃ)反訴原告代表取締役Ｃは，平成１７年１月２５日，反訴被告か
ら，処方使用料，特許実施料を支払いたくない，高額すぎる等と言
われ，それらを減額してほしいとの申入れを受けたが，これを拒絶
した。その際，反訴被告から，本件合意書の提示はなかった。
(ｄ)反訴原告取締役Ｅは，平成１７年１月３１日，反訴被告から，
この書類があるから合意がなくても解約できると言われて本「。」，
件合意書を示された。
ｂ以上のとおり，反訴原告が本件合意書の存在を知ったのは，平成１
７年１月３１日の時点が初めてであった。
しかしながら，本件合意書がその作成日として記載された平成１５
年１１月１７日に作成されていたのであれば，反訴被告としては，当
初から，反訴原告に対し，本件合意書を示して本件処方使用契約及び
本件特許実施契約の解除権を確認し，その存在を背景とした減額交渉
を行っていたはずであって，あえて合意解約を求める必要はなかった
のである。
そもそも，反訴被告は，既に反訴原告に対して処方使用料及び特許
実施料を支払っていなかったのであるから，本件合意書が存在してい
たのであれば，これを示して本件処方使用契約及び本件特許実施契約
を解除すれば足りたはずであり，減額などという折衷案を提示する必
要もなかったといえる。
このような経緯からして，本件合意書は，合意解約ないし減額交渉
が不能であると判明した時点で，日付を遡って作成されたものといわ
ざるを得ない。
(イ)本件合意書の形式及び内容
ａ本件合意書の形式
(ａ)本件合意書（甲３）におけるＢの反訴原告代表者印の印影と，
本件処方使用契約及び本件特許実施契約の契約書（同甲１及び２）
の印影とは異なっている。
本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書における印影
の印鑑は，Ｂが，反訴原告の代表者であった当時，契約書等の作成
に通常使用していたものであるが，本件合意書における印影の印鑑
は，同人が退任後持って行ったまま，いまだ反訴原告に返還してい
ないものである。
(ｂ)反訴被告は，本件合意書原本を２通作成したと主張するが，本
件合意書には，反訴原告が契約書原本２通を作成する際に通常行わ
れていた割印がされていない。
(ｃ)反訴原告は，本件合意書による合意の一方当事者として，本件
，，合意書の原本１通を保管しているはずであり反訴原告においては
過去に作成した契約書の原本をすべてまとめて保管しているのであ
るが，本件合意書の原本は存在しない。
ｂ本件合意書の内容
(ａ)本件合意書の内容の不自然性
本件合意書は，そこで触れられている本件処方使用契約と本件特
許実施契約の内容が逆に記載されているほか，本件合意自体の内容
が反訴被告に著しく有利なものであり，反訴原告にとって非常に重
要な取引が反訴被告の一存で終了するとされているなど，極めて不
自然である。
(ｂ)反訴被告の主張に対する反論
反訴被告は，本件各契約解約条項について，反訴被告の臨時解約
権を実質的に保障したものであるとする。しかしながら，反訴被告
の述べる取引経過からは，そのような意味に解釈すべき必然性はな
く，そのような合意であれば，それにふさわしい文言にしたはずで
ある。
また，反訴被告が自認する本件合意書の作成目的からすれば，本
件合意書は，Ｂが反訴原告代表取締役を退任した場合に，同人及び
反訴被告の利益のみを確保し，反訴原告を倒産に追い込むための，
不当なものであるといわざるを得ない。
仮に，Ｂが本件合意書に記載された日にそのような内容の合意を
したのであれば，自らが代表取締役を務める別の会社の利益のため
に反訴原告に対して一方的に損害を与える合意をしたことになり，
それは明白な背任行為である。
イ本件合意が利益相反取引に該当すること
(ア)本件合意の有効性
そもそも，Ｂは，本件合意書が作成されたとされる平成１５年１１月
１７日当時，反訴原告の代表取締役でもあり，反訴被告の代表取締役で
もあったから，本件合意が有効となるためには，反訴原告及び反訴被告
において取締役会の承認が必要である。
しかしながら，当時もそれ以後も，本件合意について反訴原告の取締
役会が承認を与えたことはない。そして，Ｂが代表取締役を務めていた
反訴被告がこれについて悪意であることは明らかであるから，本件合意
は無効である。
(イ)反訴被告の主張に対する反論
反訴被告は，本件合意が無効であるとすれば，基本契約である本件処
方使用契約及び本件特許実施契約も無効となるはずであると主張する。
しかしながら，本件処方使用契約及び本件特許実施契約については，
反訴原告及び反訴被告の役員も承知しており，当事者双方がこれらに従
って取引を継続してきたのであるから，有効に成立していることを争う
者などいない。
これに対し，本件合意は，反訴原告の収入に多大な損害を与え，反訴
原告の存亡を左右するものであるから，上記両契約と異なり，当然に取
締役会による承認が必要とされる。だからこそ，反訴原告は，本件合意
書を見せられた直後から，その合意の事実自体を争っているのである。
ウ反訴被告による本件合意書に基づく解除が認められないこと
以上の事情からすれば，本件合意書は，反訴原告代表取締役を退任した
後のＢと反訴被告との通謀によって，本件処方使用契約及び本件特許実施
契約に基づく反訴被告の債務を一方的に消滅させることを目的として，後
日，退任前のＢが承認していたかのように見せかけるために偽造されたも
のである。
また，仮に，本件合意書が真正に作成されたものであるとしても，本件
合意は，代表取締役が共通する会社同士によるものであるから，利益相反
取引に該当し，反訴原告，反訴被告ともに取締役会の承認を経ておらず，
かつ，相手方はそれにつき悪意であるので，無効である。
したがって，反訴被告による本件合意書に基づく本件処方使用契約及び
本件特許実施契約の解除は認められない。
(2)争点２反訴原告による本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後（
における反訴被告の不法行為の成否）について
（反訴原告の主張）
ア本件処方が法律上保護される利益となること
(ア)本件処方の意義
本件処方は，化粧品の製造に係るものであり，原料から実際に化粧品
として製造するための原材料一覧，製造工程（調合の順序と各調合にお
ける温度の調節や調合のタイミング，攪拌の回転速度等）及び各工程に
おける製造のために不可欠なノウハウ（各製造工程の中で所期の結果を
生ずるための技術等）を分かりやすくまとめたものの総体である。
とりわけ，本件対象品目のうち，⑧エルヴィナスクリスタリューショ
ン及び⑨エルヴィナスクリスタリューション・ボディーに関しては液，「
晶型乳化組成物」というこれまでに例をみない特殊な乳化構造を有する
化粧品であり，その原料と製造方法を出願公開したものが本件発明であ
る。もとより，本件発明にこの化粧品の製造工程のすべてが開示されて
いるわけではなく，実際に製造するためには上記のとおり各工程におけ
るノウハウが不可欠となり，特にこの特殊な化粧品は，他のものより一
層詳細で特有の処方が必要とされる。
このように，本件処方使用契約及び本件特許実施契約解除後において
反訴被告が無許諾で使用している本件処方は，本件対象品目の化粧品を
製造するために必要不可欠な，本件発明を含むノウハウであるといえる
以下これを単なる本件処方と区別して本件処方ノウハウとい（，「（）」
う。。）
(イ)本件処方（ノウハウ）の内容
本件処方（ノウハウ）の内容を書面化したものが「基本処方（ある，」
いは「配合標準）及び「製造工程図（枝番号の書証を含む乙８ないし」」
１９。以下，書証の引用につき同じ）である（以下，それぞれ「本件。，
基本処方本件製造工程図というこれらは本件対象品目の化」，「」。）。，
，，粧品についてＦなどの反訴原告の研究開発者が作成したものであって
その化粧品の成分を一覧にまとめたものが本件基本処方であり，この成
分を用いて実際に化粧品を製造するための手順，使用機械，撹拌混合す
る温度・速度・時間，冷却の方法・時間，保管時の注意点等のノウハウ
を工程に従ってまとめたものが本件製造工程図である。
また，この本件製造工程図に加え，Ｆが実際の製造現場の作業員に対
して与えた指示，アドバイス等も本件処方（ノウハウ）に含まれる。こ
れは，実験室での小規模な製造を大量生産のラインに乗せる上で，実際
の設備，環境に適合させるノウハウが不可欠だからである。
(ウ)本件基本処方及び本件製造工程図の作成過程
本件基本処方は，反訴原告の書式で清書して打ち出したものであり，
本件製造工程図は，Ｆが手書きした図を製造業者であるセレスに見せ，
これを同社が清書したものをＦが確認して完成させたものである。
なお，本件対象品目①エルテソープは，他の化粧品と異なり，石鹸で
あるため，これについては，石鹸の製造技術のノウハウを持つ資生堂ホ
ネケーキに対し，必要な成分を指示して製造工程図を作成させ，それを
反訴被告に対して提供している。このように外部委託により製造工程図
を作成しているが，反訴原告から反訴被告に対して処方を使用許諾して
いる点では変わらない。
(エ)本件処方の対価性
以上のとおり，本件処方（ノウハウ）は，本件対象品目の各化粧品を
製造するのに必要不可欠なノウハウであって，反訴被告は，これをセレ
スへの製造委託によって使用し，自社固有の化粧品を製造することで利
益を上げているのであるから，本件処方（ノウハウ）が対価性を有し，
，。不法行為における法律上保護される利益となることは疑う余地がない
(オ)反訴被告の主張に対する反論
ａ反訴被告は，本件処方（ノウハウ）について，Ｂが，その開発に関
与し，その後，化粧品業界に広めた公知の技術思想であるから，本件
処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書上の対価に見合う経済
的価値はない旨主張する。
しかしながら，本件処方（ノウハウ）は，Ｂが開発したものではな
いし，同人は，本件処方を広く他社に伝授することなどできない。
本件処方（ノウハウ）は，主として化粧品を構成する油性成分と水
，，溶性成分の乳化に関する研究及び技術を不可欠とするがこれはＦが
株式会社資生堂以下資生堂というの研究員であったころから（「」。）
研究開発してきたものである。このことは，関連する特許（甲１６，
１７）の発明者がＦであることからも明らかである。化粧品の研究開
発は，ごく簡略化して言えば，水と油をいかにうまく混ぜ合わせ（乳
化させ，その混合した状態を安定して保つかということが重要であ）
る。Ｆは，この乳化の方法を長年にわたって研究し，例えば，本件処
方（ノウハウ）のうち，エルテシリーズで用いられている非水乳化の
方法や，エルヴィナスシリーズで用いられる液晶型乳化を開発したも
のである。
これに対し，Ｂは，その経歴，業績からも明らかなとおり，皮膚の
安全性に関する研究者であって，化粧品の組成自体や製法の研究開発
。，者ではないＦが化粧品の製造に関する部署に所属していたのに対し
Ｂは，化粧品の安全性確認に関する部署に所属しており，両者は，資
生堂内における所属部署も全く異なっていたのである。資生堂の研究
員であった当時，Ｆは，Ｂと会話を交わしたこともなく，Ｂが本件処
方の研究開発に従事していたことなどない。
したがって，Ｂは，反訴原告の代表者であった際にＦから乳化技術
の概要の説明を受けたとしても，乳化技術の具体的内容や詳細につい
ては知るはずもなく，その開発能力も有していないのであるから，資
生堂を退職後に他社で本件処方（ノウハウ）を広く伝授するなどとい
うことは不可能である。
ｂ反訴被告は，本件処方（ノウハウ）は，Ｆが資生堂の研究員時代に
（，），，発明した特許甲１６１７を模倣利用したものにすぎないから
対価性がない旨主張する。
しかし，特許出願中の本件発明の進歩性の議論と本件処方（ノウハ
ウ）が対価性を有するか否かは，全く次元の異なる問題であり，区別
されるべきである。
すなわち本件処方ノウハウのうちエルヴィナスシリーズ本，（），（
件対象品目⑧エルヴィナスクリスタリューション及び同⑨エルヴィナ
スクリスタリューション・ボディー，乙１５，１６）は，本件発明を
技術思想として内包しているが，出願公開された本件発明そのものと
は異なる。一般に，特許公報を読んでも開発ノウハウがなければ直ち
に製品化し得ない特許は少なくないが，本件処方（ノウハウ）も，そ
のようなノウハウを含むものである。むしろ，発明の内容として記載
していない秘密として保持された部分に本件処方（ノウハウ）の重要
性があるといえる。
また，本件対象品目②エルテスキンローション（乙９）の本件処方
（ノウハウ）と反訴被告が指摘する特開昭５１−５５７８３号の特許
公開公報甲１７以下本件公知例１という記載の発明以下（。「」。）（
本件公知発明１というとの比較によっても何ら本件処方ノ「」。），（
ウハウ）が公知であるとの理由を見出すことはできない。すなわち，
反訴被告は，本件対象品目②エルテスキンローションの原材料として
使用されている成分が，本件公知例１の明細書に記載されているもの
と同一である上，本件公知例１では，その使用について限定していな
いと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件処方（ノウハウ）
は，成分の一覧である本件基本処方とともに，その成分を用いて実際
に化粧品を製造するための本件製造工程図及びＦの指示，アドバイス
等のノウハウの総体であるから，原材料の一部や製造方法の概要が明
細書に開示されて公開されたからといって，いまだ公知にはなってい
ない。
したがって，本件処方（ノウハウ）が公知あるいは公然という事実
はなく，化粧品の製造に必要な対価性を有するノウハウであることは
明らかであり，これを無許諾で不正使用する反訴被告の行為は不法行
為を構成する。
イ本件処方（ノウハウ）を使用している製品について
（）(ア)反訴被告が本件対象品目の製品すべてについて本件処方ノウハウ
を使用していること
本件処方使用料支払契約書（甲１）及び本件覚書（乙１）により特定
された本件対象品目①ないし⑭の各製品は，すべて反訴原告が反訴被告
に対して処方の使用許諾を与え，反訴被告が反訴原告に対して使用料を
支払うことを約したものである。
このうち，本件対象品目②ないし⑫の各製品は，基本処方から製造工
程図まですべての処方を反訴原告において開発したものである。これに
対し，同①エルテソープ及び同⑬アトップＹの石鹸と，同⑭エスクラス
ツーウェイのファンデーションは，反訴原告において基本処方を開発し
た後，実際の製造工程をそれぞれの専門業者に外注し，製造を委託した
ものであるが，これらの製品の処方についても，一部分を外注に出した
というだけで，反訴原告が開発した処方であることに変わりはない。
したがって，同②ないし⑫の各製品はもとより，同①，⑬及び⑭の各
製品についても，反訴被告が何らの権限なく本件処方（ノウハウ）を使
用してそれらの製品を製造第三者への製造委託を含む販売すること（），
は，反訴原告に対する不法行為を構成するものである。
(イ)反訴被告の主張に対する反論
ａ反訴被告は，本件対象品目⑥ディストリスシャンプー及び同⑦ディ
ストリスコンディショナーについて，反訴被告において処方を開発し
た旨主張するが，その根拠は示されていない。
ｂ反訴被告は，本件対象品目①，⑬及び⑭の各製品に関し，本件基本
処方ないし本件製造工程図が存在しない旨主張するが，現に上記各製
品が製造されている以上，その主張は事実に反する。
また反訴被告はこれらの製品について反訴被告自らは一切製，，，「
造したことがない」として，あたかもこれらの製品の製造販売につい
て反訴被告に責任がないかのような主張をしている。しかしながら，
反訴被告は，これらの製品に限らず本件対象品目①ないし⑭の各製品
すべてについて，本件処方使用契約及び本件特許実施契約による反訴
原告からの本件処方（ノウハウ）の使用許諾が終了したことを隠し，
業者に対して製造を委託し続けているというだけであり，そのような
ことは，反訴被告が責任を免れる合理的理由とはならない。
ウ本件処方使用契約及び本件特許実施契約解除後の反訴被告の不法行為
(ア)反訴原告による解除を前提とする場合
前記のとおり，本件処方（ノウハウ）は，対価性を有する反訴原告の
技術開示及び指導の総体であって，反訴原告は，反訴被告に対し，対価
の支払と引き換えに，本件処方（ノウハウ）を開示し，使用許諾したも
のである。
しかしながら，反訴被告は，平成１７年１月分から本件処方使用料及
び本件特許実施料を支払っておらず，その一方で，同月以降も，本件処
方（ノウハウ）を使用して化粧品の製造販売を続けている。
このように，反訴被告においては，本件処方使用契約及び本件特許実
施契約に基づく支払を拒絶する意思が明確であるから，反訴原告は，反
訴被告に対し，平成１７年６月１日，それまでの未払債務の支払を催告
するとともに，本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除する旨の
意思表示をした。
したがって，反訴被告は，遅くとも同月２日以降，反訴原告の許諾な
く本件処方（ノウハウ）を使用しているものであり，かかる反訴被告の
行為は，反訴原告の利益を侵害する不法行為である。
(イ)反訴被告による解除を前提とする場合
仮に，反訴被告の主張どおり，本件処方使用契約及び本件特許実施契
約が平成１６年１２月３１日限りで解除されたとした場合，反訴被告が
平成１７年１月以降も本件処方（ノウハウ）を使用している行為は，不
法行為となる。
（反訴被告の主張）
ア本件処方（ノウハウ）が経済的価値を有しないこと
本件処方（ノウハウ）は，Ｂが資生堂に学術部長，研究所次長として勤
務していた昭和５０年代ころに，同人の関与によって，開発された技術思
想であった。加えて，同人は，昭和６０年に，資生堂を退職してから，株
式会社アルソア，株式会社ノエビア，株式会社アイビー化粧品等，化粧品
業界の十数社において，当該開発にかかる技術思想を広く伝授した。その
ため，本件処方（ノウハウ）の基礎となる技術思想は，本件処方使用契約
及び本件特許実施契約締結の時点で，業界において公知の技術であったの
であり，本件処方（ノウハウ）は，そのような公知の処方，技術を使用し
て作られたものにすぎない。
(ア)本件処方（ノウハウ）について
ａエルテ５品のうち本件対象品目②エルテスキンローションについて
(ａ)エルテスキンローションの製造方法は，同製品の本件基本処方
及び本件製造工程図（乙９）によれば，
①１．３−ＢＧとＨＣＯ−６０を溶解し，グリセリンと精製水を
添加し，冷却する。
②シリコンＫＦ−５６（フェニルトリメチコン）とＴＩＯ（トリ
オクタノイン）を均一化し，徐添しながら撹拌する。
③精製水を添加し，コンクベースを完成させる。
④別途製造したグリセリン，アルコール，抽出液の入った精製水
にコンクベースを入れて完成させる。
というものである。
これに対し本件公知例１の特許請求の範囲は第１段階として，，「
親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒中に添加し，次にこれに油
相を添加して水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製し，第２段階と
して該エマルジョンに水を添加することを特徴とする安定な水中油
型エマルジョンの製造方法」とされている（甲１７。）
(ｂ)本件公知例１の明細書における記載を具体的に検討すると，次
のようなことがいえる。
①「本乳化方法において適切な水溶性溶媒及び親水性非イオン活
性剤を選択さえすれば殆どすべての化粧品，医薬品等に使用され
る油分原料は乳化が可能であると記載されており３頁右下欄。」（
下から１行目ないし４頁左上欄上から３行目親水性非イオン界），
面活性剤の具体的例としてグリセリンの記載がある４頁右，「」（
下欄上から８行目，同欄下から１行目，５頁左上欄下から８行目
等。）
また「ＨＣＯ−６０」に該当する成分として「ヒマシ油及び，，
硬化ヒマシ油」と記載されている（４頁右下欄下から６行目，５
頁左上欄上から７行目，同欄下から１行目等。）
さらに尚本発明の実施にあたっては前記した界面活性剤，「，，
の中より１種類のみ選択し使用しても良いし，又，必要により２
種以上を組み合わせて使用しても良いと記載されている５頁。」（
左上欄上から９行目ないし１２行目。）
すなわち，親水性非イオン界面活性剤としてエルテスキンロー
ションの原材料で使用されている「ＨＣＯ−６０」及び「グリセ
リン」に該当する内容が記載されており，それの単独使用又は組
み合わせ使用についての限定はない。
②「水溶性溶媒は・・・親水性で前記の界面活性剤を溶解するも
のであれば極めて広い範囲の物質から自由に選択することができ
。」（）。ると記載されている５頁左下欄下から８行目ないし１行目
また，水溶性溶媒の具体的記載として「グリセリン（５頁右，」
下欄上から３行目ないし４行目「１．３ブチレングリコール」），
（５頁右下欄上から９行目）との記載がある。
さらにエマルジョン調製にあたっては適当な水溶性溶媒を１，「
種類使用しても良いし又，場合によっては２種以上の水溶性溶媒
の混合によって界面活性剤の溶解性を自由にかえることができる
ので非常に便利であると記載されている６頁左上欄下から１。」（
行目ないし右上欄上から４行目。）
すなわち，水溶性溶媒として，エルテスキンローションの原材
料で使用されているグリセリン及び１３−ＢＧ１３「」「．」（．
ブチレングリコール）が記載されており，それの単独使用又は組
み合わせ使用についての限定はない。
③「油分についてはシリコーン油，炭化水素油，エステル油等，
無極性油から極性油まで，通常用いられる油分類は殆どすべて乳
化可能であると記載されている６頁右上欄上から５行目ない。」（
し７行目ここで油分としてエルテスキンローションの原材料）。，
「」，「」で使用されているフェニルトリメチコントリオクタノイン
は，それぞれ「シリコーン油「エステル油」に該当する。」，
(ｃ)以上の検討によれば，エルテスキンローションは，本件公知例
１の方法を使用して製造されているといえる。そして，本件公知発
明１は，本件処方使用契約及び本件特許実施契約締結の時点で，権
利が消滅しており，自由実施が可能である。そうすると，エルテス
キンローションについては，前記のとおり，本件公知発明１の技術
思想を模倣，利用した処方により製造されているといえ，同製品に
関する本件処方（ノウハウ）は，公知の事実であり，経済的に無価
値である。
ｂエルテ５品のうち他の４品（本件対象品目①エルテソープ，同③エ
ルテミルクローション，同④エルテオイルクレンザー及び同⑤エルテ
エッセンス）について
これらの製品は本件処方ノウハウ乙８１０ないし１２に，（）（，）
より製造されたものである。しかし，かかる製品は，容器，パンフレ
ット等（甲１８）により公知である配合原料を前提にすれば，一般的
な水準の化粧品業界における知識技術を保有する化粧品技術者・開発
，，（）者にとって容易に開発できるものであるから本件処方ノウハウ
は，経済的に無価値である。
なお，エルテソープに関しては，製造委託先である資生堂ホネケー
，，キの製造ノウハウに基づいて製造されているものであり反訴原告は
同製品の製造工程に関するノウハウを有していない。すなわち，反訴
原告は，エルテソープに関し，保護されるべき法益を有しないのであ
る。
ｃ本件処方（ノウハウ）の技術秘訣性について
(ａ)反訴原告の主張する本件処方（ノウハウ）とは，①成分の一覧
（基本処方あるいは配合標準）及び②上記成分を用いて実際に化粧
品を製造する各種ノウハウである。
(ｂ)①成分の一覧について
成分の一覧は，各化粧品の容器等に公表されているものであり，
これが企業秘密でないことは明らかであるが，そもそも本件各化粧
品の成分の確定は，反訴原告の研究開発によるものではなく，Ｂ個
人の研究成果に基づくものであって，Ｂが，長年にわたり，講演等
の場で，その成分の内容を開示してきたため，公知となって少なく
とも１０年以上経過し，既に無価値となっている。
(ｃ)②製造ノウハウについて
反訴原告の主張する製造ノウハウは，すべて技術秘訣性のないも
のであるため，上記①の成分一覧を前提とすれば，反訴原告の製造
ノウハウを知らない第三者であっても，各種実験により，本件対象
品目の化粧品と同一の化粧品を製造することは容易である。
あえて技術秘訣性があるとすれば，本件対象品目②エルテスキン
ローション及び同③エルテミルクローションの各製法の基礎とされ
ている非水乳化法である。しかしながら，非水乳化法自体は，刊行
物やインターネットにおいて広く開示流布されるに至っているので
ある（甲２６ないし２８。）
さらに，本件対象品目⑧，⑨のエルヴィナスシリーズ（液晶型乳
化組成物）の処方については，特許出願公開（甲２９）されたこと
により，公知の事実となっている。
なお，反訴原告は，本件処方（ノウハウ）のうち，エルヴィナス
シリーズの処方について特許出願したが拒絶査定済みエルテシ（），
リーズ（本件対象品目①ないし⑤の製品）の処方については特許出
願していない。この点から考えても，反訴原告自身，エルテシリー
ズの処方については，技術秘訣性がないことを十分承知していたと
いえる。
(イ)本件発明について
ａ本件発明が経済価値を有しないこと
(ａ)反訴原告の本件発明に係る特許出願（特願２００２−１３７６
０号以下反訴原告特許出願というについての公開特許公報。「」。）
乙７以下本件公開公報というの特許請求の範囲請求項（。「」。）（
），「，，，，１は油分高級アルコール高級脂肪酸非イオン界面活性剤
水溶性多価アルコール及び水から成るラメラー構造（層状構造）を
有する液晶型乳化組成物において(1)油分量油分＋高級アルコー，（
ル＋高級脂肪酸の含有割合が０５∼１５重量％であり(2)前記）．，
油分量中の油分の含有割合が３∼９７重量％であり(3)前記油分量，
と非イオン界面活性剤の配合割合（重量比）が１：１∼３：１であ
りかつ(4)前記水溶性多価アルコールの含有割合が２０∼４２，，，
重量％であること，を特徴とするラメラー構造（層状構造）を有す
る薬剤の安定配合性，薬剤の放出性，水分保持性，温度安定性，使
用性に優れた薬剤を配合するための液晶型乳化組成物平成１７年」（
６月１日補正後のもの）である（甲１０。）
(ｂ)特開昭６３−２８７７１８号の公開特許公報（甲１６（以下）
「本件公知例２」といい，これに記載された発明を「本件公知発明
２」という）の特許請求の範囲は「高級アルコール，高級アルコ。，
ールに対し重量で０．１∼０．８倍量の脂肪酸，親油性非イオン界
面活性剤，親水性非イオン界面活性剤，多価アルコール及び水から
なる液晶型外用基剤」というものである（甲１６。）
(ｃ)反訴原告特許出願と本件公知例２とは，高級アルコール，脂肪
酸，非イオン界面活性剤，多価アルコール及び水を必須に含有する
液晶構造体である点，ラメラー構造からなり，この構造を破壊しな
い限りにおいて油分を配合しうる点など，発明の主要な内容が類似
している。また，本件公知例２の実施例４ないし７の組成物と，反
訴原告特許出願の実施例は同じものである。
ｂ反訴原告は，拒絶理由通知書に対する意見書において，本件発明と
本件公知発明２との相違点として，多価アルコール配合量を挙げ，本
願発明の多価アルコール配合量は２０パーセント以上であるが，本件
公知例２には１５パーセントを超えると液晶を形成していないと記載
されているから，多価アルコール量を２０パーセント以上とすること
は，当業者が容易になし得ないと主張している。
しかしながら，本件公知例２には，多価アルコールを上限３０パー
セントまで含有可能であることも記載されているのであるから，多価
アルコールを２０パーセント以上含有させることは，当業者において
容易であるといえる。
ｃしたがって，反訴原告特許出願は，本件公知発明２に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠き，
特許を受けることができない。
(ウ)反訴原告の主張に対する反論
反訴原告は，本件処方（ノウハウ）が，本件発明の進歩性に関係のな
い部分のノウハウを有しているから，対価性が認められる旨主張するよ
うである。そして，そのノウハウの中身として，化粧品を構成する成分
を具体的にどのような手順，方法で調合して実際に化粧品を製造するか
が重要であると強調する。
しかしながら，本件対象品目の各製品については，化粧品開発の経験
者であれば，所要時間の多少はあれ，反訴原告の主張するノウハウを使
用することなく，全成分表示又は内容物分析を基に，同一製品を製造す
ることが可能である。すなわち，化粧品技術者であるならば，当該技術
思想が製法に関するものであり，かつ，それが極めて特殊な製造機器を
用いた方法によるものでなければ，先行する製品の全成分表示又は内容
物分析を基に，乳化，攪拌の度合等に関する試行錯誤を経て，先行製品
の再現化に至ることができる。そして，本件処方（ノウハウ）に示され
た製造方法においては，汎用機器が用いられているのであるから，本件
製造工程図がなくても再現が可能なのである。
イ本件処方（ノウハウ）を使用して製造，販売している製品について
(ア)反訴被告が本件処方（ノウハウ）を使用して製造及び販売したこと
のある製品
ａ反訴被告が本件処方（ノウハウ）を使用して製造，販売したことが
あるのは，本件対象品目②エルテスキンローション，同③エルテミル
クローション，同④エルテオイルクレンザー，同⑤エルテエッセンス
及び同⑧エルヴィナスクリスタリューション及び同⑨エルヴィナスク
リスタリューション・ボディーの各製品のみである。
ｂ本件対象品目同⑥ディストリスシャンプー及び同⑦ディストリスコ
ンディショナーに用いられている処方は，平成１４年１０月１日にお
ける本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各締結以前に，当時反
訴被告の役員であったＧが開発したものである。したがって，これら
は反訴被告自身の処方によって製造された製品であり本件処方ノ，，（
ウハウ）によるものではない。
ｃ反訴被告は，本件対象品目①エルテソープ及び同⑬アトップＹ群に
ついては，資生堂ホネケーキから，同⑭ファンデーション群について
は，日本色材工業研究所から，それぞれ完成品を購入して，販売して
いたものであり，反訴被告自らは一切製造したことがなく，上記各社
が，それぞれ，独自の処方により製造したものである。
(イ)本件処方（ノウハウ）の使用を終了している製品
ａ本件対象品目⑨エルヴィナスクリスタリューション・ボディーの製
品は，平成１４年１０月１日の本件処方使用契約及び本件特許実施契
約の各締結までの間に，平成１３年１０月を初回とし，平成１４年２
月，同年６月，同年９月の合計４回製造されたが，原料臭，使用感及
び品質の安定性について多々問題があったため，上記４回のみをもっ
て製造を打ち切った。
なお，反訴被告は，その後，独自に開発した処方により上記の製品
の欠点を克服し，その処方によって製造した製品を，平成１６年１２
月１２日以降エルヴィナスボディソリューションとして販売して，「」
いる。
ｂ本件対象品目⑩ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）
の製品は平成１６年７月末に同⑪ピークラス・ベースクリームペ，，（
ールグリーン）の製品は，同年６月末に，それぞれ廃品とされ，反訴
被告は，いずれについても，それらの時点より後に製造，販売してい
ない。
ｃ本件対象品目⑫エスクラス・サンプロテクトの製品は，平成１７年
４月，同年６月，同年７月において，合計１０３９３個を製造，販売
したが，同年７月末に廃品とされ，反訴被告は，その時点より後に製
造，販売していない。
(ウ)本件発明の特許請求の範囲から外れるに至った製品
本件発明は，本件対象品目⑧エルヴィナスクリスタリューション及び
同⑨エルヴィナスクリスタリューション・ボディーに関わるものである
ところ，前記のとおり，反訴被告は，エルヴィナスクリスタリューショ
ン・ボディーの製品を一度も製造，販売していないので，問題となるの
は，エルヴィナスクリスタリューションのみである。
このエルヴィナスクリスタリューションについて反訴被告が製造に使
用した処方は，本件処方使用契約及び本件特許実施契約締結当時，当該
特許請求の範囲内にあったが，平成１７年１月以降，当該特許請求の範
囲外となっているのである。
すなわち，反訴原告は，本件発明の対象である「液晶型乳化組成物」
について，反訴原告特許出願時（平成１４年１月２３日）は，構成成分
の一つの水溶性多価アルコールの含有割合を何ら限定していなかった
（）。，，（），乙７しかしながら反訴原告は拒絶理由通知甲１４を受けて
平成１７年６月１日，水溶性多価アルコールの含有割合を２０ないし４
２重量パーセントに限定するよう請求項を補正した（甲１０。）
一方，反訴被告は，平成１２年１１月の発売以降，水溶性多価アルコ
ールの配合率（含有割合）を１５パーセントにしてセレスに製造させて
いる（甲１１，１２。）
したがって，少なくとも，平成１７年６月１日以降，反訴被告による
エルヴィナスクリスタリューションの製品の製造は，本件発明に抵触し
ていない。
ウ本件特許実施契約解除後の本件発明の侵害を理由とする損害賠償請求権
の行使について
本件特許実施契約は，特許出願中の本件発明の実施に対して，反訴被告
が反訴原告に実施料を支払うという内容であるから，反訴原告は，反訴被
告が本件特許実施契約の解除後も出願中の特許を実施していることが，ノ
ウハウの無許諾又は不正使用であるとして，損害賠償請求していることに
なる。
しかしながら，特許権の設定の登録の成否と関係なしに，かかる損害賠
償請求権の行使を認めるとすると，特許出願人が，出願公開後，出願に係
る発明を実施した者に対して請求できる補償金（特許法６５条１項）につ
いて，特許権の設定の登録があった後でなければ行使することができない
と定められていること（同条２項）と比較して，著しく権衡を失する。
したがって，反訴被告が本件特許実施契約の解除後に本件発明を使用し
ていることに対する損害賠償請求権については，本件発明の特許権設定登
録がなされない限り，これを行使することはできないものと解すべきであ
る。
(3)争点３（反訴被告が本件発明について先使用による通常実施権を有する
か）について
（反訴被告の主張）
ア反訴被告が本件発明について先使用であったこと
反訴被告は，本件対象品目⑧エルヴィナスクリスタリューションについ
て，反訴原告特許出願時（平成１４年１月２３日）より前である平成１２
年１１月６日に，本件発明の技術思想と同様の内容の処方によってセレス
に同製品の製造をさせ，販売していた。
したがって，仮に本件発明について特許権が成立しても，反訴被告が先
使用による通常実施権を有している以上，その侵害にはならない。
イ反訴原告の主張に対する反論
(ア)本件発明の出願人であるＦは，上記特許出願時（平成１４年１月２
３日反訴被告の技術開発担当の役員であったそうすると反訴被告），。，
は，実質的に，発明者Ｆから発明を知得し，善意により発明実施の事業
をしていた者であるといえる。
仮に，反訴被告が発明者から本件発明を知得した者でないとしても，
，，，本件発明は公知技術であって何人も実施することが自由であるから
発明者が何人であるか明らかでなくても発明をした者からの知得であ，「
る」と解すべきである。したがって，反訴被告は，やはり，善意により
発明実施の事業をしていた者に当たる。
(イ)セプテムプロダクツは，平成１２年１１月６日ころ，反訴原告に対
し，特許出願中の本件発明の技術思想を含む処方に基づいて，本件対象
品目⑧エルヴィナスクリスタリューションの製品を製造し，売却された
い旨の発注をした。これに基づき，反訴原告がセレスに同製品を製造さ
せ，セレスが完成した同製品を納入し，セプテムプロダクツがこれを販
売したのである。このように，セプテムプロダクツは，本件発明に関す
る技術思想をその特許出願前から実施しており，当該実施の範囲内で，
先使用による通常実施権を有する。
その後，平成１３年７月３日に反訴被告が設立され，セプテムプロダ
クツは，反訴被告に対し，上記技術思想を示してセプテムプロダクツの
ためにのみ上記製品を製造させ，これを買い入れ，業として他に販売し
てきた。すなわち，反訴被告は，セプテムプロダクツの有する先使用に
よる通常実施権を根拠に，その実施の態様として，本件発明を使用して
上記製品を製造しているものである。
（反訴原告の主張）
反訴被告の主張する先使用時期には，いまだ反訴被告は設立されていない
のであるから，反訴被告は，本件発明について，先使用による通常実施権な
ど取得していない。
(4)争点４反訴被告が本件発明及びその他のノウハウについて職務発明に伴（
う使用権を有するか）について
（反訴被告の主張）
反訴被告は，Ｆに対し，同人が取締役として在籍中に，本件発明の開発，
，，。，実験を行わせ平成１４年１月２３日特許出願がされるに至ったその際
Ｆが反訴原告顧問の身分をも有していたから，同人の反訴原告における職務
発明の位置づけで，出願がなされたものである。
しかしながら，Ｆは，反訴被告設立と同時に取締役として反訴被告の事業
に参加し，平成１６年７月まで４期にわたり取締役の身分を有していたので
あり，取締役退任後も，平成１７年４月まで，一般職の職員として反訴被告
に在籍し，総額で４０００万円を超える役員報酬を受け取っている。
このように，反訴被告は，Ｆを厚遇してきたもので，特許法３５条に定め
られている使用者等と従業員等との衡平な権利義務の調整の考え方からすれ
ば，反訴被告の負担は反訴原告の比ではない。さらに，Ｆの業務活動が，反
訴被告の業務を中心に行われていたという実情もある。そこで，本件発明及
びその他のノウハウが本来的には反訴被告に帰属すべき職務発明であるとの
観点から，反訴原告も了解の下で，平成１６年２月２５日，反訴原告特許出
願について，Ｆを出願人に追加する変更がなされたのである。その結果，そ
の他のノウハウについても，反訴被告にとっての職務発明であることが相互
に確認されたものである。
したがって，本件発明やその関連するノウハウの使用に関する権利義務関
係の調整は，特許法３５条の法意に準拠して，関係者間で既に合意に達し，
解決済みなのである。
（反訴原告の主張）
ア本件発明は，いまだ特許を受けていない。いわんや本件処方の内容は，
特許出願もされていない。よって「特許を受けたとき（特許法３５条１，」
項）に当たらず，主張自体失当である。
イ仮に，職務発明の「法意」を考慮した合意を当事者間で行ったとの主張
であると善解したとしても，本件処方及び本件発明についての反訴原告，
反訴被告間の合意内容は，本件処方使用契約及び本件特許実施契約のとお
りであり，これに反する反訴被告の主張は，やはり失当である。
(5)争点５反訴原告による本件発明に係る権利の第三者に対する行使が権利（
濫用に当たるか）について
（反訴被告の主張）
ア特許法１０４条の３の準用可能性について
特許法１０４条の３は当該特許が特許無効審判により無効にされるべ，「
きものと認められるときは・・・その権利を行使することができない」，。
と明定するところ，この法意は，出願中の特許の効力についても準用され
てしかるべきである。
イ本件発明の明白な無効原因について
(ア)本件発明が新規性のある技術思想を全く有していないことは，特許
庁の示した拒絶理由によって明らかである（甲１３。）
(イ)本件公開公報の明細書（以下「本願明細書」という）には「更に。，
希釈剤として，水，または水と併用する低級アルコールあるいは水溶性
多価アルコールから選ばれた少なくとも１種を加えてなる・・・請求」（
項５）との記載がある。
また，その実施例１においては，ＭＦ（マイクロフルイダイザー）処
理した後水で４倍に希釈したときの安定性についての記載が００５，（【
１，実施例３においては，精製水で２倍に希釈し最終製剤とするとの】）
記載が００５９さらに実施例５においては処方量を８０ｗ（【】），，，「
ｔ％として処理し，最終製造工程で水を加えて１００．０ｗｔ％とし
た（００７０）との記載がある。。」【】
このように希釈剤を用いれば，当然に最終組成物中の油分量や水溶性
多価アルコール含有量は変化するはずであるから，本願明細書の補正さ
れた請求項１中に記載された最終組成物中の油分量や水溶性多価アルコ
ール含有量は，最終製剤においては大きく異なって，請求範囲から外れ
てしまう。逆に言えば，請求範囲外の組成で液晶が形成されることにな
る。
(ウ)本願明細書には乳化の撹拌条件の選択あるいは温度衝撃や攪拌，「，
衝撃を与えることにより乳化系全体にラメラー構造（層状構造）をもた
せることによって・・・と記載されており００１５液晶構造を」（【】），
形成するには，単に特定の組成にするだけでは足りず，更に特定の処理
。，，，条件が必要となる現に実施例３と比較例３実施例４と比較例４は
それぞれ組成は同じで，撹拌処理の方法のみが異なる実験であり，ＭＦ
処理を行っていない比較例３，４に比べて，ＭＦ処理，撹拌衝撃を与え
た実施例３４は液晶構造をとると記載されている００５８００，（【】，【
６４。】）
このように，本件発明において，ラメラー構造の液晶型乳化組成物を
得るには，組成を限定した上で，更に特定の処理を行う必要があるにも
かかわらず，本願明細書の請求項１には，本件発明の必須条件が記載さ
れていない。また，同実施例５では，特定の処理を行わなくても液晶構
造をとることが記載されている（００７０。【】）
これは，本件発明において，一定の組成物に一般的な乳化処理を施す
液晶形成方法と，一定の組成物に特定処理を施す液晶形成方法とが混在
していることを意味する。つまり，本件発明の技術の本質は，意味不明
なものであり，発明の要件に該当しない。
，，，(エ)以上のとおり特許出願中の本件発明には明白な無効原因があり
その対世的効力は存在しないので，当該権利に基づく第三者への権利請
求は，権利の濫用となり許されない。
（反訴原告の主張）
本件発明については，いまだ特許権は成立しておらず，反訴原告は，本件
訴訟において，特許権侵害を主張しているわけではない。したがって，本件
訴訟は「特許権・・・の侵害に係る訴訟（特許法１０４条の３）に当たら，」
ず，主張自体失当である。
(6)争点６（反訴原告の損害）について
（反訴原告の主張）
ア反訴原告主張の算定基準
反訴被告の不法行為による反訴原告の損害は，本来，本件処方（ノウハ
ウ）の使用許諾に当たって得られたはずの利益，すなわち逸失利益相当額
というべきである。
そして，本件処方使用契約及び本件特許実施契約が，従前の取引におけ
る反訴原告の利益額よりも低額の使用料を設定したものであることに鑑
み，反訴原告の逸失利益相当額は，従前の取引におけるそれによるべきで
ある。その金額につき，本件処方使用契約及び本件特許実施契約による改
訂前の許諾料に基づいて計算すれば，平成１３年６月分から平成１４年９
月分までの平均で，月額１３６０万８０３８円となる（乙２６。）
しかも，反訴被告及びセプテムプロダクツの売上及び利益は，平成１４
年以降格段に増加しており乙２３の１乙２４の１それ以降も本件処（，），
（）。方対象商品の売上割合はほぼ変わっていないものと考えられる乙２２
よって，反訴原告が本件対象品目の製品の売上に応じて請求し得た本件処
方（ノウハウ）の使用対価たる利益が確実に増加したであろうことも，ま
た明らかである。
したがって，反訴原告の逸失利益は，本件処方使用契約及び本件特許実
施契約の解除の時期に応じ，次のようになる（１か月を３０日として計算
する。。）
(ア)反訴原告主張の解除時期を前提とする場合
１３６０万８０３８円×１４か月と２９日＝２億０３６６万６９６８円
(イ)反訴被告主張の解除時期を前提とする場合
１３６０万８０３８円×２０か月＝２億７２１６万０７６０円
イ反訴被告の主張の不当性
反訴被告は，需要者の購買動機を理由に，本件対象品目の製品の販売総
額に対する本件処方（ノウハウ）の「寄与率は限りなくゼロに近い」と主
張する。
しかし，まずその主張する「寄与率」なるものは，それ自体が曖昧であ
って，法的主張とはいい難い。化粧品を購入する者が処方を逐一確認して
購買するものでないことは自明であり，反訴被告のいう「寄与」とは，購
買者が処方をそれ自体として認識しないのが通常であるということを寄，「
与」なる言葉で主張するにすぎない。
したがって販売総額への寄与率なる主張はその前提において，「」「」，
失当である。
（反訴被告の主張）
ア消費者が本件対象品目の製品を購入した動機は，アンケート結果（甲４
１）から明らかなとおり，そのほとんどが，セプテムプロダクツの販売シ
ステム（ビジネスプログラムを含む）及びセプテムプロダクツの取締役会
長であるＢを含む経営陣に対する信頼感に魅力を感じたことにあり，製品
の品質にこだわって購入した消費者は少数である。
イ本件処方が販売実績に寄与していないことは，さらに，次の事実からも
裏付けられるところである。
(ア)反訴原告は，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除（遅く
とも平成１７年５月３１日）後，自ら本件処方（ノウハウ）を使用して
商品を製造販売していないとともに，平成１８年９月ころまで，第三者
との間に本件処方（ノウハウ）の使用許諾契約を締結できていない。
なお，反訴原告は，反訴被告が本件処方（ノウハウ）の使用を終了し
た後の平成１８年９月ころ，株式会社エルテ化粧品との間で，本件処方
（ノウハウ）についてライセンス契約を締結し（甲４３「エルテＥＸ），
シリーズ」なる化粧品の製造販売を開始したが，見るべき販売実績はな
い。
(イ)反訴被告は，平成１８年８月２１日以降現在に至るまで，本件処方
（），，，ノウハウを使用せず独自の処方を用い成分も改良変更した上で
新商品「エルテオシリーズ」を製造販売しているが，その販売実績は，
本件処方（ノウハウ）を使用して製造販売してきた旧商品「エルテシリ
ーズ」の販売実績を月額約３４００万円上回っている（甲４４。）
ウしたがって，本件処方（ノウハウ）の販売総額への寄与率を無視する反
訴原告主張の算定基準は，不当である。
第３当裁判所の判断
１争点１（反訴被告による本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件特許
実施契約の解除の有効性）について
⑴事実認定
上記前提となる事実等，証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認め
られる。
アＢは，反訴原告において，平成１４年８月１９日，取締役及び代表取締
役に重任され同月３０日登記平成１６年８月１８日退任した同月（），，（
２７日登記。）
イＢは，反訴被告において，平成１３年７月３日の設立時に取締役及び代
表取締役に就任したが平成１４年７月３１日にいずれも退任しており平，（
成１５年７月１０日登記平成１５年６月３０日再び取締役及び代表取），，
締役に就任し同年７月１０日登記平成１６年７月７日いずれも辞任（），，
した（同月１２日登記。）
ウ反訴原告と反訴被告とは，平成１４年１０月１日，本件処方使用契約及
び本件特許実施契約を締結した。これらの契約は，いずれも，反訴原告代
表取締役としてのＢと反訴被告代表取締役としてのＡとによって，締結さ
れたものである（甲１，２，乙１。）
エ本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書においては，反訴被
告を甲とし反訴原告を乙として甲または乙は甲乙両者の中「」，「」，「，
で代表取締役を変更した場合は，甲乙協議のうえ本契約を解約することが
できるものとする」との本件各契約解約条項が存する（甲１，２。。）
オＢとＡは，平成１５年１１月１７日，本件合意を締結し，本件合意書を
作成した。本件合意書においては，Ｂは，反訴原告代表取締役として，ま
た，Ａは，反訴被告代表取締役として行為し，本件合意書にもその旨の肩
書きを付して，反訴原告及び反訴被告の作成名義で記名押印している（甲
３。）
カＢとＡは本件合意において本件各契約解約条項になお協議が調，，，「，
わない場合は，代表取締役が変更されていない方の会社は，相手方（代表
取締役が変更された方の会社）に対して通知することにより一方的に契約
を解除することができる」との記載を追加するとした（甲３。。）
キＢは，上記アのとおり，平成１６年８月１８日，反訴原告の代表取締役
を退任し，もう１人の代表取締役であったＣのみ，同日，重任された（甲
４。）
ク反訴被告は，反訴原告に対し，平成１６年１１月３０日，本件処方使用
契約及び本件特許実施契約を合意解約したい旨申し入れて，解約を合意し
たことを証するための合意書に反訴被告代表者印を押捺したものを交付し
た（乙３，弁論の全趣旨。）
ケ反訴被告は，反訴原告に本件処方使用契約及び本件特許実施契約の合意
解約を拒まれたことから，平成１７年１月３１日，反訴原告取締役Ｅに対
し，本件合意書を提示して，それらの契約を解除する旨の意思表示をした
（弁論の全趣旨。）
(2)本件合意の有効性についての検討
ア上記認定事実によれば，Ｂは，本件合意締結当時，反訴原告及び反訴被
告の両方の代表取締役であったにもかかわらず，反訴原告を代表して，Ａ
が代表する反訴被告との間で，本件合意を締結したものである。
この場合，Ｂは，反訴原告を代表しているものの，反訴被告を代表して
いないので形式的にみれば反訴原告にとって第三者反訴被告の，，，「（）
ために取引をしようとする」もの（会社法３５６条１項２号）に当たらな
いと考える余地もないわけではないが，そのような取締役の行為について
も，第三者を代表した者との結託によって当該会社の利益が害される危険
が当然に存する以上，実質的に両方の会社を代表したものと見て，同号に
当たると解すべきものといわなければならない。
そうすると，Ｂは，本件合意締結について反訴原告に法的効果を及ぼす
ためには，反訴原告の取締役会の承認を受けなければならないが（同法３
６５条３５６条１項２号そのような承認を受けたと認めるに足りる証，），
拠はない。
したがって，本件合意は，反訴原告の取締役会の承認を受けていない利
益相反取引として，無効である。
イこの点，反訴被告は，本件合意について，Ｂが反訴原告の代表取締役を
退任し，反訴原告と反訴被告との企業の一体性が失われて，反訴原告が反
訴被告の利益を図る義務を履行しなくなった場合に備え，本件処方使用契
約及び本件特許実施契約が保障していた臨時解約権を明確化したものにす
ぎず，新たな権利，義務を追加したものではないから，利益相反取引に当
たらない旨主張し，その根拠として，Ｂ及びＡの宣誓供述書（甲４９，５
０）を提出する。
しかしながら，本件各契約解約条項の文言は，当事者の協議を前提とし
た合意解約を定めたものと解するのが自然であり，他方，本件合意書の文
言は「なお，協議が調わない場合は・・・一方的に契約を解除すること，，
ができるとされ明らかに新たな合意によらない解除権を創設し従。」，，，
前の規定に付加する形の表現となっている。
そして，反訴被告は，上記認定事実のとおり，まず，本件合意の存在に
何ら言及することなく，解約の合意形成を試みており，それが実現できな
いことが明確となった段階で，本件合意書を提示し，一方的な解除を主張
しているものといえる。そのような反訴被告の一連の態度からすれば，本
件処方使用契約及び本件特許実施契約が既に臨時解約権を含んでいたとす
る上記各宣誓供述書を直ちに信用することはできず，他に反訴被告の主張
する臨時解約権を基礎付ける事情を認めるに足りる証拠もないから，本件
各契約解約条項は，あくまでも合意解約に関する条項であると解すべきも
のといえる。
したがって，新たな権利，義務を追加したものではないから利益相反取
引に当たらない旨の反訴被告の主張は失当である。
ウまた，反訴被告は，本件合意が利益相反取引として無効であるなら，基
本契約である本件処方使用契約及び本件特許実施契約も，同様に，利益相
反取引として無効である旨主張する。
その主張の趣旨は必ずしも明確ではないが，反訴原告において，上記各
契約が無効ではないことを前提にするのであれば，同様にして形成された
本件合意の無効を主張することはできないとの趣旨であると解しても，本
件合意書は，上記のとおり，上記各契約に新たな一方的解除権を創設，付
加するものであって，それぞれの有効性について別個に検討，主張するこ
とが可能であるから，その主張は失当である（なお，本件訴訟における反
訴被告の主張や訴訟態度からすれば，反訴被告の上記主張を，本件処方使
用契約及び本件特許実施契約が当初から利益相反取引として無効であると
の抗弁を主張する趣旨と解することはできないが，仮にその旨の主張と解
しても，反訴原告及び反訴被告間においては，本件処方使用契約及び本件
特許実施契約に基づいて平成１４年１０月から２年以上にわたり取引が継
続されてきた経緯からすれば，双方において，取締役会の承認又は追認が
あったと認め得るのであり，いずれにしても，反訴被告の主張は採用でき
ない。。）
(3)検討結果からの帰結
以上の検討によれば，本件処方使用契約及び本件特許実施契約は，反訴被
告による一方的解除権を保障するものとは認められず，かつ，本件合意は，
利益相反取引として無効であると解される。したがって，その余の点を判断
するまでもなく，それらを根拠とする反訴被告による解除の主張は認められ
ない。
そうすると，平成１７年１月及び同年３月以降も本件各契約は存続してい
たことになり，反訴被告は，同年１月以降本件処方使用料及び本件特許実施
料の支払を行わなかった当事者間に争いがないことにより債務不履行（。），
の責任を負うことになる。そして，反訴原告は，同債務不履行の事実及び反
訴被告による解除の意思表示がされた等の経緯から，反訴被告において，本
件各契約に基づく支払を履行する意思がないことが明らかであることを理由
として上記第２１前提となる事実等(4)ウのとおり本件各契約を解，，（），
除する旨の意思表示をしたのであるから，反訴原告による同解除の意思表示
は有効になされたものと解され，本件各契約は，同解除の意思表示が到達し
。，，た平成１７年６月１日に終了したものと認められるその結果反訴被告は
少なくとも，本件処方使用料及び本件特許実施料の支払を停止した平成１７
年１月から同年５月までの本件処方使用料３８５０万円（７７０万円×５か
月）及び本件特許実施料８００万円（１６０万円×５か月）の合計４６５０
万円の支払義務を負うことになる。
２争点２（反訴原告による本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後に
おける反訴被告の不法行為の成否）について
(1)事実認定
ア本件処方（ノウハウ）の意義及び内容について
上記前提となる事実等，証拠（甲１８ないし２０及び乙７ないし１９）
及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ア)本件処方（ノウハウ）は，本件対象品目の各化粧品の製造に係るも
のであり，具体的には，本件基本処方及び本件製造工程図からなるもの
である。
(イ)本件基本処方は，概ね，当該製品に配合される全成分について，そ
の成分コード，配合原料名，表示成分名称，そして，量目等が記載され
ているものであり，当該製品を製造しようとする者は，これを見ること
で，必要な原料（成分）及びその分量を容易かつ正確に把握することが
できる。
(ウ)本件製造工程図は，製品名やコード，作成日，作成者等の形式的記
載事項のほか「原料名」及びキログラム単位で記載された「仕込量，，」
その添加順を矢印や番号で示したフローシートその番号部分の操作「」，
を文章で解説した工程説明フローシート上に付した番号に対応して「」，
注意すべき点を文章で解説した「管理点」といった製造工程に関する実
質的記載事項によって構成されるものである。そして，これらの実質的
記載事項は，一体となって，製品に配合される全原料の種類及び量，仕
込順，仕込容器，仕込時及び溶解時の温度条件，攪拌時の温度，圧力，
，，，，用いられる装置攪拌速度及び時間攪拌終了の目安等の条件その他
工程管理の条件及び理由等を，詳細に示している。
(エ)本件対象品目のうち，⑧エルヴィナスクリスタリューション及び⑨
エルヴィナスクリスタリューション・ボディーは，液晶型乳化組成物に
属する化粧品であり，その液晶型乳化組成物の原料及び製造方法に関す
るものが本件発明である。したがって，これらの製品に関する本件処方
（ノウハウ）は，本件発明に関する内容を包含するものといえる。
この点，反訴原告は，本件対象品目の化粧品を製造するために必要不可
欠な本件処方（ノウハウ）の内容として，本件基本処方及び本件製造工程
図のみならず，Ｆが実際の製造現場の作業員に対して与えた指示，アドバ
イス等も含まれる旨主張するが，その具体的内容が特定されておらず，こ
れらを含めて本件処方（ノウハウ）を検討することは相当でない。
イ本件処方（ノウハウ）の帰属について
(ア)上記前提となる事実等，証拠（乙９ないし１９）及び弁論の全趣旨
によれば，本件処方のうち実際に反訴原告に帰属しているのは，本件対
象品目のうち，①エルテソープ，⑬アトップＹ群及び⑭ファンデーショ
ン群を除くものに限られる。
，，，(イ)この点反訴原告は本件対象品目①エルテソープの製品について
資生堂ホネケーキに対し，必要な成分を指示して製造工程図を作成させ
，，（）ているとして実質的にはこれらの製品に関する本件処方ノウハウ
も反訴原告に帰属する旨主張する。
しかしながら，同製品について反訴原告が有していると認められるの
は「表示成分名称」及び「配合目的（効果等」が記載された「表示成，）
分表」と題する書面（乙８）のみであり，これには，上記のとおり同製
品の製造において重要であると認められる量目の記載がない。したがっ
て，このような書面自体，本件基本処方としての適格を欠くというべき
である。しかも，この書面のみによって，反訴原告が，資生堂ホネケー
キに対し，具体的な指示を行い，製造工程図を作成させているとは認め
難く，他に同製品に関する本件処方（ノウハウ）が反訴原告に帰属する
ことを認めるに足りる証拠もない。
(ウ)また，反訴原告は，同⑬アトップＹ群及び同⑭ファンデーション群
に関し，その一部については，基本処方を開発した後，実際の製造工程
をそれぞれの専門業者に外注し，その製品の製造を委託したものである
が，反訴原告が開発した処方であることに変わりはないとして，上記⑬
及び⑭の本件処方（ノウハウ）についても反訴原告に帰属する旨主張す
，（。）るが反訴原告が上記基本処方その具体的内容も特定されていない
を開発したことを認めるに足りる証拠はない。
ウ本件処方（ノウハウ）を使用して製造されている製品について
(ア)反訴被告は，上記の検討により反訴原告に本件処方（ノウハウ）が
，，帰属すると認められた本件対象品目のうち②エルテスキンローション
③エルテミルクローション，④エルテオイルクレンザー，⑤エルテエッ
センス及び⑧エルヴィナスクリスタリューションを平成１８年８月３１
日まで製造したこと，⑨エルヴィナスクリスタリューション・ボディー
を平成１３年１０月，平成１４年２月，同年６月及び同年９月の合計４
回製造したこと，⑩ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）
を平成１６年７月末日まで製造したこと，⑪ピークラス・ベースクリー
ム（ペールグリーン）を同年６月末日まで製造したこと，そして，⑫エ
スクラス・サンプロテクトを平成１７年７月３１日まで製造したことを
認めている。
そして，反訴原告は，本件各契約の終了後である平成１７年６月２日
から平成１８年８月３１日までの不法行為責任を追及しているところ，
上記期間内において，反訴被告は，上記②ないし⑤，⑧について平成１
８年８月３１日まで，上記⑫について平成１７年７月３１日まで，それ
ぞれ，反訴原告に帰属する本件処方（ノウハウ）を無断使用したものと
認められる。
(イ)この点，反訴原告は，反訴被告が，本件対象品目⑥，⑦，⑨，⑩，
⑪及び⑫の各製品についても，平成１８年８月３１日までの間，本件処
方（ノウハウ）を無断使用した旨主張するが，そのような事実を認める
に足りる証拠はない。
エ本件対象品目の成分表示
(ア)本件対象品目の製品については，すべて，配合される全成分が包装
容器等に表示されている（以下，この表示を「全成分表示」という。。）
(イ)この全成分表示においては，配合量の多いものから順に記載するこ
とが慣行化されており，当業者の常識として，その成分のうち植物エキ
ス成分の配合量が１パーセント未満である。
(2)不法行為の成否についての検討
本件処方（ノウハウ）は，上記⑴のとおり，本件発明に関する部分も包含
，，すると認められるので本件発明部分とそれ以外の本件処方部分とを分けて
それぞれ，不法行為の成否について検討する。
ア本件発明部分について
発明を完成した者ないしその権利の承継人が，その発明について独占的
排他的な実施の権能を取得するのは，当該発明について特許権の設定登録
があった場合に限られ特許法６６条１項参照設定の登録前の特許を受（），
，，，ける権利についてはその発明を実施した者に対し一定の要件のもとで
（）。設定の登録後に補償金の請求が認められているにすぎない同法６５条
そうすると，そのような設定登録前の特許を受ける権利に独占的排他的実
施権が存しない以上，他人が当該権利に係る発明を発明者又はその権利の
承継人の許諾なく使用したとしても，特段の事情のない限り，これをもっ
て法律上保護される利益の侵害とみることはできないものと解される。
本件において，本件発明についていまだ特許権の設定の登録がされて，
おらず，出願公開がされて公知の情報となっていることは当事者間に争い
がなく，その他本件発明の実施について不法行為の成立を肯定すべき事情
も認められないから，本件処方（ノウハウ）の本件発明部分の実施につい
ては，不法行為を構成しないというべきである。
イ本件処方部分について
(ア)本件基本処方について
ａ本件対象品目の製品については，上記⑴エのとおり，全成分表示が
あり，その表示も配合量の多いものから順に記載され，植物エキス成
分は１パーセント未満であることが認められるのであり，その包装容
器等の全成分表示に接した当業者は，当該製品に配合されているすべ
ての成分について，その種類及び各成分の相対的な配合量を把握する
ことが可能であるといえる。
しかしながら，本件基本処方においては，上記のとおり，各成分の
正確な配合量（量目）が記載されているので，上記全成分表示によっ
て公表される情報を超えた内容が含まれているものと認められる。
したがって，本件基本処方は，配合量を開示する限度において，一
定程度の経済的価値を有しており，不法行為における被侵害利益とな
り得るものというべきである。
ｂこの点，反訴被告は，本件対象品目の製品における成分の確定が，
反訴原告の研究開発によるものではなく，Ｂ個人の研究成果に基づく
ものであって，Ｂが，長年にわたり，講演等の場で，その成分の内容
を開示してきたため，本件基本処方は，公知となって少なくとも１０
年以上経過し，既に無価値となっているから，反訴原告は，本件基本
処方について，保護されるべき利益を有しない旨主張する。
しかしながら，証拠（甲４１，４９，５０）及び弁論の全趣旨によ
り，本件基本処方に示された成分のうち，Ｂが試行錯誤の上選定した
植物エキス成分の存在は，本件対象品目の製品の内容形成に役立ち，
他社製品との識別性を高め，顧客誘因に寄与したものと認められるも
のの，本件基本処方は，植物エキス成分以外の内容も含んでいるので
あるから，上記認定の事情をもって，本件基本処方の価値をすべて否
定することはできないというべきである。
(イ)本件製造工程図について
本件製造工程図は，上記のとおり，本件対象品目の製品の製造方法が
詳細に記載されたものであり，当業者がこれを認識した場合，極めて容
易に，当該製品の再現ができるというべきである。
この点，反訴被告は，一部の製品については，本件公知例１や本件発
明によって，その製造方法が公知となっていること，それ以外の製品に
ついても，当業者にとって，その製造方法が技術常識の範囲内にあり，
包装容器等に記載された全成分表示に接すれば容易に再現できるような
ものであるとして，本件製造工程図の経済的価値を否定する。
しかしながら，反訴被告が指摘する公知の知見においても，本件製造
工程図に記載されているほど詳細な製造工程や製造条件は明らかにされ
ていない。また，そのような詳細な内容は，製品ごとの試行錯誤による
最適化の作業を経て確立されるものであって，当業者の技術常識である
とまではいえないものと考えられる。
したがって，本件製造工程図は，その対象とする製品ごとに程度の差
はあれ，相当程度の経済的価値を有しており，不法行為における法律上
保護される利益となり得るものというべきである。
(3)まとめ
以上の検討結果を総合すれば，本件処方（ノウハウ）のうち，本件発明部
分を除く本件処方部分以下本件ノウハウ部分というに関し本件対（「」。），
象品目②ないし⑤，⑧に係るものについては平成１８年８月３１日まで，同
⑫に係るものについては平成１７年７月３１日まで，それぞれ反訴被告が使
用したことは，反訴原告に対する不法行為を構成すると認められる。
（），３争点３反訴被告が本件発明について先使用による通常実施権を有するか
争点４（反訴被告が本件発明及びその他のノウハウについて職務発明に伴う使
用権を有するか）及び争点５（反訴原告による本件発明に係る権利の第三者に
対する行使が権利濫用に当たるか）について
(1)上記２における検討によれば本件処方ノウハウのうち本件発明部，（），
分については，不法行為の成立を認めることはできないのであるから，同不
法行為の成立を前提にした，反訴被告の先使用による通常実施権の抗弁（争
点３職務発明に伴う使用権の抗弁争点４の本件発明に係る部分及び権），（）
利濫用の抗弁（争点５）については，判断する必要がないことになる。
(2)また職務発明に伴う使用権の抗弁争点４の本件ノウハウ部分に関し，（）
ては，そのような内容について，特許を受けたことを前提とする特許法３５
，，条１項の規定を類推適用あるいは準用する基礎を見出すことができずまた
その法意が本件につきどのように当てはまるのかも明らかでないから，反訴
被告の主張は失当であるといわざるを得ない。
４争点６（反訴原告の損害）について
(1)損害額の算定方法
ア反訴原告の主張する算定方法について
この点，反訴原告は，反訴被告の不法行為によって被った損害の算定方
法について，本件処方使用契約及び本件特許実施契約が従前の取引におけ
る反訴原告の利益額よりも低額の使用料を設定したものであるから，それ
らの契約による改訂前である平成１３年６月分から平成１４年９月分まで
の間に得ていた利益である平均月額１３６０万８０３８円を基礎として計
算すべきである旨主張する。
しかしながら，本件ノウハウ部分を無断使用したことにより反訴原告が
被った損害は，反訴被告による不法行為がなければ反訴原告が得られたで
あろう逸失利益，すなわち，反訴原告に帰属する各本件対象品目について
の本件ノウハウ部分について，反訴被告が実際に使用したことにより反訴
原告に対して支払うべき実施許諾料相当額であると解すべきである。
これに対し，反訴原告の主張は，利益額，しかも，不法行為が行われた
期間ではなく過去の利益額を基準とするもので，本件不法行為による逸失
利益を算出する方法としては，明らかに合理性を欠き，採用することはで
きない。
イ具体的な算定方法について
本件ノウハウ部分は，上記のとおり，特に，本件製造工程図において，
本件対象品目の製品を製造するのに必要とされる詳細な内容を含んでお
り，相当程度の経済的価値を有する一方，その価値は，一般的に，設定の
登録がされた特許権よりは劣るといわざるを得ない。しかも，それによっ
て示される製造工程は，製品によって難易度に差があると考えられ，その
難易度の差は，本件ノウハウ部分の経済的価値に反映されるべきである。
このような事情を総合考慮すれば，反訴原告の損害額については，実施
許諾料率を３ないし５パーセントの範囲内で個々の製品ごとに決定し，そ
れを純利益に乗じて実施許諾料相当額を算出すべきもの解される。
(2)個々の製品の実施許諾料率
ア本件対象品目②エルテスキンローションについて
(ア)反訴被告の主張について
反訴被告は，当該製品の製造方法については，本件公知例１及び３つ
の資料（甲２６ないし２８。以下，順に「本件資料１「本件資料２」」，
及び本件資料３というに記載されているから当業者は当該製「」。），，
品の全成分表示に基づき，容易に再現することができる旨を主張し，コ
（「」スメイトリックスラボラトリーズ株式会社以下コスメイトリックス
という）に行わせた再現実験の結果（甲４６）を示す。。
(イ)反訴被告提示の各証拠について
ａ本件公知例１について
(ａ)証拠（甲１７，乙９の２）及び弁論の全趣旨によれば，次の事
実が認められる。
①本件公知例１においては特許請求の範囲として第１段階と，，「
して親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒中に添加し，次にこ
れに油相を添加して水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製し，第
２段階として該エマルジョンに水を添加することを特徴とする安
定な水中油型エマルジョンの製造方法」と記載されており，多数
の例示のなかに親水性非イオン界面活性剤の例として硬化ヒ，，「
マシ油のエチレンオキサイド３０∼８０モル付加物」が，水溶性
溶媒の例としてグリセリン及び１３−ブチレングリコー，「」「．
ル（１．３−ＢＧ）が，油分の例として「メチルフェニルポリ」，
シロキサン」及び「グリセリル−トリ−２−エチルヘキサノエー
ト」が，それぞれ含まれている。
②当該製品の本件製造工程図においては，ＨＣＯ−６０（上記硬
化ヒマシ油のエチレンオキサイド３０∼８０モル付加物が６０モ
ル付加物のときこれに該当するを１３−ＢＧに加えそれ，。）．，
に濃グリセリンに水を加えたものを加え，次に，これにシリコン
ＫＦ−５６上記メチルフェニルポリシロキサンに該当する及（。）
びＴＩＯ（トリオクタノイン。上記グリセリル−トリ−２−エチ
ルヘキサノエートに該当するを加えて攪拌しそれに水を加え。），
て製造したコンクベースを，水，濃グリセリン，アルコール，植
物エキス等からなる希釈液に加えて製造することが記載されてい
る。
さらに，上記各成分の配合量，溶解温度，冷却温度といった温
度条件，ホモミキサー３５００ｒｐｍに約５分間かけること，２
５０ｋｇ釜を使用した場合，パドルを約３５ｒｐｍとし，温度を
３０度以上にしないなどの攪拌装置及び条件，管理点等が記載さ
れている。
(ｂ)そこで，当該製品の本件製造工程図と本件公知例１に記載され
た内容とを比較すると，コンクベース製造のところまでは，第１段
階として，親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒に加え，次に，
これに油相を加えて水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製し，第２
段階として，該エマルジョンに水を加える，水中油型エマルジョン
の製造方法である点で一致する。
しかしながら，まず，当該製品の本件製造工程図は，コンクベー
スにとどまるものではなく，更に１０種類の成分からなる希釈液に
よって希釈して用いるものであるが，本件公知例１には，当該希釈
液に係る記載は存しない。
その他，当該製品の本件製造工程図で特定されているコンクベー
スの各成分種類は，本件公知例１で示された多くの例示の中に含ま
れていたというだけであり，前者で特定されている配合量も，後者
では特定されておらず，しかも，前者に示されている詳細な温度条
件，攪拌装置及び条件，管理点等も，後者では言及されていなかっ
たり，言及されていても，異なる成分を用いた例が示されているに
すぎない。
したがって，当該製品の本件製造工程図には，本件公知例１には
記載のない様々な事項が記載されているといえる。
ｂ本件資料１ないし３について
(ａ)証拠（甲２６ないし２８）及び弁論の全趣旨によれば，次の事
実が認められる。
①本件資料１は界面活性剤の機能と利用技術の書籍の紹介で，「」
あり，同資料からは，当該書籍の第４章に「非水乳化法」の項目
が設けられたことが分かるにとどまり，非水乳化法の具体的な方
法を示すものではない。
②本件資料２には非水乳化法として水をほとんど使わずに，「」「
（＝非水）油分の保湿剤中で乳化し，その後，水（および水溶性
成分）に加えて製品化する方法。微細な乳化粒子を得ることがで
き，安定性が高く，クリームタイプから化粧水のようなさらさら
とした乳液まで幅広いタイプのものが処方できるという概括，。」
的な説明が記載されているにすぎない。
③本件資料３も界面化学的特性を利用したＯ／Ｗエマルション，「
の調製方法」として「非水乳化法」があることが記載されている
，，。にすぎずその具体的な手法については何も記載されていない
(ｂ)以上の事実に照らせば，本件資料１ないし３には，上記本件公
知例１に記載されていた情報を超える事項の記載は認められないと
いうべきである。
ｃ再現実験について
（），。証拠甲４６及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる
(ａ)コスメイトリックス作成の平成１９年１月２６日付け試験報告
（。「」。），，書甲４６以下本件試験報告書１というは反訴被告が
コスメイトリックスに対し，当該製品内容物３００ミリリットル，
当該製品成分表示リスト（配合量や配合目的等の記載はないもの）
及び同一性を保持するための物性値の管理巾を提供し，当該製品の
再現を依頼した結果，コスメイトリックスから反訴被告に対して提
出された実験結果である。
(ｂ)本件試験報告書１には，コスメイトリックスが再現に約２１日
間を要し，その再現によって得られたものが，ｐＨ，粘度，比重，
外観において，当該製品とほぼ同じであって，肌上への塗布性及び
のび，肌のなじみ性，ひき際のべたつきの強さ，使用直後の肌の感
じ及び使用後肌の感じにおいても，同レベルであったという結果が
示されている。
(ウ)検討
当該製品の製造方法として用いられる非水乳化法自体は，本件公知例
１に記載されていることからして，公知であるといえる。したがって，
これを全成分表示と併せて考慮し，当該製品を非水乳化法で製造するこ
，，，とに思い至れば親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒に加え次に
これに油相を加えて水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製したものを，
水に加えるという方法で，当該製品と類似のものを再現することも可能
であると考え得る。
しかしながら，全成分表示を示されただけでは，個々の成分の具体的
な配合量が不明である上，当該製品で採用されている，コンクベースを
作成してから希釈するという方法を想到するのは，相当困難であると考
えられるから，仮に，上記手法で当該製品と一見類似のものを製造する
ことができたとしても，それが当該製品と全く同じものとなる可能性は
低いというべきである。
また，反訴被告は，本件試験報告書１において，ｐＨ，粘度，比重と
いった客観的な要素のほか，外観，使用感等という主観的な要素も含め
て比較を行っている。しかしながら，その客観的な要素については，基
準とされた数及び内容が不十分であるし，主観的な要素については，基
準自体が曖昧であって，化粧品の客観的同一性を必ずしも担保するもの
となり得ない。したがって，このような実験結果から，再現の容易性を
認めることはできない。
しかも，当該製品が非水乳化法で製造されることが公知であったわけ
ではないのであるから，その製造方法を採用する点も含め，当業者にと
っては，相当の試行錯誤が必要と考えられる。実際，当該製品の再現実
験では，約２１日間というかなりの期間を要しているのである。
以上を総合的に考慮すると，当該製品の本件基本処方及び本件製造工
程図には，相当程度の価値があると認められ，実施許諾料率としては，
５パーセントが相当である。
イ本件対象品目③エルテミルクローションについて
(ア)反訴被告の主張について
反訴被告は，当該製品の製造方法については，本件資料１ないし３に
記載されており，全成分表示（甲１８の４）に基づけば，当業者は容易
に再現できるものとして，コスメイトリックスに行わせた再現実験の結
果（甲４７）を示す。
(イ)反訴被告提示の各証拠について
ａ本件資料１ないし３について
(ａ)上記のとおり，本件資料１ないし３には，非水乳化法の概括的
な説明がなされている本件資料２も含まれるが，同資料も，どのよ
うな成分をどの程度用い，どのような条件で製造するのかを，具体
的に示すものではない。
(ｂ)これに対し，当該製品の本件製造工程図では，コンクベースの
製造とその希釈の工程の二段階に分けて，製造の工程が説明されて
おり，その際に用いる個々の成分の配合量，その配合順序，攪拌，
溶解等の諸条件温度回転速度装置時間等管理点温度管（，，，），（
理の理由及び殺菌条件）も，具体的かつ詳細に示されている。
(ｃ)したがって，当該製品の本件製造工程図には，本件資料１ない
し３には記載のない様々な事項が記載されている。
ｂ再現実験について
（），。証拠甲４７及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる
(ａ)コスメイトリックス作成の平成１８年１１月３０日付け試験報
（。「」。），，告書甲４７以下本件試験報告書２というは反訴被告が
コスメイトリックスに対し，当該製品について，本件試験報告書１
と同様の資料を提供し，コスメイトリックスから反訴被告に対して
提出された実験結果である。
(ｂ)本件試験報告書２には，コスメイトリックスが再現に約６日間
を要し，その再現によって得られたものについて，本件試験報告書
１と同様の結果が示されている。
(ウ)検討
当該製品の製造方法として用いられる非水乳化法の概括的な手法につ
いては，本件資料２等に記載されていることからして，公知であるとい
える。したがって，これを全成分表示と併せて考慮し，当該製品を非水
乳化法で製造することに思い至れば，本件対象品目②の製品の場合と同
様に，当該製品と類似のものを再現することも可能であると考え得る。
しかしながら，上記②の製品の場合と同様に，それが当該製品と全く
同じものになる可能性は低いといえる。また，本件試験報告書２も，再
現の容易性を認めるには不十分である上，当該製品を非水乳化法で製造
することが公知であったわけではないから，その再現が，当該手法によ
り行われたか否かも不明である。その再現期間は，約６日間であり，上
記②の製品の場合と比較すると，比較的容易に再現できたようにも解さ
れるが，製造工程図の複雑さにおいて，両者に大きな違いは認められな
いから乙９の２１０の２当該製品の本件製造工程図の価値は上（，），，
記②の製品のそれと同程度であると考えるべきである。
以上を総合的に考慮すると，当該製品の本件基本処方及び本件製造工
程図には，上記②の製品のそれらと同程度の価値があると認められ，実
施許諾料率としては，５パーセントが相当である。
ウ本件対象品目④エルテオイルクレンザーについて
(ア)反訴被告の主張について
反訴被告は，当該製品について，その全成分表示（甲１８の１）に基
づけば，当業者において容易に再現できるとして，岩瀬コスファ株式会
社以下岩瀬コスファという及びコスメイトリックスに行わせた（「」。）
再現実験の結果（甲３６，３７，４０の各２）を示す。
(イ)再現実験について
証拠（甲３６，３７，４０）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が
認められる。
ａ岩瀬コスファ作成の平成１８年１０月１２日付け試験報告書（甲３
６の２。以下「本件試験報告書３ａ」という）について。
(ａ)本件試験報告書３ａは，反訴被告が，岩瀬コスファに対し，当
該製品の内容物３００ミリリットル及び成分表示リスト（配合量や
配合目的等の記載はないもの）を提供し，当該製品の再現を依頼し
た結果，岩瀬コスファから反訴被告に対して提出された実験結果で
ある。
(ｂ)本件試験報告書３ａには，岩瀬コスファが再現に１２時間を要
し，その再現によって得られたものが，色及び透明感，臭い，比重
（以上物性）において当該製品とほぼ同じであり，肌上への延ばし
やすさ，メイク汚れ等へのなじみ，水を加えた時の乳化状態，すす
ぎ時の洗い流しの状態，洗い流した肌の使用後感（以上使用性，使
用感メイクの汚れ落とし機能機能性において同レベルであ），（），
ったという結果が示されている。
ｂコスメイトリックス作成の平成１８年９月１９日付け試験報告書
（甲３７の２。以下「本件試験報告書３ｂ」という）について。
(ａ)本件試験報告書３ｂは，反訴被告が，コスメイトリックスに対
し，当該製品について，本件試験報告書１，２と同様の資料を提供
し，コスメイトリックスから反訴被告に対して提出された実験結果
である。
(ｂ)本件試験報告書３ｂには，コスメイトリックスが再現に７日間
を要し，その再現によって得られたものが，ｐＨ，粘度，比重にお
いて当該製品とほぼ同じであり，塗布のしやすさ，ベースメイク汚
れ等へのなじみ性，水を加え塗擦したときの乳化状態，洗い流した
時の状態，タオルドライした後の肌の感じ，クレンジング機能にお
いても，同レベルであったという結果が示されている。ただし，外
観については，当該製品の見本品よりも再現品の方がより透明であ
ったことが報告されている。
なお，コスメイトリックスが「合格」であるとして報告している
粘度及び比重については，当該製品の見本品よりも再現品の方が低
めであったものと認められる。
ｃコスメイトリックス作成の平成１８年１１月３０日付け試験報告書
（甲４０の２。以下「本件試験報告書３ｃ」という）について。
(ａ)本件試験報告書３ｃは，反訴被告が，コスメイトリックスに対
し，当該製品について，比重及び粘度の管理巾（当該製品の比重±
０．０１５，同粘度±１５ｍＰａ・ｓ）を付けて再度の再現実験を
依頼し，コスメイトリックスから反訴被告に対して提出された実験
結果である。
(ｂ)本件試験報告書３ｃには，コスメイトリックスが再現に７日間
を要し，その再現によって得られたものが，粘度，比重，外観にお
いて当該製品とほぼ同じであり，塗布のしやすさ，ベースメイク汚
れ等へのなじみ性，水を加え塗擦したときの乳化状態，洗い流した
時の状態，タオルドライした後の肌の感じ，クレンジング機能にお
いても，同レベルであったという結果が示されている。
(ウ)検討
当該製品の本件製造工程図（乙１１の２）によれば，その製造には，
油分と界面活性剤の混合物中に少量の水を加えるという単純な方法が採
用されており，本件対象品目②，③の各製品と比較して，攪拌条件もさ
ほど詳細に定められておらず，製造は比較的容易であることが認められ
る。実際，本件試験報告書３ａないしｃにある再現に要した期間も，半
日ないし７日間とされており短い。
もっとも，本件基本処方及び本件製造工程図には，全成分表示からだ
けでは把握し得ない個々の成分の配分量が記載されているところ，この
，，ような配合量が分からない以上当該製品と同じものを再現することは
事実上不可能である。
そうすると，製造方法自体が簡単であることから，その価値は，本件
対象品目②，③の各製品のそれらよりは劣るものの，反訴被告が，製造
委託先であるセレスに対し，最適な配合量を示し，また，具体的な製造
工程を示すことにより，質の高い製品を確実に提供することを保障され
たという点において，当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図も，
それなりの価値があると認められ，実施許諾料率としては，３パーセン
トが相当である。
エ本件対象品目⑤エルテエッセンスについて
(ア)反訴被告の主張について
反訴被告は，当該製品について，その全成分表示（甲１８の３）に基
づけば，当業者において容易に再現できるとして，岩瀬コスファ及びコ
スメイトリックスに行わせた再現実験の結果（本件試験報告書３ａない
しｃ）を示す（なお，これらは，本件対象品目④の製品に関する実験結
果と当該製品に関する実験結果の両方を含むものである。。）
(イ)再現実験について
証拠（甲３６，３７，４０）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が
認められる。
ａ本件試験報告書３ａについて
(ａ)当該製品についての依頼事項は，本件対象品目④の製品につい
てのものと同じである。
，，(ｂ)本件試験報告書３ａには岩瀬コスファが再現に８時間を要し
その再現によって得られたものが，色及び透明感，臭い，粘度及び
ｐＨ（以上，物性）において当該製品とほぼ同じであり，肌上への
延ばしやすさ，肌のなじみ及び浸透感，吸収時のべたつきの強さ，
，（，，）使用直後のべたつき使用後肌の使用後感以上使用性使用感
において，同レベルであったという結果が示されている。
ｂ本件試験報告書３ｂについて
(ａ)当該製品についての依頼事項は，本件対象品目④の製品につい
てのものと同じである。
(ｂ)本件試験報告書３ｂには，コスメイトリックスが再現に４日間
を要し，その再現によって得られたものが，ｐＨ，粘度，比重及び
外観において当該製品とほぼ同じであり，肌上への塗布性，肌のな
じみ性，ひき際のべたつきの強さ，使用直後の肌の感じ，使用後肌
の感じにおいても，同レベルであったという結果が示されている。
なお，コスメイトリックスが「合格」であるとして報告している
ｐＨについては，当該製品の規格値（甲３９の２）よりも再現品の
方が高く，また，粘度及び比重は，当該製品の規格値よりも再現品
の方が低めであったものと認められる。
ｃ本件試験報告書３ｃについて
(ａ)本件試験報告書３ｃは，反訴被告が，コスメイトリックスに対
し，当該製品について，ｐＨ，粘度及び比重の管理巾（当該製品の
ｐＨ±０．３０，同粘度±２５０ｍＰａ・ｓ，同比重±０．２０）
を付けて再度の再現実験を依頼し，コスメイトリックスから反訴被
告に対して提出された実験結果である。
(ｂ)本件試験報告書３ｃには，コスメイトリックスが再現に３日間
を要し，その再現によって得られたものが，ｐＨ，粘度，比重，外
観において当該製品とほぼ同じであり，肌上への塗布性，肌のなじ
み性，ひき際のべたつきの強さ，使用直後の肌の感じ，使用後肌の
感じにおいても，同レベルであったという結果が示されている。
(ウ)検討
当該製品の本件製造工程図（乙１２の２）によれば，その製造には，
水に水溶性高分子を溶解した後，それに種々の成分を加えるという比較
的単純な方法が採用されており，本件対象品目②，③の各製品と比較す
ると，攪拌条件等にも自由度のあることが認められる。実際，本件試験
報告書３ａないしｃにある再現に要した期間も，８時間ないし４日間と
されており短い。
しかしながら，当該製品の場合も，本件対象品目④の製品の場合と同
様に，本件基本処方及び本件製造工程図によって示される個々の成分の
配分量が分からなければ，当該製品と同じものを再現することは，事実
上不可能であるといえる。
そうすると，本件対象品目④の製品に関する場合と同様に，実施許諾
料率としては，３パーセントが相当である。
オ本件対象品目⑧エルヴィナスクリスタリューションについて
(ア)反訴被告の主張について
反訴被告は，当該製品の製造方法については，本件公開公報（乙７）
に記載されているから，当業者は，当該製品の全成分表示に基づき，容
易に再現することができる旨を主張する。
(イ)検討
ａ証拠（甲１１，乙７，１５）及び弁論の全趣旨によれば，本件製造
工程図と本件公開公報の異同に関し，次の事実が認められる。
，（，，）(ａ)当該製品について本件製造工程図甲１１乙１５の２４
記載の製造方法と，本件公開公報（乙７）記載の製造方法とを比較
すると，両者は，水相と油相をそれぞれ作成した後，それらを併せ
，，て攪拌してコンクベースを作成しそれを水で希釈することにより
液晶型乳化組成物を製造する点で共通する。
(ｂ)しかしながら，本件製造工程図には，各成分の配合量と共に，
各成分の添加順序温度管理攪拌条件温度時間等管理点各，，（，），（
工程の意味づけ理由等ろ過工程の条件等が詳細に記載されてお，），
り，このような詳細な条件については，本件公開公報中の実施例や
発明の詳細な説明にも記載されていない。
また，前者に配合されている成分は，後者の実施例に記載されて
いる成分とは異なるものであり，配合される成分の種類も，前者の
方が多い。
ｂこれらの事情に照らせば，本件製造工程図における製造方法が，本
件公開公報における液晶型乳化組成物の製造方法と類似であることは
確かであるが，全成分表示と本件公開公報に接しただけの当業者にと
って，当該製品と同じものを製造することは，事実上困難であるとい
える。
また，そもそも，当業者にとっては，当該製品が本件公開公報に記
載された方法を用いて製造されたか否かも不明なのであるから，当該
方法で製造することに思い至るためには，相当程度の試行錯誤を要す
るものと推測される。
そうすると，反訴被告は，本件基本処方及び複雑な製造方法を詳細
かつ具体的に記載した本件製造工程図を委託製造先であるセレスに提
供することにより，質の高い当該製品を容易に入手できたものといえ
る。
したがって，当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図は，同程
度に複雑な製造方法を採用しているとみることができる本件対象品目
②，③の各製品の場合と同様に，相当程度の価値を有するものと認め
られ，実施許諾料率としては，５パーセントが相当である。
カ本件対象品目⑫エスクラス・サンプロテクトについて
(ア)反訴被告の主張について
反訴被告は，当該製品について，当業者は，全成分表示に基づけば，
周知の知見により，容易に再現できる旨を主張する。
(イ)検討
ａ証拠（乙１９の２ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，本件製造
工程図においては，各成分の配合量と添加順序が詳細に記載され，さ
らに攪拌条件温度時間ｒｐｍ等加熱等の温度管理釜の種，（，，），，
類，各工程における注意点等が詳細に記載されているものと認められ
る。そのため，これを提示された反訴被告は，当該製品を容易に製造
することができたと認められる。
これに対し，反訴被告は，当該製品の製造が当業者にとって容易に
できたことについて，何ら具体的な立証を行っていない。そして，仮
に，他の製品に関して示されているような公知の知見にかかわる文献
等が存したとしても，当業者は，本件製造工程図に記載されているよ
うな詳細な工程を特定し，質の高い安定した製品を製造するために，
相当程度の試行錯誤を要求されるものというべきである。
したがって，当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図について
は，同程度に難しい製造方法を採用しているとみることができる本件
対象品目②，③，⑧の場合と同様に，相当程度の価値を有するものと
認められ，実施許諾料率としては，５パーセントが相当である。
(3)損害額の計算
ア証拠（甲４２）及び弁論の全趣旨によれば，不法行為の対象となる各製
品について反訴被告に生じた１か月当たりの平均純利益額は，次のとおり
であると認められる（１円未満切り捨て。以下同じ。。）
本件対象品目②エルテスキンローション１５６万２２７７円
同③エルテミルクローション７８万５４４１円
同④エルテオイルクレンザー１６０万０１７５円
同⑤エルテエッセンス１１８万９９１５円
同⑧エルヴィナスクリスタリューション４７万７９３８円
同⑫エスクラス・サンプロテクト４万０５７７円
イこれらの金額に，侵害期間（上記⑫については平成１７年７月３１日ま
で，それ以外については平成１８年８月３１日まで）及び実施許諾料率を
乗じた金額は次のとおりである。
なお，反訴原告の請求に従って，平成１７年６月２日から同年７月１日
までと同月２日から平成１８年８月３１日（上記⑫については，平成１７
），，年７月３１日までとに分けて計算するが前者については１か月として
後者については１４か月（上記⑫については，１か月）として取り扱う。
(ア)本件対象品目②エルテスキンローション
ａ平成１７年６月２日から同年７月１日まで
１５６万２２７７円×１か月×０．０５＝７万８１１３円
ｂ平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日まで
１５６万２２７７円×１４か月×０．０５＝１０９万３５９３円
(イ)同③エルテミルクローション
ａ平成１７年６月２日から同年７月１日まで
７８万５４４１円×１か月×０．０５＝３万９２７２円
ｂ平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日まで
７８万５４４１円×１４か月×０．０５＝５４万９８０８円
(ウ)同④エルテオイルクレンザー
ａ平成１７年６月２日から同年７月１日まで
１６０万０１７５円×１か月×０．０３＝４万８００５円
ｂ平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日まで
１６０万０１７５円×１４か月×０．０３＝６７万２０７３円
(エ)同⑤エルテエッセンス
ａ平成１７年６月２日から同年７月１日まで
１１８万９９１５円×１か月×０．０３＝３万５６９７円
ｂ平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日まで
１１８万９９１５円×１４か月×０．０３＝４９万９７６４円
(オ)同⑧エルヴィナスクリスタリューション
ａ平成１７年６月２日から同年７月１日まで
４７万７９３８円×１か月×０．０５＝２万３８９６円
ｂ平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日まで
４７万７９３８円×１４か月×０．０５＝３３万４５５６円
(カ)同⑫エスクラス・サンプロテクト
ａ平成１７年６月２日から同年７月１日まで
４万０５７７円×１か月×０．０５＝２０２８円
ｂ平成１７年７月２日から同月３１日まで
４万０５７７円×１か月×０．０５＝２０２８円
ウ以上より，反訴原告の損害額合計は次のようになる。
(ア)平成１７年６月２日から同年７月１日まで
２２万７０１１円
(イ)平成１７年７月２日から平成１８年８月３１日まで
３１５万１８２２円
第４結論
以上の次第で，反訴原告の請求は，金４９８７万８８３３円並びに，内金４
６５０万円に対する平成１７年６月２日から支払済みに至るまで年６分の割合
による遅延損害金，内金２２万７０１１円に対する平成１７年７月２日から支
払済みに至るまで年５分の割合による遅延損害金及び内金３１５万１８２２円
に対する平成１８年９月１日から支払済みに至るまで年５分の割合による遅延
損害金の支払を求める限度で理由があるから，これを認容し，その余は理由が
ないから，棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官清水節
裁判官山田真紀
裁判官國分隆文

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