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平成１５年(ネ)第３１７７号　特許権持分移転登録手続等請求控訴事件
平成１６年(ネ)第４７１号　承継参加事件
（原審・大阪地方裁判所平成１４年(ワ)第４８９３号）
判決
控訴人（１審原告）　　　　　Ａ　
同訴訟代理人弁護士　　　　山本忠雄
同　　　　　　　　　　　　　安部朋美
同　　　　　　　　　　　　　酒井一
同　　　　　　　　　　　　　中島和雄
（以下「原告」という。）
脱退前被控訴人承継参加人　　旭化成ファーマ株式会社
（以下「参加人」という。）
脱退前被控訴人（１審被告）　旭化成株式会社
　（以下「旭化成株式会社」という。）
上記両名訴訟代理人弁護士　三宅雄一郎
同　　　　　　　　　　　　　苅野浩
同　　　　　　　　　　　　　西舘勇雄
主文
　１　本件控訴を棄却する。
　ただし、当審における参加人の訴訟参加に伴う旭化成株式会社の脱退及び原
告の訴えの変更（請求の相手方の変更）により、原判決は、「原告の参加人に対す
る請求をいずれも棄却する。」と変更された。
　２　参加人の原告に対する訴えをいずれも却下する。
　３　控訴費用及び参加費用は、全部原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　(1)　原判決を取り消す。
　(2)　参加人は、原告に対し、別紙特許権目録記載２の特許権について、持分２
分の１の特許権持分移転登録手続をせよ。
　(3)　原告と参加人との間において、別紙特許権目録記載２の特許権について、
別紙製品目録記載２の医薬製剤の販売に関し、原告・旭化成株式会社間の昭和５４
年４月１日付け契約の補足として締結された昭和６１年１２月１日付け契約に基づ
く、参加人の原告に対する実施対価支払義務が同特許権の存続期間満了日まで存続
することを確認する。
　(4)　訴訟費用は、第１、２審とも参加人の負担とする。
　(5)　仮執行宣言
　２　参加人
　(1)　原告は、参加人に対し、別紙特許権目録記載２の特許権について、持分２
分の１の権利を有していないことを確認する。
　(2)　原告と参加人との間において、別紙特許権目録記載２の特許権について、
別紙製品目録記載２の医薬製剤の販売に関し、原告・旭化成株式会社間の昭和５４
年４月１日付け契約の補足として締結された昭和６１年１２月１日付け契約に基づ
く、参加人の原告に対する実施対価支払義務のないことを確認する。
　(3)　当審における訴訟費用は、全部原告の負担とする。
第２　事案の概要
　１　事案の要旨
　(1)　本件は、原審において、原告が、旭化成株式会社との間で締結した昭和５
４年４月１日付け研究委託契約及びこれを補足する昭和６１年１２月１日付け対価
契約に基づき、旭化成株式会社に対し、①別紙特許権目録記載１及び２の各発明
は、いずれも同研究委託契約の成果であるにもかかわらず、同目録記載２の特許権
につき旭化成株式会社のみが特許権者として登録されているとして、その持分２分
の１の特許権持分移転登録手続を、②上記各契約に基づき、別紙特許権目録記載２
の特許権について、別紙製品目録記載２の医薬製剤の販売に関し、旭化成株式会社
の原告に対する実施対価支払義務が同特許権の存続期間満了日まで存続するにもか
かわらず、旭化成株式会社がこれを争っているとして、同支払義務の存続確認をそ
れぞれ求めた事案である。
　(2)　原審は、原告の前記(1)①、②の各請求をいずれも棄却し、これに対して、
原告が本件控訴を提起した。
　(3)　当審において、参加人が、旭化成株式会社から原告・旭化成株式会社間の
権利義務関係一切を承継したとして、本件訴訟への参加申出をするとともに、原告
に対し、原告が別紙特許権目録記載２の特許権について持分２分の１の権利を有し
ていないことの確認と、前記各契約に基づく参加人の原告に対する実施対価支払義
務のないことの確認をそれぞれ求め、旭化成株式会社が、本件訴訟から脱退し、原
告が、前記(1)①、②の各請求の相手方をいずれも旭化成株式会社から参加人に変更
した。
　２　基本的事実（証拠等を掲記した事実以外は争いがない。）
　次のとおり訂正等するほかは、原判決２頁９行目から５頁９行目までに記載
のとおりであるから、これを引用する（以下、原判決を引用するにあたり、特に断
らない限り、原判決中「被告」とあるのを「旭化成株式会社」と読み替える。）。
【原判決の訂正等】
　(1)　２頁１４行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。
「(3)　参加人（平成１４年１０月９日変更前の商号「株式会社サンホープ」）
は、医薬品事業等を行っている株式会社である（弁論の全趣旨）。」
　(2)　４頁２１行目の「別紙特許権目録（裁判所注：原判決添付のもの）１及び
２記載の各特許権」を「別紙特許権目録（裁判所注：本判決添付のもの）記載１及
び２の各特許権」と、同２４行目の「別紙被告製品目録（裁判所注：原判決添付の
もの）」を「別紙製品目録（裁判所注：本判決添付のもの）」とそれぞれ改める。
　(3)　５頁９行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。
「５　参加人は、平成１５年１０月１日に旭化成株式会社から、同社の医薬・
医療カンパニー及び大仁支社に関する一切の営業を商法３７４条の１６の吸収分割
により承継した。これにより、参加人は、旭化成株式会社から、原告・旭化成株式
会社間の権利義務関係一切を承継した。」
　３　争点及び当事者の主張
　(1)　原契約の終了時期は、平成８年３月３１日（原告の主張）か、昭和６２年
３月３１日（参加人の主張）か。
（原告の主張）
　争点(1)に関する原告の主張は、次のとおり訂正するほかは、原判決５頁１
２行目から８頁２行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正】
ア　７頁７行目、同１２行目及び同２０行目の各「被告の主張」をいずれも
「参加人の主張」と改める。
イ　７頁２２行目冒頭から８頁２行目末尾までを、次のとおり改める。
「２(1)　したがって、本件特許権２（出願年月日平成８年６月１０日）の発
明も、原契約の委託期間終了（平成８年３月３１日）後１年以内に取得される本件
研究に関する発明であるから、原契約５条１項に基づき、原告と旭化成株式会社の
承継人である参加人との共有とされるべきである。
(2)　仮に、原契約５条１項は、特許を受ける権利限りの規定にとどま
り、当該特許を受ける権利の延長線上に成立した特許権の処理についてまでも規定
したものと解されないとすれば、原告は、旭化成株式会社の債務不履行による履行
不能に基づく代償請求権により、参加人に対し、本件特許権２について、２分の１
の特許権持分移転登録手続を請求し得ると解すべきである。すなわち、本件は、旭
化成株式会社が原契約５条１項に違反して、本件特許権２の特許を受ける権利の持
分を原告に譲渡せず、自己単独で特許出願をして既に特許を得たことにより、今と
なっては、同条項の特許を受ける権利の共有義務や共同出願義務の履行を不能なら
しめ、その履行を不能ならしめたのと同一の原因によって、履行の目的物（特許を
受ける権利の２分の１の持分）の代償と考えられる利益（本件特許権２の２分の１
の持分）を取得した場合に該当するから、原告は、上記履行不能により受けた損害
（本件特許権２の２分の１の持分）を限度として、旭化成株式会社の承継人である
参加人に対し、参加人が取得した上記利益（本件特許権２の２分の１の持分）の償
還を請求し得ると解すべきである。
(3)　本件特許権２の実施品であるエリル注Ｓの販売に関しても、原契約
７条２項及びこれを補足する対価契約に基づき、本件特許権２の存続期間満了日ま
で、旭化成株式会社の承継人である参加人の原告に対する実施対価支払義務が存続
するというべきである。　」
（参加人の主張）
　争点(1)に関する参加人の主張は、次のとおり訂正等するほかは、原判決８
頁１２行目から１１頁５行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正等】
ア　８頁１４行目の「上記」を「前記」と改める。
イ　１０頁９行目の「原告」を「Ａ元教授（裁判所注：原告のこと。以下、
同じ。）」、同１０行目及び同１１行目の各「原告」を「Ａ元教授」とそれぞれ改
める。
ウ　１１頁２行目の「２(1)」を「２」と改め、同４行目の「原告」の前に
「旭化成株式会社の承継人である参加人と」を加え、同５行目の「被告の原告に対
する対価支払義務」を「旭化成株式会社の承継人である参加人の原告に対する実施
対価支払義務」と改める。
　(2)　本件特許権２の発明時期は、昭和６１年（原告の主張）か、平成７年（参
加人の主張）か。
（原告の主張）
　仮に、参加人の主張する時期（昭和６２年３月３１日）に原契約が終了し
たとしても、エリル注Ｓ（本件特許権２の実施品）は、エリル注（本件特許権１の
実施品）とは1/2水和物であるという違いがあるのみで、その製品情報概要の効能等
の記載は全く同一であるから、本件特許権２は、本件特許権１と全く同一の化学物
質で薬効も全く同じ物質特許であるところ、本件特許権１の発明について特許出願
がなされた翌年である昭和６１年には、同特許明細書記載の製法によりメタノール
再結晶品として得られる塩酸ファスジル無水物が、４０℃湿度７０％の環境下で
1/2水和物に変化することが既に確認され、温度安定性も良好であることも同時に判
明しており、本件特許権２の発明物質である1-（5-ｲｿｷﾉﾘﾝｽﾙﾎﾆﾙ）ﾎﾓﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ塩酸塩
1/2水和物は、原契約に基づくエリル注の研究開発が臨床試験に入った段階である昭
和６１年中には既に作られ、その存在は、原告を含む同研究開発の従事者にとって
は周知になっていた。
　したがって、本件特許権２の基礎となった発明も、原契約終了（昭和６２
年３月３１日）以前に原告の関与の下になされたというべきであるから、その特許
を受ける権利は、原契約５条１項により、原告と旭化成株式会社の承継人である参
加人との共有となる。
（参加人の主張）
　本件特許権２は、その成分や薬効に関して特許性が与えられたのではな
く、その物性としての温度安定性と打錠性が著しく優れている点にその特徴点が認
められて、特許権が与えられたものである。したがって、本件特許権２の発明時期
は、これらの物性が特許出願を行うことに耐えられる程度まで確定的に明らかにな
った時点、すなわち、出願直前の平成７年６月である。このように、本件特許権２
の発明時期は、原契約が終了した昭和６２年３月３１日から８年以上が経過した平
成７年６月のことであるから、その特許を受ける権利が旭化成株式会社の承継人で
ある参加人と原告との共有になるはずがない。
　また、エリル注とエリル注Ｓとは、製薬原体の規格が異なっているもの
の、医薬品製剤としては同一性の認められるものであるから、製品情報概要におけ
る効能等の記載が一致することは当然である。しかし、上記のとおり、本件特許権
２は、効能等に関する特許ではなく、全く別の観点（1/2水和物とすることによる温
度安定性と打錠性）から与えられた特許であるから、その意味において、エリル注
とエリル注Ｓとは同一の物ではない。
　(3)　参加人の原告に対する前記第１の２(1)、(2)の各確認請求に係る訴えは、
確認の利益があるか。
（原告の主張）
　原告は、本来有し得べき本件特許権２の持分権を旭化成株式会社に奪われ
た立場にあり、それ故、本件訴訟によりその正当な回復を求めて、旭化成株式会社
の承継人である参加人に対し、上記持分権の移転登録手続を求めている。これに対
して、参加人は、単に、原告が上記持分権を現在有していないことの確認を求めて
いるにすぎず、そのようなことを確認しても本件紛争の解決には何ら役に立たない
ことは明らかである。
　したがって、参加人の原告に対する訴えのうち、原告が本件特許権２につ
いて持分２分の１の権利を有していないことの確認請求に係る訴えは、確認の利益
を欠く不適法な訴えとして却下されるべきである。
（なお、原告は、前記第１の２(2)の確認請求に係る訴えの適否については特
に言及していない。）
（参加人の主張）
　争う。
第３　当裁判所の判断
　１　争点(1)（原契約の終了時期）について
　争点(1)についての判断は、次のとおり訂正等するほかは、原判決１１頁１６
行目から１９頁４行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正等】
　(1)　１２頁１７行目の「上記」から同１８行目の「後記信用しない部分を除
く。））」までを「前記基本的事実、乙９（Ｄの陳述書）のほか後掲各書証、証人
Ｄ（以下「証人Ｄ」という。）の証言、原告本人の供述（ただし、後記信用しない
部分を除く。）」と改める。
　(2)　１３頁４行目の「原告の関与する会社」を「国庫である三重大学医学部薬
理学教室から、金銭の出し入れがもう少し原告の自由になる原告の関与する会社に
変更すること」と改める。
　(3)　１３頁１３行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。
「　こうして、旭化成株式会社は、昭和５４年４月１日から昭和６２年３月３
１日までの間、毎年、原契約及び契約延長に関する覚書（甲２、乙４の１～５）に
基づく『研究委託費』（昭和５４年度ないし昭和５６年度分は各５００万円、昭和
５７年度ないし昭和６１年度分は各８００万円）を、三重大学医学部薬理学教室
（ただし、あて先は同大学学長名）に『奨学寄付金』の名目で、国庫納付手続によ
り入金していた。」
　(4)　１３頁２３行目の「昭和５７年度については」の次に「、研究委託費が５
００万円から８００万円に増額され、」を加える。
　(5)　１４頁２２行目の「考えて、」の次に「対価契約を締結した直後ころ、」
を加え、１５頁１５行目冒頭から１６頁２行目末尾までを、次のとおり改める。
「　原告に譲歩案を拒絶され、上層部への直談判まで行われた旭化成株式会社
としては、折しもエリル注の臨床試験が開始されたことであり、原告との間で本件
研究、エリル注の開発を巡る紛争が発生する等して、以後の開発作業が円滑に進ま
なくなる事態を回避するために、結局、原契約の延長に関する覚書を取り交わすこ
とも、譲歩案として示した新たな研究委託契約を締結することもしないまま、名古
屋大学医学部薬理学研究室への研究助成としての奨学寄付金という名目で、従前と
同額の８００万円を支払うことを決定した。（以上の認定に対し、原告は、旭化成
株式会社による対価契約の締結が高額の医療機器の購入斡旋の便宜を図ったことに
基づくかのように主張するが、本件全証拠によっても、これを認めるに足りない。
また、原告本人は、旭化成株式会社から、昭和６２年３月３１日をもって原契約を
終了し、それ以降は原契約の延長をしない旨の申入れを受けたことはなかった旨の
供述をする。しかしながら、証人Ｄは、原告に対し、対価契約締結直後の昭和６１
年１２月ころ、Ｅ専務取締役とともにその旨を伝えたほか、その後、昭和６２年９
月末ころ、Ｆ研究開発本部部長とともに名古屋大学に赴いた際、再度、そのことを
伝えた旨、原告本人の上記供述とは反対趣旨の証言をし、Ｄの陳述書（乙９）にも
同趣旨の記載がある。そして、当時の交渉状況を示す書面のうち、まず、旭化成株
式会社の原告あて昭和６２年１０月２７日付け書面（乙１０）には、①原契約の関
係で、支払額を８００万円から３００万円に減額すること、その支払方法を名古屋
大学へ奨学寄付金として納入する分と原告個人へ支払う分の半々とすること、支払
期間を厚生省へ最初の製造承認申請を行った日の属する年度末までとすること、②
今後、両者が協議して決める新規テーマ、例えば、循環器領域といった広い範囲で
設定したテーマの関係で、昭和６３年４月から２年間、各２００万円を奨学寄付金
として名古屋大学に納入すること、③上記昭和６３年度以降の旭化成株式会社の提
案に、原告が同意すれば、昭和６２年度分に限り、特に契約なしで奨学寄付金とし
て８００万円を名古屋大学に納入することを提案する旨が記載されている。この記
載内容にかんがみると、旭化成株式会社には、契約の延長に関する覚書を取り交わ
して原契約を更新するという従前の方式を踏む意図はなく、上記書面は、原契約の
更新（原契約の有効期間ないし研究委託期間の延長）を申し入れたものとは、到底
解しがたい。次に、原告のＧ（当時の旭化成株式会社代表取締役副社長）あて昭和
６２年１１月１４日付け書面（乙１１）には、原告は、覚書に基づき指導料の支払
を受けることについては原則的に了解するが、金額は従前と同額か又は少し増額す
ること、年額３００万円にしようとする旭化成株式会社の提案に対しては全面的に
拒否すること、どうしても同社が原告に不利な要求をするなら、原告は弁護士を通
じて交渉する所存であることが記載されている。この記載内容にかんがみると、原
告が、旭化成株式会社から上記提案を受けて、従前、同社との間で行ってきた原契
約を更新するための交渉とは様子が違うことに少なからぬ危機感を抱いていたこと
がうかがえる。したがって、上記証人Ｄの証言や当時の交渉状況を示す各書面（乙
１０、１１）の記載内容に照らし、原告本人の上記供述は信用することができな
い。）」
　(6)　１６頁３行目の「被告」から同４行目の「続けてきた。」までを「旭化成
株式会社は、昭和６２年４月１日から平成８年３月３１日までの間、前記(2)の奨学
寄付金（昭和６２年度ないし平成７年度分）として、名古屋大学医学部薬理学教室
（ただし、あて先は同大学学長名）に、毎年８００万円の国庫納付手続による入金
を続けた。」と改め、同行目の「しかし、」の次に「その間、」を加える。
　(7)　１６頁１１行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。
「（上記平成８年度の２００万円について、原告は、原告が旭化成株式会社に
日本生化学会大会の運営資金を援助するように依頼したところ、旭化成株式会社が
これに応じて寄付したものであって、平成７年度以前の金員とは全く性質の異なる
ものである旨主張し、その裏付証拠として、同大会の大会賛助リスト（甲１９の
１、２）を提出し、これに沿う原告本人の供述もある。しかしながら、①参加人
が、旭化成株式会社は、日本生化学会大会に２００万円を寄付したことはなく、旭
化成株式会社が原告担当窓口を含めて原告から上記２００万円が同学会の寄付に充
てられたとの話を聞かされたことはない旨主張していること、②旭化成株式会社
は、平成８年以前から日本生化学会に毎年１０万円を寄付しており、そのため毎年
のように旭化成株式会社の名前が同学会の冊子に賛助企業として掲載されているこ
と（乙１２の１～７、弁論の全趣旨）、③原告提出の大会賛助リスト（甲１９の
１、２）は、参加人が援用する上記冊子（乙１２の１～７）に掲載された賛助企業
名のみを記載したリストと同じ体裁のものにすぎないこと、④そもそも、民間企業
が学会に寄付をする場合、当該学会に直接寄付するのが簡明かつ通常であって、こ
れをわざわざ手続が面倒で煩瑣な国立大学を経由した方法で行うとは考えがたいこ
とに照らし、原告本人の上記供述は信用することができない。他に、原告の上記主
張事実を認めるに足りる証拠はない。）」
　(8)　１７頁１２行目の「上記」を「前記」と改め、同１５行目の「確かに」か
ら１８頁１行目末尾までを、次のとおり改める。
「確かに、原告の要求を受け、旭化成株式会社が、従前と同額の金員（８０
０万円）を、昭和６２年４月１日以降も原告に支払ってきた事実は認められるが、
旭化成株式会社は、支払金額の増額等を求める原告の交渉態度や、新たな研究委託
契約の締結という研究者にとって相応の価値を有するとも思われる譲歩案を拒否さ
れた交渉経緯等から、本件研究、エリル注の開発を巡る原告との紛争を回避し、以
後の開発作業を円滑に進める趣旨から、従前、原告・旭化成株式会社間で取り交わ
してきた原契約の延長に関する覚書を交わさないことにした上で、名実ともに奨学
寄付金という費目により、原告の要求に応じたものにすぎないと推認される。した
がって、このように、従来の原契約の延長に関する覚書を取り交わした上で、実質
は研究委託費、形式上は奨学寄付金であるとされていた金員から、原契約の延長に
関する覚書を取り交わさずに、名実（実質、形式）ともに奨学寄付金とされた金員
が、旭化成株式会社から原告に支払われ続けたからといって、黙示にせよ、原契約
の延長があったと推認することはできない。」
　(9)　１８頁３行目の「上記」を「前記」と改め、同１１行目冒頭から同１６行
目の「できない。」までを、次のとおり改める。
「(3)　原告は、原告と旭化成株式会社研究者との共著論文の存在を原契約延長
の根拠の一つとして主張し、上記共著論文の存在自体は認められる（甲１３、１
７、２２）。しかしながら、各論文の記載内容が本件に関連するものか否か、当該
論文発表時における原告の関与がどのようなものであったのかを具体的かつ明解に
説明する資料は見当たらない。」
　(10)　１８頁２３行目の「他に」から同末行末尾までを改行した上で、次のとお
り改める。
「(4)　また、原告は、①原契約は、その契約目的からみて延長を予定した契約
であるから、約定の期間が到来しても自動的に終了せず、これを終了させるために
は、一方当事者から契約延長をしない旨の意思表示が相手方当事者に対してなされ
ることが必要である、②仮に、昭和６１年ないし６２年ころ、旭化成株式会社から
原告に対して原契約を終了したい旨の意思表示が表明されていたとしても、それ
は、あくまでも、研究委託費の減額を主たる内容とする原契約６条の『別途契約』
の締結を停止条件とするものであり、結局、『別途契約』は締結されなかったか
ら、原契約終了の条件は成就することはなく、原契約終了の法的効果は生じていな
い、③旭化成株式会社は、原告との交渉の経過を通じて終始一貫、原告に対し、原
契約の本件研究の範囲に属する臨床指導の依頼をしており、その対価としての昭和
６２年度以降の奨学寄付金の額については、双方交渉の結果、従前と同額の８００
万円とすることで口頭合意されたから、そのことにより原契約の延長が黙示的に合
意されたことになる、④昭和６２年度以降平成７年度までは、毎年、契約の延長に
関する覚書は作成されていないが、旭化成株式会社は、上記口頭合意に基づき、そ
れ以前と同様に、原告の薬理学教室の研究費に使用されるとの認識の下に、毎年８
００万円の奨学寄付金を支払い続け、原告も、原契約に基づく研究協力を続けたか
ら、昭和６２年度以降平成７年度までは、黙示の合意による原契約の延長がされ続
けたことになるとして、原告・旭化成株式会社間に原契約の延長に関する上記黙示
の合意が存在したことを理由に、原契約は平成７年度（平成８年３月３１日）まで
継続していたと主張する。
　しかしながら、前記基本的事実及び前記２の認定事実によって認められ
る次の事実や経緯等、すなわち、①原契約は、原告への研究委託期間を同契約締結
日である昭和５４年４月１日から２年間と約定し、同契約を自動更新する旨の契約
条項を設けていないから、約定の期間が到来すれば終了することを前提としている
ものと解されること、②実際、旭化成株式会社は、昭和５６年度ないし昭和６１年
度については、毎年、原契約の研究委託期間が終了するころに、原告との間で、原
契約を更新する趣旨で、契約延長に関する覚書を作成してきたこと、③その後、旭
化成株式会社は、昭和６０年４月２日、本件特許権１の発明について原告と共同で
特許出願をし、昭和６１年１０月９日には、出願公開がされるに至り、原告と旭化
成株式会社は、同年１２月１日付けで原契約７条２項の対価支払に関する対価契約
を締結したこと、④対価契約が締結された段階で、旭化成株式会社は、原告に対
し、昭和６２年３月３１日をもって（昭和６２年度以降）原契約の延長をしない旨
を申し入れており、この申入れが、原契約６条の『別途契約』の締結を停止条件と
する趣旨でなされたものであるとは解しがたいこと、⑤その後、原告と旭化成株式
会社の間で、昭和６２年度以降の契約の枠組み（将来における両者の契約関係の在
り方）について交渉がなされており、交渉の内容は研究委託費８００万円の減額に
とどまるものではなかったこと、⑥ところが、原告が、８００万円ないしその増額
を要求し、旭化成株式会社がこれを拒否する場合は、弁護士による交渉も辞さない
との強硬な姿勢を示したため、旭化成株式会社は、妥協策として、原契約の延長に
関する覚書を取り交わすことも、原告に譲歩案として示した新たな研究委託契約を
締結することもしないまま、原告の移籍先である名古屋大学医学部薬理学研究室へ
の研究助成としての奨学寄付金という名目で、従前と同額の８００万円を支払うこ
とにしたこと、⑦そして、旭化成株式会社は、昭和６２年度以降、毎年、原告と原
契約の延長に関する覚書を取り交わさないまま、上記奨学寄付金８００万円の支払
を続けていたが、平成５年１０月２８日に本件特許権１が登録され、平成７年６月
３０日にその実施品であるエリル注について製造承認がされ、同年９月１８日に発
売が開始されるに至り、対価契約に基づく旭化成株式会社の原告に対する実施料の
支払を開始することになったため、上記奨学寄付金の支払を平成７年度をもって中
止する旨を原告に申し入れたこと、⑧この段階に至っても、原告は、上記奨学寄付
金の支払の継続を要求したため、旭化成株式会社は、大幅に減額した２００万円を
平成８年度に限って支払うこととし、平成９年度以降については、上記奨学寄付金
を支払っていないことを総合すると、昭和６２年度以降平成７年度まで黙示の合意
による原契約の延長がされ続けていたとは到底認めがたく、むしろ、原契約は昭和
６２年３月３１日の経過をもって終了したとみるのが相当である。そして、他に、
原告主張の上記黙示の合意の存在を認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主
張も採用することができない。
(5)　さらに、原告は、原契約が昭和６２年３月３１日をもって終了していな
いことの理由として、仮に、旭化成株式会社が原告に対して、原契約を一方的に解
消することを申し入れていたとするならば、原告は、旭化成株式会社の支出した研
究開発費を同社に支払い、全ての技術的データを買い受け、他の企業にそれを提供
して、目的医薬品の開発を進めていたはずであると主張する。しかしながら、前記
２で認定したところによれば、旭化成株式会社は、昭和６２年３月３１日以降も、
それまでに原契約に基づく本件研究によって得られた成果の商業化を推進していた
のであるから、それ以前である原契約の延長をしない旨を原告に申し入れた段階
で、旭化成株式会社が上記成果の商業化を行わないことを決定していたとは認めが
たい。したがって、上記申入れがなされた段階で、原告が旭化成株式会社から上記
成果を買い受ける余地があったとは到底いえないから、原告の上記主張は採用する
ことができない。
　そして、他に、原契約が延長されることなく昭和６２年３月３１日をも
って終了したことと相いれない事情は見出せないから、結局、本件全証拠によって
も、原契約が延長されたと認めるに足りない。」
　(11)　１９頁１行目冒頭の「(4)」を「(6)」と改め、同４行目末尾の次に「そう
すると、本件特許権２（出願年月日平成８年６月１０日）の発明は、原契約が終了
した昭和６２年３月３１日から１年が経過した後に取得されたものであるから、原
告と旭化成株式会社の承継人である参加人の共有とはならず、また、この点につい
て、参加人の原告に対する実施対価支払義務も生じない。」を加える。
　２　争点(2)（本件特許権２の発明時期）について
　争点(2)についての判断は、次のとおり訂正するほかは、原判決１９頁５行目
から２１頁７行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正】
　(1)　１９頁５行目冒頭の「４(1)」を「１」と、同１０行目の「被告」を「旭化
成株式会社の承継人である参加人」と、同１５行目冒頭の「(2)」を「２」とそれぞ
れ改める。
　(2)　２０頁５行目の「３１行」を「３２行」と改め、同１６行目冒頭から同２
５行目末尾までを次のとおり改める。
「３　前記のとおり、本件特許権２は、成分や薬効に関して特許性が与えられ
たのではなく、その物性としての温度安定性と打錠性が著しく優れている点に特徴
点が認められて、特許権が与えられたものである。そうすると、本件特許権２の発
明時期は、これらの物性が特許出願を行うことに耐えられる程度まで確定的に明ら
かになった時点とみるのが相当である。また、本件特許権２の従来技術の一つに位
置づけられた塩酸ファスジル・３水和物（特願平７－１６３３４１号明細書）は、
この点に関する参加人の主張も斟酌すれば、平成７年６月ころに特許出願されたも
のと認められ、先願主義の下では、一般に特許出願に近接した時点に発明されたも
のと推認される。そして、本件全証拠によっても、本件特許権２の発明について、
特許出願をことさら遅らせる特段の事情の存在を認めるに足りないことを合わせ考
慮すると、本件特許権２の発明（優先日は平成７年７月３日）は、その特許出願手
続に要する期間を考慮しても、遅くとも平成７年６月、７月ころまでに発明された
と推認するのが相当である。
４　この点について、原告は、本件特許権１の発明について特許出願がなさ
れた翌年である昭和６１年には、同特許明細書記載の製法によりメタノール再結晶
品として得られる塩酸ファスジル無水物が、４０℃湿度７０％の環境下で1/2水和物
に変化することが既に確認されており、温度安定性も良好であることも同時に判明
していたから、本件特許権２の発明は本件特許権１の発明と同時期に発明された旨
主張し、これに沿うかのような原告本人の供述や原告の陳述書（甲１１）、Ｈ（以
下『Ｈ』という。）の各陳述書（甲１２、２０）がある。
　そこで検討するに、原告本人（速記録２０～２１頁）は、『これ（本件
特許権２の1/2水和物）は、もうエリル注を見付けた段階で、我々は見付けておりま
した。』、『（昭和６０年ころには）分かっておりました。』と供述し、原告の陳
述書（甲１１）には、『当時の開発上の最も大きな出来事の一つに、現在のエリル
……の結晶の処理についての決断がありました。つまり、特許（裁判所注：本件特
許権１の明細書）に記載されている普通の方法でエリルを合成すると、いろんな形
の結晶が得られることが分かった。つまり、同じエリルという物質であるにもかか
わらず、結晶の大きさや形が異なっていることがわかったわけである。このような
結晶多形という現象は、他の薬剤でもよく観察されることであって、当時（１９８
７～８８年頃）……プロジェクトのリーダーであったＨ氏（裁判所注：Ｈのこと）
……などが、私が考えていた通り、結晶多形はエリルの結晶中の水含量が異なるこ
とによることを確かめていた。つまり、1/2から３分子の水加物に至るまで、数種類
の水の含量が異なる結晶が混在していたわけである。このような場合、本体である
エリルの安定した基準（規格）を作るためには、水の含量を一定にすることが必須
であると考えられた。そこで、一番単純な方法として水分を完全に除去した無水物
を作り、それをエリル注用として用いることにしたわけである。それを用いたのが
発売当初のエリル注であります。しかし、後年現在使用されている1/2水加物である
エリル注Ｓに取って代わったのは、錠剤用と同じ原薬を使うという利便性からであ
り、1/2分子の水を含むエリル注Ｓが市販されることになった。つまりエリル注Ｓ
は、１９８７年（裁判所注：昭和６２年）当時原告を含む研究開発に従事していた
責任者にとっては、周知の事実であったわけであります。』との記載がある。ま
た、Ｈの陳述書には、『エリル注とエリル注Ｓとが基本的には同一化合物であり、
薬理学的には相同であること、および、エリル注Ｓ特許（裁判所注：本件特許権２
の発明）を構成する要件が、Ａ―旭化成共同研究の中ですでに判っていた……。』
（甲１２）、『過酷試験において、本原体（裁判所注：塩酸ファスジル原体）の…
…熱安定性については担保されました。……我々は、データの不安定性が、原体の
『結晶多型』に起因すると仮定し、原体の単一化を図った。製造最終工程『メタノ
ール晶析』に出てくる標品を室温（常温、常湿）に放置しておくと、主として1/2水
和物が出現してくることを突き止めた。そのため、この多型化を防ぐため、水再結
晶標品を摂氏１００度以上にさらし、無水物を得、原体の単一化をはかり、果たし
て品質規格を設定することができた。この『結晶多型』については、Ａ先生……に
も周知して頂いていたと記憶しております。……つまり、塩酸ファスジル原体に
は、無水物、1/2水和物、３水和物（後に判った）が含まれ、高温化にて放水の後、
無水物になると結論つけた、と記憶している。……また、この塩酸ファスジル原体
の結晶多型について、製造承認のための厚生省の事前審査の際、原体に含まれる類
縁化合物と水和物に関し指摘され、基礎研究サイトで対応したことは今も記憶に新
しい。以上のことより、塩酸ファスジル1/2水和物は、１９８６年（裁判所注：昭和
６１年）には確認され、Ａ先生をはじめ、関係者には周知が諮られていたと記憶す
る。』（甲２０）との記載がある。
　しかしながら、Ｈの陳述書（甲２０）に記載された『熱安定性』は、
『無水物』に関することであって、『1/2水和物』に関することではないと考えら
れ、結局、原告がプロジェクトのリーダーであったとしているＨの各陳述書（甲１
２、２０）は、いずれも本件特許権２の発明が特許性を認められた特徴点である物
性としての温度安定性と打錠性について何ら触れていない。そして、上記原告本人
の供述や原告及びＨの各陳述書（甲１１、１２、２０）の記載によっても、いつ、
どのような経緯で、誰が本件特許権２の発明物質である1-（5-ｲｿｷﾉﾘﾝｽﾙﾎﾆﾙ）ﾎﾓﾋﾟﾍﾟ
ﾗｼﾞﾝ塩酸塩1/2水和物を発見又は作り出し、特許性が認められた上記特徴点（温度安
定性と打錠性）を確知し、しかも、その過程において原告がどのように関与したか
は明らかではなく、むしろ、原告は関与していないのではないかとの疑問すら生じ
るから、本件特許権２の発明は本件特許権１の発明と同時期に発明された旨の上記
原告本人の供述や各陳述書の記載はいずれも信用することができない。
　そして、他に、原告の上記主張事実を認めるに足りる証拠はなく、結
局、前記３の本件特許権２の発明時期に関する推認は左右されない。」
　(3)　２０頁末行冒頭の「(3)」を「５」と、２１頁６行目の「被告」を「旭化成
株式会社の承継人である参加人」とそれぞれ改める。
　３　争点(3)（参加人の原告に対する訴えの適否）について
　訴訟の係属中に当該訴訟の目的である義務を承継した第三者（承継人）が当
該訴訟に参加する場合（民事訴訟法５１条）、承継人は、参加申出とともに、被承
継人の相手方当事者に対して義務の不存在を内容とする消極的確認請求を定立する
ことが必要であるとされている。
　参加人（承継人）は、当審において、上記の趣旨に沿って、本件訴訟への参
加申出とともに、原告（相手方当事者）に対する各請求（原告が本件特許権２につ
いて持分権を有していないことの確認請求と、原契約及び対価契約に基づく参加人
の原告に対する実施対価支払義務のないことの確認請求）を定立した。ところが、
旭化成株式会社（被承継人）は、本件訴訟から脱退し、これに対応して、原告は、
原審以来の原告の各請求（本件特許権２の特許権持分移転登録手続請求と、原契約
及び対価契約に基づく実施対価支払義務の存続確認請求）の相手方をいずれも旭化
成株式会社から参加人に変更した。したがって、本件訴訟は、結局、原告、旭化成
株式会社及び参加人の三当事者訴訟から、原告・参加人間の二当事者対立訴訟に帰
着した。
　ところで、確認の訴えの利益（確認の利益）は、確認の訴えを提起した者の
権利又は法律的地位に危険・不安定が現存し、かつ、その危険・不安定を除去する
方法として当該訴えの提起者・その相手方間に当該確認請求について判決をするこ
とが有効適切である場合に認められる。
　これを本件についてみるに、原告の参加人に対する本件特許権２の特許権持
分移転登録手続請求と、参加人の原告に対する原告が本件特許権２の持分権を有し
ていないことの確認請求とは、後者の確認の対象が前者の登録手続請求権の基本と
なる権利であるという関係にあり、また、原告の参加人に対する原契約及び対価契
約に基づく参加人の原告に対する実施対価支払義務の存続確認請求と、参加人の原
告に対する原契約及び対価契約に基づく参加人の原告に対する実施対価支払義務の
ないことの確認請求とは裏腹の関係にある。そうすると、原告の参加人に対する上
記各請求について本案判決をすれば、参加人の原告に対する上記各確認請求につい
て本案判決をするまでもなく、本件特許権２についての持分権と、原契約及び対価
契約に基づく実施対価支払義務に係わる参加人の権利又は法律的地位の危険・不安
定はいずれも除去される。
　したがって、参加人の原告に対する上記各確認請求に係る訴えは、いずれも
確認の利益がない。
　４　その他、原審及び当審において当事者が提出、援用した各準備書面等に記載
の主張に照らし、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、当
審及び当審の引用する原審の認定判断を覆すに足りるものはない。
　５　結論
　以上によれば、原告の参加人に対する各請求は、いずれも理由がないから、
これを棄却すべきであり、参加人の原告に対する各訴えは、いずれも確認の利益が
ないから、これを却下すべきである。
　よって、原告の本件控訴は理由がないからこれを棄却し（ただし、参加人の
訴訟参加に伴う旭化成株式会社の脱退及び原告の請求の相手方の変更により、原判
決は、「原告の参加人に対する請求をいずれも棄却する。」と変更された。）、参
加人の原告に対する訴えはいずれも却下することとし、主文のとおり判決する。
（当審口頭弁論終結日　平成１６年６月２日）
大阪高等裁判所第８民事部
　裁判長裁判官　　　　　　竹　　原　　俊　　一
　裁判官　　　　　　小　　野　　洋　　一
　裁判官　　　　　　長　　井　　浩　　一
（別紙）
特　許　権　目　録
１　特許番号　　　第１７９５３６４号
発明の名称　　血管拡張剤
出願年月日　　昭和６０年４月２日
登録年月日　　平成５年１０月２８日
登録名義人　　旭化成株式会社
Ａ
２　特許番号　　　第２８９９９５３号
発明の名称　　1-（5-ｲｿｷﾉﾘﾝｽﾙﾎﾆﾙ）ﾎﾓﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ塩酸塩1/2水和物
出願年月日　　平成８年６月１０日
優先権主張　　国　　　名　日本
出願年月日　平成７年７月３日（優先日）
登録年月日　　平成１１年３月１９日
登録名義人　　旭化成株式会社
･
（別紙）
　　　　　　　　　　　　　　製　品　目　録
１　商品名　　　　エリル注
一般名　　　　塩酸ファスジル
承認番号　　（０７ＡＭ）０５４１
承認年月日　　平成７年６月３０日
２　商品名　　　　エリル注Ｓ
一般名　　　　塩酸ファスジル水和物
承認番号　　　２１１００ＡＭＺ００３８００００
承認年月日　　１９９９年（平成１１年）３月１５日

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