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平成１７年（行ケ）第１０５０３号　審決取消請求事件
平成１８年３月１日判決言渡，平成１８年２月１日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　株式会社日本マイクロニクス
　訴訟代理人弁護士　安江邦治，弁理士　松永宣行
　被　告　三菱電機株式会社
　訴訟代理人弁理士　村上加奈子，加藤哲治，吉澤憲治
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が無効２００４－８０１０５号事件について平成１７年４月１８日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　本件は，特許に対する無効審判請求の不成立審決の取消しを求める事件であり，
原告は無効審判の請求人，被告は特許権者である。
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　被告は，発明の名称を「半導体装置のテスト方法，半導体装置のテスト用プ
ローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」とする特
許第３２７９２９４号（請求項の数７。平成１１年８月２７日に出願（優先権主張
日平成１０年８月３１日），平成１４年４月２２日に設定登録。）の特許権者であ
る。（甲２）
　(2)　原告は，平成１６年７月１６日，上記特許のうち，請求項２，３及び７に係
る特許について無効審判の請求をし（無効２００４－８０１０５号事件として係
属），これに対し，被告は，平成１６年１０月４日，明細書の訂正（以下「本件訂
正」という。）を請求した。（甲８の１，３）
　(3)　特許庁は，平成１７年４月１８日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成
り立たない。」との審決をし，同月２８日，その謄本を原告に送達した。
　２　特許請求の範囲の請求項２，３及び７の記載
　(1)　本件訂正請求による訂正前のもの（甲２）
　【請求項２】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極
パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用
プローブ針において，上記プローブ針は側面部と先端部から構成され，上記先端部
は球状の曲面であり，上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍとしたことを特
徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。
　【請求項３】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極
パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用
プローブ針において，上記プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッ
ドとの接触によりせん断が発生する球状曲面形状であって，かつ，表面粗さは０．
４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。
　【請求項７】複数のプローブ針を上下動して，半導体装置の電極パッドに当接さ
せ，上記半導体装置をテストするプローブカードにおいて，上記プローブ針は，請
求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置のテスト用プローブ針であること特徴
とするプローブカード。」
　(2)　本件訂正請求による訂正後のもの（甲８の３，下線部が訂正箇所である。以
下，請求項記載の番号に従い「本件第２発明」，「本件第３発明」及び「本件第７
発明」という。）
　【請求項２】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極
パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用
プローブ針において，上記プローブ針は側面部と先端部から構成され，上記先端部
は球状の曲面であり，上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを
０．４μｍ以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。
　【請求項３】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極
パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用
プローブ針において，上記プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッ
ドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって，か
つ，表面粗さは０．４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プロ
ーブ針。
　【請求項７】複数のプローブ針を上下動して，半導体装置の電極パッドに当接さ
せ，上記半導体装置をテストするプローブカードにおいて，上記プローブ針は，請
求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置のテスト用プローブ針であること特徴
とするプローブカード。
　３　審決の理由の要点
　審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正を認めるとした上，
請求人（原告）が主張する理由及び提出した証拠によっては本件第２発明，本件第
３発明及び本件第７発明の特許を無効とすることはできない，というものである。
　(1)　訂正の適否
　ア　訂正の目的の適否，新規事項の有無，及び特許請求の範囲の拡張・変更の存
否
　(ｱ)　訂正事項ア（判決注；特許請求の範囲の請求項２，３及び７の訂正）につい
て
　ａ　訂正事項アのうち，請求項２の「上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μ
ｍとしたこと」を「上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．
４μｍ以下としたこと」と訂正する内容は，曲面に関して，曲率半径に加えてさら
に表面粗さを追加限定するものであるから，特許請求の請求の範囲の減縮を目的と
するものである。
　そして，特許明細書の発明の詳細な説明には，以下のとおり記載されている。
　(a)　実施の形態１に関する記載として，「【００４１】また，同じ球面といえど
も前述したように電極パッドのせん断変形が容易に発生するか否かで接触の安定性
は大きく異なる。ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８
μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが，７～３０μ
ｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており，好ましくは１
０～２０μｍである。７μｍ以下では曲率半径が小さすぎるため電気的導通面の第
一の面に十分な力が加わらずかつ面積が小さいため問題となり，上限の２０～３０
μｍは，前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の上限である２４μｍにほぼ
一致している。【００４２】なお，電極パッド厚さが異なると，適正な曲率半径ｒ
１もそれに応じて変化するが，９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係に基づいて同様な管理
を行えばよい。【００４３】なお，電極パッド材料のせん断変形が起こる滑り面の
角度とプローブ先端形状の関係を分かりやすく説明するためプローブ針先端面の形
状を球面として図示，説明したが，実際には完全な球面である必要はなく，球面に
近い曲面形状であれば同様な効果を得ることができる。」，
　(b)　実施の形態２に関する記載として，「【００４５】実施の形態２．図８は本
発明の実施の形態２によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オームを越えるコ
ンタクト回数の関係を示すもので，電極パッドの厚さ約０．８μｍのＤＲＡＭに対
して先端の曲率半径１５μｍのプローブ針を用いて試験をした結果である。これよ
り，表面粗さが１μｍと粗い場合には２００００回程度で寿命を迎えるが，電解研
磨などにより面粗度を上げていくと，０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数
を増やすことができることがわかった。特に０．１μｍにした場合には３８万回に
達し，表面粗さが１μｍの場合の約２０倍の寿命を達成できる。これはプローブ針
の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき，上記実施の形態１で示した
範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ
同様の結果が得られた。」と記載されている。
　これらの記載によれば，実施の形態２中に「上記実施の形態１で示した範囲内
で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の
結果が得られた。」と記載されているから，実施の形態１で示された曲面の曲率半
径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍものにおいても，同様に０．４μｍ程度以下で急激にコ
ンタクト回数を増やすことができるものと解され，上記訂正内容は，願書に添付し
た明細書又は図面に記載した事項の範囲内でしたものというべきであり，新規事項
の追加に該当せず，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
　ｂ　訂正事項アのうち，請求項３の「プローブ針の先端部の形状は，上記押圧に
よる電極パッドとの接触によりせん断が発生する球状曲面形状であって」を「プロ
ーブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッ
ドにせん断を発生させる球状曲面形状であって」と訂正する内容について検討す
る。
　・・・
　したがって，上記訂正内容は，不明瞭な記載の釈明を目的とするものであり，願
書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でしたものというべきであ
り，新規事項の追加に該当せず，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するもの
でもない。
　ｃ　訂正事項アのうち，請求項７については，訂正された請求項２又は３を引用
するものであり，請求項７の記載自体に訂正はないから，上記ａ又はｂにおいて請
求項２又は３の訂正内容について検討したとおり，特許請求の請求の範囲の減縮又
は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり，願書に添付した明細書又は図面
に記載した事項の範囲内においてしたものであって，新規事項の追加に該当せず，
実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
　以上ａ～ｃより，上記訂正事項アは，特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載
の釈明を目的とするものであり，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の
範囲内においてしたものであって，新規事項の追加に該当せず，実質的に特許請求
の範囲を拡張又は変更するものでもない。
　(ｲ)　訂正事項イないしエについて
　上記訂正事項イないしエは，いずれも，上記訂正事項アにより特許請求の範囲の
記載を訂正したことに伴い，発明の詳細な説明の欄の記載の整合をとるためのもの
であるから，明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり，願書に添付した明細
書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって，新規事項の追加に
該当せず，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
　イ　むすび
　したがって，上記訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書及び同条５項にお
いて準用する１２６条３項及び４項の規定に適合するので，当該訂正を認める。
　(2)　審決の判断
　ア　無効理由１（特許法１７条の２第３項違反）について
　（省略）
　イ　無効理由２（特許法２９条２項違反）について
　(ｱ)　本件第２発明について
　ａ　請求人は，「訂正後の請求項２の記載は，表面粗さを０．４μｍ以下とした
点で訂正前と異なるが，・・・表面粗さが０．４μｍ以下で急激にコンタクト回数
を増やすことができるのは，電極パッドの厚さが約０．８μｍでプローブ針の先端
の曲率半径が１５μｍであるか，電極パッドの厚さとプローブ針先端の曲率半径と
が９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係にある場合に限られる。・・・したがって，本件第２
発明は「発明の詳細な説明」に記載された発明であるとはいえず，「発明の詳細な
説明」に記載された効果は本件第２発明の効果であるとはいえない。」旨主張して
いる。
　しかしながら，上記「(1)ア(ｱ)ａ」で検討したとおり，実施の形態２中に「上記
実施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲
率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されているから，実施の形
態１で示された曲面の曲率半径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍものにおいても，同様に
０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるというべきであ
り，請求人の上記主張は採用することができない。
　ｂ　請求人は，本件明細書における『表面粗さ０．４μｍ以下』に関して，「そ
の「表面粗さ」が算術平均粗さ（Ｒａ），十点平均粗さ（Ｒｚ），最大粗さ（Ｒｍ
ａｘ（ＪＩＳにいう最大高さＲｙ））のいずれであるのか（審判甲７，８），特定
してない。いずれであるかを問わないとする趣旨と解される。・・・審判甲７～１
０から，最大粗さＲｍａｘ（＝最大高さ）は算術平均Ｒａの数倍から１０数倍の大
きさであることは，当業者の技術常識であることが伺える。このことから，表面粗
さ０．４μｍは，１．５を乗じた最大粗さ０．６μｍ（審判甲５（本訴甲５））で
ありうる。表面粗さを表すパラメータを特定しない０．４μｍは，平均粗さである
と最大粗さであるとを問わない趣旨と解されるから，従来技術における最大粗さと
同等以上の最大粗さをも表しているということができる。」旨主張している。
　しかしながら，審判甲７：「ＪＩＳ　表面粗さ－定義及び表示　ＪＩＳ　Ｂ　０
６０１－１９９４」の１７頁６～２２行には「１．１制定の趣旨　・・・表面粗さ
の規格は，１９４４年（昭和１９年）７月に臨時日本標準規格（臨ＪＥＳ）第６０
８号として制定され，その後改正を重ねて１９５２年（昭和２７年）に”表面粗
さ”と”仕上げ記号（三角記号）”を含めた形で，最大高さを対象とし，規格名称
を”表面粗さ”として制定された。その後１９７０年，１９７６年，１９８２年と
３度の改正を経て今日に至っている。現在のＪＩＳ　Ｂ　０６０１－１９８２は，
表面粗さを数値で評価するパラメータとして，中心線平均粗さ（Ｒａ），最大高さ
（Ｒｍａｘ），十点平均粗さ（Ｒｚ）の３種類を定義及び表示として規定してい
る。・・・１．２前回までの改正の趣旨　１９７０年改正の経緯　表面粗さの規格
は，１９４４年（昭和１９年）７月に臨時日本標準規格（臨ＪＥＳ）第６０８号と
して制定され，１９５２年（昭和２７年）に，最大高さを対象とした規格（ＪＩＳ
　Ｂ　０６０１－１９５２）が完成している。しかし，最近の電子工学の進歩に伴
って・・・このような事情から・・・規格の改正を行い，最大高さ，中心
線平均粗さ及び十点平均粗さを定義した」と記載されている。これらの記載によれ
ば，表面粗さは，制定当初から約２０年の長きにわたり，最大高さのみで表されて
おり，その後最大高さを含む３つのパラメータで表わすように改正されたものであ
るから，改正後もパラメータ表示することなく最大高さで表面粗さを表すことは経
験則上理解できるところであり，本件明細書にいう『表面粗さ０．４μｍ以下』
は，現在のＪＩＳにいう最大高さ０．４μｍ以下の意と解するのが相当である。
　ｃ　また，請求人は，「表面粗さを表すパラメータを特定しない０．４μｍは，
平均粗さであると最大粗さであるとを問わない趣旨と解されるから，・・・平均粗
さであると最大粗さであるとを問わず表面粗さが０．４μｍ以下でありさえすれ
ば，「急激にコンタクト回数を増やすことができる」とする実験データはないか
ら，そのような効果は，真に「発明の詳細な説明」に記載された発明によって奏し
うる効果であるか否かも定かでな」いこと，及び，「図８における０．６μｍ前後
又は０．３μｍ前後の変曲点であれば別として，その間の曲線状の単なる一点であ
るにすぎない０．４μｍの内と外との間に顕著な差異はみられない」ことを主張し
ている。
　しかしながら，上記ｂで検討したとおり，本件明細書にいう『表面粗さ０．４μ
ｍ以下』は，現在のＪＩＳにいう最大高さ０．４μｍ以下の意と解すべきものであ
る。また，図８に示された特性図は，０．６μｍ以上ではほぼ一定の直線，０．３
μｍ以下では左上がりの直線で示されており，二つの直線が０．３～０．６μｍの
間でなめらかな曲線でつないで描かれているから，０．４μｍは一定の直線から左
上がりの直線に特性が変化する範囲の左上がりの直線に近い点に相当するものであ
り，０．４μｍの前後で特性の顕著な差異があるというべきである。したがって，
請求人の上記主張は採用できない。
　ｄ　そこで，本件第２発明と，審判甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明
とを対比すると，審判甲３～６（本訴甲３～６）には，本件第２発明の発明特定事
項である「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下と
した」点（以下「構成Ａ」という。）が記載も示唆もされておらず，この点が容易
になし得たものであるとすることできない。
　すなわち，審判甲３（本訴甲３）には，図２に示された第２実施例として探針の
先端を球状にしたものが記載されているだけであり，曲率半径及び表面粗さに関す
る記載はない。
　審判甲４（本訴甲４）には，従来の技術として，「先端が直径５０μ～３０μ程
度の円錐形状（円錐形の頂端がほぼ球面に近い形状を意味する。以下円錐球状と言
う）に形成し，・・・従来から用いられている上記プローブカードのプローブ針
は，上述したように直径が３０～５０μｍ程度ほぼ球状をしており」（判決注；段
落【０００３】～【０００５】）と記載されており，球の直径３０～５０μｍを曲
率半径に換算すると１５～２５μｍとなるものの，表面粗さに関する記載はない。
しかも，曲率半径の数値範囲１５～２５μｍは，本件第２発明の数値範囲１０～２
０μｍと，１５～２０μｍの範囲で一部共通の数値範囲を有するが，本件第２発明
の上限値２０μｍは電極パッドのせん断が発生する範囲の上限であるのに対し，審
判甲４（本訴甲４）には電極パッドのせん断に関する記載はないから，上限値２０
μｍを示唆するものではない。
　審判甲５（本訴甲５）には，実施例２に関して，表２にＮｏ．１～５の先端部曲
率半径及び表面粗さが記載されており，先端部曲率半径は「０．６Ｒ～４Ｒ」，表
面粗さは「最大粗さ０．６０～０．９０μｍ，Ｒｙ０．６１～０．９３μｍ」（最
大粗さはＪＩＳ規格に基づく最大高さＲｙの評価長さをとれないため）のものが示
されている。しかしながら，実施例２に関する記載中にＲの数値が示されておら
ず，段落【００２０】に唯一「先端径Ｒが５０μｍ程度」と記載されているもの
の，「０．６Ｒ～４Ｒ」にＲ＝５０μｍを入れると「３０～２００μｍ」となり本
件の数値範囲１０～２０μｍを示唆するものではない。また，表面粗さについて
は，段落【００２４】に「先端部の表面性状を制御することも極めて重要であり，
最大粗さが２μｍ以下に制御することが推奨され，１μｍ以下であれば望ましく，
０．８μｍ以下であればより望ましい。」と記載されているものの，表２中に示さ
れた表面粗さの最小値は最大粗さで０．６０μｍであり，本件の数値範囲０．４μ
ｍ以下（上記ｂで検討したとおり，現在のＪＩＳにいう最大高さで０．４μｍ以下
の意である）を示唆するものではない。
　審判甲６（本訴甲６）には，先端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好な
プローブピンが製造できる旨の記載があるのみであって，曲率半径及び表面粗さの
数値範囲に関する記載はない。
　なお，審判甲７～１０（本訴甲７～１０）は，表面粗さの一般的事項に関する当
業者の技術常識を示すものとして提示されたものであって，テスト用プローブ針の
先端の曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。
　そして，本件第２発明は，明細書記載の作用効果を奏するものである。
　したがって，本件第２発明は，審判甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　(ｲ)　本件第３発明について
　ａ　請求人の，「表面粗さは０．４μｍ以下」に関する上記「(ｱ)　本件第２発明
について」のｂ及びｃの主張は，既に検討したとおり，採用することができない。
　ｂ　そこで，本件第３発明と審判甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明を
対比すると，審判甲３～６（本訴甲３～６）には，本件第２発明の発明特定事項で
ある「プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当
該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって，かつ，表面粗さは０．
４μｍ以下である」点（以下「構成Ｂ」という）が記載も示唆もされておらず，こ
の点が容易になし得たものであるとすることできない。
　すなわち，審判甲３（本訴甲３）には，図２に示された第２実施例として探針の
先端を球状にしたものが記載されているだけであり，電極パッドにせん断を発生さ
せる点及び表面粗さに関する記載はない。
　審判甲４（本訴甲４）には，電極パッドにせん断を発生させる点及び表面粗さに
関する記載はない。
　審判甲５（本訴甲５）には，電極パッドにせん断を発生させる点に関する記載は
なく，また，表面粗さに関しては上記「(ｱ)　本件第２発明について」のｄで検討し
たとおり本件の数値範囲０．４μｍ以下を示唆するものではない。
　この点に関して，請求人は，審判甲５（本訴甲５）の「電極パッド部にプローブ
ピン先端面を接触させる際には，複数のプローブピンが配設されたプローブカード
を一定の荷重以上で押し付けながら検査を行うことから，電極パッド上においてＳ
ｎ含有被覆層の表面をプローブピン先端部が摺動することとなる。先端部の表面粗
さが大きいと，この摺動により凝着が発生しやすく，更に凝着したＳｎが溶融して
プローブピンの先端に溶着する。」（判決注；段落【００１２】）との記載を取り
上げて，「Ｓｎの凝着はプローブピンがＳｎ含有被覆層表面を滑って破壊したこと
によって生じるものであるから，また凝着は被覆層を破壊すること，すなわち電極
パッド表面の皮膜のせん断を前提とするものである」旨主張している。しかしなが
ら，凝着が発生しやすいと記載されているだけであって，必ず凝着が発生するとい
う記載ではなくまた，Ｓｎの凝着が発生した時に必ずせん断が発生しているという
こともできないから，請求人の上記主張は採用することができない。
　審判甲６（本訴甲６）には，先端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好な
プローブピンが製造できる旨の記載があるのみであって，電極パッドにせん断を発
生させる点及び表面粗さの数値範囲に関する記載はない。
　なお，審判甲７～１０（本訴甲７～１０）は，表面粗さの一般的事項に関する当
業者の技術常識を示すものとして提示されたものであって，電極パッドにせん断を
発生させる点及び表面粗さに関する記載はない。
　そして，本件第３発明は，明細書記載の作用効果を奏するものである。
　したがって，本件第３発明は，審判甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　(ｳ)　本件第７発明について
　本件第７発明は，請求項２乃至５に係る発明を引用して，さらに発明特定事項を
限定付加したものである。
　そして，上記(ｱ)及び(ｲ)で検討したとおり本件第２発明及び本件第３発明は審判
甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものとすることができず，また，請求項４及び５に係る発明の特許に
ついては無効の申立がなされていないのであるから，結局，本件第７発明は，審判
甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものとすることはできない。
　(ｴ)　したがって，本件第２発明，本件第３発明及び本件第７発明の特許が，特許
法２９条２項の規定に違反してされたものとすることはできないから，請求人の主
張する無効理由２（特許法２９条２項違反）は採用することができない。
　(3)　審決のむすび
　以上のとおりであるから，請求人が主張する理由及び提出した証拠によっては本
件第２発明，本件第３発明及び本件第７発明の特許を無効とすることはできない。
第３　当事者の主張の要点
　１　原告主張の審決取消事由
　(1)　取消事由１（請求項２の訂正についての認定判断の誤り）
　審決は，訂正事項アのうち，請求項２の「上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２
０μｍとしたこと」を「上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを
０．４μｍ以下としたこと」と訂正することについて，「実施の形態２中に「上記
実施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲
率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されているから，実施の形
態１で示された曲面の曲率半径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍのものにおいても，同様に
０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるものと解され，
上記訂正内容は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でしたも
のというべきであり，新規事項の追加に該当せず，実質的に特許請求の範囲を拡張
又は変更するものでもない。」と認定判断した。
　ア　実施の形態１に関する願書に添付した明細書（以下「当初明細書」とい
う。）の段落［００４１］，［００４２］によれば，電極パッドの厚さとプローブ
針の先端の曲率半径とは密接な関係があり，電極パッドの厚さを約０．８μｍにし
た場合に，プローブ針の先端の曲率半径を７ないし３０，好ましくは１０ないし２
０μｍにすると，コンタクト寿命において良好な結果が得られたことが分かる。ま
た，実施の形態２に関する段落［００４５］によれば，電極パッドの厚さを約０．
８μｍ，プローブ針の先端の曲率半径を１５μｍにした場合に，表面粗さが０．４
μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができたとの試験結果が得られ
たことが分かる。
　イ　そして，当初明細書に，「上記実施の形態１で示した範囲内で，電極パッド
の厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られ
た。」（段落［００４５］）ことを裏付ける試験結果は示されていないから，上記
の「電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えても」とは，
「電極パッドの厚さ約０．８μｍに対してプローブ針の先端の曲率半径を７ないし
３０，好ましくは１０ないし２０μｍの範囲内で変えても」と解すべきであって，
実施の形態１で示された曲面の曲率半径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍとの数値は，約
０．８μｍの電極パッドの厚さとの関係においてのみ，技術的意義を有するにすぎ
ない。
　ウ　そうすると，訂正後の請求項２は，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」を前
提とするものであるといわなければならないが，請求項２の訂正内容は，「上記曲
面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下としたこと」と
するのみで，電極パッドの厚さを約０．８μｍとすることを特定事項としていない
から，請求項２の訂正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてし
たということはできない。
　したがって，審決の認定判断は，誤りである。
　(2)　取消事由２（本件第２発明の容易想到性の判断の誤り）
　審決は，「審判甲３～６（本訴甲３～６）には，本件第２発明の発明特定事項で
ある「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下とし
た」点（以下「構成Ａ」という。）が記載も示唆もされておらず，この点が容易に
なし得たものであるとすることできない。」とした上，「本件第２発明は，審判甲
３～６（本訴甲３～６）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたものとすることはできない。」と判断した。
　ア　本件第２発明は，従来公知の技術分野における「半導体装置のテスト用プロ
ーブ針」に関する発明であるが，従来公知のプローブ針について，当業者は，プロ
ーブ針の先端と電極パッドを電気的接触（コンタクト）させて半導体装置の動作を
テストする場合にその電気的接触（コンタクト）を良好に保つことを目指して改良
してきた。そして，電気的接触（コンタクト）を良好に保つ前提として，第１に，
プローブ針の先端が電極パッド表面を滑りながら，その表面の絶縁酸化膜を削り取
る（せん断）こと，第２に，電気的接触（コンタクト）を繰り返す際に，せん断に
よって生じた酸化膜のくずがプローブ針の先端に凝着（付着）するのを防止するこ
とが挙げられるところ，従来公知の技術において，既に，①プローブ針の先端を一
定の曲率半径を有する球面とすること，②この球面体の表面に一定の表面粗さを持
たせ，酸化膜の凝着（付着）を防止すること，③電極パッドの大小及び厚さに対応
する曲率半径を有する球面体を提供すること，④電極パッドに対するプローブ針の
配設角度を工夫することなどが実施されていたから，従来公知のプローブ針は，い
ずれも，「せん断」，「曲率半径」や「表面粗さ」という技術事項を
その前提としていたのであって，これらの用語が明示されていない場合であって
も，当然に考慮されていたものである。
　イ　訂正後の請求項２に係る発明である本件第２発明は，上記(1)のとおり，「電
極パッドの厚さ約０．８μｍ」をその前提としているところ，訂正明細書又は図面
には，電極パッドの厚さを約０．８μｍ以外にした場合に，「曲率半径ｒを１０≦
ｒ≦２０μｍとすることが好ましい。」，「表面粗さを０．４μｍ程度以下にする
と急激にコンタクト回数を増やすことができる」ことを明らかにする試験結果は示
されていない。
　ウ　そうすると，本件第２発明の構成Ａは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」
を前提としない限り，訂正明細書に記載された効果と何の関連もないと考えざるを
得ないから，従来公知の半導体装置のテスト用プローブ針と異なるところはなく，
甲３の「探針の前記電極パッドと接触する部分が球面に形成され」（特許請求の範
囲の請求項１）との記載，甲４の「直径５０μ～３０μ程度の円錐形状」（段落
【０００３】，曲率半径１５～２５μｍ，電極パッドのせん断が発生するのに好ま
しい数値範囲を意味するものであることは周知である。）との記載，甲５の「（最
大粗さは）１μｍ以下であれば望ましく，０．８μｍ以下であればより望まし
い。」（段落【００２４】）及び表２中の「最大粗さ０．６μｍ」との記載，甲６
の「先端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好なプローブピンが製造でき
る。」（段落【００１６】）との記載等に基づいて，当業者が容易に発明すること
ができたというべきである。
　したがって，審決の判断は，誤りである。
　(3)　取消事由３（本件第３発明の容易想到性の判断の誤り）
　審決は，「審判甲３～６（本訴甲３～６）には，本件第２発明の発明特定事項で
ある「プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当
該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって，かつ，表面粗さは０．
４μｍ以下である」点（以下「構成Ｂ」という）が記載も示唆もされておらず，こ
の点が容易になし得たものであるとすることできない。」とした上，「本件第３発
明は，審判甲３～６（本訴甲３～６）に記載された発明に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたものとすることはできない。」と判断した。
　ア　本件第３発明は，従来公知の技術分野における「半導体装置のテスト用プロ
ーブ針」において，当業者の一般的常識に属する「プローブ針の先端部の形状は，
上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球
状曲面形状」の構成に，上記(1)アのとおり，実施の形態２における，電極パッドの
厚さを約０．８μｍ，プローブ針の先端の曲率半径を１５μｍにした場合に，表面
粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができたとの試験
結果に基づき，「表面粗さ０．４μｍ以下」を特定事項として加えたものである。
　イ　そうすると，本件第３発明は，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ，プローブ
針の先端の曲率半径１５μｍ」を前提とするものであるから，これを欠いた「表面
粗さ０．４μｍ以下」との数値限定に特段の意味はなく，甲３ないし６に記載され
た発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたというべきである。
　したがって，審決の判断は，誤りである。
　(4)　取消事由４（本件第７発明の容易想到性の判断の誤り）
　審決は，「本件第２発明及び本件第３発明は審判甲３～６（本訴甲３～６）に記
載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることが
できず，また，請求項４及び５に係る発明の特許については無効の申立がなされて
いないのであるから，結局，本件第７発明は，審判甲３～６（本訴甲３～６）に記
載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることは
できない。」と判断した。
　甲４には，「複数のプローブ針を上下動して，半導体装置の電極パッドに当接さ
せ，上記半導体装置をテストするプローブカード」（請求項７の前文）の発明が記
載されている上，上記(2)，(3)のとおり，本件第２発明及び本件第３発明は，甲３
ないし６に記載した発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたか
ら，本件第７発明も，当業者が容易に発明することができたというべきである。
　したがって，審決の判断は，誤りである。
　２　被告の反論
　(1)　取消事由１（請求項２の訂正についての認定判断の誤り）に対して
　当初明細書には，「実施の形態１．　・・・ＤＲＡＭ等の一般的なロジック系集
積半導体装置では厚さ０．８μｍ程度のＡｌ－Ｃｕ膜である。電力用等特殊用途の
半導体装置では，パッド厚さが２～３μｍのものもある。」（段落［００２５］）
との記載があり，実施の形態２に関する段落［００４５］の「上記実施の形態１で
示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えて
もほぼ同様の結果が得られた。」との記載に照らせば，当初明細書には，電極パッ
ドの厚さを約０．８μｍ以外にした場合においても，表面粗さが０．４μｍ程度以
下で急激にコンタクト回数を増やすことができたことが示されている。
　そして，段落［００４５］には，プローブ針の先端の表面粗さについて，「０．
４μｍ以下」との数値範囲が明示されているから，請求項２の訂正は，当初明細書
又は図面に記載した事項の範囲内においてしたということができる。
　したがって，審決の認定判断に誤りはない。
　(2)　取消事由２（本件第２発明の容易想到性の判断の誤り）に対して
　ア　図８（実施の形態２によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オームを越
えるコンタクト回数の関係を示す特性図）にあるように，プローブ針のコンタクト
寿命は，プローブ針の先端の表面粗さ０．４μｍ以下で著しく伸びており，０．４
μｍの内と外では，効果において量的に顕著な差異があるから，「０．４μｍ」と
の数値には臨界的意義があり，かつ，この数値の限定は，「電極パッドにせん断を
発生させる」という訂正明細書に記載された効果と密接に関連するものである。そ
して，訂正明細書の段落［００２５］及び［００４５］の記載は，当初明細書のそ
れと同一であるから，上記(1)で述べたと同様に，訂正明細書には，電極パッドの厚
さを約０．８μｍ以外にした場合においても，表面粗さが０．４μｍ程度以下で急
激にコンタクト回数を増やすことができたことが示されている。
　イ　これに対し，甲３ないし６には，電極パッドに「せん断変形」を発生させた
上でコンタクト回数を増やすことに関する記載はなく，プローブ針先端の表面粗さ
やこれを０．４μｍ以下とすることに関する記載も示唆もないから，本件第２発明
は，甲３ないし６に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが
できたということはできない。
　したがって，審決の判断に誤りはない。
　(3)　取消事由３（本件第３発明の容易想到性の判断の誤り）に対して
　ア　上記(2)アに述べたところによれば，本件第３発明において，「電極パッドの
厚さ約０．８μｍ，プローブ針の先端の曲率半径１５μｍ」を前提としなくても，
表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるとい
うことができる。
　イ　そして，本件第３発明の「せん断」とは，絶縁酸化膜を削り取るというもの
ではなく，電極パッドを層状に排斥するものであるが，甲３ないし６には，「せん
断」の語が明示されていないから，本件第３発明は，甲３ないし６に記載された発
明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
　したがって，審決の判断に誤りはない。
　(4)　取消事由４（本件第７発明の容易想到性の判断の誤り）に対して
　本件第７発明は，請求項２ないし５に係る発明を引用して，さらに発明特定事項
を限定付加したものであり，上記(2)及び(3)のとおり，本件第２発明及び本件第３
発明は，甲３ないし６に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をするこ
とができたということはできないから，本件第７発明も，当業者が容易に発明をす
ることができたということはできない。
　したがって，審決の判断に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
　１　取消事由１（請求項２の訂正についての認定判断の誤り）について
　(1)　当初明細書（乙５）の段落［００４５］の記載は，次のとおりである。
　「実施の形態２．
　図８は本発明の実施の形態２によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オーム
を越えるコンタクト回数の関係を示すもので，電極パッドの厚さ約０．８μｍのＤ
ＲＡＭに対して先端の曲率半径１５μｍのプローブ針を用いて試験をした結果であ
る。これより，表面粗さが１μｍと粗い場合には２００００回程度で寿命を迎える
が，電解研磨などにより面粗度を上げていくと，０．４μｍ程度以下で急激にコン
タクト回数を増やすことができることがわかった。特に０．１μｍにした場合には
３８万回に達し，表面粗さが１μｍの場合の約２０倍の寿命を達成できる。これは
プローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき，上記実施の形態
１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変
えてもほぼ同様の結果が得られた。」
　(2)　当初明細書は，実施の形態１について，段落［００２５］ないし［００４
４］に記載しているから，段落［００４５］の「上記実施の形態１で示した範囲内
で，」とは段落［００２５］ないし［００４４］に記載された範囲内であることを
意味すると考えられる。そうすると，段落［００４５］には，段落［００２５］な
いし［００４４］に記載された範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の
先端の曲率半径を変えても，プローブ針の表面粗さ０．４μｍ程度以下で急激にコ
ンタクト回数を増やすことができることが記載されているということになる。
　(3)　そこで，段落［００２５］ないし［００４４］の記載をみると，次の記載が
ある。
　「［００３２］
　一方，本発明では電極パッド表面と針の接触角度がすべりを発生させやすくかつ
針の前面に新生面が形成され，ここが密着（針の長軸方向の力が加わる形状となっ
ている）し，電気的接触面となる。ただし，この面にも従来例と同様にアルミニウ
ムの凝着が発生するが，次のプロービング時に針の滑り方向に位置するため，大き
な離脱力が加わり除去され，新生面との接触が常に確保できる。したがって，本発
明ではアルミニウム凝着部が残存するのは電気的接触を必要としない第二の曲面の
側面に近いところである。この針と従来のフラット針を用いて導通試験した結果を
図５に比較して示すが，従来の（ｂ）では５００回程度で接触抵抗が１オームを越
えてしまう接触不良が発生したのに対し，（ａ）に示す本発明の針では１００００
回を越える接触回数において，導通不良は起こっていない。」
　「［００４１］
　また，同じ球面といえども前述したように電極パッドのせん断変形が容易に発生
するか否かで接触の安定性は大きく異なる。ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の
電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を
図７に示すが，７～３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得
られており，好ましくは１０～２０μｍである。７μｍ以下では曲率半径が小さす
ぎるため電気的導通面の第一の面に十分な力が加わらずかつ面積が小さいため問題
となり，上限の２０～３０μｍは，前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の
上限である２４μｍにほぼ一致している。
　［００４２］
　なお，電極パッド厚さが異なると，適正な曲率半径ｒ１もそれに応じて変化する
が，９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係に基づいて同様な管理を行えばよい。」
　そして，図５（ａ），（ｂ）は，実施の形態１によるプローブ針を用いた場合の
接触安定性を一般的な例と比較して示す説明図であり，横軸を接触回数，縦軸を接
触抵抗（ｍΩ）とするグラフが示されている。
　(4)　段落［００４１］には，ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの
厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて試験をすると，７～３０μｍ，好まし
くは１０～２０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られたこ
とが記載され，また，段落［００４２］には，電極パッド厚さが異なると，適正な
曲率半径ｒ１もそれに応じて変化するが，９ｔ≦ｒ１≦３５ｔという関係に基づい
て同様な管理を行えばよいことが記載されている。そして，段落［００４１］の試
験は，上記のとおり，曲率半径とコンタクト寿命との関係に関するものであるが，
段落［００４１］より前において，試験を行ったことが記載されているのは段落
［００３２］だけであるから，段落［００４１］の「同様の試験」とは，段落［０
０３２］及びそこで引用する図５の導通試験であると考えられる。
　そうすると，当初明細書及び図面には，上記のとおり，電極パッドの厚さ約０．
８μｍに対して曲率半径を変えること，電極パッド厚さが異なるとそれに応じて適
正な曲率半径を変化することが記載されているから，段落［００４５］の「上記実
施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率
半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは，電極パッドの厚さ約０．８μ
ｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに，電極パッド厚さを変えるとともにそれ
に応じて曲率半径を変化させた場合においても，表面粗さが０．４μｍ程度以下で
急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味する
ということができる。
　したがって，「上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４
μｍ以下としたこと」は当初明細書又は図面に記載されているから，請求項２の訂
正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内でしたものと認められる。
　(5)　原告は，段落［００４５］の「上記実施の形態１で示した範囲内で，電極パ
ッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得ら
れた。」とは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍに対してプローブ針の先端の曲率
半径を７ないし３０，好ましくは１０ないし２０μｍの範囲内で変えても」と解す
べきであるから，電極パッドの厚さを約０．８μｍとすることを特定事項としない
請求項２の訂正は当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたという
ことはできないと主張する。しかし，上記(4)のとおり，段落［００４５］の「上記
実施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲
率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは，電極パッドの厚さ約０．８
μｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに，電極パッド厚さを変えるとともにそ
れに応じて曲率半径を変化させた場合においても，表面粗さが０．４μｍ程度以下
で急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味す
る。原告の上記主張は，前提を異にするものであるから，採用することができな
い。
　(6)　以上によれば，審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は，理
由がない。
　２　取消事由２（本件第２発明の容易想到性の判断の誤り）について
　(1)　本件第２発明の構成Ａは，「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面
粗さを０．４μｍ以下とした」というものであるが，甲３ないし６には，この構成
Ａについて，記載がない。そして，上記１のとおり，本件第２発明は，構成Ａを備
えることによって，急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用
効果を奏するから，本件第２発明は，甲３ないし６に記載された発明に基づいて，
当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
　(2)　原告は，本件第２発明の構成Ａは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」を前
提としない限り，訂正明細書に記載された効果と何の関連もないと考えざるを得な
いから，従来公知の半導体装置のテスト用プローブ針と何ら異なるところはなく，
甲３ないし６に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができた
と主張する。
　本件明細書（甲８の３）の段落【００２５】ないし【００４５】の記載は，当初
明細書のそれと同一であるところ，上記１のとおり，当初明細書の段落［００４
５］の「表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことがで
きること」は，実施の形態１で示された曲率半径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍのものに
ついて妥当するのであり，本件第２発明は，電極パッドの厚さを特定しなくても，
急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから，
本件第２発明の構成Ａは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」を前提とするもので
はない。
　原告の上記主張は，採用の限りでない。
　(3)　以上によれば，審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由２は，理由が
ない。
　３　取消事由３（本件第３発明の容易想到性の判断の誤り）について
　(1)　本件第３発明の構成Ｂは，「プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による
電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であ
って，かつ，表面粗さは０．４μｍ以下である」というものであるところ，本件明
細書（甲８の３）には，次の記載がある。
　「［０００２］
　［従来の技術］　従来のプローブ針は，図１３（ａ）に示すように，先端が鈎型
に曲げられたプローブ針２０２を上下動するプローブカード２０１に取り付け，半
導体集積回路のテスト電極パッド（以下電極パッドと称する）に押し当てる際に電
極パッド表面の酸化膜を破って電極パッド新生面に真接触（電気的接触）をさせて
テスト（プロービング）を行っていた。・・・」
　「［００２７］
　従来の発明においては針先とアルミニウムパッドの接触による変形の観点で現象
を明らかにし，これに対して妥当な形状や材料を提案するものは残念ながらなかっ
た。そこで，このせん断変形を容易に生じさせる方法およびアルミニウムの付着防
止について鋭意検討・実験を加えた。せん断変形は金属結晶のすべり面に沿って生
じる。これに対して，スパッタ時の電極パッド２の結晶配向３は（１１１）にそろ
ったいわゆるＣ軸配向になっている。この（１１１）の滑り面４が電極パッドとな
す角度は０度である。また，他の滑り面の中で，電極パッド表面となす角度が最も
小さな滑り面５は（１１０）（１０１）（０１１）であり，その角度は３５．３度
である。滑り面の角度でしかせん断が起こり得ないとすれば，０度もしくは３５．
３度，といった，とびとびの値でしか，せん断しない筈である。」
　「［００２８］
　しかし，実験結果からは，とびとびの値ではなく，滑り面４と５の中間の角度で
せん断していることが分かった。これは，上記滑り面４と上記滑り面５に沿ったせ
ん断が組合わさり，図２に示すようなせん断１１がおこっているためであ
る。・・・」
　「［００３０］
　このプローブ針１を使って，アルミニウムパッド２につけたプローブ痕を図３に
示す。プローブ先端で排出されたアルミニウム３１が層状（ラメラ）構造になって
いることから，プローブ先端がテストパッド材料に連続してせん断変形を起こして
いるのが分かる。上記層状構造はアルミニウムパッドの厚さ０．８μｍを越えて，
この例では約１．５μｍの厚さで積層されており，アルミニウムパッド上の針先端
部の滑り方向の前面に突起を形成するような排斥形態となっている。この排斥状態
の従来例を図４に示す。この従来例の場合はすべり方向前面に排斥がほとんど発生
していないことがわかる。」
　(2)　段落［００３０］等に記載された実施の形態においては，「せん断」又は
「せん断変形」が層状排斥を意味すると理解することができる。しかし，訂正後の
請求項３は，「せん断」が層状排斥であるとは特定していないし，本件明細書を参
照してみても，例えば，段落［００２７］において，「従来の発明における針先と
アルミニウムパッドの接触による変形」を「このせん断変形」とする，すなわち，
段落［０００２］に記載されたような，プローブ針先端を電極パッドに押し当てる
際に電極パッド表面の酸化膜を破って電極パッド新生面に真接触（電気的接触）を
させることによる変形をも，「せん断変形」に相当するとしているから，「せん
断」の語が多義的に用いられている。
　そうすると，プローブ針先端部の押圧による電極パッドの「せん断」とは，従来
技術における「せん断」と差異のない，プローブ針先端部の押圧によって電極パッ
ド表面の酸化膜を破ることを意味すると理解せざるを得ないから，構成Ｂのうちの
「プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当該電
極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって」との点は，当業者であれ
ば，容易に想到することができたと認められる。
　(3)　しかし，上記２のとおり，この構成Ｂのうちの「表面粗さは０．４μｍ以下
である」点については，甲３ないし６に記載がなく，また，本件第３発明は，構成
Ｂを備えることによって，急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別
の作用効果を奏するのであるから，本件第３発明は，甲３ないし６に記載された発
明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
　(4)　原告は，本件第３発明は，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ，プローブ針の
先端の曲率半径１５μｍ」を前提とするから，これを欠いた「表面粗さ０．４μｍ
以下」との数値限定に特段の意味はなく，甲３ないし６に記載された発明に基づい
て，当業者が容易に発明することができたと主張するが，上記(3)のとおり，本件第
３発明は，電極パッドの厚さやプローブ針の先端の曲率半径を特定しなくても，急
激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから，本
件第３発明は，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ，プローブ針の先端の曲率半径１
５μｍ」を前提とするものではない。原告の上記主張は，採用の限りでない。
　なお，原告は，本件特許出願前に，原告が既に製造販売していたプローブ針に
は，その先端部が球面状であり，最大表面粗さが０．４μｍ以下のものが含まれて
いた事実を立証趣旨として，甲９の１（株式会社日鐵テクノリサーチ作成の平成９
年３月４日付け「調査結果報告」）を提出する。しかし，原告がこれを販売してい
たことを認めるに足りる証拠はない上，原告が供試材として製造したプローブ針
（タングステン針）７本の中に，先端部が球面状であり，最大表面粗さが０．４μ
ｍ以下のものが含まれていたとしても，上記(3)に判示したところに照らすと，当業
者が容易に本件第３発明をすることができたということはできないといわなければ
ならない。
　(5)　以上によれば，構成Ｂについて，審決が「容易になし得たものであるとする
ことできない。」としたことは表現として不十分・不適切ではあるが，本件第３発
明は，甲３ないし６に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすること
ができたということはできないから，これと同旨に帰する審決の判断に誤りはな
く，原告主張の取消事由３は，理由がない。
　４　取消事由４（本件第７発明の容易想到性の判断の誤り）について
　本件第７発明は，請求項２ないし５に係る発明を引用して，さらに発明特定事項
を限定付加したものであるところ，上記２及び３のとおり，本件第２発明及び本件
第３発明は，当業者が容易に発明をすることができたということはできず，また，
請求項４及び５に係る発明については，その特許について無効審判の請求をしてい
ないから，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
　以上によれば，審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由４は，理由がな
い。
第５　結論
　よって，原告の主張する審決取消事由は，すべて理由がないから，原告の請求は
棄却されるべきである。
　　　　知的財産高等裁判所第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚　　　原　　　朋　　　一
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙　　　野　　　輝　　　久
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　　　藤　　　達　　　文

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