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平成２１年１０月２８日判決言渡
平成２１年(行ケ)第１００４９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年９月２日
判決
原告株式会社松井製作所
訴訟代理人弁護士畑郁夫
同平野惠稔
同重冨貴光
同古庄俊哉
同浦田悠一
訴訟代理人弁理士河野登夫
同野口富弘
同河野英仁
被告株式会社カワタ
訴訟代理人弁護士室谷和彦
訴訟代理人弁理士鈴江正二
同木村俊之
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００８−８０００９３号事件について平成２１年１月２３
日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「細断機」とする特許第３９６６８９２号（平成１４
年９月１９日にした出願〔特願２００２−２７２３７６号。以下｢本件原出願｣
という｡〕の一部として，平成１８年２月８日に新たな出願〔特願２００６−
３１３５２号。以下｢本件分割出願｣という。〕をし，平成１９年６月８日に設
定登録を受けたもの。甲１。以下，この特許を「本件特許」という。）の特許
権者である。
被告は，平成２０年５月２１日，本件特許の無効を求める審判（無効２０
０８−８０００９３号事件）を請求し（甲５），特許庁は，平成２１年１
月２３日，「特許第３９６６８９２号の請求項１ないし５に係る発明につ
いての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，平成２１年２月
４日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし５の記
載は，次のとおりである（以下，請求項１ないし５に係る発明を，「本件発明
１」ないし「本件発明５」といい，それらを総称して「本件特許発明」とい
う。）。
「【請求項１】
所定間隔をあけて配された１対の固定側壁と，
両固定側壁に回転自在に渡され，回転刃を有する回転軸と，
該回転軸と平行に，両固定側壁の下側両端部に渡し止められた１対の支持軸
と，
該支持軸夫々に揺動開閉自在に設けられた揺動側壁と，
一方の揺動側壁の内側に設けられ，前記回転刃との協働により被処理物を細
断する固定刃と，
他方の揺動側壁の内側に設けられたスクレーパーと
を有し，
前記固定刃とスクレーパーとの間に前記回転刃が位置するようになされ，
前記回転刃は，
アーム状の粗切断用回転刃と外周に鋸歯状の細断歯を有する細切断用回転刃
を有し，
前記固定刃及びスクレーパーの下方に位置するようにして前記粗切断用回転
刃の移動軌跡空間を囲う覆い部材が設けられ，
前記覆い部材は，
前記一方の揺動側壁に設けられた第１側部材と，
前記他方の揺動側壁に設けられた第２側部材と，
前記第１側部材と第２側部材とを繋ぎ，前記第１側部材及び第２側部材とは
別体であって，着脱自在となされた中間部材と
を有することを特徴とする細断機。
【請求項２】
前記回転軸の一端の内側部に左螺旋部が形成され，
前記回転軸の他端の内側部に右螺旋部が形成され，
前記左螺旋部及び右螺旋部が前記固定側壁の回転軸が嵌まる孔の内面に対向
するようになされていることを特徴とする請求項１に記載の細断機。
【請求項３】
前記粗切断用回転刃の側壁には，
角孔を形成してあることを特徴とする請求項１に記載の細断機。
【請求項４】
前記固定刃及びスクレーパー夫々は，
前記一方の揺動側壁の内側及び他方の揺動側壁の内側にボルトで固定され，
該ボルトの頭部は，
上方に凸状の曲面をなしていることを特徴とする請求項１に記載の細断機。
【請求項５】
平面形状コ字状であって，平面視が相互に対向して先端側に向かって開くテ
ーパー面を有するロック片と，
該ロック片に形成された貫通孔と，
前記固定側壁及び揺動側壁夫々に設けられ，前記テーパー面に対向する傾斜
面と，
前記固定側壁に設けられ，前記貫通孔を通じて貫通される螺子を螺子嵌めら
れる螺子孔と
を備え，
前記螺子を締め付け，前記テーパー面を傾斜面に押し当てることにより前記
揺動側壁を固定側壁に固定するように構成してあることを特徴とする請求項１
に記載の細断機。」
３審決の理由
審決の理由を要約すると，以下のとおりである（別紙審決書写し参照）。
(1)本件分割出願は，次のとおり，本件原出願の願書に最初に添付した明細
書（以下，願書に最初に添付した図面と併せて「本件原出願明細書」とい
う。甲２）の特許請求の範囲に記載された，左右の固定側壁の上部前部に渡
し止められた連結材（以下，「本件連結材」という。）との記載部分が，本
件原出願明細書の特許請求の範囲の記載から削除されたことは，細断機の剛
性確保に関して，新たな技術的意義を実質的に追加することになるから，も
との出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載さ
れた事項の範囲内においてしたものではなく，分割出願の要件を満たさな
い。
ア本件原出願明細書に記載された事項について
本件原出願明細書には，「本件連結材」を備える発明が記載されている
のみであり，「本件連結材」を省略又は他の手段により代替可能である旨
の直接的な記載はないから，「本件連結材」を有しない発明，又は，「本
件連結材」が任意の付加的事項であることが，本件原出願明細書に現実に
記載されているとすることはできない。
イ「本件連結材」の技術的意義，及び付加，変更について
(ア)本件原出願の発明の目的及び効果からすれば，「本件連結材」に
は，２本の支持軸とあいまって，細断機の剛性を大きくする（強度を高
くする）という技術的意義が存している。
被請求人（原告）は，ロック装置４６により，細断機の作動時の剛性
をより大きくすることができることを理由に，「本件連結材」は，細断
機に必要な剛性を得るために不可欠なものではないと主張するが，ロッ
ク装置４６と細断機の剛性との関連性に関する記載はない。
(イ)「本件連結材」の存在は，本件原出願の発明にとって重要であり，
本件原出願の発明は，細断機に必要な所定の剛性を「本件連結材」によ
り得ることを前提としているということができる。
他方，本件特許発明においては，本件原出願の発明が備える「本件連
結材」が削除されているから，「本件連結材」の有無は任意のものとな
り，本件特許発明には，「本件連結材」を備える細断機又は「本件連結
材」を備えていない細断機のいずれもが包含される。
本件原出願の発明において重要な事項である「本件連結材」が削除さ
れていることにより，本件特許発明は，本件原出願の発明と比べて，少
なくとも細断機の剛性確保に関して，細断機自体の技術的意義が実質的
に変更されたもの，又は，「本件連結材」以外の何らかの事項の技術的
意義が実質的に変更されたものであり，新たな技術的意義が実質的に追
加されたといえる。
ウ「本件連結材を備えない発明」が自明と解されるか否かについて
「本件連結材」を備えることは，本件原出願の発明に係る細断機の全体
構成と一体として捉えるべきものであると解するのが相当である。
本件原出願明細書に接した当業者は，「本件連結材」を備える発明のみ
が本件原出願明細書に記載されていると理解するのが自然であって，当業
者のだれもが，「本件連結材」を有しない発明が本件原出願明細書に記載
されているのと同然である，又は，「本件連結材」が任意の付加的事項で
あることが本件原出願明細書に記載されているのと同然である，と理解す
るとはいえない。
本件原出願明細書の段落【０００６】の記載事項は，その前後の文脈か
らみて，支持軸１０が「揺動側壁１１を揺動自在に支持する枢軸」と「固
定側壁９を連結する連結材」としての２つの機能を兼ねていることを記述
するものであり，あくまで，支持軸１０が枢軸と連結材を兼ねていること
で，品点数を少なくしていることを説明するにとどまる。
(2)本件分割出願の出願日は本件原出願の出願日に遡及することなく，平成
１８年２月８日となるところ，本件特許発明は，その本件分割出願の前に頒
布された特開２００４−１０５８６３号（甲２。以下「本件引用刊行物」と
いう。）に記載された発明と実質的に同一であるか，又は，本件引用刊行物
に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので
あり，特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により，特許を受けること
ができない。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に係る原告の主張
審決には，以下のとおり，(1)分割出願の要件の認定判断の誤り（取消事由
１），(2)本件特許発明の新規性及び進歩性の認定判断の誤り（取消事由２）
がある。
(1)取消事由１（分割出願の要件の認定判断の誤り）
審決は，「本件連結材」の削除は，細断機の剛性確保に関して，新たな技
術的意義を実質的に追加するものであるから，分割出願の要件を満たさない
と判断した。しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りがある。
ア「本件連結材」の技術的意義に関する認定判断の誤り
審決は，本件原出願の発明の目的及び効果からすれば，「本件連結材」
には，２本の支持軸とあいまって，細断機の剛性を大きくする（強度を高
くする）という技術的意義が存しているとした。また，審決は，ロック装
置４６により，細断機の作動時の剛性をより大きくすることができること
を理由に，本件連結材は，細断機に必要な剛性を得るために不可欠なもの
ではないとの原告の主張に対して，ロック装置４６と細断機の剛性との関
連性に関する記載はないと判断した（審決書３０頁３１行∼３１頁１６
行）。
しかし，「本件連結材」の技術的意義に係る審決の認定判断は，以下の
とおり，誤りである。
(ア)「本件連結材」は，細断機作動時において，格別の技術的意義を有
していない。
すなわち，本件原出願明細書の段落【０００９】ないし【００１
２】，【図１】ないし【図３】及び【図５】等の記載によれば，回転軸
に設けられた回転刃との協働により被処理物を細断する固定刃が前の揺
動側壁に取り付けられ，回転刃との協働により被処理物を掻き落とすス
クレーパーが後ろの揺動側壁に取り付けられていると認められる。そし
て，上記記載を見た当業者であれば，細断機の作動時には，被処理物を
細断する際の細断荷重が固定刃を介して揺動側壁に作用するため，細断
荷重に対する揺動側壁の剛性が，細断機の剛性として重要であると理解
する。また，当業者であれば，本件原出願明細書の段落【００１６】，
【図８】等の記載により，固定側壁と揺動側壁とをロック装置４６によ
り固定して一体化させて初めて細断機を作動させることができ，細断機
の作動に必要な剛性を得ることができると理解する。
そうすると，作動時の「本件連結材」については，「本件連結材」が
存在していなくても，揺動側壁を固定側壁にロック装置４６により固定
して一体化させていさえすれば，細断機の作動に必要な剛性を得ること
ができるといえるから，「本件連結材」は，細断機の機能発揮上不可欠
な技術的意義を有するものではない。
なお，本件原出願明細書の【発明の効果】の「２本の支持軸と１本の
連結材で左右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくするこ
とが出来る。」との記載は，揺動側壁と固定側壁とを一体化した状態に
して細断機に必要な剛性を確保した上で，さらに剛性を大きくすること
ができることを述べたものにすぎない。
(イ)「本件連結材」は，非作動時においても，格別の技術的意義を有し
ていない。
揺動側壁が開放された状態では，細断機を作動させることはできず，
作動時に発生するような細断荷重は生じ得ない。また，細断機の水平な
基板２に対して所定間隔をあけて配された左右の固定側壁の下部を取り
付ける場合，内部のメンテナンスや，回転刃と固定刃とのクリアランス
調整などのために溶接等の固定的な方法で取り付けることはないから，
ボルト等で基板２に対して左右の固定側壁が動かないように確実に固定
すれば足りることは，当業者であれば理解し得る。すなわち，基板２上
に左右の固定側壁を組み付ける際にボルト等が完全に締め付けられるま
での間は，左右の固定側壁上下とも可動，いわば上下とも自由端となる
ものの，ボルト等で左右の固定側壁が基板２上に一旦固定された状態で
は，左右の固定側壁は下側が強固に固定され，かつ細断機の作動時の強
度的必要性から左右の固定側壁は十分な厚み（例えば，原告製造の細断
機では，ほぼ３３ｍｍ）を有していることからすれば，左右の固定側壁
の上部が自由に動くということはあり得ない。
したがって，揺動側壁の開放時（非作動時）においても，単に左右の
両固定側壁の間を渡し止める「本件連結材」は，機械設計上何らの機能
を発揮するものではなく，何ら技術的意義を有しない。
(ウ)審決は，「なお，以上の点は，ほかの文献を参酌するまでもないこ
とではあるが，本件原出願を従来技術として例示している特開２００６
−５５７９７号公報（甲第３号証）の上記（４）に示した一連の記載事
項，特に『これら２本のタイロッド軸３だけでは，前壁１及び後壁２の
上端側が撓み易いため，前壁１及び後壁２の少なくとも上端一側には，
これら前壁１及び後壁２に架け渡された従来同様の補助アーム９をボル
ト（不図示）等で固着している。』との記載事項とも整合するものであ
る。ここで，『補助アーム９』が「本件連結材」に相当することは，そ
の記載から明らかである。」（審決書３１頁１７行∼２４行）と判断し
た。
しかし，甲３の明細書及び図面をみても，タイロッド軸３と細断機の
剛性との関連性に関する記載はない。むしろ，甲３の明細書の段落【０
０３６】の記載事項からすれば，タイロッド軸３は，前壁１及び後壁２
を枠板基台Ｈ１上に固定する際に，前壁１及び後壁２との間隔を調整す
るためのものであると認められる。そして，甲３の明細書の段落【００
３７】の記載事項からすれば，補助アーム９は，タイロッド軸３を補助
するものであり，前壁１及び後壁２との間隔を調整する際，前壁１及び
後壁２が枠板基台Ｈ１上に完全に固定されていないために生じる前壁１
及び後壁２の位置ずれを防止するためのものである。補助アーム９は，
細断機の剛性を確保するためのものではない。仮に，審決のとおり，
「補助アーム９が『本件連結材』に相当することは，その記載から明ら
かである。」（審決書３１頁２３行，２４行）とするならば，補助アー
ム９は，前壁１及び後壁２の取付け時の位置ずれを防止するものであっ
て，細断機の作動時及び揺動側壁の開放時には，機械設計上，何らの重
要な役割を果たすものではないから，「本件連結材」も細断機の作動時
及び揺動側壁の開放時において，機械設計上，剛性を大きくするという
役割を果たしていない。また，本件原出願明細書において，「本件連結
材」が，左右の固定側壁を基板２上に取り付ける際の撓みを防止するも
のであることを示唆する記載はない。
なお，確かに，原告は，実際に販売している自社製品については，
「本件連結材」を取り付けているが，それは細断機に必要な剛性確保の
ためではなく，固定側壁を基盤に取り付ける際，すなわち，固定制側壁
が基盤に完全に固定される前の組み立て時及び清掃のための分解再組み
立て時に位置決め（固定側壁間距離）を容易にするという別の目的で取
り付けているにすぎないから，このことをもって「本件連結材」が細断
機に必要な剛性を確保するために不可欠なものであるとはいえない。
(エ)以上のとおり，「本件連結材」は，細断機の作動時又は揺動側壁の
開放時（非作動時）のいずれにおいても，細断機としての機能発揮上不
可欠であるような技術的意義を有するものではないから，「本件連結
材」の技術的意義に係る審決の前記認定判断は，誤りである。
イ「本件連結材」の削除が，技術的意義の変更又は追加に当たるとした認
定判断の誤り
審決は，「本件特許発明のうち本件連結材を備えないものは，剛性を必
ずしも得られない細断機という細断機自体の技術的意義が変更されたもの
に等しい発明，又は，本件連結材以外の何らかの手段，例えば，左右の固
定側壁自体又は支持軸１０その他の事項，により必要な剛性を確保した細
断機という本件連結材以外の事項の技術的意義が変更又は追加されたもの
に等しい発明であるということができる。してみると，本件原出願の発明
において重要な事項である本件連結材が削除されていることにより，本件
特許発明は，本件原出願の発明と比べて，少なくとも細断機の剛性確保に
関して，細断機自体の技術的意義が実質的に変更されたもの，又は，本件
連結材以外の何らかの事項の技術的意義が実質的に変更されたものであ
り，新たな技術的意義が実質的に追加されたものである。」（審決書３２
頁４行∼１５行）と認定判断した。
しかし，審決の上記認定判断は誤りである。すなわち，「本件連結材」
は，前記のとおり技術的意義を有しないものであるから，分割出願におい
て「本件連結材」の削除により，新たな技術上の意義が追加されたとはい
えない。
ウ自明性の認定判断の誤り
審決は，本件原出願明細書に接した当業者は，「本件連結材」を備える
発明のみが本件原出願明細書に記載されていると理解するのが自然であっ
て，当業者のだれもが，「本件連結材」を有しない発明が本件原出願明細
書に記載されているのと同然である，又は，「本件連結材」が任意の付加
的事項であることが本件原出願明細書に記載されているのと同然である，
と理解するとはいえない，本件原出願明細書の段落【０００６】の記載事
項は，その前後の文脈からみて，支持軸１０が「揺動側壁１１を揺動自在
に支持する枢軸」と「固定側壁９を連結する連結材」としての２つの機能
を兼ねていることを記述するものであり，あくまで，支持軸１０が枢軸と
連結材を兼ねていることで，品点数を少なくしていることを説明するにと
どまると認定，判断した（審決書３３頁２行∼１１行，３３頁２３行∼３
７行）。
しかし，審決の上記認定判断は誤りである。
(ア)本件原出願明細書の段落【０００９】ないし【００１２】，【００
１６】，【図１】ないし【図３】，【図５】及び【図８】の記載によれ
ば，細断機に必要な剛性を得るためには固定側壁と揺動側壁とを一体化
させることが重要であり，さらに，「本件連結材」が単に左右の固定側
壁同士を渡し止めたものにすぎず，揺動側壁とは関わりがなく，固定側
壁と揺動側壁との一体化による剛性確保に関して寄与をしていないもの
と解される。したがって，当業者であれば，「本件連結材」は，任意の
付加的事項であると理解する。
(イ)また，段落【０００６】の「前記支持軸１０は，揺動側壁１１を揺
動自在に支持する枢軸と固定側壁９を連結する連結材としての機能を有
している。」との記載からすると，支持軸１０が本件連結材の役割を果
たすものであり，当業者であれば，支持軸１０が本件連結材の代わりに
なること，及び「本件連結材」を省略できることを理解することができ
るから，本件原出願明細書には，「本件連結材」を具備しない発明も記
載されていると解するのが合理的である。
(ウ)審決は，段落【０００６】の「前記支持軸１０は，揺動側壁１１を
揺動自在に支持する枢軸と固定側壁９を連結する連結材としての機能を
有している。」との記載は，「部品点数を少なくしていることを説明し
ている」趣旨と解している。この理解を前提とするならば，段落【００
０６】は，「本件連結材」以外の部材を取り除いて部品点数を少なくす
ることのみならず，「本件連結材」をも取り除いて部品点数を少なくす
ることを示唆すると理解するのが相当である。
(エ)以上のとおり，審決は，「自明性」についての認定判断を誤ったも
のであり，削除する事項である「本件連結材」は，任意の付加的な事項
であって，本件原出願明細書の記載からみて，新たな技術的事項を追加
するものではないから，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特
許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものであ
り，分割出願の要件を満たしている。
(2)取消事由２（本件特許発明の新規性又は進歩性の認定判断の誤り）
本件分割出願は，前記主張のとおり分割出願の要件を満たしているから，
出願日は本件原出願日である平成１４年９月１９日に遡及する。審決が引用
した本件引用刊行物（特開２００４−１０５８６３号公報・甲２）は，そ
の出願日後の平成１６年４月８日に公開されたものであるから，引用刊行
物にはなり得ない。したがって，本件特許発明は，特許法２９条１項３号
の規定，又は特許法２９条２項の規定に違反してされたものではなく，同
法１２３条１項２号の規定より，無効とされるものではない。
本件特許発明が新規性又は進歩性を有しないとした審決には誤りがあ
る。
２被告の反論
(1)取消事由１（分割出願の要件の認定判断の誤り）に対し
原告は，要するに，①作動時においては，揺動側壁と固定側壁とをロック
装置４６により固定して一体化させれば，「本件連結材」がなくても細断機
に必要な剛性を得ることができる，②揺動側壁の開放時（非作動時）におい
ても，細断荷重が発生せず，揺動側壁をボルトで下部に固定すれば足りるこ
とが当業者にとって技術常識であるから，「本件連結材」は格別の技術的意
義を有しない，③よって，「本件連結材」は，作動時か否かを問わず，本件
原出願明細書に記載された発明にとって重要なものではなく，「本件連結
材」を除いた発明も本件原出願明細書に記載され，又はその記載事項から自
明であったといえるものであり，「本件連結材」の削除は新たな技術的事項
を追加するものではなく，分割出願の要件を充足する旨主張する。
しかし，原告の上記主張は，理由がない。
ア本件原出願明細書には，「本件連結材」を有しない発明は，開示されて
いない。また，「本件連結材」を有しない発明が本件原出願明細書の記載
から自明であるともいえない。
本件原出願明細書には，「本件連結材」を備える発明が記載されている
のみであり，「本件連結材」を省略することができ，又は他の手段により
代替することができる旨の直接的な記載はないから，「本件連結材」を有
しない発明は，本件原出願明細書に記載されていないと理解するのが相当
である。
本件原出願明細書には，発明の目的として「本発明は，メンテナンスが
行ないやすく，且つ，部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高
い）細断機を提供することを目的とするものである。」（段落【０００
２】）との記載があり，効果として「２本の支持軸と１本の連結材で左右
の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来る」
（段落【０００４】）との記載がある。そして，【図５】の記載のほか，
【特許請求の範囲】【請求項１】に記載された「左右の固定側壁の上部前
部に渡し止められた連結材」との文言からすれば，本件原出願明細書に記
載された発明においては，「本件連結材」が必要不可欠である。「本件連
結材」がなければ細断機が片持ち状となって上端部が撓み，強度が低下し
てしまうので，これを避けるため，「本件連結材」と２本の支持軸の３点
により左右の固定側壁同士を強固に連結し，細断機の高剛性化を図ってい
るのであり，本件原出願明細書を見た当業者であればこれらのことを当然
に理解する。上記のとおり，段落【０００４】において，「剛性の大きな
（強度の高い）細断機」とすることは，「２本の支持軸と１本の連結材で
左右の固定側壁を連結する」（本件連結材を有する）ことにより解決され
ることが明確に記載されている。したがって，本件原出願明細書に接した
当業者は，上記記載と逆の「本件連結材がなくても細断機に必要な剛性を
得ることができる」事項が自明のものとして開示されていると理解するこ
とはない。
なお，段落【０００６】の「前記支持軸１０は，揺動側壁１１を揺動自
在に支持する枢軸と固定側壁９を連結する連結材としての機能を有してい
る。」との記載は，下部の連結材である支持軸１０が，上部の連結材であ
る「本件連結材」の代わりになることや，「本件連結材」を備えない発明
を示唆するものではない。
そうすると，本件原出願明細書に現実に記載された事項に接した当業者
としては，「本件連結材」を備える発明のみが本件原出願明細書に記載さ
れているものと理解するのが自然であって，「本件連結材」を有しない発
明が本件原出願明細書の記載事項から自明であるとは理解しない。
以上のとおり，「本件連結材」を有しない発明は，本件原出願明細書に
記載されていないし，それらの記載から自明であるともいえず（東京高裁
平成１４年(行ケ)第３号平成１５年７月１日判決参照），新規事項を導入
するものであるといえるから（知財高裁平成１８年(行ケ)第１０５６３号
平成２０年５月３０日判決参照），本件分割出願は，分割出願の要件を欠
き，不適法である。
イ本件原出願明細書の段落【０００２】には，本件原出願明細書記載の発
明は，メンテナンスの容易化，部品点数の削減，及び高剛性化という３つ
の目的をすべて達成するものであることが記載されているところ，「本件
連結材」は，上記目的のうちの「高剛性化」を達成するために必要不可欠
なものであるから，本件原出願明細書に記載された発明において「本件連
結材」が技術的な意義を有することは明らかである。「本件連結材」と２
本の支持軸による高剛性化は，細断機の作動時やメンテナンス時だけの問
題ではなく，組立作業の容易さや，製品品質の均一性にも関連するもので
あり，その意味で，「本件連結材」は，機械設計の観点からも技術的な意
義を有する。
実際に，原告は，その販売に係る揺動側壁を有する細断機のすべてにお
いて，固定側壁同士を連結する連結部材を設けているから（乙２・２００
５年版カタログ，乙３・２００８年版カタログ），「本件連結材」が剛性
確保のための技術的意義を有することが分かる。
なお，本件分割出願の要件の有無について問題とされているのは，本件
原出願明細書の記載に照らし，「本件連結材」を具備しない発明が本件原
出願明細書において開示されていたといえるかという点であり，「本件連
結材」を具備しない場合でも細断機としての機能を果たし得るかという点
ではない。「本件連結材」を具備しなくても細断機としての機能を果たし
得ることを理由に，本件原出願明細書において「本件連結材」を具備しな
い発明が開示されていたという結論を導くことは，論理的に誤りである。
(2)取消事由２（本件特許発明の新規性又は進歩性の認定判断の誤り）に対
し
本件分割出願は前記主張のとおり平成１８年法律第５５号改正附則３条１
項により「なお従前の例による」とされる同法律による改正前の特許法（以
下「旧特許法」という。）４４条１項の規定に違反するから，その出願日は
遡及せず，本件分割出願日である平成１８年２月８日が出願日となる結果，
本件特許発明は，本件引用刊行物（特開２００４−１０５８６３号公報。甲
２）に記載された発明と同一又はその発明に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものであるから，特許法２９条１項３号又は特許法２９条
２項の規定により，特許を受けることができない。
よって，原告の主張する取消事由２は，理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（分割出願の要件の認定判断の誤り）
原告は，分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本
件連結材」は，細断機の作動時にも非作動時（揺動側壁の開放時）にも，細断
機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく，その削除は，
新たな技術的意義を追加するものでもないし，当業者であれば，本件原出願明
細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され，又は「本件連結材」
が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解するこ
とができるから，本件分割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細
書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものであ
り，分割出願の要件を充足する，よって，分割出願の要件を欠くとした審決
は，分割出願の要件に係る認定判断を誤ったものであり，違法なものとして取
り消されるべきである旨主張する。
しかし，原告の上記主張は，以下に述べるとおり，理由がない。
(1)事実認定
本件原出願明細書（甲２）の【特許請求の範囲】においては，出願に係る
細断機が「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」を有する構
成が記載されている。また，本件原出願明細書の【発明の詳細な説明】にお
いても，「【発明の目的】本発明は，メンテナンスが行ないやすく，且つ，
部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供するこ
とを目的とするものである。」（段落【０００２】）と記載されるととも
に，「【発明の効果】・・・請求項１の発明によれば，前後の揺動側壁が開
くので，メンテナンスが行ないやすい。また，２本の支持軸と１本の連結材
で左右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来
る。更に，２本の支持軸が，揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連
結材とを兼ねているので，部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出
来る。」（段落【０００４】）と記載されている。さらに，【発明の実施の
形態】を説明した【図３】，【図５】及び【図７】においても，「本件連結
材」が明確に示されている（別紙「本件原出願明細書図面」【図３】，【図
５】及び【図７】の符号１２参照）。
(2)判断
以上のとおり，本件原出願明細書には，発明の目的を「メンテナンスが行
ないやすく，且つ，部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）
細断機を提供すること」とし，具体的には「前後の揺動側壁が開くので，メ
ンテナンスが行ないやすい。」，また，「２本の支持軸と１本の連結材で左
右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来
る。」，更に，「２本の支持軸が，揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結
する連結材とを兼ねているので，部品点数を少なくしてコスト低減を図るこ
とが出来る。」発明が記載，開示されている。そうすると，「左右の固定側
壁の上部前部に渡し止められた連結材」（本件連結材）は，細断機の剛性を
大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり，本件
原出願明細書には，同構成を有する発明のみが開示されており，同構成を具
備しない発明についての記載，開示は全くなく，また，自明であるともいえ
ない。
したがって，本件原出願明細書の特許請求の範囲に記載された，「左右の
固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明
細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは，細断機の剛性確保に
関して，新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから，本件分
割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は
図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく，分割出願の要件
を満たしていないから，不適法である。
(3)原告の主張について
ア原告は，細断機の作動時の剛性を確保するためには，ロック機構４６に
より揺動側壁を固定側壁に固定させて一体化することこそが不可欠な技術
事項であって，「本件連結材」は固定側壁と揺動側壁とを一体化すること
に何らの寄与もせず，本来的な技術的意義を有しないから，本件原出願明
細書には「本件連結材」を有しない発明が記載され，又はその記載から自
明であるから，適法な分割出願であると主張する。
しかし，原告の上記主張は失当である。すなわち，本件原出願明細書に
おける「２本の支持軸と１本の連結材で左右の固定側壁を連結するので，
細断機の剛性を大きくする」（段落【０００４】）との記載に照らすなら
ば，本件原出願明細書に記載された発明においては，細断機の剛性確保の
ための解決手段としては，作動時であると非作動時であるとを問わず，２
本の支持軸と１本の連結材（本件連結材）により左右の固定側壁を連結す
る構成を採用するものであると解すべきである。これに対して，原告が主
張する上記構成，すなわち，ロック機構４６により揺動側壁と固定側壁を
固定させ一体化させることによって細断機の剛性確保を図るとの構成は，
作動時のみの剛性確保の手段にすぎない上，本件原出願明細書において
は，そのような剛性確保の構成を説明する記載はないから，「本件連結
材」を有しない発明が本件原出願明細書に記載され，又はその記載事項か
ら自明であるとはいえない。したがって，原告の上記主張は採用すること
ができない。
イまた，原告は，非作動時（揺動側壁の開放時）においても，「本件連結
材」は，細断機が作動しないがゆえに何らの細断荷重も受けないので，ボ
ルト等により左右の固定側壁を基板２上に強固に固定し，かつ細断機の作
動時の強度的必要性の観点からは左右の固定側壁に十分な厚みを持たせて
設計製作すればよいことは当業者にとって技術常識であるから，左右の固
定側壁の上部が自由に動くということはなく，揺動側壁の開放時において
も，機械設計上，「本件連結材」は，重要な役割を果たさない，よって，
「本件連結材」は，本件原出願明細書に記載された発明において不可欠な
構成ではなく，これを削除しても分割出願の要件に違反しない，と主張す
る。
しかし，原告の上記主張も失当である。すなわち，本件原出願明細書に
記載された発明においては，細断機の剛性確保の解決手段としては，作動
時であると揺動側壁の解放時であるとを問わず，２本の支持軸と１本の連
結材（本件連結材）により左右の固定側壁を連結する構成を採用するもの
であると理解されることは，前記説示のとおりである。また，揺動側壁の
解放時（非作動時）には細断荷重を受けないので，作動時の強度的必要性
の観点からは十分な厚みをもった左右の固定側壁をボルト等で基板２上に
強固に固定すれば足りる等の原告の主張も，本件原出願明細書の記載に基
づく主張とはいえないから，原告の上記主張は採用できない。
ウさらに，原告は，「前記支持軸１０は，揺動側壁１１を揺動自在に支持
する枢軸と固定側壁９を連結する連結材としての機能を有している。」と
の段落【０００６】の記載からすると，当業者であれば，支持軸１０が
「本件連結材」の代わりになり，「本件連結材」を削除して部品点数を少
なくさせ得ることを理解できるから，本件原出願明細書には，「本件連結
材」を具備しない発明も記載されているのも同然である旨主張する。
しかし，原告の上記主張も失当である。すなわち，本件原出願明細書
（甲２）の段落【０００４】【発明の効果】には「２本の支持軸が，揺動
側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので，部品
点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」と記載されているこ
とからすれば，前記段落【０００６】の記載は，固定側壁の前後部下部に
渡し止められた支持軸１０（【図５】，段落【０００６】参照）が細断機
の下部において揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁の連結材の両方の機能を
兼ねていることを意味しているにすぎないものであって，段落【０００
６】の記載をもって，下部の支持軸１０が固定側壁の上部前部に渡し止め
られた「本件連結材」の代わりになること，及び「本件連結材」を備えな
い発明が開示されているものと理解し，又は，それらが自明であるものと
理解することはできない。
２取消事由２（本件特許発明の新規性又は進歩性の認定判断の誤り）
原告は，本件分割出願は，分割出願の要件を満たしており，その出願日は本
件原出願の日である平成１４年９月１９日に遡及し，その出願日後である平成
１６年４月８日に公開された本件引用刊行物は，引用刊行物になり得ないか
ら，本件引用刊行物を引用刊行物として特許法２９条１項３号の規定，又は
特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるとし，同法１２３条１
項２号の規定により無効であるとした審決は誤りである，と主張する。
しかし，原告の上記主張は理由がない。すなわち，原告主張の取消事由１は
前記説示のとおり理由がなく，本件分割出願は，旧特許法４４条１項の分割出
願の要件を満たさず，不適法なものであって，出願日の遡及を認めることがで
きず，本件引用刊行物は本件分割出願の引用刊行物になり得るから，本件引
用刊行物が引用刊行物になり得ないことを前提とする原告の上記主張は理由
がない。
３結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告は，その他
にも縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，原告の本訴請求は理由が
ないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
大須賀滋
裁判官
齊木教朗
別紙「本件原出願明細書図面」
別紙「本件原出願明細書図面」
別紙「本件原出願明細書図面」

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