戻る

平成２３年２月２８日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０１７４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１月１７日
判決
原告エフホフマン−ラロッシュ
アクチェンゲゼルシャフト
訴訟代理人弁理士河村洌
同藤森洋介
同谷征史
被告特許庁長官
指定代理人石川太郎
同岡田孝博
同唐木以知良
同小林和男
主文
１特許庁が不服２００８−１９７１８号事件について平成２２年１月１９日に
した審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文と同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯等
原告は，発明の名称を「マイクロ電極アレイよりなる電極，方法，装置」とする
発明について，平成１４年１１月１８日に特許出願（特願２００３−５４６０９３。
パリ条約による優先権主張日平成１３年１１月１６日，平成１４年１０月４日，米
国。平成１５年５月３０日国際公開，ＷＯ０３／４４５１１，平成１７年４月２８
日国内公表。以下「本願」という。）をし，平成１９年９月２７日付け手続補正書
を提出したが，同年１０月１９日付けで拒絶理由通知を受け，平成２０年４月２１
日付けで意見書を提出したが，同年５月１３日付けで拒絶査定がされた。原告は，
同年８月４日，拒絶査定不服審判の請求（不服２００８−１９７１８号事件）をし，
同年１０月２７日付けで手続補正書を提出した。特許庁は，平成２２年１月１９日，
「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，
その謄本は，同年２月２日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
平成１９年９月２７日付け手続補正書による補正後の本願の明細書（以下「本願
明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（甲３，
４。以下，この発明を「本願発明」という。）。
【請求項１】
「血液サンプル中の分析物の濃度を定量する方法であって，
血液の流れに適した深さを有し，１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室を含
んだ使い捨てのバイオセンサーを設ける工程であって，該センサーは，前記キャピ
ラリー室内に設けられた作用電極および参照電極とを含み；該センサーは，さらに
酵素とメディエータからなる試薬層を含み；該試薬層は，少なくとも作用電極上で
処理され；該酵素とメディエータは，血液サンプル中の分析物の濃度を表現する電
気化学的信号を発生するために，分析物と反応するように選択される工程；
グルコースを含む血液サンプルを前記キャピラリー室中に入れる工程であって，当
該キャピラリー室が，前記血液サンプルの流れを試薬と接触させて当該試薬（判決
注：平成１９年９月２７日付け手続補正書には「当該血液サンプル」と記載される
が，審決はこれを「当該試薬」の誤記と認定した。）を少なくとも部分的に溶解ま
たは加水分解させる工程；
前記キャピラリー室内で血液サンプルを検出する工程；
該検出に引き続き，作用電極および対向電極または参照電極に電圧および電流を印
加または制御する工程；
前記作用電極で電気的に活性な反応生成物を電気的に酸化または還元させる工程；
および該検出後１０秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る
工程
を含むことを特徴とする方法。」
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開平８−３２０
３０４号公報（甲１。以下「引用例１」という。）記載の発明（以下「引用発明」
という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許
法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，本願は拒絶されるべ
きものであると判断した。
(2)上記判断に際し，審決が認定した引用発明の内容，本願発明と引用発明との
一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明の内容
「試料液中のグルコース濃度の定量方法であって，基板１と，前記基板１上に形
成された作用極５，対極８，および第３の電極７を有する電極系と，前記電極系の
作用極５と対極８上に設けられ，酵素としてのＧＯＤおよび電子受容体としてのフ
ェリシアン化カリウムを含有する反応層と，試料液供給路となる空間部とを有する
グルコースセンサを作製する工程，試料液を前記試料液供給路に供給し前記電極系
上の反応層を溶解する工程，前記対極８と第３の電極７間の抵抗値の変化に基づい
て前記試料液の供給を検知する工程，前記試料液の供給検知から５５秒後に，第３
の電極７を基準にして作用極５に所定の電位を印加する工程，および前記電位の印
加から５秒後の作用極５と第３の電極７間の電流値を測定する工程，を有するグル
コース濃度の定量方法。」
イ一致点
「サンプル中の分析物の濃度を定量する方法であって，
キャピラリー室を含んだ使い捨てのバイオセンサーを設ける工程であって，該セン
サーは，前記キャピラリー室内に設けられた作用電極および参照電極とを含み；該
センサーは，さらに酵素とメディエータからなる試薬層を含み；該試薬層は，少な
くとも作用電極上に設けられ；該酵素とメディエータは，サンプル中の分析物の濃
度を表現する電気化学的信号を発生するために，分析物と反応するように選択され
る工程；
グルコースを含むサンプルを前記キャピラリー室中に入れる工程であって，当該キ
ャピラリー室が，前記サンプルの流れを試薬と接触させて当該試薬を少なくとも部
分的に溶解させる工程；
前記キャピラリー室内でサンプルを検出する工程；
該検出に引き続き，作用電極および参照電極に電圧および電流を印加する工程；
前記作用電極で電気的に活性な反応生成物を電気的に酸化または還元させる工程；
および該検出後，サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程を含むことを
特徴とする方法。」
ウ相違点
(ｱ)相違点１
サンプルが，本願発明では，血液サンプルであるのに対し，引用発明では，血液
サンプルであるか不明な点。
(ｲ)相違点２
キャピラリー室が，本願発明では，血液の流れに適した深さを有し，１．０μＬ
未満の容量をもつのに対し，引用発明ではそのような構成であるか不明な点。
(ｳ)相違点３
サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程が，本願発明では，キャピラ
リー室内でサンプルを検出後１０秒以内に行われるのに対し，引用発明では，キャ
ピラリー室内でサンプルを検出後６０秒（５５秒＋５秒）後に行われる点。
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反する手続違背（取消事
由１），容易想到性判断の誤り（取消事由２）があり，これらは審決の結論に影響
を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。
(1)手続違背（取消事由１）
平成１９年１０月１９日付けの拒絶理由通知では，本願発明と引用発明との相違
点１として，本願発明が「血液の流れに適した深さを有し，１．０μＬ未満の容積
をもつキャピラリー室」を具備するのに対して，引用発明は容積が不明な点を認定
した上，相違点１に記載の本願発明の具備する特定事項は特開２００１−３１１７
１２号公報（甲２。以下「引用例２」という。）に記載されているとされた。
平成２０年５月１３日付けの拒絶査定では，引用例２に「１．０μＬ未満の容量
をもつキャピラリー室」が開示されていると認定し，「容積を小さくすれば，迅速
に拡散しても反応も素早く起こることは自明な事項であって，予想できない効果と
はいえない。迅速に拡散して反応も素早く起これば，測定時間が短くなることは予
測し得ることといえる」と認定した上，引用発明及び引用例２の記載から，「キャ
ピラリー室の容積を１．０μＬ未満とする点，及び，検出後１０秒以内に，血液サ
ンプル中のグルコース濃度を読み取りを得る点について，上記拒絶理由通知書に記
載の理由により，当業者が容易になし得たものと認められる。」と判断された。
一方，審決は，原告（請求人）に反論，補正の機会を与えず，「引用例１および
２における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく，『読み取りを
得る時間』は本願発明のものよりも長い」として，拒絶査定とは異なる認定をした
上，拒絶査定時に指摘されなかった文献である国際公開第０１／７３１２４号パン
フレット（甲１０），国際公開第００／７３７７８号パンフレット（甲１１）及び
国際公開第０１／３３２１６号パンフレット（甲１２）に基づき，「サンプル室の
容量を１μｌ以下としたものも周知である」ことを認定し，引用発明と甲１０ない
し１２の記載から，本願発明は当業者が容易に発明をすることができたと判断した。
上記審判手続は，拒絶理由通知における引用例２の認定の誤りに対する原告（請
求人）の反論の機会を奪っている点，及び，拒絶理由通知に示されていない甲１０
ないし１２を引用例として用いた点において，手続的な瑕疵を有する。
以上のことから，審決は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違
反する審判手続によりなされたものであり，違法として取り消されるべきである。
(2)容易想到性判断の誤り（取消事由２）
審決は，引用発明に，引用例２（甲２），特開平５−３４０９１５号公報（甲
７），特開平５−２５６８１１号公報（甲８），特開平５−２１５７１１号公報
（甲９），甲１０ないし１２を組み合わせることにより，本願発明は当業者が容易
に発明をすることができたと判断したが，引用発明と他の引用文献の記載から，本
願発明を容易に想到することは不可能であり，審決の判断は誤りである。すなわち，
ア相違点１に係る構成の容易想到性の判断について
審決は，引用例２，甲７ないし９を引用して，「グルコースセンサを，血液サン
プル中のグルコース濃度を定量するために使用することは，本願優先権主張日前に，
当業者の間で広く知られている事項である。」とし，「引用発明のグルコースセン
サを，血液サンプル中のグルコース濃度を定量するために使用し，上記相違点１に
おける本願発明のようにすることは，当業者ならば何ら困難性はなく，容易に想到
し得る程度のことであるといえる。」と判断した。
しかし，審決の判断は誤りである。
本願発明の出願時において，血液サンプルを用いた場合，少量の血液サンプルで
は，安定状態になるまでに時間がかかり，計測するのに充分な電流応答信号が発生
しないと考えられていた。また，血液サンプルを用いた場合，他のグルコース溶液
などと比較して，電気分解に長い時間を要すると考えられていた。
本願発明は，そのような常識がある中で，グルコース／緩衝液とは異なり，グル
コースが電気分解されるのに要する時間が長い血液サンプルを用いて，血液サンプ
ルの検出から１０秒以内にグルコース濃度の読み取りを可能とした発明である。本
願発明は，①他のグルコース溶液よりもテスト時間が長時間かかる「血液サンプ
ル」が測定対象であること，②「１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室」及
びキャピラリー室内において血液サンプルの「検出後１０秒以内に，血液サンプル
中のグルコース濃度の読み取りを得る工程」を併せ持つことに，その特徴がある。
一方，引用例２，甲７ないし９には，血液サンプルが用いられたバイオセンサが
開示されているだけであり，グルコースが電気分解されるのに要する時間が長い血
液サンプルを用いて，血液サンプルの検出から１０秒以内にグルコース濃度の読み
取りを得るという方法及び思想については一切開示されていない。
したがって，「グルコースセンサを，血液サンプル中のグルコース濃度を定量す
るために使用することは，本願優先権主張日前に，当業者の間で広く知られている
事項である。」との審決の認定は誤りであり，これに基づいて，本願発明の相違点
１に係る構成を容易想到とした審決の判断は誤りである。
イ相違点２及び３に係る構成の容易想到性の判断について
審決は，相違点２について，甲１０ないし１２を引用して，「グルコースセンサ
の分野において，検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量を
より小さなものとすることは，本願優先権主張日前に，当業者の間に広く知られた
課題であって，サンプル室の容量を１μｌ以下としたものも周知である。」と認定
し，「引用発明において，キャピラリー室の容量をより小さなものとすることは，
当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして，具体的に，当該容量
をどの程度小さくするかは，当業者が適宜決定する設計的事項であって，容量を１
μｌ以下とすることについても，特に臨界的意義はなく，・・・格別な困難性は見
あたらない。」と判断し，相違点３について，引用例２，甲１０ないし１２を引用
して，「グルコースセンサの分野において，検査をより迅速に行うためにサンプル
検出後，サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くする
ようにすることは，本願優先権主張日前に，当業者の間に広く知られた課題であ
る。」と認定し，「引用発明において，サンプル検出後，サンプル中のグルコース
濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くすることは，当業者ならば容易に想到
し得る事項であるといえる。そして，具体的に，当該時間をどの程度短くするかは，
当業者が適宜決定する設計的事項であって，１０秒以下とすることについても，特
に，臨界的意義はなく，格別な困難性は見あたらない。」と判断した。そして，引
用発明と他の引用文献を組み合わせて，キャピラリー室の容量および深さを相違点
２における本願発明のようにすることや，サンプル検出後，サンプル中のグルコー
ス濃度の読み取りを得るまでに時間を相違点３における本願発明のようにすること
は，当業者ならば何ら困難性はなく，容易に想到し得ると判断した。
しかし，審決の判断は誤りである。
引用発明には，引用例２，甲１０ないし１２の引用文献と組み合わせる動機付け
がなく，各引用文献には，本願発明の血液サンプル，キャピラリー室の容量が１．
０μＬ未満，血液サンプルの検出から１０秒以内でグルコース濃度を読み取ること
を併せ持つことについての開示も示唆もない。すなわち，
(ｱ)引用発明について
引用例１（甲１）の特許請求の範囲の【請求項１】，発明の詳細な説明の段落
【０００１】，【０００６】ないし【０００８】，【００１０】，【００１１】，
【００１３】ないし【００１５】の記載によれば，引用発明は，作用極と対極の二
電極式のセンサでは，対極を参照極として併用するため，基準となる対極電位が作
用極での酸化還元反応に伴い変動し，測定結果に影響を与える場合があることを技
術的課題とし，その課題を解決するために，「第３の電極」を液絡検知用電極とし
て用いたものである。そして，当該「第３の電極」を液絡検知用電極として用いる
ことにより，「液絡検知のための電圧を作用極―対極間に印加する必要はない」，
「試料液の供給を確実に検知することができる」，「第３の電極を液絡検知用電極
としてだけでなく参照極として併用するために，基準となる電位の変動が殆どな
い」という効果が得られ，その結果として，「迅速かつ高精度な定量を簡便に実施
することができる」という効果が得られるというものである。
すなわち，引用発明は，①作用極，対極とは別に新たに別の電極を設けること，
②別の電極を液絡検知用電極として用いることにより，「迅速かつ高精度な定量を
簡便に実施することができる」という効果を得るものである。すなわち，引用発明
は，従来と異なる電極系の構成に変えることによって，高精度な定量をする目的を
実現する技術が開示されている。そして，審決が，本願発明の「キャピラリー室」
に対応すると指摘する「試料液供給路となる空間部」について，引用例１には，
「スペーサ１０には試料液供給路を形成するためのスリット１１が設けられ」，
「基板１，スペーサ１０およびカバー９によってスリット１１の部分に試料液供給
路となる空間部が形成され，この空間部の終端部は上記空気孔１２に連通する。」，
「試料液としてグルコース水溶液３μｌを試料液供給路にその入口１１ａより供給
した」と記載されるのみである。
また，引用例１には，サンプルを検出後にキャピラリー室でグルコース濃度の読
み取り工程に係る説明において，実施例に，合計６０秒の時間を要したことが記載
されているのみであって，６０秒より早い方がよい，さらに早くするためにどのよ
うにすればよいか，６０秒にするためにどのような構成を用いたのか等については
記載も示唆もされていない。
以上のとおり，引用例１には，試料液供給路の大きさを小さくすることについて
の記載及び示唆はなく，また，血液サンプルの検出から１０秒以内にグルコース濃
度の読み取りを得ることや，検出から読み取りまでの時間を短くすることについて
の記載及び示唆はない。引用発明には，サンプル室の容量を小さくすること，及び
濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くすることについての動機付けがない。
(ｲ)引用例２について
引用例２の段落【００１６】，【００９０】，【００９９】，【０１２２】，
【０１２３】，【０１２５】ないし【０１２８】，【０１３４】の記載からすると，
引用例２の技術は，「微細セルロース粉体」を反応層に含めることにより，迅速に
被検成分と酵素との反応を迅速かつ適正に進行させるものであり，実施例において，
「微細セルロース粉体」を用いることにより，反応を迅速にし，微細セルロース粉
体により反応が早くなった状態で，１６秒という遅延時間が記載されており，さら
に遅延時間後の測定に要する時間については開示されていないため，合計の時間が
不明である。
また，引用例２では，２ないし６０μＬのキャピラリー室が用いられ，本願発明
のキャピラリー室の容量については記載されておらず，その大きさを小さくすると
いう記載や示唆は存在しない。
さらに，引用例２では，微細セルロース粉体により反応を迅速にするものである
から，本願発明とは，方法において相違する。
(ｳ)甲１０ないし１２について
審決が周知例とする甲１０ないし１２には，本願発明の，①他のグルコース溶液
よりもテスト時間が長い「血液サンプル」を測定対象としている，②「１．０μＬ
未満の容量をもつキャピラリー室」及びキャピラリー室内において血液サンプルの
「検出後１０秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程」
を併せ持った構成についての開示及び示唆はない。
(ｴ)以上のことから，当業者において，引用発明と他の引用文献を組み合わせて，
キャピラリー室の容量および深さを，本願発明の相違点２に係る構成とすること，
及び，サンプル検出後，サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得るまでの時間
を本願発明の相違点３に係る構成とすることは，容易とはいえない。
ウ本願発明は，①他のグルコース溶液よりもテストに長時間を要する「血液サ
ンプル」を測定対象とし，②「１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室」及び
キャピラリー室内において血液サンプルの「検出後１０秒以内に，血液サンプル中
のグルコース濃度の読み取りを得る工程」を併せ持つことによって，血液サンプル
を検出後１０秒以内にグルコース濃度を読み取るという，引用例１及び２からは予
測できない優れた効果を奏する。
エよって，本願発明は，引用発明に基づいて，当業者が容易に想到し得るとし
た審決の判断は誤りである。
２被告の反論
(1)取消事由１（手続違背）に対し
原告は，審決が，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違反する審
判手続によるものであると主張する。
しかし，原告の主張は以下のとおり失当である。
ア審決は，「引用例１および２における『キャピラリー室の容量』は本願発明
のものより大きく，『読み取りを得る時間』は本願発明のものよりも長い」とした
が，本願発明は数値限定を伴った発明であるところ，本願明細書には，キャピラリ
ー室の容量が１．０μＬ未満であることや，グルコース濃度の読み取りを得るのが
検出後１０秒以内であることの臨界的意義が記載されておらず，その格別な技術的
手段についても記載されていないことから，引用例２に「１．０μＬ未満の容量を
もつキャピラリー室」が記載されているか否かとは関係なく，本願発明の容易想到
性を判断した。
したがって，審決が，拒絶査定の理由と異なる理由により判断したとはいえない。
イ審決は，「検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量を
より小さなものとすることは，本願優先権主張日前に，当業者の間に広く知られた
課題」であること，及び，「検査をより迅速に行うためにサンプル検出後，サンプ
ル中のグルコース濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くするようにすること
は，本願優先権主張日前に，当業者の間に広く知られた課題」であること示すため
に，甲１０ないし１２を提示しているが，検査に用いるサンプル量を少なくするた
めにサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいこと，及び，検査をより迅速
に行う，すなわち，濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くする方が好ましい
ことは，当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識である。この
ことは，乙１の段落【００７８】，乙２の１頁５ないし９行，６頁３ないし１３行
および１４頁４ないし１０行（訳文の段落【０００１】，【００１７】，【００４
２】），乙３の段落【０００１】，【００１２】，【００４２】，乙４の段落【０
００１】，【０００８】，【００３０】，甲１７の１７頁２０ないし２２行，１８
頁２ないし４行の各記載からも明らかであり，審決は，極めて常識的で周知性が高
く当然又は暗黙の前提となる事項を，容易性の判断の過程で補助的に用いるために，
甲１０ないし１２を提示したものにすぎない。
そうすると，甲１０ないし１２は，当業者ならば当然知っているはずの事項を提
示したものにすぎないから，この周知技術に対して意見を申し立てる機会を与えな
かったからといって，手続的に違法であったとはいえない（知財高裁平成１９年３
月１４日（平成１８年（行ケ）第１０３４８号）判決，東京高裁平成１６年１０月
１８日（平成１５年（行ケ）第３７３号）判決，東京高裁平成１６年８月３１日
（平成１５年（行ケ）第１７７号）判決参照）。
以上のとおり，審決において，周知例である甲１０ないし１２を用いたことによ
り，原告（請求人）の反論，補正の機会が不当に奪われたとはいえない。
なお，甲１０ないし１２に，サンプル室の容量を１μＬ未満としたものが記載さ
れていたため，審決はその旨述べているが，これは請求人の納得を得るために補足
的に記載したのであって，引用例又は周知例に１μＬ未満のものが記載されている
か否かで，審決における判断が変わるものではない。
ウ審決は，本願発明と引用発明とを対比し，相違点については，容易に想到し
得る事項と判断している点において，拒絶理由及び拒絶査定における論理付けと一
致している。また，原告は，平成２０年４月２１日付け意見書及び同年１０月２７
日付け手続補正書において，本願発明が引用発明から容易に想到し得ないものであ
る旨の反論を行っている。
したがって，拒絶理由及び拒絶査定で提示された一部の引用文献を，審決におい
ては引用例として用いることなく，本願発明は，引用発明に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたものとした点が，特許法１５９条２項で準用する同法５
０条に違反し，手続的に違法であったとはいえない。
(2)取消事由２（容易想到性判断の誤り）に対し
引用発明に，引用例２，甲７ないし９，甲１０ないし１２を組み合わせることに
より，本願発明は当業者が容易に発明をすることができたとした審決の容易想到性
に係る判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。
ア相違点１に係る構成の容易想到性の判断について
以下のとおり，本願発明の相違点１に係る構成を想到することに困難な点はない。
すなわち，甲７の実施例１及び２に，試料液としてグルコースとアスコルビン酸
の混合水溶液を供給することが記載され（段落【００２９】，【００４０】），実
施例５に試料液として全血を供給することが記載され（段落【００６２】），甲１
７に，センサーを用いて，緩衝液中のグルコース濃度，及び，血清中のグルコース
濃度を測定することが記載されている（５１頁・表１）ことに照らすならば，引用
発明のグルコースセンサを，血液サンプル中のグルコース濃度を定量するために使
用するようにすることは，当業者であれば，容易に想到し得る。
イ相違点２及び３に係る構成の容易想到性の判断について
以下のとおり，本願発明の相違点２及び３に係る構成を想到することに困難な点
はない。
(ｱ)引用発明について
引用例１の段落【００１５】には，「このセンサに，試料液としてグルコース水
溶液３μｌを試料液供給路にその入口１１ａより供給した。試料液は毛管現象によ
り試料液供給路を通って空気孔１２にまで達し，電極系上の反応層が溶解した。」
と記載され，３μＬが微量なものであること，及び，毛管現象は，細い管において
生じる現象であることを考慮すれば，引用例１記載の試料液供給路が，微小容量で
あることが推認される。引用例１において，微小容量の試料液供給路を採用してい
ることに照らすならば，引用発明に，試料液供給路を小さくするという課題がある
ことを示唆しているといえる。そして，検査に用いるサンプル量を少なくするため
にサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいことは，当分野の技術者であれ
ば当然に知っている一般的な技術常識であるから，引用例１における明示的な記載
の有無にかかわらず，引用発明も，サンプル室の容量をより小さくするという課題
を内在しているというべきである。
また，引用例１の段落【０００１】には，「【発明の属する技術分野】本発明は，
試料中の特定化合物について，迅速かつ高精度な定量を簡便に実施するためのバイ
オセンサ，同バイオセンサを用いた定量法および定量装置に関するものである。」
と記載されており，引用例１は，引用発明に，検査をより迅速に行う，すなわち，
濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くするという課題があることを示唆して
いるといえる。なお，濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くする方が好まし
いことは，当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識であるから，
引用例１における明示的な記載の有無にかかわらず，引用発明も，濃度の読み取り
を得るまでの時間をより短くするという課題を内在しているというべきである。
したがって，引用例１における明示的な記載の有無にかかわらず，上記の課題に
基づき，引用発明も，サンプル室の容量を小さくするという動機付け，及び，濃度
の読み取りを得るまでの時間をより短くするという動機付けがある。
(ｲ)引用例２について
審決は，引用例２を周知例の１つとして例示しているものの，引用例２の技術に
ついて何ら認定していないから，原告の主張は，その前提を欠く。
(ｳ)甲１０ないし１２について
甲１０の訳文の段落【０００１】，甲１１の訳文の段落【００１５】，甲１２の
訳文の【要約】欄，甲１７の【要約】欄，乙１ないし５の記載は，いずれも血液サ
ンプルを用いることを想定したものである。
また，どのような試料サンプルを用いる場合であっても，検査に用いるサンプル
量を少なくするためにサンプル室の容量を小さくすることが好ましいこと，及び，
濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くする方が好ましいことは，一般的な技
術常識である（甲１０ないし１２，１７，乙１ないし５）。
(ｴ)以上のことに加え，本願発明における「１．０μＬ未満」，「検出後１０秒
以内」という数値限定については，本願明細書に，臨界的意義があることが記載さ
れていないから，当該数値限定は，当業者の通常の創作能力の発揮によってなし得
る事項であるというべきである。
また，審決は，引用発明と他の引用文献を組み合わせて本願発明は容易想到であ
ると判断したものではない。
以上のとおり，本願発明の相違点２及び３に係る構成を想到することが容易であ
るとした審決に誤りはない。
ウ原告は，本願発明は，テスト時間が長時間かかる「血液サンプル」を測定対
象として，検出後１０秒以内にグルコース濃度を読み取るという格別の効果を奏す
る旨主張するが，原告の同主張は，以下のとおり失当である。
すなわち，本願明細書には，グルコース濃度の読み取りを得るのが検出後１０秒
以内であることの臨界的意義，すなわち，検出後１０秒以内という数値限定の内と
外とで顕著な差異があることについて，何ら記載されていない。また，甲１０の訳
文の【特許請求の範囲】【請求項１】，段落【０００１】，【００１６】の記載，
乙１の段落【００７８】の記載からすると，本願発明における「検出後１０秒以
内」という数値限定については，臨界的意義がなく，本願優先権主張日における技
術水準から予測可能なありふれた程度のものにすぎない。
したがって，本願発明が格別な効果を奏するとはいえない。
エよって，本願発明は，引用発明に基づいて，当業者が容易に想到し得るとし
た審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由１には理由があり，審決は違法として取り消さ
れるべきものと考える。その理由は以下のとおりである。
１取消事由１（手続違背）について
(1)事実認定
ア手続の経緯について，以下の事実が認められる。
(ｱ)平成１９年１０月１９日付け拒絶理由通知書（甲１５）には次の記載がある。
「（１）第１発明（判決注：本願発明と同じ。）に対して，引用文献１及び２
[対比]
第１発明と引用文献１（判決注：引用例１と同じ。以下同様。）記載の発明を対
比すると，次の点で発明特定事項が相違する。
1)相違点１
第１発明が『血液の流れに適した深さを有し，１．０μＬ未満の容積をもつキャ
ピラリー室』を具備するのに対して，引用文献１記載の発明は容積が不明な点
・・・
[相違点についての検討]
1)相違点１について
相違点１に記載の第１発明の具備する特定事項は引用文献２（判決注：引用例２
と同じ。以下同様。）に記載されている。」
(ｲ)平成２０年４月２１日付け意見書（甲１６）には次の記載がある。
「本願の請求項１およびその従属請求項２∼３０にかかわる発明は，技術的特徴Ｘ
『検出後１０秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』
と，技術的特徴Ｙ『１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とするこ
とにより，予測できない効果『分析物が，塗膜中にすばやく拡散して，その後迅速
にかつ完全に反応して，電気的活性反応生成物を生産する』を奏するのであります
・・・。
一方，引用文献２には，・・・バイオセンサーのキャプラリー室（判決注：キャ
ピラリー室の誤記と認める。以下同様。）の容量は２∼６０μｌのものが開示され
ているのであり，本願発明の技術的特徴Ｙ『１．０μＬ未満の容量をもつキャピラ
リー室』を記載も示唆もされておりません。
さらに，引用文献２には，本願発明の技術的特徴Ｘ『検出後１０秒以内に，血液
サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』は記載されていないのであり
ます。
よって，たとえ当業者が引用文献１と２を組み合わせることができたとしても，
・・・本願発明を導き出すことはできないのであります・・・。」（２頁本文３１
行∼３頁４４行）
(ｳ)平成２０年５月１３日付け拒絶査定（甲５）には次の記載がある。
「キャピラリー室の容積を１．０μＬ未満とする点，及び，検出後１０秒以内に，
血液サンプル中のグルコース濃度を読み取りを得る点について，上記拒絶理由通知
書に記載の理由により，当業者が容易になし得たものと認められる。
出願人は，平成２０年５月１４日（判決注：平成２０年４月２１日の誤記と認め
る。）付け意見書において『・・・バイオセンサーのキャプラリー室の容量は２∼
６０μｌのものが開示されているのであり，本願発明の技術的特徴Ｙ『１．０μＬ
未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。』と主張す
るが，出願人が提示するように，引用文献２【０１２６に『以上の内容の酵素セン
サ枠体（保護層が積層される前のもの）は，反応セルの広さが２ｍｍ×４ｍｍ，深
さが６５μで容積が約０．５μｌであり，この酵素センサ枠体を３００個作製し
た』（引用文献２の段落［０１２６］）と記載されており，１．０μＬ未満の容量
をもつキャピラリー室は，引用文献２に開示されているのである。
よって，出願人の主張は失当である。」
(ｴ)平成２０年１０月２７日付け手続補正書（甲６）には次の記載がある。
「本願の請求項１およびその従属請求項２∼３０にかかわる発明は，技術的特徴Ｘ
『検出後１０秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』
と，技術的特徴Ｙ『１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とするこ
とにより，・・・『分析物が，塗膜中にすばやく拡散して，その後迅速にかつ完全
に反応して，電気的活性反応生成物を生産する』という優れた効果を奏するのであ
ります。・・・
一方，引用文献２には，・・・バイオセンサーのキャプラリー室の容量は２∼６
０μｌのものが開示されているのであり，本願発明の技術的特徴Ｙ『１．０μＬ未
満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。
さらに引用文献２には，本願発明の技術的特徴Ｘ『検出後１０秒以内に，血液サ
ンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』は記載されていないのでありま
す。
よって，たとえ当業者が引用文献１と２を組み合わせることができたとしても，
・・・本願発明を導き出すことはできないのであります・・・。」（３頁本文２４
行∼４頁４０行）
(ｵ)審決には次の記載がある。
「（相違点２）キャピラリー室が，本願発明では，血液の流れに適した深さを有し，
１．０μＬ未満の容量をもつのに対し，引用発明ではそのような構成であるか不明
な点。・・・
（３）相違点２についての検討
引用発明では，・・・試料液供給路となる空間部の具体的容量については不明で
ある。
他方，グルコースセンサの分野において，検査に用いるサンプル量を少なくする
ためにサンプル室の容量をより小さなものとすることは，本願優先権主張日前に，
当業者の間に広く知られた課題であって，サンプル室の容量を１μｌ以下としたも
のも周知である。必要であれば，国際公開第０１／７３１２４号パンフレット第４
頁１６∼１９行，第４頁３１行∼第５頁３行，第５頁９∼１３行および第６頁２０
∼２１行，国際公開第００／７３７７８号パンフレット第４頁２１行∼第５頁２行，
国際公開第０１／３３２１６号パンフレット第１頁１２行∼第２頁１２行を参照。
そうすると，引用発明において，キャピラリー室の容量をより小さなものとする
ことは，当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして，具体的に，
当該容量をどの程度小さくするかは，当業者が適宜決定する設計的事項であって，
容量を１μｌ以下とすることについても，特に，臨界的意義はなく，上記周知例で
示したとおり，格別な困難性は見あたらない。・・・
したがって，引用発明において，キャピラリー室の容量および深さを，上記相違
点２における本願発明のようにすることは，当業者ならば何ら困難性はなく，容易
に想到し得る程度のことであるといえる。・・・
請求人が主張するとおり，引用例１および２における『キャピラリー室の容量』
は本願発明のものより大きく，『読み取りを得る時間』は本願発明のものより長
い。」（審決１０頁２２行∼１１頁３１行，１５頁４∼６行）
イ甲１０ないし１２には次の記載がある。
(ｱ)甲１０の訳文の段落【００１６】
「キャビティの容積は，適当には１．５μｌ未満であり，好ましくは１μｌ未満，
最も好ましくは０．５μｌ未満である。」
(ｲ)甲１１の訳文の【請求項１】
「１マイクロリットル未満の体積の流体サンプルを収容するような大きさの閉鎖経
路」
(ｳ)甲１２の訳文の段落【０００７】
「好ましい実施形態においては，作用電極が対向電極と対向し，これら２つの電極
間でサンプルチャンバ内に測定域を形成しており，この測定域は約１μＬ以下，好
ましくは約０．５μＬ以下，さらに好ましくは約０．３２μＬ以下，より好ましく
は約０．２５μＬ以下，最も好ましくは約０．１μＬ以下のサンプルを収容できる
大きさに設定されている。」
(2)判断
ア上記(1)ア認定の事実及び弁論の全趣旨によれば，平成１９年１０月１９日
付け拒絶理由通知書及び平成２０年５月１３日付け拒絶査定においては，引用発明
との相違点に関する本願発明の構成である「１．０μＬ未満の容量をもつキャピラ
リー室」について，引用例２に開示されていると認定し，これを理由として，本願
発明は，当業者が容易になし得たものと認められると判断したこと，原告（審判請
求人）が，平成２０年１０月２７日付け手続補正書において上記認定を争ったとこ
ろ，審決においては，一方で，引用例２における「キャピラリー室の容量」は本願
発明のものより大きいことを認定し，他方で，甲１０ないし１２を引用し，これに
基づいて，「グルコースセンサの分野において，検査に用いるサンプル量を少なく
するためにサンプル室の容量を小さなものとすることは，本願優先権主張日前に，
当業者の間に広く知られた課題であって，サンプル室の容量を１μｌ以下としたも
のも周知である」とし，これを理由として，「引用発明において，キャピラリー室
の容量および深さを，上記相違点２における本願発明のようにすることは，・・・
容易に想到しうる程度のことである」と判断したこと，甲１０ないし１２について
は，審決に至るまでの手続では提示されず，それらに記載された技術が周知である
ことについて，原告に意見を述べる機会を付与しなかったこと等の事実が認められ
る。
以上によれば，審決は，相違点２に係る本願発明の構成である「１．０μＬ未満
の容量をもつキャピラリー室」とすることが容易想到であると判断するに当たって，
引用例２に開示されているとした査定の理由とは異なり，甲１０ないし１２に基づ
き，サンプル室の容量を１μｌ以下としたものが周知であるとの理由によって結論
を導いたことが認められる。そうすると，審判手続において，原告に対し，拒絶の
理由を通知し，意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず，その
機会を付与しなかったから，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反する
手続違背があり，この手続違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。
したがって，審決は取り消されるべきである。
イ被告の反論について
被告は，反論として，次の主張をするが，いずれも採用の限りでない。
(ｱ)被告は，本願発明は数値限定を伴った発明であるが，本願明細書には，キャ
ピラリー室の容量が１．０μＬ未満であることや，グルコース濃度の読み取りを得
るのが検出後１０秒以内であることの臨界的意義が記載されておらず，その格別な
技術的手段についても記載されていないため，審決は，本願発明を容易想到である
としたものであって，引用例２に「１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室」
が記載されているか否かとは関係なく，本願発明は容易想到であるといえるから，
拒絶査定と異なる理由によって判断したことにはならないと主張する。
しかし，被告の主張は失当である。
上記アのとおり，拒絶査定において，本願発明が容易想到であると判断した理由
は，「１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室」が引用例２に開示されている
ことを前提とするものである。そうすると，被告が，審決において，本願発明が容
易想到であると判断した理由は，引用例２に「１．０μＬ未満の容量をもつキャピ
ラリー室」が記載されているか否かとは関係がないと主張することは，審決の理由
と拒絶査定の理由とが異なることを前提とするものであって，主張自体失当である。
(ｲ)被告は，①検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量を
より小さくする方が好ましいこと，及び，検査をより迅速に行う，すなわち，濃度
の読み取りを得るまでの時間をより短くする方が好ましいことは，当分野の技術者
であれば当然に知っている一般的な技術常識であり，審決は，常識的で周知性が高
く当然又は暗黙の前提となる事項を，容易性の判断の過程で補助的に用いるために，
甲１０ないし１２を提示したものにすぎない，すなわち，甲１０ないし１２は，当
業者ならば当然知っているはずの事項を提示したものにすぎないから，この周知技
術に対して意見を申し立てる機会を与えなかったからといって，手続的に違法であ
ったとはいえない，②また，甲１０ないし１２に，サンプル室の容量を１μＬ未満
としたものが記載されていたため，審決はその点について言及したが，これは請求
人が納得するための補足的な言及であって，引用例又は周知例に１μＬ未満のもの
が記載されているか否かで，審決における判断が左右されるものではないから，新
たな理由付けではない旨を主張する。
しかし，被告の主張は失当である。
まず，検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さ
くする方が好ましいことが，当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技
術常識であったとしても，そのことから直ちに，「１．０μＬ未満の容量をもつキ
ャピラリー室」とする技術が周知であるということはできないので，被告の主張は，
採用の限りでない。
次に，審決の理由は，「検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室
の容量をより小さなものとすることは，本願優先権主張日前に，当業者の間に広く
知られた課題であって，サンプル室の容量を１μｌ以下としたものも周知である。
必要であれば，国際公開第０１／７３１２４号パンフレット第４頁１６∼１９行，
第４頁３１行∼第５頁３行，第５頁９∼１３行および第６頁２０∼２１行，国際公
開第００／７３７７８号パンフレット第４頁２１行∼第５頁２行，国際公開第０１
／３３２１６号パンフレット第１頁１２行∼第２頁１２行を参照。」とするもので
ある（上記(1)ア(ｵ)）。審決の上記理由は，引用例２を適用するのではなく，むし
ろ，甲１０ないし１２を適用することによって，「１．０μＬ未満の容量をもつキ
ャピラリー室」とする技術が周知であることを認定し，本願発明を引用発明から容
易想到であるとの結論を導いたものといえる。
したがって，被告の上記主張は，失当である。
(ｳ)被告は，原告において，平成２０年４月２１日付け意見書及び同年１０月２
７日付け手続補正書において，本願発明が引用発明から容易に想到し得ないもので
ある旨の反論を述べているから，審判手続に違法はない旨主張する。
しかし，被告の主張は失当である。
上記アのとおり，審決の理由は，査定の理由とは異なるものであり，原告は，平
成２０年４月２１日付け意見書及び同年１０月２７日付け手続補正書において，
「１．０μＬ未満の容量をもつキャピラリー室」を用いる技術が周知であるか否か，
それが甲１０ないし１２に開示されているかについては反論していない。審判手続
中で，原告に，意見を述べる機会が与えられていたとはいえない。したがって，被
告の主張は採用できない。
２小括
以上のことから，原告主張の取消事由１には理由があり，その余の争点について
判断するまでもなく，審決は違法として取り消されるべきである。これに対し，被
告は，他にも縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。
第５結論
よって，原告の請求は理由があるから，審決を取り消すこととして，主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子

戻る