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平成１７年（行ケ）第１０４０６号　審決取消請求事件（平成１８年２月１４日口
頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　日本ペイント株式会社
代表者代表取締役　　　
訴訟代理人弁護士　小　野　寺　　　良　　　文
　　　　　　　同　　　　　　　　　　岡　　　田　　　　　　　淳　　
　同　　　　　　　　　　飯　　　塚　　　卓　　　也　
　同　　　　　　　　　　末　　　吉　　　　　　　亙　　
　訴訟代理人弁理士　　　前　　　　　　　直　　　美
被　　　　　　告日本パーカライジング株式会社
　代表者代表取締役　　　
　訴訟代理人弁護士　　　内　　　田　　　公　　　志
　同　　　　　　　　　　鮫　　　島　　　正　　　洋
　同　　　　　　　　　　後　　　藤　　　正　　　邦
　訴訟復代理人弁護士　　中　　　原　　　敏　　　雄
　同　　　　　　　　　　玉　　　井　　　真　里　子
　　　主　　　　　　　　文
　　　　　　特許庁が無効２００４－８０００２号事件について平成１７年２月２
５日にした審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　事実及び理由
第１　請求
　主文同旨
第２　当事者間に争いがない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　被告は，発明の名称を「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処
理液及び表面調整方法」とする特許第３４５１３３４号（平成９年３月７日出願
〔以下「本件出願」という。〕，平成１５年７月１８日設定登録。以下「本件特
許」という。）の特許権者である。
　(2)　原告は，平成１６年３月３１日，被告を被請求人として，本件特許を無効
とすることを求めて審判の請求をした。
　　　　特許庁は，上記請求を無効２００４－８０００２号事件として審理した
上，平成１７年２月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
し，その謄本は同年３月９日に原告に送達された。
　２　本件出願の願書に添付した明細書（甲５，以下「本件明細書」という。）の
特許請求の範囲の請求項１ないし１０に記載された発明（以下，請求項１に記載さ
れた発明を「本件発明１」，請求項２に記載された発明を「本件発明２」などとい
い，これらを一括して「本件発明」という。）の要旨（なお，以下，原文の表記方
法にかかわらず，「りん酸」，「りん酸塩」については，それぞれ「リン酸」，
「リン酸塩」と表記することとする。）
　　　【請求項１】粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の
金属のリン酸塩粒子と，アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混
合物と，アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子，アニオン性の水溶性有機高分
子，ノニオン性の水溶性有機高分子，アニオン性界面活性剤，およびノニオン性界
面活性剤の群から選ばれる少なくとも１種と，を含有し，ｐＨを４～１３に調整し
たことを特徴とする金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項２】前記粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３
価の金属のリン酸塩粒子の濃度が０．００１～３０ｇ／Ｌである，請求項１に記載
の金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項３】前記２価もしくは３価の金属がＺｎ，Ｆｅ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃ
ｏ，Ｃａ，およびＡ閤（編注：□部分はなし。）の中から選ばれる少なくとも１種
を含む，請求項１または請求項２に記載の金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調
整用前処理液。
【請求項４】前記アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩の濃度が０．５～
２０ｇ／Ｌである，請求項１に記載の金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用
前処理液。
【請求項５】前記アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩がオルソリン酸
塩，メタリン酸塩，オルソ珪酸塩，メタ珪酸塩，炭酸塩，重炭酸塩，およびホウ酸
塩の中から選ばれた少なくとも１種の塩を含む，請求項１または請求項４に記載の
金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項６】前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の平均粒径が
０．５μｍ以下である，請求項１に記載の金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調
整用前処理液。
【請求項７】前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の濃度が０．０
０１～５ｇ／Ｌである，請求項１に記載の金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調
整用前処理液。
【請求項８】前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子がＳｉ，Ｂ，Ｔ
ｉ，Ｚｒ，Ａ閤（編注：□部分はなし。），Ｓｂ，Ｍｇ，Ｓｅ，Ｚｎ，Ｓｎ，Ｆ
ｅ，Ｍｏ，およびＶの酸化物の中から選ばれる少なくとも１種を含むことを特徴と
する請求項１に記載の金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項９】金属表面にリン酸塩化成皮膜を形成するにあたり，あらかじめ
該金属表面を請求項１～８のいずれか１項に記載の表面調整用前処理液と接触させ
ることを特徴とする金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整方法。
【請求項１０】金属表面にリン酸塩化成皮膜を形成するにあたり，あらかじ
め該金属表面をノニオン性界面活性剤もしくはアニオン性界面活性剤，またはこれ
らの混合物と，請求項１～８に記載の表面調整用前処理液と接触させることを特徴
とする金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整方法。
　３　審決の理由
　(1)　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件発明１が，欧州特許出願公
開第１１７５９９号明細書（１９８４年〔昭和５９年〕９月５日公開〔注，審決謄
本４頁２行目ないし３行目に「１９９４年」とあるのは誤記と認める。〕，甲１，
以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。），
米国特許第３３９５０５２号明細書（１９６８年〔昭和４３年〕７月３０日発行，
甲２，以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」とい
う。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないとし，ま
た，本件発明２ないし１０は，本件発明１をその構成の一部として包含する発明で
あるところ，本件発明１と同様，引用発明１及び２に基づいて，当業者が容易に発
明をすることができた発明であるとすることはできないとした。
　(2)　審決が認定した，本件発明１と引用発明１との一致点及び相違点は，それ
ぞれ次のとおりである。
　　　ア　一致点（審決謄本１１頁第３段落）
　　　　　「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子と，ア
ルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と，を含有し，ｐＨを
４～１３に調整したことを特徴とする金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用
前処理液」の発明である点
　　　イ　相違点（同段落）
　　　(ｱ)相違点１（審決においては「相違点（イ）」）
　　　　　　「本件発明１では，上記２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子につ
いて，その粒径を『５μｍ以下』に特定しているのに対して，甲第１号証（注，引
用例１）には，当該粒径の記載が見あたらない点」
　　　(ｲ)相違点２（審決においては「相違点（ロ）」）
　　　　　「本件発明１の前処理液は，『アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒
子，アニオン性の水溶性有機高分子，ノニオン性の水溶性有機高分子，アニオン性
界面活性剤，およびノニオン性界面活性剤の群から選ばれる少なくとも１種』を含
有しているのに対して，甲第１号証には，当該成分の記載が見当たらない点」
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決は，相違点１についての認定及び判断を誤り（取消事由１及び２），ま
た，相違点２の認定を誤り（取消事由３），本件発明２ないし１０についての進歩
性の判断を誤り（取消事由４），その結果，引用発明１及び２に基づいて当業者が
容易に本件発明１ないし１０に想到し得たと認められないとの誤った結論を導いた
ものであり，違法であるから取り消されるべきである。
　１　取消事由１（相違点１の認定の誤り）
(1)　審決は，本件発明１と引用発明１の相違点１として，「本件発明１では，
上記２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子について，その粒径を『５μｍ以下』
に特定しているのに対して，甲第１号証（注，引用例１）には，当該粒径の記載が
見あたらない点」を認定したが，引用例１にある「微細に分散させた」との記載
が，「５μm以下」に微細化し溶液中で分散させる意であることは，以下のとおり，
引用例１摘示の周知技術から明らかであって，上記認定は誤りである。
　(2)引用例１（甲１）には，「化成反応を活性化させる成分としてはいくつか
の物質が知られている。リン酸亜鉛溶液によるリン酸塩処理の化成反応を活性化さ
せるためには，微細に分散させたリン酸チタン，第三級リン酸亜鉛（ホパイト）及
び第三級リン酸亜鉛鉄(II)（ホスホフィライト）を含む前処理浴での前処理が適当
であるということが従来知られている。リン酸マンガン溶液中での層形成は，微細
に分散させたリン酸マンガン又はリン酸マンガン鉄（II）（フローリット）を含む
水洗前処理浴で前処理することにより促進される」との記載があるが，さらに，こ
の記載に引き続いて「（米国特許第２４５６９４７号明細書，ドイツ連邦共和国特
許第１５２１８８９号明細書，同１５４６０７０号明細書，米国特許第２３１０２
３９号明細書，同３８６４１３９号明細書，ドイツ連邦共和国公開第２２４７８８
８号明細書，同第２１２５９６３号明細書）。」との記載がある。
　このように，引用例１には，微細に分散させた２価もしくは３価の金属の
リン酸塩粒子を前処理液に用いることが周知であったことが開示されているとこ
ろ，当業者は，引用例１の記載を理解するためにそこに引用された文献を参照する
ことは当然である。
　(3)上記(2)の引用文献のうち，ドイツ連邦共和国特許第１５２１８８９号明細
書（１９７２年〔昭和４７年〕１月１３日公開，甲６，以下「甲６文献」とい
う。）の特許請求の範囲には，
　　　　「１．鉄と鋼のリン酸塩処理のための工程であって，それらリン酸塩処理
の前に，表面が，ある水性の難溶性の2価金属のリン酸塩の懸濁液と接触させられる
［工程であって］，アルカリ性および／または酸性の表面処理の後，リン酸マンガ
ンによるリン酸塩処理の前の前処理のために，少なくとも部分的にリン酸マンガン
鉄（Ⅱ）（ヒューロリット）からなり難溶性であるオルトリン酸マンガン（Ⅱ）が
微細に分散するのを含む水性の前洗浄溶液が，適用されることによって特徴付けら
れる。・・・
　　　　６．請求項１から５による工程であって，少なくとも部分的に５μmより小
さい粒径で存在する難溶性のリン酸塩が用いられることによって特徴付けられる
［工程］」との記載があり，また，同明細書第３欄第２パラグラフには，「オルト
リン酸マンガン（Ⅱ）の活性化効果は，さらに，その粒子径に依存し，そして，粉
砕の度合が増すほどに向上する。たいへん良い結果は，たとえばオルトリン酸マン
ガン（Ⅱ）を用いたときに達成され，その時の粒子径の約５０%は３．５μm未満を
示し，そして粒子径分布の約９０%が３０μm未満となった。」
との記載がある。
　　　　上記記載によれば，甲６文献には，２価の金属のリン酸塩粒子の粒径を５
μｍよりも小さい粒径に特定した技術が開示されており，当業者であれば，引用例
１に引用された甲６文献の記載から，引用例１の「微細に分散させた」との記載に
ついて，粒径を「５μｍ以下」に微細化し溶液中で分散させることを意味すると容
易に理解することができるものである。
　(4)また，上記(2)のその他の引用文献に係る周知技術の特許・公開明細書に
は，前処理液中の金属のリン酸塩粒子がコロイド粒子である周知技術が多数開示さ
れているが，コロイド粒子とは，粒径がおおむね１ｎｍ（０．００１μｍ）から５
００ｎｍ（０．５μｍ）あるいはせいぜい１０００ｎｍ（１μｍ）程度の粒子であ
ることは，昭和６２年１０月１２日岩波書店発行「岩波理化学辞典第４版」（甲
７，以下「甲７文献」という。）の記載からも明らかである。
　(5)　さらに，リン酸塩皮膜化成処理の表面調整液に用いる２価もしくは３価の
金属のリン酸塩粒子の粒径は小さければ小さいほど緻密な皮膜が得られること，具
体的には，その粒径を本件発明１と同様に「５μm以下」とすることは，本件出願前
から非常に多数の文献に開示されており，当業者に広く知られた技術常識ないし周
知技術であった。
　　　　このことは，上記(2)ないし(4)から明らかであるのみならず，例えば，金
属材料の表面に施されるリン酸塩皮膜化成処理の表面調整工程において２価の金属
のリン酸塩粒子を用いた表面調整液の発明である英国特許第１１３７４４９号の特
許明細書（１９６８年〔昭和４３年〕１２月１８日公開，甲３，以下「甲３文献」
という。）において，前処理液中の２価の金属のリン酸塩粒子であるオルトリン酸
マンガン(II)の粒径は可能な限り小さくすべきであり，具体的に粒径を「３．５μ
m未満」と明示して５μｍ以下の粒径の２価の金属のリン酸塩粒子を用いる技術とそ
の良好な効果が得られたことが開示されていること（訳文２頁下から第２段落）な
どからも明らかである。
　(6)　被告は，原告が，甲６文献及び甲８ないし２２を実質的に引用例として用
いることは違法であると主張するが，これらの証拠を新たな引用例として主張して
いるわけではない。すなわち，微細に分散させた２価もしくは３価の金属のリン酸
塩粒子を用いることが周知であったとの引用例１の記載の意義について，上記(2)の
とおり，引用例１の引用部分の記載に引き続いて甲６文献及び甲８ないし１１の周
知技術の明細書が具体的に摘示されているのであり，引用例１に示された前記の周
知技術の内容を明らかにするためにこれらの明細書を参酌することが許されること
は当然である。また，判例上，明細書に別段摘示されていない文献であってもそれ
が技術常識あるいは周知技術の内容を明らかにするものである限り参酌することが
許されているところ，甲１２ないし２２は，本件出願時の技術常識ないし周知技術
を示す証拠にほかならない。
　(7)　被告は，本件発明１の金属のリン酸塩について「大部分の粒子が５μｍ以
下であることを意味する」と主張するが，以下のとおり，誤りである。
　　　ア　発明の要旨は，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づい
て認定されなければならず，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に
理解することができない場合や，一見してその記載が誤記であることが明細書の発
明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどといった特段の事情が存在しな
い限り，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して発明の要旨を認定することは
許されない。本件においては，本件発明１の特許請求の範囲の「粒径が５μｍ以下
の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子と，・・・を含有
し」との記載は，その文言上粒径が５μｍ以下の粒子を含有していればよいという
意味に一義的に解することができ，他に発明の詳細な説明の記載を斟酌することが
許されるべき特段の事情も存在しない。上記特許請求の範囲の記載には，含有され
ている５μｍ以下の粒子の割合については，何ら記載がないのであるから，単に含
有されているという以外その多寡について被告主張のような解釈の余地はない。
　　　　　したがって，本件発明１の発明の要旨の認定として，上記特許請求の範
囲の記載を「大部分の粒子が５μｍ以下であることを意味する」などと解すること
は許されない。
　　　イ　仮に，本件明細書の発明の詳細な説明を参酌するとしても，「仮に５μ
ｍ以上の粒径の２価もしくは３価の金属のリン酸塩が本発明における表面調整用前
処理液中に存在しても，本発明の効果に対しては何ら影響を与えることは無く」
（段落【００２０】）との記載があり，たとえ粒径５μｍ以上の粒子が含まれてい
たとしても，発明の効果に何ら相違はないことが開示されている。この記載は，５
μｍ以下の粒子を含有していればよいという特許請求の範囲の上記文言にも合致し
ており，部分的ではなく大部分の粒子の粒径が５μｍ以下でなければならないとす
る被告の主張とは明らかに矛盾する。
　　　　　また，本件明細書の実施例１６に関する説明には，「縣濁液の粒径をサ
ブミクロン粒子アナライザー（コールターＮ４型：コールター社）とコールターカ
ウンター（コールター社）で測定した結果，０．３１μｍと６．５μｍに粒度分布
のピークがあり，６．５μｍの粒子を２０％含んでいた。」（段落【００５９】）
との記載があり，〔表２〕にも粒径が６．５μｍの粒子が２０%含まれていた旨の開
示がある。そして，同明細書の表４及び６において，この実施例１６においても良
好な結果が得られた旨が開示されている。したがって，本件発明１の特許請求の範
囲の「粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のリン酸
塩粒子と・・・を含有し」との記載は，少なくとも２０パーセントの割合で粒径５
μｍ以上の粒子が混入することを許容するものである。
　　　ウ　そもそも，被告の，「大部分の粒子が５μｍ以下であることを意味す
る」という主張自体が不明確として失当といわざるを得ない。被告の上記主張によ
った場合，当業者は，いかなる場合が「大部分」であって本件発明の技術的範囲に
含まれ，いかなる場合が「一部」の含有にとどまりその技術的範囲に属しないこと
となるのか予測することすらできず，著しく不合理である。
　(8)以上のとおり，引用例１の「微細に分散させた」との記載が相違点１の粒
径特定である「５μｍ以下」と実質的に同一，又は，その範囲に含まれる金属のリ
ン酸塩粒子を前処理液に用いることを意味することは明らかである。
　２　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）
　(1)　審決は，相違点１について，「上記甲第２号証（注，引用例２）に記載の
場合において，仮に処理液中のリン酸亜鉛粒子がその粒径のまま鋼板表面に付着し
たとしても，ゴムロール処理を行った後，その粒径が微細化しないとはいうことは
できず，したがって，生成したリン酸皮膜結晶の大きさが２μであるからといっ
て，直ちに処理液中のリン酸亜鉛粒子の大きさも２μ，ないしそれよりも小さいと
することはできない。」（審決謄本１４頁第２段落）とした上，上記相違点につい
ては，「甲第１及び２号証に記載された発明（注，引用発明１及び２）に基いて当
業者が容易になし得たことと言うことはできない。」（同頁第３段落）と判断した
が，誤りである。
　(2)前記１(2)のとおり，引用例１には，２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒
子について，「微細に分散させた」との開示があり，また，前記１(3),(4)のとお
り，同記載を説明するものとして引用例１に摘示された特許・公開明細書には，粒
径を相違点１の粒径特定である「5μm以下」と同一とするもの，及び，明らかにこ
れに含まれる大きさであるコロイド粒子程度の大きさにまで微細化し分散させた技
術が具体的かつ詳細に開示されている。
　　また，そもそも，前記１(5)のとおり，表面調整用前処理液の技術分野にお
いて，化成工程で形成されるリン酸塩粒子を微細にする必要があり，そのためには
表面調整液に含まれる２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子は小さければ小さい
ほどよいこと，さらに，その具体的な粒径として５μｍよりも小さい粒子を用いる
ことが，本件出願前から当業者の技術常識ないし周知技術であったのである。
　　　　したがって，当業者は，引用例１の「微細に分散させた」との記載の意味
について，粒径を５μｍよりも小さくし，あるいは，更に小さいコロイド粒子程度
の大きさまで微細化し分散させることを意味するものであると容易に理解できるこ
とは明らかである。そうすると，引用例１の「微細に分散させた」との記載から，
当業者が，好適な粒径範囲を検討し，もって，本件発明１の相違点１に係る「５μ
ｍ以下」と特定することも容易に想到し得ることは明らかである。
　(3)　引用例２には，リン酸塩皮膜化成工程の結果得られたリン酸塩結晶の粒径
が２μｍ又はそれ以下であったとの開示がある。表面調整工程において付着させた
金属のリン酸塩粒子は，リン酸塩皮膜化成工程においてリン酸塩結晶皮膜が成長す
る核となり，化成工程の結果成長したリン酸塩皮膜結晶と，その成長の核となった
表面調整液の２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子の粒径を比較した場合に後者
が前者よりも小さいことは自明である。
　　したがって，引用例２記載の化成工程によって成長したリン酸塩結晶の粒
径が「２μｍもしくはそれ以下」であったとの開示に基づき，当業者が，表面調整
液の２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子の好適な粒径範囲を検討し，もって，
本件発明１のとおり「５μｍ以下」と特定することに何ら困難はない。
(4)これに対し，審決は，引用例２に開示された実施例３に「浸漬処理後，ゴ
ムロールで絞り」との記載があることに過度に拘泥して，被告の提出した審判乙３
ないし５からすれば，引用例２において２μｍ又はそれ以下のリン酸塩皮膜結晶が
得られたのはゴムロール絞りを行った結果であることが否定できず，引用例２記載
の表面調整液において２μｍ以下の金属のリン酸塩粒子が用いられていたとはいえ
ない旨説示（審決謄本１４頁第２段落）しているが，この判断は，原告の主張を全
体として理解せず，その一部を殊更に取り上げて論難するものであって，失当であ
る。
　　　　すなわち，引用例２（甲２）には，「この明細書に示された前処理を行う
と，結晶の粒径は２μm又はそれ以下になるという良好な結果が得られる。」，「鋼
板を懸濁液に浸漬するだけで効果がある。さらに，浸漬の繰返し，または，浸漬後
のロール絞りが効果的である。」との記載がある。そして，引用発明２の特許請求
の範囲の記載によれば，同発明において「ゴムロールで絞る」ことは発明の特定事
項に特に含まれていない（「ゴムロール絞り」はようやくクレーム１３で規定され
ているにすぎない。）。これらによれば，引用例２にはゴムロール絞りを経なくと
も結晶粒径が２μｍ以下になることが明確に開示されていて，ゴムロール絞り等の
機械的処理を経た場合に粒径がどのように変化するかなどは，そもそも問題とはな
らない。
　　　　そして，最終的に析出したリン酸塩皮膜結晶の粒径が２μｍ以下であるに
もかかわらず，析出の際に核となる表面調整液の金属のリン酸塩粒子がその粒径を
超えることなど物理的にあり得ない。
　　　　被告が提出した審判乙３は，引用例２における結晶粒径を大幅に上回る粒
径（十倍程度上回る）の結晶について論じたものに過ぎず，また，審判乙４及び５
も，具体的な粒径は示されておらず単なる一般論の域を出ないものである。さら
に，試験報告書（乙５）の実験条件は引用例２に開示された実施例３とは全く異な
るので，本件における証拠価値は皆無である。
　３　取消事由３（相違点２の認定の誤り）
　(1)　審決は，本件発明１と引用発明１の相違点２として，「本件発明１の前処
理液は，『アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子，アニオン性の水溶性有機高
分子，ノニオン性の水溶性有機高分子，アニオン性界面活性剤，およびノニオン性
界面活性剤の群から選ばれる少なくとも１種』を含有しているのに対して，甲第１
号証（注，引用例１）には，当該成分の記載が見あたらない点」（相違点２）を認
定したが，引用例１には前処理液にベントナイトないしモンモリロナイトが包含さ
れることが開示されており，このベントナイトないしモンモリロナイトは，本件発
明１の「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」に該当するから，相違点２の
認定は誤りである。
　(2)「酸化物」とは，甲７文献によれば，「最も広義には酸素と他の元素の化
合物を意味するが，一般には酸素を酸化数－２の状態で含むものをいう。」と定義
される。モンモリロナイトは，「Ａ閤（編注：□部分はなし。），Ｍｇ，Ｓｉ，酸
素，水素等の元素が結合して形成されたケイ酸塩化合物の一種であり，また，その
構造部分に水酸基（OH基）をも伴う化合物」（平成９年２月発行「塗装工学Ｖｏｌ.
３２　Ｎｏ．２」４９頁ないし５９頁，甲２４，審判の参考資料８，以下「甲２４
文献」という。）であり，その組成は，
「Ａ閤（編注：□部分はなし。）２O３・４ＳｉＯ２・６Ｈ２Ｏ」（平成７年２月１５日
東京化学同人発行「無機工業化学（第４版）」２９４頁ないし２９７頁，甲２５，
審判の参考資料１，以下「甲２５文献」という。）と簡略に表記されることがあ
る。したがって，モンモリロナイトは，－２価の酸素元素が，Ｓｉ，Ａ閤（編注：
□部分はなし。），Ｈをはじめとする酸素以外の元素と化合した化合物であり，前
記酸化物の意義に照らして「酸化物」に該当することは明らかである。本件出願前
の特許出願には，ベントナイトないしモンモリロナイトを「酸化物」として特定し
たものが多数存在しており，当業者もベントナイトないしモンモリロナイトを酸化
物として認識している。
　(3)　モンモリロナイトは，粒子全体として見れば，いかなるｐＨ値の水溶液に
おいてもアニオン性に帯電している。
　　　また，モンモリロナイトは，少なくともアルカリ性すなわちｐＨ８以上の
溶液中では，表面部分のみならず端面部分もアニオン性（マイナス）に帯電し分散
しているのであって，アルカリ性の溶液中ではいかなる意味においてもアニオン性
（マイナス）に帯電していることに全く疑義はない。そして，引用例１の前処理液
のｐＨは，７．１から１０の間である旨が開示されているので，引用例１に開示さ
れたベントナイトないしモンモリロナイトは，ｐＨが８以上のもの，すなわち表面
部分及び側面部分の双方がアニオン性に帯電したものを含むのであって，このよう
な引用例１のベントナイトないしモンモリロナイトが「アニオン性に帯電し分散し
た酸化物微粒子」に該当することは明らかである。
　　　なお，審決が引用した甲２４文献の記載は，ｐＨの要素を省いて論じられ
ており，アルカリ性領域（ｐＨ＞８）でのモンモリロナイトの帯電状態について述
べたものではないから，同記載のみを根拠に引用例１のモンモリロナイトが「アニ
オン性に帯電した」とはいえないとした審決の前記認定は誤りである。
　４　取消事由４（本件発明２ないし１０についての進歩性の判断の誤り）
　　　審決は，本件発明２ないし１０について，いずれも本件発明１又はその下位
の発明の請求項を引用して特定した発明であるとした上で，「本件発明２～１０
は，本件発明１と同様，甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明（注，引用発
明１及び２）に基いて，当業者が容易に発明をすることができた発明であるとする
ことはできない。」（審決謄本１５頁第２段落）と判断した。しかし，上記１ない
し３のとおり，本件発明１に関する進歩性の判断が誤りである以上，本件発明２な
いし１０に関する進歩性の判断も誤りがあって，審決に違法があることは当然であ
り，取り消されるべきである。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
　１　取消事由１（相違点１の認定の誤り）について
　(1)　原告は，引用例１には，実質的には，「２価もしくは３価の金属のリン酸
塩」について，５μｍ以下の粒径である旨の記載があると主張する。
　　　　しかし，引用例１に引用された，米国特許第２４５６９４７号明細書（甲
８），米国特許第３８６４１３９号明細書（甲９），ドイツ連邦共和国公開第２２
４７８８８号明細書（甲１０），同第２１２５９６３号明細書（甲１１）は，いず
れもチタン塩のコロイドに関するものであるところ，チタン塩は，「２価もしくは
３価の金属のリン酸塩」ではなく４価の金属のリン酸塩である。原告の主張は，
「２価もしくは３価の金属のリン酸塩」に係る本件発明１の有効性を否定するため
に，４価の金属のリン酸塩（チタン塩）の例を多数挙げるものであって，関連性の
ない事項をあたかも関連性があるかのように列挙するものであり，誤導的である。
　　　　チタン塩を主成分とする表面調整用前処理液用のリン酸塩粒子はジャーン
ステッド塩と呼ばれており，本件特許において，これは，従来技術に位置付けられ
ているものである。甲８ないし１１は，本件明細書（甲５）の発明の詳細な説明
（段落【０００３】）に記載された従来技術（ジャーンステッド塩から得られるチ
タンコロイド）と同等のものである。特許庁の審査段階においてこれらの従来技術
との差異が参酌された上で特許となっている以上，今さらこれらの先行技術から本
件特許の有効性を争うことは蒸し返しであり許されるものではない。
(2)原告は，リン酸塩皮膜化成処理の表面調整液に用いる２価もしくは３価の
金属のリン酸塩粒子の粒径が小さければ小さいほど緻密な皮膜を形成でき，粒径を
５μｍ以下とすることは，本件出願当時，技術常識ないし周知技術である旨主張す
るが，原告が列挙する文献は，本件発明１の要旨の規定する構成要件とは全く無関
係なものを多く含む。すなわち，甲１２に，「粒子径は５０μｍよりも下であっ
て，その際少なくとも粒子の５０%が約４μｍよりも小さい」ことが開示されている
としても，大部分が５μｍ以下のリン酸塩粒子である本件発明１とは全く関係な
い。甲１４ないし１６は，本件発明１の他の構成要件である「アルカリ金属塩もし
くはアンモニウム塩またはこれらの混合物」，「アニオン性に帯電し分散した酸化
物微粒子・・・の群から選ばれる少なくとも１種」とは関係がない。甲１７ないし
２２は，ジャーンステッド塩に関する文献であり，そもそも「２価もしくは３価の
金属のリン酸塩」に係る本件発明１と無関係である。
(3)本件発明１の粒径５μｍ以下の２価もしくは３価のリン酸塩粒子の割合に
ついては，原告主張のように「一粒でも５μｍ以下のリン酸塩粒子が含まれていれ
ばよい」との意味でなく，「リン酸塩の大部分の粒子が５μｍ以下である」との意
義に解すべきである。
　　　ア　特許発明の技術的範囲を定めるためには，適宜，発明の詳細な説明を参
酌することが認められているところ（特許法７０条２項），本件明細書の発明の詳
細な説明の【作用】欄には，「不溶性物質を水溶液中で安定に分散させるためにも
本発明で用いられる２価もしくは３価の金属のリン酸塩の粒径は５μｍ以下である
ことが望ましい。ただし，仮に５μｍ以上の粒径の２価もしくは３価の金属のリン
酸塩が本発明における表面調整用前処理液中に存在しても，本発明の効果に対して
は何ら影響を与えることは無く，表面調整調整用水溶液中の５μｍ以下の微粒子の
濃度が，ある濃度に達して初めてその効果が発揮されるのである。」（段落【００
２０】）との記載があり，【実施例】欄の，実施例１ないし１５のほぼすべての２
価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子が５μｍ以下であり，実施例１６について
は，２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子について，「縣濁液の粒径をサブミク
ロン粒子アナライザー（コールターＮ４型：コールター社）とコールターカウンタ
ー（コールター社）で測定した結果，０．３１μｍと６．５μｍに粒度分布のピー
クがあり，６．５μｍの粒子を２０％含んでいた。」（段落【００５９】）との記
載がある。
　　　　　上記記載によれば，本件発明１の特許請求の範囲〔請求項１〕が規定す
る「粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のリン酸塩
粒子と・・・を含有し」との意義は，「一粒でも５μｍ以下のリン酸塩粒子が含ま
れていればよい」との意味でなく，「リン酸塩の大部分の粒子が５μｍ以下であ
る」ことを意味する。
　　　イ　本件発明１は，２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子について，「大
部分の粒子が５μｍ以下」である表面調整用前処理液に係るものであり，この粒径
分布を具備しない場合は，本件発明１の効果である化成皮膜の微細化・緻密化とい
った効果を示すことはなく，この粒径分布を具備しない発明と，本件発明１とは，
得られる作用効果においても明らかな相違がある。
　　　ウ　甲６文献の特許請求の範囲の請求項６には，「少なくとも部分的に５μ
ｍより小さい粒径で存在する難溶性のリン酸塩」という記載が存在するだけであ
り，５μｍを臨界値とする記載が存在するわけではなく，粒子径に関して，明細書
には，「粒子径の約５０%は３．５μｍ未満を示し，そして粒子径部分の約９０%が
３０μｍ未満」であるという記載しか存在しない。これによれば，普通に考える
と，５μｍ以上の粒子径のものが相当量（２０ないし３０％程度と推測される）混
入していることになる。これに対して，本件発明１の「５μｍ以下」は大部分の粒
子が５μｍ以下であると解釈されるべきものである。したがって，本件発明１と甲
６文献の記載とは，表現は近似するもののその内実は全く異なり，引用例１に引用
された甲６文献を参酌しても，粒径に関し，大部分の粒子が「５μｍ以下」である
と解釈される本件発明１の内容が記載されているということにはならない。
　(4)　審決取消訴訟は，行政処分としての特許庁の審決の事実認定や法的評価の
当否及び違法性を問うものである。ところが，原告は，甲６文献を始め，審決段階
において全く提出されていない証拠方法を多数引用し，これを実質的に引用例とし
て用いて種々の主張をしているのであって，このような主張が審決取消訴訟の趣旨
に反する違法なものであることは，明らかである。
　　　原告は，甲６文献について，引用例１に引用されている文献であるから引
用例１に接した者は当然に甲６文献を参照するであろう，という趣旨の論理を媒介
して審決の認定の誤りを主張している。しかし，原告は，審判段階では甲６文献に
係る主張をしておらず，このような原告の主張を安易に認めれば，実質的に引用例
の追加を認めることになり，審判請求書の補正の要旨変更を禁じた特許法１３１条
の２を潜脱することは明白である。このことは，甲８ないし２２についても同様で
ある。
　　　　したがって，特許無効審判において主張・参酌されていない甲６文献及び
甲８ないし２２を用いて本訴で新たな主張をすることは許されない。
　２　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について
　(1)　原告は，引用例２には，リン酸塩皮膜化成工程の結果得られたリン酸塩結
晶の粒径が２μｍ又はそれ以下であったことが開示されているから，表面調整用前
処理液におけるリン酸塩粒子の粒径もそれ以下，つまり，相違点１に係る「５μｍ
以下」であったことが示唆されていると主張するが，以下のとおり，理由がない。
　　ア　引用例２においては，懸濁液が低濃度か高濃度かという基準によって，
表面調整用前処理液の接触方法を吹付法又は浸漬法のいずれかを採用するとの考え
方が示され，低濃度の実施例については，高圧吹付法による条件を開示し（実施例
１及び２），高濃度の実施例については，浸漬法を開示しているところ（実施例
３），浸漬法に係る唯一の実施例３において，「浸漬処理後，被処理対象物をゴム
ロール絞りした」ことが開示されている。これは，その発明者において，単なる浸
漬のみでは想定した効果を得ることができなかったことを推認させる。加えて，ゴ
ムロール絞りにより，鋼板表面上のリン酸亜鉛粒子が崩れずそのままの大きさを保
っていると認めるべき証拠は原告から提出されていない。
　　　　　したがって，引用例２には，ゴムロール絞りの有無にかかわらず２μｍ
以下のリン酸塩皮膜結晶が得られたことが開示されているとする原告の主張は，誤
りというほかはない。
　　　イ　被告従業員A作成の試験報告書（乙５）によれば，粒径が５μｍ超のみか
らなるリン酸塩粒子を含む表面調整液を使用しても，適切な機械処理を施した場
合，著しい微細化効果を有し，２ないし３μｍ程度の粒径を有する化成処理皮膜を
形成することが可能である。
　　　したがって，引用例２記載の実施例３のように，表面調整から化成処理
において，機械処理を介在させた場合においては，表面調整剤には当然に化成皮膜
粒径以下の粒径を有するリン酸塩粒子を含んでいるとの原告の主張は，誤ってい
る。　
　(2)　原告は，当業者が本件出願当時の技術常識ないし周知技術に照らして引用
例１及び２の記載を見れば，５μｍ以下の２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子
に想到することは容易である旨主張するが，以下のとおり，理由がない。
　　　すなわち，本件発明１における，粒径が「５μｍ以下」という相違点１に
係る構成要件は，「２価もしくは３価の金属のリン酸塩」，「アルカリ金属塩もし
くはアンモニウム塩またはこれらの混合物」及び「アニオン性に帯電し分散した酸
化物微粒子・・・の群から選ばれる少なくとも１種」などの構成要件と一体となっ
たときに，本件発明の目的であるリン酸塩皮膜結晶の微細化との関係で顕著な効果
を奏する（本件明細書　段落【００１２】参照）。
　　　ところが，原告は，他の構成要件の存在を無視して，ひたすら「５μｍ以
下の・・・２価もしくは３価の金属のリン酸塩」に係る先行技術文献を列挙して，
その周知性を主張しているものであり，その原告の論法は，そもそも大きな誤りを
含んでいる。そして，甲６文献を中心とする先行技術文献においても「５μｍ以
下」とは全く異なる粒径が開示されているにすぎないことにかんがみれば，結局，
本件発明１の技術的思想の枠組み内で相違点１に係る「５μｍ以下」を開示した文
献は存在しないと評価すべきである。これらの事実を前提にすると，本件発明１
は，従来にない構成要件である「５μｍ以下」に実質的な効果が認められるもので
あり，本件発明１は，顕著な作用効果を奏するものであって，進歩性がある。
３　取消事由３（相違点２の認定の誤り）について　
　　　原告の主張中，モンモリロナイトないしベントナイトが「アニオン性に帯電
し分散した酸化物微粒子」に相当することは認める。
　４　取消事由４（本件発明２ないし１０についての進歩性の判断の誤り）につい
て
　　　仮に，本件発明１に関する取消事由１ないし３に理由があるとしても，その
ことから，直ちに，他の本件発明についての進歩性が否定されるわけではない。
　　　すなわち，本件発明２は，含有すべき５μｍ以下の粒径の２価もしくは３価
の金属のリン酸塩粒子の濃度を規定したものであり，２価もしくは３価の金属のリ
ン酸塩粒子について，①その粒径を一定以下にすること（粒径制御）のほかに，②
当該粒径の粒子を一定濃度範囲にすること（濃度制御）という，ダブル制御ともい
うべき新規の技術的思想を有するものであって，原告が引用するいかなる先行文献
にも開示されていない。
　　　また，本件発明４，６及び７は，数値限定がされているが，本件明細書には
数値限定の実質的根拠が記載されており，少なくともこれらの請求項の数値限定は
設計的事項ではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点１の認定の誤り）について
　(1)審決は，「本件発明１では，上記２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子
について，その粒径を『５μｍ以下』に特定しているのに対して，甲第１号証
（注，引用例１）には，当該粒径の記載が見あたらない点」（相違点１）で相違す
ると認定したのに対し，原告は，引用例１に引用されている周知技術の明細書の記
載に照らせば，引用例１には，２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子の粒径が
「５μｍ以下」であることについて実質的に記載があるとして，審決が相違点１の
認定を誤った旨主張する。
　(2)そこで，まず，引用発明１について検討する。
　　　ア　引用例１（甲１）には，以下の記載がある。
　　　(ｱ)「１．リン酸塩処理前に化成反応を活性化させる成分を含有する水性
前処理浴により金属表面を前処理する方法において，モンモリロナイトを含む前処
理浴を金属表面に接触させることを特徴とする金属表面の前処理方法。
　　　　　２．モンモリロナイトをベントナイトの形で含む前処理浴を金属表面
に接触させることを特徴とする請求項１に記載の方法。
　　　　　３．０．０１～１０ｇ／?量のモンモリロナイトを含む前処理浴を金属
表面に接触させることを特徴とする特許請求の範囲第１項又は第２項に記載の方
法。
　　　　　４．リン酸亜鉛溶液によるリン酸塩処理に先立って，微細に分散させ
たリン酸チタン又は微細に分散させた第三級リン酸亜鉛を含む前処理浴を金属表面
に接触させることを特徴とする請求項１～３に記載の方法。
　　　　　５．リン酸マンガン溶液によるリン酸塩処理に先立って，微細に分散
させた第三級リン酸マンガンを含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴と
する請求項１～３に記載の方法。
　　　　　６．リン酸マンガン溶液によるリン酸塩処理に先立って，微細に分散
させたリン酸マンガン鉄(Ⅱ)を含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴と
する請求項１～３に記載の方法。」（特許請求の範囲第１項ないし第６項，８頁第
１段落ないし第６段落）
　　　(ｲ)「本発明（注，引用発明１）は，リン酸塩処理に先立って化成反応を活
性化させる成分を含有する水性前処理浴による金属表面の前処理方法及びそれに使
用する組成物に関する。」（１頁第１段落）
　　　(ｳ)「リン酸塩処理に先立って金属表面を活性化するには，固相活性化成分
を微細に分散させた水性前処理浴に金属表面を接触させる。」（１頁第２段落）
　　　(ｴ)「化成反応を活性化させる成分としてはいくつかの物質が知られてい
る。リン酸亜鉛溶液によるリン酸塩処理の化成反応を活性化させるためには，微細
に分散されたリン酸チタン，第三級リン酸亜鉛（ホパイト）及び第三級リン酸亜鉛
鉄(Ⅱ)（ホスホフィライト）を含む前処理浴での前処理が適切であることが従来知
られている。リン酸マンガン溶液中での層形成は，微細に分散されたリン酸マンガ
ン又はリン酸マンガン鉄(Ⅱ)（フローリット）を含む水性前処理浴で前処理するこ
とにより促進される（米国特許第２４５６９４７号明細書〔注，甲８〕，ドイツ連
邦共和国特許第１５２１８８９号明細書〔注，甲６文献〕，同１５４６０７０号明
細書，米国特許第２３１０２３９号明細書，同３８６４１３９号明細書〔注，甲
９〕，ドイツ連邦共和国公開第２２４７８８８号明細書〔注，甲１０〕，同２１２
５９６３号明細書〔注，甲１１〕）。」（１頁第３段落）
　　　(ｵ)「従来の前処理浴を実際に使うと，時間の経過とともにその効果が低下
し，新たに化成反応を活性化させる成分を添加するか，又は，新たに前処理浴を用
意するかしなければならない。このような効果の低下は，前処理浴を活性化の目的
に使用したか否かには無関係に生じる。
　　　　　本発明の目的は，周知の，特に前述の欠点をなくし，余分の出費を必
要とせず，しかもかなり長時間に亘って効果が持続する前処理浴を用いて金属表面
を前処理する方法を提供することである。」（２頁第４段落）
　　(ｶ)「ベントナイト等のモンモリロナイトは前処理浴内でできるだけ微細に
分散される必要がある。」（３頁第２段落）
(ｷ)「前処理浴の調製においては，通常，化成反応を活性化させる成分を浴
中３ｍｇ／閤（編注：□部分はなし。）から５ｇ／閤（編注：□部分はなし。）の
濃度に分散させる。分散系の安定性を向上させ，硬水が活性化作用に悪影響を及ぼ
すのを避けるために，アルカリ金属縮合リン酸塩，例えば，ピロリン酸塩やトリポ
リリン酸塩を含有させてもよい。効果を高めるための他の既知添加剤としては，特
にゼラチン，ポリアクリル酸エステル及びその他の水溶性有機ポリマー等がある。
更に，例えば，ｐＨ値の調節及び安定化のためにアルカリ金属のオルトリン酸塩及
びアルカリ金属の炭酸塩を添加してもよい。前処理浴のｐＨ値は通常弱アルカリ性
に調節し，ほとんどの場合，約７．１～１０とする」（３頁第３段落）
　　(ｸ)「化成反応を活性化させる成分とモンモリロナイトとしてのベントナイ
トを添加したアルカリ性の洗浄浴及び脱脂浴を前処理浴として使用することもでき
る。」（４頁第１段落）
　　(ｹ)「リン酸亜鉛処理をする場合にはリン酸チタン若しくは第三級リン酸亜
鉛を含有する前処理浴を，又はリン酸マンガン処理をする場合にはリン酸マンガン
若しくはリン酸マンガン鉄(Ⅱ)を含有する前処理浴を使用することができる。」
（４頁第２段落）
　　(ｺ)実施例１には，鋼板表面を活性化するために，鋼板を，４ｇ／閤（編
注：□部分はなし。）のリン酸マンガン鉄（Ⅱ）と４ｇ／閤（編注：□部分はな
し。）のＮａ４Ｐ２Ｏ７と３ｇ／閤（編注：□部分はなし。）のベントナイトを含む
水性前処理浴に室温で１分間浸漬して前処理し，次いで，リン酸マンガン溶液によ
りリン酸塩処理した例が記載され，実施例２には，亜鉛被覆した鋼板に，０．３ｇ
／閤（編注：□部分はなし。）のリン酸チタンと２．２ｇ／閤（編注：□部分はな
し。）のＮａ２ＨＰＯ４と０．５ｇ／閤（編注：□部分はなし。）のＮａ２ＣＯ３と１
ｇ／閤（編注：□部分はなし。）のベントナイトを含む水性前処理浴で５０℃で３
秒間噴霧処理し，次いで，リン酸亜鉛溶液によりリン酸塩処理した例が記載されて
いる。
　　　イ　上記アの記載によれば，引用例１には，リン酸塩処理（注，本件発明１
の「リン酸塩皮膜化成処理」に相当する。）前に化成反応を活性化させる成分（上
記ア(ｳ)にいう「固相活性化成分」）を含有する水性前処理浴により，浸漬処理もし
くは噴霧処理で，鋼，亜鉛，アルミニウム等の金属表面を前処理（本件発明１の
「表面調整」に相当する。）する方法において，従来技術の前処理浴は時間の経過
とともにその効果が低下するという欠点があったのを，付加的にモンモリロナイト
を含有させることにより，長時間にわたって効果が持続するようにするという発明
が記載されていると認められる。そして，上記固相活性化成分としては，従来技術
の前処理浴で用いられていたもの，具体的には，上記ア(ｴ)において先行技術文献名
とともに挙げられた，それぞれ微細に分散された，リン酸チタン，リン酸亜鉛，リ
ン酸亜鉛鉄(II)，リン酸マンガン又はリン酸マンガン鉄(II)を用いるものと認めら
れる。
　　　　これを本件発明１の構成に対応させてみれば，審決が認定したとおり，
「甲第１号証（注，引用例１）には，リン酸塩処理前に化成反応を活性化させる成
分を含有する水性前処理浴により金属表面を前処理する方法において，モンモリロ
ナイトを含む前処理浴を金属表面に接触させる金属表面の前処理方法（注，摘記の
記載については，省略。以下同じ）に係る発明が記載され，併せて，モンモリロナ
イトをベントナイトの形で含むこと，リン酸亜鉛溶液によるリン酸塩処理に先立っ
て，微細に分散させた第三級リン酸亜鉛を含む前処理浴を金属表面に接触させるこ
と，リン酸マンガン溶液によるリン酸塩処理に先立って，微細に分散させたリン酸
マンガンを含む前処理浴を金属表面に接触させること，及び，リン酸マンガン溶液
によるリン酸塩処理に先立って，微細に分散させたリン酸マンガン鉄(II)を含む前
処理浴を金属表面に接触させること，アルカリ金属縮合リン酸塩，例えば，ピロリ
ン酸塩やトリポリリン酸塩，あるいは，アルカリ金属のオルトリン酸塩及びアルカ
リ金属の炭酸塩を含有させてもよいこと，及び，前処理浴のｐＨ値は，殆どの場
合，約７．１～１０とすること」（審決謄本１０頁最終段落ないし１１頁第１段
落）が記載されているということができる。
　　　　上記ア(ｴ)記載の「第三級リン酸亜鉛」,「第三級リン酸亜鉛鉄
（Ⅱ）」，「リン酸マンガン」及び「リン酸マンガン鉄（Ⅱ）」は，いずれも２価
もしくは３価の金属のリン酸塩であるから，引用例１には，本件発明１の「２価も
しくは３価の金属のリン酸塩粒子」が記載されているものの，リン酸塩粒子の粒径
についての明示の記載はない。
　(3)　進んで，上記粒径に関する本件出願当時の技術水準について検討する。
　ア　引用例１の上記(2)ア(ｴ)の記載によれば，微細に分散させた２価もしく３
価の金属のリン酸塩粒子を前処理液に用いるという技術は，本件出願当時，周知の
技術事項であったことが明らかである。
　イ　上記(2)ア(ｴ)の引用文献のうち，甲６文献には，以下の記載がある（乙２
の訳文による。）。
　(ｱ)「１．鉄と鋼のリン酸塩化成処理法において，処理材の表面を難溶性２
価リン酸塩の水性懸濁液と接触させる方法であって，表面をアルカリ処理及び／又
は酸処理したあとに，リン酸マンガン処理液によるリン酸塩化成処理の前処理とし
て，少なくとも一部がヒューリオライト（Hureaulith）からなる難溶性オルトリン
酸マンガン(Ⅱ)の微細に分散した水性前洗浄液を用いることを特徴とする方法。」
（特許請求の範囲の請求項１，１欄第１段落）
(ｲ)「６．難溶性リン酸塩として少なくとも一部は５μｍ以下の粒径の難溶
性リン酸塩を使用することを特徴とする特許請求範囲１乃至５のリン酸塩化成処理
法。」（特許請求の範囲の請求項６，１欄第６段落）
　(ｳ)「周知の如く・・・リン酸マンガン溶液による化成処理の前処理とし
て，少なくとも一部がヒューリオライトからなる難溶性のオルトリン酸マンガン
(Ⅱ)の微粒を分散させたものが用いられている。」(２欄第４段落)
(ｴ)「難溶性のオルトリン酸マンガン(Ⅱ)としては，たとえばリン酸酸性の
リン酸マンガン溶液を中性化する際にアルカリでｐＨ７．５に調整したものが適し
ている。・・・他の製造方法としては，リン酸塩を含まないマンガン塩溶液にダイ
－又はトリ－ナトリウムリン酸塩を添加して行う。・・・この発明に基づく前洗浄
処理の効果は明らかに分散したオルトリン酸マンガン(Ⅱ)塩の結晶構造によって定
まる。従って，オルトリン酸マンガン(Ⅱ)は，少なくとも一部はヒューリオライト
として存在しなければならない。」（２欄第５段落ないし３欄第１段落）
(ｵ)「オルトリン酸マンガン(Ⅱ)の活性作用は，更にその粒径に依存し，か
つその粉砕度が増すにつれ活性作用も高まる。例えば，約５０％が粒径３．５ミク
ロン以下であり，かつその粒径範囲の約９０％が３０ミクロン以下であるオルトリ
ン酸マンガン(Ⅱ)を用いた場合に極めて好ましい結果が得られた。しかしながら，
それより粗い粒径のオルトリン酸マンガン(Ⅱ)を用いても満足できる結果が得られ
る。」（３欄第２段落）
　　(ｶ)　「Ｇ　前洗浄：２ｇ／Ｌリン酸マンガン（Ⅱ）（３６％Ｍｎ：３９％Ｐ
２Ｏ５；ヒューリオライトを含む；粒径：５０％＜３．８μｍ；９０％＜３０μ
ｍ），水中；９０℃　１分間浸漬；浴の攪拌を行う」（実施例，４欄第５段落）
　ウ　甲３文献には，以下の記載がある。
　(ｱ)　「１．鉄又はスチールの表面上におけるリン酸マンガン皮膜の形成方法
であって，前記表面は，前記表面を充分に湿らせる程度の時間，微細化不溶性オル
トリン酸マンガン(Ⅱ)の水溶性懸濁液により処理され，前記処理された表面は，従
来の酸性リン酸マンガンコーティング水溶液によりリン酸塩処理される，リン酸マ
ンガン皮膜の形成方法。」（特許請求の範囲の請求項１，４頁左欄第１段落）
　(ｲ)　「３．オルトリン酸マンガンの少なくとも一部は，ヒューローライトと
して存在する，請求項１又は２記載のリン酸マンガン皮膜の形成方法。」（特許請
求の範囲の請求項３，同第３段落）
　(ｳ)　「４．オルトリン酸マンガンの粒子サイズは，前記オルトリン酸マンガ
ンの５０質量％が３．５μｍ未満であり，かつ９０質量％が３０μｍ未満である，
請求項１～３に記載のリン酸マンガン皮膜の形成方法。」（特許請求の範囲の請求
項４，同第４段落）
　(ｴ)　「オルトリン酸マンガン(Ⅱ)の粒子サイズは，できるだけ小さいもので
あるべきである。オルトリン酸マンガンの５０％が３．５μｍ未満の粒子サイズを
有し，かつ９０％が３０μｍ未満である場合に，非常に良好な結果が得られる。し
かし，多少粗い粒子サイズのオルトリン酸マンガンを用いた場合でも，充分な結果
が得られる。」（２頁左欄第１段落）
　　(ｵ)　「Ｇ）前洗浄：２ｇ／Ｌオルトリン酸マンガン(Ⅱ)（３６％Ｍｎ；３９
％Ｐ2Ｏ5；ヒューローライトを含む；粒子サイズ；５０％＜３．８μｍ；９０％＜
３０μｍ）（Ｈ2Ｏ中）；９０℃で，１分間浸漬；浴槽中かき混ぜる。」（実施
例，２頁右欄第３段落）
　エ　鋼板又は亜鉛メッキ鋼板のリン酸塩皮膜形成法の発明に係る公開特許公報
（昭和５０年１２月１１日公開，甲１４）には，以下の記載がある。
(ｱ)「１）鋼板又は亜鉛メッキ鋼板にリン酸塩処理を行なうに際して，リン
酸塩処理液を空気でアトマイジングして噴霧し鋼板又は亜鉛メッキ鋼板を処理する
ことを特徴とするリン酸塩皮膜形成法。
　　　　２）特許請求の範囲１）に記載のリン酸塩処理の前工程として不溶性リ
ン酸塩の水性コロイド液を薄く表面に塗布した後該リン酸塩処理を行うことを特徴
とするリン酸塩皮膜形成法。」（特許請求の範囲の請求項１及び２　１頁左下欄）
　(ｲ)　「前処理に使用される不溶性リン酸塩の水性コロイドとしては，リン酸
亜鉛，リン酸カルシウム等各種の不溶性リン酸塩が適当な分散剤を添加して水溶液
中でコロイド化されたもので，取扱は容易で，安定性が非常によいものである。リ
ン酸亜鉛皮膜を形成させる目的の場合には，リン酸亜鉛（Zｎ３(ＰＯ４)２・４Ｈ２
Ｏ）が最も効果が大である。」（２頁右上欄第２段落）
　　　なお，コロイド粒子は，直径が０．００１ないし０．５μｍの粒子であ
る（甲７）。
　オ　リン酸化成処理前の活性化用の前処理方法の発明に係るドイツ連邦共和国
公開第２７３２３８５号明細書（１９７８年〔昭和５３年〕６月２９日公開，甲１
２）には，以下の記載がある。
　(ｱ)「１００℃未満の温度において，リン酸マグネシウムを主成分とする５
から１０のｐＨ値を有する水性懸濁液を用いた処理がなされ，その際前記懸濁液は
流動され，リン酸マグネシウム濃度は０．１から１０ｇ／閤（編注：□部分はな
し。）の範囲であり，使用されるリン酸塩の粒子径は約５０μｍより下であって，
その際少なくとも粒子の５０％が約４μｍよりも小さいことが示されることを特徴
とする，鉄および鋼の，リン酸マンガンを用いたリン酸化成処理前の活性化用の前
処理方法。」（特許請求の範囲の請求項１，２頁第１段落）
　　(ｲ)「前記懸濁液に含まれるリン酸マグネシウムの粒子径は約５０μｍより
も小さく，その際すくなくとも粒子の５０％が約４μｍよりも小さい粒子の大きさ
を有している。前記粒子径が上記値を超えると，次の処理工程で得られる皮膜の品
質が劣化し，粒子の９０％が５μｍよりも大きい粒子の大きさを有する場合におけ
る上記品質はもはや受け入れられるものでない。」（８頁最終段落）
　カ　上記イ，ウのリン酸マンガン（オルトリン酸マンガン（Ⅱ）），上記エの
リン酸亜鉛及びリン酸カルシウム，上記オのリン酸マグネシウムが，いずれも２価
の金属のリン酸塩であることは明らかである。そうすると，上記イないしオによれ
ば，本件出願当時，リン酸塩皮膜化成処理の前段階として，「２価もしくは３価の
金属のリン酸塩」の粒子を含む処理液を利用する処理の方法があること，その場
合，前処理液中のリン酸塩の粒子の粒径が一定程度小さいものであることが望まし
いことは周知技術であったと認められる。また，同方法で用いられるリン酸マンガ
ン及びリン酸マグネシウムのような２価のリン酸塩について，少なくとも一部の粒
子の粒径が３．５ないし５μｍ以下である場合に，良好な結果を得られることも周
知技術であったと認めるのが相当である。
　キ　以上認定の周知技術を総合すると，本件出願当時，２価もしくは３価の金
属のリン酸塩粒子の粒径を「５μｍ以下」とし得ることは技術常識であったものと
認められる。したがって，この技術水準を前提とすれば，引用発明１に接する当業
者は，格別の思考を要するまでもなく容易に，リン酸塩皮膜化成処理の前処理液に
含まれる２価もしくは３価の金属のリン酸塩について，「微細に分散させた」との
記載から，当該リン酸塩の粒子の粒径が５μｍ以下のものを含むと理解し得るので
あるから，引用発明１には，当該リン酸塩の粒子の粒径が「５μｍ以下」のものを
包含した技術内容が開示されているものというべきである。
　(4)　被告は，本件発明１の特許請求の範囲〔請求項１〕が規定する「粒径が５
μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子と・・・
を含有し」との意義について，粒径が５μｍ以下の２価もしくは３価のリン酸塩粒
子が１粒でも含まれていればよいとの意味ではなく，２価もしくは３価のリン酸塩
粒子の大部分の粒子が５μｍ以下であることを意味すると主張する。そして，その
根拠として，本件明細書において，「不溶性物質を水溶液中で安定に分散させるた
めにも本発明で用いられる２価もしくは３価の金属のリン酸塩の粒径は５μｍ以下
であることが望ましい。ただし，仮に５μｍ以上の粒径の２価もしくは３価の金属
のリン酸塩が本発明における表面調整用前処理液中に存在しても，本発明の効果に
対しては何ら影響を与えることは無く，表面調整調整用水溶液中の５μｍ以下の微
粒子の濃度が，ある濃度に達して初めてその効果が発揮されるのである。」との記
載（段落【００２０】）があること，実施例１ないし１５については，ほぼすべて
の当該粒子が５μｍ以下であり，実施例１６については，当該粒子について「０．
３１μｍと６．５μｍに粒度分布のピークがあり，６．５μｍの粒子を２０％含ん
でいた。」（段落【００５９】）と記載されていることを挙げる。
　　　　しかし，本件発明１の特許請求の範囲〔請求項１〕に，粒径５μｍ以下の
２価もしくは３価の金属のリン酸塩粒子について，２価もしくは３価の金属のリン
酸塩粒子中の粒径５μｍ以下の粒子の割合を限定する旨の記載はない。すなわち，
その技術的意義は，前処理液中に粒径５μｍ以下の２価もしくは３価の金属のリン
酸塩粒子が含まれていることであって，前処理液中の２価もしくは３価の金属のリ
ン酸塩粒子のうち，粒径が５μｍ以下の粒子の割合を問題とする記載はないから，
被告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものというほかはない。　
　　　　なお，本件において，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなけ
ればならないような格別の事情は見当たらないが，念のため，発明の詳細な説明の
記載を参酌したとしても，被告の主張は理由がない。すなわち，本件明細書の発明
の詳細な説明中の実施例１ないし１５は，５μｍのペーパーフィルターで濾過した
後の液を利用しているが，実施例１６は，そのような濾過を経ていないものであ
り，同実施例では粒径を測定した結果，０．３１μｍと６．５μｍに粒度分布のピ
ークがあり，６．５μｍの粒子を２０％含んでいたとされ，その場合でも，本件発
明１の要件を満たすものとされている。これによれば，２価もしくは３価の金属の
リン酸塩粒子のうち，一定割合以上の粒子が粒径５μｍ以上である場合も，本件発
明１に含まれる旨が発明の詳細な説明に記載されていることが明らかである。
　　　　したがって，発明の詳細な説明の記載を参酌しても，本件発明１におい
て，２価もしくは３価のリン酸塩粒子について，大部分の粒子が５μｍ以下である
とは到底認められない。
　(5)　被告は，特許無効審判において主張・参酌されていない甲６文献及び甲８
ないし２２を用いて本訴で新たな主張をすることは許されないとも主張する。　し
かし，引用例１を主引用例として，本件発明１と引用発明１との相違点の有無及び
相違点に係る容易想到性が争われている本件において，引用発明１の有する技術的
意義を明らかにするために，審判の手続に現われていなかった資料に基づき，本件
出願当時における周知技術ないし技術常識を認定することは，何ら差し支えがない
ものというべきである（最高裁昭和５５年１月２４日判決・民集３４巻１号８０頁
参照）。したがって，被告の上記主張は理由がない。
　(6)以上によれば，相違点１についての審決の認定は誤りであり，この誤りが
審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
　２　取消事由３（相違点２の認定の誤り）について
(1)　前記１(2)イのとおり，引用例１には，リン酸塩処理前に化成反応を活性化
させる成分を含有する水性前処理浴により金属表面を前処理する方法において，モ
ンモリロナイトを含む前処理浴を金属表面に接触させる金属表面の前処理方法に係
る発明が記載され，また，モンモリロナイトをベントナイトの形で含む発明が記載
されている。
　　　原告は，引用例１に記載されたモンモリロナイトないしベントナイトが，
本件発明１の「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」に該当すると主張し，
これを否定して本件発明１と引用発明１との相違点２を認定した審決は誤りである
と主張するところ，モンモリナイトないしベントナイトが「アニオン性に帯電し分
散した酸化物微粒子」に相当することは，被告も認めるところである。
　(2)　ところで，酸化物とは，「最も広義には酸素と他元素の化合物を意味する
が，一般には酸素を酸化数－２の状態で含むものをいう。」（甲７文献）とされ
る。
　　　　モンモリロナイトは，Ａ閤（編注：□部分はなし。）２Ｏ３・４ＳｉＯ２・６
Ｈ２Ｏなどと表されることもあり，また，ベントナイトは，Ｎａ-Ｃａモンモリロナ
イトであり，モンモリロナイトの下位概念である（甲２５文献）。信越化学工業株
式会社出願の電気絶縁塗料組成物に関する特公平６－１０２７７７号公報（甲２
６）中には，金属の複酸化物としてベントナイトが含まれることを前提とした記載
があり，住友金属工業株式会社出願の熱間加工用固体潤滑剤に関する特開昭６４－
１６８９４号公報（甲２７）中には，酸化物系層状物質，層状酸化物鉱物としてベ
ントナイトが挙げられていることが認められる。そうすると，引用例１に接する当
業者は，酸化物を広義にとらえ，モンモリロナイトないしベントナイトを酸化物と
して認識するものと認められる。
　(3)　また，モンモリロナイトは，「厚さ１ｎｍで大きさが数百～数千ｎｍの薄
い板状粒子で，厚さの部分（端面）はｐＨに依存する電荷を有し，その等電点のｐ
Ｈはおよそ８程度である。端面はｐＨ＜８で正電荷，ｐＨ＞８で負電荷を有する。
また，面の部分はｐＨに左右されない負の電荷を有している。したがって，安定し
た分散状態を得るためには，粒子全体が全て負電荷になるようにしなければならな
い。」（平成１０年発行「日本レオロジー学会誌Ｖｏｌ.２６　Ｎｏ.２」１００
頁，甲３４）とされるところ，引用例１中には，前記１(2)ｱ(ｷ)のとおり，「前処理
浴のｐＨ値は通常弱アルカリ性に調節し，ほとんどの場合，約７．１～１０とす
る」（３頁第３段落）との記載があるから，ｐＨが８以上のものを含むことは明ら
かであり，引用例１においては，アニオン性（負）に帯電しているモンモリロナイ
トの記載があるということができる。また，引用例１においては，前記１(2)ア(ｶ)
のとおり，「ベントナイト等のモンモリロナイトは前処理浴内でできるだけ微細に
分散される必要がある。」（３頁第２段落）と記載されているのであるから，引用
例１には，「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」が記載されているという
ことができる。
　(4)　したがって，引用例１のベントナイトないしモンモリロナイトについて，
アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子に相当しないとして，本件発明１の前処
理液は「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子，アニオン性の水溶性有機高分
子，ノニオン性の水溶性有機高分子，アニオン性界面活性剤，およびノニオン界面
活性剤の群から選ばれる少なくとも１種を含有している」のに対して，引用例１に
は，「当該成分の記載が見あたらない」点を相違点２とした審決の認定は誤りであ
り，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
３　取消事由４（本件発明２ないし１０についての進歩性の判断の誤り）につい
て
　　審決は，本件発明２ないし８は，本件発明１又はその下位の発明を更に限定
した発明であるとし，本件発明９及び１０は，本件発明１又はその下位の発明の請
求項を引用して特定した発明であるとして，本件発明１について引用発明１及び２
に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であるとはいえないことを
理由に，本件発明２ないし１０についても，引用発明１及び２に基づいて当業者が
容易に発明をすることができた発明であるとはいえないと判断した。しかし，本件
発明１と引用発明１との相違点の認定が上記のとおり誤っているのであるから，本
件発明２ないし１０についての審決の上記認定判断には誤りがあり，その誤りが審
決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
　　被告は，本件発明２は，新規の技術的思想を有するものであって，原告が引
用するいかなる先行文献にも開示されていない，また，本件発明４，６及び７の数
値限定は設計的事項ではないとして，これらの各発明についての進歩性は否定され
ない旨主張するが，以上の説示に照らし，採用の限りではない。
４　以上のとおり，原告の取消事由１，３及び４の主張は理由があるから，その
余の点について判断するまでもなく，審決は違法として取消しを免れない。
　　よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決
する。
　　知的財産高等裁判所第１部
　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　　　　裁判官宍　　戸　　　　　充
　　　　　　　　　　　裁判官　柴　　田　　義　　明

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