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平成１７年（行ケ）第１０２０５号　審決取消請求事件
平成１７年１１月１４日　口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　原　　　　　　告　　　　イナルコ　エス.ピー.エー.
　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　矢花公平
　　　　訴訟代理人弁理士　　　　平木祐輔
同大屋憲一
同田中夏夫
　　　　　被　　　　　　告　　　　森永乳業株式会社
　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　美勢克彦
　　　　訴訟代理人弁理士　　　　西澤利夫
　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　１　特許庁が無効２００３－３５０２８号事件について平成１６年３月２日
にした審決を取り消す。
　　　２　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　主文と同旨　　　
２　被告
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　　被告は，発明の名称を「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法」とする
特許第２８４８７２１号の特許（平成３年８月９日特許出願（以下「本件出願」と
いう。），平成１０年１１月６日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数
は３である。）の特許権者である。その後，原告から平成１１年７月１９日付けで
特許異議の申立て（平成１１年異議第７２７４８号）がされたところ，同申立てに
ついての審理において被告から平成１２年１月１７日付けで訂正請求がされ（以
下，この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい，同訂正後の明細書を「本件明
細書」という。），同年６月６日付けで「訂正を認める。本件特許の請求項１ない
し３に係る特許を維持する」旨の異議決定がされた。
　　原告は，平成１５年１月３０日，本件特許の請求項１ないし３に係る特許を
無効にすることについて審判を請求した。
　特許庁は，この請求を無効２００３－３５０２８号事件として審理し，その
結果，平成１６年３月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
し，その謄本は，同月１２日に原告に送達された。
２　特許請求の範囲
　　本件明細書の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
【請求項１】C１２H２２O１１・３H２Oの分子式を有する結晶ラクチュロース三水和
物。
【請求項２】次の理化学的性質を有する請求項１記載の結晶ラクチュロース三水
和物，
　１）元素分析
炭素：水素：酸素のモル比率が１２：２８：１４であること，
　２）分子量
氷点降下法で測定した分子量が３９６ダルトンであること，
　３）水分
カールフィッシャー法で測定した水分含量が１３．６％（重量）であるこ
と，
　４）融解開始点
キャピラーリー式で測定した融点開始点が５８～６０℃であること，および
　５）比旋光度
変旋光を示すが，平衡時１％（重量）水溶液を２０℃で測定した比旋光度が
－４３．１±０．３°であること。
【請求項３】固形分中無水ラクチュロース換算でラクチュロースを７０～９０％
（重量）の割合で含有するラクチュロース・シロップを，このシロップに含まれて
いる乳糖の水中糖比，および全固形分含量がそれぞれ１０％（重量）以下および６
５～７５％（重量）の範囲に濃縮し，濃縮したシロップを２～２０℃の温度に冷却
し，ラクチュロース三水和物を種晶添加し，攪拌して結晶ラクチュロース三水和物
を生成させたのち，この三水和物を分離することを特徴とする結晶ラクチュロース
三水和物の製造法。
（以下，請求項１ないし３に係る各発明を，請求項に対応して「本件発明１」な
どという。なお，下線部は，本件訂正による訂正箇所である。請求項２の１）に
は，「モルヒ率」と記載されているが，「モル比率」の誤記と認める。）
３　審決の概要
　別紙審決書写しのとおりである。要するに，審判手続において，原告（請求
人）が，本件発明１ないし３は，特許法２９条１項３号（平成１１年法律第４１号
による改正前のもの。以下，同改正前の２９条の規定を「旧２９条」という。），
特許法２９条２項に違反して特許されたものであり，また，特許法３６条４項又は
５項及び６項（平成６年法律第１１６号による改正前のもの。以下，同改正前の３
６条の規定を「旧３６条」という。）に規定する要件を満たしていない特許出願に
対して特許されたものであるから，無効とすべきものである旨を主張したのに対し
て，審決は，本件発明１ないし３は，本件出願前に頒布された刊行物の記載に基づ
いて当業者が容易に発明できたものとはいえず，本件明細書の記載に不備があると
いうこともできないから，本件発明１ないし３に係る特許を無効とすることはでき
ないとするものである。
第３　原告主張の審決取消事由の概要
　　　原告は，概要，次のとおり，審決が本件明細書に特許法旧３６条４項又は５
項及び６項の規定に違反する不備がないと判断したことは誤りであり（取消事
由），その結果，本件発明１ないし３に係る特許を無効とすることはできないとの
誤った結論に至ったものであると主張している。なお，原告は，審決の判断のう
ち，本件発明１ないし３が特許法旧２９条１項３号，２９条２項に違反して特許さ
れたものとはいえないとの部分については，特に争っておらず，取消事由を主張し
ていない。
１　本件明細書には，ラクチュロース三水和物の製造法の再現に必須であるラク
チュロース三水和物をどのようにして初めて得るかについての情報が欠けている。
(1)審決は，本件明細書の段落【００１２】の記載によれば，三水和物を析出さ
せるための多くの情報が明らかにされているとして，「このような条件を満足する
処理を行えば，ラクチュロース三水和物が生成することは，‥‥‥明らかなことで
ある。」（審決書６頁１５行～２１行）とするが，誤りである。
　化学物質発明においては，発明の詳細な説明に，化学物質の製造方法が少な
くとも一つ記載されていなければならず，その製造方法は，原料物質，製造条件及
び場合によっては製造装置等必要な事項と共に当業者が容易に実施できる程度に記
載されていなければならない（甲９〔特許庁「物質特許制度及び多項制に関する運
用基準」昭和５０年発行〕）。
　本件明細書の実施例には，新規物質であるラクチュロース三水和物を製造す
るのに，当該新規物質を種晶として用いる方法が記載されており，原料物質となる
結晶ラクチュロース三水和物が，既に得られたことを前提としているが，原料結晶
ラクチュロース三水和物をどのようにして最初に製造するかについての具体的な情
報は，本件明細書には存在しない。
　ラクチュロース三水和物の製法が示唆されていると審決のいう本件明細書の
段落【００１２】は，本件訂正の結果，種晶として添加するラクチュロースはラク
チュロース三水和物に限定され，ラクチュロース無水物を種晶としてラクチュロー
ス三水和物を製造するための方法は削除された（甲３，乙１８）。この訂正の目的
は，結晶ラクチュロースを種晶として濃縮ラクチュロース溶液からの結晶化による
結晶ラクチュロースの調製法を記載する公知文献（甲１２〔欧州特許出願公開第３
１８６３０号明細書〕）との相違を明確にするためであった。また，被告は，異議
意見書（甲１０）において「ラクチュロース三水和物は，ラクチュロース三水和物
の結晶核が存在しないと容易には結晶しない性質を有しております。」，「本件特
許権者らは，種々の実験を行い，特定の条件下で比較的長時間をかけて結晶化を行
うことにより，初めて結晶ラクチュロース三水和物を取得することに成功し」たと
主張しており，これは，訂正後の段落【００１２】に記載された条件に従ってラク
チュロース無水物から結晶ラクチュロース三水和物が容易に得られるものではない
ことを明らかにしている。訂正後の段落【００１２】によれば，公知の市販されて
いるラクチュロース無水物結晶が種晶として使用できることが示唆されているとの
審決の解釈も誤りである。
(2)審決は，「請求人は，「結晶化の種は，それ自身とは異なるものではない，
同じ形において結晶化を促進することが通常期待されます。」‥‥‥とも主張する
が，かかる主張は甲第９号証（判決注：本訴における甲４）の実験１においてラク
チュロース無水物からラクチュロース三水和物を得たという請求人自身の実験結果
に矛盾するものである。」（審決書８頁５行～９行）としているが，誤りである。
　特定の製品の種晶は，同じ結晶形にある同じ製品の結晶化を促進することが
技術常識であり，異なる結晶形の特定の製品の種晶が異なる製品の結晶化を促進す
ること，すなわち，不規則な形のラクチュロース無水物を種晶として菱形のラクチ
ュロース三水和物の結晶化を促進させることは，技術常識に反する。
　甲４（P1教授の第２宣誓供述書）において，ラクチュロース無水物から特定
の実験条件で少量のラクチュロース三水和物が生成されたという事実は，当業者が
同じ形の種晶で同じ形の結晶の結晶化を促進することを期待するか否かとは無関係
である。
(3)被告は，当業者が，ラクチュロース三水和物に最も近く，市販されているラ
クチュロース無水物を種晶として使用することは当然であると主張するが，ラクチ
ュロース三水和物とラクチュロース無水物とは化学・物理学的特徴において大きく
異なり，これら２つの化合物の間に類似点は存在しない。このような両者の間の相
違を知る当業者が，ラクチュロース三水和物以外の種晶を記載していない本件明細
書を読んだ場合，直ちにラクチュロース無水物を代わりの種晶として採用し得ると
考える合理的な理由は存在しない。
(4)一般に結晶の種付けは，自然発生的な結晶化が困難あるいは不可能な場合に
採用され，この場合，同じ物質の結晶を種晶として使用すべきことを当業者は了知
している（甲２２〔EnciclopediaDellaTecnicaEDellaMeccanica,362-363〕，
甲２３〔EnciclopediaDellaScienzaEDellaTecnica,642-643〕）。甲２４（J.
ColloidInterfaceSci.,186,102-109(1997)）は，異核形成（タイプＡの異なる
種晶を使用してタイプＢの結晶を得ること）は複雑な現象であり，現実の結晶化の
可能性は，関係する２つの結晶の表面特性（格子不整），結晶化の自由エネルギ
ー，核と結晶化媒体の間の界面張力，結晶性沈殿物と異種固体基質との間の接触
角，沈殿の誘導時間などの多くの要素の相互作用に依存することを示している。ラ
クチュロース無水物を用いて溶液の過飽和及び種付けをし，これとは異なるラクチ
ュロース三水和物を得ようとする場合に，どのようにして，無水物を水に溶解さ
せ，三水和物を結晶化させて回収するのかは，自明とはいえない。ラクチュロース
に加えて多様な不純物及び全糖類の４分の１を占める他の糖類を含有する濃縮した
未精製のシロップからラクチュロース三水和物を選択的に沈殿させなければならな
い場合，三水和物種晶を異種の種晶で置き換えることは，当業者が異種物質の沈殿
をおそれて躊躇することである。本件明細書は，ラクチュロース三水和物の結晶構
造には触れていないから，ラクチュロース無水物が種晶の候補となり得るかどうか
について評価する手段を当業者に提供するものではない。
２　本件明細書の実施例を基礎にして，本件出願時に入手可能であったラクチュ
ロース無水物を種晶に使用してラクチュロース三水和物を得ようと試みても成功す
ることはできず，種晶として使用されるラクチュロース三水和物の不存在下におい
てラクチュロース三水和物を得るための正しい条件を見いだすことには，過度の負
担を要する。
(1)審決は，被告の提出に係る実験成績証明書である甲５，６（審決における乙
１，乙４）に記載の実験において使用された種晶について，「いずれの種晶の製品
もCALBIOCHEM社によりラクチュロース無水物として市販されているものである」こ
とを前提に，甲５，６を採用して，「市販のラクチュロース無水物を種晶として用
いて実施例１とほぼ同一の条件で実施すれば，ラクチュロース三水和物の結晶が得
られるものと認めることができる。」（審決書７頁２１行～２３行）とするが，誤
りである。
　甲５，６に記載された実験において使用されたCALBIOCHEM社のラクチュロー
ス無水物は，本件出願当時入手可能でなかった９９％純粋なラクチュロース無水物
である。CALBIOCHEM社は，１９９７年にグリコバイオロジー・ラインの試薬（ラク
チュロース無水物が属する）の販売を開始したものである（甲１６の１～３）。
　また，本件出願時において純粋なラクチュロース無水物の結晶は，アルコー
ル類（メタノール，エタノール等）で処理した水性シロップの選択的晶析によって
得られていた。水／エタノールから結晶化されたラクチュロース無水物は，α－フ
ラン形並びにβ－ピラン及びβ－フラン形の混合物であるのに対し，CALBIOCHEM社
のラクチュロース無水物は，ほとんど１００％β－フラン形で存在する。したがっ
て，甲５，６の実験で使用されたラクチュロース無水物は，本件出願当時に入手可
能であったラクチュロース無水物の結晶とは化学的に異なるもので，本件出願時に
は入手できなかったものである。原告は，被告の上記実験を繰り返し，結晶化が起
こらないことを確認している（甲８）。
　本件明細書の実施例１の条件に正確に従い，かつ，水／エタノールからの沈降
によって得られたラクチュロース無水物を種晶として使用すると，ラクチュロース
三水和物の結晶はできない（甲１４の１～５〔P１教授の第４宣誓供述書〕）。
(2)審決は，甲４記載の「実験１」について「「実験１」で採用された条件は，
例え，境界にあるとしても，突飛もない条件であるということはできず，むしろ，
上記段落【００１２】の記載は，ラクチュロース三水和物を析出させるために必要
な各種の実質的な条件を示唆しているといえるのであり，かかる記載等に基づいて
「実験１」の条件を選択することは当業者にとって過度の負担であるということは
できない。」（審決書６頁３３行～３８行）とするが，誤りである。
　本件特許に対する特許異議の申立てについての審理手続において提出された
引用例（甲１２）の実施例について，異議決定は，「甲第１号証（判決注：本件訴
訟における甲１２）の引用実施例には，種晶の具体的な形状，種晶の懸濁状態，攪
拌条件等の細部については具体的に記載されていないことから，該実施例に対して
多数の追試が想定されるのであり，これを考慮すると，その想定される多数の追試
の中から，三水和物を生成しうる特別の条件を選択して三水和物の結晶が得られる
としても，その引用実施例で既に三水和物結晶が得られていたとまではいうことが
できない」と判断したのであり，この判断に従えば，本件特許の実施例にも種晶の
具体的な形状，種晶の懸濁状態，攪拌条件等の細部については具体的に記載されて
いないから，甲４の「実験１」の条件を選択することは，当業者にとって過度の負
担と判断されるべきである。
　本件明細書の段落【００１２】の記載によれば，全固形分含量の境界値であ
る６５％の場合には収率が低いと予想され，好ましい種晶ではないラクチュロース
無水物が種晶として使用されると収率がさらに低下することが予想される。また，
実施例１，２では，「攪拌しながら７日間を要して５℃まで徐々に冷却して，三水
和物の結晶を生成させ」ていることから，本件発明の効率は冷却速度に厳格に依存
する。したがって，甲４の「実験１」は，本件明細書が実施可能であると教示して
いる条件とは一致しない，３つの好ましくないパラメータ，すなわち，種晶として
のラクチュロース無水物の選択，許容される最低限の全固形分含量，混合物の急冷
を組み合わせたものである。このような条件は，成功への期待を最低レベルにする
ものであって，当業者が最後に試みる条件である。
第４　被告の反論の概要
　審決の認定判断に誤りはなく，審決を取り消すべき理由はない。
１　本件明細書には，ラクチュロース無水物を種晶としてラクチュロース三水和
物を得ることが記載されている。
(1)本件出願前には，ラクチュロースといえば，ラクチュロース無水物しか存在
しなかった（本件明細書（甲３）の段落【０００１】【０００７】【０００９】，
乙１４〔MilkScience,Vol.50,No.2,39-47(2001)〕，乙９〔Merck社の1990/91カ
タログ〕）から，単に「ラクチュロース」といえばラクチュロース無水物のことし
か意味しない。したがって，本件明細書（甲３）の段落【００１２】の「‥‥‥ラ
クチュロースを種晶添加し，攪拌して結晶を析出させる。」の記載を読んだ当業者
は，文字どおり，ラクチュロース無水物を種晶添加すると理解するのであり，この
記載は，ラクチュロース無水物を種晶としてラクチュロース三水和物が得られるこ
とを明記している。上記記載に続く，「種晶添加（シーディング）するラクチュロ
ースは，三水和物を使用する」との記載は，工業的に，短時間，確実，大量にラク
チュロース三水和物を得るには，実施例記載のとおり，ラクチュロース三水和物を
種晶として使用するという意味である。仮にそうでなくとも，本件明細書（甲３）
の段落【０００１】の定義規定，段落【００１２】全体の記載に照らして，段落
【００１２】の上記の「ラクチュロースを種晶添加し，」との記載における「ラク
チュロース」を，ラクチュロース三水和物とラクチュロース無水物を包含する上位
概念と解するのであり，ラクチュロース三水和物のみを意味すると解さないことは
明白である。
(2)仮に，本件明細書の段落【００１２】の上記の「ラクチュロースを種晶添加
し，」との記載における「ラクチュロース」をラクチュロース三水和物と読んだと
しても，また，実施例にラクチュロース三水和物を種晶として使用することが記載
されていても，種晶として使用するラクチュロース三水和物がないのであれば，当
業者は，従来唯一知られているラクチュロース無水物を種晶として使用することは
当然である。
(3)ある物質を溶液から結晶として析出させるためには，過飽和溶液の状態であ
る必要があり，過飽和溶液の状態にあれば，過飽和度の程度，結晶化時間，種晶の
有無等の影響を受けるが，結晶として析出し得る。本件明細書の実施例１～３に
は，ラクチュロース三水和物を過飽和にする条件が記載されているのであり，ラク
チュロース三水和物を析出するための諸条件が余すところなく記載されていること
は，当業者が直ちに認識する。しかも，本件明細書の実施例１～３における析出条
件は，従来公知のラクチュロース無水物を得るための発明（乙３３〔特開平２－２
００６９３号公報〕，乙３４〔特開平１－１５３６９２号公報〕，乙３５〔特開昭
６１－１０４８００号公報〕）における条件と異なるから，本件明細書を見た当業
者は，実施例に記載された溶液中にラクチュロース無水物を種晶として添加して
も，ラクチュロース無水物は結晶として析出せずラクチュロース三水和物が析出す
ると予想し，実施例１～３記載の溶液は，結晶として析出するきっかけさえあれば
ラクチュロース三水和物が析出することを直ちに認識する（乙２０，乙３６陳述
書）。ラクチュロース三水和物を有しない当業者が，ラクチュロース分子として等
しく，得られる結晶において異物ともならないラクチュロース無水物を種晶として
添加することは当然の帰結である。なお，乙２１（BulletinoftheInternational
DairyFederation,289,43-53,1993）のラクチュロース無水物とラクチュロース
三水和物の溶解度を示す図からは，２０℃以下ではラクチュロース三水和物の溶解
度が低く結晶化するが，ラクチュロース無水物は溶解度が高いので結晶化しない，
あるいは溶解していることが分かる（乙２０，乙２３）
(4)種晶には目的物質と同じ物質を使用することが多いが，同じ物質でなくとも
既に過飽和状態にある溶液が種晶として添加された物質をきっかけとして結晶化す
ることは，当業者に広く知られている（乙２〔報告書〕，乙１１〔大木道則他編
「化学大辞典」東京化学同人，1989年10月20日，1352頁〕，乙１２〔小野周他編
「ソビエト科学アカデミア版　物理学事典」明治図書出版，1982年5月，192-193
頁〕，乙１３〔AdictionaryofChemicalTerms,(1920)p.54〕）。ラクチュロース
三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を得るとの記載に接した当業者が，
ラクチュロース三水和物を有しない場合にそのまま実施不能になることはあり得な
い。
　原告は，ラクチュロース無水物とラクチュロース三水和物とは「結晶形」が
相違するから，当業者は，ラクチュロース三水和物に代えてラクチュロース無水物
を種晶として使用しないと主張するが，当業者は新規物であるラクチュロース三水
和物の結晶形など分からないし，種晶となり得るか否かは外観のみからでは分から
ない。
　現に，原告は，特許異議手続，無効審判手続の過程では，種晶としてラクチ
ュロース無水物を使用している甲１２において，ラクチュロース三水和物が得られ
ていると主張していたのである。
２　本件明細書の記載に基づいて実際にラクチュロース無水物を種晶として使用
しても，ラクチュロース三水和物が得られることは，追試実験（被告による甲５，
６，原告による甲４）からも裏付けられる。
(1)原告は，甲５，６で使用したラクチュロース無水物は本件出願時に市販され
ていなかったと主張するが，この点を問題にすることは，無効審判手続における争
点を超えるものであるばかりでなく，甲５，６で使用したラクチュロース無水物は
本件出願当時から現在に至るまで，MerckKGaA（メルク社）が一貫して製造し，販
売してきた試薬である（乙７～１０）から，原告の主張は誤りである。
　また，原告は，甲１４により，①本件出願当時販売されていたラクチュロー
ス無水物は，水／エタノールからの結晶化により得られるものであるが，水／エタ
ノールからの結晶化により得られるラクチュロース無水物を種晶として使用して
も，ラクチュロース三水和物は析出しない，②水／エタノールからの結晶化により
得られたラクチュロース無水物はフラン形とピラン形の混合物であるのに対して，
現在販売されているMERCK社CALBIOCHEMブランドのラクチュロース無水物は実質的に
１００％βフラン形であるなどとも，主張する。しかし，本件発明１ないし３の発
明者自身も，ラクチュロース三水和物をラクチュロース無水物を種晶として得たの
であり，その際には，市販されていたMERCK社のラクチュロース無水物を種晶とする
実験も，エタノール溶液より調製したラクチュロース無水物を種晶とする実験も行
い，いずれの場合にもラクチュロース三水和物が得られることを確認しているので
ある（乙１７陳述書）。したがって，甲１４記載の実験結果は事実とは思えない。
また，Across社が製造販売するラクチュロース無水物を種晶として本件明細書の実
施例２を追試しても，やはりラクチュロース三水和物が得られる（乙２２宣誓
書）。
(2)甲４記載の「実験１」は，本件明細書の開示の範囲内であり，「実験１」の
条件は，当業者が過度の負担なく選択し得るものである（乙１５陳述書）。
　原告は，本件明細書の段落【００１２】の記載によれば，全固形分含量の境
界値である６５％の場合には収率が低いと予想され，好ましい種晶ではないラクチ
ュロース無水物を種晶として使用すると収率がさらに低下することが予想されると
主張し，本件発明の効率は冷却速度に厳格に依存するとも主張するが，審決は収率
など論じていないし，また，本件明細書には，境界値における収率が低い等とは記
載されておらず，冷却後種晶添加後に「徐冷して大きな結晶を析出させるのが望ま
しい」ことが記載されているにすぎないから，原告の主張は失当である。速やかに
ラクチュロース三水和物を得るために，可及的低い温度で過飽和状態とした上で，
ラクチュロース無水物の種晶を添加する甲４記載の実験１は，本件明細書の段落
【００１２】の記載に基づいて正に当業者が選択する条件というべきである。
第５　当裁判所の判断
１　原告主張の取消事由について
(1)原告は，審決には本件明細書の記載に特許法旧３６条４項又は５項及び６項
の規定に違反する不備はないと誤って判断した違法がある旨をいうが，その主張す
る内容は，審決が「本件明細書の記載によっては，ラクチュロース三水和物は得ら
れないから，当業者は本件発明１ないし３を容易に実施することができない。」と
の原告（審判請求人）の主張を退けたことを非難するものであるから，特許法旧３
６条４項違反についての審決の判断を誤りを主張するものと解するのが相当であ
る。
(2)特許法旧３６条４項は，「発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の
分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，
その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない。」と規定している（な
お，現行の特許法においては，３６条４項１号が明細書の発明の詳細な説明の記載
について「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野にお
ける通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記
載したものであること」との要件に適合するものでなければならないことを規定し
ており，旧３６条４項とほぼ同様の内容が規定されているということができる。以
下，「実施可能要件」ということがある。）。
特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施
につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内
容を一般に開示する内容を記載しなければならないというべきである。特許法旧３
６条４項ないし現行特許法３６条４項１号が上記のとおり規定するのは，明細書の
発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構成等が記載
されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許
法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからである。
　　特許法旧３６条４項ないし現行特許法３６条４項１号が上記のような趣旨の
規定であることに照らせば，特許出願が実施可能要件を満たすものであることは，
特許出願に際して出願人が立証すべきものであることは明らかであるところ，拒絶
査定不服審判，無効審判や，これらの審判の審決に対する取消訴訟等においても，
出願人ないし特許権者がその主張立証責任を負担するものと解するのが相当であ
る。
そして，物の発明については，その物をどのように作るかについての具体的
な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者が
その物を製造できる特段の事情のある場合を除き，発明の詳細な説明にその物の製
造方法が具体的に記載されていなければ，実施可能要件を満たすものとはいえな
い。物を製造する方法についても，同様である。
(3)そこで，上記の観点に立って，以下，本件について検討する。
　本件明細書の発明の詳細な説明には，実施例１～３として，ラクチュロース
三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を製造する方法が具体的に記載され
ているから，種晶となるべきラクチュロース三水和物を製造することができれば，
当業者は，これを用いて実施例１～３に記載された手法によりラクチュロース三水
和物を製造することができ，「ラクチュロース三水和物」に係る本件発明１，２及
び「ラクチュロース三水和物の製造法」に係る本件発明３を容易に実施することが
できると認められる。しかし，最初に，種晶となるべきラクチュロース三水和物を
どのようにして製造するのかについて，発明の詳細な説明には，具体的な記載は存
在しない。
　　被告は，本件出願前には，ラクチュロースといえば，ラクチュロース無水物
しか存在しなかったから，本件明細書の段落【００１２】の「濃縮ラクチュロー
ス・シロップを２～２０℃の温度に冷却し，ラクチュロースを種晶添加し，攪拌し
て結晶を析出させる」との記載は，ラクチュロース無水物を種晶としてラクチュロ
ース三水和物が得られることを明記したものであると主張する。しかしながら，本
件明細書（甲３）の段落【００１２】には，被告の指摘する記載に続いて「結晶を
析出させるには，可及的に低い温度が望ましく，しかも徐冷して大きな結晶を析出
させるのが望ましい。種晶添加（シーディング）するラクチュロースは，三水和物
を使用する。」と記載されている。すなわち，段落【００１２】においては，「ラ
クチュロースを種晶添加し」との記載に続いて「種晶添加（シーディング）するラ
クチュロースは，三水和物を使用する」と記載され，種晶添加するラクチュロース
の種類が限定されているのであるから，「ラクチュロースを種晶添加し」の「ラク
チュロース」は「三水和物」を意味するものと認められる。したがって，本件出願
時に「ラクチュロース」として「無水物」しか知られていなかったとしても，被告
の挙げる本件明細書の段落【００１２】の記載をもって，ラクチュロース無水物を
種晶としてラクチュロース三水和物が得られることが記載されていると認めること
はできない。
　したがって，本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に基づき，当業者
が種晶となるべきラクチュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在し
ない限り，本件出願は，実施可能要件を満たすものということができない。
(4)被告は，仮に本件明細書の段落【００１２】の「‥‥‥ラクチュロースを種
晶添加し，攪拌して結晶を析出させる。」における「ラクチュロース」をラクチュ
ロース三水和物と読んだとしても，また，実施例にラクチュロース三水和物を種晶
として使用することが記載されていても，種晶として使用するラクチュロース三水
和物を得る方法が与えられていないのであれば，当業者としては，従来唯一知られ
ているラクチュロース無水物を種晶として使用することが当然であると主張する。
　しかしながら，ラクチュロース結晶として唯一知られていたのが無水物であ
ったというだけの理由で，当業者にとって，ラクチュロース無水物を種晶として使
用することが当然のことであったということはできない。また，仮に，当業者がラ
クチュロース無水物を種晶として使用することを試みるとしても，そうすることに
より，ラクチュロース三水和物を当然に製造できるとはいえない。
(5)(ｱ)被告は，本件明細書の実施例１～３には，ラクチュロース三水和物を過
飽和にする条件，ラクチュロース三水和物を析出するための諸条件が余すところな
く記載されており，その条件は，従来公知のラクチュロース無水物を得るための発
明（乙３３～３５）における条件と異なるから，本件明細書を見た当業者は，実施
例に記載された溶液中にラクチュロース無水物を種晶として添加しても，ラクチュ
ロース無水物ではなく，ラクチュロース三水和物が結晶として析出すると予想し，
実施例１～３記載の溶液からは，結晶として析出するきっかけさえあれば，ラクチ
ュロース三水和物が析出することを直ちに認識すると主張し，この点に関する証拠
として，乙２０，乙３６（いずれも陳述書）を提出する。
　従来公知のラクチュロース無水物を得るための発明の一つである乙３４
（異議申立手続において提示された文献２（甲１２）の対応日本出願の公開公報）
の実施例と本件の実施例との製造条件の違いとして被告が挙げるのは，以下の５点
である（乙３６陳述書３～４頁）。
①　結晶化液固形分中ラクチュロース純度：乙３４では９６．３～９８．７
％の高純度に調整した精製ラクチュロース液を使用するのに対し，本件では７３．
５～８８．５％とより低い純度のラクチュロース液を使用している。
②　結晶化時間：乙３４では，２４～３６時間と比較的短い時間の攪拌結晶
化であるのに対し，本件では，１６８～２４０時間と長時間を要している。
③　結晶物の乾燥温度：乙３４では「３５～４０℃を越えない温度」と加温
を示唆した温度で，加熱により乾燥する装置である空気オーブンを用いて行われた
のに対し，本件では，加温しない２５～３０℃の室温で，特に乾燥当初は蒸発潜熱
のために逆に冷却される真空乾燥機あるいは流動乾燥機を用いた乾燥である。
④　仕込み時のラクチュロース量に対する回収物収率：乙３４では，「収率
５４．５～６８．５％」の高収率が得られたのに対して，本件では，１７．６～２
５．４％と比較的低い収率である。
⑤　回収物中ラクチュロース含量：乙３４では，ラクチュロース無水物に相
当する純度９８％以上の高含量が得られたのに対し，本件では８４．９～８５．８
％とより低い含量のラクチュロース三水和物の特性値が得られた。
(ｲ)そこで，これら被告の主張する上記の各相違について検討するに，まず，
被告主張の①の点については，本件明細書には「通常，ラクチュロース・シロップ
は，水分の他，４５～５５％のラクチュロース，２～８％のガラクトース，２～５
％の乳糖，および２～８％のその他糖類を含んでおり，固形分中のラクチュロース
純度は７０～９０％である。この発明の方法においては，この通常のラクチュロー
ス・シロップを何ら精製することなく，そのまま出発物質として使用することがで
きる。なお，固形分中のラクチュロース濃度が７０％未満の場合，ラクチュロース
以外の物質が結晶し易くなり，三水和物の分離が困難となり，望ましくない。」
（甲３。段落【００１１】）と記載されており，この記載によれば，本件発明にお
けるラクチュロース純度の上限値９０％は，原料として使用するラクチュロース・
シロップを精製してラクチュロース純度を高くする必要がないという意味を有する
にすぎないと認められるから，本件明細書の実施例におけるラクチュロース純度が
乙３４の実施例におけるラクチュロース純度より低いことが，析出する結晶の種類
に関係するものと解することはできない。
　次に，被告主張の②の点については，本件明細書には「濃縮ラクチュロー
ス・シロップを２～２０℃の温度に冷却し，ラクチュロースを種晶添加し，攪拌し
て結晶を析出させる。結晶を析出させるには，可及的に低い温度が望ましく，しか
も徐冷して大きな結晶を析出させるのが望ましい。」（甲３。段落【００１２】）
と記載されており，この記載によれば，本件明細書の実施例において長い時間を要
して徐々に冷却する点は，析出する結晶を大きくするために必要な条件にすぎない
と認められ，析出する結晶の種類に関係するものということはできない。
　被告主張の③の点については，本件明細書には，「加温した場合，三水和
物が溶解して結合し，塊となって乾燥が困難となる。従って，例えば流動乾燥，真
空乾燥等により室温で乾燥し，三水和物を得る。」（甲３。段落【００１３】）と
記載され，その実施例においては，真空乾燥機，流動造粒乾燥機を用いて２５℃，
３０℃で乾燥が行われている。他方，乙３４には「空気オーブンで３５～４０℃を
超過しない温度で乾燥され」（３頁右下欄２～３行）と記載されており，この記載
は，乾燥温度の上限が４０℃であることを意味しており，加温を示唆するものとは
いえない。したがって，乾燥温度に実質的な相違はないものと認められる。
　被告主張の④，⑤の点については，収率や回収物中のラクチュロース含量
は，結晶の種類が同じであっても結晶化条件が異なれば当然に異なると解されるか
ら，これらの相違が析出した結晶の種類の相違を意味するとは認められない。
　上記のとおり，被告が主張する①～⑤の点は，析出する結晶の種類に関係
するものとは認められず，本件明細書の実施例に記載された①～⑤に係る条件が，
ラクチュロース三水和物を得るための特異的条件であると解することはできない。
(ｳ)加えて，本件特許に対する特許異議の申立てについての審理手続におい
て，被告（特許権者）は，特許異議意見書（甲１０）を提出し，「本特許権者は，
本意見書と同日付けで提出いたしました訂正請求書によりまして，結晶ラクチュロ
ースの製造法を望ましい態様に訂正し，文献１または文献２（判決注：甲１２。乙
３４の対応欧州出願の公開明細書）記載の発明との相違点を一層明瞭化いたしまし
た。すなわち，‥‥‥訂正後の請求項３の発明は，ア）固形物中無水ラクチュロー
ス換算でラクチュロースを７０～９０％（重量）の割合で含有するラクチュロー
ス・シロップを原料として用い，イ）このシロップに含まれている乳糖の水中糖
比，および全固形分含量がそれぞれ１０％（重量）以下および６５～７５％（重
量）の範囲に濃縮し，ウ）濃縮したシロップを２～２０℃の温度に冷却し，エ）ラ
クチュロース三水和物を種晶添加し，オ）攪拌して結晶ラクチュロース三水和物を
生成させたのち，この三水和物を分離する，ことを特徴とする結晶ラクチュロース
三水和物の製造法であります。そこで，このような構成からなる訂正後の本件請求
項３に係る発明と，文献１または文献２記載の方法とを対比いたしますと，これら
の文献は訂正後の請求項３における前記構成ア），イ）およびエ）については一切
開示していないことから，両者は構成上明らかに異なる発明であることが十分にご
理解いただけるものと確信いたします。」（甲１０の４～５頁）と述べているとこ
ろ，上記特許異議意見書におけるア）の点は，上記(ｲ)において被告の挙げる①につ
いての説示において述べたように，本件明細書の実施例で用いられたラクチュロー
ス純度が析出する結晶の種類に関係するものと解することはできず，イ）の点につ
いては，乙３４との相違点ではない（この点は，被告も争わない点であるが，念の
ために判断を示すと，次のとおりである。すなわち，乙３４の実施例２には，「ラ
クツロース５０重量％，ラクトース０．７重量％，ガラクトース０．９重量％，他
の糖類０．３重量％，水１００％に対する埋合せ分の組成を持つラクツロース溶液
１０００ｋｇは，真空下ラクツロース濃度６８％に対し濃縮される。」旨の記載が
あるところ，上記濃縮後の全固形分濃度は，６８＋（０．７＋０．９＋０．３）×
６８／５０＝７０．６％となる。また，乳糖（ラクトース）の水中糖比は，０．７
／（０．７＋２９．４）×１００＝２．３％となる。したがって，乙３４の全固形
分濃度，乳糖の水中糖比は，本件発明３のものと相違しない。）。そうすると，結
局，本件明細書の実施例における条件と乙３４の実施例における条件とは，エ）の
点，すなわち，ラクチュロース三水和物を種晶として添加するか否かの点に違いが
あるものというべきである。
　したがって，上記の点からも，本件明細書の実施例における条件と従来公
知のラクチュロース無水物を得るための条件とが上記(ｲ)において被告の挙げる①～
⑤の点で異なるとして，本件明細書を見た当業者が，実施例に記載された溶液中に
ラクチュロース無水物を種晶として添加した場合に，ラクチュロース無水物は結晶
として析出せず，ラクチュロース三水和物が析出すると予想することができるとい
う被告の主張は，採用できない。
(6)また，被告は，乙２１のラクチュロース無水物とラクチュロース三水和物の
溶解度を示す図から，２０℃以下ではラクチュロース三水和物の溶解度が低く結晶
化するが，ラクチュロース無水物は溶解度が高いので結晶化しない，あるいは溶解
していることが分かるとも主張するが，乙２１は，本件出願後に発行された文献で
あり，本件出願時の技術常識を示すものではないから，この文献の記載内容を参酌
することはできない（なお，乙２１の溶解度曲線を根拠に，無水物を種晶とした場
合でも三水和物のみの過飽和領域から無水物ではなく三水和物が生じるとすると，
濃縮後にラクチュロースを６８～７０％含有し１３～１５℃に冷却されている乙３
４の実施例においても三水和物が生ずることとなり，乙３４では三水和物が得られ
ないとする被告の主張と矛盾することとなる。）。
(7)被告は，同じ物質でなくとも既に過飽和状態にある溶液が種晶として添加さ
れた物質をきっかけとして結晶化することは，当業者に広く知られており，ラクチ
ュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を得るとの記載に接した当
業者が，ラクチュロース三水和物を有しない場合にそのまま実施不能になることは
有り得ないと主張し，これに関する証拠（乙２，乙１１～１３）を提出する。しか
しながら，乙２には「異質種上での結晶成長は極めてよく知られた現象である（例
えば，砂粒子が種として働くDHVの粒状反応体を参考にされたい）」（４．の３段
落）と記載され，乙１１には「種晶‥‥‥溶質と同一成分の微小小片結晶で，この
結晶は溶液の一部をとり濃縮して作成したものを用いる。ときには構造や結晶形の
似ているもので代用することもある。」と記載され，乙１２には「結晶の核発生‥
‥‥同じ物質の小結晶か，他の物質でも類似の結晶構造を持ったものが種となりう
る」と記載され，乙１３には「結晶化の核　結晶を形成するであろう溶液中に置か
れる小さな固形の粒子。溶解している物質の結晶，それと異種同形である他の物質
の結晶，ほこりの粒等が核として役立つ。」と記載されているものであって，これ
らの記載によれば，目的物質と同じ物質でなくとも種晶として使用できる場合のあ
ることが認められるものの，ラクチュロース三水和物がラクチュロース三水和物以
外の種晶を使用して製造できることまでを認めることはできない。
(8)被告は，本件明細書の記載に基づいて実際にラクチュロース無水物を種晶と
して使用しても，ラクチュロース三水和物が得られることは，追試実験（被告によ
る甲５，６，原告による甲４）からも裏付けられると主張する。
　しかしながら，上記のとおり，本件出願時の技術常識を考慮しても，本件明
細書の記載から，当業者が種晶としてラクチュロース無水物を使用してラクチュロ
ース三水和物を製造する方法を知り得るものと認めることはできないのであるか
ら，被告の挙げる追試実験の結果を本件明細書の記載を補完するものとして参酌す
ることはできない。
(9)以上検討したところによれば，被告の主張はいずれも採用できず，本件明細
書の記載及び本件出願時の技術常識に基づいて，当業者が種晶として使用するラク
チュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在すると認めることはでき
ないから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載には，特許法旧３６条４項に違反
する不備があるというべきである。
２　結論
　以上によれば，本件明細書に特許法旧３６条４項に違反する不備がないとし
た審決の判断は誤りであり，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかで
あるから，審決は取消しを免れない。
　よって，原告の本訴請求は，理由があるからこれを認容することとし，主文
のとおり判決する。
　　　知的財産高等裁判所第３部
　　
　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　三　　村　　量　　一
　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　嶋　　末　　和　　秀
　　　　裁判官　　　沖　　中　　康　　人

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