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平成１５年（行ケ）第４０３号　審決取消請求事件
平成１６年６月１６日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　株式会社ドムス設計事務所
　訴訟代理人弁護士　上野勝
　訴訟代理人弁理士　松永善蔵
　被　告　松下電工株式会社
　被　告　日本製紙株式会社
　被　告　大建工業株式会社
　被　告　永大産業株式会社
　被告ら訴訟代理人弁護士　小松陽一郎，平野和宏
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が無効２０００－３５２７４号事件について平成１５年８月１２日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　本件は，実用新案を無効とする審決の取消しを求める事件であり，原告は無効と
された実用新案の実用新案権者の共有者３名の一人，被告らは上記実用新案に対す
る無効審判の請求人である。
　１　特許庁等における手続の経緯
　(1)　原告，ボード株式会社及び朝日ウッドテック株式会社（以下「原告外２名」
という。）は，考案の名称を「木質防振床材」とする実用新案登録第２０４８０１
５号（昭和６０年１２月２７日にした特許出願（特願昭６０－２９８２６８号）を
平成元年３月２４日に実用新案登録出願に変更したもの，平成７年１月２３日にそ
の設定登録。以下「本件実用新案」といい，その考案を「本件考案」という。）の
実用新案権者であった。
　(2)　被告らは，平成１２年５月１８日，本件実用新案について原告外２名を被請
求人として無効審判の請求をし，特許庁に無効２０００－３５２７４号事件として
係属したところ，特許庁は，平成１３年４月１０日，「本件審判の請求は，成り立
たない。」との審決をした。
　(3)　被告らは，平成１３年５月２１日，東京高等裁判所に上記審決の取消を求め
る訴訟を提起したところ（同年（行ケ）第２３３号事件として係属），平成１５年
１月３０日，上記審決が本件考案と原特許出願に係る発明との同一性を肯定して本
件出願の出願日につき原特許出願の出願日まで遡及するとした判断は誤りであると
して，上記審決を取り消す旨の判決が言い渡され，同判決は確定した。
　(4)　そこで，特許庁は，審判請求事件について更に審理し（以下再開後の審判手
続を「再度の審判手続」という。），平成１５年６月５日，原告外２名を審尋した
ところ（甲３），原告は，同年７月１日，原告のみの作成名義で本件考案の訂正案
（甲４）を作成提出したこと，上記訂正案に係る考案は，審判甲第５号証（特開昭
６３－２４１２６４号公報），同第６号証（ＧＢＲＣ５０号），同第７号証（「電
工技術」vol.35，No.4，４３～５２頁）及び同第８号証（特開昭６２－１５６４７
１号，本訴甲第９号証）に基づき，当業者が極めて容易に考案し得るとはいえず，
また，審判甲第５ないし第７号証と同一であり得ないことを回答した。
　(5)　特許庁は，平成１５年８月１２日，「登録第２０４８０１５号の実用新案登
録を無効とする。」との審決をし，原告はその謄本の送達を受けた。
　２　本件考案の要旨
　任意の緩衝板上において，貫通あるいは半貫通のスリツトが所定間隔で設けられ
た仕上板上に，合成樹脂シート等よりなり，仕上板および最上層の木質床化粧板よ
りも多分に薄目の可撓性薄板を介在させて木質床化粧板が，順次，積層粘着され，
所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴とする木質防振床材。
　３　審決の理由の要点
　(1)　出願日の遡及について
　本件実用新案に係る出願が，原特許出願の時にしたものとみなすことはできず，
本件実用新案の出願日は出願の変更が行われた平成元年３月２４日である。
　ところで，当審は審判被請求人に対して，本件実用新案に係る出願が適法な変更
出願となるために更なる訂正の用意があるか，また本件実用新案がいわゆる新規
性，進歩性を有する考案かについて更なる主張があるかの審尋を行った。
　平成１５年７月１日付の回答書によると，審判被請求人は
　訂正の用意について，実用新案登録請求の範囲に
「任意の緩衝板上において，貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられ
た仕上板上に，合成樹脂シート等よりなり，仕上板および最上層の木質床化粧板よ
りも多分に薄目の可撓性薄板を介在させて木質床化粧板が，順次，積層粘着され，
所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴とする木質防振床材。」
とあるのを，実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として，
「任意の綬衝板上において，貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられ
た仕上板上に，合成樹脂シート等よりなる厚さ１ｍｍの可撓性薄板を介在させて木
質床化粧板が，順次，積層粘着され，所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴
とする木質防振床材。」（以下，「訂正案」という。）
と訂正する用意がある旨回答するとともに，
　本件実用新案のいわゆる新規性，進歩性については先に提出した平成１２年８月
２８日付審判答弁書の主張を援用すると回答している。
　そこで上記訂正案について検討すると，「合成樹脂シート等よりなり，仕上板お
よび最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目の可撓性薄板」を「合成樹脂シート等
よりなる厚さ１ｍｍの可撓性薄板」とする訂正は，可撓性薄板についてその厚さを
１ｍｍと限定してはいるが，可撓性薄板が仕上板および最上層の木質床化粧板より
も多分に薄目であるという相対的な関係の限定を外すものであり，これによって仕
上板および最上層の木質床化粧板は，その厚さが可換性薄板と同等の厚さのものま
で含むものとなり，この訂正案は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするもの
ではない。
　また上記実用新案登録請求の範囲の訂正が，誤記の訂正や明りょうでない記載の
釈明を目的とするものではないから，上記訂正案は平成５年法附則４条２項におい
て読み替えられた平成５年法改正前の実用新案法４０条２項ただし書きに規定する
訂正の要件を満たすものではなく，本件無効審判の中で訂正の機会を与える必要は
ない。
　(2)　実用新案法３条１項違反について
　本件考案が実用新案法３条１項の規定に違反するかについては，次の(3)で述べる
ように本件考案は実用新案法３条２項の規定により特許を受けることができないの
で，検討するまでもない。
　(3)　実用新案法３条２項違反について
　(3-1)　引用刊行物記載の考案
　審判請求人が無効理由に引用した審判甲第８号証（特開昭６２－１５６４７１号
公報，原特許出願の公開公報，本訴甲第９号証），審判甲第５号証（特開昭６３－
２４１２６４号公報，本訴乙第２号証）には次のような考案が記載されている。
　(3-1-1)　審判甲第８号証
　「１はグラスウール，ロックウール等の無機質繊維材で構成された所定の厚さを
有する緩衝板であって，床基台１１の上に密実に敷設され，その壁際は主な繊維方
向が縦方向の端部細帯片７を介して壁基台９及び均し層８と接している。
　そして緩衝板１の上には貫通或いは半貫通のスリット４を有する仕上板３が密設
されている。スリット４は幅が１ｍｍから２ｍｍ程度，スリット４の間隔は１００
ｍｍから３００ｍｍが標準で，緩衝板１の厚さと仕上板３の厚さによって最適の寸
法を定める。またスリット４の形状は第３図ａの如く貫通或いは半貫パラレル型で
もｂ図の如くⅤカット型或いはＣ図の如くダブルⅤカット型でも床衝撃音防止性能
には変化がない。更にスリット４を有する仕上板３の表面には床衝撃による仕上板
３のスリット４間の各細長い板がバラバラに振動するのをおさえるため，アスファ
ルト紙，樹脂シート等の可撓性薄板５が粘着されている。
　尚，仕上板３の表裏には予め可撓性薄板５と緩衝板１を密着しておくことも可能
である。
　最上層には通常，床化粧板６が施されているが，本発明による防振床の床衝撃音
（固体衝撃音）防止性能が卓越しているため，木質系の硬質化粧板の使用も可能で
ある。」（２頁右上欄６行～左下欄１０行参照）
　「第４図は緩衝板１の厚さ１０ｍｍの場合の例で，第５図は緩衝板１の厚さ２５
ｍｍの場合の例である。その他の仕様は第４図，第５図共通で仕上板３の厚さ９ｍ
ｍの合板上に，スリット４は貫通パラレル型では幅１ｍｍを１００ｍｍ間隔で設刻
し，仕上板３上の可撓性樹脂シート５は厚さ１ｍｍであった。」（３頁左上欄１９
行～右上欄５行参照）
　以上の記載を対比のためにまとめると，審判甲第８号証には次のような孝案が図
面と共に記載されている。
　「無機質繊維材で構成された所定の厚さを有する緩衝板上において，貫通あるい
は半貫通のスリットが１００ｍｍから３００ｍｍの間隔で設けられた厚さ９ｍｍの
仕上板上に，樹脂シート等よりなる厚さ１ｍｍの可撓性薄板を介在させて木質系の
化粧板を，順次，積層粘着され一体化された防振床。」
　(3-1-2)　審判甲第５号証
　「木質化粧板１の裏面に軟質シート２を積層一体化すると共に軟質シート２の裏
面に基板３を積層一体化させて木質板４が形成されている。木質板４の基板３には
切溝８を設けられており，基板３の裏面にゴムシート５が粘着されて木質床材Ａが
構成されている。」（２頁右上欄７行～同欄１２行参照）
　「木質床材Ａには長手方向の一側に嵌合突部１５が突設してあり，他側に嵌合凹
部１６が凹設してある。しかして，木質床材Ａは，第３図に示すように建物のコン
クリートスラブのようなコンクリート面７上に接着剤６を介して直接貼着して敷設
される。」（３頁右下欄２行～同欄８行参照）
　以上の記載をまとめると，審判甲第５号証には次のような考案が図面と共に記載
されている。
「ゴムシート５上に，切溝８が所定間隔で設けられた基板３，軟質シート，木質化
粧板を順次，積層粘着し，所定の形状，寸法に一体化した木質床板Ａ。」
　(3-2)　対比・判断
　本件考案を審判甲第８号証記載の考案と対比すると，
ａ．審判甲第８号証記載の考案の「無機質繊維材で構成された所定の厚さを有する
緩衝」，「スリットが１００ｍｍから３００ｍｍの間隔で設けられた」，「樹脂シ
ート等の可撓性薄板５」，「木質系の硬質化粧板」は，それぞれ本件考案の「任意
の緩衝板」，「スリットが所定間隔で設けられた」，「合成樹脂シート等よりなる
可撓性薄板」，「木質床化粧板」に相当し，
ｂ．審判甲第８号証記載の考案も，緩衝板上に，スリットが設けられた仕上板，可
撓性薄板，木質床化粧板を順次，粘着され一体化されて床を構成する材料であるか
ら，全体として本件考案と同様に「木質防振床材」ということができ，
　以上のことから，両者間には次のような一致点，相違点がある。
（一致点）
　任意の緩衝板上において，貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられ
た仕上板上に，合成樹脂シート等よりなる可撓性薄板を介在させて木質床化粧板
が，順次，積層貼着され一体化された木質防振床材。
（相違点）
　ア　可撓性薄板の厚さに関して，本件考案では「仕上板および最上層の木質床化
粧板よりも多分に薄目」であるのに対して，審判甲第８号証記載の考案は，仕上板
３の厚さが９ｍｍで可撓性薄板厚さが１ｍｍとあるが木質化粧板の厚さについては
言及されていない点
　イ　木質防振床材が，本件考案では所定の形状，寸法に一体化された床材である
のに対して，審判甲第８号証記載の考案では特に所定の形状，寸法に一体化されて
いるとは言及していない点
（相違点の検討）
　相違点アについて検討する。
　まず，本件考案における「仕上板および最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目
の可撓性薄板」については，本件考案が記載された明細書の対応する考案の詳細な
説明によると，仕上板および最上層の木質床化粧板と可撓性薄板との厚さの関係に
ついて，仕上枚が９ｍｍ，木質化粧板が６ｍｍ，可撓性合成樹脂シートが１ｍｍと
されている。そしてそれ以外に厚さの関係について説明する記載はない。
　このことから本件考案の「仕上板および最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目
の可撓性薄板」は，仕上板が９ｍｍで木質化粧板が６ｍｍのとき，可撓性薄板が１
ｍｍの厚さ関係を含むものとして規定されているということができる。
　そうすると審判甲第８号証記載の考案も可撓性薄板と仕上板の厚さの関係につい
ては同じ寸法関係が記載されているから，可撓性薄板が仕上板より多分に薄めであ
る点で本件考案と相違するものではない。
　次に，可撓性薄板と木質化粧板との厚さの関係について検討する。
　審判甲第８号証には木質化粧板の厚さについて具体的な寸法の記載はない。
　しかし，木質化粧板は化粧板であることからみて仕上板３や緩衝板１に比べて厚
くする理由はないし，また審判甲第８号証の第１図と第２図にはともに，床化粧板
６が，仕上板３よりは薄く，可撓性薄板５より厚くしたものが図示されていること
からみて，仕上板を９ｍｍとし可撓性薄板を１ｍｍとしたとき，床化粧板の厚さを
６ｍｍ程度に設定することは当業者ならば普通に考えつくことであるから，可撓性
薄板を本件考案でいうところの木質化粧板よりも多分に薄めと設定することは，当
業者がきわめて容易に考えつくことができたことである。
　相違点イについて検討する。
　審判甲第５号証に，ゴムシート上に，切溝が所定間隔で設けられた基板，軟質シ
ート，木質化粧板を順次，積層粘着し，所定の形状，寸法に一体化した木質床板が
記載されており，ここで「ゴムシート」，「切溝」，「基板」，「軟質シート」，
「木質化粧板」，「木質床板」は，それぞれ本件考案の「緩衝板」，「貫通のスリ
ット」，「仕上板」，「可撓性薄板」，「木質床化粧板」，「木質防振床材」に相
当するから，木質防振床材を所定の形状，寸法を有する床材として構成することは
公知技術であり，上記相違点イは当業者がきわめて容易に考えつくことができた構
成の変更である。
　(3-3)　むすび
　以上のことから，本件考案は審判甲第８号証および審判甲第５号証記載の考案に
基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，実用新案法
３条２項の規定により実用新案登録を受けることができないから，本件実用新案登
録は実用新案法３７条１項１号の規定により無効とすべきものである。
第３　原告主張の審決取消事由
　１　審決取消事由１（審判手続の法令違背）
　原告には，再度の審判手続の中で本件考案を訂正する機会が与えられるべきであ
ったのに，その機会が与えられなかったから，再度の審判手続には瑕疵があり，か
つ，その瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすものである。
　(1)　原告は，再度の審判手続において，更なる訂正の用意があるかとの特許庁の
審尋に対し，本件考案を訂正する用意がある旨回答したところ，特許庁は，無効審
判の中で訂正の機会を与える必要はないとして，その機会を与えなかった。
　(2)　しかし，原告は，更なる訂正の用意があるかとの特許庁の審尋を受けて本件
考案の訂正案を作成したのであり，しかも，原特許出願の出願当時の木質建材流通
市場においては，入手可能な最薄の合板（仕上板）の厚さは２．５ｍｍであり，ま
た，最薄の木質床化粧板（複合床材）の厚さは２．７ｍｍであって，これらと比較
すると，厚さ１ｍｍの可撓性薄板は「多分に薄目」の範囲内にあり，上記訂正案
は，本件考案と同一性を失うものではなく，実用新案登録請求の範囲の減縮に当た
るから，上記訂正案による訂正は認められるべきであった。
　(3)　したがって，原告に本件考案の訂正の機会を与えなかった再度の審判手続に
は瑕疵があり，かつ，その瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすものである。
　２　審決取消事由２（審理不尽）
　審決は，審理を尽くさずに原特許出願に係る「発明」を「考案」と誤認し，さら
に，証拠の解釈を誤り，判断を遺脱して，審判甲第５号証及び第８号証（特開昭６
２－１５６４７１号，本訴甲９）記載の考案に基づいて，当業者が極めて容易に考
案することができたと判断した。
第４　当裁判所の判断
　１　審決取消事由１（審判手続の法令違背）について
　(1)　平成５年法律第２６号附則４条２項により読み替えられた同法による改正前
の実用新案法４０条２項本文は，「第３７条第１項又は第４８条の１２第１項の審
判の被請求人は，前項又は次条において準用する特許法第１５３条第２項の規定に
より指定された期間内に限り，願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するこ
とができる。」と規定し，また，同法４０条１項は，「審判長は，審判の請求があ
つたときは，請求書の副本を被請求人に送達し，相当の期間を指定して，答弁書を
提出する機会を与えなければならない。」と，同法４１条において準用する特許法
１５３条２項は，「審判長は，前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない
理由について審理したときは，その審理の結果を当事者及び参加人に通知し，相当
の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならない。」と規定す
る。以上の規定によれば，実用新案登録の無効の審判の被請求人は，これについて
の答弁書の提出期間内又は職権による無効理由通知に対する意見書の提出期間内に
限り，願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができるものである。
　(2)　ところで，再度の審判手続においては，実用新案登録の無効の審判の被請求
人である原告外２名について，改めて答弁書を提出する機会はなく，また，職権に
よる無効理由通知に対する意見を申し立てる機会も与えられた形跡はないから，原
告外２名は，本件考案の訂正を請求することはできなかったのであり，したがっ
て，原告に本件考案を訂正する機会が与えられなかったとしても，再度の審判手続
に瑕疵があるということにはならない。
　(3)　確かに，甲３，４及び弁論の全趣旨によれば，特許庁は，再度の審判手続に
おいて，本件出願の出願日が出願の変更の行われた平成元年１月３０日であること
を前提に，原告外２名を審尋し，その中で，「特許権者が，適法な変更出願であっ
て出願日が遡及するような明細書の訂正をする用意がある場合は，訂正案を提出し
てください。その訂正案を前提にして無効審判請求人の意見を伺いながら審理を進
めていこうと考えています。」などと述べているところ，原告は，これを受けて，
原告のみの作成名義で本件考案の訂正案を作成したことが認められる。
　しかし，上記(2)に判示したように，再度の審判手続において，原告は本件考案の
訂正を請求することができなかったのであるから，特許庁としては，上記のような
審尋をしたとしても，これによって，特許庁に原告に本件考案の訂正の機会を与え
る義務や必要が生じたものということはできない。特許庁としては，職権による無
効理由通知をして，原告に本件考案の訂正の機会を与えることもできるが，その機
会を与えるか否かは特許庁の裁量的判断にゆだねられているものであり，訂正の機
会を与えるべき義務はないものと解すべきである。
　なお，甲３ないし５及び弁論の全趣旨によれば，特許庁は，原告が作成した本件
考案の訂正案について検討し，その結果，上記訂正案による訂正が実用新案登録請
求の範囲の減縮を目的とするものではなく，また，誤記の訂正や明りょうでない記
載の釈明を目的とするものでないから，訂正の要件を満たすものではないと判断
し，本件無効審判の中で訂正の機会を与える必要はないとして，原告に本件考案の
訂正の機会を与えなかったことが認められ，実用新案登録請求の範囲の記載及び上
記訂正案の記載に照らすと，上記訂正案による訂正が訂正の要件を満たすものでは
ないと判断し，原告に訂正の機会を与えなかった特許庁の措置が不適切であったと
か，裁量の範囲を逸脱した違法なものであったとはいえない。
　したがって，特許庁が上記のような審尋をしていながら，原告に本件考案の訂正
の機会を与えなかったとしても，その手続に瑕疵があったということはできない。
　(4)　したがって，原告の主張する審決取消事由１は，理由がない。
　２　審決取消事由２（審理不尽）について
　確かに，審判甲第５号証は特開昭６３－２４１２６４号公報であり，また，審判
甲第８号証は特開昭６２－１５６４７１号公報であって，これらには「発明」が記
載されているところ，審決は，「甲第８号証記載の考案」，「甲第８号証および甲
第５号証記載の考案」との文言を使用している。しかし，これは「甲第８号証記載
の発明」，「甲第８号証および甲第５号証記載の発明」の誤記であることが明白で
あって，このような誤記があったからといって，審決が審理を尽くさず，又は，証
拠の解釈を誤り，判断を遺脱した，ということはできない。
　したがって，原告の主張する審決取消事由２は，理由がない。
　３　結論
　以上のとおりであって，原告の主張する審決取消事由は理由がないから，原告の
請求は棄却されるべきである。
　　東京高等裁判所知的財産第４部
　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　塩　　月　　秀　　平
　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　髙　　野　　輝　　久

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