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平成１２年（行ケ）第１８７号　特許取消決定取消請求事件
平成１３年１１月１３日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　ヤマハ発動機株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　木　　　村　　　良　　　雄
被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　　　大　　　島　　　祥　　　吾
同　　　　　　　　　　　　蓑　　　輪　　　安　　　夫
同　　　　　　　　　　　　大　　　橋　　　良　　　三
同　　　　　　　　　　　　大　　　野　　　克　　　人
主　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１０年異議第７２６６０号事件について平成１２年４月１２日
にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成４年５月２６日にした特願平４－１５７３８７号（以下「原原
出願」という。）の一部を平成７年６月２３日に分割した新たな特許出願（特願平
７－１５７９７４号。以下「原出願」という。）の一部を，更に分割して，（な
お，本件では，後記のとおり，原原出願との関係で，本件出願が分割要件を満たし
ているか否かが争点であり，原出願の内容は問題とされていないから，以下，便宜
上，原原出願からの原出願の分割及び原出願からの本件出願の分割を，一括して
「本件分割」という。），平成８年９月４日に出願した（以下，この出願を「本件
出願」という。），発明の名称を「電動自転車」とする特許第２６８４０２９号の
特許（平成９年８月１５日に特許権設定登録，以下「本件特許」といい，その発明
を「本件発明」という。）の特許権者である。
三洋電機株式会社から，本件特許につき，請求項１ないし４に対して特許異
議の申立てがあり，特許庁は，これを，平成１０年異議第７２６６０号事件として
審理した結果，平成１２年４月１２日に，「特許第２６８４０２９号の請求項１な
いし４に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年５月１日にその謄本を原告に
送達した。
２　本件特許の特許請求の範囲
【請求項１】
人力駆動系と電気駆動系とを並列に設けた電動自転車において，繰返し充放
電可能な長尺状のバッテリーケースを車体フレームのフレーム部材の長手方向に沿
わせて配置するとともに，前記バッテリーケースを車体フレームに対しこのバッテ
リーケースの長手方向の一端部を支点にして揺動自在かつ着脱自在に設け，前記バ
ッテリーケースの一端部を車体フレームに係合させ，続いてその一端部を支点に揺
動させる一連の車体フレームへの装着操作に伴い前記バッテリーケースに設けた放
電用接触端子が前記車体フレーム側に設けたモータ側接触端子に自動的に接続する
構造としたことを特徴とする電動自転車。（以下「本件発明１」という。）
【請求項２】
請求項１記載の電動自転車において，バッテリーケースを支点回りに揺動さ
せることによって放電用接触端子がモータ側接触端子に接続する構造としたことを
特徴とする電動自転車。（以下「本件発明２」という。）
【請求項３】
請求項１または請求項２記載の電動自転車において，バッテリーケースをシ
ートチューブとシートステーと後輪とによって囲まれる空間に配置し，車体側方に
揺動自在としたことを特徴とする電動自転車。（以下「本件発明３」という。）
【請求項４】
請求項１ないし請求項３記載のうち何れか一つの電動自転車において，バッ
テリーケースに充電用接触端子と放電用接触端子とを設け，これらを並列に接続し
たことを特徴とする電動自転車。（以下「本件発明４」という。）
３　決定の理由の要点
別紙決定書の理由の写し記載のとおり，①本件分割は，分割要件を満たして
おらず，本件出願については，出願日の遡及は認められないから，その出願日は，
実際に出願された平成８年９月４日であると認められ，本件発明１ないし４は，そ
の出願日前に公開された，原原出願に係る公開特許公報である特開平５－３１９１
０４号公報（甲第３号証，以下「刊行物１」という。）及び実公昭６０－７９９５
号公報（甲第４号証。以下「刊行物２」という。）記載の各発明に基づいて当業者
が容易に発明することができたものであるから，これらについてなされた特許は，
いずれも，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであって，同法１１３
条２号に該当し，②本件特許の明細書における発明の詳細な説明は，その発明の属
する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度
に明確かつ十分に記載されているとは認められず，本件特許は，特許法３６条４項
の規定に違反してなされたものであって，同法１１３条４号に該当し，取り消され
るべきである，と認定判断した。
第３　原告主張の決定取消事由の要点
決定の理由中，「Ⅰ．手続の経緯」は認める。「Ⅱ．本件特許発明」中，
「(1)本件特許発明の認定」及び「(2)分割要件の可否」のうち「イ．第１回目の取
消理由及び審尋書の経緯」は認め，その余は争う。「Ⅲ．取消理由１について」，
「Ⅳ．取消理由２について」及び「Ⅴ．むすび」は争う。
決定は，本件分割の分割要件の有無について，誤って分割要件を具備しない
ものであると判断し（取消事由１），本件発明１ないし４の容易想到性について，
誤って当業者が容易に想到できたものであると判断し（取消事由２），本件特許時
の明細書又は図面（以下，両者をまとめて「本件特許明細書という。）の記載につ
いて，誤って，当業者が本件特許を実施をすることができる程度に明確かつ十分に
記載されているとは認められないと判断した（取消事由３）ものであり，これらの
誤りは決定の結論に影響を及ぼすものであるから，決定は，違法として取り消され
るべきである。
１　取消事由１（分割要件の有無についての認定判断の誤り）
決定は，本件特許明細書の特許請求の範囲請求項１における「車体フレー
ム」は，揺動自在に取り付けられている支持箱を含まず，請求項１の「前記バッテ
リーケースの一端部を車体フレームに係合させ」るとは，支持箱のような部材を介
さないで，バッテリーケース自体を車体フレームに直接係合させることを意味す
る，と解釈して，このような事項は，原原出願及び原出願の明細書及び図面には全
く記載されていないから，本件特許は分割要件を満たしていない，とした。しか
し，この認定判断は，誤りである。
(1)　本件発明１の本質は，本件特許明細書（甲第２号証）の特許請求の範囲請
求項１に記載した構成を採用することにより，放電用接触端子とモータ側接触端子
とを接離させるに当たって，バッテリーケースの着脱操作のほかに特別な操作を要
しないものとしたことにより，バッテリーケースの着脱操作が単純になり，充電作
業が簡略化されるという効果を奏すること，バッテリーケースの一端部を車体フレ
ーム側に係合させる第１行程と，この一端部を支点にバッテリーケースを揺動させ
る第２行程との２行程で装着操作を行うことにより，第１行程ではバッテリーケー
スの一端を係合させるという丁寧な操作になり，第２行程では揺動というバッテリ
ーケースの移動方向が規制された操作になるので，いずれの行程で両接触端子同士
が接続するにしても接続が正確かつ円滑になるという効果を奏することにある。
このような本件発明１の本質に鑑みれば，バッテリーケースを揺動させる
支点の具体的構成はいかなる態様でもよいというべきであり，本件特許明細書中に
従来の技術として例示された実公昭６０－７９９５号公報（甲第４号証）に記載さ
れた「切欠付支持金具」を用いる手段や本件発明の実施例として記載された「支持
箱」を用いる手段を含め，バッテリーケースの一端部が車体フレームに係合され，
続いてその一端部を支点に揺動させることができるものであれば，いかなる手段で
もよいことは明らかである。本件特許明細書の特許請求の範囲請求項１において
は，上記の趣旨に基づいて可動側のバッテリーケースに対応する言葉として，固定
側を「車体フレーム」と総称し，「バッテリーケースの一端部を車体フレームに係
合させ」と記載したものである。
(2)　決定は，一般に，「車体フレーム」が，車体の骨格の働きをする部材であ
ると解されていることからすれば，車体フレームということができるのは，車体の
骨格の働きをする部材とその部材に当初から一体的に設けられフレームと同一視し
得るものに限られ，単に車体フレームに対して他の部品を取り付けるために設けら
れただけの部材を車体フレームということはできない，とする。
しかし，「車体フレーム」の語に絶対的な定義は存在せず，これにどのよ
うな部材が含まれるかは，その使用態様により異なる。本件発明１においては，前
記の発明の本質から，特許請求の範囲に「バッテリーケースの一端部を車体フレー
ムに係合させ，続いてその一端部を支点に揺動させる」という一連の技術を表す際
に，その支点がどのようなものに存在するかを示す言葉として，上記(1)の意味で
「車体フレーム」の用語を用いたものである。
(3)　決定は，原原出願及び原出願の明細書並びに本件特許明細書には，「車体
フレーム」が支持箱及びその取付部材を含むものであると定義付ける旨の記載はな
い，とする。
しかし，原原出願の特許公報（甲第５号証参照）の特許請求の範囲請求項
１には，「前記足通し空間の下部であって車体フレーム側に，バッテリーケースの
着脱操作に伴って前記放電用接触端子に接離されるモータ側接触端子を固定した」
と記載され，その発明の詳細な説明における実施例の説明中には，この車体フレー
ム側にモータ側接触端子を固定した点について，「開口幅が狭く形成された幅狭部
２５ａに，バッテリーケース２１の放電用コネクタ２６に接続されるモータ側コネ
クタ４２が取付けられると共に，この支持箱２５をステー４１に揺動自在に連結す
るための支軸４３が支持されている。」（４頁右欄【００３４】１行～５行）と記
載され，第９図には支持箱にモータ側接触端子が設けられた実施例の状態が図示さ
れている。原原出願は，これらの記載で特許され，その後になされた特許異議申立
手続において，モータ側接触端子が固定されているのが「車体フレーム側」である
か，「車体フレームとは別部材の支持箱側」であるかの議論がされることはなかっ
た。この事実は，当業者であれば原原出願の発明の本質から車体フレームの言葉が
何を意味しているかを容易に判断することができ，原原出願の発明におけるモータ
側接触端子が固定される車体フレーム側とは，その実施例に示されている「支持
箱」も当然に含むものとして理解することを意味している。本件発明１では，原原
出願で用いられた用語をそのまま用いているものであるから，上記の意味に変更は
ない。
(4)　決定は，「車体フレーム」の語が，支持箱及びその取付部材であるフレー
ムに対して揺動自在に取り付けられるものまでも含むことを示す客観的証拠はな
い，とする。
しかし，特公昭６０－２６７号公報（甲第６号証）には，特許請求の範囲
に「エンジン付自転車のエンジン懸架装置において，フレームに一個の枢軸を介し
て揺動可能に軸支されたエンジン」と記載され，その実施例として，第２，第３図
から明らかなように，エンジン１６は枢軸１４によって揺動可能に軸支され，その
枢軸１４はエンジンブラケット１８に支持され，そのエンジンブラケット１８はヒ
ンジ状に開閉でき自由に取り外すことができる構成が記載され，エンジンが，緩衝
部材１７を介してフレーム１２に固定される構造が記載されている。
また，特開平９－２８６３６６号公報（甲第７号証）には，特許請求の範
囲請求項１に「・・・において，この電動自転車のフレーム途中にバッテリユニッ
トを収納するバッテリ収納凹部を設け」と記載され，発明の詳細な説明中には，そ
の実施例につき「フレーム４のメインパイプ８から駆動補助装置にかけては，合成
樹脂製で形成されたフレームカバー４２により被覆されており，・・・このフレー
ムカバー４２にはメインパイプ８の上で長手方向に沿って下方に凹むバッテリ収納
凹部４４が形成されており，このバッテリ収納凹部４４内に前記バッテリユニット
３８が嵌まり込むようになっている。」（４頁左欄【００２７】１行～８行）と記
載され，第４図にはその実施例が図示されている。
以上のように，実施例でみれば車体フレームから自由に取り外すことがで
きる部材であるヒンジ状のエンジンブラケットや合成樹脂製のフレームカバーにつ
いても，特許請求の範囲ではこれを含めて車体の「フレーム」と称している。この
ように，発明の本質と関係のない部分については，特許請求の範囲を上位概念的に
まとめて記載することは，通常広く行われていることであり，本件特許発明におけ
る支持箱も車体フレームに含めて称されることができる部材の一つの形態にすぎな
いから，本件発明１において，上記(1)で述べた意味で「車体フレームに係合」の言
葉を用いたことは何ら不適切ではない。
以上のように，決定が本件分割が分割要件を満たしていないとする理由
は，誤りであり，本件発明１に記載された「前記バッテリーケースの一端部を車体
フレームに係合させ」た事項は，原原出願の明細書又は図面に記載された事項の範
囲内であるか，又は少なくともこれらに記載された事項から自明な事項である。し
たがって，本件特許は分割要件を満たしているから，これを否定した決定は違法で
ある。
２　取消事由２（容易想到性についての判断の誤り）
(1)　本件分割は上記のとおり分割の要件を満たしており，本件出願の出願日
は，原原出願の出願日である平成４年５月２６日に遡及するから，原原出願の公開
公報である刊行物１（甲第３号証）が，本件出願との関係で公知の刊行物となるこ
とはあり得ない。
また，刊行物２（甲第４号証）は本件特許明細書中に従来の技術として例
示された文献であり，本件発明１はこの従来技術の不安定な支点構造を改良して支
持箱に収まるような支点構造としたものである。このような，本件特許明細書に従
来の技術として例示された技術を，本件発明１の進歩性を否定する先行技術として
採用することは，許されないものというべきである。
したがって，刊行物１，２を根拠に本件発明１の進歩性を否定するのは誤
りである。
(2)　本件発明２ないし４は，いずれも本件発明１の構成を更に限定したもので
あるから，本件発明１の進歩性を否定することができない以上，本件特許発明２な
いし４についても，進歩性を否定することはできないというべきである。
３　取消事由３（明細書の記載要件についての認定判断の誤り）
決定は，「本件特許明細書の請求項１の「車体フレーム」は，支持箱を含ま
ないダウンチューブとシートチューブからなる車体骨格の働きをする部材と見るの
が相当であるので，本件特許明細書の詳細な説明には，その車体フレームに対して
どのようにバッテリーケースを取り付けるのか全く記載されていないのであり，依
然特許法第３６条第４項に規定された要件を満足していない。」（審決書５頁１８
行～２３行）とした。しかし，この認定判断は，誤りである。
本件発明１の「車体フレーム」に，支持箱が含まれないとの決定の認定判断
が誤りであることは，前記のとおりである。本件特許明細書中には，バッテリーケ
ースを車体フレームに対して係合させる点について，支持箱を用いる実施例が記載
されているから，本件特許明細書は，当業者が本件発明１を容易に実施できる程度
に記載されているということができる。
決定は，本件発明１の容易想到性についての判断では，バッテリーケースを
支持箱を用いずに取り付けることは容易であると判断したのに，明細書の記載要件
についての判断では，バッテリーケースを支持箱を用いずに取り付ける方法の明記
がなければ，当業者が本件発明１を容易に実施できないとしており，これらの判断
は相互に矛盾するものであって失当であるというべきである。
第４　被告の反論の要点
決定の認定判断は，正当であり，決定を取り消すべき理由はない。
１　取消事由１（分割要件の有無についての認定判断の誤り）について
(1)　本件発明１の本質は，本件特許明細書に記載された従来の技術に基づいた
目的，効果の記載及びその目的，効果を具体的に達成する構成として明示された特
許請求の範囲の記載から把握される無形の観念（思想）である。分割要件の判断
は，発明の技術的事項を記載した特許請求の範囲に基づいて行われなければならな
い。本件発明１は，本件特許明細書の特許請求の範囲請求項１に記載された発明そ
のものであり，決定が認定判断したとおり，その構成に，揺動自在に取り付けられ
た支持箱は含まないものである。原告は，「車体フレーム」が発明の本質に影響の
ない部分の字句にすぎないとの前提に基づき，特許請求の範囲に記載の内容を，本
件特許明細書に記載の従来技術，その課題，効果についての記載から，異なる意味
に解して主張するが，失当である。
原告は，本件発明１の本質に鑑みれば，バッテリーケースを揺動させる支
点の具体的構成はいかなる態様でもよいことであり，本件発明１においてこの支点
を構成する手段として，本件特許明細書中に従来例として例示された実公昭６０－
７９９５号公報（甲第４号証）に記載された「切欠付支持金具」を用いる手段，本
件発明１の実施例として記載された「支持箱」を用いる手段等を含むいかなる手段
であってもバッテリーケースの一端部が車体フレームに係合され，続いてその一端
部を支点に揺動させることができればよいことは明らかであると主張する。しか
し，原告が主張する発明の本質は，上記のとおり誤っており，バッテリーケースを
揺動させる支点の具体的構成はいかなる態様でもよいとの原告主張については，本
件特許明細書中に全く記載も示唆もされていない事項である。この支点を構成する
手段として，本件発明１では上記従来例（甲第４号証）に記載された「切欠付支持
金具」を用いる手段を利用するとの原告主張についても，本件特許明細書には全く
記載も示唆もされていない。その上，本件特許明細書には，この支点の具体的構成
として支持箱を利用した実施例が記載されているだけで，それ以外の構成を採り得
るとの記載は一切ない。さらに，本件特許明細書には，可動側のバッテリーケース
に対応する言葉として，固定側を「車体フレーム」と総称するとの記載も，「車体
フレーム」が車体フレームに対して揺動自在に取り付けられている支持箱を含むと
の記載も一切ない。したがって，原告の上記主張は誤りである。
(2)　原告は，本件発明１においては，発明の本質から，特許請求の範囲に「バ
ッテリーケースの一端部を車体フレームに係合させ，続いてその一端部を支点に揺
動させる」という一連の技術を表す際に，その支点がどのようなものに存在するか
を示す言葉として「車体フレーム」の用語を用いたものであると主張する。
しかし，原告のいう発明の本質とは，前記のとおり誤りであり，本件特許
明細書には，バッテリーケースを揺動させる支点の構成がいかなる態様でもよいと
の記載はなく，可動側のバッテリーケースに対応する言葉として，固定側を車体フ
レームと総称する旨の記載も一切ない。
(3)　原告は，当業者であれば原原出願の発明の本質から車体フレームの言葉が
何を意味しているかを容易に判断することができ，原原出願の発明におけるモータ
側接触端子が固定される車体フレーム側とは，その実施例に示されている「支持
箱」も当然に含むものとして理解することを意味し，本件発明１でも，原原出願で
用いられた用語をそのまま用いているものであると主張する。
しかし，原原出願に係る発明の特許請求の範囲の請求項１には，「車体フ
レーム側に」との文言は記載されているものの，本件発明１に記載されている「車
体フレームに」との文言は記載されていない。「車体フレームの側に」と「車体フ
レームに」との間には，明確な相違がある。すなわち，本件発明１の「車体フレー
ムに」は，原原出願における「車体フレーム側に」を更に限定したものであり，こ
れらを同一ということはできない。したがって，これらを同一視し，本件発明１で
は原原出願から使用されている用語をそのまま使用し，その意味は全く変更されて
いないとする原告の主張は失当である。
特公昭６０－２６７号公報（甲第６号証）には，「枢軸１４は図示の例で
はフレーム１２に対し緩衝部材１７を介して固定された（第３図参照）エンジンブ
ラケット１８に設けられている。」（甲第６号証２頁左欄２９行～３２行）と記載
され，この記載によれば，エンジンブラケット１８はフレームに対して固定されて
いるものである。したがって，車体フレームに一体的に固定されたブラケットのよ
うなものではなく，車体フレームから自由に取り外しができる部材まで含めて「車
体フレーム」と称している，との原告の主張は誤りである。
特開平９－２８６３６６号公報（甲第７号証）は，本件発明の現実の出願
日以降に出願公開されたものであり，本件分割の適否を判断する上での証拠として
は採用できないものである。仮に採用できるとしても，甲第７号証の記載では，フ
レームカバー４２の車体に対する取付構成は不明であり，第５実施例についての
「電動自転車２のフレーム４途中に形成したバッテリ収納凹部４４に収納されるバ
ッテリユニット３８」（５頁右欄【００６２】１行～３行）との記載とこれに対応
する第１１図によれば，バッテリユニットを直接車体フレームに取り付けるものが
示されている。このように，甲第７号証では，バッテリユニットが，車体フレーム
に直接取り付けられている実施例と，車体フレームにどのように取り付けられてい
るか不明なフレームカバーに対して取り付けられている実施例が開示されている発
明について，その特許請求の範囲に「電動自転車のフレーム途中にバッテリユニッ
トを収納するバッテリ収納凹部を設け」と記載されている。したがって，甲第７号
証の記載により，車体フレームに一体的に固定されたブラケットのようなものでは
なく，自由に取り外すことができる部材まで含めて車体の「フレーム」と称してい
るとの原告の主張は失当である。
したがって，本件決定の「支持箱及びその取付部材であるフレームに対し
て揺動自在に取り付けられるものまでも『車体フレーム』に含むことを示す客観的
証拠は何らない。」（決定書３頁２０行～２２行）との判断に誤りはない。
仮に，原告主張のとおり本件発明１の「バッテリーケースの一端部を車体
フレームに係合させ」るとの構成が，車体フレームに支持箱のような部材を用いて
係合させこれを支点とする構成を含むものとすれば，揺動自在に取り付けられてい
る支持箱は車体フレームに含まれることになるから，本件特許明細書の第１実施例
と第２実施例ではともに，バッテリーケースが支持箱，すなわち車体フレームに対
して着脱自在ではあるが，バッテリーケースは支持箱，すなわち車体フレームに対
して揺動自在ではない。したがって，これらの実施例は，本件特許発明の要件であ
る「バッテリーケースを車体フレームに対しこのバッテリーケースの長手方向の一
端部を支点にして揺動自在かつ着脱自在に設け」るとの構成を備えていないことに
なる。したがって，原告の上記主張は，本件特許明細書の第１，第２実施例の記載
と矛盾するものであって，失当である。
以上のように，決定の「車体フレーム」の定義についての認定には誤りは
ないから，本件発明１の「バッテリーケースの一端部を車体フレームに係合させ，
続いてその一端部を支点に揺動させる」との構成は，原原出願の明細書及び原出願
の明細書のいずれにも全く記載されていないし，これらの記載から自明の事項でも
ない。したがって，本件分割が分割の要件を満たしていないとした決定の判断に，
原告主張の誤りはない。
２　取消事由２（容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　原告は，本件発明１は，従来技術の不安定な支点構造を改良し，支持箱に
収まるような支点構造とした技術に関するものであり，本件発明１の本質に関係の
ない構造部分について，従来例として示した技術を採用することは同一技術の範囲
内であって，進歩性があるか否かの議論を生じる余地がないと主張する。
しかし，本件特許明細書には，支点構造についての問題点の記載は一切な
く，従来技術の不安定な支点構造を改良するとの記載もない。本件発明１の「バッ
テリーケースの一端部を車体フレームに係合させ」るとの構成を，本件発明１の本
質に関係のない構造部分とする理由もない。明細書に従来技術として記載された文
献が，当該明細書の発明の進歩性を判断する証拠として採用できないとの理由はな
い。したがって，原告の上記主張は失当である。
(2)　(1)で述べたところによれば，決定の，本件発明２ないし４についての認
定判断にも，誤りはない。
３　取消事由３（明細書の記載要件についての認定判断の誤り）について
本件発明１の「車体フレーム」は，支持箱を含まないものと解すべきである
のに対し，本件特許明細書に記載された実施例はすべて支持箱を含むものである。
したがって，本件特許明細書は，支持箱を含まないでバッテリーケースの一端部を
車体フレームに係合させ，続いてその一端部を支点に揺動させることについて，当
業者が実施できる程度に記載されていない。
進歩性の判断を行う際の「当業者」と，明細書の記載要件を判断する際の
「当業者」とは，その語句は同じであってもその範囲を異にしている。すなわち，
明細書の記載については，その発明の属する技術分野に属する全部門の当業者にと
って容易であることが必要であるのに対して，進歩性の判断については，全部門の
当業者にとって容易であることは必要でない。したがって，進歩性についての取消
事由２と明細書の記載要件についての取消事由３に関係する決定の判断が矛盾する
との原告の主張は，失当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（分割要件の有無についての認定判断の誤り）について
(1)　本件訴訟においては，「車体フレーム」の語が，支持箱のような第３の部
材を含む意味で用いられている場合と，これを含まない意味で用いられている場合
とがあるため，以下においては，理解の便宜のため，後者の意味で用いられている
場合を「狭義の車体フレーム」と呼称することにする。
原告は，本件発明１においては，バッテリーケースを揺動させる支点の具
体的構成はいかなる態様でもよく，いかなる手段であってもバッテリーケースの一
端部が狭義の車体フレームに係合され，続いてその一端部を支点に揺動させること
ができればよいと主張する。また，原告が，本件の審判手続段階における審尋書に
対する回答書において，本件発明１の「バッテリーケースの一端部を車体フレーム
に係合させ」るとは，バッテリーケースを直接，狭義の車体フレームへ係合するこ
とと，バッテリーケースを支持箱のような第３の部材を介して狭義の車体フレーム
に係合することとの両方を含む旨を回答したことは，当事者間に争いがない。
以上によれば，原告は，本件発明１が，少なくとも，バッテリーケース
を，支持箱などの第３の部材を介することなく，直接，狭義の車体フレームに係合
する場合を含むものであることを認めており，この点は，当事者間に争いがないも
のということができる。
原告は，審決が，本件発明１の「車体フレーム」は，狭義の車体フレーム
であり，揺動自在に取り付けられている支持箱を含まない，と認定したことを争
い，揺動自在に取り付けられている支持箱も，本件発明１の「車体フレーム」に含
まれる旨主張する。しかしながら，本件分割の適法性に関して問題となるのは，当
事者間において本件発明１に含まれることに争いのない，バッテリーケースを，支
持箱などの第３の部材を介することなく，直接，狭義の車体フレームに係合するこ
とが，原原出願の出願当初の明細書又は図面に記載されていたか否かということで
あるから，それ以外に，支持箱などの第３の部材を介して狭義の車体フレームに係
合することが，本件発明１の車体フレームに含まれるか否かという点は，分割要件
の具備の有無の判断に影響を及ぼさないことが明らかである。したがって，この点
に関する原告の上記主張は，主張自体失当である。
(2)　原告は，決定の「原原出願及び原出願の願書に添付された明細書及び図面
には，バッテリーケースはすべて，車体フレームに対して支持箱を介して取り付け
られているものしか記載されていない。」との認定を争っている。
そこで，原原出願の出願当初の明細書及び図面（甲第３号証，以下両者をま
とめて「当初明細書」という。）についてみる。
甲第３号証によれば，当初明細書の特許請求の範囲請求項１には「バッテ
リーが収納されかつ放電用接触端子が設けられたバッテリーケースを，電動自転車
用フレームに設けられたバッテリーケース搭載部に着脱自在に装着し，前記バッテ
リーケースの放電用接触端子に電気的に接続されるモータ側接触端子を，放電用接
触端子との接続方向がバッテリーケースの着脱方向と同一方向になるようにフレー
ム側に固定したことを特徴とする電動自転車用バッテリーケースの取付構造。」と
の記載があること，同じく請求項２には「電動自転車のフレームにバッテリーケー
ス支持箱を，その下方部を枢支させることによって揺動自在に設け，このバッテリ
ーケース支持箱に，バッテリーが収納されかつ放電用接触端子が設けられたバッテ
リーケースを挿抜自在に装着し，前記放電用接触端子に電気的に接続されるモータ
側接触端子を，放電用接触端子との接続方向がバッテリーケース支持箱の揺動方向
と同一方向となるようにフレーム側に固定したことを特徴とする電動自転車用バッ
テリーケースの取付構造。」との記載があること，当初明細書の発明の詳細な説明
中の発明の効果の項には「放電用接触端子をモータ側接触端子に接続させるに当た
って，バッテリーケース着脱操作以外に特別な操作が不要になる。このため，バッ
テリーケースを車体から外す操作が単純となり，充電作業が簡略化するという効果
がある。」（８頁左欄【００８１】１行～５行）との記載があること，が認められ
る。
当初明細書の上記認定の記載によれば，原原出願の発明は，電動自転車にお
けるバッテリーケースを車体から外す操作を単純化して充電作業を簡略化すること
を目的とするものであり，請求項２に係る発明は「電動自転車のフレームにバッテ
リーケース支持箱を，その下方部を枢支させることによって揺動自在に設け」る事
項を構成要件とするのに対し，請求項１には，このようなバッテリーケース支持箱
について何ら記載がないことが，明らかである。そして，甲第３号証によれば，当
初明細書において，図１ないし図１２が図示する実施例並びに図１３及び図１４が
図示する実施例は，バッテリーケースが車体に対して前後方向に揺動自在な支持箱
２５に装着された技術を，図１５及び図１６が図示する実施例は，バッテリーケー
ス２１が固定式の支持箱６３に装着された技術を，図１７ないし図２０が図示する
実施例は，バッテリーケース２１が車幅方向へ揺動自在な支持箱６４に装着された
技術を開示していることが認められるものの，原原出願の当初明細書の全記載を参
照しても，バッテリーケースの一端部を支持箱を用いないで直接電動自転車用フレ
ームに係合させ，その一端部を支点に揺動させる技術については，これを直接述べ
た記載も，これを示唆する記載もないことが，明らかである。
バッテリーには相当の重量があるものであることは顕著な事実であり，こ
の重量を受けたバッテリーケースの一端部を直接自転車用フレームに係合するため
には，技術的に何らかの工夫や改造を必要とすることは技術常識であるから，その
技術的解決手段が当業者に自明であると認めることができないことは明らかであ
る。そうすると，当初明細書には，バッテリーケースの一端部を，支持箱などの第
３の部材を介することなく，直接，狭義の車体フレームに係合させ，続いてその一
端部を支点に揺動させる技術についての開示があるとは認めることができないもの
というべきである。
したがって，本件発明１が当初明細書に記載のない事項を含んでおり，本
件分割は分割要件を満たさないとした決定の判断に，誤りがあるとは認められな
い。
(3)　原告は，本件発明１の本質とは，本件特許明細書（甲第２号証）の特許請求
の範囲請求項１に記載した構成を採用することにより，放電用接触端子とモータ側
接触端子とを接離させる際に，バッテリーケースの着脱操作のほかに特別な操作を
要しないものとしたことにあり，この本質に鑑みれば，バッテリーケースを揺動さ
せる支点の具体的構成はいかなる態様でもよく，本件特許明細書中に従来の技術と
して例示された実公昭６０－７９９５号公報（甲第４号証）に記載された「切欠付
支持金具」を用いる手段，本件特許発明の実施例として記載された「支持箱」を用
いる手段等を含むいかなる手段であってもバッテリーケースの一端部が車体フレー
ムに係合され，続いてその一端部を支点に揺動させることができればよいことは明
らかである旨主張する。
しかしながら，原告の上記主張は，主張自体失当という以外にはない。
まず，本件分割の適法性に関して問題となるのは，バッテリーケースを，支
持箱などの第３の部材を介することなく，直接，狭義の車体フレームに係合するこ
とが，当初明細書に記載されていたか否かであって，本件発明１の車体フレームに
狭義の車体フレーム以外のものが含まれるか否かではない。
次に，一般論としても，もし，原告の主張する論理が正しいとするなら，当
該発明が課題としている事項以外の事項については，それが当該発明の課題とする
事項（原告のいう発明の本質）でないことを理由に，その出願後生まれた技術を無
制約に当該発明の中に取り込むことが可能となることになる。このような結果を招
く論理が誤っていることは，論ずるまでもないところである。
原告は，当業者であれば，原原出願の発明の本質から，車体フレームの言葉
が何を意味しているかを容易に判断することができ，原原出願の発明におけるモー
タ側接触端子が固定される「車体フレーム側」とは，その実施例に示されている
「支持箱」も当然に含む意味で理解するものであり，本件発明１は，原原出願で用
いられた用語をそのまま用いているものであるから，上記の意味に変更はないと主
張する。
しかし，前記説示のとおり，原原出願の特許請求の範囲請求項１，２には
「モータ側接触端子を・・・フレーム側に固定した」と記載されており，発明の詳
細な説明中の実施例では，いずれもバッテリーケースが車体に対して前後方向又は
車幅方向に揺動自在な支持箱に装着される技術が開示されているのみである。これ
に対し，本件発明１は「バッテリーケースの一端部を車体フレームに係合させ，続
いてその一端部を支点に揺動させる」るものとし，バッテリーケースの一端部を，
直接，狭義の車体フレームに係合する場合も含むものである。したがって，本件発
明１が原原出願で用いられた用語をそのまま用いているということはできないこと
が，明らかである。原告の主張は採用することができない。
(4)　以上のとおりであるから，原告主張の取消事由１は，理由がない。
２　取消事由２（容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　本件分割が分割要件を充たしていないとの決定の判断に誤りがあるとは認
められないことは前記説示のとおりであるから，決定が，この判断を前提に，本件
発明１の出願日をその現実の出願日である平成８年９月４日であるとして，その前
に頒布された刊行物１（特開平５－３１９１０４号公報・甲第３号証）を先行技術
としたことに誤りはない。
(2)　刊行物２（実公昭６０－７９９５号公報・甲第４号証）は，本件特許明細
書に従来の技術として例示されているものである。しかしながら，本件特許明細書
において従来技術とされているものであっても，本件発明１の先行技術であること
に変わりはないから，これを，進歩性を判断する際の引用例として採用できない理
由はない。
(3)　上記説示したところによれば，本件発明２ないし４の進歩性についての決
定の判断に原告主張の誤りが認められないことは，明らかである。
以上のとおり，取消事由２も理由がない。
３　取消事由３（明細書の記載要件についての認定判断の誤り）について
以上によれば，取消事由３について検討するまでもなく，決定の結論は正当
であることが明らかである。しかし，念のため，取消事由３についても検討してみ
ることとする。
本件発明１は，少なくとも，バッテリーケースの一端部を，直接，狭義の車
体フレームに係合させ，続いてその一端部を支点に，揺動させるものを少なくとも
包含するものであることは，前記説示のとおりである。ところが，本件特許明細書
の全記載を参照しても，どのようにして，バッテリーケースを支持箱を介さずに，
直接，狭義の車体フレームに係合させるのかについては，何ら開示されていない。
バッテリーケースを電動自転車の狭義の車体フレームに直接係合するためには，走
行中の加速又は減速の際にも，バッテリー重量を十分に支持しうるように，バッテ
リーケースの一端部を狭義の車体フレームに強固に係合する必要があることは技術
常識であるというべきであるのに，その具体的手段が自明であると認めさせる記載
はない。そうすると，本件特許明細書が，バッテリーケースの一端部を直接車体フ
レームに強固に係合する技術的手段を何ら開示していない以上，本件発明１におい
てバッテリーケースの一端部を支持箱を介さずに直接車体フレームに係合させ，続
いてその一端部を支点に揺動させる技術的事項について，本件特許明細書に，当業
者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているものとは認
められない，というべきである。
原告は，本件特許明細書中に，バッテリーケースを車体フレームに対して係
合させる点について，支持箱を用いる実施例が記載されているから，本件特許明細
書は，当業者が本件発明１を容易に実施できる程度に記載されているということが
できる，と主張する。
しかしながら，本件発明１が，バッテリーケースを支持箱を用いないで直接
狭義の車体フレームに取り付けるものを少なくとも包含することは前述のとおりで
あるから，本件特許明細書の記載が特許法３６条４項の要件を満たしているとする
ためには，支持箱を用いるものについてのみでなく，支持箱を用いないものについ
ても，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていな
ければならないことは，当然というべきである。原告の主張は採用できない。
原告は，決定が，本件発明１の容易想到性についての判断ではバッテリーケ
ースを支持箱を用いずに取り付けることは容易であるとしたことと，明細書の記載
要件についての判断ではバッテリーケースを支持箱を用いずに取り付ける方法の明
記がなければ当業者が本件発明１を容易に実施できないとしたこととは，相互に矛
盾すると主張する。
しかしながら，ある技術が想到容易であるか否かの判断と，当該技術を実施
する上での具体的な手段や方法の開示があるか否かの判断とでは，判断の場面が異
なるというべきであり，これらに対する決定の判断に，原告主張の矛盾があるとい
うことはできない。
取消事由３も，理由がない。
４　以上によれば，原告主張の決定取消事由は，いずれも理由がなく，その他，
決定の認定判断にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　よって，本訴請求は，理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担に
つき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　　　山　　　下　　　和　　　明
裁判官　　　　設　　　樂　　　隆　　　一
裁判官　　　　阿　　　部　　　正　　　幸

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