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平成２１年１１月２６日判決言渡
平成２１年(行ケ)第１０１５３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年１１月２４日
判決
原告ダイヤモンドイノベーションズ，インク．
訴訟代理人弁理士矢口太郎
同佐々木義行
同関口一哉
被告特許庁長官
指定代理人千葉成就
同菅澤洋二
同黒瀬雅一
同酒井福造
主文
１特許庁が不服２００８−５０９８号事件について平成２１年２月４
日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，原告が，発明の名称を「切削工具インサートおよびその作成方法」
とする後記特許について国際特許出願をしたところ，日本国特許庁から拒絶査
定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，同庁から請求不成立の
審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。
２争点は，上記出願が，下記引用文献との関係で進歩性を有するか（特許法２
９条２項，である。）
記
COMPOUND米国特許第２９４４３２３号発明の名称複合工具，，（「」〔
，特許日１９６０年〔昭和３５年〕７月１２日，発明者Ａ。以下TOOL〕
この文献を「引用文献」という。甲４）
第３当事者の主張
１請求原因
()特許庁における手続の経緯1
原告は，２００３年（平成１５年）５月１４日及び２００３年（平成１５
）（），（）年１０月２２日の各優先権米国を主張して２００４年平成１６年
５月１４日，名称を「切削工具インサートおよびその作成方法」とする発明
について国際特許出願（ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１５１３１，日本におけ
る出願番号は特願２００６−５３３０６５号。以下「本願」という。請求項
），（）の数２５をし平成１８年１月１６日付けで日本国特許庁に翻訳文甲７
を提出し（国内公表は特表２００７−５００６０９号〔甲１，平成１９年〕）
５月１０日付けで誤訳訂正書（特許請求の範囲全文変更，請求項の数２４，
甲２）を提出した。
その後原告は，平成１９年５月１２日付け（請求項の数２３。甲３）及び
平成１９年１０月２６日付け（請求項の数２６。以下「本件補正」という。
），，。甲５で手続補正をしたが拒絶査定を受けたので不服の審判請求をした
特許庁は，同請求を不服２００８−５０９８号事件として審理した上，平
成２１年２月４日「本件審判の請求は，成り立たない」との審決（出訴期，。
間として９０日を附加）をし，その謄本は平成２１年２月１７日原告に送達
された。
()発明の内容2
本件補正（平成１９年１０月２６日付け，甲５）後の請求項は，１ないし
２６から成るが，そのうち請求項１３及び１６に係る発明の内容は，以下の
とおりである（うち，請求項１６に係る発明を「本願発明」という。。）
・「請求項１３】【
切削工具インサートを形成する方法であって，
それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する砥石チップとイン
サート本体とを提供する工程と，
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，それら互い
に結合可能な幾何学的特徴の少なくとも１つを不可逆的塑性変形させ
ることで前記砥石チップを前記インサート本体に接合する工程であっ，
て，前記変形は前記砥石チップを前記インサート本体の中に保持する
のに十分な機械的応力を提供するものである，前記接合する工程と
を有する方法」。
・「請求項１６】【
請求項１３の方法において，前記砥石チップを前記インサート本体に
前記接合する工程は，前記インサート本体を前記砥石チップの周囲に
造形，成形，鍛造，鋳造する，若しくはそれらの組み合わせのうち少
なくとも１つのものにより生じるものである」。
()審決の内容3
ア審決の内容は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，本願発明は，引用文献及び周知の事項に基づき容易
に発明をすることができたから特許法２９条２項により特許を受けること
ができない，としたものである。
イなお審決は，上記判断をするに当たり，引用文献から認められる引用発
明の内容を以下のとおり認定し，本願発明（請求項１６）と引用発明との
一致点及び相違点を次のとおりとした。
［引用発明の内容］
「硬い金属体と真鍮ないし銅含有量の多い真鍮製の基台とからなる切
削用複合工具の部品を形成する方法であって，
それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有するカッターを構成
する硬い金属体と基台とを提供する工程と，
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記硬い
金属体を前記基台に接合する工程と
を有する方法において，
前記硬い金属体を前記基台に接合する工程は，前記基台を前記硬い
金属体の周囲にダイキャスティング，プレスモールディング，モール
ディングないしキャスティングすることにより生じるものである」。
［一致点］
いずれも，
「切削工具インサートを形成する方法であって，
それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有するチップとイン
サート本体とを提供する工程と，
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記チッ
プを前記インサート本体に接合する工程と
を有する方法において，
前記チップを前記インサート本体に前記接合する工程は，前記イン
サート本体を前記チップの周囲に鋳造することにより生じるものであ
る」こと。。
［相違点１］
チップが，本願発明では，砥石チップであるのに対して，引用発明
では，硬い金属体である点。
［相違点２］
チップをインサート本体に接合する工程が，本願発明では，互いに
結合可能な幾何学的特徴の少なくとも１つを不可逆的塑性変形させる
ことで，前記砥石チップを前記インサート本体に接合する工程であっ
て，前記変形は前記砥石チップを前記インサート本体の中に保持する
のに十分な機械的応力を提供するものであるのに対して，引用発明で
は，そのような工程であるかどうか明らかでない点。
()審決の取消事由4
しかしながら，審決には以下のとおりの誤りがあるから違法として取消し
を免れない。
ア取消事由１（本願発明及び引用発明認定の誤り）
(ア)本願発明認定の誤り
ａ審決は，本願発明（請求項１６）は請求項１３に係る発明を引用す
る発明であることに基づき，特許請求の範囲の記載を書き下すことに
（）。より本願発明の内容を以下のとおり認定した２頁１６行∼２７行
「切削工具インサートを形成する方法であって，
それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する砥石チップ
とインサート本体とを提供する工程と，
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，それ
ら互いに結合可能な幾何学的特徴の少なくとも１つを不可逆的塑
性変形させることで，前記砥石チップを前記インサート本体に接
合する工程であって，前記変形は前記砥石チップを前記インサー
ト本体の中に保持するのに十分な機械的応力を提供するものであ
る，前記接合する工程と
を有する方法において，前記砥石チップを前記インサート本体
に前記接合する工程は，前記インサート本体を前記砥石チップの
周囲に造形，成形，鍛造，鋳造する，若しくはそれらの組み合わ
せのうち少なくとも１つのものにより生じるものである」。
しかし，本願発明に係る請求項１６には，下記補正の過程を経るう
ち，明らかに特許法３６条６項２号に規定する記載不備（特許を受け
ようとする発明が特許請求の範囲に明確に記載されていない）がある
こととなったため，本願発明の内容は，請求項１６ではなく，請求項
１３の記載に基づいて認定すべきである。
すなわち，本願発明（請求項１６）も，請求項１３に記載されてい
るとおりの内容の，
Ａ．切削工具インサートを形成する方法であって，
Ｂ．それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する砥石チッ
プとインサート本体とを提供する工程と，
Ｃ．それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，そ
れら互いに結合可能な幾何学的特徴の少なくとも１つを不可逆
的塑性変形させることで，前記砥石チップを前記インサート本
体に接合する工程であって，前記変形は前記砥石チップを前記
インサート本体の中に保持するのに十分な機械的応力を提供す
るものである，前記接合する工程と
Ｄ．を有する方法
と認定すべきである（以下，上記分説に従い「工程Ａ」ないし「工程
Ｄ」という場合がある。。）
ｂ本願発明の技術的特徴
審決が，本願発明について誤った認定に至ったのは，本願発明の技
術的特徴を誤って解釈したことによるものである。
原告は，本願につき平成１９年６月１９日付けで拒絶理由通知（甲
８）を受けたが，拒絶理由通知において，方法の発明である独立請求
，，（，項１０に従属する請求項１１１２１４本件補正後の請求項１４
１５，１７）は拒絶の対象とされてはいなかった。
これら請求項は，上記工程Ｂ及びＣを，プレス嵌め（本件補正後の
請求項１４，焼嵌め（同請求項１５）及び締まり嵌め（同請求項１）
７）に限定するものであったため，原告（出願人）は，平成１９年１
０月２６日付け手続補正（本件補正，甲５）において，これら拒絶さ
れていない請求項の特徴を，物の発明に関する独立請求項１に従属す
る新請求項２，３，４とする補正をした。また，これらの特徴の上位
概念である補正後の独立請求項１及び１３については，具体的にこれ
らの特徴の上位概念になるように「不可逆的塑性変形」との限定を，
特許請求の範囲に加えた。
こうした本件補正の意図について，本件補正と同日の平成１９年１
０月２６日付けで原告が提出した意見書（甲９）には，請求項１及び
請求項１３に記載された各発明の要旨につき以下のとおり説明してい
。，（，るすなわち切削工具インサートを形成する方法であって工程Ａ
Ｄ，工程Ｂで，それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する）
砥石チップとインサート本体とを提供する。すなわち，予め，互いに
結合可能な幾何学的特徴を有する砥石チップとインサート本体を用意
する。次に，工程Ｃで，それら予め用意した砥石チップとインサート
本体とを組み合わせた後，それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的
特徴を介して，それら互いに結合可能な幾何学的特徴の少なくとも１
つを不可逆的塑性変形させることで，両者を十分な機械的応力で接合
。，（）（）する具体的にはプレス嵌め請求項１４や焼嵌め請求項１５
等で固定するというものである。
ｃ請求項１６について
一方，請求項１６（本願発明）は，本件補正前（平成１９年５月１
２日付け手続補正〔甲３〕時のもの）の請求項１３であるところ，原
告は，本件補正（甲５）において，本件補正前の請求項１３に対応す
る特徴を物の発明の独立請求項１に従属する請求項として加える補正
は行っていない。すなわち，請求項１と請求項１３は，カテゴリーが
異なるだけで対応する特徴を有する発明でありそれぞれに上記不，，「
可逆的組成変形」の具体例が従属する構成になっているのに対して，
，，上記請求項１６は方法の発明に係る請求項１３にのみ従属しており
物の請求項１に従属した対応する請求項はない。
これは，本件補正後の請求項１と，元からあった請求項１６の記載
が互いに矛盾するからであると思料される。それにもかかわらず，方
法の発明に関しては，請求項１６が請求項１３に従属するものとして
そのまま残されているため，方法の発明については上記矛盾が存在す
ることとなった。
すなわち請求項１６本願発明は請求項１３の上記工程Ｃ接，（），（
合工程）を限定するものであるところ，工程Ｃにおいて砥石チップの
周囲にインサート本体を直接鋳造する方法は，接合時にインサート本
体を形成していることになり，インサート本体を予め用意しているこ
とにならず，上記工程Ｂを要しない。また，このような直接鋳造等の
方法は，あらかじめ形成された砥石チップとインサート本体を互いに
組み合わせた後，上記の焼嵌め等の接合方法により不可逆的組成変形
により固定したもの（工程Ｃ）には当たらない。
，，（）つまり請求項１３を補正したことにより請求項１６本願発明
に記載された事項は請求項１３に係る発明と矛盾することとなり，請
求項１３への従属関係をそのまま残した請求項１６に記載された事項
は，その内容が明らかに不明確なものになってしまったのである。
したがって，審決における本願発明の認定のように，請求項１３の
全ての工程Ａ∼Ｄを有するものとして請求項１６を書き下して本願発
明として認定することには誤りがある。
なお，審決において，方法の発明の請求項１３に従属する請求項１
６のみを認定していること自体かなり無理があるものであるが，この
際，審判官は，請求項１にこの請求項１６に対応する従属項がないこ
とに当然に気付いているはずである。しかしながら，審判官は本願の
請求項１６のみに着目するあまり，上記のような明らかな矛盾がある
にも関わらず，強引に上記のような書き下しをして本願発明を認定し
てしまったものであると思料される。
，，，なお仮に請求項１６を認定するとしても上記矛盾を前提にして
請求項１６の記載のまま請求項１３の方法において前記砥石チッ，「，
プを前記インサート本体に前記接合する工程は，前記インサート本体
を前記砥石チップの周囲に造形，成形，鍛造，鋳造する，若しくはそ
れらの組み合わせのうち少なくとも１つのものにより生じるものであ
る」として認定するべきであり，審決のように請求項１３の記載を。
無理に書き下して認定すべきではない。
(イ)引用発明認定の誤り
また，審決の引用発明の認定にも誤りがある。審決が認定した引用発
明の内容は上記第３，１()イのとおりであるが，これを分説すると以3
下のとおりである。
ａ．硬い金属体と真鍮ないし銅含有量の多い真鍮製の基台とからな
る切削用複合工具の部品を形成する方法であって，
ｂ．それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有するカッターを
構成する硬い金属体と基台とを提供する工程と，
ｃ．それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記
硬い金属体を前記基台に接合する工程と
ｄ．を有する方法において，
ｅ．前記硬い金属体を前記基台に接合する工程は，前記基台を前記
，，硬い金属体の周囲にダイキャスティングプレスモールディング
モールディングないしキャスティングすることにより生じるもの
である。
（），，引用文献甲４に開示された技術は迅速かつ大量生産に適した
硬い金属と基台の接着方法を提供することや，ハンダ付けの際に生じ
る熱によって硬い金属（砥石チップに相当）がダメージを受けないよ
うな接着方法を提供することをその課題とする（甲４，１欄３３行∼
〔。，〕）。４４行該当箇所は原文訳文の対応箇所は２頁１２行∼１８行
そして，係る課題達成のため，引用文献には硬い金属と基台を接着す
る際になるべく硬い金属に熱を与えないようにするのが好ましく，そ
のため真鍮や銅含有量の多い真鍮を用いることが好ましいとされてい
る（甲４，１欄３９行∼４４行，同６５行∼６９行，２欄５９行∼６
５行〔該当箇所は原文。訳文の対応箇所は，それぞれ２頁１６行∼１
８行，２頁３０行∼３２行，３頁２１行∼２４行。〕）
審決は，引用文献について，上記構成ｃとして「それぞれが互いに
結合可能な幾何学的特徴を有するカッターを構成する硬い金属体と基
台とを提供する工程」を有するものと認定するが，審決の相違点２に
ついての検討（６頁１行∼８行）に記載されているように，引用文献
では真鍮をチップの周りに直接鋳造して基台を作成しており，予め完
成したチップと基台を提供してこれらを不可逆的塑性変形させている
わけではないから，上記「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴
を有するカッターを構成する硬い金属体と基台とを提供する工程（工
程ｂ」を有さない。）
すなわち，本願発明の認定において，請求項１６に記載された事項
が請求項１３の工程Ｂを有さないのと同じことであり，審決は，上記
引用発明を無理に本願発明の認定と対比させて認定した結果，引用発
明の認定を誤ったものである。
すなわち，引用発明は，
ａ．硬い金属体と真鍮ないし銅含有量の多い真鍮製の基台とから’
なる切削用複合工具の部品を形成する方法であって，
ｃ．硬い金属と基台それぞれの互いに結合可能な幾何学的特徴を’
介して，前記硬い金属体を前記基台に接合する工程
ｄ．を有する方法において，’
ｅ．前記硬い金属体を前記基台に接合する工程は，前記基台を前’
記硬い金属体の周囲にダイキャスティング，プレスモールディ
ング，モールディングないしキャスティングすることにより生
じるものである。
（’。「」として認定されるべきであるｂは欠番以下原告主張引用発明
という。。）
上記のとおり，審決の引用発明の認定は誤りであり，この誤りは結
論に影響を及ぼすものであるから，違法として取り消されるべきであ
る。
イ取消事由２（進歩性判断の誤り）
(ア)上記アの通り，本願発明（請求項１６）の記載は従属先である独立
請求項１３の記載と明らかに矛盾するものであり，本願発明は独立請求
項１３に記載された発明と同じ内容（前記構成要件〔工程〕Ａ∼Ｄ）と
して認定されるべきである。以下，本願発明を請求項１３と同内容のも
のとして認定した上で，原告主張引用発明と比較検討する。
(イ)本願発明と原告主張引用発明との一致点及び相違点
本願発明（請求項１６）は，請求項１３に基づいて前記認定したよう
にＡ∼Ｄの工程を有し，原告主張引用発明との一致点及び相違点は以下
の通りである。
［一致点］
「切削工具インサートを形成する方法であって（工程Ａ），
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記チッ
プを前記インサート本体に接合する工程と（工程Ｃ）
を有する方法（工程Ｄ」）
である点。
［相違点１］
チップが，本願発明では，砥石チップであるのに対して，原告主張
引用発明では，硬い金属体である点。
［相違点２］
本願発明が「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する砥
石チップとインサート本体とを提供する工程（工程Ｂ」を有するの）
に対して，原告主張引用発明はそのような工程を有さない点。
［相違点３］
本願発明においては，チップをインサート本体に接合する工程が，
予め提供したチップとインサート本体の互いに結合可能な幾何学的特
徴の少なくとも１つを不可逆的塑性変形させることで前記砥石チップ
を前記インサート本体に接合する工程であって，前記変形は前記砥石
チップを前記インサート本体の中に保持するのに十分な機械的応力を
提供するもの（工程Ｃ，具体的には締まり嵌めや焼嵌め又は共同焼）
結であるのに対して，原告主張引用発明ではそのような「不可逆的塑
性変形」を伴っているか及び「十分な機械的応力」を提供しているか
が不明な点。
(ウ)相違点についての検討
本願発明は，予め，互いに結合可能な幾何学的特徴を有する砥石チッ
プとインサート本体を用意する工程（工程Ｂ）を有するものであり，そ
して，それら予め用意した砥石チップとインサート本体とを組み合わせ
た後「それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，それ，
ら互いに結合可能な幾何学的特徴の少なくとも１つを不可逆的塑性変形
させる」ことで，両者を「十分な機械的応力」で接合する（工程Ｃ）も
のである。具体的には，請求項１４，１５又は１７に記載されているよ
うに，主に加熱によるプレス嵌めや焼嵌め，共同焼結等により，不可逆
的な組成変形による機械的応力によって固定するものである。
これに対して，原告主張引用発明は，予め互いに結合可能な幾何学的
特徴を有する砥石チップとインサート本体を用意するのではなく，イン
サート本体は鋳造工程において砥石チップの周囲に形成されるものであ
る。
したがって，このような原告主張引用発明により，本願発明の工程Ｂ
および工程Ｃと実質的に同じ構成及び作用効果が得られるかが問題とな
る。
この点に関し審決は「機械的応力」については，本件補正後の本願，
明細書の段落【００５８】の記載（甲７）から，インサート本体を砥石
チップの周囲に鋳造した後のインサート本体の化学収縮ないし熱収縮に
よって生じるものであるとする。そして，引用文献に開示されている真
鍮等，ほとんどの金属がいわゆる凝固収縮ないし熱収縮を起こすことが
よく知られているので，引用文献の図８等で示されているものは，鋳造
，，後のインサート本体の凝固収縮ないし熱収縮により本願発明と同様に
チップないしインサート本体の結合可能な幾何学的特徴を不可逆的塑性
変形させ，かつ，当該変形は前記チップを前記インサート本体の中に保
持するのに十分な機械的応力を提供するとみるのが相当であるとする。
しかしながら，原告主張引用発明はハンダ付けの際に生じる熱によっ
て硬い金属（砥石チップに相当）がダメージを受けないような接着方法
を提供することをその課題とするものであり（甲４，１欄３３∼４４行
〔原文，訳文は２頁１２行∼１８行，本願発明の工程Ｃのように予め〕）
準備したチップとインサート本体とを組み合わせた後に焼嵌め等による
不可逆的塑性変形により固定に必要な機械的応力を生じさせれば硬い金
属がダメージを受けることになってしまい，原告主張引用発明の課題と
矛盾する。
また，審決は，引用文献記載の発明においても，鋳造後のインサート
本体の凝固収縮ないし熱収縮により本願発明と同様な機械的応力が生じ
るとしているが，一般に，２つの物体を組み合わせて加熱・冷却したか
らといって，２つの物体間に固定に必要な機械的応力が生じるとは限ら
ない。例えば，２つの物体が共に熱収縮するとすれば，２つの物体の間
には却って隙間が生じてしまい「不可逆的塑性変形」も生じないし，，
「十分な機械的応力」も生じさせないことは明らかである。
本願の実施形態および請求項１３に従属する請求項１４，１５，１７
に限定されているような締り嵌めや焼嵌めは，審決が指摘しているよう
な単純な原理によるものではなく，加熱・冷却後に２つの物体間に不可
逆的塑性変形による十分な機械応力が生じるように設計された固定の方
法であり，この場合，２つの物体間には，相当の機械応力が生じるもの
である（本件補正後の本願明細書，段落【００５４，甲７。】）
これに対して，原告主張引用発明ではこのように砥石チップに熱を加
えることが好ましくないのは明らかであるし，また，原告主張引用発明
，「」「」の構成からは上記のような不可逆的塑性変形も十分な機械応力
も生じないものである。
したがって，少なくも，前記相違点２及び３は，本願発明と原告主張
引用発明とを実質的に異ならせる相違点であり，引用文献には示唆もさ
れていないものであるから，引用文献に接した当業者が本願発明を想到
することはあり得ないと思料され，本願発明は原告主張引用発明に対し
て進歩性を有するものである。
(エ)本願発明（請求項１６に係る発明）の進歩性
上記のとおり，本願発明（請求項１６）の特許請求の範囲の記載は従
属先である請求項１３の記載と明らかに矛盾するため，本願発明は請求
項１３に記載された発明として認定されるべきである。
しかし，仮に本願発明につき審決で認定された内容のとおり認定され
たとしても，以下のとおり本願発明は原告主張引用発明に対し進歩性を
有する。
審決で認定された本願発明（請求項１６に記載された内容）と，原告
主張引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
［一致点］
「切削工具インサートを形成する方法であって，
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記
チップを前記インサート本体に接合する工程と
を有する方法」である点。
［相違点１］
チップが，本願発明では，砥石チップであるのに対して，原告主
張引用発明では，硬い金属体である点。
［相違点２］
，，本願発明についてはチップをインサート本体に接合する工程が
，，，，インサート本体を砥石チップの周囲に造形成形鍛造鋳造する
若しくはそれらの組み合わせのうち少なくとも１つのものによって
十分な機械的応力を提供するものであるのに対し，原告主張引用発
明ではそのような工程であるかが不明である点。
(オ)相違点の検討
前記のように，上記相違点２に関し，審決は「機械的応力」につい，
て本願明細書（甲１）の段落【００５８】の記載から，インサート本体
を砥石チップの周囲に鋳造した後のインサート本体の化学収縮ないし熱
収縮によって生じるものであるとする。そして，引用文献に開示されて
いる真鍮等，ほとんどの金属がいわゆる凝固収縮ないし熱収縮を起こす
，，ことがよく知られているので引用文献の図８等で示されているものは
鋳造後のインサート本体の凝固収縮ないし熱収縮により，本願発明と同
様に，チップないしインサート本体の結合可能な幾何学的特徴を不可逆
的塑性変形させ，かつ，当該変形は前記チップを前記インサート本体の
中に保持するのに十分な機械的応力を提供するとみるのが相当であると
する。
しかしながら，原告主張引用発明はハンダ付けの際に生じる熱によっ
て硬い金属（砥石チップに相当）がダメージを受けないような接着方法
を提供することをその課題とするものであり（甲４，１欄３３∼４４行
〔該当箇所は原文，訳文は２頁１２行∼１８行，本願発明のように不〕）
可逆的塑性変形により固定に必要な機械的応力を生じさせることは硬い
金属がダメージを受けることになってしまい，原告主張引用発明の課題
と矛盾する。
また，審決は，引用文献記載の発明においても，鋳造後のインサート
本体の凝固収縮ないし熱収縮により本願発明と同様な機械的応力が生じ
るとしているが，一般に，２つの物体を組み合わせて加熱・冷却したか
らといって，２つの物体間に固定に必要な機械的応力が生じるとは限ら
ない。例えば，２つの物体が共に熱収縮するとすれば，２つの物体の間
には却って隙間が生じてしまい「不可逆的塑性変形」も生じないし，，
「十分な機械的応力」も生じさせないことは明らかである。
本願の実施形態および請求項１３に従属する請求項１４，１５，１７
に限定されているような締り嵌めや焼嵌めは，審決が指摘しているよう
な単純な原理によるものではなく，加熱・冷却後に２つの物体間に不可
逆的塑性変形による十分な機械応力が生じるように設計された固定の方
法であり，この場合，２つの物体間には，相当の機械応力が生じるもの
である（本願明細書段落【００５４。】）
これに対して，原告主張引用発明ではこのように砥石チップに熱を加
えることが好ましくないのは明らかであるし，また，引用発明の構成か
らは，上記のような「不可逆的塑性変形」も「十分な機械応力」も生じ
ないものである。
したがって，少なくも，前記相違点２は，本願発明と原告主張引用発
明とを実質的に異ならせる相違点であり，引用文献には示唆もされてい
ないものであるから，引用文献に接した当業者が本願発明を想到するこ
とはあり得ないと思料される。
審決は，請求項１６に記載の発明（本願発明）において，一見，引用
文献と類似する構成を有する点に目を奪われ，本願発明の本質について
の認識を誤っているものと思われる。特に，上記砥石チップの周囲にイ
ンサート本体を形成する工程と，砥石チップとインサート本体とを接合
する工程という２つの工程に関する理解においてその認定を誤ってい
る。すなわち，上記砥石チップの周囲にインサート本体を形成するだけ
では，請求項１６が従属する請求項１３に記載されているような不可逆
的塑性変形や十分な機械応力は得られないのであって，接合工程を介し
て請求項１３に規定された「不可逆的塑性変形」や「十分な機械応力」
が得られるような処理が行われることによって本願発明の工程が完成す
るものである原告主張引用発明は上述したように硬い金属にダメー。，，
ジを与えないようにこの硬い金属の周りに基台を形成するのみであっ
て，本願発明のような接合処理は開示されていない。したがって，原告
主張引用発明の構成によれば，審決が指摘するような形成工程における
熱収縮によっては上記のような接合は得られないどころか，お互いに収
縮するのであれば，却って硬い金属と基台との間に隙間が生じ保持に必
要な応力さえも得られないことになる可能性がある。
そのようであるから，技術的に考えれば，上記のような熱収縮は出来
るだけ小さい方が好ましい。例えば，本願発明の実施形態でインサート
本体の材料として用いている高温成形用ポリマー（段落【００５８）】
の熱収縮率は，真鍮（引用文献の基台の材料）など一般的な熱収縮率の
小さい金属の熱収縮率に比べて一桁以上小さいものである。
従って，原告主張引用発明と本願発明との前記相違点２は，本願発明
と原告主張引用発明とを実質的に異ならせる差異であるといえ，引用文
献に本願発明に記載された事項へ想到する示唆や動機付けもないことか
ら，審決通りに本願発明の内容が認定されたとしても，本願発明は原告
主張引用発明に対し進歩性を有するものである。
以上の通り，本願発明は引用文献記載の発明により進歩性がないとし
た審決は違法であり，取り消されるべきである。
なお，審決では，請求項１６（本願発明）が請求項１３に従属するこ
とを理由に，請求項１６を請求項１３の記載から書き下して本願発明と
認定しているが，通常，請求項１３に係る発明を単独で認定して進歩性
がある場合において，従属項である請求項１６に記載された発明が進歩
性を有しないことはあり得ない。しかし，両請求項の記載が矛盾し記載
不備が存在する場合には，これが起こりうるのであり，この記載不備の
有無を検討することなく，当然に請求項１６に記載の発明に進歩性がな
ければ請求項１３に記載された発明も進歩性がないと決め付けた審決の
判断は安易かつ強引であり違法と判断されるべきである。
ウ取消事由３（手続の瑕疵）
(ア)上記のように，本願発明（請求項１６）の記載は請求項１３の記載
と明らかに矛盾し，その技術的意義が不明確であり，特許法３６条６項
２号に違反する。審決は，方法の発明の独立請求項１３と対応する物の
発明の独立請求項１に請求項１６に対応する請求項が存在しないことを
明らかに知りつつ，本願発明（請求項１６）の特徴と明らかに矛盾する
請求項１６の形式的記載のみに頼り，審決に至ったものである。
このように，請求項１６に係る発明は不明確なものであって本来認定
できないのであるから，特許法２９条２項ではなく，特許法３６条６項
２号に違反するとの拒絶理由通知がなされるべきであった。しかしなが
ら，審判の手続において，かかる拒絶理由通知はなされていないのであ
るから，審決は特許法１５９条２項，５０条に違背し，手続上の瑕疵を
有するものであるから，取り消されるべきである。
仮に，請求項１６について特許法３６条６項２号に基づく新たな拒絶
理由が発せられていた場合，上記矛盾は明らかであるから，原告は請求
項１６を削除する等の対応をすることで進歩性を有する請求項１３に係
る発明等について適切に保護を受けることできる可能性が極めて高かっ
たと思料する。
，，しかしながら審判の審理においてはかかる拒絶理由の通知はされず
本来保護されるべき発明について適切に保護を受けるための手続補正等
をする機会を原告に与えることなく請求不成立とした本件審決がなされ
た。これは，原告の利益を不当に害するものであり，発明の保護及び利
用を図ることにより，発明を奨励するという法目的（特許法１条）にも
反するので，かかる観点からも審決は取り消されるべきである。
そもそも，審決は請求項１６のみについて審理し，特許性がないとし
ているが，これは，請求項１６の「前記インサート本体を前記砥石チッ
プの周囲に造形，成形，鍛造，鋳造する」という箇所のみに着目し，引
用文献から同様の工程が読み取れることから安易に拒絶査定を維持でき
ると判断したものと考えられる。
つまり，審判の審理において請求項１６に係る発明の具体的な内容，
請求項１３との関係及び請求項１３に係る発明が特許性を有することな
どを検討することなく拒絶査定を維持したものと考えられる。このよう
な審理によって，原告は本来保護されるべき請求項１３に係る発明につ
いて適切に保護を受けるための手続の機会を不当に奪われたのであり，
違法なものとして取り消されるべきである。
審決は手続上の瑕疵（特許法１５９条２項違反）を有するものである
から，違法なものとして取り消されるべきである。
２請求原因に対する認否
請求の原因()∼()の各事実はいずれも認めるが，同()は争う。134
３被告の反論
審決の判断は正当であり，審決に原告主張の誤りはない。
()取消事由１に対し1
ア本願発明の認定
特許法３６条５項は「特許請求の範囲には，請求項に区分して，各請，
求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要
と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定し，いかなる特
許を受けるかは，出願人たる原告の自由意思に基づくものであることが，
法律上，明らかにされている。
このことは，物の発明，方法の発明という発明のカテゴリーの選択につ
いても，同様であるから，物の発明と方法の発明の両者を特許請求の範囲
に記載する場合に，両者の特徴部分（発明特定事項）を整合させるか否か
は，原告が自身の意志に基づいて行うことであり，整合させる義務が被告
にないことは明らかである。
したがって「物」の発明である請求項１に従属する対応する請求項が，
ないことをもって「方法」の発明である請求項１６（本願発明）に，矛，
盾が存在するとはいえない。
すなわち，請求項１６に係る発明（本願発明）の砥石チップの周囲にイ
ンサート本体を成形する工程は，本件補正後の本願明細書の発明の詳細な
説明の段落【００５８（甲７）の「本発明の技術の別の実施形体におい】
て，…」なる記載，段落【００５３（甲７）の「本発明のさらに第４の】
実施形態について…」を根拠とするものであり「砥石チップの周囲にイ，
ンサート本体を成形する工程」が「本発明の技術の別の実施形態「本，」，
発明のさらに第４の実施形体」であることが，明記されている。
原告は，本願発明（請求項１６）に記載された事項は請求項１３に係る
発明と矛盾し，明らかな記載不備があると主張するが，仮に請求項１６に
「明らか」な記載不備があるなら，原告は，拒絶理由に対する応答時及び
審判請求時に，その旨主張し補正を行い得たにもかかわらず，請求項１３
の「接合する工程」が，請求項１６の根拠となる段落【００５８】の「砥
石チップの周囲にインサート本体を成形する工程」を含むものではないこ
とを明確にしていない。
そして，請求項１６が従属する請求項１３に係る発明は「砥石チップ，
とインサート本体とを提供する工程「接合する工程」を有するが，両工」，
程の「順序」については，特定されていない。
したがって請求項１３の接合する工程が請求項１６の砥石チッ，「」，「
」，，プの周囲にインサート本体を成形する工程であるとしてもこれにより
「」，砥石チップとインサート本体とが提供されることとなるのであるから
両者は矛盾するものではない。
仮に，原告主張のとおり「予め「砥石チップとインサート本体を用意，」
する，すなわち両工程の「順序」が特定されていると解し，請求項１３」
に係る発明が「砥石チップとインサート本体とを提供する工程」の後，，
「接合する工程」を行うものであるとしても，ここでいう「インサート本
体」は「成形後」の「インサート本体」であるとは特定されていないこ，
とから，請求項１３に係る発明と請求項１６に記載された事項とは矛盾す
るものではない。
また，請求項１６に係る発明は，請求項１３に係る発明に従属するもの
であるところ，判断の便宜上，一体化して書き下すことは，記載の形式的
な変更にすぎず，発明特定事項を変更するものではないから，何ら問題は
ない。
以上のとおり，審決の本願発明の認定に誤りはない。
イ引用発明の認定
上記アのとおり，本願発明は「硬い金属体と基台とを提供する工程」と
「」「」，，接合する工程の順序を特定していないのであるから引用発明は
「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有するカッターを構成する
硬い金属体と基台とを提供する工程」を有するといえる。
また，本願発明が「砥石チップとインサート本体とを提供する工程」，
の後接合する工程を行うものであるとしても本願発明のインサー，「」，「
ト本体」は「成形後」の「インサート本体」であるとは特定されていな，
いことから，引用発明の「基台」が「成形後」の「基台」である必要は，
なく，引用発明は「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する，
カッターを構成する硬い金属体と基台とを提供する工程」を有するといえ
る。審決の引用発明の認定に誤りはない。
()取消事由２に対し2
原告は，本願発明，引用発明の認定の誤りを前提に，本願発明を，請求項
１３に係る発明の内容として認定されるべきと主張しているが，上記()の1
，，，，とおり審決の本願発明引用発明の認定に誤りはないから原告の主張は
その前提を欠くものである。
また，原告は，本願発明と引用発明との一致点，相違点について，審決の
，，本願発明及び引用発明の認定の誤りを前提としているところ上記のとおり
審決の本願発明，引用発明の認定に誤りはないから，この原告の主張も，そ
の前提を欠くものである。
原告は，審決が認定した相違点２について，引用発明は「硬い金属がダ，
メージを受けないような接着方法を提供」なる記載からみて，接合は得られ
ないと主張するので，これについて検討する。
引用発明の記載された甲４には，審決において摘記したア∼クのほか，以
下の内容が記載されている（以下の訳は被告による。。）
「この発明の目的は，迅速に作成でき，硬い金属体と固定又は保持部間の
完全な機械的固着を保証する大量生産に適する金属材料からなる固定又は保
持部と，硬い金属体との間の接続を提供することを目的とする（１欄３３。」
行∼３８行〔該当箇所は原文。原告提出の訳文の該当箇所は２頁１２行∼１
８行）〕
，，（，「」。）また甲４において基台以下インサート本体という場合がある
が硬い金属体（以下「チップ」という場合がある）を上下ないし左右方向，。
から包み込むように構成されている図面であるＦｉｇ．８，Ｆｉｇ．９ａ∼
９ｄ，Ｆｉｇ．１１ｂ，Ｆｉｇ．１２ａ，Ｆｉｇ．１２ｃないしＦｉｇ．１
３に示されているものに関し，チップをインサート本体に保持するための特
別な部材が必要である旨の記載はない。
引用発明は「切削用複合工具」に用いられるものであるから，切削機能を
発揮する「チップ」は，切削時に，インサート本体に確実に保持されている
必要がある。
そして，引用発明においては「チップをインサート本体に接合する工程，
は，インサート本体をチップの周囲にダイキャスティング，プレスモールデ
ィング，モールディングないしキャスティングすることにより生じるもので
ある」こと「インサート本体の材料である真鍮ないし銅含有量の多い真鍮，
も凝固収縮するものである」こと「チップをインサート本体に保持するた，
めの特別な部材が必要である旨の記載はない」ことを踏まえると，引用発明
の「接合する工程」が，鋳造後のインサート本体の凝固収縮ないし熱収縮に
より，チップとインサート本体の結合可能な幾何学的特徴を不可逆的塑性変
形させ，かつ，当該変形はチップをインサート本体の中に保持するのに十分
な機械的応力を提供していることは明らかである。
「」原告が根拠とする硬い金属がダメージを受けないような接着方法を提供
なる記載は，過度な機械的応力によって，チップが損傷しないよう適切な機
械的応力を選択するという当然の技術的配慮について記したものであって，
「十分な機械的応力を提供」することと，何ら矛盾するものではない。
このことは，原告が根拠とする記載が「…（…も目的，」Itisalsoanobject
とする）なる文に含まれ，副次的目的とされていることからも明らかであ。
る。
また，原告が主張する，本願発明の「高温成形用ポリマー」と，引用発明
の「真鍮」との熱収縮率の差違については，請求項の記載に基づくものでな
く，根拠がない。さらに，適切な保持の観点から，適切な熱収縮率のものを
選択することは，設計的事項にすぎない。したがって，審決の進歩性の判断
に誤りはない。
()取消事由３に対し3
本願発明（請求項１６）に記載された事項は請求項１３に係る発明と矛盾
，，，するものではなく本願発明は不明確なものではないから請求項１６には
「明らか」な記載不備があるとはいえない。
よって，特許法３６条６項２号に違反するとの拒絶理由を通知すべきとの
原告の主張は根拠がない。
第４当裁判所の判断
１請求原因()（特許庁における手続の経緯，()（発明の内容，()（審決123））
の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
２取消事由１（本願発明及び引用発明認定の誤り）について
()原告は，審決には本願発明及び引用発明の認定に誤りがある旨主張する1
が，事案に鑑み，引用発明認定の誤りの有無について，検討する。
ア引用発明の記載された甲４（引用文献）には，以下の記載がある（該当
箇所の記載も含め原告提出の訳文による。訳文の内容につき当事者間に争
いはない。。）
(ア)特許請求の範囲
・「請求項１】【
ステライトなどの硬い金属合金からなる予備成形および焼結によって
得られる切削体であって，切削縁と，相互に噛み合う細長い表面を呈す
る構造の突起および凹所を有する少なくとも１つの細長い面とを有して
おり，前記凹所の幅が，当該切削体の中心に向かって大きくなっている
切削体，および
高い銅含有量，大きな強度，および比較的高い熱伝導率を有するダイ
キャスト真鍮合金からなる保持部材であって，隣接する面に沿って前記
切削体へとプレス成形されて前記切削体に組み合わせられ，前記切削体
を部分的に囲む保持部材
を備えており，
前記保持部が，相互に噛み合う細長い表面を定める突起および凹所を
呈しており，該相互に噛み合う細長い表面が，前記硬い金属合金からな
る切削体の前記凹所によって提供される相互に噛み合う細長い表面と密
に係合して，該凹所を完全に埋めている旋盤用切削工具」。
・「請求項２】【
ステライトなどの硬い金属合金からなる予備成形および焼結による切
削体であって，切削縁と，相互に噛み合う細長い表面を呈する構造の突
起および凹所を有する少なくとも１つの細長い面とを有しており，前記
凹所の幅が，当該切削体の中心に向かって大きくなっている切削体，お
よび
高い銅含有量，大きな強度，および比較的高い熱伝導率を有するダイ
キャスト黄銅合金からなる保持部材であって，隣接する面に沿って前記
切削体へとプレス成形されて前記切削体に組み合わせられ，前記切削体
を部分的に囲む保持部材
を備えており，
前記保持部が，相互に噛み合う細長い表面を定める突起および凹所を
呈しており，該相互に噛み合う細長い表面が，前記硬い金属合金からな
る切削体の前記凹所によって提供される相互に噛み合う細長い表面と密
に係合して，該凹所を完全に埋めており，
前記突起および凹所が，膨張係数の相違に起因する前記切削体の前記
部材に対する変位を許容する様相で，前記カッターの前記切削縁に対し
て斜めに延びている旋盤用切削工具」。
（，。，(イ)発明の詳細な説明ただし原文及び訳文に左記表題はないまた
便宜のため，判決において①以下の番号を付した）。
①「…一方の硬質金属と他方の保持部または土台との間の接続は，これまで
のところ，リベット，ねじ，クランプ，はんだ付け，溶接，または接着
によって得られている。これら公知の接続手段の欠点は，費やされる時
間または作業が比較的大きい点，あるいは機械的な要件を満足できない
点にある。この点に関し，硬質金属が切削，旋削，絞り，かんながけ，
フライス削り，またはたたき出しなどといったチップ解放またはチップ
レス形成作業に使用されるため，負荷がきわめて大きくなりうることを
考慮しなければならない（２頁４行∼１１行）。」
②「本発明の目的は，硬質金属と金属材料で構成される保持部または土台
との間の接続であって，迅速な製造が可能であり，大量生産に適してい
ながら，硬質金属と保持部または土台との間の申し分のない機械的付着
を保証する接続を提供することにある。
さらに，本発明の目的は，過熱および過熱の結果としての硬質金属の
，，損傷ならびに硬質金属の裂けまたは破れを生じうる熱応力の発生など
これまで広く使用されてきたはんだ付け方法の欠点を克服することにあ
る。
この点に関し，本発明は，主として，硬質金属をダイキャスト，プレ
ス成形，成型，または鋳造によって埋め込み体または土台物質に密に固
定すると同時に，適切に成形する。成形は，硬質金属ならびに土台に影
響を及ぼす場合がある。予想と反対に，本方法は，工具に加えられるき
わめて大きな機械的荷重に悪影響なく耐えるような硬質金属と埋め込み
材料との間の固定を提供することが，明らかになった（２頁１２行∼。」
２３行）
③「…硬質金属の成形品または土台における固定は，外部環境やそれぞれ
の形状に依存して，冷却の際に生じる異なる膨張係数によってさらに向
上させることができる。本工具の製造の間における熱応力を避け，最良
の固着を得るためには，特に保持部又は土台を金属鋳造，注入成型若し
くはプレス成形することが有利である。…（２頁２８行∼３２行）」
④「本発明によれば，硬質金属に溝，蟻継ぎ，歯，すき間，または環状の
形状の１つ以上の凹所，突起，中断，または空洞が与えられることによ
り，その形状が得られる。…（２頁４１行∼４３行）」
⑤「固着に必要な成形は，硬質金属またはカッターステライトを，円形，
正方形，または他のプリズム状の断面，あるいは円錐形または台形の形
状とすることで達成することも可能である。本発明はまた，固着を向上
させるために硬質金属またはカッターの表面を粗面化することも提供す
る。
さらに，本発明は，工具の作業時または使用時に生じる力に対抗する
ように，硬質金属またはカッターが保持部によって囲まれるような方法
で，硬質金属または保持部の任意の特別な形状との組み合わせで，保持
部を好都合に成形することも想定する。
本体のサイズおよび形状が望ましくなるように選択しながら，保持部
または土台に，最初の操作において所望の最終形状を与えることができ
るということを，さらに述べておかなければならない。…（２頁末行∼」
３頁１０行）
⑥「さらに，本発明は，切削縁に対して鋭角で延びる斜めの凹所または空
洞または突起または隆起部を備えることができる硬質金属の改良をも想
定する。好ましくは，任意の所望の断面を有することができるこれらの
凹所を，切削または同種の作業の際に生じる応力の方向を横切るように
。，，配置することができるこの点に関し一方では応力が上手く遮断され
他方では，すでに述べたように，熱応力の好ましい平衡が可能である。
また，互いにある角度，特に直角で交差する凹所を硬質金属に設けるこ
とも可能であり，これは，硬質金属と保持部との間のきわめて密な固定
を可能にする。
例えば，いわゆる切削用キノコに関して，本発明は，円形の保持部が
。」成型または射出などで設けられた硬質金属の環状の本体を提案する…
（４頁１１行∼２０行）
⑦「図２および３は，硬質金属またはカッターを，さらに詳しく示してい
る。図２は，図１の矢印による図を示している。ここで，切断点が６に
，。，示されており凹所８が長手方向の蟻継ぎ接続を構成している図３は
蟻継ぎ形状の凹所９を横方向に延在させて有している硬質金属３の底面
図を示している。図４によれば，硬質金属３’の底面に，直角に延びる
凹所１０および１１を設けてもよい。これらの凹所の断面は，たとえば
リブ，溝，蟻継ぎ形状，または円形など，所望のとおりに選択すること
ができる。
図５によれば，硬質金属３’の底部に，縁６’において主として生’’
じる切削力を横切る方向に斜めに延びる凹所１２が設けられる。
凹所は，硬質金属のプレス，成型，または予備焼結の際に，公知のや
り方で製作可能である。
図６は，保持部１４が成型または注入などによって埋め込まれている
環状の金属体１３を示している。この構成を，いわゆる切削用キノコま
たは硬質金属で覆われた鋸歯，フライス盤などとして使用することがで
きる。硬質金属１３および１５に，図６ａによる断面にも示されている
とおりに説明される凹所を設けることができる（４頁３６行∼５頁３。」
行）
⑧「図８においては，保持部１８が，上述の様相で硬質金属１７（判決注
「」「」）。：原文及び訳文の１８は１７の誤記の周囲に配置されている
図９ａ∼９ｅが，１つ以上の突起または凹所などが設けられた環状の
断面を有している硬質金属のさまざまな実施の形態を示している。この
，，。ように１つおよび２つの硬質金属を保持部に埋め込むことができる
ここでも，保持部は，平行線の斜め模様によって示されている。
図１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，ならびに１２
，，，，（，，ａ１２ｂおよび１２ｃによる例は溝蟻継ぎ図１０ａ１１ａ
１２ｂ，スロット（図１０ｂおよび１２ｂ，または円形（図１０ｃ）））
の形態の１つ以上の突起または凹所が設けられた矩形，プリズム形，台
形，円錐形，または六角形の断面の硬質金属を示している。図１１ｃに
よれば，鋸歯状または溝状の形状を使用することも可能である一方で，
図１３は，粗く粗面化された表面を有する硬質金属を示している（５。」
頁１０∼２１行）
(ウ)図面
・図２）・図３）・図４）・図５）（（（（
・図８）（
・図９）（
・図１０）（
・図１１）（
・図１２）（
・図１３）（
(エ)上記(ア)ないし(ウ)によれば硬質金属審決３頁１行等にいう硬，（「
い金属体）から成る切削体とその土台ないし保持部（審決３頁１行等」
にいう「基台）から成るカッター等の旋盤用切削工具においては，従」
来，硬質金属と保持部とをクランプ，溶接，接着等で接続していたが，
所要時間，作業負担が大きい上，硬質金属と保持部との付着力にも問題
（）。，，，があった上記(イ)①そこで引用文献はこの接続を迅速に行い
十分な機械的付着を得ることを目的とする（上記(イ)②。）
そのため引用文献では，相互に噛み合う細長い表面を呈する構造の突
起及び凹所を有する切削体（硬質金属）と，この切削体にプレス成形さ
れて組み合わせられ，切削体を部分的に囲む保持部材（基台）とを備え
る（請求項１，２。成形された保持部材は突起及び凹所を呈するとこ）
ろ，これは切削体と相互に噛み合って密に係合する（請求項１，２。）
そして，これら切削体と保持部材とは，溝，蟻継ぎ（審決３頁下６行に
いう「蟻溝）等をなす突起及び凹所（すなわち，幾何学的特徴）によ」
り互いに結合し，旋盤用切削工具となる。
そして，引用文献における切削体と保持部材との結合は，上記のとお
，），り突起及び凹所が結合して成るところこれは硬質金属(切削体に溝
蟻継ぎ，歯，すき間等の形状の凹所，突起等の形状を成すことにより得
られる（上記(イ)④）とされ，図３∼図５には，硬質金属に形成される
凹所の様が図示されるとともに，これら凹所は所望の断面形状を選択で
きる旨が記載されている（上記(イ)⑦。）
そしてこれら硬質金属は，ダイキャスト，プレス成形，成型，鋳造に
よって保持部に密に固定されることになる（上記(イ)②。）
，，，以上によれば旋盤用切削工具を形成する方法に関し引用文献には
切削体に溝，蟻継ぎ等を成す幾何学的特徴が形成される点，及び硬質金
属をダイキャスト，プレス成形，成型，又は鋳造によって保持部材に密
に固定する，との点は記載されている。
しかし，硬質金属を鋳造等で保持部に固定するに先立って，保持部に
溝，蟻継ぎ等をなす幾何学的特徴が形成されるとまで記載されていると
いうことはできないというべきである。
，，，そうすると引用文献には幾何学的特徴を有する保持部材を提供し
この提供された保持部材をその幾何学的特徴を介して切削体に接合する
との一連の工程が記載されているということはできない。
イ一方，審決が認定した引用発明の内容は，上記第３，１(3)イのとおり
であり，これを再掲すると，以下のとおりである。
「硬い金属体と真鍮ないし銅含有量の多い真鍮製の基台とからなる切
削用複合工具の部品を形成する方法であって，
それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有するカッターを構成
する硬い金属体と基台とを提供する工程と，
それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記硬い
金属体を前記基台に接合する工程と
を有する方法において，
前記硬い金属体を前記基台に接合する工程は，前記基台を前記硬い
金属体の周囲にダイキャスティング，プレスモールディング，モール
ディングないしキャスティングすることにより生じるものである」。
，「，ウそして上記それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して
前記硬い金属体を前記基台に接合する工程」とあるところ，この「前記互
いに結合可能な幾何学的特徴を介して」とある部分の「前記」の語は，そ
の前段の「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する…硬い金属
体と基台とを提供する工程」により提供された硬い金属体と基台とが既に
有する「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴」を指すことが明らか
である。
これは，審決が，本願発明と引用発明との一致点を上記第３，１(3)イ
のとおり「切削工具インサートを形成する方法であって，それぞれが互，
いに結合可能な幾何学的特徴を有するチップとインサート本体とを提供す
る工程と，それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して，前記
チップを前記インサート本体に接合する工程とを有する方法において，前
記チップを前記インサート本体に前記接合する工程は，前記インサート本
体を前記チップの周囲に鋳造することにより生じるものである」こととし
て，チップとインサート本体とが，それぞれ互いに結合可能な幾何学的特
徴を有する旨認定していることからも明らかである。
そうすると，審決は，引用発明を，それぞれが互いに結合可能な幾何学
的特徴を有する硬い金属体と基台とを提供し，これら提供された硬い金属
体と基台とを，それらが有する互いに結合可能な幾何学的特徴を介して接
合する方法と認定したということができる。
しかし，上記アによれば，引用文献（甲４）には，保持部材（基台）に
ついて，切削体（硬い金属体ないし硬質金属）と接合する工程に先立ち，
（）切削体の幾何学的特徴と結合可能な幾何学的特徴を有する保持部材基台
を提供する工程が記載されているということはできない。
そうすると，審決の引用発明の内容の認定には誤りがあり，この誤りが
審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
()被告の主張に対する補足的判断2
ア被告は，引用発明は「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有す
るカッターを構成する硬い金属体と基台とを提供する工程」を有する旨主
張する。
，，，（）しかし上記()のとおり審決が認定した引用発明は引用文献甲４1
に記載された事項に基づくものとはいうことができないのであるから，被
告の上記主張は採用することができない。
イまた被告は，本願発明において「提供する工程」の後に「接合する工，
程を行うとしても本願発明のインサート本体は成形後のイ」，「」，「」「
」，「」，ンサート本体であるとは特定されていないから引用発明の基台が
「成形後」の「基台」である必要はなく，引用発明は「それぞれが互い，
に結合可能な幾何学的特徴を有するカッターを構成する硬い金属体と基台
とを提供する工程」を有する旨主張する。
しかし，引用発明の基台が成形後の基台である必要がないとする被告の
主張は，本願発明の内容から引用発明の内容を規定しようとするもので
あって前提において失当であるとともに，上記()のとおり，審決が認定1
した引用発明の内容は，引用文献（甲４）に記載された事項に基づくもの
とはいうことができないのであるから，被告の上記主張は採用することが
できない。
３結語
以上のとおり，原告主張の取消事由１のうち引用発明の内容の認定の誤りを
いう部分は理由がある。そうすると，その余（ただし，取消事由１(ア)の部分
を除く）の点について判断するまでもなく，審決は違法として取消しを免れ。
ない。
よって，原告の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官真辺朋子

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