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　　　　　　　主　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
本件について、上告のための附加期間を九〇日と定める。
　　　　　　　事　　　実
第一　当事者の求めた裁判
　原告訴訟代理人は、「特許庁が昭和五四年二月二六日に、同庁昭和五二年審判第
二八五二号事件についてした審決を取消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」と
の判決を求め、被告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決を求めた。
第二　原告の請求の原因及び主張
一　特許庁における手続の経緯
　原告は、昭和四二年一一月七日登録にかかる特許第四八四〇五九号「新規ペニシ
リン及びその塩の製造法」なる特許権（昭和三八年一一月二日出願、昭和四一年五
月三〇日出願公告ー以下この特許発明を「本件発明」という。）を有するところ、
被告は昭和五二年三月八日右特許の無効審判を請求し（昭和五二年審判第二八五二
号）、特許庁は昭和五四年二月二六日、右特許を、これに含まれる全三個の各発明
について無効とする旨の審決をし、右謄本は同年三月一二日原告に送達され、なお
出訴期間として三か月が附加された。
二　本件特許発明の要旨
（一）　６ーアミノペニシラン酸又はその塩と、
一般式
＜１２２５７－００１＞
（式中のＸはアミノ基又はアミノ基に変えることができる基である。）
で表わされるカルボン酸の反応性誘導体と反応させることを特徴とする、
一般式
＜１２２５７－００２＞
で表わされる新規ペニシリン及びその塩の製造法。
（二）　６ーアミノペニシラン酸又はその塩と、
一般式
＜１２２５７－００３＞
（式中Ｘ１は水素原子又はベンジル基又はベンジルオキシカルボニル基、Ｘ２は保
護されないアミノ基、又はトリチル基あるいは一般式ＲＯ・ＣＯーで示される基
（Ｒはアルキル、ベンジル、置換ベンジル、フエニル又は置換フエニル基）で保護
されたアミノ基である。但しＸ１が水素原子の場合Ｘ２は保護されないアミノ基で
はない。）
で表わされるカルボン酸の反応性誘導体と反応させこれらの保護基を後で接触水素
添加により脱離することを特徴とする、
一般式
＜１２２５７－００４＞
で表わされる新規ペニシリン及びその塩の製造法。
（三）
一般式
　＜１２２５７－００５＞
（式中Ｘ１は水素原子又はベンジル基又はベンジルオキシカルボニル基、Ｘ２は保
護されないアミノ基、又はトリチル基あるいは一般式ＲＯ・ＣＯーで示される基
（Ｒはアルキル、ベンジル置換ベンジル、フエニル又は置換フエニル基）で保護さ
れたアミノ基である。）
で表わされるカルボン酸とクロル炭酸エステルとを反応させて混合無水酸を得、次
にこれと６ーアミノペニシラン酸又はその塩と反応させ、保護基があれば後でこれ
らを接触水素添加により脱離することを特徴とする、
＜１２２５７－００６＞
一般式
＜１２２５７－００７＞
で表わされる新規ペニシリン及びその塩の製造法。
三　審決理由の要旨
（一）　本件発明の要旨は前項記載のとおりである。
（二）　昭和三六年九月一三日に出願公告された特公昭三六ー一六二七七号公報
（以下この発明を「引用例」という。）には、次の内容の発明が記載されているこ
とが認められる。
「保護されたアミノ基を有するカルボン酸又はその塩と６ーアミノペニシラン酸と
を反応させ、しかるのち保護基をペニシリン核の破壊を回避するに足る温和な条件
下に除去することを特徴とする一般式
＜１２２５７－００８＞
（式中Ｘは二〇個までの炭素原子を含むアミノ置換アシル基であり、その炭素鎖は
更にアミノ基により置換し得、また一部は脂環式、芳香族又は複素環式系として存
在し得る。）
を有するペニシリン誘導体及びその非毒性塩の製造法。」
（三）　包含関係
　前記二記載（一）ないし（三）の発明（以下順に「本件第一発明」、「本件第二
発明」及び「本件第三発明」という。）について、引用例との包含関係を検討す
る。
（１）　本件第一発明
原料物質について
　原料物質の一方が、本件第一発明も引用例も、ともに６ーアミノペニシラン酸の
場合を含み共通するので、この点両者は同一である。
原料物質の他方が、本件第一発明では、
＜１２２５７－００９＞
（式中のＸはアミノ基又はアミノ基に変えることができる基である。）
の一般式で表わされる「カルボン酸の反応性誘導体」であるのに対し、引用例では
「保護されたアミノ基を有するカルボン酸又はその塩」であり、このカルボン酸成
分は目的物質における「Ｘ」の定義に徴し「二〇個までの炭素原子を含むアミノ置
換アシル基」を含み「その炭素鎖は……一部は……芳香族……系として存在しう
る」ものであるところ、両者のカルボン酸成分に与えられた意味内容に照らせば、
本件第一発明におけるカルボン酸成分（Ｘがアミノ基に変えることができる基であ
る場合）と引用例におけるそれとは概念上、下位と上位の関係にあるから、本件第
一発明における原料物質のカルボン酸成分が引用例におけるそれに概念上包含され
ることは文言上明らかである。
　しかも、引用例には、カルボン酸成分に関し具体的に記載されており、これを化
学構造式で表示すると次のとおりになり、
＜１２２５７－０１０＞
＜１２２５７－０１１＞
＜１２２５７－０１２＞
＜１２２５７－０１３＞
　これらを本件第一発明におけるカルボン酸成分と対比すると、（イ）は同じくフ
エニル核にヒドロキシ基を有し、メチレン基が一個多いだけの、いわゆる同族体で
あり、（ロ）はフエニル核におけるヒドロキシ基置換の有無の点でしか相違せず、
また、（ハ）及び（ニ）はフエニル核における置換基の種類の点でしか相違せず、
従つて、引用例における、ここに掲記のカルボン酸成分はいずれも、本件第一発明
における前記一般式に含まれるカルボン酸成分と、化学構造上、近縁類似の関係に
あるのであつて、このことを考慮すると、実質的にみても、本件第一発明における
原料物質のカルボン酸成分は引用例におけるそれに概念上包含されるということが
できる。
　目的物質について
　本件第一発明の目的物質は前記認定どおりの一般式を有する「ペニシリン及びそ
の塩」であり、引用例のそれは前記認定どおりの一般式を有する「ペニシリン誘導
体及びその非毒性塩」であるところ、ペニシリン化合物自体についてみると、両者
の目的物質は、原料物質のカルボン酸成分に由来する部分構造のみにおいて異なる
ことが化学構造式に徴し明らかである。しかるところ、本件第一発明におけるカル
ボン酸成分が引用例におけるそれに概念上包含されることは前記説示のとおりであ
るから、これに照応して、本件第一発明における目的物質も引用例におけるそれに
概念上包含されることになる。
　反応様式について
　本件第一発明も引用例も、二つの原料物質を反応させるだけであつて、反応条件
に格別の規定がないのであるから、両者は反応様式において同一である。
　以上説示のとおりであつて、本件第一発明は、原料物質、目的物質及び反応様式
において、同一の点を除き、すべて引用例に概念上包含されるから、その余の点に
触れるまでもなく、化学方法全体として本件第一発明は引用例に概念上包含される
としなければならない。
（２）　本件第二及び第三発明
　原料物質の一方について、本件特許三個の各発明はいずれも６ーアミノペニシラ
ン酸である点で同一であるところ、本件第二及び第三発明における原料物質の一方
がそれぞれ引用例のそれと同一であることは、本件第一発明についてと同様、明ら
かである。
　原料物質の他方（カルボン酸成分）について、本件第二及び第三発明におけるカ
ルボン酸成分は、各一般式中Ｘ１が水素原子、Ｘ２が保護されたアミノ基を意味す
る場合については、本件第一発明におけるカルボン酸成分と共通し、この点同一で
あるところ、本件第二及び第三発明における原料物質の他方がそれぞれ引用例にお
けるそれに概念上包含されることは、本件第一発明についての前記説示から明らか
である。
　目的物質について、本件特許三個の各発明はいずれもペニシリン化合物である点
で同一であるところ、本件第二及び第三発明における目的物質がそれぞれ引用例に
おけるそれに概念上包含されることは、本件第一発明についての前記説示から明ら
かである。
　本件第二及び第三発明は、それぞれ引用例と反応様式において実質上同一である
ということができる。
　そうすると、本件第二及び第三発明は、原料物質、目的物質及び反応様式におい
て、同一の点を除き、すべて引用例にそれぞれ概念上包含されるから、その余の点
に触れるまでもなく、化学方法全体として本件第二及び第三発明は、それぞれ引用
例の発明に概念上包含されるとしなければならない。
　なお、被請求人（原告）は、本件発明における原料物質のカルボン酸成分自体が
引用例に開示されておらず、ひいては、その目的物質自体が引用例に開示されてお
らず新規である旨主張するが、包含関係が問題となるのはそれ自体の開示のないこ
とが、そもそもの前提であるから、主張の点は包含関係についての前記判断に何ら
の影響を及ぼすものではない。
（四）　効果
（１）　本件特許明細書には、本件発明の目的物質が「グラム陰性菌に対する活性
に関し、特に望ましい性質を有する」とあり（本件特許公報第一頁右欄中段）、こ
れにつきＣＤ５０の表が掲記されている（特許公報第三頁右欄下段）。この表によ
れば、各二種のグラム陰性菌に対する抗菌活性の生体内試験において、標準物質で
あるアンピシリン（特許公報第三頁右欄下段の６ー〔Ｄ（－）―ａ―アミノフエニ
ルアセトアミド〕ーペニシラン酸はこのものの化合物名であり、Ｄ（－）―ａ―ア
ミノベンジルペニシリンとも呼ばれる。）と比較して、本件発明の目的物質のう
ち、ｄｌ―パラ―ヒドロキシ体（（±）―ｐ―ヒドロキシ体に同じ、「例４」の生
成物）及びｄｌ―メタ―ヒドロキシ体（（±）―ｍ―ヒドロキシ体に同じ、「例
５」の生成物）のいずれもが、各二種の菌に対し数値小、つまり抗菌活性大である
旨の試験結果が示されている。
　ところで、本件発明の目的物質に関し、本件特許明細書には「本発明により得ら
れる化合物は、その側鎖に一個の非対称炭素原子を含むので、二種の光学的異性体
が存在する。本発明はｄｌ―混合体と共にこれらのエピマーの製法をも包含するも
のである。」（特許公報第二頁左欄下三行ないし右欄初行）とあり、これによる
と、本件発明の目的物質に属する化合物は、オルト、メタ、パラ各三個のヒドロキ
シ体にそれぞれｄ体、ｌ体二種の光学異性体（この場合エピマーと同義）があつて
計六種、それに各三個のヒドロキシ体に一種のｄｌ体（ラセミ体又はラセミ混合物
に同じ）があつて、都合九種存在すると解されるが、前記ＣＤ５０の表において
は、被験物がこのうちラセミ混合物であるｄｌ―メターヒドロキシ体及びｄｌ―パ
ラ―ヒドロキシ体の二種に限られており、また、対象のグラム陰性菌も各二種に限
られているから、この試験結果から直ちに、本件発明の目的物質がグラム陰性菌に
対する抗菌活性においてすぐれていると即断することはできない。
（２）　そこで、進んで考察することとする。
（イ）　特公昭四六ー四一五五七号公報（これは本件特許と同じ出願人による後の
特許出願にかかる特許公報である。）によれば、そこにはＭＩＣ（最少抑止濃度）
の「第一表」（第二頁上段）が掲記され、この「第一表」によると次の事実を認定
することができる。
　すなわち、各五種のグラム陰性菌に対する抗菌活性の生体外試験（試験管内試験
に同じ）において、標準物質であるアンピシリン（「第一表」第一段目の化合物）
と比較して、ｄ―メタ―ヒドロキシ体（（＋）―ｍ―ＯＨ体に同じ、「第一表」第
三段目の化合物）が各五種の菌全部に対し、ｌ―メタ―ヒドロキシ体（（－）―ｍ
―ＯＨ体に同じ、「第一表」第四段目の化合物）が各二種の菌に対し、そして、ｄ
―パラ―ヒドロキシ体（（＋）―ｐ―ＯＨ体に同じ、「第一表」第六段目の化合
物）が各三種の菌に対し（一種の菌に対し数値が欠落している。）、それぞれ数値
大、つまり抗菌活性小となつており、この試験結果に徴すると、本件発明の目的物
質のうち、ｄ―メタ―ヒドロキシ体及びｄ―パラ―ヒドロキシ体のいずれもはアン
ピシリンよりも抗菌活性においてすぐれていないことが認められ、他にこれを左右
するに足る証拠はない。
　《ちなみに、ｌ―パラ―ヒドロキシ体（（－）―ｐ―ＯＨ体に同じ、「第一表」
第五段目の化合物）は一種の菌にだけ抗菌活性小となつているにすぎない。》
（ロ）　ｄ―メタ―ドロキシ体及びｌ―メタ―ヒドロキシ体がアンピシリンよりも
抗菌活性においてすぐれていないことは前記認定のとおりであるところ、ｄｌ体、
つまりラセミ体とはｄ体とｌ体との等量混合物のことであるから、ｄｌ―メタ―ヒ
ドロキシ体がアンピシリンよりも抗菌活性においてすぐれていないことは理論上明
らかである（このことは、次の証拠により認定することもできる。）。
　甲第六号証の二ー本件訴訟における甲第一二号証
　被請求人（原告）は、本件特許明細書のＣＤ５０の試験が生体内試験であるのに
対し甲第二号証（前記特公昭四六ー四一五五七号公報ー本件訴訟における甲第九号
証）や甲第六号証の二（本件訴訟における甲第一二号証）におけるＭＩＣの試験が
生体外試験である点を指摘するが、人間用医薬の薬効を確認するのに生体外試験が
用いられるのは、経験則上、生体外試験の結果から人体治験のそれが類推できるか
らであり、いわば反証のなり限り、生体外試験をもつて人体治験に代わるものとし
て扱つているのであり、同様のことは生体内試験（動物試験に同じ）についてもい
えることであつて、一概にどちらかの試験結果を優先すべき理由がないのであるか
ら、生体外であるＭＩＣの試験の結果に沿う認定がなされたからといつて、直ちに
そのことを不当視するいわれはない。
（ハ）　甲第六号証の一（メノツテイ供述書ー本件訴訟における甲第一一号証）に
よれば、そこにはＭＩＣの表が掲記され、この表によると、各六種のグラム陰性菌
に対する抗菌活性の生体外試験において、標準物質であるアンピシリン（Ｄ―ａ―
アミノベンジルペニシリンに同じ、表中第一段目の化合物）と比較して、ｄｌ―オ
ルトーヒドロキシ体（Ｄ＋Ｌ―Ｏ―ＯＨ体に同じ、表中最下段の化合物）が各六種
の菌全部に対し数値大、つまり抗菌活性小となつており、この試験結果に徴する
と、本件発明の目的物質のうちｄｌ―オルトーヒドロキシ体はアンピシリンよりも
抗菌活性においてすぐれていないことが認められ、他にこれを左右するに足る証拠
はない。
　前掲甲第二号証（本件訴訟における甲第九号証）によれば、そこには、「三対の
エピマーのうち二種類、すなわちヒドロキシ置換基の位置がｍ―又はｐ―のエピマ
ーはグラム陰性菌に対して特に薬効が大きいという利点があることが記載されてい
る」（第一頁右欄第二七行ないし第三一行）とあるのが認められ、これによると、
オルト、メタ及びパラのうちメタ又はパラのヒドロキシ体の光学異性体（この場合
エピマーと同義）が特に薬効大というのであるから、残りのオルト―ヒドロキシ体
の光学異性体、つまりｄ―オルト―ヒドロキシ体及びｌ―オルト―ヒドロキシ体
は、抗菌活性においてメタ―ヒドロキシ体の光学異性体、つまりｄ―メタ―ヒドロ
キシ体及びｌ―メタ―ヒドロキシ体よりもすぐれていないことがうかがわれ、他
方、ｄ―メタ―ヒドロキシ体及びｌ―メタ―ヒドロキシ体がアンピシリンよりもす
ぐれていないことは前記（四）の（２）の（イ）で認定したとおりであるから、ｄ
―オルト―ヒドロキシ体及びｌ―オルト―ヒドロキシ体のいずれもは抗菌活性にお
いてアンピシリンよりもすぐれていないと推論することができる。
　しかも、本件特許明細書をみても、ｄ体、ｌ体及びｄｌ体を含めオルト―ヒドロ
キシ体の抗菌活性について具体的に記載するところがないのであるから、オルト―
ヒドロキシ体はｄ体、ｌ体及びｄｌ体を含め、グラム陰性菌に対する抗菌活性にお
いてアンピシリンよりもすぐれていないとしなければならず、他にこれをくつがえ
すに足る資料はない。
（ニ）　加えて、前掲甲第二号証（本件訴訟における甲第九号証）によれば、そこ
には平均血清中濃度及び尿中排泄量の「第二表」が掲記され、この「第二表」によ
ると、人体吸収性の経時的な人体内試験において、標準物質であるアンピシリンと
比較して、ｌ―メタ―ヒドロキシ体（（－）―ｍ―ヒドロキシ体に同じ、「第二
表」ペニシリン「Ａ」）が、六時間経過時の場合を除き他の四回全部の経過時にお
ける平均血清中濃度、及び、六時間経過後における尿中排泄量の各数値小、つまり
人体吸収性小となつており、この試験結果に徴すると、本件発明の目的物質のうち
ｌ―メタ―ヒドロキシ体はアンピシリンよりも人体吸収性においてすぐれていない
ことが認められ、他にこれを左右するに足る証拠はない。
（３）　以上において認定判断したところを総合すると、本件発明の目的物質に属
する九種の化合物のうち、ｌ―パラ―ヒドロキシ体はともかく、残りの八種まで、
すなわちメタ―ヒドロキシのｄ体、ｌ体、ｄｌ体及びパラ―ヒドロキシのｄ体、ｄ
ｌ体並びに、オルト―ヒドロキシのｄ体、ｌ体、ｄｌ体のいずれもが、グラム陰性
菌に対する抗菌活性においてアンピシリンよりもすぐれておらず、加えて、ｌ―メ
タ―ヒドロキシ体が人体吸収性においてアンピシリンよりもすぐれていないのであ
るから、本件発明の目的物質は、全体として、薬効、端的にはグラム陰性菌に対す
る抗菌活性においてアンピシリンよりもすぐれていないものといわねばならない。
　引用例には、引用例発明の目的物質が「抗菌性薬剤として……一般に人間を含む
家畜動物の治療薬、特にグラム陽性及びグラム陰性バクテリヤにより惹起される伝
染病治療薬、として極めて有用である。」（第一頁左欄下八行ないし下四行）旨記
載されているのが認められ、これによると、引用例の発明の目的物質がグラム陰性
菌に対する抗菌剤として有用であることがわかる。
　アンピシリンは、化合物として引用例に開示され、グラム陰性菌に対する有用な
抗菌剤として引用例の発明の目的物質に属するものの一つであるから、アンピシリ
ンの薬効をもつて引用例の発明の目的物質のそれであるとみることができる。
　そうすると、前記説示のとおり、本件発明の目的物質が薬効においてアンピシリ
ンよりもすぐれていないことは、とりもなおさず、本件発明における目的物質のそ
れよりもすぐれていないことを意味し、ひいては、本件発明、すなわち、本件特許
三個の各発明の効果が引用例の発明のそれよりもすぐれていないということにな
る。
（４）　被請求人（原告）は、引用例にはアンピシリンが開示されておらず、ま
た、引用例の発明の目的物質の中で最も薬効のすぐれたアンピシリンを、しかも、
それのみを標準物質として用いることが不当である旨主張するけれども、この主張
は採用することができない。
　すなわち、引用例の発明における目的物質の一般式中にアンピシリンが含まれる
ことは、被請求人（原告）も認めるように（第二答弁書第三六頁第二、三行）、明
らかなところである。そして、引用例では、その目的物質としてａ―アミノベンジ
ルペニシリン（このもののＤ（－）型がアンピシリンである。）が明示され（第一
頁右欄下三行及び第四頁右欄「例１１」）、しかも、その目的物質中の基Ｘ１、ひ
いては目的物質に関し「少くとも一の非対称炭素原子を含みＤ―及びＬ―型で存在
する。尚本法ではＤ―及びＬ―型並びにＤＬ―混合物を含むものとする。」（第一
頁右欄第一九行及び第二頁左欄第一一行ないし第一三行）とあつて、引用例におい
て目的物質のＤ型光学異性体につき言及がされているのであるから、実質上、アン
ピシリンは引用例に開示されているというべきである（ちなみに、被請求人は、第
二答弁書第四〇頁第五行で、アンピシリンが引用例である「甲第一号証ー本件訴訟
における甲第三号証ーに含ま」れるという。）。かくして、引用例に開示され公知
になつたアンピシリンは、周知のように、その後ペニシリン化合物の薬効判断に当
つて適切な標準物質として広く用いられてきたのであつて、現に乙第二号証（本件
訴訟における甲第一四号証）の比較試験でも用いられており（第五頁左欄第二四行
ないし第二七行）、さらに、本件特許明細書のＣＤ５０の表や、甲第二号証（本件
訴訟における甲第九号証）の「第一表」と「第二表」において、何よりも被請求人
（原告）自身によつて用いられ、しかも、このうち本件特許明細書ではアンピシリ
ンのみが標準物質として用いられているのであるから、アンピシリンが引用例にお
いて最も薬効のすぐれたものであるかどうかにかかわりなく、引用例との対比にお
いて本件発明の目的物質の薬効を判断するに当つて、引用例の目的物質の中からア
ンピシリンを選び、このアンピシリンを、かつ、それのみを標準物質として用いた
からといつて、そのことを不当視すべき筋合いはないといわねばならない。
　そして、この判断は、乙第一号証（本件訴訟における甲第一三号証）によつて、
アンピシリンを標準物質として用いていない一事例が認められても、そのことによ
り左右されるものではない。
（五）　以上において説示したとおり、本件第一ないし第三発明は、いずれも引用
例に概念上包含され、かつ、各発明の効果はいずれも引用例のそれよりもすぐれて
いないのであるから、右各発明は、それぞれ、引用例に記載された発明と同一であ
るといわねばならない。
　以上の次第で、本件特許は、三個の各発明について、特許法第二九条第一項の規
定に違反してされたものであり、同法第一二三条第一項第一号に該当する。
四　審決を取消すべき事由
（一）　本件発明の性質
　審決の誤りを指摘する前に、本件発明の性質について簡単に説明しておきたい。
　本件発明はペニシリン誘導体に関するものである。
　ペニシリンの薬効については今更喋々するまでもない。それは第二次大戦後の医
薬の歴史を変えたものといつてもよい。しかし、最初のペニシリン（今「ペニシリ
ンＧ」と呼ばれる。）は優れた医薬ではあつたが、効力の範囲（抗菌スペクトラム
という。）が他の抗生物質に比べて必ずしも広くないとか、また消化管からの吸収
が困難なため経口投与ができず注射によるしかないなどという問題があつた。そこ
で世界の医薬界はペニシリンを改良し、右のような欠点のないものを作り出そうと
した。
　この問題を解決するのに大きく貢献したのが原告の研究陣である。すなわち、そ
れまでペニシリンは培養により作られており、改良の試みといつても培養液に薬品
を加えてみる程度で限度があつたが、一九五七年原告研究陣は６ーアミノペニシラ
ン酸というペニシリンの基本的構造部分を持つ次のような物質を単離した。
＜１２２５７－０１４＞
この式でいうと左端にあるアミノ基は反応性に富み、種々の基をこれに結合するこ
とができる。従つてこれにより、これまでにないペニシリン系化合物をほとんど無
限に創造する可能性が生まれたのである。
　ちなみにペニシリンＧの構造式は
＜１２２５７－０１５＞
であり、これはフエニル酢酸
＜１２２５７－０１６＞
と右の６ーアミノペニシラン酸と結合させた（Ｈ２Ｏが脱離する）構造に一致す
る。いわゆる合成ペニシリンとはこのフエニル酢酸のかわりに種々のカルボン酸
ＲーＣＯＯＨ
を用い、これを６ーアミノペニシラン酸と結合させたものであり、一般式で書けば
＜１２２５７－０１７＞
となる。異つたＲを有するカルボン酸を選ぶ（あるいは今までに知られていなけれ
ば、合成する）ことは比較的容易であるから、その後の研究はいかにして望ましい
Ｒの構造を発見するかという方向に向けられたのである。
　原告は引続き自ら見出したこの方法により多くのペニシリン誘導体を作り、培養
法では得られない種々の有用な性質を持つペニシリンを生み、これを世に送つた。
被告も含め、世界中の研究者等もまた、この原告発明の基本方法に従い、新規有用
なペニシリンの合成に腐心した。
　原告はこれら一連の研究につき多くの特許を有しているが、引用例も本件特許も
いずれもその一つである。
　引用特許はその優先権主張日が一九五八年一〇月六日であることからわかるよう
に、右の基本方法の発見から間もなく、右一般式のＲの部分にアミノ基（―ＮＨ
２）を含ましめるとグラム陽性菌、グラム陰性菌を含む広範な菌に対する好ましい
抗菌活性が得られるとの発見に基づき特許出願されたものである。ペニシリン誘導
体の合成方法発見後まだ日の浅い頃の特許であるため、その特許請求の範囲は随分
大まかで広い。その中に含まれる具体的な化合物の数は数万か数十万か、列挙する
ことは不可能であり、まず無数といつてよいであろう。従つて、当然のことなが
ら、目的物質の薬効について具体的なことはいうことができない。
　本件特許は右引用特許に約四年遅れて一九六二年一一月二日にイギリス国におい
て最初に出願されたものであり、特にグラム陰性菌に対して優れた活性を有する具
体的な一群のペニシリン誘導体に関するものである。この特許は引用例とは異な
り、特定の九種類の化合物のみを含み、従つてまた、その薬効も具体的に認識し得
るものである。後日、その化合物中に卓越した薬効を有するもの（アモキシシリ
ン）のあることが判明し、この物は恐らく現在までに知られたペニシリン系医薬の
うちで最も優れたものとして、現に販売されている。
（二）　審決の持つ意味
　審決は、本件発明は引用例の発明に含まれるがゆえに同一であり、それによつて
公知であると判断した。
　引用例におけるＸの定義は炭素原子の数とアミノ基の存在のみを限定したもので
あつて、その二〇個の炭素原子がどう配列されようと、アミノ基がそのいずれに結
合しようと、また炭素とアミノ基のほかに何があろうと一切問題にしない。こうい
う不特定、広汎なものと、特定の構造を有する基とが同一であるというのはいささ
か乱暴であると思うけれども、とにかく審決はそう判断したのである。
　引用例が規定する二〇個までの炭素原子を含むアミノ置換アシル基という範囲が
どれほどの数の具体的構造を含むかは到底計算し難い。事実上無数といつてよいで
あろう。有機化学において知られたほとんど総ての化合物の骨格型をその中に含み
得るというに等しい。これらをまとめる枠はたゞアミノ基の存在ということだけで
ある。前記のとおり、炭素の結合形態がどうであつてもよく、アミノ基がどこにつ
いてもよいのであるから、構造の型すらもきまらない。６―アミノペニシラン酸発
見後間もなくのことであつたから一発明として特許になつたのであろうが、その中
に何が含まれるか甚だ漠然としていることを免れない。目的とする抗菌活性の強さ
を山の高さにたとえるなら、数多くの個々の山を含む可能性のある山岳地帯を発見
したということになろう。どこにどれほどの個々の山が存在するかは未知であり、
後の発見に委ねられた（あるいは、石油のあるべき地層の種類をいい、どこに現実
に石油が発見されるかは後人に委ねたと考えることもできよう）。
　アンピシリンは比較的早期に発見された山の一つである。しかし、引用例の枠中
に発見された山はもちろんこれに止まらない。例えば６―アミノペニシラン酸に結
合されるべき側鎖の酸（（一）で述べたＲーＣＯＯＨ）として、
＜１２２５７－０１８＞
を用いるもの（特公昭四二ー二六〇三六号、甲第一三号証）、
＜１２２５７－０１９＞
を用いるもの（特公昭四六ー一二七三〇号、甲第一四号証）、
＜１２２５７－０２０＞
を用いるもの（特公昭四二ー二〇三一五号、甲第一五号証）、
＜１２２５７－０２１＞
を用いるもの（特公昭四七ー四一七三号、甲第一六号証）、などがある。ちなみ
に、甲第一五号証の特許は原告のものであるが、甲第一三、一四号証は本件被告、
すなわち無効審判請求人の出願に係るものであり、甲第一六号証はその関係会社の
ものである。
　引用例に含まれる化合物中より具体的な構造に規定した発明につき特許が与えら
れ得ることは右の例に見るように当然のことと考えられていたのである。
　しかるに、審決はその種の発明の一つである本件発明を（しかも自らもそういう
特許を多く持つ被告の請求に基づいて）無効とした。従つて、この審決の影響する
ところ、単に一本件特許のみにとゞまらず、かかる同種特許、更には同じ考えに基
づいて出願され、特許されたこれまでの多くの特許に及ぶのである。すなわち、審
決の論理は医薬の分野における特許慣行自体をくつがえすものであつて、その意味
するところは重大である。
（三）　審決の誤りの要約
　最初に審決の誤りを簡単に列記する。
（１）　審決は無効判断の根拠条項として特許法第二九条第一項第三号を根拠とし
た。すなわち、本件発明は、特許出願前（本件では優先権主張の基礎となつた第一
国の出願前）日本国内において頒布された刊行物に記載された発明であると認定
し、発明の新規性を否定したのである。
　而して審決は特許法第二九条第一項第三号に該当する基礎事実として、
（イ）　本件発明は概念上引用例の発明に包含される
（ロ）　本件発明の目的物質の抗菌活性は引用例のそれよりも優れていない
との二点を認定し、これのみに基づいてその結論をひき出したのである（審決第一
六丁裏第一ないし第七行）。
　してみると審決は、引用例に概念上包含される発明は、その効果が引用例の効果
より優れているときにのみ別発明になるが、そうでなければ引用例と同一であり、
公知であるとの理論を採用していると解される。原告はまず、この基準に基づく新
規性の判断が違法であると主張する。
（２）　引用例との効果の比較に当り、引用例を代表するものとしてアンピシリン
を選び、たゞそれとの優劣のみに基づいて効果を判断したのは全く誤りである。か
つこの際、本件発明の目的物質についてはグループとして見ず、これに含まれる一
々の化合物と対比したのも正しくない。
　また効果の比較の物差として、審決が採用したもの（生体外試験）は誤つてい
る。
（３）　本件発明は方法自体にも特徴を有する。
次にそのおのおのの理由について説明する。
（四）　概念上の包含と新規性
（１）　引用例の特許請求の範囲の記載は本件発明と甚しく違う。また、引用例の
どこにも本件発明の原料、反応方法、目的物質が具体的に記載されているわけでは
ない。その点は審決も認めているのである。しかるに審決は
（イ）　本件発明は概念上引用例の発明に包含される。
（ロ）　本件発明の目的物質の抗菌活性（すなわち、本件発明の効果）は引用例の
それより優れていない。
との二点を理由として、本件発明は引用例により公知となつたと判断した（第一六
丁裏第一ないし第七行）。
　すなわち、審決の前提は、概念的包含関係＋優れた効果の不存在→公知発明とい
うことであるが、何故そうであるかについては何の説明もない。あたかもそれが動
かし難い公理であるかのようである。
　原告は、そもそもかかる前提の合理性を疑う。大体、効果の有無が新規性の一つ
の判断基準になるということは原告には理解のできないことである。しかしそのこ
とは後に論ずることとし、この命題の本件への適用について考えるに、審決は本件
発明に引用例に優る効果のあることを認めなかつたのであるから、いずれにせよ効
果の点は関係がなく（右の式において効果のところは零であるから）、本件発明が
公知である理由は、ただそれが引用例に概念的に含まれる点にのみあることは明ら
かである。
　前述のように、引用例の特許請求の範囲の記載は甚だ広汎であるから、本件発明
がその中に概念的に含まれることは否定しない。しかし、発明が公知であるとする
には、それだけで充分であろうか。
（２）　まず、特許の一般論として、そのような見解は到底成立たない。観念上は
先行発明中に含まれていてもその中の種々特殊有用な態様について別の発明は成立
しうる。例えば機械特許によくある「……において、……を特徴とする装置」など
という形式のものはほとんどそうであるといつてよい。では化学の発明における目
的物に限つて、先行発明の一般式の中に含まれる化合物は全て公知になつたと見做
すべきであろうか。
　原告はそうは思わない。公知になつたものは式だけである。式を書くことは容易
である。何の裏付けもなしに、今直ちにどのような式でも書くことができる。式が
公知になつたからといつて、その中に含まれるが、具体的開示のなかつた、性質も
不明の厖大な化合物が全て公知になるはずがない。
　本件における引用例のように、ただアミノ基がありさえすればよく、あとは二〇
個以内の炭素原子がどのように組合わさつてもよいという先行「概念」の故に、そ
の中に概念的には入る無数の化合物がすべて公知となるというのはあまりにも非常
識である。
　また、そのような見解は、いわゆる選択発明という慣行とも矛盾するであろう。
すなわち、選択発明というものは（そのような観念を特に立てる必要があるかどう
かは別として）先行特許発明の概念中に入るものについて成立するとされている。
ところで、特許法第二九条第一項により、公知の発明には特許性がないのであつ
て、例外などは認められていない。もし単に公知の技術文献に掲げられた一般式に
包含されているが故にその中の全ての化合物が公知となるなら、選択発明というも
のは成立の余地がない。それだけでは公知とならないからこそ、選択発明といわれ
るものが認められるのである。
　選択発明の一つの要件として、一般に先行技術文献中に具体的に開示がないこ
と、ということが挙げられている。しかし、全体として公知であるならば、このよ
うなことを云々するのは無駄である。一般式に含まれているだけでは公知でない、
具体的に開示されたもののみが公知であるということを暗黙の前提にしていればこ
そ、このような条件が意味を持つのである。
（３）　引用例は簡単にいえば合成ペニシリンの側鎖にアミノ基を有するものを用
いるということを式を以て表現したものであつて、その範囲は甚だ広い。しかし現
実の特許庁の実務が少数の具体例に基づいて相当抽象的な請求の範囲を容認する以
上は、広い特許範囲を得ることに利益を見出し（侵害訴訟において広く均等論を認
めない場合は特に）、そのような特許権を取得しようとすることは発明者として自
然な行為である。特許請求の範囲は発明者に対しどこまで他人の無断実施行為を禁
止する権限を与えるかという見地から作成され、そのようなものとして審査される
のである。しかし、翻つて特許明細書が公知文献として読まれるとき、そこに記載
された公知技術の範囲がかかる禁止権の範囲と一致しなければならないという理由
は特許法上どこにも見出すことができない。むしろ特許庁の実務が右のようなもの
であることこそ、特許明細書の公知文献としての価値判断に際し考慮さるべきこと
である。
　このような特許実務を前提とする限り、新しい分野を最初に開拓した技術は、そ
の具体的態様においては未だ幼稚ないし非実用的なものであつても、特許請求の範
囲としては広汎な概念を採用することはほとんど必然の成行であり、その後の技術
の進歩は、これを請求の範囲の表現からみれば、広い上位概念からより具体的な下
位概念へ推移して行くことに示されるということもできよう。
（４）　進歩性に関する特許法第二九条第二項の規定は昭和三四年の改正の際新設
された。それ以前においても新規性と進歩性との別は意識されてはいたが、法文上
は区別されてはいなかつた。しかし、現行法においては新規性と進歩性を項を分け
て規定し、それぞれ独立の特許性の要件となつているのであるから、発明を認容
し、あるいは斥けるに当つては、そのいずれに該当するかを明らかにしなければな
らないことはいうまでもない。そして、現行法上発明の公知とは、そのとおりの発
明が知られ、あるいは刊行物に記載されていたことでなければならないのである
（表現の一致を要するという意味ではもちろんない。）。同一性を厳格に解するこ
とが論理を明確にする。
同一性を越える発明は第二項によつて拒絶しあるいは無効にすればよいのであるか
ら、なんら不都合を生じない。
　公知例中に上位概念の発明が記載されているということは、それが検討の対象と
している発明と同一でない限り、進歩性の有無の判断に際して斟酌さるべきことで
ある。
（５）　本件は化学方法の発明に関する事件であり、新規なペニシリンを提供する
ところにその眼目がある。その目的物は化学式をもつて規定されている。本件発明
に包含される化合物は九種類に限られ、これはいずれも本件特許の出願当時新規物
資であつた。もちろん引用例には記載されていない。発明が具体的に化学式で特徴
づけられる場合には同一性の問題は簡単である。公知例に記載された化合物と化学
式が同一なら同一発明、違えば別発明である。原告は特許法の構造は正にそうでな
ければならないと信ずるものである。新規化合物に関する発明が新規性の欠如によ
つて特許性を否定されることはあり得ない。あるとすれば進歩性の欠如か又は他の
理由によつてである。
　本件のごとく、公知例に示された上位概念なるものが甚だ抽象的であつて、有機
化学の教科書のどの頁に記載されている化合物を選んでも、アミノ基さえつければ
それに含まれるというような場合に、単なる包含関係から発明の同一をいうのは、
どう考えても特許法の体系に反している。
（６）　実は審決もまた、その点を意識していないわけではないようである。とい
うのは、その中に次のような記載があるからである。
「なお、被請求人は、本件発明における原料物質のカルボン酸成分自体が引用例に
開示されておらず、ひいては、その目的物質自体が引用例に開示されておらず新規
である旨主張するが、包含関係が問題となるのはそれ自体の開示のないことが、そ
もそもの前提であるから、主張の点は包含関係についての前記判断になんらの影響
を及ぼすものではない。」（第八の二丁表第八行ないし第九丁表第六行）。
　この趣旨は判然としないが、「包含関係が問題になる場合」というものを審判官
が設定し、本件はそれに当たるといつていることは確かである。（多分、選択発明
のことをいつているのであろう）。そして、その場合には、引用例には原料物質も
目的物質も開示がないのは当然だと述べているのである。何故当然なのかはわから
ないが、いずれにせよ、この文章は本件発明の原料物質と目的物質とが新規である
ことを認めているものと解される。
（７）　ところで、審決自体の論理では、包含関係があれば即公知だというのでは
ない。更に公知例との効果を比較し、当該発明に公知例に優る効果のない場合に初
めて両者は同一だというのである。効果のない場合、そのことは同一性の有無に積
極的な働きを持ち得ないのであるから、結局こういう論理もやはり包含関係をもつ
て同一性を判断していることになることは前述した。しかし、そもそも同一性を判
断するのに効果を検討する意味があるであろうか。
　先行発明に比し優れたところはないが、とにかく別ではあるというもののあるこ
と、むしろ世の中にはそういうものの多いことは誰もが知るとおりである。逆に同
一のものは元来必然的に同一の効果を奏するのであつて、別の効果を奏するという
ことはあり得ない。
　そして原告には、二つのものは同一か、そうでないかであつて、そのいずれでも
ないという場合は考えられない。
　概念的包含関係をもつて同一であると見るならば、それ以上効果のことは論ずる
までもない。効果の記載の有無にかかわらず、効果は同一のはずだからである。こ
れに反し、それでは同一にするに足りないというのであれば、効果の有無というも
のは、同一ではないのにかかわらずなおかつ特許性を否定すべきかどうかという次
元のこととなり、進歩性の問題に帰着する。その場合、効果のないことが判明した
からといつて、もともと同一でないものが遡つて同一になるという理屈はあり得な
い。
　公知例との効果の差の有無が新規性に影響するという場合もあるであろう。それ
は公知例と当該発明とが同一かどうか紛らわしく、決定しかねるため、効果を検討
することにより同一性判断の補助にしようという場合であつて、本件のような場合
ではない。
（８）　そもそも審決のような持つて廻つた法律構成をとる必要はないのである。
引用例中の上位概念は発明の新規性、進歩性認定の要素として考慮すれば足りる。
上位概念と下位概念の間にまつたく距離がないと思えば特許法第二九条第一項を適
用すれば良く、距離があると思えば引用例中の具体例と合せて、それから本件発明
を推考することが容易だつたかどうかを検討すればよいのである。而してその際、
効果の点ももちろん進歩性判断の一つの基準にはなることである。
（９）　なお、審決は引用例中に本件発明の目的物資と構造的に類似した化合物が
記載されていることを指摘する（第五丁表第一二行ないし同丁裏下から四行）。そ
して
「引用例の発明における、ここに掲記のカルボン酸成分はいずれも、本件第一発明
における前記一般式に含まれるカルボン酸成分と、化学構造上、近縁類似の関係に
あるのであつて、このことを考慮すると、実質的にみても、本件第一発明における
原料物資のカルボン酸成分は引用例の発明におけるそれに概念上包含されるという
ことができる。」
という。
　わざわざこのことを記載したのであるから、審決は右の点も発明の同一性に関連
性があると考えたのであろう。しかし、「実質的にみても概念上包含される」とは
どういうことを意図した表現なのかわからない。（概念上とはそもそも形式的とい
うことであるから、こういう表現は自己撞着ではあるまいか）。また、前後の文脈
を読んでも、このことの故に本件発明が引用例に記載されていると看做されるとい
うことまで述べる意図ではないらしい。とすれば、認定された事実は公知例中、本
件発明の化合物に似た構造の化合物名が記載されているということだけである。そ
のことから生ずる法律上の意味は、公知例の化合物から本件発明の化合物を容易に
考え得たかどうかという争点を生ずるということだけのことである。どれほど「近
縁」であろうとも、発明の新規性を否定する根拠にはならない。（実質的にという
用語は、本件に例を求めるなら、「保護されたアミノ基」と「アミノ基に変えるこ
とができる基」は表現は異なるが実質的に同一かどうかというようなときに用いる
ものである。こういう場合なら「実質的に同一」は、特許法上「同一」と同じ効果
を生ずるから、そういう認定をする意味がある。）。
（１０）　ついでながら、先行発明の一般式中に概念上含まれる物であつても、そ
れ故に新規性を失うものではないとした判決例に東京高裁昭和三八年一〇月三一日
の判決（行裁例集第一四巻第一〇号第一八四四頁）及び同昭和四五年九月一八日の
判決（無体財産権関係民事行政裁判例集第二巻第二号第四五七頁）がある。いずれ
も旧特許法時代の判決であり、新規性と進歩性との区別がはつきりしていない。し
かし最初の事件において被告特許庁側は審決において「……は、引用例によつて当
業者が容易になし得るところであり、その着想においてなんら新規とみられる点が
ない」と判断し、なお訴訟においても「当業者が直ちに推測し得る化合物」（第一
八五一頁第七行）、「当業者ならば当然考えるはずである」（同頁第九行）、「当
業者が容易になし得る」（同頁第一二行）と主張しているところから見て、新規性
を否定したのではなく、進歩性を争つたのであることは疑いを容れない。
　また、右の第二の事件においては、特許庁が同一発明を主張したのに対し、裁判
所は
「被告は、この点に関し、発明の異同は構成要件の異同に基づいて判断すべきもの
であるが、構成要件からいえば、本願発明が引用発明に包含されることは明らかで
あり、作用効果から両発明の異同を論ずることは無意味である旨主張する。（原告
註ーこの考えは明らかに同一発明ということを前提にしている）。もとより発明の
異同はその構成要件に基づいて判断すべきものであることは、いうまでもないが、
本件発明と引用発明とは、その構成要件上、引用発明が上位概念で示される化合物
を有効成分とする殺草性組成物を、本件発明が下位概念で示される化合物で示され
る化合物を有効成分とする殺草、殺菌、殺ダニ性組成物を、それぞれ特定している
点で区別の存することは、前記のとおりであるから、両者はこれを別発明とみるの
を相当とし、被告の右主張は理由がないものというほかはない。」
と判示している（前記判例集第四六四頁第三ないし第九行）。これに加えて、「引
用発明の明細書は、具体的にはこの化合物を記載しておらず、……であるから、本
件発明の化合物は引用発明の明細書の記載から予測することのできないものであ
る」という判断（第四六三頁終りから五ないし一行）からして、後願の下位概念の
化合物に新規性のあることは当然と見ていると解される。
（１１）　要するにある化学方法の発明がその原料物質、目的物質につき具体的な
化学式によつて特定されているときは、それと同一の化合物が公知例に記載されて
いるのでなければ公知発明との同一ということはあり得ない。他の事情はことごと
く発明の進歩性に関係があるのみである。ところが審決は、本件発明は公知例に概
念上包含される、そして本件発明の効果は引用例よりすぐれていないということか
ら、本件発明は引用例と同一であり、それにより公知になつていると認定し、特許
法第二九条第一項第三号を根拠として本件特許を無効であると判断したものである
から、既にこの点において誤りであり取消しを免れない。
（１２）　ちなみに、審決の認定した事実は、次に論ずる効果の点を合せても、な
お本件発明の容易推考性を基礎づける事実としても十分ではない。審決取消訴訟の
審理範囲は審決の判断した無効理由に限られ、かつその無効理由は該当法条項ごと
に法律上別個と解されている（最高裁大法廷昭和五一年三月一〇日判決、民集第三
〇巻第二号第七九頁）から、本来ここまでいう必要はないのであるが、審決が実は
特許法第二九条第二項の要件を認定しながら、たまたま同条第一項第三号を適用し
たのではないかという誤解を避けるために敢て付言しておきたい。
　すなわち、進歩性の主題は第一に発明の構成の難易であるから、引用例の記載か
らどのようにして本件発明の具体的目的物、すなわち
＜１２２５７－０２２＞
が想到されるのかがまず第一に問題になるのである（審判事件答弁書、甲第四号証
第九頁ないし第一八頁参照）。しかし、本件の審決にはその点の判断が全く示され
ていない。審決はその点については概念的包含で事足れりとし、あたかもこの物質
自体を推考し得るのは容易であるかの如き前提で、専らアンピシリンとの薬効の比
較のみを論じている。
従つて、本件は正に原告主張のように進歩性の問題であることが認識された場合、
審決中の認定事実をもつてそのまま特許法第二九条第二項該当の有無を論ずるわけ
にはいかないのである。
（五）　本件発明の効果
次に、本件発明が引用例より優れた効果を有しないとする審決の認定も誤りであ
る。
（１）　審決は本件発明に包含される九種の化合物それぞれの抗菌活性をアンピシ
リンのそれと比較している。しかし、まず問われるべきは何故にアンピシリンと比
べるかである。審決が述べる根拠は、
「アンピシリンは、化合物として引用例に開示され、グラム陰性菌に対する有用な
抗菌剤として引用例の発明の目的物質に属するものの一つであるから、アンピシリ
ンの薬効をもつて引用例の発明の目的物質のそれであるとみることができる。」
ということである（第一四丁裏第七行ないし第一一行）。ここに二つの問題点があ
る。すなわち、アンピシリンが化合物として引用例に開示されていたか、及び、引
用例の目的物質の一つの効果をもつて引用例そのものの効果とみなす根拠がある
か、ということである。
（２）　先ず、最初の点についていうと、審決は右に引用した個所ではアンピシリ
ンが引用例に開示されていたとし、また審決書第一五丁裏第三、四行にも「かくし
て引用例に開示され公知になつたアンピシリン」と述べているが、アンピシリンは
決して引用例には開示されていない。審決も、右の二つの引用個所の間の説明部分
では「実質上、アンピシリンは引用例に開示されているというべきである」と述べ
ているに過ぎない（第一五丁表終りから二行ないし同丁裏第一行）。開示されてい
ると扱つてもいいという解釈は任意であるが（その誤りは次に説明する）、それを
もつて他の行文において「開示されている」とするのはすりかえである。
　さて審決が、アンピシリンは引用例に開示されているとみてもいいとする根拠
は、
１．　引用例の目的物質の一般式にアンピシリン（Ｄ（－）―ａ―アミノベンジル
ペニシリン）が含まれ、
２．　ＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンが引用例の実施例に記載され、
３．　引用特許明細書中に「本法ではＤー及びＬー型並びにＤＬー混合物を含むも
のとする」と記載されている
からであるというのである（第一五丁表第六行以下）。しかし、これらはいずれも
具体的な開示ではない。恐らく審決は、これらのことからアンピシリンは容易に考
えつくことができるという趣旨であろうが、それでは不十分である。
　既に述べたが、審決は引用例が特許公報であるために混乱を来しているようであ
る。引用例自体の特許性を審査する場合でなく、これを後願の発明に対する公知文
献として読むときは、それは例えば学術雑誌における発表と同じく一つの技術文献
であり、現実に確認され、報告された事実だけが問題なのである。
　引用例の一般式中にアンピシリンが含まれることは、前述のように一般式が甚だ
広汎なのであるから驚くにはあたらず、それをもつて「開示されている」ことの根
拠になし得ないことはいうまでもない。
　なるほど、引用例にはＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンが具体的に記載され
ている。そして明細書の中にはこの発明がＤＬ型の他に、Ｄ型、Ｌ型を含むという
意図の表明もある。しかし、単独のＤ、Ｌそれぞれの異性体については、何のデー
タも示されていない。だから原告が、当時光学異性体のことを念頭に置いていたこ
とはわかるが、他の技術者にとつて、これが光学異性体についての報告でないこと
は明白である。特許に限ることではないが、科学者はしばしばまだ完成されていな
い研究テーマについて語ることがあるが、そういう議論はスペキユレーシヨンと呼
ばれ、発明発見とは考えられない。
　アンピシリンは引用例に具体的に開示されていなかつたばかりでなく、引用例の
出願時にはまだ存在しなかつた化合物である。一九五八年当時、引用例の出願人で
ある原告はまだ単独の光学異性体につき検討を加える段階に達していなかつた。ア
ンピシリンが初めて製造され、非常に優れた抗菌活性を有することが確認されたの
は一九六〇年頃になつてである。アンピシリン自体につきイギリスにおいては引用
例とは別に特許出願され、英国特許第九〇二七〇三号が与えられた。
　審決はまた、「被請求人は第二答弁書第四〇頁下五行でアンピシリンが引用例で
ある『甲第一号証の権利に含ま』れるという」と記載し、それが何かの意味を持つ
かのように暗示する。しかし、アンピシリンが引用特許の権利範囲に含まれるとい
うことと、アンピシリンが引用例によつて公知となつたか否かは別の問題である。
たとえ権利範囲に含まれるとしても、現実には未だ作られていない物の薬効を比較
対照すべき根拠はない。特許の権利範囲とは、幾つかの具体例に基づいていわば任
意に線を引き、自己の領界を設定したにひとしい。その中にどのようなものが潜め
られているか、線引きの時にはわからないのである。それだからこそ、本書面の初
めに指摘したように、その境界内でその後発見されたものについても特許が与えら
れるのである。先行特許の権利範囲内での、すなわちその潜められた可能性の内の
最良の物と比較せよということは、殊にその先行特許が本件引用例のように無数の
特定化合物を含む場合には、比較を永久に不可能とする。いや、そもそも本件発明
の目的物質自体、その権利範囲内にあつたといえるであろうから、自らを自らと比
較せよということにもなりかねない。すなわち、引用例中に権利としては含まれる
かも知れないが、未だ開示されていなかつた物と比較すべき根拠は全くない。
（３）　なお、審決はアンピシリンが「その後ペニシリン化合物の薬効判断の標準
物質として広く用いられてきたのであつて」、原告自身本件特許明細書でこれを標
準物質として用いていることを、アンピシリンの薬効と本件発明の効果とを比較す
ることの根拠として挙げる。これはまつたく理由にならない。
　本件発明における薬効の記載は、ペニシリンＧとの比較でもよかつたし、テトラ
サイクリンその他の異種の医薬との比較でもよかつたのである。たまたまアンピシ
リンが手近にあり、本件発明までに開発された最も優れたペニシリンであつたか
ら、それとの比較データを掲げたに過ぎない。この比較は、商業的な意味において
は重要であろう。しかし、かかる比較があるからといつてアンピシリンが引用例の
発明に開示されているということを示す何の客観的資料にもならないことはいうま
でもない。
（４）　更に、アンピシリンの引用例中における開示の有無とは別に、どうして審
決はアンピシリンという一つの化合物をもつて引用例を代表させるのであろうか。
　審決は
「アンピシリンは、化合物として引用例に開示され、……目的物質に属するものの
一つであるから、アンピシリンの薬効をもつて引用例の発明の目的物質のそれであ
るとみることができる。
　そうすると、前記説示のとおり、本件発明の目的物質が薬効においてアンピシリ
ンよりもすぐれていないことは、とりもなおさず、本件発明における目的物質の薬
効が引用例の発明における目的物質のそれよりもすぐれていないことを意味し、ひ
いては、本件発明……の効果が引用例の発明のそれよりもすぐれていないことにな
る。」
と述べる（第一四丁裏第七行ないし下から二行。傍点原告）。
　すなわち、審決はアンピシリンとの比較をなすことにより、単なる一つの化合物
との比較をしているつもりではなく、引用例の発明そのものと比較しているつもり
なのである。
　しかし、アンピシリンは、本件発明に含まれる化合物の一つであるアモキシシリ
ンが現われるまで、引用例の一般式中に含まれるペニシリン誘導体のうちで最も薬
効があるとされていたものである。逆にいえば、引用例中に含まれるほとんどすべ
ての化合物がアンピシリンほどの薬効を持つていない。前に述べた山岳地帯の比喩
でいえば、アンピシリンは知られた最高峯なのである。
　二つのグループのある属性を比較するとき、その最高値をもつてすべきであると
する公理はない。特に反対の事情のない限り、平均値をもつて比較すべきことが当
然である（もつとも、引用例に概念上含まれるものはいわば無限であるので、明細
書自体に開示された化合物の平均値とすべきである。）。審決は引用例については
その知られた最高のものを選びながら、本件発明についてはそうしていない。審決
の論理をもつてすれば、全く同様に、本件発明については、アモキシシリンをもつ
て代表させることもできたはずである。
（５）　更にまた、仮にアンピシリンが引用例を代表するものであつたとしても、
必ずそれより優れた効果がなければ発明とならないという審決の見解は納得できな
い。
　引用例によつて区割された山岳地帯のうちにあつて、アンピシリンは一きわ高い
峯である。その地帯の中にアンピシリンにも匹敵するほどの他の峯があること、つ
まり、アンピシリンとほぼ同等の薬効のある化合物のあることが発見されれば、そ
れはむしろ大成功と評価されるべきことではあるまいか。原告には、そのことから
特許に値しないとの判断がどうして出て来るのかわからない。同等の薬効のある異
なる化合物をいくつか持つているということは、社会にとつて意義のあることであ
る。ある種の菌にはそのうちのある物が特によく利くかも知れないし、耐性菌に効
果があるかも知れない。あるいは全く別個の見地から、新しい物の方が原料が安価
かも知れないし、製造方法が簡単であるかも知れない。選択の余地は多いほど良い
のである。
　実際にまた、ペニシリン誘導体に関する特許は数多いが、それらのうち、その目
的物が真にアンピシリンに優る薬効を有しているものが果してあるであろうか。ほ
とんどすべては、異つた化合物であり、かつ、アンピシリンとの比較はさておき、
一応見るべき薬効があるという理由をもつて特許されているのである。
（６）　また、引用例と本件発明を比較する場合、本件発明の目的化合物を一つ一
つ取出し、そのすべてが引用例（アンピシリンによつて代表される。）より優れた
効果を持つていなければならないというのは、正しい比較の方法であろうか。
　このようなやり方は、一つの特許は、その代表例、又は平均値ではなく、すべて
の実施の態様が、その最高のものに等しい効果を持つていなければならない、とい
う見解を前提としている。（前述のように、審決は「全体として」ということによ
り何を意図したのかわからない。しかし、結果としてはこういうことである。）。
　しかし、現在の日本の（あるいは世界各国の）特許はそのような前提に基づいて
特許されているのであろうか。
原告はそうは思わない。代表的な例が優れた効果を持ち、他の物は一応の効果があ
ればよいというのが慣行であると思う。さもなければ、あらゆる化学特許は、その
一般式中に含まれる無数の化合物をすべて現実に合成し、その効果を確認しなけれ
ば特許はとれないはずであるが、実際にはそうしていないからである。
（７）　次に、抗菌活性の試験データに関する審決の見方も誤つている。
　本件発明に含まれる化合物のうち、ＤＬ―パラ―ヒドロキシ化合物及びＤＬ―メ
タ―ヒドロキシ化合物の薬効がアンピシリンより優れていることは本件特許明細書
に説明がある。しかし、審決はこのデータを採用せず、甲第九号証（審判事件甲第
二号証）及び甲第一二号証（審判事件甲第六号証の二）のＭＩＣの表により、双方
共アンピシリンより優れていないと結論した（第一〇丁表第一〇行ないし第一一丁
裏第一行）。
　しかし、甲第一九号証（審判事件乙第一八号証）で説明しているように（訳文第
一一頁）、生体外のＭＩＣの結果は薬効判定の出発点にはなるが、生体内試験の結
果と必然的に結びつくものではない。反証なき限りは生体外試験を人体試験に代る
ものとして扱う（第一二丁表第六行以下）というのはよいが、本件では現に反証と
して生体内試験結果が存在しており、両者を比較すれば生体内試験をより重視する
のが常識である。生体内試験結果があるにもかかわらず、これを無視して敢て生体
外試験結果を採用した審決のやり方は当を得ていない。
　そして、ＤＬ―パラ―ヒドロキシ化合物及びＤＬ―メタ―ヒドロキシ化合物につ
いては、本件特許出願後も実験が繰返された。その生体内活性はアンピシリンのそ
れとほゞ同等である（甲第一九号証訳文第一五頁）。そして細菌に対する殺菌速度
を調べると（訳文第一六頁）、ＤＬ―パラ―ヒドロキシ化合物もＤＬ―メタ―ヒド
ロキシ化合物もアンピシリンよりも速い殺菌作用を有していることが判明したので
ある（訳文第一六頁の（ⅰ）、（ⅱ）、第一八頁）。すなわちＤＬ―パラ―ヒドロ
キシ化合物もＤＬ―メタ―ヒドロキシ化合物もアンピシリンより優れた薬効を有す
る。（かつまた、これは商業上、既にアンピシリンがあるのに新たな医薬として出
す意味があるかどうかという問題であつて、公知例との効果を比べるのであれば、
相手はＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンでなければならないことは前述のとお
りである。その場合は本件発明の目的物の薬効の方が更に増大する。）。
　無効審判において無効事由の存在することの立証責任は審判請求人にある。審判
請求人の薬効に関する主張は、原告の研究者自身の報告に基づくか（甲第九号証及
び甲第一二号証）、原告の研究結果を請求人の弁護士達がまとめたものに過ぎない
（甲第一〇号証及び甲第一一号証）。これに対し、原告の研究者自身が甲第一九号
証において、その然らざることを説明しているのである。審判官が請求人の主張を
採用したことは不可解という外はない。
　オルト―ヒドロキシ化合物についていうと、この物が一般的にパラ及びメタ化合
物よりも薬効が劣つていることは事実である。しかし、甲第一九号証で説明されて
いるとおり（訳文第一九、二〇頁）、少くともサルモネラーテイフイムリウムにつ
いての皮下投与（注射）試験に関しては、引用例に開示された化合物のうち最高の
薬効を示すＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンよりよい結果が出ている（甲第一
〇号証訳文第五頁、添付書類１の生体内ＣＤ５０試験の欄の上から五段目の３５と
いう数値と八段目の２７という数値）。医薬というものは何か一つの菌について良
く利けばそれだけで十分価値がある。そして、少い試験データにおいて一つの菌に
はかなり利いたということは、まだ可能性としては他の菌にも利くかも知れないの
であつて、オルト化合物もまた貴重な医薬である。いかにパラ、メタ化合物が優れ
ているからといつて、これを以て価値なしとすることはできない。これもまた、山
岳地帯における一つの高峯であることには違いないのである。
　オルト化合物の製造が実施不能というような場合ならばともかく、効果が同一発
明中の他の物に比して相対的に劣るからといつて、それ故に本件発明が全体として
無効になるということは考えられない。我が国の特許制度はそのようにはできてい
ない。
もしそういう見解が貫かれるならば、恐らく化学特許のうち、残存するものは幾許
もなくなるであろう。
（六）　本件発明における方法としての特徴
　審決は反応方法に関して、引用例と本件発明は実質的に同一でないとの原告の主
張を理由を示さずにしりぞけた。
　この点に関する原告の主張は、審判手続での第二答弁書（甲第八号証）第一〇頁
以下に述べたとおりであるが、要約すれば、フエニル性ヒドロキシ基を有するカル
ボン酸と６―アミノペニシラン酸の反応は、本件特許出願前に、引用例はもちろん
どこにも記載されていなかつたし、反応し易いフエニル性ヒドロキシ基をアシル化
反応に際してどのように取り扱うべきか（保護を要するか否か、どういう保護方法
を採用するのが適切か）を決定するにはそれ相当の実験を要するということであ
る。
　本件第二発明と第三発明には適切な保護基とその脱離方法が、第二発明には意外
にもヒドロキシ基そのままでカルボン酸誘導体との反応に供しうることがそれぞれ
示されている。いずれも新規な反応であるが、とりわけ第一発明はその意外性にお
いて方法自体特許に値する価値があると原告は考えている。
（七）　結論
　以上審決に現われている誤りを指摘した。細かくいえば更に説明すべきこともあ
ろうが、本件は特許法第二九条第一項第三号のみを適用し、かつ、その適用の根拠
を欠く事件であるから、法律上明白に誤つており、速やかに取消さるべきであると
信ずるものである。
第三　被告の答弁及び主張
一　原告の請求の原因及び主張のうち一ないし三の事実は認め、四の主張は争う。
二　いわゆる選択発明の特許性について
（一）　原告が四の（四）「概念上の包括と新規性」の項に述べるところに反論す
るに先立ち、まず、いわゆる選択発明の特許性について被告の見解を述べることと
する。それは、本件における最大の争点がいわゆる選択発明の特許性をどう考える
かにあると信じるからである。
（１）　化学物質の製造法の発明は、（以下に述べるところは、現行法下における
化学物質自体の特許性についてもあてはまるが、ここでは本件の事案に即して製造
法に限つて述べることとする。）。
通常、原料物質であるＡとＢとを特定の条件下で反応させて目的物質Ｃを得る方法
という形式で表現される。このばあい、Ａ、Ｂ、Ｃががそれぞれ化学物質の上位概
念で規定され、それぞれが、ａ１、ａ２、ａ３……、ｂ１、ｂ２、ｂ３……、ｃ
１、ｃ２、ｃ３……という特定の化学物質を包括的に表現していることがしばしば
である（たとえば引用例においては、このＡは「保護されたアミノ基を有するカル
ボン酸又はその塩」と表現されているが、この概念には実に多種多様な化合物が包
含されている。）。
（２）　もし、ＡとＢとを反応させてＣを得るという方法が公知であるばあい、反
応条件に特許性を有する特徴がないかぎり、ａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得る
という方法も、当然新規性を有しないので、本来特許性を有しないはずである。
　ＡとＢとを反応させてＣをうる方法を開示している公知文献がわが国における特
許発明明細書であるばあいには、ａ１とｂ１とを反応させてｃ１をうる方法につい
て特許が許可されれば二重特許になり、同一方法について特許期間の延長という不
都合を生じ、公知文献がその他の学術文献等であるばあいには、本来パブリツク・
ドメインに属していた技術をａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得たという方法の発
明者（またはその承継人）に専有させることになるという不都合を生じるからであ
る。
（３）　ところが化学方法の発明のばあいには、こうした単純な論理を貫徹する
と、かえつて、真の発明を保護しない結果となり、特許制度の趣旨に反するばあい
がある。それは、上位概念で表現された化合物Ａ、Ｂ、Ｃ……がきわめて多種多様
な化合物を具体的には包含しうるし、また、化学反応の結果を予測することは一般
的にいつてきわめて困難とされているので、ＡとＢとを反応させてＣを得ることが
知られているばあいであつても、ａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得てみたら、そ
こに、実に意外な結果を生じていた、ということがありうるからである。
（４）　このばあい、結果の意外性をもたらした理由は、大別して二つあるものと
考えられる。ＡとＢとを反応させてＣを得る方法を開示した文献の技術内容に、真
実はａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得るという技術が含まれていなかつたばあい
がそのひとつである。極端なばあいを想定すれば、ａ１とｂ１との反応の結果ｃ１
が生成されなかつたということもあろうし、またｃ１がＡとＢとの反応によりえら
れるＣであれば当然有しているはずの特性をｃ１が有していなかつたということも
あろう。もしＡとＢとを反応させてＣを得るという方法を開示した公知文献が特許
明細書であつたとすれば、その概念上包含される発明のうち、ａ１とｂ１とを反応
させることに関しては、実施不能もしくは発明未完成であつた、と考えその特許発
明の技術的範囲にはもともとａ１とｂ１とを反応させることを含んでいなかつた、
と考えることとなる。
（５）　意外性をもたらす理由の他のひとつはＡとＢとを反応させてＣを得る方法
を開示した公知文献が、ａ１とｂ１とを反応させることについても、それが特許文
献であれば発明として完成していた、それが学術文献であれば技術として完成して
いた、従つて、当然に実施も可能でありＡとＢとの反応によるＣの特性を有する
が、ｃ１はその公知文献が示していた特性からみると顕著にすぐれた特性を有して
いたり、あるいは、別の特性をもかね具えていたりすることが見出されたような場
合である。ＡとＢとを反応させてＣを得るといつても、その公知文献はＡ、Ｂ、Ｃ
に概念上包含される多種多様な化合物のすべてについて調査し尽していない場合が
あるから、多種多様な化合物の中から特定のａ１、ｂ１を見つけだし、その結果、
公知文献が予想しなかつたすぐれた特性を有するｃ１が後日になつて見出されるこ
とも決してふしぎではない。
（６）　前記（４）のばあい、ＡとＢとを反応させてＣを得る方法が公知であつて
も、ａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得る（もしくはｄを得る）方法に特許が与え
られても、不都合は生じないと考えられる。何となれば、元来、その公知文献は、
それが特許発明明細書であつても、また、学術文献であつても、ａ１とｂ１とを反
応させる方法に関しては、発明として、また、技術として、完成していなかつた、
とみられるからであり、したがつて、少くとも理論的には、二重特許等の問題を生
じないからである。
（７）　しかし、前記（５）のばあいは、ａ１とｂ１と反応させてｃ１を得る方法
も公知文献に完成された発明として、また技術として開示されていたのであるか
ら、ａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得る方法に特許を与えることには大いに問題
がある。何となれば、公知文献が特許明細書であつた場合、ａ１とｂ１の反応によ
りｃ１をうる方法はその公知文献をなす特許発明の保護をうけていたにもかかわら
ず、重ねて別の特許の保護をもうけることとなり、また公知文献が学術文献である
ばあいでも、それまで、パブリツク・ドメインに属していた技術について特定人に
対する特許による専有権が与えられることとなるからである。
　しかも、Ａ、Ｂ、Ｃに概念的に包含される多種多様な化合物の中から特定のａ
１、ｂ１を見出し、これによりそれまで知られてないものと比べ、格段にすぐれた
ｃ１を作り出したことも評価しなければならない。もしこうした努力や貢献を特許
法上無視するならば、発明の奨励、産業の発達という特許法の目的と反することに
なるであろう。選択発明という概念が提案され、選択発明に対する特許性が議論さ
れるに至つた背景は、ほぼ上記したところにあるといつてよい。
（８）　従つて、選択発明に対する特許が与えられるのは、公知文献がわが国の特
許明細書である場合は通常二重特許をあえて許可することを意味し、公知文献がそ
の他の文献である場合はパブリツク・ドメインに属する技術について特定人に専有
権を与えることを意味するのであるから、こうした一見して不都合な結果をあえて
おかしてもなお特許を与えることが真に特許制度の趣旨、目的に合致するとみられ
るような例外的な場合なのである。
　こうした考え方に立つて、わが国特許庁でも、また、海外諸国でも選択発明に特
許性を認めるに至つているが、その場合、二つの基準に照らして判断することが通
常である。
　その第一は、選択の困難性であり、第二は、選択による顕著な効果である。
　もし、選択された化合物が公知文献に具体的に開示されていたとすれば、そうし
た化合物を選択し、その結果を知ることは、単なる実験、単なる作業にすぎないか
ら、いかにすぐれた結果を確認したところで、そうした選択には保護に値する発明
はありえない。もし、上位概念で表現された化合物が僅か五種や十種内外の化合物
きり包含していないのであれば、やはりこれら五種、十種の化合物の一々について
その結果を確認することも単なる実験、単なる作業に止まり、発明とはいえない。
逆に、選択された化合物が公知文献に開示されていないということは、選択発明の
特許性を判断する場合の前提をなすわけである。
　第二に、選択の結果、公知文献の開示していた方法ではえられなかつた顕著な効
果がえられるのでなければ、そもそも選択発明に対し特許を与える理由がないこと
も前記したところから当然であろう。
（９）　前記の説明においてＡとＢとの反応によるＣの製法が公知文献により開示
されているばあいを想定して記述してきたが、ＡとＢとの反応によるＣの製法が先
願の発明であり、ａ１とｂ１との反応によるｃ１の製法が後願の発明であるばあい
も、問題は全く同じである。何となれば、この場合も、二つの出願の双方を許可す
れば二重特許の問題を生じ、後願を必ず拒絶するものとすれば後願の発明の努力、
貢献を場合により無視する不合理を招き得るからである。
　この点について特許庁は、その編にかかる産業別審査基準有機化合物３・２１
（１２）で発明の同一性について
「上位概念で表現された先願発明に対し下位概念で表現された後願発明は、後者が
前者の明細書に具体的に開示されていない場合でも、後者により奏せられる技術的
効果が、前者により奏せられた技術的効果と質的に全く異なつたものか、あるい
は、量的に著しくすぐれたものであることが明確に認められない限り、同一発明と
する」
とし、また同審基準医薬３・２４で「上位概念で表現された発明と下位概念で表現
された発明との同一性。」について
「上位概念で表現された発明と前記上位概念に含まれる下位概念で表現された発明
は原則として同一発明として扱う。ただし先願の発明が上位概念で表現されてお
り、後願の発明が下位概念で表現されている場合で、しかも先願の発明において先
願の発明の例と比較した場合発明の効果上顕著な差異がある場合（ただし後願発明
の効果がすぐれている場合）に限り別発明を構成するものとして扱う。」
としているのも、前記の意味で合理的であり、特許庁の実務慣行も被告の前記した
のと同じ考え方に立つものと考えられる。
（１０）　一方、広く知られているとおり、選択発明の特許性に言及したものとし
て東京高裁の次の二つの判決があげられることが普通である。
　その一は、昭和三四年行（ナ）第一三号昭和三八年一〇月三一日判決（行政事件
裁判例集第一四巻第一〇号第一八四四頁以下所掲）であるが、この判決は、「引用
発明の発明者が具体的に右化合物（被告代理人注。出願にかかる発明の化合物）を
発見したものと認められず、またこれが右引用特許公報によつて公表されたものと
も解されない」こと、ならびに引用例の化合物の作用効果は「殺虫作用、殺齧歯類
作用及び殺菌作用を包含する一般的有害生物抑制作用を有する」のに対し、出願発
明のそれは「他のクロール―４―ニトロフエニル化合物に勝るとも劣らない強い殺
虫作用を有するばかりでなく、温血動物に対する毒性作用が著しく僅少である」の
で、「温血動物に対する毒性の低下の要請への解決は、……それ自体独立した重要
な技術的課題を構成する」との認定に基づき、引用例の発明が特定の「一般式を有
する有機燐酸エステルの製法」であり、出願の発明は、「特定の構造を有する化合
物を含有することを特徴とする、特定の効果を有する殺虫剤であつて、発明の範ち
ゆうを異にするものであるから、これを特許としても二重特許となるおそれがな
い」と判断した上で、本件出願の発明の殺虫剤が含有する化合物は前述のように引
用特許明細書に一般式で示された上位概念のうちに包含されるものではあるけれど
も、該明細書のうちには具体的に明記せられず、かつ本件発明の殺虫剤は、該明細
書の全然言及しなかつた独立の技術的課題を解決した別個の発明と解すべきもので
あるから、本件発明が含有する化合物を引用特許発明の製法による場合、両者の間
には特許法七十二条にいう利用関係が成立するとしても、同一発明に対する二重特
許のおそれがあるものとは、この点からもいわれない」と説示したものである。
　従つて、この判決は、被告の上記した見解に沿うものであることはまことに明ら
かである。
　その第二、は昭和三五年行（ナ）第一四二号昭和四五年九月一八日判決（無体財
産権関係民事・行政裁判例集第二巻第二号第四五七頁以下所掲）であつて、引用発
明が「殺草性促成物」であるのに対し、出願の発明は、除草効果だけでなく、「殺
虫、殺菌及び殺ダニの効果をも兼ね備える」ものであり、出願の発明の「有害物抑
制組成物は、引用発明の明細書のうちに一般式で示された上位概念に包含される化
合物を有効成分とすることを特徴とするものであるけれども、引用発明の明細書
は、具体的にはこの化合物を記載しておらず（かえつて、この化合物を好ましくな
いものとして排除する趣旨が窺われ、）かつ、前記の一般式において特定の位置に
おける特定の基及び元素の組合せを選択することによつて殺草性に加うるに、殺
虫、殺菌等の特徴ある性質を有することについて何ら言及するところがないのであ
るから、本件発明の化合物は、引用発明の明細書の記載から予測することのできな
いものであるというべきであり、このような特徴ある性質に基づいて、本件発明
は、引用発明の予測しえなかつた新たな用途を開拓し、その使用範囲の拡大を図る
ことを目的とするものであるから、その技術的思想において、引用発明とは別個の
ものがあるといわなければならない」と判示したものである。
　従つて、この判決もまた、被告の上記した見解に沿うものであるということがで
きる。
　すなわち、これら二つの判決の判旨は、いずれも、出願に係る発明の化合物が上
位概念で表現される引例の化合物中に包含されるものであることを前提として、引
例には出願発明の化合物の開示がないこと、出願発明は引例の発明の達成していな
かつた別異の効果を達成したものであることの二点に基づいて、出願の発明を引例
の発明とは同一発明ではないと判断したものである。なお、これらの判決を前掲の
「有機化合物」の発明の同一性の審査基準に照して考えると、これらの判決は技術
的効果の「質的」なちがいを引例発明と出願発明の間に認めたものと解される。
（二）　そこで、原告の「（四）、概念の包含と新規性」の項の主張に対する被告
の見解を述べることとする。
（１）　まず、（１）の項で、原告は、審決の前提は「概念的包含関係＋優れた効
果の不存在→公知発明」ということであるが、「原告は、そもそもかかる前提の合
理性を疑う。大体、効果の有無が新規性の一つの判断基準になるということは原告
には理解のできないことである」というのである。
　しかし、選択発明の特許性を判断する場合、こうした前提を採ることの合理性
は、（一）項で詳述したとおりである。
（２）　次に（２）の項で原告は、「観念上は先行発明に含まれていてもその中の
種々特殊有用な態様について別の発明は成立しうる。例えば、機械特許によくある
『……おいて、……を特徴とする装置』などという形式のものはほとんどそうであ
るといつてよい。では化学の発明における目的物に限つて、先行発明の一般式の中
に含まれる化合物は全て公知になつたと見做すべきであろうか」、という。
　右の原告の主張はたとえば機械の特許発明の改良と化学発明における選択発明と
の本質的な性格の違いを看過している。原告の例示を少し正確にいえば、機械装置
の発明においては、「Ａ＋Ｂにおいて、Ｃを備えたことを特徴とする装置」という
ような表現形式で発明が表現され、Ａ＋Ｂの構成で得られるＸという技術的効果に
加え、Ｃを備えたことによりＸ＋Ｙという技術的効果が達成される。これに反し、
化学分野における選択発明のばあいは、前述のとおり、ＡとＢとを反応させてＣを
得るという方法において、上位概念であるＡ、Ｂ、Ｃはそれぞれ下位概念としての
化合物であるａ１、ａ２、ａ３……、ｂ１、ｂ２、ｂ３……、ｃ１、ｃ２、ｃ３…
…を包含する。それ故、選択された方法はａ１とｂ１とを反応させてｃ１を得ると
いうことであつて、これはＡとＢとを反応させてＣを得るという上位概念による実
現中に完全に包含され、前記例示した機械装置の発明におけるＣという構成要素の
付加がないのであり、通常はＣによりもたらされるプラスＹという効果を欠いてい
るのである。
　また、原告は、「式を書くことは容易である、何の裏付けもなしにどのような式
でも書くことができる。式が公知になつたからといつて、その中に含まれるが、具
体的開示のなかつた、性質も不明の厖大な化合物が全く公知になるはずがない」と
いうけれども、公知文献が「何の裏付けもなしに」一般式で上位概念により化合物
を示しているのであれば、発明として、あるいは技術として未完成ないし実施不能
の部分をその公知文献が含んでいたというだけのことで、公知文献が具体的に開示
していない化合物はすべて公知ではないというのであれば、上位概念で化合物を表
現することが特許文献としても、技術学術文献としても、すべて無意味に帰するで
あろう。上位概念で化合物を表現することは、（何の裏付けもなしに書いたのであ
れば格別そうでないかぎり）、その概念に包含される多種多様な化合物にもその発
明あるいは技術があてはまりうるであろう、という学問的常識ないし裏付けの下に
なされているのである。（にもかかわらず、化学の分野では、選択発明の特許性を
論じざるをえない事情があることは前述したとおりであるが）。
　更にまた、審決の見解は「いわゆる選択発明という慣行とも矛盾する」と原告は
いうけれども、何ら矛盾しないことは（一）項に述べたとおりであり、また、原告
は「本件の引用例たる刊行物がたまたま特許公報であつたために混乱を生じている
ように思われる」ともいうけれども、引例が特許文献であつても、技術文献であつ
ても、選択発明の特許性は全く同様に考えざるをえないことは、やはり、（一）項
で述べたとおりである。
（３）　（３）の項で原告は、「現実の特許庁の実務が少数の具体例に基づいて相
当抽象的な請求の範囲を容認する以上は、広い特許範囲を得ることに利益を見出し
……、そのような特許権を取得しようとすることは発明者として自然な行為であ
る。特許請求の範囲は発明者に対しどこまで他人の無断実施行為を禁止する権限を
与えるかという見地から作成され、そのようなものとして審査される」、と述べて
いる。
　しかし、特許庁の実務が上位概念で発明を表現することを容認しているのは、発
明者や出願人の広い範囲で特許の独占権を享受したいという欲望を容認しているか
らではない。上位概念で表現された発明が発明の詳細な説明の項における開示で支
持されていると認めるからなのである。いいかえれば、上位概念に包含される下位
概念の化合物について具体例に示されたと同様の結果がえられるという経験則を前
提にしているからなのである。
　さらに進んで原告は「翻つて特許明細書が公知文献として読まれるとき、そこに
記載された公知技術の範囲がかかる禁止権の範囲と一致しなければならないという
理由は特許法上どこにも見出すことができない」、と述べている。しかし、被告は
公知刊行物の特許明細書の開示した技術の範囲とその特許に基づく禁止権の範囲が
一致しなければならない、などと主張したことはない。ＡとＢとを反応させてＣを
うるという上位概念で表現された方法の発明について特許が成立している場合、そ
れぞれに含まれる下位概念で表現されるａとｂとを反応させてｃをうるという方法
の発明について特許が許可される場合は、二重特許、すなわち禁止権の重復が生じ
る、ということを指摘しているのである。
（４）　（４）の項において原告は、「現行法上発明の公知とはそのとおりの発明
が知られ、あるいは刊行物に記載されていたことでなければならない」、「同一性
を厳格に解することが論理を明確にする。同一性を越える発明は二項によつて拒絶
しあるいは無効にすればよい」という。その限度で原告の主張するところに誤りは
ない。ただ、上位概念である発明とこれに包含される下位概念で表現される発明
は、後者が前者の一部をなす以上、前者と後者とが異なるとみることはできない
し、特許法上は両者を同一と判断せざるをえないのである。引例明細書に上位概念
で表現されていても、その中の具体的に開示された化合物だけが引例の開示した化
合物であるとする原告の考えは誤つている。それ故、選択発明の特許性は、第二九
条第一項第三号の新規性の問題であつて、同条第二項の進歩性の問題ではない。
（５）　（５）の項で、原告は本件発明の目的化合物が新規物質であるから、「新
規化合物に関する発明が新規性の欠如によつて特許性を否定されることはあり得な
い」というけれども、引用例に開示されている化合物であれば、そもそも選択発明
の特許性の問題は生じないこと前述のとおりであるから、原告の主張は理由がな
い。
（６）　（６）の項で原告は、この点に関する原審決の説示を引用し、これを非難
しているけれども、原告の主張は、結局のところ、選択発明の特許性に関する基本
的な誤解に基づくものといわざるをえない。
（７）　（７）の項で原告は、審決が包含関係があれば即公知という論理によら
ず、優れた効果のない場合に初めて同一という判断をしたとして、審決を非難して
いるが、これまた、原告の選択発明の特許性に関する基本的理解の欠如を示してお
り、選択発明の特許性の判断にあたり、効果の判断が必須であることは（一）項に
述べたとおりである。
（８）　原告の（８）の項の主張も原告が選択発明の特質を無視する誤りを冒して
いることによることは、上述したところから明らかである。
（９）　（９）の項において原告は、審決が「本件第一発明における前記一般式に
含まれるカルボン酸成分と、化学構造上、近縁類似の関係にある」ものが引用例の
中に開示されていることを考慮すると、「実質的にみても、本件第一発明における
原料物質のカルボン酸成分は引用例の発明におけるそれに概念上包含されるという
ことができる」と認定したことを非難し、「実質的にみても概念上包含される」と
はどういうことを意図した表現なのかわからない」といい、また、どれほど「近
縁」であろうとも、「発明の新規性を否定する根拠にはならない」と述べている。
　何故、審決が「近縁」関係にある化合物が引用例中に開示されていることに言及
したか、といえば、ひとつには、こうした「近縁」関係にある化合物が開示されて
いる以上、引用例の発明の技術的範囲には本件第一発明におけるカルボン酸成分を
用いる場合を包含すると判断され、従つて、引用例における発明未完成ないし、実
施不能部分について本件第一発明がなされたとは判断できないので、引用例との関
係において本件発明を特許することは単に形式的にみたばあいだけでなく、実質的
にみたばあいでも、二重特許の問題が生じうるからである。（それに加えて、近縁
関係にある化合物が公知文献中に開示されていた場合は、選択された化合物の選択
の難易性の判断にも影響があると考えられるが、審決はその点は考慮していないよ
うにみられる。）ここで審決が「概念上」といつたのは、上位概念と下位概念との
関係における概念からみて、という意味であり、そうした概念上の判断としても、
両概念の単なる形式的な比較だけでなく、実質的な比較を行なつたことを説示して
いるもので、その意味するところは、決して理解できないものではなく、その判断
が逆に選択発明の特許性を考えるにさいし考慮すべき合理性を有することは前記し
たとおりである。
（１０）　（１０）の項において原告は、東京高裁昭和三八年一〇月三一日判決と
同昭和四五年九月一八日判決に言及しているが、これら二つの判決の趣旨ならびに
これらが被告の主張に沿うものであることは（一）（１０）項で前記したとおりで
ある。
　これらの判決はいずれも「旧特許法時代の判決であり、新規性と進歩性との区別
がはつきりしていない」ことは原告のいうとおりであり、選択発明の特許性の判断
は進歩性の判断であつて、新規性の判断ではないとする原告の主張を支持するもの
とは考えられない。
（１１）　原告の（１１）、（１２）項の主張は、それまでの主張の結びであるの
で、その誤りも被告が前記したところから明らかである。
三　本件発明の効果に関する原告の主張について
　次に原告は、「本件発明が引用発明より優れた効果を有しないとする審決の認定
も誤りである」として、いくつかの理由をあげているが、それらはいずれも理由が
ない。以下に原告の主張に即して、逐一、反論する。
（一）　原告は（五）の（１）の項で、まず、「審決は本件特許に包含される九種
の化合物それぞれの抗菌活性をアンピシリンのそれと比較した」が、「先ず問われ
るべきは何故アンピシリンと比べるか」であるといい、アンピシリンを比較の対象
としてとりあげることには、
「アンピシリンが化合物として引用例に開示されていたか、及び、引用例の目的物
質の一つの効果をもつて引用例そのものの効果とみなす根拠があるか」、という二
つの問題点があるという。
（二）　原告は、（２）の項で、「審決がアンピシリンは引用例に開示されている
と見てもいいとする根拠は、
１．　引用例の目的物質の一般式にアンピシリン（Ｄ（－）―ａ―アミノベンジル
ペニシリン）が含まれ、
２．　ＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンが引用例の実施例に記載され、
３．　引用特許明細書中に「本法ではＤ―及びＬ―型並びにＤＬ―混合物を含むも
のとする」と記載されている
からであるというけれども、これらはいずれも具体的な開示ではない」という。
　しかし、前記２．、３．をあわせ読めば、ここにアンピシリンの具体的開示がな
いと解することがどうして可能であるか、被告は理解に苦しむ。原告は、「なるほ
ど、引用例にはＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンが具体的に記載されている。
……しかし、単独のＤ、Ｌそれぞれの異性体については、何のデータも示されてい
ない」といい、「明細書の中にはこの発明がＤＬ型の他にＤ型、Ｌ型を含むという
意図の表明もある」が「科学者はしばしばまだ完成されていない研究テーマについ
て語ることがあるが、そういう議論はスペキユレーシヨンと呼ばれ、発明発見とは
考えられない」と述べている。しかし、Ｄ、Ｌそれぞれの異性体について開示があ
つたというためにはこれらの異性体についてのデータが示されることを要するとす
べき何の根拠もない。
　また、原告は「アンピシリン………引用例の出願時にはまだ存在しなかつた化合
物であり」、「アンピシリンが初めて製造され、非常に優れた抗菌活性を有するこ
とが確認されたのは一九六〇年頃になつてである」という。しかし、ある物が開示
されたかどうかは、その物が現実に製造されたかどうかとは関係ないし、ましてや
その物の抗菌活性がいつになつて確認されたかとはまつたく関係がない。特許法上
ある技術が開示されたかどうかとは、その技術が技術思想として当業者に自明に実
施しうる程度まで具体的に公表されたかどうかであつて、その技術が現実に実施さ
れていたかどうかは問うところではない。もしそうでないとすれば、ある技術思想
が特許文献や学術文献に公表されていても直ちにこれらの文献をもつてその技術思
想の開示があつたとみることが許されないこととなり、従つて、その都度その技術
思想が現実にいつ実施されたかを調べなければならないこととなる。このことから
みても、アンピシリンが引用例の出願時に存在していたかどうかが、本件特許の有
効性の判断と関係ないことは明らかである。
　また原告は、審決が「被請求人は第二答弁書第四〇頁下五行でアンピシリンが引
用例である『甲第一号証の権利に含ま』れるという」と記載し、「それが何かの意
味を持つかのように暗示する」けれども、「アンピシリンが引用特許の権利範囲に
含まれるということと、アンピシリンが引用例によつて公知となつたか否かは別の
問題である」という。しかし、二の（一）項で述べたとおり、選択発明の特許性を
考える場合、公知文献が特許明細書であれば、二重特許の問題を考えざるをえない
のであり選択発明に対する特許とは先行特許の技術的範囲に属する発明に対しあえ
てかさねて特許を許可するものである以上、先行特許発明の技術的範囲に属する最
良の技術と選択された技術とを比較するのがむしろ当然というべきである。そうい
う意味で、アンピシリンが引用例の権利に包含されるものと原告自身が理解してい
ることは、アンピシリンを比較の対象とすべきか否かについて重大な意味を有する
のである。（なお、「特許の権利範囲とは、幾つかの具体例に基いていわば任意に
線を引き、自己の領界を設定したにひとしい。その中にどのようなものが潜められ
ているか、線引きの時にはわからない」と原告は述べており、また、引用例の明細
書中のＤ型Ｌ型を含むという記載は単なる「意図の表明」で発明発見とはいえない
スペキユレーシヨンであるとの趣旨を述べている。そうであれば、引用例は特許請
求範囲にかかる発明が、まだ、完成していないのに、単にスペキユレーシヨンで権
利を求めたということを意味するであろう。引用例が原告自身の特許であることを
考えると、こうした原告の発言は、原告会社自身の特許出願の姿勢について疑問を
生じさせるものである。）。
（三）　次の原告は、原告自身が本件特許明細書中アンピシリンを比較の対象とし
て選んだが、これは「ペニシリンＧとの比較でもよかつたし、テトラサイクリンそ
の他の異種の医薬との比較でもよかつた」と述べている。
　しかし、選択発明について特許が許され得るのは、先行特許発明に概念上包含さ
れながらも、なおかつ、先行特許発明の達成し得なかつた顕著な効果を達成するか
らであり、このためには先行特許発明の最善の実施形態と比較すべきことも前述し
たとおりである。
　従つて、本件発明の特許性を考える場合、ペニシリンＧ等との比較が許されない
ことは当然であり、比較の対象はアンピシリンでなければならない（なお、アンピ
シリンは引用例の目的化合物中では、本件発明の目的化合物と化学構造的にもきわ
めて類似した、すなわち、ＯＨ基の有無の点だけにしか違いがない化合物であるか
ら、その点からも、アンピシリンを比較の対象として選ぶことは発明者、科学者と
して、ごく自然であり、当り前のことである。）。
（四）　原告は、（４）の項において「開示の有無とは別に」、「アンピシリンと
いう一つの化合物をもつて引用例を代表させる」理由がないとの趣旨を述べ、「二
つのグループのある属性を比較するとき、その最高値をもつてすべきとする公理は
ない」とも述べている。
　引用例と比較して顕著な効果を有するかどうかを判断するにあたり、引用例中最
良の薬効を有するアンピシリンと比較するのが当然であることは前述したとおりで
ある。
　つけ加えていえば、原告は、本件発明において何が特許されているか、引用例に
おいて何が特許されているかを見誤つているようである。すなわち、本件発明につ
いては六種の化合物（原告は九種の化合物と述べているが、ｄｌ混合物は実際は物
理的混合物にすぎないから、化合物としては六種とかぞえるのが正しいが、混合物
を加えれば九種ということになる。
）の製法が一発明として特許されたのであり、一発明として特許されてはいるが、
その内容はそれぞれ可分な六種の化合物の各別の製法の集合体である。もし、その
中の一種の化合物が引用例の化合物と比し、その薬効において劣つていれば、（本
件発明のばあい、その他の構成要件には新規な特徴はないから）発明は全体として
効果が劣つているということになり、全体として特許は無効とされることとなる。
これを避けるためには、その一種の化合物の製法を訂正審判により削除し、特許請
求範囲を減縮すれば足りる。同じことが引用例の発明についてもあてはまるのであ
つて、引用例の発明も一発明として特許されてはいるが、その内容はそれぞれ可分
な多種類の化合物の製法の集合体なのである。本件発明も、引用例の発明も、それ
ぞれ可分な複数個の化合物の製法の発明であり、それぞれグループとしての属性を
有するようなものではない。それ故、「二つのグループのある属性を比較すると
き、その最高値をもつてすべきであるとする公理はない」と原告はいうけれども、
そもそも、本件発明の目的化合物を、また、引用例の発明の目的化合物を、グルー
プとして考えること自体が間違つている。
（五）　原告は（５）の項で「仮にアンピシリンが引用例を代表するものであつた
としても、必ずそれより優れた効果がなければ発明とならないという審決の見解に
は同意できない」と述べている。
　しかし、この原告の主張は選択発明の特許性に関する原告の基本的理解の不足か
ら生じた誤りで、引用例の目的化合物の最善のものであり、また、化学構造上も近
縁関係にあるアンピシリンと比較を行なうべきことの合理性は前述したとおりであ
る。
（六）　また原告は、「引用例と本件特許発明を比較する場合、本件発明の目的化
合物を一つ一つとり出し、そのすべてが引用例（アンピシリンによつて代表され
る）より優れた効果を持つていなければならないというのは、正しい比較の方法で
あろうか、」とも述べている。
　こうした審決の比較の方法が正しいこと、これを避けたいと思うのであれば、特
許請求範囲を減縮すれば足り、他方、六種ないし九種の化合物のグループとしての
薬効の平均値などというものは実際問題として測定しうるものでない。
（七）　原告はまた（７）の項において、「抗菌活性の試験データに関する見方も
誤つている」と主張する。
　その第一は、ＤＬ―パラ―ヒドロキシ化合物及びＤＬ―メタ―ヒドロキシ化合物
の生体内活性についてのデータを採用しなかつたことをあげているが、審決は、こ
の生体的活性ＣＤ５０の試験では「対象の菌が各二種と少なく試験範囲が限られて
おり、他方、甲第二号証（本件訴訟における甲第九号証）の『第１表』の試験及び
甲第六号証の二（本件訴訟における甲第一二号証）における試験では各五種の菌
と、いずれも対象の菌の種類が本件特許明細書の試験におけるよりも多く、それだ
け試験範囲が広いのであつて、加うるに、甲第二号証及び甲第六号証の二の試験結
果が本件特許明細書のそれよりも時期的に後に得られたこと」を考慮して「ＣＤ５
０試験結果は、前記反対の認定判断をくつがえすに足りるものとは」認められない
としたもので、その判断は合理的である。つけ加えていえば、原告のいう生体的活
性がすぐれているというのも、おおむね二倍（ないし１／２倍）の範囲内の数値で
あつて、この実験に用いられるバクテリアが本来変化しやすく、投薬量や試料の濃
度に広いギヤツプがあるので、意義ある程度の差異とはみられないこと、審判請求
書で被告が述べたとおりである。
　また原告は、「審判請求人の薬効に関する主張は、原告の研究者自身の報告に基
づくか……原告の研究結果を請求人の弁護士達がまとめたものに過ぎない」という
けれども、この種の実験結果については、実験条件のちがいや方法の上手下手等に
より違つた数値がえられがちなものであり、そのため、数値のくいちがいをどう評
価するかが争いになりやすい。この種の争いを避けるため、原告が争いようのない
原告自身のえた数値に基づき被告は議論を進めているものであり、原告の非難は全
くいわれがない。
　最後に、原告は「オルト・ヒドロキシ化合物についていうとこの物が一般的にパ
ラ及びメタ化合物よりも薬効が劣つていることは事実である」と認めた上で、「し
かし、……少くともサルモネラ―テイフイムリウムについての皮下投与（注射）試
験に関しては、引用例に開示された化合物のうち最高の薬効を示すＤＬ―ａ―アミ
ノベンジルペニシリンよりもよい結果が出ている」とし、甲第一〇号証の付表への
３５対２７という数値をあげている。しかし、アンピシリンでなく、ＤＬ―ａ―ア
ミノベンジルペニシリンと比較することが誤りであり、かつ、３５対２７という数
値は前述したとおりの生体的活性試験の有する必然的な結果のばらつきからみて、
何ら有意の差ではない。そもそも本件発明の目的化合物中オルト・ヒドロキシ化合
物は、原告が指摘する唯一の数値を除けば、あらゆる点で、最少抑止濃度（ＭＩ
Ｃ）をとつてもＣＤ５０をとつても、アンピシリンはもちろん、ＤＬ―ａ―アミノ
ベンジルペニシリンと比較してさえ、試験されたすべてのバクテリアに対し、大い
に活性が劣つているのであり、到底引用例の一般式に包含される化合物中の「グラ
ム陰性菌に対する活性に関し、特に望ましい性質を有する」ものとして本件特許明
細書にうたわれたような性質を有するものではない。こうした化合物を目的化合物
として包含することだけをとらえても、本件発明の目的化合物が「全体として」そ
の薬効に関し引用例のそれよりもすぐれていないと判断しうるものであり、また訂
正審判により特許請求範囲が減縮されない限り、そう判断して本件特許を無効とす
べきことは前述したとおりである。
　　　　　　　理　　　由
一　原告の請求の原因及び主張のうち一ないし三の事実は、当事者間に争いがな
い。
二　そこで本件審決にこれを取消すべき違法の点があるかどうかについて考える。
（一）　本件第一ないし第三発明が化学方法（原料物質、反応様式、目的物質）全
体として、概念上引用例の発明に包含されること、すなわち、本件第一ないし第三
発明と引用例の発明とは概念上下位と上位の関係にあることは審決（成立について
争いのない甲第一号証）のいうとおりであり、原告もこのことを認めている。
（二）　原告は、審決が、（イ）　本件発明は概念上引用例の発明に包含される、
（ロ）　本件発明の目的物質の効果は引用例のそれよりも優れていない、との二点
を理由として、本件発明は引用例の発明と同一であるとした点を非難し、先ず、引
用例の特許請求の範囲の記載は甚だ広汎であり、その中に含まれる具体的な化合物
の数はほとんど無数といつてよく、引用例によりその化学式が公知になつたからと
いつて、その中に含まれはするが、具体的開示のない、性質も不明の厖大な化合物
が全て公知になるはずがなく、本件発明に包含される九種類の化合物は引用例には
記載されていないから、本件発明が概念的には引用例の発明に包含されても、引用
例とは異なる新規な発明とすべきであり、これを特許法第二九条第一項三号により
引用例の発明と同一であると判断した審決は誤つている旨主張する。
　しかしながら、特許出願に係る発明が、先行の公知となつた特許明細書に記載さ
れた発明に包含されるときは、その出願発明がいわゆる選択発明として特許され得
る場合を除き、特許法第二九条第一項第一号又は第三号により、特許を受けること
ができないものと解するを相当とする。けだし、特許出願に係る発明の構成要件
が、既知の文献又は特許明細書に記載された発明にその下位概念として全部包摂さ
れるときは、原則として同一発明として特許を受けることができないというべきで
あるが、しかし、先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し、こ
れを結合することにより先行発明では豫期できなかつた特段の効果を奏する発明に
特許を与えることは、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許
法の精神に合致するから、形式的に二重特許になる場合であつても、右のような選
択発明に特許を与えることを否定すべき理由はないからである。
　従つて、本件発明は引用例に包含されるとし、本件発明の効果を引用例のそれと
比較したうえで、本件発明は選択発明になるかどうかを判断した審決の考えには誤
りはない。
　右に関連して、原告は、審決は（イ）　本件発明は概念上引用例の発明に包含さ
れる、（ロ）　本件発明の効果は引用例のそれよりも優れていない、との二点を理
由として、本件発明は引用例により、公知となつたと判断した（審決書第一六丁裏
第一ないし第七行）が、引用例により公知になつたのは式だけであり、式が公知に
なつたからといつて、その中に含まれるが、具体的開示のなかつた、性質も不明の
厖大な化合物が全て公知になるはずがない旨主張するが、しかし、審決は、右
（イ）、（ロ）の理由により本件発明が引用例により公知となつたと判断したもの
ではなく、右（イ）、（ロ）の理由により、本件発明には選択発明として特許を与
えるべきものではなく、結局本件発明は引用例の発明と同一であるといわねばなら
ないとしたものであることは審決全体の趣旨から明らかであるから、原告の前記主
張は理由がない。
　原告は、また、特許権の禁止権の範囲と、公知文献としてのその特許明細書に記
載された公知技術の範囲とは一致するものではなく、特許請求の範囲が抽象的で広
範囲の場合には前者の方が後者よりも広く、発明者としては禁止権の範囲の広いも
のを得ることに利益を見出すとの趣旨の主張をするが、しかし、特許権の禁止権の
範囲と、公知文献としてのその特許明細書に記載された公知技術の範囲は、特許請
求の範囲に記載された事項に関しては（特許明細書には往々にして特許請求されな
い技術的事項についても記載されていることがあるが、この場合は別として）一致
すべきものである。ただ、他人の選択発明に対して、特許権の禁止権が及ぶかどう
かの問題はありうるが、これは利用発明の問題であつて、本件とは関係がない。原
告の主張は理由がない。
　原告は、さらに、本件発明が引用例と同一であるならば、効果は必然的に同一で
あるはずであり、それ以上本件発明の効果を論ずることはできない旨主張するが、
しかし、先行発明の下位概念に属するものでありながら、上位概念に属する発明か
らは期待することのできなかつた効果を生ずるものに特許を与えようとするのが選
択発明の問題であるから、本件発明が右のような効果を生ずるものであるかどうか
を論ずるのは当然のことである。原告の主張は理由がない。
（三）　原告は、審決はアンピシリン（Ｄ（－）―ａ―アミノベンジルペニシリ
ン）が化合物として引用例に開示されているとし、本件発明に包含される九種の化
合物それぞれの抗菌活性をアンピシリンのそれと比較しているが、引用例にはＤＬ
―ａ―アミノベンジルペニシリンは具体的に記載されているけれども、単独のＤ、
Ｌそれぞれの異性体については何のデータも示されていないから、アンピシリンは
引用例に具体的に開示されていなかつたばかりでなく、引用例の出願時には存在し
なかつたものであり、アンピシリンが初めて製造され、優れた抗菌活性を有するこ
とが確認されたのは一九六〇年頃になつてである旨主張する。
　しかしながら、引用例（成立について争いのない甲第三号証）には、ａ―アミノ
ベンジルペニシリンが具体的に開示され（第一頁右欄下から三、二行、第四頁例一
一）―この光学的異性体の一であるＤＬ―ａ―アミノベンジルペニシリンが引用例
に具体的に開示されていることは、前記のように、原告もこれを認めるところであ
るー、さらに、光学異性体が存在する場合には「Ｄ―及びＬ―型並びにＤＬ―混合
物を含む……」との記載（第二頁左欄第一五、一六行）があるところからすると、
引用例にはＤ（－）―ａ―アミノベンジルペニシリン（アンピシリン）についても
具体的に開示されているものとみることができる。けだし、特許法は、特許請求の
範囲に包含される全ての化合物について、一々実施例を示して具体的に開示すべき
ことを求めているわけではないから、単独のＤ、Ｌそれぞれの異性体について具体
的なデータが示されていないからといつて、Ｄ―型、Ｌ―型のａ―アミノベンジル
ペニシリンについて開示がないものとすることはできないからである。また、アン
ピシリンが初めて製造され、優れた抗菌活性を有することが確認されたのが、仮
に、原告の主張するように、一九六〇年頃になつてからであるとしても、そのこと
とＤ（－）―ａ―アミノベンジルペニシリン（アンピシリン）が引用例に開示され
ていたかどうかとは関係のないことである。
（四）　原告は、引用例に含まれる化合物の薬効と本件発明に含まれる化合物の薬
効とを比較する場合、その各グループに属する最高の薬効をもつものを対象とすべ
きであるという理由はなく、特に反対の事情のない限り、薬効の平均値をもつてす
べきが当然であり、審決の論理をもつてすれば、引用例の化合物中最高の薬効をも
つアンピシリンと本件発明に係る化合物中最高の薬効をもつアモキシシリンとを比
較すべきであつた旨主張する。
　しかしながら、引用例に含まれる化合物は、原告も自認するとおり、ほとんど無
数といつてよいほどのものであり、その薬効の平均値を見出すことはおよそ不可能
であるといわなければならず、また、特許請求の範囲に含まれる化合物は、明細書
中の実施例中に具体的に開示された化合物に限られるものとすることもできないか
ら、明細書に開示された具体的な化合物の平均値たる薬効をもつて比較の対象とす
べきであるとすることもできない。
　審決は、本件発明の目的物質に属する九種の化合物のうち、ｌ―パラヒドロキシ
体はともかく、残りの八種のいずれもが、グラム陰性菌に対する抗菌活性において
アンピシリンよりも優れていないから、本件発明の目的物質の薬効は、全体とし
て、引用例の目的物質のそれよりもすぐれていないものと判断（審決書第九丁表第
八行ないし第一二丁第二行）したのであつて、審決の右判断は審決の挙示する各証
拠（本件甲第九号証、第一一号証、第一二号証）によつても、これを是認すること
ができる。
　右に関連して、原告は、また、本件明細書にはＤＬ―パラ―ヒドロキシ化合物及
びＤＬ―メタ―ヒドロキシ化合物の薬効がアンピシリンより優れていることの記載
があるにもかかわらず、審決はこのデータを採用せず、甲第九号証、第一二号証に
記載された生体外試験により、双方共アンピシリンより優れていないと結論した
が、生体外試験の結果は生体内試験の結果と必然的に結びつくものではなく、反証
なき限りは生体外試験を生体内試験に代るものとして扱うというのはいいが、本件
では原告が反証として生体内試験の結果（甲第一九号証―審判事件における乙第一
八号証）を提出しており、比較に際しては生体内試験を重視するのが常識であるの
に、審決はこれを無視して生体外試験結果を採用したものであつて、当を得ず、か
つ、ＤＬ―パラ―ヒドロキシ化合物及びＤＬ―メタ―ヒドロキシ化合物の生体内活
性はアンピシリンのそれとほぼ同等であるが、細菌に対する殺菌速度においてアン
ピシリンよりも優れている旨主張する。
　しかしながら、成立について争いのない甲第一九号証には、本件発明に含まれる
四種の化合物の二種の菌に対する、同じく本件発明に含まれる一種の化合物の一種
の菌に対する、それぞれの有効性の生体内試験の結果が示されているのみであるか
ら、審決が本件特許明細書に記載されている生体内試験の結果について判断したの
と同様、それ試験結果から直ちに本件発明の目的物質が抗菌活性において優れてい
るものとすることはできず、審決が対象の菌の多い甲第九号証、第一二号証に記載
の生体外試験の結果を採用して結局本件発明に係る化合物の薬効はアンピシリンよ
りも優れていないとした点に誤りはない。原告の主張は、理由がない。
　原告は、さらに、本件発明に係る化合物中に、引用例中の最高峰ともいうべきア
ンピシリンの薬効とほぼ同等の薬効をもつ化合物が含まれるならば、それ自体で本
件発明は特許性あるものとすべきである旨主張する。
　しかし、本件発明は、原告が主張するような薬効をもつ化合物のみに関する発明
ではないから、本件発明の効果は全体として引用例のそれに比して特段のものでは
ないとした審決の判断には誤りはない。
（五）　原告は、フエニル性ヒドロキシ基を有するカルボン酸と６―アミノペニシ
ラン酸の反応は本件特許出願前に引用例には勿論のこと、どこにも記載されていな
かつたし、また、フエニル性ヒドロキシ基が反応し易い基であることから、引用例
の方法が本件発明にそのまま適用できるとは予想できない意外性を有する旨の主張
をする。
　しかしながら、引用例第一頁右欄下から九行及び第六頁右欄第二四行には、６―
アミノペニシラン酸と反応させるのに使用するカルボン酸の具体例として
チロシン＜１２２５７－０２３＞が開示されており、一方、本件発明で用いるカル
ボン酸は式
＜１２２５７－０２４＞
で表わされる化合物であるから、いずれもフエニル性ヒドロキシ基をもつカルボン
酸であり、その構造自体も極めて類似していることが明らかである。そうすると、
引用例にはフエニル性ヒドロキシ基が何の影響も受けることなく、それを含有する
カルボン酸（チロシン）と６―アミノペニシラン酸との反応が進行することが開示
されていると解することができる。原告の主張は理由がない。
三　以上のとおりであつて、本件第一ないし第三発明は引用例に概念上包含され、
かつ、その効果は引用例の効果よりも優れていないから、本件各発明は引用例に記
載された発明と同一であり、本件特許は右三個の発明について特許法第二九条第一
項の規定に違反してされたもので無効であると判断した審決に違法の点はないか
ら、その取消を求める原告の請求を棄却し、訴訟費用は敗訴の当事者である原告の
負担とし、上告についての附加期間を九〇日と定めるのを相当と認めて、主文のと
おり判決する。
（裁判官　杉本良吉　高林克巳　舟橋定之）

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