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平成２１年１１月３０日判決言渡
平成２１年（行ケ）第１０１２２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年９月３０日
判決
原告有限会社ハーベイ・ボール
・スマイル・リミテッド
訴訟代理人弁護士仲村晋一
被告Ｙ
訴訟代理人弁護士金塚彩乃
同唐牛歩
主文
１特許庁が取消２００７－３０１５４１号事件について平成２１年４
月２２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は，被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０
日と定める。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，指定商品を「第３０類菓子及びパン」とし，別紙「本件商標」の
とおり，人の笑顔様図形を上部に，「SMILE&SMILEY」の文字を下部に，それ
ぞれ配した構成よりなる登録第４６２２４７７号商標（以下｢本件商標｣という
｡平成８年５月１６日登録出願。平成１４年１１月２２日設定登録）の商標権
者である（甲５８）。
原告は，本件商標について，平成１９年１１月２８日，商標法５０条１項所
定の商標登録取消審判（取消２００７－３０１５４１号事件）を請求し，平成
１９年１２月１４日，予告登録（以下｢本件予告登録｣という｡）がされた（甲
５８）。
特許庁は，平成２１年４月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と
の審決をし，その謄本は同年５月８日に原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由の概要は，以下のとおりである（別紙審決書写し参照）。
（１）被告の本件商標を管理するスマイリー・ライセンシング・コーポレー
ション（代表者被告。以下｢ＳＬＣ社｣という｡社名変更により現在は「スマ
イリーワールド・リミテッド」，以下「ＳＷＬ社」という。〔乙１７〕）と
Ｘ株式会社（以下｢Ｘ社｣という｡）は，平成１２年１０月３０日，許諾地域
を日本とし，契約の有効期間を契約執行日から４年間とする約定で，本件商
標の独占的権利（再許諾権を含む。以下｢本件専用使用権｣という｡）をＸ社
のために設定する旨の契約（以下「本件専用使用権設定契約」という。）を
締結した（甲５７）。しかし，平成１５年４月２８日にされた専用使用権設
定登録上は，期間を「存続期間の満了まで（平成２４年１１月２２日ま
で）」と記入されている。そして，専用使用権設定登録が抹消されたのは，
平成１９年５月９日であった（甲５８）。このような事実経過からすると，
専用使用権の設定登録がされた平成１５年４月２８日から，その抹消登録が
された平成１９年５月９日までは，Ｘ社を専用使用権者とする専用使用権が
有効に存続していたものと認められる。
（２）株式会社ベストカンパニー(以下｢ベスト社｣という｡)は，本件予告登
録（平成１９年１２月１４日）前３年以内である平成１８年に別紙「ベスト
社使用商標」のとおりの構成からなる商標（以下「本件ベスト社使用商標」
という。）を表示した商品カタログを発行，頒布しており（甲６８の３），
平成１５年当時にはベスト社がＸ社に対して本件商標の使用についてのロイ
ヤリティを支払い，Ｘ社はこれをＳＬＣ社に対して報告していた。そうする
と，ベスト社は，平成１５年当時から，本件商標の専用使用権の抹消登録が
された平成１９年５月当時まで，引き続いて，専用使用権者であるＸ社との
間の通常使用権許諾契約に基づき，ＳＭＩＬＹ関連の商標（本件ベスト社使
用商標）を使用して菓子の製造販売をしていたと認められる。そして，本件
ベスト社使用商標（別紙「ベスト社使用商標」参照）は，本件商標（別紙
「本件商標」参照）と社会通念上同一の商標であると認められる。
（３）以上によれば，被告は，本件予告登録前３年以内に，日本国内におい
て，本件商標の専用使用権者であったＸ社から再使用権（通常使用権）を許
諾されたベスト社により，本件審判の請求に係る第３０類の指定商品中に含
まれる「菓子」について，本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使
用をしていたことを証明したものということができ，本件商標の登録は，商
標法５０条により取り消すことができない。
第３当事者の主張
１取消事由についての原告の主張
（１）ベスト社の本件商標の使用は，通常使用権者による使用ではない。
審決は，ベスト社による本件ベスト社使用商標の使用が，専用使用権者で
あったＸ社から許諾された再使用権（通常使用権）に基づくものであって，
本件商標の使用の事実が証明されたといえると判断した。しかし，審決の上
記判断は，誤りである。
すなわち，被告の代理人であるＳＬＣ社とＸ社との間の本件専用使用権設
定契約は，平成１６年１０月３０日に期間満了により終了した。したがっ
て，Ｘ社は，同日より後，本件商標に係る再許諾の権限を失った。また，Ｘ
社は，本件専用使用権設定契約の終了した後，ベスト社に対し，本件商標の
使用について再許諾をした事実もない。したがって，平成１６年１０月３０
日より後におけるベスト社の本件商標の使用は，無権限者による使用であっ
て，商標法５０条２項所定の「商標権者，専用使用権者又は通常使用権者の
いずれか」による登録商標の使用に該当しない。
その詳細は，以下のとおりである。
ア「スマイリー・フェイス」（別紙「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ公式ブラ
ンドとマーク」参照）は，１９６３年末に，故ハーベイ・ボールによって
米国で創作，著作された（甲１，３，６，１５）。
米国人であるハーベイ・ボールが著作した事実は，①マサチューセッツ
州（１９９９年９月２７日）やウスター市（１９９６年７月１０日）等の
公的機関により公認されていること（甲５の１，２），②１９９８年２月
２８日，元米国大統領候補「ジョン・ケリー」により公言されていること
（甲７），③１９９８年９月２４日，アメリカの「７０年代のイメージ」
として「米国郵政公社」の「記念切手」に採用されたこと（甲８），④１
９９５年に全世界で上演されたアメリカ映画「フォレスト・ガンプ」（ト
ム・ハンクス主演）において「スマイリー・フェイス」が紹介され，同映
画が同年のアカデミー賞（６部門）を受賞したこと（甲９），⑤平成１３
年４月１２日にハーベイ・ボールが死去した時，全世界の新聞で「スマイ
ルの生みの親」として紹介されたこと（甲１０～１２），⑥アメリカのテ
レビで数多く紹介されたこと（甲１３）などから認められる。
イ他方，被告は，スマイリー・フェイスの創作者，著作者の承諾を得るこ
となく，スマイリー・フェイスに係る商標権を取得して，利得を図る営業
活動を続けている。
被告が，スマイリー・フェイスの創作者ではないにもかかわらず，創作
者の承諾を得ずに，商標登録をした事実は，①被告が別紙「本件商標」の
ような商標登録を最初に出願したのは，ハーベイ・ボールが米国でスマイ
リー・フェイスを創作した１９６３年より後の１９７１年であること（甲
８４の１，２），②被告は，仏国の有名な「フランス・ソワール」紙がキ
ャンペーンで使っていたマークを盗用して，世界各国で，そのマークの
「商標登録」をしたこと（甲８５の１～６，甲８６・比較表参照），③米
国においては，１９９８年７月１日の「ウォール・ストリート・ジャーナ
ル」紙において，スマイリー・フェイスに関する大論争が生じ，全米１０
００以上の新聞で被告が非難されたこと（甲３８，３９），④被告は，平
成１０年（１９９８年）８月３日発行の雑誌「ＰｅｏｐｌｅＷｅｅｋｌ
ｙ」誌において，「自分はスマイルを著作してない。単に商標登録しただ
けである。」旨証言していること（甲４１），⑤被告は，アメリカでウォ
ルマートとの商標紛争に敗れて，スマイルのすべての商標登録を拒絶され
ていること（甲８０，８１）等から認められる。
ウＸ社は，「スマイリー・フェイス」が１９６３年末米国人ハーベイ・ボ
ールによって創作・著作されたことを知り，平成１０年（１９９８年）２
月２日，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団と契約を締結し，日
本における「スマイリー・フェイス」の「商品化事業」を開始した。
Ｘ社は，平成１４年１月１日以降，ハーベイ・ボールや「スマイリー・
フェイス」を周知させるため，「ＳＭＩＬＥＹＮＥＷＳ」を約３０回発
行し，毎回３万部を配布したり（甲３５，３６），著名人を「名誉スマイ
ル大使」とした各種イベント等を行い，数億円を下らない費用をかけて広
報活動を行った（甲１４，３６）。
このように，日本における「スマイル商品化事業」の発展は，ハーベイ
・ボールの有する著作権（甲８３）や著作権者の代理人であるＸ社の宣伝
活動によるもので，本件商標によるものではない。
エところが，平成９年ころ，被告が来日し，当時の代理人であった株式会
社イングラム（以下「イングラム社」という。）と共同で「記者会見」を
実施し，「スマイルは自分達が『著作権』及び『商標権』を有している。
無断使用は許さない。」と宣言し，また，平成９年２月１１日付け及び同
年４月１０日付けの日本経済新聞において，「私を勝手に使わないで！」
との全面広告による警告を実施した（甲１６の１，２，甲２０）。
そのため，スマイルを使用していた日本の企業約３０社は，被告に対
し，商標「使用料」として，合計１億円近い金額を支払った（甲１７，２
２，２３）。
イングラム社は，平成１０年，株式会社エフエム東京に対し，「被告及
びイングラム社が，詐欺ビジネスを行っている」旨の同社の放送が営業妨
害又は信用棄損に当たると主張して，損害賠償等を求める訴訟を提起し
た。しかし，平成１２年１月１９日，二審（東京高裁）により，被告はス
マイルマークの創作者でも著作権者でもなく，スマイルマークの商標権を
有しておらず，「『国際的詐欺ビジネスの様相を見せ始めている』と形容
することも，あながち不当ではない」などと指摘されて，イングラム社は
敗訴した（甲１９，２４）。
新聞等は，被告のビジネスが，判決により「詐欺ビジネスの様相」と表
現された旨の報道をした（甲１８）。
同訴訟が契機となり，イングラム社は，平成１１年（１９９９年）１２
月３１日，被告との代理人契約を終了させた。
オＸ社が，被告から専用使用権の設定を受けた経緯は，以下のとおりであ
る。
Ｘ社は，既にハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団とのライセン
ス契約に基づく「スマイル商品化事業」を「文房具」を中心として行って
いた（甲４）。しかし，Ｘ社は，イングラム社と被告との上記代理人契約
終了によって困窮したライセンシーの混乱を収拾し，Ｘ社が実施してきた
ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団をライセンス元とする「スマ
イル商品化事業」に対する被告からの妨害を排除して，「スマイル商品化
事業」を発展させる目的で，平成１２年１０月３０日，被告との間で，本
件商標に係る本件専用使用権設定契約を締結した（甲５７）。
なお，Ｘ社は，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団との間でス
マイリー・フェイス商標の使用義務を負う旨のライセンス契約を締結して
いたことから，被告との間で締結した本件専用使用権設定契約では，本件
商標の使用義務を負う内容の契約ではなく，単に本件商標の使用について
許諾を受けるとの内容で契約をした。
カＸ社は，ベスト社に対して，以下の内容のサブライセンス契約をした。
（ア）平成１５年５月２８日，Ｘ社は，「ＳＭＩＬＥＹＣＯＭＰＡＮ
Ｙ」（Ｘ社の別会社・有限会社スマイル・カンパニー［甲９３］。同社
はハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の日本国内の商標権，著
作権の管理を行う日本法人である。）の代理人として，ベスト社との間
で，「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ」商標について，契約期間を同年６月１
日から１年間として，ベスト社に再許諾することを含むサブライセンス
契約（以下「本件通常使用権許諾契約」という場合がある。）を締結し
た（甲９４）。同サブライセンス契約における，ライセンス元は，被告
ではなく，「本件商標」も，前記「サブライセン契約」において，Ｘ社
がベスト社に対してサブライセンスした複数の商標のうちの１つにすぎ
ないので，契約書上は，格別の明示はしていない。
Ｘ社とベスト社とは，平成１６年９月１０日（甲９５），平成１７年
６月２４日（甲７０），平成１８年６月１日ころ（甲７８）及び平成１
９年６月１日ころ（甲７９），前記サブライセンス契約と同内容で再契
約をした。
前記のとおり，Ｘ社と被告との間の本件専用使用権設定契約は，平成
１６年１０月３０日に期間満了により終了したが，期間満了後に締結し
たＸ社とベスト社と前記サブライセンス契約（更新）は，ハーベイ・ボ
ール・ワールド・スマイル財団をライセンス元とする契約であるため，
Ｘ社と被告との間の本件専用使用権設定契約の終了によって，影響を受
けることはない。また，Ｘ社とベスト社とのサブライセンス契約におい
て，本件商標は，使用許諾をした商標の１つにすぎず，格別の明示はし
ていないので，再契約においても，契約文言は変更していない。
（イ）本件通常使用権許諾契約では，Ｘ社は，ベスト社が新製品を製造
する場合には，あらかじめＸ社に対し，デザイン，カタログ等を提出
し，承諾を得ることとされていた。ベスト社は，同契約の内容を遵守せ
ず，本件商標（本件ベスト社使用商標）の使用に係るデザイン，カタロ
グ等の提出をすることはなかった。Ｘ社は，本件専用使用権設定契約が
終了した後，ベスト社に対して，同契約が終了した事実を告知してい
る。Ｘ社は，本件専用使用権設定契約が終了した後，ベスト社に対し，
ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の公式マークを統一的に使
用するよう指示していたが（例えば，平成１６年８月７日当時の統一デ
ザインは，甲９７の１・別紙「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ公式ブランド
とマーク」であった。），その指示したデザイン中には，本件商標は含
まれていない（甲９７の１～５）。Ｘ社は，ベスト社が，指示に反し
て，本件商標（本件ベスト社使用商標）を使用している事実を知らなか
った。
（ウ）以上の経緯に照らすならば，平成１６年１０月３１日に期間満了
により終了した後における，ベスト社の本件商標（本件ベスト社使用商
標）の使用は，本件商標の通常使用権者の地位に基づく使用ではない。
（２）不使用についての正当な理由の不存在
被告は，本件商標の不使用について正当な理由があると主張する。
しかし，以下のとおり，被告の上記主張は，理由がない。
被告とＸ社との本件専用使用権設定契約の終了は，被告から一方的に告げ
られたものであり，Ｘ社が行ったものではない。
同契約の終了後，被告は，平成１８年及び１９年に「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ
ＡＳＩＡ２００６・２００７」（甲５１，５４）に来日して，「商品化事
業」を行う日本企業を探し，営業交渉を行っていた。また，被告は，ベスト
社に対しても，平成１６年１０月３０日以降，２回，通訳を介して直接連絡
をしていた。したがって，被告がベスト社との間で直接契約をすることは十
分に可能な状況にあった。
もとより，Ｘ社が，被告とベスト社との間の直接契約を妨害したという事
実はない。
以上によれば，本件商標の不使用について正当な理由はない。
２被告の主張
（１）本件商標の使用の事実の証明に係る認定判断の誤りに対し
本件商標は，以下のとおり，本件商標の専用使用権者であったＸ社から通
常使用権の再許諾を受けたベスト社により，本件予告登録（平成１９年１２
月１４日）前３年以内に使用された。商標登録の不使用により取り消される
理由はない。
ア被告代理人のＳＬＣ社（代表者被告）は，平成１２年１０月３０日，Ｘ
社との間で，契約書添付の一覧に示す被告名義のスマイリー・フェイス商
標２１個について，「添付の一覧に記載のない現存の商標，およびＳＬＣ
が本契約の調印後に登録する商標は，いずれも自動的に同一覧に含まれ
る。」との特約の下で，Ｘ社に対して専用使用権（再許諾権を含む。）を
設定する旨の本件専用使用権設定契約を締結した（甲５７）。
本件専用使用権設定契約は，設定登録がされた平成１４年１１月２２日
より前に締結されたものである。本件商標は，本件専用使用権設定契約の
締結後である平成１４年１１月２２日に設定登録がされたことから，本件
専用使用権設定契約の特約により，自動的にＸ社のために専用使用権を設
定する効力が生じた。
Ｘ社は，平成１５年５月２８日，ベスト社との間で，ベスト社のために
本件商標について通常使用権を許諾する旨の契約（本件通常使用権許諾契
約）を締結した（乙１８）。そして，本件専用使用権設定契約は，平成１
６年１０月３０日に期間満了により終了した。
イベスト社は，以下のとおりの態様で，本件ベスト社使用商標を使用し
た。
（ア）ベスト社は，平成１７年９月に発行・頒布した「ＷｈｉｔｅＤ
ａｙ２００６」と題する，平成１８年のホワイトデー用のカタログ
（甲６８の３）の裏表紙にある「キャンディーパーティー」と称する飴
の販売セットに，本件商標の図形部分と同様の図形が大きく表され，顔
の輪郭を表す丸の右下部分に沿うように，「ＳＭＩＬＥ＆ＳＭＩＬ
ＥＹ」の欧文字を小さく配した構成からなる本件ベスト社使用商標（別
紙「ベスト社使用商標」）を使用した。
（イ）ベスト社は，平成１８年，飴やガム，クッキー及びそれらの包装
紙や包装容器に，本件ベスト社使用商標を付した商品（平成１８年のバ
レンタインデー用３５種類，同年のホワイトデー用２６種類）を販売し
た（乙１６の１，甲６８の３）。
（ウ）ベスト社は，平成１１年から現在に至るまで，本件商標を表示し
た自社の商品カタログを毎年発行，頒布している。各年度のカタログ
は，バレンタインデー用のものが前年度の９月に，ホワイトデー用のも
のが前年度の１０月に，それぞれ発行・頒布されている。
ウベスト社の本件商標の使用は，本件専用使用権設定契約が平成１６年１
０月３０日に終了した後である。しかし，以下のとおりの理由により，本
件商標の使用は，通常使用権者としての使用といえる。
（ア）本件専用使用権設定契約の終了に先立つ平成１６年９月１０日，
ベスト社はＸ社に対し，翌年度のロイヤリティ約１０００万円を支払い
（乙２０），Ｘ社も，翌年分のロイヤリティが支払われる旨をＳＬＣ社
に対して報告した（乙１９の２）。このロイヤリティは少なくとも平成
１７年５月３１日までの本件商標を使用した商標の製造販売をカバーす
るものである。
上記ロイヤリティ約１０００万円を支払った時点では，Ｘ社は有効に
本件専用使用権を有していた。ベスト社は被告のサブライセンシーの立
場として，約１０００万円を支払った。つまり，ベスト社は，平成１７
年５月３１日までは，平成１６年９月の通常使用権の許諾に基づいて，
本件商標を使用した。
（イ）仮に，(ア)が成立しないとしても，専用使用権の登録は，専用使
用権の発生，存続，移転，消滅の効力要件である。Ｘ社の本件専用使用
権は存続期間満了日を平成２４年１１月２２日として設定登録され，そ
の登録が抹消されたのは，平成１９年５月９日である。本件専用使用権
設定契約が終了しても，その設定登録が抹消されない限り，本件商標の
専用使用権は，（形式的には）Ｘ社に帰属し，Ｘ社が本件商標の使用許
諾を排他的に行うことができる。
（ウ）仮に，(イ)が成立しないとしても，ベスト社の本件商標の使用
は，以下のとおり，被告の意思に基づいた使用許諾であったといえる。
前記のとおり，Ｘ社と被告との本件専用使用権設定契約は，平成１６
年１０月３０日に終了したが，専用使用権設定契約の終了以降も，Ｘ社
は，平成２４年１１月２２日までとする専用使用権設定登録がされてい
ることを奇貨として，同契約の終了をベスト社に知らせず，本件商標の
使用を許諾していたラインセンス契約を更新して，ベスト社からロイヤ
リティを収受していた。
なお，Ｘ社が支払を受けたロイヤリティ相当分については，Ｘ社を被
告として不当利得返還請求事件が係属中である（東京地方裁判所平成２
０年（ワ）第３３４４号不当利得返還請求事件）。ベスト社は，ＳＬＣ
社から使用が許諾されている商標であると信じて，その対価としてライ
センス料をＸ社に対して支払い，本件商標の使用を継続していた。
ＳＬＣ社は，本件専用使用権設定契約終了後，Ｘ社のサブライセンシ
ーと直接ライセンス契約を締結するため，Ｘ社に対して同社と契約関係
にあったラインセシーの一覧を開示するよう要請するとともに，ベスト
社のライセンス料についても返還を求めた（乙２１）。しかし，その要
請はＸ社に拒絶され，ＳＬＣ社は，直接契約を締結することができなか
った。サブライセンシー各社は，Ｘ社とＳＬＣ社との契約が終了したこ
とさえ知らされていない。
平成１９年５月７日に，Ｘ社が専用使用権設定登録の登録抹消に応じ
た後，ＳＬＣ社はベスト社との交渉に入り，平成２０年６月１日，ＳＬ
Ｃ社（契約当時はＳＷＬ社）とベスト社との間で本件通常使用権許諾契
約を締結し，直接ライセンス契約を締結した。
ＳＬＣ社及び被告は，本件専用使用権設定契約終了後にベスト社との
契約を締結する意思を有し，ベスト社も，被告の許諾の下に使用してい
たものと考えていた。しかるに，Ｘ社は，被告とベスト社との直接契約
の締結を妨害し，ベスト社が被告に対して支払われると信じていたライ
センス料を不当に受領していた。被告は，Ｘ社が速やかに本件商標の専
用使用権の登録抹消に応じていれば，ベスト社に対して，本件商標の使
用許諾をすることができたといえる。
以上のとおり，ベスト社の本件商標の使用は，ＳＬＣ社と被告の意思
に基づくものであるから，通常使用者による使用があったものというべ
きである。
（２）不使用についての正当な理由の存在
仮に，ベスト社による本件商標の使用が被告の意思に基づく使用に当たら
ないとしても，被告が本件商標を使用することができなかったのは，Ｘ社が
被告とベスト社との間の直接契約を妨害した結果であって，被告の責めに帰
すべき理由によるものではない。本件商標の不使用には正当な理由があり，
取り消されるべきものではない。
第４当裁判所の判断
１本件商標の商標権者等による使用の有無について
当裁判所は，ＳＬＣ社が代理して被告から受けたＸ社との間の本件専用使用
権設定契約は，平成１６年１０月３０日に期間満了により終了し，これに伴い
ベスト社の通常使用権も消滅したこと，その後，ベスト社は，本件商標（本件
ベスト社使用商標）を使用したが，ベスト社の本件商標の使用は通常使用権者
による使用とはいえないことが認められるから，商標法５０条２項所定の通常
使用権者等が登録商標の使用をしていることを，被請求人（被告）において証
明していないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
（１）事実認定
ア本件商標の専用使用権設定契約の締結及び期間満了による消滅
被告代理人のＳＬＣ社（代表者被告）は，平成１２年１０月３０日，Ｘ
社との間で，契約書添付の一覧に示す被告名義のスマイル商標について，
「添付の一覧に記載のない現存の商標，およびＳＬＣが本契約の調印後に
登録する商標は，いずれも自動的に同一覧に含まれる。」との特約の下
で，契約の有効期間を契約執行の日付けから４年間とし，許諾地域を日本
とし，対象商品を商標権の全指定商品として，Ｘ社に対して独占的権利
（再許諾権を含む。）を設定する旨の本件専用使用権設定契約を締結した
（乙１７，甲５７，弁論の全趣旨）。
そして，本件商標は，本件専用使用権設定契約の締結後である平成１４
年１１月２２日に，商標権登録がされ，本件専用使用権設定契約の趣旨に
基づき，平成１５年４月２８日，Ｘ社のために専用使用権の設定登録がさ
れた（甲５８，乙１５，弁論の全趣旨）。
Ｘ社は，平成１５年５月２８日，ベスト社との間で，契約期間を１年間
として，本件商標を含むスマイリー・フェイスの名称及びマーク・デザイ
ンを菓子類全般の商品に使用することについて，ベスト社のために日本国
内における通常使用権を許諾する旨の本件通常使用権許諾契約を締結した
（甲９４，乙１８）。Ｘ社は，ベスト社に対し，菓子類の使用商標として
本件商標に係るＸ社の専用使用権の設定登録がされた旨を連絡し，その登
録原簿の写しを送付している（乙３０）。
その後，本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に契約期
間の満了により終了した（当事者間に争いはない）。
イところで，Ｘ社は，米国では米国人ハーベイ・ボールが「スマイリー・
フェイス」の創作者であることから，平成１３年以降，米国のハーベイ・
ボール・ワールド・スマイル財団をもライセンス元とする「スマイリー・
フェイス」のライセンス契約を締結した（甲４，５０）。そして，Ｘ社
は，ベスト社との間で，サブライセンス契約を締結して，契約を継続し
た。すなわち，Ｘ社は，ベスト社との間で，平成１６年９月１０日（甲９
５。契約期間は平成１６年６月１日から平成１７年５月末日まで），平成
１７年６月２４日（甲７０），平成１８年６月１日ころ（甲７８）及び平
成１９年６月１日ころ（甲７９）に，契約期間を１年間とする各サブライ
センス契約を締結（更新）した（弁論の全趣旨）。
前記のとおり，Ｘ社とベスト社との間の本件通常使用権許諾契約の基礎
は，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の著作権等を含んでいる
とともに，被告の商標権も含んでいると解するのが合理的である。
本件通常使用権許諾契約においては，ベスト社が商品に付するマーク等
のロゴ，タイプ，色をＸ社において指定することができるとの特約がされ
ていたことから（甲９４，第４条），平成１６年８月７日には，Ｘ社は，
ベスト社に対して，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の「スマ
イリー・フェイス」の統一デザインとして，別紙「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣ
Ｅ公式ブランドとマーク」（甲９７の１）の使用を指定した。本件商標
は，当該統一デザインから除外されている（甲９７の２，４）。
ウベスト社による本件ベスト社使用商標の使用態様
（ア）ベスト社は，前記のとおりＸ社から指定された統一デザインには
本件商標が掲載されていなかったが，平成１７年９月ころに発行・頒布
した「ＷｈｉｔｅＤａｙ２００６」と題する，平成１８年のホワイ
トデー用のカタログ（甲６８の３）の裏表紙にある「キャンディーパー
ティー」と称する飴の販売セットには，本件商標の図形部分と同様の図
形を大きく表し，顔の輪郭を表す丸の右下部分に沿うように，「ＳＭＩ
ＬＥ＆ＳＭＩＬＥＹ」の欧文字を小さく配した構成からなる本件ベ
スト社使用商標（別紙「ベスト社使用商標」）を使用した。
（イ）また，ベスト社は，本件商標の指定商品である「菓子」に該当す
る飴やガム，クッキー及びそれらの包装紙や包装容器にも同様の商標を
掲載した。その商品の種類は，平成１８年のバレンタインデー用で約３
５種類（乙１６の１），同年のホワイトデー用で約２６種類（甲６８の
３）にのぼり，ベスト社は，平成２１年現在においても，本件商標を付
した約６０種類の商品を日本国内で製造販売している（乙１６の２，
３）。
（ウ）さらに，ベスト社は，平成１１年から現在に至るまで，本件商標
を表示した自社の商品カタログを毎年発行し，日本国内で頒布してい
る。各年度のカタログは，バレンタインデー用のものが前年の９月ころ
に，ホワイトデー用のものが前年の１０月ころに，それぞれ発行・頒布
されていた（乙２２の１～乙２６の２，弁論の全趣旨）。
エ本件専用使用権の設定登録とその登録抹消
本件専用使用権については，設定登録においては，平成１５年４月２８
日にその存続期間を平成２４年１１月２２日とする登録がされていたが，
本件専用使用権設定契約は，その契約のとおり，期間満了により平成１６
年１０月３０日に終了した。なお，専用使用権設定登録の抹消は，その約
２年半後である平成１９年５月９日にされた（甲５８）。
上記専用使用権の登録抹消後の平成２０年６月１日，被告代理人ＳＬＣ
社（契約当時はＳＷＬ社）は，ベスト社との間で，直接の通常使用権許諾
契約を締結し，それ以降は同契約に基づき，ベスト社が本件商標を使用し
ている（弁論の全趣旨）。
（２）判断
アＳＬＣ社（被告代理人）とＸ社との間の本件専用使用権設定契約は，平
成１６年１０月３０日の期間満了により終了した（当事者間に争いがな
い）ことに伴い，ベスト社の本件商標についての通常使用権は，その基礎
を失い，消滅した。すなわち，本件においては，Ｘ社はベスト社に対し
て，本件専用使用権設定契約の終了前である平成１６年９月１０日付け
で，本件通常使用権を付与したが，Ｘ社の本件専用使用権設定契約が平成
１６年１０月３０日に期間満了により終了したため，これにより，ベスト
社の通常使用権者たる地位は消滅したが，ベスト社は，前記認定のとおり
の態様で，本件商標を使用した。
ところで，ベスト社の通常使用権は消滅したのであるから，ベスト社の
上記使用が商標法５０条２項所定の「通常使用権者」による使用に当たる
とするためには，ベスト社が，何らかの取得原因によって本件商標につい
ての通常使用権を得たことを，被告において証明することが必要となる。
しかし，本件全証拠によるも，ベスト社が，本件商標についての通常使
用権を失った後に，通常使用権を取得した事実を認めることはできない。
したがって，ベスト社が本件商標を継続的に使用したことをもって，通
常使用権者の使用がされたとした審決の認定，判断は誤りである。
イ被告の主張に対する判断
（ア）被告は，平成１６年９月１０日にベスト社がＸ社に対して翌年度
のロイヤリティ約１０００万円を前払で支払い（乙２０），Ｘ社も，Ｓ
ＬＣ社に対して翌年分のロイヤリティがベスト社から支払われる旨を事
前報告していたから，その前払期間である平成１７年５月３１日まで
は，ベスト社が平成１６年９月の通常使用権の許諾に対する対価に基づ
き商品を製造・販売していたものであるといえる旨主張する。
しかし，被告の上記主張は理由がない。すなわち，前記説示のとお
り，平成１６年１０月３０日の本件専用使用権設定契約が終了した以
上，Ｘ社は，当然に本件通常使用権許諾契約に基づく再許諾をする地位
を失うことになる。ベスト社がＸ社に対して，１年分のロイヤリティ相
当額を前払したとしても，そのことのゆえに，ベスト社が本件商標につ
いて通常使用権を維持できる根拠とはならない。
（イ）被告は，専用使用権の登録は，専用使用権の発生，存続，移転，
消滅の効力要件であり，Ｘ社の本件専用使用権の登録が抹消されたの
は，平成１９年５月９日であるから，たとえ本件専用使用権設定契約が
終了しても，その設定登録が抹消されない限り，本件商標の専用使用権
は（形式的には）Ｘ社に帰属し，Ｘ社から通常使用権の許諾を受けたベ
スト社による使用は，通常使用権者による使用であると主張する。
しかし，被告の上記主張は理由がない。すなわち，専用使用権の設
定，消滅等は，「登録しなければ，その効力を生じない。」（商標法３
０条，特許法９８条１項２号）とされているとおり，商標法は，登録
を，対抗要件ではなく，効力要件と定めた。しかし，同規定は，実体
上，専用使用権が存在しないにもかかわらず，登録されていさえすれ
ば，効力が生ずるものと扱われる趣旨を定めたものでないことは明らか
である。前記のとおり，被告とＸ社との間において専用使用権設定契約
が期間満了により終了したような場合，Ｘ社の専用使用権は，当然に消
滅する。
（ウ）被告は，Ｘ社が被告とベスト社との間の直接契約の締結を阻害し
ながら，ベスト社が被告に支払われると信じていたライセンス料をＸ社
が受領していたこと，Ｘ社が速やかに本件商標の専用使用権の登録抹消
に応じていれば，被告が直ちにベスト社に対して本件商標の使用を許諾
したことから，ベスト社による本件商標の使用は被告の実質的な意思に
基づくものであると主張する。
しかし，被告の上記主張は理由がない。すなわち，たとえ，被告がベ
スト社との間で，通常使用権許諾契約を締結することを希望していたと
しても，許諾契約を締結していない以上，ベスト社による使用を通常使
用権者の使用であると解することはできない。のみならず，①本件専用
使用権設定契約において，その契約が終了した際に，Ｘ社が被告（ＳＷ
Ｌ社）のために，Ｘ社のライセンシーと直接契約をする特約はないこ
と，②再許諾権限の付与を含む専用使用権設定契約が終了した場合，専
用使用権者は，商標権者が再許諾先の通常使用権者と直接契約をするこ
とができるように協力する義務があるとはいえないこと，③本件におい
てＸ社が商標権者である被告と再許諾先であるベスト社との間の直接契
約を妨害したと認めるに足りる証拠はないこと，④本件専用使用権の設
定登録の抹消を合意したＸ社と被告との間の平成１８年１０月３１日付
け和解契約書（甲５３）及びそれに先立つ「専用使用権抹消登録申請の
ご協力のお願い」と題するＳＷＬ社のＸ社に対する書面（甲９８の２）
においても専用使用権の登録抹消が平成１６年１０月３０日の契約終了
時から約２年半遅れたことについて，Ｘ社に原因のあることをうかがわ
せるに足りる記載はないことに照らすならば，被告の前記主張は採用の
限りでない。
２不使用についての正当な理由について
被告は，ベスト社による本件商標の使用が通常使用権者の使用に当たらない
としても，被告が本件商標を使用することができなかったのは，Ｘ社が被告と
ベスト社との間の直接契約を妨害したからであって，被告の責めに帰すべき理
由によるものではなく，本件商標の不使用には正当な理由があり，取り消され
るべきものではないと主張する。
しかし，被告の上記主張は，理由がない。すなわち，前記のとおり，Ｘ社が
被告とベスト社との間の直接契約の締結を妨害したと認めるに足りる証拠がな
い。のみならず，被告（代理人ＳＷＬ社）は，平成１８年と平成１９年に，日
本国内外の企業が著作物や商標権を展示して商談を行う「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ
ＡＳＩＡ２００６」（甲５１）又は「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧＡＳＩＡ２００
７」（甲５４）に，それぞれ権利者として出席し，本件商標の「商品化事業」
を行う相手先の日本企業を探していたことがうかがわれるから，本件予告登録
前３年以内に本件商標を使用しない「正当な理由」が存在したと認めることは
できない。よって，被告の主張は，理由がない。
３結論
（１）商標法５０条２項は，登録商標の取消しを免れるためには，被請求人
において，「・・・通常使用権者・・・が・・・登録商標の使用をしている
こと」を証明すべき旨を規定している。
ところで，法律効果そのものは証明の対象にすることはできないのであっ
て，証明の対象にされるのは，当該法律効果を発生，変更又は消滅等させる
根拠となる具体的な要件事実の存在である。
本件の主たる争点は，本件予告登録がされた平成１９年１２月１４日より
前の３年以内の時期に本件商標を使用したベスト社が，本件商標権について
の通常使用権者であるか否かであるが，「ベスト社が通常使用権者である」
という点は法律効果であるから，それ自体を直接証明の対象にすることはで
きない。立証の対象にすることができるのは，ベスト社が通常使用権を取得
した根拠となった具体的な事実が存在したこと（例えば，それが契約であれ
ば，当該契約が，いつ，どこで，いかなる当事者間で，どのような内容の意
思の合致がされたかに係る事実の存在等）である。
本件では，Ｘ社の本件専用使用権設定契約は平成１６年１０月３０日に期
間満了により終了し，これに伴いベスト社の通常使用権者たる地位も消滅し
たのであるから，「ベスト社が通常使用権者である」という法律効果を導く
ためには，その要件に該当する具体的事実の存在することが立証されること
が不可欠となる。そのためには，要件事実に該当する具体的事実が何である
かを，主張立証責任を負担する被請求人（被告）に求釈明するなどした上，
それが証拠によって裏付けられるかを検討することが必要不可欠となる。
審決では，通常使用権者としての地位を取得した根拠となる具体的な要件
事実がどのようなものであるか，どのような証拠によって裏付けられたかに
ついて審理及び判断をすることなく，直接「ベスト社が通常使用権者であ
る」との結論を導いている点において不備があるというべきである。
（２）以上のとおり，原告主張の取消事由は理由があるから，審決を取り消
すこととし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
大須賀滋
裁判官
齊木教朗
（別紙）「本件商標」（乙１５）「ベスト社使用商標」（甲６８の３）
｢ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ公式ブランドとマーク｣（甲９７の１）

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