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平成１４年（行ケ）第２９８号　特許取消決定取消請求事件（平成１６年６月２３
日口頭弁論終結）
　　　　判　　　　　　　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　　富士ゼロックス株式会社
訴訟代理人弁理士　佐藤清孝
同　　　　　　　清水昇
　　　　　同　　　　　　　　　　　牛久保学
　　　　　被　　　　　　告　　　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　　　　　　城所宏
　　　　　同　一色由美子
同　　　　　　涌井幸一
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議２０００－７４０６０号事件について平成１４年４月３０日に
した決定を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　　　原告は，名称を「イエロートナー及びその製造方法」とする特許第３０３９
１９１号発明（平成５年３月１６日出願，平成１２年３月３日設定登録，以下，こ
の特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　　　本件特許につき特許異議の申立てがされ，異議２０００－７４０６０号事件
として特許庁に係属したところ，原告は，平成１３年５月１８日，本件特許出願の
願書に添付した明細書の特許請求の範囲等についての訂正（以下，この訂正に係る
明細書を「訂正明細書」という。）を請求した。
　　　特許庁は，同事件につき審理した結果，平成１４年４月３０日，「訂正を認
める。特許第３０３９１９１号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との
決定をし，その謄本は，同年５月２０日，原告に送達された。
　２　訂正明細書の特許請求の範囲の記載
　　【請求項１】結着樹脂中に下記式（Ｉ）で示される化合物を含有し，トナーの
体積平均粒子径ｄ５０が２μｍ＜ｄ５０＜１０μｍの範囲にあることを特徴とするフ
ルカラー用乾式イエロートナー。
式（Ｉ）　　（記載略）
　　【請求項２】請求項１記載の式（Ｉ）で示される化合物を結着樹脂の一部を用
いて，予め分散処理を行った後，さらに結着樹脂を用いて希釈することを特徴とす
る請求項１記載のフルカラー用乾式イエロートナーの製造方法。
　　（以下，上記請求項１及び２に係る発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発
明２」という。）
　３　決定の理由　
　　　決定は，別添決定謄本写し記載のとおり，本件発明１は下記刊行物１ないし
４に記載された発明に基づいて，本件発明２は下記刊行物１ないし６に記載された
発明に基づいて，それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら，その特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであって，拒絶の
査定をしなければならない特許出願に係る発明に対して付与されたものであり，取
り消されるべきものとした。
記
　　刊行物１　　ヘキスト・アクチェンゲゼルシャフト（以下「ヘキスト社」とい
う。）作成のカタログ「Electrophotography　　　　　　　　ChargeControl
AgentsPigments」(１９９１年５月ドイツ連邦共和国で印刷）（甲３－１，以下
「本件カタロ　　　　　　　　グ」という。）
　　刊行物２　　「DyesandPigments」VOL.15　NO.１，１～１４頁
　　刊行物３　　特開昭６２－１５７０５１号公報
　　刊行物４　　特開平２－２８２７５６号公報
　　刊行物５　　特開昭６２－３０２５９号公報
　　刊行物６　　特開平４－２４２７５２号公報　
第３原告主張の決定取消事由
　　　決定は，本件カタログ（甲３－１）の頒布性についての認定を誤り（取消事
由），この誤った認定に基づいて本件発明１，２の進歩性を否定する結論に至った
ものであるから，違法として取り消されるべきである（本件カタログに記載され
た「PVFastYellowHG（PigmentYellow１８０，benzimidazolone）」（以下「ピ
グメント・イエロー１８０」という。）が本件明細書の請求項１，２の化学式
（Ｉ）で示される化合物と同一の化学構造式を有するものであること，決定の，本
件カタログに記載された発明と本件発明１，２との一致点及び相違点の認定，並び
に相違点についての判断は争わない。）。
　１　取消事由（本件カタログの頒布性についての認定の誤り）
　　　決定は，クラリアントジャパン株式会社（以下「クラリアントジャパン」と
いう。）代表者Ａ作成の平成１３年９月２５日付け証明書（甲４，以下「甲４証明
書」という。）に，本件カタログを平成３年（１９９１年）９月以降，日本国内で
頒布した旨が記載されているということのみに基づいて，本件カタログが本件特許
出願日前に日本国内において頒布されたと認定したが，誤りである。
　(1)　本来，カタログは，顧客とのビジネス機会を求めるという性格のものであ
るから，誠実な商習慣上，そのカタログに記載されている製品を商品として販売し
得る状況にあるか，少なくとも近日中に販売し得る状況になければ，頒布されるこ
とはあり得ない。したがって，本件カタログが頒布されたと認めるためには，その
頒布開始時期として甲４証明書に記載された平成３年９月に，本件カタログに記載
されたピグメント・イエロー１８０がフルカラートナー用顔料の商品として存在し
たことが前提となる。
　(2)　しかし，本件カタログの作成者であるヘキスト社は，平成７年１０月４日
にした特許出願（優先権主張日平成６年１０月５日・ドイツ連邦共和国）の願書に
添付した明細書（甲５）の中で，「市販のピグメント・イエロー１８０は，・・・
フルカラートナー中で使用するのには不十分な透明性という欠点を有し，このこと
はこの分野でのそれの使用を最初から不可能にする」（段落【０００９】）とし
て，ピグメント・イエロー１８０がフルカラートナー用顔料の商品として存在して
いないことを自ら述べている。また，甲４証明書に本件カタログの配布先の一つと
して記載されたミノルタ株式会社が平成７年３月２８日にした特許出願の願書に添
付された明細書（甲６）には，ピグメント・イエロー１８０を用いてイエロートナ
ーを製造することが記載されており（段落【００２１】，【００３７】），これに
よれば，同社は，ピグメント・イエロー１８０はフルカラートナー用顔料ではない
との認識の下に上記出願を行ったものと考えられる。株式会社リコーも，平成５年
２月２日にした特許出願の願書に添付した明細書（甲７）の中で，「この化合物
（注，ピグメント・イエロー１８０）が静電潜像現像用カラートナーの着色剤とし
て使用されたことの報告に本発明者らは未だ接していない」（【段落００１３】）
と述べている。
　　　　さらに，カタログが頒布されたとする時期に，ヘキスト社の日本法人であ
るヘキストジャパン株式会社（以下「ヘキストジャパン」という。）は，原告の担
当者と良好な関係を保っており，当時他用途向けに商品化されていた「PVFAST
YellowHG」（注，ピグメント・イエロー１８０の商品名）を提示してフルカラー用
イエロートナーの開発に協力してきたが，その間，本件カタログの提示はもとよ
り，フルカラートナー用途としての「PVFASTYellowHG」の紹介もされなかった。
本件発明１，２の発明者であるＢは，本件特許の出願日である平成５年３月１６日
以前に，ヘキストジャパンにフルカラートナー用に用いるピグメント・イエロー１
８０の購入を打診したが，「フルカラートナー用顔料として用いるピグメント・イ
エロー１８０は販売されていない」旨の回答を得ている。
　　　　なお，本件カタログに記載されているフルカラートナー用顔料は，乾式現
像用のものであるところ，被告が主張する特開平５－１９５３８号公報（乙１，以
下「乙１公報」という。）は液体（湿式）現像剤に関するもの，特開平５－２１４
２８４号公報（乙２，以下「乙２公報」という。）は，インクジェットプリンタに
関するものであって，いずれも技術的に異なり，転用の可能性もないから，乙１公
報及び乙２公報は，本件カタログにいうフルカラートナー用顔料としてのピグメン
ト・イエロー１８０の存在証明にはなり得ない。
　(3)　上記の事実よりすれば，本件カタログが日本国内で頒布が開始されたとさ
れる平成３年９月には，ピグメント・イエロー１８０はフルカラートナー用顔料の
商品としては存在しておらず，商品が存在していない以上，本件カタログがそのこ
ろ日本国内で頒布されたことはないと考えざるを得ない。
　２　以上のとおり，決定は，本件カタログの頒布性についての認定を誤ったもの
であるから，この誤った前提に基づく本件発明１，２の進歩性の判断も誤りであ
る。
第４　被告の反論
　１　取消事由（本件カタログの頒布性についての認定の誤り）について
　　　乙１公報及び乙２公報によれば，平成３年当時，ピグメント・イエロー１８
０は，ヘキスト社から「PVFASTYellowHG」の商品名で市販されていたことが明ら
かであり，商品として存在していたものである。したがって，商品の不存在を理由
に，本件カタログの頒布を否定する原告の主張は理由がない。
　　　しかも，本件カタログは，多くの製品が紹介されているカタログであるか
ら，仮に，カタログ中の一部の製品が商品として存在しないとしても，そのことの
みを理由にカタログが頒布されないと結論づけることはできない。
　２　したがって，決定の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がな
い。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由（本件カタログの頒布性についての認定の誤り）について
　(1)　決定は，「刊行物１（注，本件カタログ）は，本件特許の出願日以前日本
国内において頒布されたものと認められる」（決定謄本１０頁第５段落）との認定
を前提にして，「刊行物１の（１ａ）には，『PigmemtYellow１８０』が『プロセ
スカラー用』（３原色用）として使用できることが記載されているから，該顔料は
本件発明で規定する『フルカラー用』に該当するものである。そして，刊行物２の
（２ｃ）から明らかなとおり，刊行物１に記載された『PigmemtYellow１８０』の
化学構造式は，本件請求項１に記載された式（Ⅰ）で表される化学構造式と一致す
る。また，刊行物１の（１ｂ）には，マスターバッチとして，樹脂とともに混練す
ることを示しているから，顔料を結着樹脂中に含有させてトナーを製造することも
示されている」（同頁第６～第８段落）と認定した上，本件発明１と刊行物１に記
載された発明との相違点（１）,（２）について，当該相違点に係る構成はいずれも
当業者にとって容易に想到し得るものであると判断し（同頁下から第２段落～１２
頁第３段落），また，本件発明２と刊行物１に記載された発明との相違点（１）～
（３）についても，当該相違点に係る構成は当業者に想到容易ないし公知の技術事
項であると判断した（同１２頁下から第３段落～１３頁下から第４段落）のに対
し，原告は，本件カタログ（甲３－１）は，本件特許出願日前に日本国内で頒布さ
れたものではないと主張する。
　　　　本件カタログに記載されたピグメント・イエロー１８０（本件カタログ上
の記載「PVFASTYellowHG（PigmentYellow１８０，benzimidazolone）」）が本
件請求項１，２の化学式（Ｉ）で示される化合物と同一の化学構造式を有するもの
であること，決定の，本件カタログに記載された発明と本件発明１，２との一致点
及び相違点の認定，並びに相違点についての判断は，原告において争っていない。
そうすると，本件の争点は，本件カタログが本件特許出願前に日本国内において頒
布されたものか否かという点に尽きるから，以下，この点について検討する。
　(2)　本件カタログ（甲３－１）は，ドイツ連邦共和国のヘキスト社発行
の「Electrophotography／ChargeControlAgents／Pigment」（電子写真　荷電制
御剤　顔料）と題する，表紙を含めて８頁の英文小冊子であって，電子写真用の荷
電制御剤及び顔料に関するヘキスト社の製品群を紹介するものである。その５頁に
は，プロセスカラー用のカラートナー用顔料として，マゼンタにつき２種，イエロ
ーにつきピグメント・イエロー１８０を含む６種，シアンにつき１種の顔料と，ス
ポットカラー用の顔料４種が掲載され，６頁には「４　一般情報」として，予備分
散やヘキスト社の品質管理に関する記事があり，同頁右下欄に，「May１９９１
PrintedintheFederalRepublicofGermany」（１９９１年５月　ドイツ連邦共
和国において印刷）との記載がある。
　　　以上によると，本件カタログは，１９９１年（平成３年）５月にドイツ連
邦共和国内において印刷されたものと認められる。
　(3)　ところで，原告は，本件カタログが本件特許出願日前に日本国内において
頒布された事実はないと主張する。しかし，甲４証明書には，本件カタログは一般
顧客向けに配布されたカタログであるが，日本に送付されるまでの期間並びに商品
の準備期間も必要であったことから，クラリアントジャパンが顔料添加剤事業部を
引き継ぐ前のヘキストジャパンが日本において一般顧客向けに１９９１年（平成３
年）９月から配布を開始したと記載され，その配布先として具体的に５社の名称
（三木産業株式会社，株式会社巴川製紙所，ミノルタ株式会社，大日本インキ化学
工業株式会社及び花王株式会社）が挙げられており，そこに記載された内容を疑う
べき特段の事情は認められないから，本件カタログは，その記載内容どおり，平成
３年９月以降，日本国内において，少なくとも上記５社に対し，頒布されたものと
認めるのが相当である。
　　　　これに対し，原告は，平成３年９月には，ピグメント・イエロー１８０は
乾式現像用のフルカラートナー用顔料に用いる商品として存在しておらず，存在し
ない商品を掲載したカタログが頒布されることは，商業常識上あり得ないから，本
件カタログがそのころ頒布されたことはあり得ないと主張する。しかし，本件カタ
ログは，多くの製品を掲載しているカタログであるから，仮に，原告主張のとお
り，カタログ中の一部の製品が，当時，日本で商品として市販されていなかったと
しても，そのことのみを理由に本件カタログが頒布されなかったと推論することは
できない。のみならず，上記配布先のうちの１社である大日本インキ化学工業株式
会社が同年７月９日に出願した静電荷現像用イエロー液体現像剤の発明に係る乙１
公報には，ヘキスト社のピグメント・イエロー１８０を使用した実施例が記載され
ている（段落【００３２】，【００３５】）。そうすると，平成３年にはピグメン
ト・イエロー１８０が日本国内において商品として入手可能な状態となっていたこ
とは明らかであり，ピグメント・イエロー１８０が乾式処理用のフルカラートナー
用顔料に用いる商品としては存在しなかったとしても，そのことから直ちに本件カ
タログの頒布性を否定することはできないから，原告の主張は，採用することがで
きない。その他，原告が上記第３の１(2)において主張する事実も，本件カタログの
頒布性に関する上記認定を左右するものではない。
　(4)　したがって，本件カタログは，本件特許出願前に頒布された刊行物と認め
られるものであるから，原告の取消事由の主張は理由がない。
　２　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，他に，決定を取り消すべ
き瑕疵は見当たらない。
　　　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　
　　裁判長裁判官　　　　　　篠　　原　　勝　　美
　　裁判官　　　　　　古　　城　　春　　実
　　裁判官　　　　　　岡　　本　　　　　岳

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