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平成１０年（行ケ）第３３６号　審決取消請求事件
　　　　　　　　　判　　　　決
　　原　　　　　　告　　　　　　ダウ　コーニング　コーポレーション
　　代　　表　　者　　　　　　Ａ
　　訴訟代理人弁護士　　　　　　宇　　井　　正　　一
　　同　　　　弁理士　　　　　　Ｂ
　　同　　　　　　　　　　　　　Ｃ
　　同　　　　　　　　　　　　　Ｄ
　　同　　　　　　　　　　　　　Ｅ
　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　Ｆ
　　指定代理人　　　　　　　　　Ｇ
　　同　　　　　　　　　　　　　Ｈ
　　同　　　　　　　　　　　　　Ｉ
　　同　　　　　　　　　　　　　Ｊ
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定め
る。
事　　　　実
第１請求
特許庁が平成９年審判第６３２４号事件について平成１０年６月２４日にした審
決を取り消す。
第２前提となる事実（当事者間に争いのない事実）
１特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「多層セラミック低温形成方法」とする特許第１，９１
８，０７４号（昭和６２年１２月２日特許出願、平成７年４月７日設定登録。以下
「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。）の特許権者であるが、平
成９年４月１８日、本件特許に係る明細書につき訂正（以下「本件訂正」とい
う。）の審判を請求した。
　特許庁は、この請求を平成９年審判第６３２４号事件として審理した結果、平成
１０年６月２４日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同
年７月８日原告に送達された。
　１　本件訂正前の本件特許の請求項２及び３の記載並びに本件訂正の内容（本件
訂正により訂正（削除）を求める部分を［　］で表示した。）
　　(1)　本件訂正前の本件特許の請求項２の記載
(I)(A)　水素シルセスキオキサン樹脂を溶媒で希釈し、得られる［触媒添加］希釈
水素シルセスキオキサン樹脂溶液を電子デバイスに塗布し；　
　(B)該希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液を乾燥させて溶媒を蒸発することに
より、該電子デバイス上に水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を付着
し；
　(C)該被覆された電子デバイスを、１５０～１０００℃の温度で加熱することに
より、該水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセラミ
ック化してセラミック又はセラミック様平坦化被膜を生成することにより、電子デ
バイスを平坦化被膜で被覆し；
(II)　該セラミック又はセラミック様平坦化被膜に、（省略）該電子デバイス上に
二層セラミック又はセラミック様被膜を得ることからなる、
基体上に二層セラミック又はセラミック様被膜を形成する方法。
　　(2)　本件訂正前の本件特許の請求項３の記載
　(A)水素シルセスキオキサン樹脂を溶媒で希釈し、得られる希釈水素シルセスキ
オキサン樹脂溶液を電子デバイスに塗布することにより、該電子デバイスを平坦化
被膜で被覆し；　
(B)該希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液を乾燥させて溶媒を蒸発することに
より、該電子デバイス上に［触媒添加］水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミッ
ク被膜を付着し；　
　(C)該被覆された電子デバイスを、１５０～１０００℃の温度で加熱することに
より、該水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセラミ
ック化して、該電子デバイス上に単一層のセラミック又はセラミック様平坦化被膜
を生成することからなる、
基体上に単一層のセラミック又はセラミック様平坦化被膜を形成する方法。
　　(3)　本件訂正事項１
　本件特許請求の範囲の請求項３（以下「本件請求項３」といい、他の請求項につ
いても同様に略称する。）及び発明の詳細な説明における「触媒添加水素シルセス
キオキサン樹脂」（甲第５号証（特公平６－４２４７７号公報）５欄１５行、１６
行、１４欄２５、２６行、１９欄３６行、３７行の計３箇所）を、誤記の訂正を目
的として、「水素シルセスキオキサン樹脂」に訂正する。
　　(4)　本件訂正事項２
　本件請求項２における「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂」（甲第５号
証４欄第１２行、１３行）を、誤記の訂正を目的として、「希釈水素シルセスキオ
キサン樹脂」に訂正する。
　３　審決の理由
審決の理由は、別紙審決書の理由写し（以下「審決書」という。）に記載のとお
りであり、審決は、本件訂正事項１及び２は、いずれも特許法１２６条１項ただし
書２号に規定する「誤記の訂正」を目的とする訂正に該当しないから、当該訂正
は、これを認めることはできない旨判断した。
第３　審決の取消事由
１審決の認否
　　(1)　審決の理由Ⅰ（請求の要旨）、同Ⅱ（訂正拒絶の理由）及び同Ⅲ（請求人
（原告）の主張）は認める。
　　(2)同Ⅳ（当審（審決）の判断）のうち、審決書６頁１２行ないし９頁９行は
認め、その余は争う。
　　(3)　同Ⅴ（むすび）は争う。
　２取消事由
　本件明細書の訂正事項である「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂」が
「希釈水素シルセスキオキサン樹脂」の誤記であり（本件請求項２）、「触媒添加
水素シルセスキオキサン樹脂」が「水素シルセスキオキサン樹脂」の誤記であるこ
と（本件請求項３）は一義的に明らかであるところ、審決は、本件訂正事項１及び
２は、いずれも特許法１２６条１項ただし書２号に規定する「誤記の訂正」を目的
とする訂正に該当しないと誤ってその判断したものであるから、違法なものとして
取り消されるべきである。
　(1)　取消事由１（本件請求項３の記載）
　本件請求項３の記載自体から、本件明細書の記載が誤記であることは明白であ
る。
　　　ア　本件請求項３では、順に、
　ｉ）水素シルセスキオキサン樹脂を溶媒で希釈し、
　ii）得られる希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液を電子デバイスに塗布し、
iii）該希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液を乾燥させて溶媒を蒸発させ、
　iv）該電子デバイス上に触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被
膜を付着し、
　v）該被覆された電子デバイスを１５０～１０００℃に加熱することにより、
　vi）該水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセラミ
ック化して、
vii）該電子デバイス上に単一層のセラミック又はセラミック様平坦化被膜を生成
する、
工程からなるが、工程iv）の前の工程ｉ）～iii）では触媒が添加されていないの
で、その結果としての工程iv）では、触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂プレセ
ラミック被膜が電子デバイス上に付着することはあり得ない。
　　　イ　さらに、仮に工程iv）で「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂プレセ
ラミック被膜が電子デバイス上に付着」したとすると、次の工程vi）では「該触媒
添加水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセラミック
化して」と続くべきであるのに、そのような記載にはなっていない。
　　　ウ　以上によれば、工程iv）の「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂プレ
セラミック被膜」は「水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜」の誤記で
あることは、本件請求項３の記載自体から明白である。
　　　エ　仮に上記ウの誤記が明白ではないとしても、少なくとも、本件請求項３
が誤記を含むことは認識される。
　そして、本件請求項３を読む当業者は、本件明細書の記載等にその解決を求める
ほかなく、本件明細書の記載等にその解決を求めると、後記(3)以下のとおり、本件
請求項３の「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂」が「水素シルセスキオキサン
樹脂」の誤記であることは、一義的に明白である。
　　(2)　取消事由２（本件請求項２の記載）
　本件請求項２の記載においても、同様に、その記載自体から、本件明細書の記載
が誤記であることは明白である。
　　　ア　本件特許の請求項２では、順に、
　ｉ）水素シルセスキオキサン樹脂を溶媒で希釈し、
ii）得られる触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液を電子デバイスに塗
布し、
iii）該希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液を乾燥させて溶媒を蒸発させ、
　iv）該電子デバイス上に水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を付着
し、
　v）該被覆された電子デバイスを１５０　～１０００℃で加熱することにより、
　vi）該水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセラミ
ック化して、
vii）セラミック又はセラミック様平坦化被膜を生成することにより、電子デバイ
スを平坦化被膜で被覆する、
工程からなるが、工程ii）の前の工程ｉ）では触媒が添加されていないので、その
結果としての工程ii）では、「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液」に
なることはあり得ないか、又は少なくとも非常に不自然である。
　　　イ　さらに、仮に工程ii）で「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶
液」が得られたとすると、以降の工程iii）～vi）では「該触媒添加希釈水素シルセ
スキオキサン樹脂溶液を乾燥」（工程iii）等と続くべきであるのに、そのような記
載にはなっていない。
　　　ウ　以上によれば、工程ii）の「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂
溶液」は「希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液」の誤記であることは、本件請求
項２の記載自体から明白である。
　　　エ　仮に上記ウの誤記が明白ではないとしても、少なくとも、本件請求項２
が誤記を含むことは認識される。
　そして、本件請求項２を読む当業者は、本件明細書の記載等にその解決を求める
ほかなく、本件明細書の記載等にその解決を求めると、後記(3)以下のとおり、「触
媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液」が「希釈水素シルセスキオキサン樹
脂溶液」の誤記であることは、一義的に明らかである。
　(3)　取消事由３（他の請求項の記載）
　本件特許の請求項１～15の共通の特徴は、前記工程ｉ）～vii）からなる水素シル
セスキオキサン樹脂溶液由来のセラミック被膜を形成する工程を含むことにある。
実際、本件請求項２及び３を除いて、他の請求項では、この点において実質的な相
違はない。ただ、請求項２及び３では、各１箇所に「触媒添加」という語句が含ま
れる点で形式的に相違しているにすぎない。
　また、優先権主張の基礎出願の明細書（甲第２号証）によると、本件明細書とほ
とんど同じ内容であるが、本件において訂正を求めている箇所に対応する箇所（甲
第２号証の米国特許出願明細書第３３～３６頁の請求項２，３など）では「希釈水
素シルセスキオキサン樹脂」及び「水素シルセスキオキサン樹脂」と記載されてい
る。
　このような本件発明の実体、特徴からして、また、他の請求項との整合の点から
して、本件請求項２の「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂」は「希釈水素
シルセスキオキサン樹脂」の、本件請求項３の「触媒添加水素シルセスキオキサン
樹脂」は「水素シルセスキオキサン樹脂」の誤記であることは明白である。
　　(4)　取消事由４（発明の詳細な説明の記載）
　本件明細書を参照すると、本件発明は「触媒」とは無縁の発明であることが明白
である。
　　　ア　本件明細書本文中の特許請求の範囲に対応する記載
　本件明細書（甲第５号証）の本文中には、本件請求項１～４，６，８～１０，１
５に対応する記載がある。明細書本文にこのような各請求項と対応する記載を含め
ることは、慣用的な特許実務である。ところが、明細書本文中の本件請求項２及び
３に対応する部分には、「触媒添加」なる記載は存在しない。
　　　イ　発明の構成要件の説明部分
本件明細書（甲第５号証）では、上記アの請求項に対応する記載の後に、本件発
明の各構成要件（構成要素）を詳細に説明している部分（２０欄１２行～２３欄２
７行）が続き、用いる水素シルセスキオキサン樹脂の説明、その溶媒による希釈、
塗布、焼成（セラミック化）などの操作の説明、第二のセラミック被膜の説明、第
三のセラミック被膜の説明、発明の効果の説明などが含まれているが、「触媒」や
水素シルセスキオキサン樹脂等に「触媒添加」することについては全く説明がされ
ていない。仮に、本件請求項２及び３において「触媒添加」が必須の構成要件であ
るのであれば、本件明細書本文の発明の詳細な説明において、その構成要件として
の「触媒」について何らかの説明がなされるはずである。
　　ウ　実施例の記載
　本件明細書の実施例を参照しても、例１～例２で電子デバイス上に単一セラミッ
ク層を形成し、例３～例６で電子デバイス上に第二のセラミック層を形成し、例７
で例１～６で形成した電子デバイス上にさらに第三のセラミック層を形成している
が、いずれの例においても触媒を添加した旨の記載はない。
　　(5)　取消事由５（関連発明）
　　　ア　本件明細書（甲第５号証）とこれに関連する特願昭６２－３０３４２９
号（以下「関連発明」という。）の明細書（甲第１０号証）とを比較すると、本件
発明が「（触媒を含まない）水素シルセスキオキサン樹脂」に関し、「触媒添加水
素シルセスキオキサン樹脂」に関するものであることがあり得ないことは明らかで
ある。
　　　イ特に、関連発明（甲第１０号証）の請求項３の記載を参照すると、「水
素シルセスキオキサン樹脂」の溶解、塗布、乾燥及び焼成という工程を規定する場
合に、樹脂溶液に触媒を添加するとすれば、触媒添加工程の記載が均衡上独立の工
程として必要であること、またそのような触媒添加後の「水素シルセスキオキサン
樹脂」はすべて「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂」と記載されるべきことが
明らかである。
第４　審決の取消事由に対する認否及び反論
１認否
　　　原告主張の審決の取消事由は争う。
　２反論
　　(1)　取消事由１（本件請求項３の記載）について
　　　ア　触媒添加と明記されていなくとも、工程ｉ）の溶媒希釈工程、工程ii）
の塗布工程及び工程iii)の乾燥工程のいずれかの工程中に触媒が添加され、工程
iv）では、結果として触媒添加されたものを用いていることもあり得ないことでは
ない。
　　　イ　また、原告は、仮に工程iv）で「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂
プレセラミック被膜が電子デバイス上に付着」したとすると、次の工程vi）では
「該触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセ
ラミック化して」と続くはずである旨主張するが、以降の工程では、触媒添加とい
う語句を単に省略して記載したとみることができ、以降の工程に記載がないことを
もって、触媒添加があり得ないとすることはできない。
　　　ウ　本件明細書全体の記載を検討しても、「触媒添加」を積極的に否定する
記載は一切見当たらない。
　　　エ　しかも、後記(4)ウのとおり、「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂」
を用いても本件発明を実施することができることは明らかであり、技術的にも本件
請求項３（及び２）の記載自体に矛盾は存在しない。
　　(2)　取消事由２（本件請求項２の記載）について
　　　ア　本件請求項２についても、前の工程で明記されていなくとも、工程ii）
において結果として触媒添加されていればよいのであって、触媒添加された溶液に
なることはあり得るし、前工程に記載がないからといって不自然であるとすること
もできない。
　　　イ　また、原告は、仮に工程ii）で触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹
脂溶液」が得られたとすると、以降の工程iii)～iv）では「該触媒添加希釈水素シ
ルセスキオキサン樹脂溶液を乾燥」と続くはずである旨主張するが、以降の工程で
は、触媒添加という語句を単に省略して記載したとみることができ、以降の工程に
記載がないことをもって、触媒添加があり得ないとすることはできない。
　　(3)　取消事由３（他の請求項の記載）について
　原告は、本件特許の請求項１～１５の共通の特徴を「水素シルセスキオキサン樹
脂溶液由来のセラミック被膜を形成する工程を含むことにある」と主張している
が、本件特許の請求項１～１５に記載されたものは、それぞれ独立した発明であっ
て、共通の特徴を有する必然性がない。
　また、優先権主張の基礎出願は、本件特許出願の優先権主張が認められるものか
否かの判断に供されるにとどまるものであって、本件明細書に対してなされた審決
とは何らの関係もないものである。
　しかも、本件特許の請求項２及び３は、それ自体で明りょうであって、他の請求
項と比較する必要など全くないものである。
　　(4)　取消事由４（発明の詳細な説明の記載）について
　　　ア　本件明細書本文中の特許請求の範囲に対応する記載
　特許明細書の発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲の記載とが、すべての特
許明細書において一字一句対応関係で記載されているわけでもないし、一字一句対
応関係で記載される必要があるとされているわけでもない。
　　　イ　発明の構成要件の説明部分
　本件明細書の発明の詳細な説明中の発明の構成要件の説明部分にも「触媒添加」
の字句がみられるから、本件発明の構成として「触媒添加」される場合があり得る
と解釈するのが自然である。
　また、触媒について何らの説明もないことが、触媒を用いることはあり得ないと
いう結論に直接つながるものでもない。
　　　ウ　実施例
　本件明細書（甲第５号証）の発明の詳細な説明中の実施例１には、「１９７１年
１０月２６日発行のフライ（Frye）等による米国特許第３，６１５，２７２号に記
載の方法により製造される水素シルセスキオキサン樹脂を含有するプレセラミック
重合体････」（２３欄３２行ないし３４行）と記載されている。
　そこで、上記米国特許第３，６１５，２７２号の明細書（乙第１号証）を検討す
ると、この特許は「水素シルセスキオキサン樹脂」を開示するものであり、そのの
製造例がＥＸＡＭＰＬＥ１～８に示され、かかる水素シルセスキオキサン樹脂の使
用例がＥＸＡＭＰＬＥ９及び１０に示されている。そして、上記ＥＸＡＭＰＬＥ１
０によれば、水素シルセスキオキサン樹脂に「触媒」を添加した混合物から、２種
のエラストマー（第１及び第２のエラストマー）を得ている。
　したがって、上記米国特許に係る「水素シルセスキオキサン樹脂」を用いる本件
発明の実施例１は、明記されていなくとも、上記ＥＸＡＭＰＬＥ１０で用いた「触
媒」を添加する態様を包含していると解釈し、さらに、本件請求項２及び３におけ
る「触媒添加」の「触媒」とは、上記米国特許に開示された触媒を意味すると解釈
しても不自然ではない。
　　(5)　取消事由５（関連発明）について
　関連発明は本件特許とは別の独立した特許に係る発明であり、審決とは関係のな
いものである。
理　　　　由
１　本件請求項２及び３の記載は当事者間に争いがない。
　この記載よれば、本件請求項２及び３には、触媒添加の工程が明記されていない
のに、触媒が添加された「希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液」（本件請求項
２）又は触媒が添加された「水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜」
（本件請求項３）が得られたと記載されており、特許請求の範囲の記載としてやや
不自然な点があり、甲第５号証（本件明細書）及び弁論の全趣旨によれば、この
「触媒添加」の記載部分は誤記であった可能性も一概に否定することはできない。
２　しかしながら、特許請求の範囲の記載に誤記があるか否かは、特許権者の主観
的意図にかかわらず、第三者ないし当業者との関係で客観的に判断されるべきとこ
ろ、本件請求項２及び３における「触媒添加」が誤って記載されたものであり、そ
れが削除された記載が正しいことが本件明細書に接する当業者にとって客観的かつ
一義的に明らかであると認めることはできない。すなわち、
(1)　前記のとおり、「触媒添加」は、特許請求の範囲である本件請求項２及び３
に記載されているものであるが、この記載部分があるからといって本件請求項２及
び３全体に明白な文脈上の不明確さや矛盾があるわけではなく、特許請求の範囲に
記載された事項を十分な根拠なく誤って記載されたものと解することはできない。
　(2)　また、本件明細書全体の記載を検討しても、「触媒添加されない水素シル
セスキオキサン樹脂」との記載など「触媒添加」を積極的に否定する記載は一切見
当たらないところである。
　(3)　さらに、水素シルセスキオキサン樹脂において、「触媒添加」したものが技
術的に存在し得ないことが当業者に明らかであるとか、触媒添加水素シルセスキオ
キサン樹脂を用いることにより本件発明の実施が技術的に不可能ないし困難である
ことが当業者に自明であるとする事情も認められない。
　かえって、甲第５号証によれば、本件発明の実施例１で用いられている水素シル
セスキオキサン樹脂は米国特許第　３，６１５，２７２号に記載の方法により製造
されるものであることが認められるが（２３欄３１行～４２行）、乙第１号証によ
れば、上記米国特許明細書の実施例１０（５欄３５行～６欄１７行）において、ニ
ッケル触媒（ＮｉＣｌ２）を含む水素シルセスキオキサン樹脂の存在が開示されて
いることが認められ、本件請求項２及び３における「触媒添加」の記載は、技術的
にもその発明の詳細な説明における記載と矛盾しないことが認められる。
　(4)　以上のように、本件請求項２及び３における「触媒添加」の記載が明らな誤
記と解すべき技術的な理由もなく、当業者によりこの記載部分を削除した記載が正
しいものと当然に理解されるということはできない。
３(1)　原告は、請求項３につき、（Ａ）工程～（Ｂ）の前半工程では触媒が添加さ
れていないので、その結果としての（Ｂ）後半工程では、「触媒添加水素シルセス
キオキサン樹脂プレセラミック被膜が電子デバイス上に付着」することはあり得な
い旨主張する。
　確かに、この記載に不自然な点があることは、前記説示のとおりであるが、触媒
添加と明記されていなくとも、（Ａ）の前半の溶媒希釈工程、（Ａ）の後半の塗布
工程及び（Ｂ）の前半の乾燥工程のいずれかの工程中に触媒が添加され、（Ｂ）の
後半工程では、触媒添加されたものを用いていることもあり得ないわけではなく、
上記原告の主張のように、「あり得ない」ものとまで認めることはできない。
　また、原告は、仮に工程iv）で「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂プレセラ
ミック被膜が電子デバイス上に付着」したとすると、次の工程vi）では「該触媒添
加水素シルセスキオキサン樹脂プレセラミック被膜を二酸化ケイ素にセラミック化
して」と続くはずである旨主張するが、vi）以降の工程では、触媒添加という語句
を単に省略して記載したとみることも可能であり、vi）以降の工程に「触媒添加」
の記載がないことをもって、触媒添加があり得ないものと認めることはできない。
　(2)　原告は、請求項２につき、（Ａ）の後半工程の前の（Ａ）の前半工程では触
媒が添加されていないので、その結果としての（Ａ）の後半工程では、「触媒添加
希釈水素シルセスキオキサン樹脂溶液」になることはあり得ないか、又は少なくと
も非常に不自然である旨主張する。
　確かに、この記載に不自然な点があることも、前記説示のとおりであるが、触媒
添加と明記されていなくとも、（Ａ）の後半工程までに触媒添加されたものを用い
ていることもあり得ないわけではなく、上記原告の主張のように、「あり得ない」
ものとまで認めることはできない。
　また、原告は、仮に（Ａ）の後半工程で「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン
樹脂溶液」が得られたとすると、以降の（Ｂ）工程では「該触媒添加希釈水素シル
セスキオキサン樹脂溶液を乾燥」と続くはずである旨主張するが、（Ｂ）以降の工
程では、触媒添加という語句を単に省略して記載したとみることも可能であり、
（Ｂ）以降の工程に「触媒添加」の記載がないことをもって、触媒添加があり得な
いものと認めることはできない。
　(3)　原告は、本件特許の請求項１～１５の共通の特徴を水素シルセスキオキサン
樹脂溶液由来のセラミック被膜を形成する工程を含むことにあり、本件発明の実
体、特徴からして、また、他の請求項との整合の点からして、正しい記載が「触媒
添加」のない記載であることは明らかである旨主張するが、本件特許の請求項１～
１５に記載されたものは、それぞれ独立した発明であり、しかも、本件請求項２及
び３に記載の発明を「触媒添加」のないものと理解しなければ当時の併合要件（昭
和６２年法律第２７号による改正前の特許法３７条）を満たさないものとも認めら
れないから、原告の上記主張は理由がない。
　(4)ア　原告は、本件明細書（甲第５号証）の本文中には、請求項１～４，６，８
～１０，１５に対応する記載があるが、請求項２及び３に対応する部分に「触媒添
加」なる記載は存在しないことをその主張の根拠として挙げる。
　確かに、明細書本文にこのような各請求項と対応する記載を含めることはしばし
ば見られるところではあるが、発明の詳細な説明中の請求項２及び３に対応する部
分に「触媒添加」なる記載は存在しないからといって、本件請求項２及び３の「触
媒添加」が誤記であることが明らかであるとまで認めることはできない。
　　イ原告は、本件明細書（甲第５号証）の実施例を含むその余の箇所にも、「触
媒」について説明する記載がないことをその根拠として挙げる。
　しかしながら、本件明細書（甲第５号証）の詳細な説明の項にも、「触媒添加」
（１４欄２５行、１９欄３６行）との記載があることが認められるし、前記説示の
とおり、実施例１として、米国特許第３，６１５，２７２号を引用した記載があ
り、上記米国特許の明細書（乙第１号証）を検討すると、そのＥＸＡＭＰＬＥ１０
には、ニッケル触媒（ＮｉＣｌ２）を含む水素シルセスキオキサン樹脂の存在が開
示されているものであるから、原告の上記主張は理由がない。
　(5)　原告は、本件特許と関連発明の特許明細書の比較に基づく主張をするが、本
件明細書の記載を離れて、関連発明の特許明細書との比較を根拠とする原告の主張
が理由がないことは明らかである。
　(6)　以上、原告が主張する点を総合しても、本件請求項２及び３における「触媒
添加」が誤って記載されたものと客観的にみられ、それが削除された記載が正しい
ことが本件明細書に接する当業者にとって一義的に明らかである、と認めることは
できない。
４　結論
　以上によれば、本件訂正は認められないとした審決の判断に誤りはないから、原
告主張の取消事由は理由がない。
　よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判
決する。
（口頭弁論終結の日　平成１２年２月１７日）
東京高等裁判所第１８民事部
　　　　裁判長裁判官　永　　井　　紀　　昭
　　　　裁判官　塩　　月　　秀　　平
　　　　裁判官　市　　川　　正　　巳
　　
　　

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