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平成１２年（行ケ）第３５４号　審決取消請求事件（平成１３年１０月１７日口頭
弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　アウシモント　ソチエタ　ペル　アツィオ
ーニ
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　倉　内　基　弘
　　　　　　　同　　　　　　　　　　風　間　弘　志
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　及　川　耕　造
　　　　　　　指定代理人　　　　　　山　田　泰　之
　　　　　　　同　　　　　　　　　　花　田　吉　秋
　　　　　　　同　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
　　　　　　　同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　特許庁が平成１１年審判第７３３７号事件について平成１２年５月１日にし
た審決を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　２　被告
　　　主文第１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　原告は、１９８５年（昭和６０年）１１月２０日にイタリア国においてした
特許出願に基づく優先権を主張して昭和６１年１１月１４日にした特許出願（特願
昭６１－２７０００１号、以下「原出願」という。）の一部を分割して、平成９年
２月１３日、名称を「新規な官能化ペルフルオロポリエーテルとその製造方法」と
する発明につき新たな特許出願（特願平９－４２８５５号）をしたが、平成１１年
２月２日に拒絶査定を受けたので、同年５月６日、これに対する不服の審判の請求
をした。
　特許庁は、同請求を平成１１年審判第７３３７号事件として審理した上、平
成１２年５月１日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄
本は同月２４日原告に送達された。
　２　本願発明の要旨
　　　平成１０年１１月２０日付け手続補正書によって補正された明細書（以下
「本件明細書」という。）に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨
は以下のとおりである。なお、本件明細書の特許請求の範囲の請求項２以下は実施
態様項である。
　【請求項１】下記類
　　【化１】
　　　　　
　　　
　　［ここでｎ、ｍ、ｐ、ｑおよびｒは整数にして、ｎは２～２００範囲、ｍ、
ｐ、ｑおよびｒは１～１００範囲で夫々変動し、そしてｍ＋ｐ＋ｑ＋ｒの和は４～
４００範囲であり、ＲｆはＣＦ３又はＣ２Ｆ５であり、ＡはＦ又はＯＲｆであり、Ｂ
およびＤは炭素原子１～３個のペルフルオロアルキルであり、ＥはＦ又はＯＲ’ｆ
（Ｒ’ｆ＝炭素原子１～３個のペルフルオロアルキル）である］
　　のペルフルオロポリエーテルを分断するに当り、前記第（Ⅰ）類、第（Ⅱ）類
又は第（Ⅲ）類のペルフルオロポリエーテルを、Ｖ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍ
ｏおよびＺｎの遷移金属、Ｓｎ並びにＳｂの群から選ばれる元素の弗化物、オキシ
弗化物、酸化物又はこれらの混合物或はこれらの先駆物質よりなる触媒の存在下１
５０～３８０℃範囲の温度に加熱することを含む方法。
　３　審決の理由
　　　審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本件明細書には、当業者が本願発
明を容易に実施できる程度に記載されているものとは認められないから、本件特許
出願は特許法３６条３項（注、「平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６
条３項」の趣旨と解される。以下「特許法旧３６条３項」という。）の要件を満た
さないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　１　審決の理由中、本件明細書の記載をそのまま摘記した部分の認定並びに本件
明細書の記載は「本願発明においては、触媒の種類、特性、量が反応条件及び生成
物化合物に影響を与える重要な要素であることを示している。このことは、当業者
が所定の（目的とする）平均分子量を有する化合物を得るためには、触媒の種類、
使用量及び反応条件についての情報が不可避的に必要であることを意味するものと
認められる」との認定（審決謄本４頁１行目～６行目）は認める。
　　　審決は、本件明細書の記載は特許法旧３６条３項所定の記載要件を満たして
いないとの誤った判断をしたものであるから、違法として取り消されるべきであ
る。
　２　取消事由（明細書の記載要件の充足性に関する判断の誤り）
　(1)　審決は、「本願明細書には、触媒の種類について、特許請求の範囲の記載
と同様な、『Ｖ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｚｎの各遷移金属、Ｓｎ及びＳ
ｂ群から選ばれる元素の弗化物、オキシ弗化物、酸化物又はこれらの混合物あるい
はこれらの先駆物質』という広範かつ包括的な記載があるだけで（Ｎｉについて
は、『金属弗化物により代表される』旨の記載がある。）、目的にかなった特定の
触媒を着想し、あるいは、製造ないし入手する手がかりとなる説明はなく、その使
用量も、原料ペルフルオロポリエーテルに対し０．１～１０重量％（第（Ⅲ）類の
ポリエーテルの場合は多い）、反応温度は１５０～３８０℃、反応時間は１分～数
時間好ましくは３分～５時間程度、という、ともに広範な変動範囲が示されるに止
まり、当業者が実施に必要な条件設定の手がかりとすべき具体的な説明が一切なさ
れていない」（審決謄本４頁８行目～１９行目）とした上、「本願明細書には、当
業者が発明を容易に実施できる程度に記載されているものとは認められないから、
本願は、特許法第３６条第３項（注、特許法旧３６条３項）の規定を満たしていな
い」（同５頁３０行目～３２行目）と判断するが、誤りである。
　(2)　本願発明は、特許請求の範囲の請求項１の記載から明らかなように、高分
子量のペルフルオロポリエーテルを分断して低分子量の化合物を得るものであっ
て、所定の分子量を有する化合物を得ることを目的とするものではないから、所定
の分子量のペルフルオロポリエーテルを得るための分断の程度は重要なことではな
く、当業者が所望に応じて反応条件を決めることになる。そして、本件明細書（甲
第２、第１５号証）の発明の詳細な説明には、「この目的を達成するための限定条
件は、ａ）温度を、触媒の種類および量を関数として１５０～３８０℃範囲に保つ
こと、そしてｂ）使用触媒の種類および濃度である」（段落【０００８】）ことが
記載され、さらに、触媒の使用量については「用いられる触媒の量は出発物質ペル
フルオロポリエーテルの重量に関し０．１～１０重量％範囲で変動する」（段落
【０００５】）と、反応時間については「反応時間は例えば、１分～数時間好まし
くは３分～５時間程度の広い範囲にわたって変動しうる」（段落【０００６】）と
の記載があるから、反応をこのような条件下で実施すれば、常に高分子量のペルフ
ルオロポリエーテルの分断が行われ、低分子量の化合物が得られる。そして、本願
発明において用いることができる触媒は何ら特殊のものではなく、市販されている
か又は当業者が容易に製造することができる任意の触媒を使用すれば足りるのであ
るから、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に本願発
明の実施をすることができるというべきである。
　　　　なお、審決は、「一般に触媒の関与する反応において、触媒の種類（構成
元素・組成等）が、反応の成否と密接に関係するものであることは、当業者のよく
知るところであり、本願明細書においても・・・触媒の種類、特性、量が反応条件
及び生成物化合物に影響を与える重要な要素である旨の記載がなされている」（審
決謄本４頁２６行目～３０行目）ことを本件明細書の記載不備の論拠の一つとする
が、これらの条件は所定の分子量の化合物を得ようとする際に関係してくるもので
あって、分断の程度を規定しない本願発明の実施の容易性を左右するものではな
い。
　(3)　さらに、①本件明細書の「実施例１」の記載（甲第１５号証）、②平成１
０年１１月２０日付け意見書添付の実験報告書の記載（甲第１６号証）、③原出願
に係る明細書（甲第３号証）の記載によっても、下記のとおり、本願発明の実施の
容易性は基礎付けられるというべきである。
　　　ア　本件明細書の段落【００１７】（甲第１５号証）には、γ－ＡｌＦ３を
触媒として使用する「実施例１」が記載されている。ここで使用されている触媒の
種類が本願発明の構成と異なるため、これが本来の意味の実施例でないことは確か
であるが、それ以外の点では本願発明に包含される条件下で行われて、かつ、本願
発明の効果を奏することが示されているから、本願発明の実施における有力な手掛
かりとなる。
　　　イ　原告は、本願発明の特許出願に係る審査過程で、平成１０年７月２日付
けの拒絶理由通知に対し、同年１１月２０日、手続補正書とともに意見書（甲第１
６号証）を特許庁に提出したが、この意見書添付の実験報告書に記載されている試
験１、２は、本願発明の構成要件を満足する触媒であるＶ２Ｏ５＋ＭｎＯ２＋ＮｉＦ
２及びＳｂＦ５を用い、その他の本願発明の構成要件及び本件明細書の発明の詳細な
説明に従った反応条件で実施したものであり、その結果、ペルフルオロポリエーテ
ルが分断されるという本願発明の効果が奏されることが示されている。これは、当
業者が本件明細書の記載を忠実にたどることにより、容易に本願発明の実施をする
ことができることを裏付けるものである。なお、上記試験１、２を原出願明細書の
実施例として追加するとの内容の平成７年２月１日付け手続補正に対しては、同年
３月２２日に補正却下決定がされ、その不服審判請求事件においても同年１２月２
１日に請求不成立審決がされたものであるが、明細書の記載に基づいて容易に実施
可能であることを補足的に確認するものとして評価されるべきである。
　　　ウ　原出願に係る明細書（甲第３号証）には、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ及び
Ａｌの元素の化合物から成る触媒を用いた実施例が示され、これらのすべてにおい
てペルフルオロポリエーテルを分断するという効果が確認されているのであるか
ら、これら以外の元素で本願発明に規定する元素についても、その化合物を触媒と
して用い、本件明細書の記載に基づいて実施するならば、同様の効果を予測するこ
とは可能というべきである。
　(4)　被告は、本願発明における触媒の種類は膨大な数に上り、その逐一につい
て反応条件等の組合せを試行し、精査することが必要となり、多大な試行錯誤を要
する旨主張するが、本願発明の要旨に規定する「Ｖ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｍ
ｏおよびＺｎの遷移金属、Ｓｎ並びにＳｂの群から選ばれる元素の弗化物、オキシ
弗化物、酸化物又はこれらの混合物或はこれらの先駆物質よりなる触媒」は、当業
者によく知られているものにすぎず、また、本件明細書の「ニッケルの場合、効果
的触媒は、酸化度の最も高い金属弗化物により代表されることが確かめられた。ま
た、良好な結果は、酸化度が最高値より低いＮｉのハロゲン化物を用いても達成さ
れる。但し、その場合、反応容器には基体弗素流れを導入し、該流れによって最も
高い酸化状態にある対応弗化物を現場形成させるものとする。また、弗化物および
オキシ弗化物は、弗素の存在で対応するハロゲン化物から現場製造することができ
る」（段落【０００９】）との記載に基づいて、当業者が本願発明の方法において
使用する触媒を調製又は入手することは容易である。　　　
第４　被告の反論
　１　審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
　２　取消事由（明細書の記載要件の充足性に関する判断の誤り）について
　(1)　明細書には、その技術文献としての性格上、当業者が容易に発明の実施を
することができる程度にその発明の目的、構成とともに、その特有の効果を具体的
に記載すべきところ（特許法旧３６条３項）、触媒に係る発明においては、一般
に、触媒効果を理論的あるいは経験則に基づいて確実に予測することは困難である
ため、当該発明の触媒の効果に関する説明が具体的かつ明確に記載されていなけれ
ばならない。すなわち、明細書に具体的なデータ又はそれと同視し得る程度の記載
をしてその触媒効果を裏付ける必要があり、それがない本件明細書の発明の詳細な
説明の記載は、同項に違反するといわなければならない。
　(2)　原告は、本願発明は本件明細書の記載に基づいて容易に実施することがで
きる旨主張するが、本件明細書には、当業者が所定の平均分子量を有する化合物を
得るためには、触媒の種類や使用量など反応条件についての情報が不可避的に必要
であることを記載しながら、これらの情報の詳細が不明であるといわなければなら
ない。すなわち、本願発明に係る遷移金属並びにＳｎ及びＳｂが化合物において採
り得る価数は、Ｖ（バナジウム）は２～５価、Ｍｎ（マンガン）は１～７価、Ｎｉ
（ニッケル）は０～４価、Ｃｕ（銅）は１～３価、Ｚ（ジルコニウム）は２～４
価、Ｍｏ（モリブデン）は２～６価、Ｚｎ（亜鉛）は２価、Ｓｎ（錫）は２又は４
価、Ｓｂ（アンチモン）は３又は５価であり（共立出版株式会社発行の「化学大辞
典（縮刷版）１、４～９」、縮刷版第１刷発行は昭和３８年７月１日～昭和３９年
３月１５日、乙第１～第７号証）、これら価数を採り得るそれぞれについて、弗化
物、オキシ弗化物、酸化物、更に混合物や先駆物質を考慮すると、本願発明におけ
る触媒の候補となる化合物は、その種類だけでも膨大な数となることは明らかであ
る。そうすると、本願発明における触媒は、このような膨大な数の化合物の種類か
ら選択した逐一について、本願発明の方法に使用できるものであることを確認する
必要があることになる。さらに、「一般に触媒活性を支配する因子は非常に多い。
活性を支配する因子は・・・結晶構造、表面積、細孔構造および格子欠陥などが関
連し、これらは触媒の製造と密接な関係があり、同一原料を用いても製造操作の相
違により触媒性能が大きく影響されるので、その製法にはとくに注意を払う必要が
ある」（昭和５０年６月１０日丸善株式会社発行の「化学便覧応用編（改訂２
版）」７２０頁左欄３８行目～４４行目、乙第８号証）とされているように、同じ
化合物であってもその製造方法により触媒としての性質に差異が生じるので、上記
確認の際には、各々の触媒を合成し、次いで、反応温度や触媒の使用量等の広い範
囲にわたる反応条件の組合せを実際に試行し、反応が進むか否かを精査することが
不可欠となる。
　　　　ところが、本件明細書には、本願発明において用いられる触媒の量につい
て、出発物質ペルフルオロポリエーテルの重量に対し０．１～１０重量％、反応時
間について１分～数時間、温度について１５０～３８０℃との記載はあるものの、
このような記載のみでは、所定の平均分子量を有する化合物を得るのに多大の試行
錯誤を要し、その実施は極めて困難というべきである。
　(3)　原告は、①本件明細書の「実施例１」の記載、②平成１０年１１月２０日
付け意見書添付の実験報告書の記載、③原出願に係る明細書の記載から、本願発明
の実施の容易性が基礎付けられる旨主張するが、いずれも失当である。
　　　　すなわち、上記①の「実施例１」は本願発明の実施例ではないし、原告の
主張するように、「実施例１」の触媒を本願発明の規定する触媒に代えてその他の
条件を変更せずに反応を進めても、触媒の種類によってその活性が異なる以上、必
ずしも「実施例１」のように反応が進行するといえないことは明らかである。ま
た、上記②については、特許法旧３６条３項に規定する記載要件の判断は、あくま
でも出願当初の明細書の記載と出願時の技術常識に基づいてされるものであるか
ら、意見書や実験報告書による釈明は、特許請求の範囲の一部についてのみ効果を
確認する具体例の記載がある場合に、その余の部分の効果を確認するなどの意味を
有することはあっても、本件のように出願当初の明細書に具体例の記載が全くない
場合には、その記載の不備を補うことにはならない。さらに、分割出願は、特許法
４４条１項の定めるとおり、原出願とは全く別の新たな出願であって、同条２項の
規定も、新規性や進歩性を検討する上で原出願時に出願日の遡及を認めることをい
うにすぎず、分割に係る出願の明細書の記載内容の不備に関して原出願に係る明細
書の記載を参酌すべきことまで規定するものではないから、上記③の主張も根拠を
欠く。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由（明細書の記載要件の充足性に関する判断の誤り）について
　(1)　本件明細書の発明の詳細な説明において、本願発明の目的、構成及び効果
がどのように記載されているかをまず検討する。
　　　ア　本件明細書（甲第２、第１５号証）の発明の詳細な説明には、下記の記
載があることが認められる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　【０００２】【従来の技術】一般に、上記ペルフルオロポリエーテルの製
造に用いられる方法は、大部分が高すぎる分子量を有するペルフルオロポリエーテ
ルに帰着することが知られている。かかる高分子量ペルフルオロポリエーテルは実
用上制約がある。事実、電子装置分野における使用では、平均分子量の非常に低い
ペルフルオロポリエーテルが必要とされ、また高真空ポンプ用作動流体としては分
子量が中程度のペルフルオロポリエーテルが必要とされることはよく知られてい
る。
【０００３】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、前記ペル
フルオロポリエーテルの平均分子量を、ペルフルオロポリエーテル鎖の分断により
所望値になるまで減ずる方法を提供することである。更に特定するに、本発明は、
下記類
　　　　【化２】
　　　　　　
　　　　
　　［ここでｎ、ｍ、ｐ、ｑおよびｒは整数にして、ｎは２～２００範囲、
ｍ、ｐ、ｑおよびｒは１～１００範囲で夫々変動し、そしてｍ＋ｐ＋ｑ＋ｒの和は
４～４００範囲であり、ＲｆはＣＦ３又はＣ２Ｆ５であり、ＡはＦ又はＯＲｆであ
り、ＢおよびＤは炭素原子１～３個のペルフルオロアルキルであり、ＥはＦ又はＯ
Ｒ’ｆ（Ｒ’ｆ＝炭素原子１～３個のペルフルオロアルキル）である］のペルフルオ
ロポリエーテルを分断処理することに関する。
　　【０００４】【課題を解決するための手段】この分断プロセスは、上記第
（Ⅰ）類、第（Ⅱ）類又は第（Ⅲ）類のペルフルオロポリエーテルを、Ｖ、Ｍｎ、
Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｒ、ＭｏおよびＺｎの遷移金属、Ｓｎ並びにＳｂの群から選ばれる
元素の弗化物、オキシ弗化物、酸化物又はこれらの混合物或はこれらの先駆物質よ
りなる触媒の存在下１５０～３８０℃範囲の温度に加熱することを含む。
　　【０００５】【発明の実施の形態】用いられる触媒の量は出発物質ペルフ
ルオロポリエーテルの重量に関し０．１～１０重量％範囲で変動する。本発明の方
法は・・・第（Ⅲ）類のペルフルオロポリエーテルに対しても用いることができ
る。この場合、触媒の使用量は多くなり、処理時間も長くしまた温度も高くなる。
　　【０００６】同様に、分断に付されるフルオロポリエーテルとして、既述
の如くオキセタンの開環工程で直接取得される第（Ⅱ）類の化合物を用いることが
できる。このような場合、単量体単位は－ＣＨ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ－である。このポリ
エーテルについてはヨーロッパ特許公告第１４８，４８２号に記されている。反応
時間は例えば、１分～数時間好ましくは３分～５時間程度の広い範囲にわたって変
動しうる。それゆえ、作動条件および使用触媒の特性値を選ぶことにより、高分子
量ペルフルオロポリエーテルから出発して主に所定の平均分子量を有する化合物を
得ることができる。
　　【０００７】・・・本方法が供する利益は、通常のペルフルオロポリエー
テル製造方法によって得られる製品の分子量分布を、特に最も有用な部分で富化さ
せることにより修正しうるという事実にある。それゆえ、製造プロセスには、最終
製品の粘度および蒸気圧特性を左右する所定の分子量を有する化合物の取得に重要
な高い融通性が付与される。
　　　イ　本件明細書の発明の詳細な説明の上記記載によれば、【従来の技術】欄
において、本願発明は、電子装置分野においては平均分子量の非常に低いペルフル
オロポリエーテルが必要とされ、また、高真空ポンプ用作動流体としては中程度の
ものが必要とされている一方、従来のペルフルオロポリエーテル製造技術によった
場合、一般に、その大部分が高すぎる分子量を有するものとなるために実用上の制
約があったとの課題が示されていること、【発明が解決しようとする課題】欄にお
いて、このような課題を受けて、「本発明の目的は、前記ペルフルオロポリエーテ
ルの平均分子量を、ペルフルオロポリエーテル鎖の分断により所望値になるまで減
ずる方法を提供することである」と明記されていること、【課題を解決するための
手段】欄において、この目的を達成する手段として、特許請求の範囲の必須要件項
である請求項１に記載の構成、すなわち本願発明の要旨に規定するとおりの構成を
採用したことが記載されていることが認められる。
　　　　　これによれば、発明の詳細に記載された本願発明の目的は、「ペルフル
オロポリエーテルの平均分子量を所望値になるまで減ずる方法を提供すること」で
あること、その構成は本願発明の要旨に規定するとおりの構成であること、その効
果は、上記目的を達成することができること、すなわち、所望の平均分子量を有す
る化合物を得ることができるというものであることが認められる。なお、【発明の
実施の形態】欄において、本願発明の方法によれば「所定の平均分子量」の化合物
を得られることが繰り返し記載されていることもこれに沿うものということができ
る。
　　　ウ　原告は、上記目的は特許請求の範囲に記載されていないことを理由に、
本願発明は高分子量のペルフルオロポリエーテルを分断して低分子量の化合物を得
るものであって、所定の分子量のペルフルオロポリエーテルを得ることを目的とす
るものではない旨主張するが、本件特許出願について適用される特許法３６条４項
（平成２年法律第４１号による改正前のもの）は、特許請求の範囲には、発明の構
成に欠くことができない事項のみを記載すべき旨を規定するのであるから、特許請
求の範囲に上記の目的が記載されていないことは、何ら上記認定を妨げるものでは
ない。
　(2)　次に、本願発明が触媒に関する発明であることにかんがみ、本件明細書の
記載要件の充足性を判断する前提として、触媒効果の予測可能性について検討す
る。
　　　ア　まず、本件明細書（甲第２号証）の「【０００８】この目的を達成する
ための限定条件は、ａ）温度を、触媒の種類および量を関数として１５０～３８０
℃範囲に保つこと、そしてｂ）使用触媒の種類および濃度である」との記載並びに
同段落【０００５】及び【０００６】の記載（上記(1)ア）に照らせば、本件明細書
自体において、本願発明の目的を達成するために必要となる限定条件として、触媒
の種類、出発物質ペルフルオロポリエーテルに対する触媒の重量割合及び反応温度
を挙げていることが認められる。また、反応時間及び出発物質ペルフルオロポリエ
ーテルの具体的内容についても、反応後の化合物の平均分子量に影響を与えること
は、技術常識から明らかである。なお、反応時間に関しては、上記段落【０００
６】に、第（Ⅱ）類のペルフルオロポリエーテルに関する説明としてであるが、上
記の認定を基礎付ける記載が認められるところである。
　　　イ　以上に加えて、昭和５０年６月１０日丸善株式会社発行の「化学便覧応
用編（改訂２版）」（乙第８号証）には、「反応系に微量存在することにより、そ
の系の化学平衡にはなんら影響を与えずに、反応速度を著しく変化させ、それ自体
はまったく変化せずに反応過程で原料と錯合体を形成し、これが容易に生成物に変
化し再びもとどおりに再生される物質を一般に触媒とよんでいる。・・・触媒が存
在することにより新しい反応経路が生まれ、反応はこの経路に沿って触媒が存在し
ないときよりも、はるかに速く容易に進行する」（７１９頁左欄３行目～１７行
目）、「一般に触媒活性を支配する因子は非常に多い。活性を支配する因子は物質
的要因と構造的要因とに大別されるが、後者にはとくに結晶構造、表面積、細孔構
造および格子欠陥などが関連し、これらは触媒の製造と密接な関係があり、同一原
料を用いても製造操作の相違により触媒性能が大きく影響されるので、その製法に
はとくに注意を払う必要がある」（７２０頁左欄３８行目～４４行目）との記載が
あり、これによれば、同じ種類の触媒であっても、触媒の製造方法も反応速度を速
くさせるという触媒性能に大きな影響を与えることが認められ、上記文献の性格及
び発行時期を考えると、このことは、本件特許出願の優先権主張日前に技術常識で
あったものと認められる。
　　　ウ　そうすると、本願発明の目的を達成するための限定条件としては、出発
物質ペルフルオロポリエーテルの具体的内容、触媒の種類、量（出発物質に対する
重量割合）及び製造法、反応温度並びに反応時間を挙げることができ、これらの条
件をすべて特定のものとする手段によって、初めて本願発明の効果を追試すること
が可能となるというべきである。なお、原告も、審決の「本願発明においては、触
媒の種類、特性、量が反応条件及び生成化合物に影響を与える重要な要素であるこ
とを示している。このことは、当業者が所定の（目的とする）平均分子量を有する
化合物を得るためには、触媒の種類、使用量及び反応条件についての情報が不可避
的に必要であることを意味するものと認められる」（審決謄本４頁１行目～６行
目）との認定自体は争っていない。
　　　エ　上記のとおり、触媒効果が、出発物質の具体的内容、触媒の種類、量
（出発物質に対する重量割合）及び製造法、反応温度並びに反応時間に左右される
一方、本願発明の構成が、出発物質の内容、触媒の種類及び反応温度について規定
するにすぎないことは、その要旨から明らかである。そうすると、適切な実施例の
記載又は必要な条件設定の手掛かりとなる具体的な手段の記載がない限り、本件特
許出願の優先権主張日当時の技術常識を踏まえたとしても、本願発明の構成自体か
らその効果を予測することは困難といわざるを得ない。
　(3)　以上の認定判断に基づいて、本件明細書の記載要件の充足性について判断
する。
　　　ア　まず、本件明細書（甲第２、第１５号証）の発明の詳細な説明の記載に
徴しても、出発物質ペルフルオロポリエーテルの具体的内容、触媒の種類、量（出
発物質に対する重量割合）及び製造法、反応温度並びに反応時間のすべての条件を
具体的に特定してこれを実施した記載は皆無であり、当然ではあるが、その実施の
結果、どの程度の平均分子量のものが得られたのかといった記載もない。すなわ
ち、発明の詳細な説明には、本願発明の目的を達成するために必要な限定条件が特
定された実施例が一例も示されていない。
　　　イ　さらに、本願発明は、その要旨に規定するとおり、出発物質のペルフル
オロポリエーテルだけでも、第（Ⅰ）類～第（Ⅲ）類の三つの類が選択的事項とさ
れている上、それぞれの類内には分子量に注目しても数多くの種類のものが選択的
事項として規定されていること、触媒の種類も九つの元素の中から適宜選ばれる元
素の弗化物、オキシ弗化物及び酸化物、さらにはその混合物や先駆物質まで包含す
るものが選択的事項として規定されており、出発物質ペルフルオロポリエーテルの
具体的内容と触媒の種類の組合せという最も基本的な条件だけでも膨大な数に上
り、当業者がこれらの組合せの中から適切なものを選択し、追試するには重大な困
難が伴うというべきである。なお、本件明細書の段落【０００９】には、「ニッケ
ルの場合、効果的触媒は、酸化度の最も高い金属弗化物により代表されることが確
かめられた。また、良好な結果は、酸化度が最高値より低いＮｉのハロゲン化物を
用いても達成される。但し、その場合、反応容器には基体弗素流れを導入し、該流
れによって最も高い酸化状態にある対応弗化物を現場形成させるものとする。ま
た、弗化物およびオキシ弗化物は、弗素の存在で対応するハロゲン化物から現場製
造することができる」との記載があり、これによれば、ニッケルに係る効果的触媒
に関しては「酸化度の最も高い金属弗化物」により代表されることが示されている
とはいえるものの、上記のような膨大な組合せの中から適当なものを選択する手掛
かりとなり得るようなものとは到底いえない。また、原告は、本願発明において用
いることができる触媒は何ら特殊のものではなく、市販されているか又は当業者が
容易に製造することができる任意の触媒を使用すれば足りる旨主張するが、必要な
触媒が特殊かどうかということと、上記のとおり膨大な組合せによる追試の困難性
があることとは別次元の問題であって、原告の上記主張は失当である。
　　　ウ　加えて、出発物質に対する触媒の重量割合、触媒の製造法、反応速度及
び反応時間についても本願発明の目的を達成するための限定条件となることは前示
のとおりであるところ、加熱温度について、本願発明の要旨が１５０～３８０℃と
の数値範囲を示しているものの、それ以外の条件に関しては、発明の詳細な説明中
に、出発物質に対する触媒の重量割合について「０．１～１０重量％」、反応時間
について「例えば、１分～数時間好ましくは３分～５時間程度」（ただし、第
（Ⅱ）類のペルフルオロポリエーテルが前提の記載）との極めて広範にわたる数値
が示されているにすぎない。触媒の製造法に至っては、これに代わる入手手段も含
めて何らの記載もない。
　　　エ　以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、本願発明の目的を
達成するために必要な限定条件が特定された実施例が一例も示されていないばかり
か、出発物質の具体的内容と触媒の種類の組合せだけでも膨大な数に上り、そのそ
れぞれについて適用すべき触媒の重量割合や反応時間といった上記諸条件について
も極めて広範な数値が示されているにすぎないのであるから、ペルフルオロポリエ
ーテルの平均分子量を所望値になるまで減ずるという本願発明の目的を達成し、そ
の効果を追試するためには、当業者においても、多大な試行錯誤を要するといわざ
るを得ない。
　　　　　これに上記(2)で説示したところを併せ考慮すると、本件明細書の発明の
詳細な説明には、当業者が容易に本願発明の実施をすることができる程度にその目
的を達成するための手段が記載されているとは認められないというべきである。
　(4)　原告は、①本件明細書の「実施例１」の記載、②平成１０年１１月２０日
付け意見書添付の実験報告書の記載、③原出願の願書に最初に添付された明細書の
記載は本願発明の実施の容易性を基礎付ける旨主張するので、順次検討する。
　　　ア　まず、上記「実施例１」については、本件明細書（甲第１５号証）の発
明の詳細な説明に、「【００１７】本発明の特に有利な具体例において、解離プロ
セスは、十分に低い分子量を有する生成物を反応混合物から連続的に分離する如き
作業条件で実施される。この効果は、化学的解離処理を分別処理例えば、解離物の
蒸留、フラッシュ分離若しくは分子蒸留を組合せることにより達成される。そし
て、かかる分別処理は解離直後又は解離と同時に行なわれる。以下の実施例により
本願発明を例証する。実施例１　油浴で加熱せる２０ｍｍ１容量のハステロイオー
トクレーブに、米国特許第４，５２３，０３９号の例１に従って製造した構造ＣＦ
３（ＯＣＦ２ＣＦ２)５ＯＣ２Ｆ５のペルフルオロポリエーテル１０ｇとイタリア国特許
出願２１，０５２Ａ／８４の例１に従って製造したγ－ＡｌＦ３０．１ｇを導入
し、２４０℃の温度に１０分間加熱した。次いで、得られた生成物を減圧下蒸発さ
せ、ドライアイス／アセトンで－８０℃に冷却せるトラップ内に集めた。生成物は
９ｇ量で、酸および中性分子の２０：８０比混合物よりなった。この混合物を分析
した結果、それがＡ(ＯＣＦ２ＣＦ２)ｎＯＢ（ここでＡとＢは同じか又は別異で－Ｃ
Ｆ３、ＣＦ２ＣＦ３又は－ＣＦ２ＣＯＦであり、ｎは０～３範囲である）の分子類よ
りなるとわかった」と記載されているものである。
　　　　　しかし、上記「実施例１」で使用されている触媒はγ－ＡｌＦ３であっ
て、これが本願発明の規定する触媒でないことは明らかであり、このことは原告も
自認するところである。そして、触媒の種類が異なる以上、その中で採用されてい
る触媒の量、反応温度、反応時間等の条件は本願発明の実施に何らの示唆も与えな
い。
　　　　　したがって、上記「実施例１」の記載は、本願発明の実施の容易性を何
ら基礎付けるものとはいえない。
　　　イ　次に、平成１０年１１月２０日付け意見書添付の実験報告書（甲第１６
号証）に原告主張のような記載があるとしても、本件明細書の発明の詳細な説明中
に本願発明の目的を達成するための手段が記載されているとは認められない本件に
おいては、その記載不備を補うことにはならないというべきであるから、これが本
願発明の実施の容易性を基礎付けるものとはいえない。
　　　ウ　また、原出願に係る明細書の記載（甲第３号証）についても、これを本
件明細書の記載と同視することはできず、本件発明の実施の容易性を基礎付けるも
のとはいえない。
　(5)　上記の認定判断によれば、当業者において容易に本願発明の実施をするこ
とができる程度に本件明細書の発明の詳細な説明が記載されているとは認められな
いから、本件明細書には、この点において特許法旧３６条３項に反する記載不備の
違法があるものといわざるを得ず、これと同旨の審決の判断に誤りはない。
　２　以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
　　　よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担並
びに上告及び上告受理申立てのための付加期間の指定につき行政事件訴訟法７条、
民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　長　　沢　　幸　　男
　　　　裁判官　宮　　坂　　昌　　利

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