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平成１３年（行ケ）第１４７号　審決取消請求事件（平成１６年６月１４日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　リンテック株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　田倉整
　　　　　　　同　　　　弁理士　　　志水浩
　　　　　　　同復代理人弁護士　　　田倉保
　　　　被　　　　　　告　　　三水株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　小坂志磨夫
　　　　　　　同　　　　弁理士　　　永井義久
　　　　　　　同　　　　　　　　　　守屋昭良
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が無効２０００－３５０９２号事件について平成１３年３月２日にし
た審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　被告は，名称を「記録紙」とする特許第２６１９７２８号発明（平成２年１
月２５日特許出願〔以下「本件特許出願」という。〕，平成３年４月２５日付け，
平成４年１２月１４日付け，平成５年１１月１２日付け，平成７年２月６日付け及
び平成８年９月２６日付けの各補正〔以下，それぞれ「平成３年補正」，「平成４
年補正」，「平成５年補正」，「平成７年補正」，「平成８年補正」という。〕を
経て，平成９年３月１１日設定登録，以下，その特許を「本件特許」という。）の
特許権者である。
　平成１２年２月１６日，原告が本件特許を無効にすることについて審判の請
求をし，無効２０００－３５０９２号事件として特許庁に係属した。
　特許庁は，同事件について審理した上，平成１３年３月２日，「本件審判の
請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１４日，原告に送達さ
れた。
　２　設定登録時の明細書（以下，願書に添付した図面と併せて「本件明細書」と
いう。）の特許請求の範囲の記載
【請求項１】下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる
隠蔽層（５）が１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙（１ａ），（１ｂ）の表面に
形成されたことを特徴とする，記録紙。
（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子
（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー
【請求項２】タコグラフ用の請求項１の記録紙。
（以下，上記【請求項１】，【請求項２】記載の発明を「本件発明１」，「本
件発明２」という。）
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，請求人（原告）の主張する無効理
由，すなわち，本件特許出願の願書に最初に添付した明細書（甲３添付，以下「当
初明細書」という。）の発明の詳細な説明における「針の摺削により着色原紙が」
（８頁第２段落）との記載を，平成４年補正により「針の摺削によって隠蔽層の中
空孔を有するポリマー粒子がつぶれることにより着色原紙の色が」とする補正（以
下「本件補正」という。）は，明細書の要旨を変更するものであるから，本件特許
出願は，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４０条（以下「旧４０条」
という。）の規定により平成４年１２月１４日に出願したものとみなされるとこ
ろ，本件発明１，２は，国際公開パンフレットＷＯ９１／１１６８６号（審判甲
６・本訴甲７，以下「甲７パンフレット」という。）及び特開昭６０－２２３８７
３号公報（審判甲７・本訴甲８，以下「甲８公報」という。）記載の発明から当業
者が容易に発明をすることができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項の
規定に違反してされたものであるから，同法１２３条１項２号の規定により無効と
されるべきであるとの主張に対し，本件補正は，明細書の要旨を変更するものでは
なく，請求人の主張はその前提において誤りがあるから，甲７パンフレット及び甲
８公報を検討するまでもなく，本件特許は，請求人の主張する理由及び証拠方法に
よっては無効とすることはできないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決は，本件補正が明細書の要旨の変更に当たらないと誤って認定判断し
（取消事由１），同判断の前提となる当初明細書記載の発明（以下「当初発明」と
いう。）が発明として不成立であることを看過した（取消事由２）ものであるか
ら，違法として取り消されるべきである。
　１　取消事由１（本件補正が明細書の要旨の変更に当たらないとの認定判断の誤
り）
　　(1)本件補正は，当初明細書（甲３添付）の「こうして得られた記録紙は尖針
例えば鉄針，サファイヤー針，ダイヤモンド針等のインクを用いない針の摺削によ
り着色原紙が現出され印字される」（８頁第２段落）の「針の摺削により着色原紙
が」との記載を「針の摺削によって隠蔽層の中空孔を有するポリマー粒子がつぶれ
ることにより着色原紙の色が」と補正するものであるが，「つぶれ」て現出される
との文言は，技術的事項に該当し，その補正は発明の技術的事項の変更に当たるか
ら，これを明細書の要旨の変更に当たらないとした審決の認定判断は誤りである。
(2)当初発明は，記録紙という物の発明であるが，記録紙の発明である以上，
記録の目的及び作用効果が発揮できるような記録紙でなければならないから，この
ような目的及び作用効果に関する用語を補正し，当初明細書にない，つぶして着色
原紙を現出する印字方法（以下「押つぶし透明化方式」という。）に補正すること
は，発明の構成に関する技術的事項を変更させ，明細書の要旨を変更するものであ
る。
　　当初明細書に記載の印字方法は，「針の摺削により着色原紙が現出され印
字される」ものであるが，当初明細書には，「摺削」の用語の意味について定義は
ない。辞典類によれば，「摺削」の「摺る」とは，「版木などに墨・絵の具などを
塗って紙を当て，こすって写し取る」の意味であり，また「削る」とは，「物の表
面を薄くそぎとる，全体を構成している中の一部分をとり除く」ことを意味するか
ら，記録紙に係る本件発明における「針の摺削」は，語義どおり，「尖針が隠蔽層
を削って隠蔽層の一部を取り去ること」を意味する。「摺削」が「隠蔽層が取り除
かれること」を意味することは，先行技術文献や，本件特許の対応国際出願の公開
情報である甲７パンフレットの記載からも理解できる。また，「着色原紙が現出さ
れ印字される」とは，針の摺削により着色部（原紙）が現出，すなわち，「尖針が
隠蔽層を削って隠蔽層の一部を取り去り，その結果，隠蔽層が取り去られた部分の
着色原紙の表面が露出される」方法（以下「削り取り露出方式」という。）と理解
するのが自然である。削り取り露出方式では，「このような尖針の摺削により皮膜
中の微細な中空粒子が潰れること」（審決謄本４頁最終段落）は起きないし，隠蔽
層の透明化も起きないから，本件補正により，印字方法が，削り取り露出方式から
押つぶし透明化方式に変更されたもので，全く別異の技術的思想に基づくものとな
ったことは明らかである。押つぶし透明化方式の印字方法は，審決がいう，「当初
明細書に開示されている，針によって摺削されると皮膜による隠蔽性が失われ，そ
の結果着色原紙が現出され印字されるという印字方法」（審決謄本５頁第１段落）
とは全く異なるものというべきである。
　　したがって，本件補正は，当初明細書に記載した事項の範囲内においてし
た補正であるとはいうことができない。
２　取消事由２（当初発明が発明として不成立であることの看過）
　(1)本件において，本件補正が明細書の要旨を変更するものであるかを判断す
るに当たって，当初発明が，発明として成立しているか否かは，当然の前提として
認定判断されるべきであり，少なくとも，当初発明が，特許法２９条１項柱書にい
う産業上利用することができる発明に該当することが前提でなければならない。そ
うでなければ，発明ではないものから，補正により新たに発明を完成させたことに
なり，正に要旨変更に当たるというべきである。
　(2)当初発明は，本件特許出願時の技術水準に照らし，公知，公用のものであ
り，発明の実体はなく，いわば無の発明であって，産業上利用することができる発
明として成立していない。被告は，本件特許出願に際し，当初発明の摺削による印
字方法は，隠蔽層が取り除かれて着色原紙が現出され印字されることとは技術的思
想を異にすると主張したが，「摺削による印字方法」を「ポリマー粒子がつぶれ
る」ことの根拠にするのであれば，平成７年補正により「摺削」の文言を削除する
ことは明らかな誤りであって，根拠を放棄したものといわなければならない。した
がって，被告は，少なくとも，当初発明は，従来品と差異がないこと，すなわち，
当初発明は，無の発明であることを自認したことが明らかである。また，甲３７～
３９の追試の結果からも，当初発明は，発明の作用効果を有しない，無の発明であ
ることは明らかである。
第４　被告の反論
　　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
　１　取消事由１（本件補正が明細書の要旨の変更に当たらないとの認定判断の誤
り）について
　　(1)明細書の要旨の変更とは，「特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する
こと」（平成５年法律第２６条による改正前の特許法４１条）であるから，現在の
明細書に具現されていない「発明の詳細な説明」の記載を取り上げることは，およ
そ無意味というべきであり，本件補正は，その後の補正，とりわけ平成７年補正に
よって原形を見いだし得なくなり，本件明細書には記載がなく，その効果がなくな
ったものであり，原告主張の本件特許の無効理由自体，失当というべきである。
(2)本件補正は，「記録紙」又は「タコグラフ用記録紙」としての用法におけ
る効用の説明中，記録紙における用法において，記録がされるときの「状態」又は
「変化」についての説明事項の補正にすぎず，この説明事項が，特許請求の範囲の
記載の要件になっているものではない。しかも，物の発明としての「記録紙」又は
「タコグラフ用記録紙」の発明の構成において，印字方法を変更したものでもな
い。物としての形態も変更されるのであればともかく，当初明細書に記載した「針
の摺削により着色原紙が現出され印字される」印字方法そのものには，何ら変更は
なく，物としての形態も変更されたものではない。したがって，本件補正は，発明
の構成に関する技術的事項を変更するものではないから，要旨変更には当たらない
ことは明らかである。また，「摺削」の用語は，各種の辞典類には見いだせない語
であるから，用語の意味を根拠とする原告の主張は，失当である。「針の摺削」と
は，当初明細書（甲３添付）の記載から，「インクを用いない記録ペンすなわち尖
針などで記録紙上に印字する」（１頁「産業上の利用分野」の欄）ことを意味する
ことは明らかである。そして，記録紙として，例えば，タコグラフ用の記録紙を想
定していることも明らかであるから，タコグラフ用記録紙の場合と同様に，上記印
字は，「記録ペンが図表上を摺動するに伴い白色顔料６が摺削されて下側の着色部
が現出」（実公昭３９－３３４４６号公報〔甲１７，乙１，以下「甲１７公報」と
いう。〕の１頁右欄下から第２段落）することと同義であり，「着色原紙が現出」
は，皮膜自体が取り除かれることを必ずしも意味しない。当初発明は，特公昭４３
－７７８号公報（乙２，以下「乙２公報」という。）記載のカプセルをつぶして印
字する記録紙を従来技術として前提にしているものであり，粒子径が「５～０.１ミ
クロン」の中空孔ポリマー粒子を有する「１から２０ミクロン」の膜厚の隠蔽層に
対して，これよりはるかに大きい先端径を有するインクを用いない記録ペン，すな
わち尖針に，適当な荷重を与えて図表上を摺動させる（摺り動かす）ものである。
そうすると，皮膜中の微細な中空孔ポリマー粒子がつぶれることは当然推測できる
ものであり，その尖針の頭面により中空孔ポリマー粒子がつぶれた結果，その隠蔽
性が失われるであろうことも推測可能である。したがって，本件補正により特定さ
れる印字方法は，針によって摺削されると皮膜による隠蔽性が失われ，その結果，
着色原紙が現出され印字されるという，当初明細書に開示されている印字方法の範
囲内のものであることは明らかである。
　　原告は，本件特許出願後の提出に係る甲７パンフレットの図面の説明の欄
の記載を「摺削」の意義の解釈の根拠に挙げるが，甲７パンフレットに係る国際出
願は，本件特許出願を優先権主張の基礎とするものであり，後の出願を根拠とする
こと自体誤りである。しかも，甲７パンフレットが従来技術として挙げる乙１公報
などの印字形態は，「尖針で表面の白色塗膜の一部を摺擦」（添付明細書１頁下か
ら第２段落）すると記載されているにとどまり，原告主張の「尖針が隠蔽層を削っ
て隠蔽層の一部を取り去ること」とは異なるものである。
２　取消事由２（当初発明が発明として不成立であることの看過）について
　　　審判における請求人（原告）主張の無効理由は，本件補正は，明細書の要旨
を変更するものであるから，旧４０条により，本件特許出願は，本件補正に係る手
続補正書を提出した時にしたものとみなされるとした上で，本件発明１，２は，甲
７パンフレット及び甲８公報記載の発明から当業者が容易に発明をすることができ
たものであるというものである。したがって，原告主張の取消事由２は，審決の当
否とは無関係であり，取消事由になるものではない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（本件補正が明細書の要旨の変更に当たらないとの認定判断の誤
り）について
　　(1)原告は，当初明細書（甲３添付）の発明の詳細な説明における「こうして
得られた記録紙は尖針例えば鉄針，サファイヤー針，ダイヤモンド針等のインクを
用いない針の摺削により着色原紙が現出され印字される」（８頁第２段落）の「針
の摺削により着色原紙が」との記載を「針の摺削によって隠蔽層の中空孔を有する
ポリマー粒子がつぶれることにより着色原紙の色が」と補正する本件補正の，「つ
ぶれ」て現出されるとの文言は，発明の構成に関する技術的事項に該当し，その補
正は発明の構成に関する技術的事項の変更に当たるところ，本件補正により印字方
法が，削り取り露出方式から押つぶし透明化方式に変更されたもので，全く別異の
技術的思想に基づくものとなったものであるから，本件補正は，当初明細書に記載
した事項の範囲内においてした補正であるとはいうことはできないと主張し，被告
は，本件補正は，記録紙における用法において，記録がされるときの「状態」又は
「変化」についての説明事項の補正にすぎず，しかも，物の発明としての「記録
紙」又は「タコグラフ用記録紙」の発明の構成において，印字方法を変更したもの
ではないから，発明の構成に関する技術的事項を変更するものではなく，明細書の
要旨変更には当たらないと主張する。
　なお，被告は，本件補正は，その後の補正，とりわけ平成７年補正によっ
て原形を見いだし得なくなり，本件明細書には記載がなく，その効果がなくなった
ものであり，原告主張の本件特許の無効理由自体，失当というべきであるとも主張
するが，出願公告をすべき旨の決定の謄本送達前にした補正が，当初明細書の要旨
変更に当たるか否かの判断は，当初明細書の記載に基づいて各補正事項についてさ
れ，数次の補正がある場合は，それぞれ別個に当初明細書の記載と対比判断される
べきものであるから，採用することができない。
　　(2)そこで，まず，本件補正が，発明の構成に関する技術的事項に該当するも
のであるかについて検討する。
ア　当初明細書（甲３添付）の特許請求の範囲には，
「【請求項１】下記（Ａ）及び（Ｂ）成分より成る組成物を着色原紙上に
被覆させて得られる記録紙
（Ａ）隠蔽性を有する水性ポリマー粒子
（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー
【請求項２】タコグラフ用の請求項１の記録紙」
と記載され，本件発明１，２の記録紙（以下「本件記録紙」という。）に
ついて，物としての構成は記載されているが，本件記録紙への記録機構については
記載がない。
イ　ところで，記録紙とは，何らかの記録器具を作用させて，何らかの記録
機構により，その紙に所定の記録を得るためのものである。このような記録器具や
記録機構については，乙２公報に，「記録計で記録を得るやり方には非常に多くの
方法がある。すなわち，（１）インクを用いるペン書き（２）放電記録（３）電流
発色記録（４）鋭利な尖針を用いるスクライブ記録（５）熱ペンを用いる感熱記録
（６）圧力によりカプセルを破壊し化学反応を行なわせる感圧記録等である」（１
頁「発明の詳細な説明」の左欄第２段落）と記載されているとおり，本件特許出願
当時，多様なものが知られていたことが認められる。
　　当初明細書の本件記録紙は，上記のとおり，着色原紙上に特定の被覆を
させて得られるものであるという構成を有するものであり，この特定の構成から，
上記に例示された多様な記録方法すべてに適用可能な記録紙であるということはで
きず，おのずと適用可能な記録器具及びこれを用いたときの記録機構が規定される
ものであり，記録器具及びその記録機構から，記録紙本来の目的である記録を得る
ことを可能とするために，記録紙に，特定の構造，機能，性質等が要求され，その
要求に沿った記録紙の構成が規定されるものというべきである。
　　そして，本件補正は，当初明細書（甲３添付）の「針の摺削により着色
原紙が」（８頁第２段落）との記載を「針の摺削によって隠蔽層の中空孔を有する
ポリマー粒子がつぶれることにより着色原紙の色が」とするものであるところ，上
記当初明細書の記載は，「課題を解決するための手段」の項において，「本発明の
構成について以下さらに詳細に述べる」（４頁最終段落）としてされた記載であ
り，当初発明の構成に係る記載であると認められるところ，本件補正により，当初
発明の本件記録紙に適用される記録機構に，「隠蔽層の中空孔を有するポリマー粒
子がつぶれることにより」との事項が付加されたものであって，上記のとおり，記
録機構は，記録紙の構成を規定するものというべきであるから，本件補正は，当初
発明の構成に関する技術的事項に該当するものということができる。
(3)進んで，当初明細書（甲３添付）の本件記録紙の記録機構について検討す
る。
ア　当初明細書には，本件記録紙の記録機構について，①「本発明はインク
を用いない記録ペンすなわち尖針などで記録紙上に印字できる記録紙に関する事で
ある。本発明は着色された原紙上に下記の（Ａ）及び（Ｂ）成分より成る組成物を
塗布し乾燥させると，原紙上にこの組成物が被覆されて得られる記録紙に関する」
（「産業上の利用分野」の項の１頁第１段落），②「特許出願公告昭３４－８１６
３（注，乙１６，以下「乙１６公報」という。）ではインクを用いない記録紙とし
て硝化綿ラッカーを黒色の原紙に塗布し，多湿度条件下で塗膜層を白色隠蔽化させ
る事により記録紙を得る方法が示されている。日本国特許第５２０６３１号（注，
乙２公報はその特許出願公告公報）では光散乱層とカプセル化層より成る記録紙を
考案し，カプセルを尖針で破壊しカプセルに含まれる溶剤の滲出で光散乱層の一部
を透明化する記録紙が示されている」(「従来の技術」の項の２頁第１段落），③
「特許出願公告昭４１－１９２７４（注，乙１７〔以下「乙１７公報」とい
う。〕）及び実用新案出願公告昭３９－３３４４６（注，甲１７公報）ではタコグ
ラフに関する装置及び記録表が示されている。さらにその他の記録紙として感圧
紙，感熱紙等も広く利用されている。これらの特許は着色原紙の上に種々の隠蔽剤
層を塗布する方法が示されている。例えば実用新案出願公告昭３９－３３４４６で
は隠蔽層として顔料を用いる方法，特許出願公告昭３４－８１６３（注，乙１６公
報）では硝化綿白化塗膜を用いる方法等が提案されている。しかし隠蔽効果を有す
るポリマー粒子を利用する方法は全く示されていなかった」(同項の２頁第１段落～
３頁第２段落），④「しかしながら現在広く利用されている感圧，感熱紙は染料を
用いるため印字スピードに劣ったり印字した紙の保存性（生地の黄変化）に問題が
有った。こうした欠点を改良した方法として特許出願公告昭３４－８１６３の方法
に基づいた硝化綿ラッカー層の白色隠蔽化方法が現在主にタコグラフ用記録紙に用
いられている」（同項の３頁第３段落），⑤「本発明の隠蔽性を有する水性ポリマ
ー粒子とは中空孔を有して得られるポリマー分散体であり特許出願公開・・・等で
公知である。市販品の例としては，ローペイク・・・，ボンコート・・・等であ
る。成分は好ましくはメタアクリル酸，またはメタクリル酸共重合体をコアー
（芯）成分とし，スチレンをシエル（外殻）成分としている。粒子径は５～０．１
ミクロンであり好ましくは１～０．３ミクロンである。コアー（芯）が一部中空化
しているため高い隠蔽性を有し，且つ粒子は完全に水中で分散された状態である」
（「課題を解決するための手段」の項の５頁第１段落～６頁第１段落），⑥「本発
明の成膜性を有する水性ポリマー・・・のモノマー組成の例としてはアクリル酸エ
ステル，メタクリル酸エステル，スチレン，ブタジエン，クロロプレン，塩化ビニ
リデン，天然ゴム等であり，モノマー組成のガラス転移点（Ｔｇ）が１００℃以
下，好ましくは２５℃～－８０℃である」（「課題を解決するための手段」の項の
６頁第２段落），⑦「隠蔽性を有する水性ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリ
マーの混合割合は１：９～９：１であり好ましくは１：３～３：１である。両者を
混合して得られた塗布液が着色原紙に塗布される。塗布方法はエアーナイフコータ
ー・・・等であり，均一に塗布されねばならない。温風（５０～２００℃）乾燥に
より２０～１ミクロンの膜厚であり好ましくは１０～３ミクロンの膜厚が得られ
る。得られた皮膜は着色原紙の色を完全に隠蔽しており，通常白い外観が得られ記
録紙として供せられる」（「課題を解決するための手段」の項の７頁第２段落～８
頁第１段落），⑧「こうして得られた記録紙は尖針例えば鉄針，サファイヤー針，
ダイヤモンド針等のインクを用いない針の摺削により着色原紙が現出され印字され
る。現在広く実用化されているタコグラフ装置については特許出願公告昭４１－１
９２７４及び実用新案出願公告昭３９－３３４４６に詳細な説明がなされている。
本発明の記録紙はこれらのタコグラフ用記録紙としても有用である」（同項の８頁
第２段落），⑨「次の項目について性能評価を行い実施例２にまとめた。白色度：
肉眼で市販のタコグラフ用速度記録紙（Ａ社製）と比較・・・印字性：サファイヤ
ー針で市販のタコグラフ記録計（Ａ社製）を用いて評価した。印刷適性：市販のセ
ロテープを塗布層に圧着し，テープを剥離し，隠蔽性の剥離を調べた」（「実施例
１」の項の８頁最終段落～９頁第４段落）との記載がある。
　　上記ア①の「本発明は，インクを用いない記録ペンすなわち尖針などで
印字できる記録紙に関する」との記載によれば，当初明細書の本件記録紙の記録機
構は，「インクを用いない記録ペンすなわち尖針など」のような記録器具（以下
「記録ペン」という。）を使用して記録紙へ記録するものであると認められる。そ
して，上記ア③に，「タコグラフに関する装置及び記録表」を示す乙１７公報及び
甲１７公報が挙げられ，さらに，上記ア⑧においても，「現在広く実用化されてい
るタコグラフ装置」について詳細な説明がされているとして同③で挙げた上記２公
報が挙げられ，上記ア⑧及び⑨に，「本発明の記録紙はこれらのタコグラフ用記録
紙としても有用である」として，実施例で得られた記録紙を，「市販のタコグラフ
用速度記録紙（Ａ社製）」と比較して，白色度を，「市販のタコグラフ記録計（Ａ
社製）」を用いて印字性を評価したと記載されていることから，記録ペンを使用す
る具体的な記録装置は，主にタコグラフ装置であると認められる。
イ　そこで，本件特許出願当時のタコグラフ装置についてみると，実開昭５
１－８３３６６号公報（甲６０）のタコグラフ装置は，「自動車の運行状況，機械
の稼働状況等がチャート紙に自動記録され，このチャート紙を目視によりまたは光
学的な読取装置によって判読することによって，状況を解析する」（添付明細書１
頁最終段落）と記載されているように，自動車の運行状況等がチャート紙に自動記
録され，そのチャート紙を目視により又は光学的な読取装置によって判読，解析す
るための自動記録装置であり，その記録ペンは，同公報に，「被覆層４の上から加
圧ペンや熱ペンを作用させてこの層４を破損させ・・・破損部分４ａに記録層３が
露出する」（同２頁第１段落）と記載されているが，被覆層がどのようなものであ
るかについての記載はない。また，当初明細書の上記ア③に挙げられた上記２公報
のうち，乙１７公報には，３本の記録ペンで記録する記録回転計について記載され
ているが，記録ペンの記録紙への記録機構や記録紙を特定する記載はなく，甲１７
公報には，「記録ペンが図表上を摺動するに伴い白色顔料６が摺削されて下側の着
色部が現出」（１頁右欄下から第２段落）する「タコグラフ用記録図表」が記載さ
れているが，白色顔料がどのようなものであるかについて特定する記載はない。こ
れらの記載によれば，記録ペンは，記録紙の図表上を摺動するものであることが認
められるが，被覆層及び被覆層ないし白色顔料に記録ペンの摺動によりどのような
変化が生じて着色部が現出するかについて特定するものではない。さらに，Ｂ作成
の昭和５２年４月２０日付け「記録計用紙（タコグラフ）の試験結果について」
（甲５７）のタコグラフ記録装置の「試験項目」の欄には，「３．２　記録性試
験」の「(１)記録の濃淡」の項に，「常温常湿で針先形状０.０６ｍｍ～０.０８ｍ
ｍ半球で，かつ，記録紙への接触荷重が１０ｇのサファイヤ針を用いて記録させ」
と記載され，続く「(２)最低記録性」の項に，「常温常湿で針先形状０.０６ｍｍ～
０.０８ｍｍ半球のサファイヤ針を用いて記録させたとき，記録可能な最低荷重は５
ｇ」と記載され，次いで「(３)解読力」の項に，「３.２(１)項と同様な方法で記録
させた時，１ｍｍ幅に１０本以上の記録線が判読でき，１ｍｍ幅に３０本の記録を
させても塗膜がはく離（注，上点省略）したり，表面が発粉状態にならない」と記
載され，これらの記載によれば，本件特許出願当時，タコグラフ記録装置の記録ペ
ンは，少なくとも，「１ｍｍ幅に１０本以上」の微細な記録線が作成可能な０.０６
ｍｍ～０.０８ｍｍ程度の大きさの先端径のものであって，５～１０ｇ程度に加圧
し，記録紙上を摺動して記録するものであると認められる。原告従業員Ｃ作成の平
成１５年３月１２日付け報告書（甲６３）は，タコグラフ記録装置の記録紙は尖針
の摺削により記録層が削り取られることにより記録がされることの確認が得られた
とするが，その試験装置は，先端径が細く（３０μ），かつ，荷重が大きい（３０
ｇ）条件で実験が行われたものであり，記録紙に対する摺動する力は，上記タコグ
ラフ装置の記録ペンと比較し，同速度で記録ペンが作動する場合に，単位面積当た
りの荷重が非常に大きくなるものであって，同等の条件で摺動させたものと認める
ことができず，上記認定を左右するものではない。
　　以上によれば，当初明細書の本件記録紙に使用される記録ペンは，上記
従来技術と同様，先端径が０.０６ｍｍ～０.０８ｍｍ程度の微細なものであって，
室温で５～１０ｇ程度に加圧され，記録紙面上を摺動させて記録するものを含むも
のであると認められる。
ウ　また，当初明細書の本件記録紙についての上記ア①の「着色された原紙
上に塗布し乾燥させた特定の被覆を有する記録紙」との記載，被覆組成物について
の同⑦の「塗布液が着色原紙に塗布され・・・温風（５０～２００℃）乾燥により
得られる・・・皮膜は着色原紙の色を完全に隠蔽しており，通常白い外観が得ら
れ」との記載によれば，本件記録紙は，着色原紙の上に塗布乾燥された被覆を有す
るものであって，その被覆はその着色原紙の色を隠蔽する性質を有するものである
と認められる（以下，この隠蔽する性質を「隠蔽性」といい，隠蔽性を有する被覆
を「隠蔽層」という。）。そして，当初明細書の本件記録紙の隠蔽層（以下「本件
隠蔽層」という。）は，その組成，並びに上記ア①の「インクを用いない」及び同
④の「しかしながら感圧，感熱紙は，染料を用いるため，印字スピードに劣ったり
印字した紙の保存性（生地の黄変化）に問題があった」との記載により，「染料」
が含まれるものとは認められないから，本件記録紙は，インクや染料の色により記
録を得るものではないと認められる。
　　以上によれば，上記のような記録ペン及びその記録紙への作用並びに本
件記録紙の構成から，本件記録紙への記録機構は，記録ペンの記録紙上を摺動する
力により，本件隠蔽層の隠蔽性を低下させることによるものであると認められる。
そうすると，上記隠蔽性の低下は，記録を判読するに必要な程度で足り，着色原紙
の色調は，隠蔽層の色調とそれに必要な差が生じる程度に現出させればよいから，
隠蔽性の完全な消失までは要求されず，必ずしも着色原紙の面を露出させる必要は
ないものと認められる。
エ　ところで，昭和６３年色材協会発行「色材」６１〔９〕４９４頁～５０
８頁「中空樹脂粒子の性質と応用」（甲２８）は，本件隠蔽層に含まれるポリマー
粒子と同等の粒子と認められる中空樹脂粒子を造膜性成分とブレンドしたフィルム
（４９８頁左欄３項第１段落）について，「市販ポリマーの屈折率は１．３～１．
７の範囲，ポリスチレンやポリメタクリル酸メチル等の１．６の範囲でそれほど差
がない。従って通常のポリマーの組合わせだけでは隠ぺい性のある塗膜が得られな
い。空気の屈折率は１であるので空気を顔料として用いることができればかなり大
きな隠ぺい性が得られる。そこで屈折率が１．０の空気をカプセル化した中空樹脂
粒子は白色顔料として機能し得る」（同頁右欄），「フィルム中の中空樹脂粒子の
光散乱挙動は，可視光線の波長の半波長分の中空径があれば，図－８のように可視
光線の反射および屈折を助長し白色顔料として機能する。・・・同一粒子径で比較
すると，中空の方が非中空のものより圧倒的に隠ぺい性，白色度が良好である」
（４９９頁右欄第１段落）と記載され，さらに，図－８には，塗膜中の中空粒子に
おける光の反射と屈折について記載され，中空樹脂粒子を分散した樹脂膜の隠蔽性
は，中空樹脂粒子の微小な中空孔によることが認められ，甲８公報（１頁左下欄末
行～２頁左上欄第２段落）及び昭和６３年発行「表面」２６巻６号３９２頁～４０
３頁「中空樹脂顔料の機能とその応用展開」（甲２９）にも，水性ポリマー粒子を
水系塗料に配合した場合に塗膜に隠蔽性がある旨の記載がある。これらの記載によ
れば，本件特許出願当時，ポリマー粒子を分散した樹脂膜の隠蔽性は，中空粒子の
微小な中空孔によることが，当業者に知られていたことが認められる。
　　本件隠蔽層は，当初明細書（甲３添付）の特許請求の範囲の記載のとお
り，（Ａ）隠蔽性を有する水性ポリマー粒子及び（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマ
ーとからなる樹脂層であり，この「隠蔽性を有する水性ポリマー粒子」の文言か
ら，その本件隠蔽層の隠蔽性には，「水性ポリマー粒子」が関与するものであると
認められる。そして，「ポリマー粒子」について，上記ア⑤の「粒子径は５～０．
１ミクロンであり好ましくは１～０．３ミクロンである。コアー（芯）が一部中空
化しているため高い隠蔽性を有し，且つ粒子は完全に水中で分散された状態であ
る」との記載，同⑦の本件記録紙はこのような水性ポリマー粒子の分散体と成膜性
を有する水性ポリマーを含む組成物の塗布液が「着色原紙に塗布され・・・温風
（５０～２００℃）乾燥により・・・得られる」ものであって，「皮膜は着色原紙
の色を完全に隠蔽しており，通常白い外観が得られ」るものであるとの記載があ
り，他方，水中の分散体における隠蔽要因である水性ポリマー粒子の中空孔は塗
布，乾燥において消失する旨の記載はなく，他の隠蔽要因についての特段の記載が
ないことからすると，乾燥後の本件隠蔽層における隠蔽性は，主に，本件隠蔽層に
分散して存在する多数の水性ポリマー粒子の微小な中空孔によるものと認められ
る。以上のとおり，本件隠蔽層は，成膜性を有する水性ポリマーと水性ポリマー粒
子から成る樹脂層であって，その樹脂層に分散した水性ポリマー粒子の中空孔に起
因する多孔構造による隠蔽性を有するものであり，光散乱性を有する多孔構造樹脂
層であるということができる。
オ　上記ア②には，記録紙の従来例として，硝化綿ラッカーの隠蔽層を黒色
原紙に設けたもの（乙１６公報）及び光散乱層とカプセル化層より成りカプセルを
尖針で破壊してカプセルに含まれる溶剤の滲出で光散乱層の一部を透明化するもの
（乙２公報）が挙げられているところ，乙２公報には，記録紙の光散乱層につい
て，「適当な処理でその多孔性構造を破壊し均一な構造にかえることにより透明に
かえられる性質を有する」（２頁左欄第３段落），「光散乱性皮膜は，最も普通
に，セルロース誘導体のブラッシングを利用して作られる」（同頁右欄第２段落）
と記載され，その隠蔽層は光散乱性を有する多孔構造樹脂層であると認められる。
そして，その記録紙への記録は，カプセルを尖針で破壊することによりカプセルに
含まれる「多孔性構造の空隙を埋めるかまたは皮膜成分を溶解してその光散乱性を
大幅に低下させる作用を持つ」（１頁右欄第４段落）もの，すなわち，透明化剤の
滲出で，光散乱層の一部を透明化することによることが記載され，さらに，記録紙
は，「従来のスクライブ記録と同じ装置を利用できる」（１頁右欄第３段落），
「記録の解像性は高く，熱ペンより優れている」（３頁左欄最終段落）と記載され
ていることから，通常は，室温の加圧された記録ペンが記録紙上を摺動することに
よって記録されるものであると認められる。
　　また，乙１６公報の隠蔽層は，「繊維素誘導体，ビニール樹脂，その他
の熱可塑性樹脂を単独又は混合したもの」（発明の詳細な説明の欄の１頁左欄第３
段落），具体的には，「硝化綿ラッカー」（同１頁右欄「第一例」）などに可塑剤
などを添加して樹脂塗膜を不透明化したものであると認められ，その記録紙は，
「尖頭を有する物体によって自由に記録し，又は熱線等による微細点状加熱によっ
て記録し得る」（同１頁左欄第１段落）とされ，「尖頭を有する物体によって自由
に記録」する方法が「熱線等による微細点状加熱によって記録」する方法と並列し
て記載されていることから，上記「自由に記録する方法」は，非加熱の記録ペンを
使用するものであると認められる。そうすると，その記録紙の隠蔽層の材料及び製
法は，乙２公報の光散乱層と同等のものであり，その隠蔽層は，光散乱性を有する
多孔構造樹脂層であると認められるが，その隠蔽性を低下させる機構についての記
載はない。
　　さらに，特公昭４７－５１７３７号公報（甲２４，以下「甲２４公報」
という。）には，記録計等に用いられる感圧記録材について，「針状又は尖頭を有
する器具により微少圧力で着色支持体の表面に設けられた白色不透明被覆層を剥離
および／又は透明化することにより支持体表面の着色層を露出せしめることにより
記録を得る新規な感圧記録体」（１頁左欄第１段落）と記載され，上記針状又は尖
頭を有する器具による「微少圧力」は，「被覆層」を「透明化」するだけでなく，
「剥離」することもあるものであるから，単なる押圧力ではなく，摺動する力であ
ると認められる。また，「被覆層の多孔構造は後述のブラッシング現象により生成
される。・・・白色不透明層を形成する樹脂として，低粘度硝化綿を使（う）」
（１頁右欄第１段落～第２段落）ものであり，隠蔽層の材料及び製法は乙２公報と
同等のものであることから，光散乱性を有する多孔構造樹脂層であると認められ
る。また，「従来，着色された支持体表面上にセルロース誘導体，ビニール重合体
等の樹脂，植物油，多価アルコールと脂肪酸とのポリエステル化合物等の可塑剤，
ステアリン酸，硬化油，金属石ケン等のワックス状物質，無機顔料等よりなる白色
不透明被覆層を設け，物理的にこれを部分的又は全体的に剥離又は透明化し，素地
があらわれるようにした記録紙はよく知られている。しかしながら，従来より知ら
れている記録材は，・・・白色不透明被覆層の感圧性を向上せしめると，被覆層の
剥離により粉末を発生し易くなり記録計に対し故障を生ぜしめる危険性が多分にあ
る」（１頁左欄第２段落）との課題があるとされ，「本発明は特に粉末を発生する
ことなく解像力，鮮明度に特に優れた記録材を提供する」（同）ものであり，「記
録器具の先端が被覆層を過大に加圧すれば被覆層が剥離され支持体があらわれ記録
が形成されるが，普通の場合は，記録器具の先端が被覆層を加圧すると被覆層の多
孔構造が破壊され，被覆層の光散乱性が低下し，支持体の色が被覆層を通して見
え，記録が形成される」（１頁左欄最終段落～右欄第１段落）ものであることが記
載されている。そうすると，甲２４公報の光散乱性を有する多孔構造樹脂層は，記
録ペンの摺動する力により「物理的にこれを部分的又は全体的に剥離又は透明化
し，素地があらわれるようにしたもの」であって，「普通の場合は，記録器具の先
端が被覆層を加圧すると被覆層の多孔構造が破壊され，被覆層の光散乱性が低下
し，支持体の色が被覆層を通して見え，記録が形成される」ものであると認められ
る。
　　以上のとおり，光散乱性を有する多孔構造樹脂から成る隠蔽層の隠蔽性
を低下させる機構は，室温の記録ペンの摺動する力によりその多孔構造を消失さ
せ，光散乱性を低下させることによるもの及び隠蔽層を除去することによるものが
あり，前者の多孔構造を消失させる具体的な方法には，甲２４公報のような記録ペ
ンの摺動する力により多孔構造をつぶして消失させるもの，乙２公報のように透明
化剤により多孔構造を消失させるものがあることが認められる。
　　そこで，本件隠蔽層の隠蔽性を低下させる機構についてみると，当初明
細書には，同機構を特定する記載はないというべきである（「摺削」の記載がこれ
を特定するものではないことは，後記カに説示するとおりである。）から，摺動す
る力によりその多孔構造を消失させ，光散乱性を低下させることによるもの及び隠
蔽層を除去することによるものの両者を含むものというべきであり，後者の機構に
ついては，本件隠蔽層が光散乱性を有する多孔構造樹脂層であること，このような
多孔構造樹脂層から成る隠蔽層の隠蔽性の低下は，室温の記録ペンの摺動する力に
よりその多孔構造を消失させ，又は除去する機構によるものであることは上記のと
おりであり，本件隠蔽層には透明化剤が含まれていないことから，その多孔構造の
消失は，室温の記録ペンの摺動する力により，記録ペンの接した部位において多孔
構造をつぶして消失させ，又は除去することによるものと認められる。
カ　原告は，当初明細書には，「摺削」の用語の意味について定義はなく，
辞典類によれば，「摺削」の「摺る」とは，「版木などに墨・絵の具などを塗って
紙を当て，こすって写し取る」の意味であり，また「削る」とは，「物の表面を薄
くそぎとる，全体を構成している中の一部分をとり除く」ことを意味するから，記
録紙に係る本件発明における「針の摺削」は，語義どおり，「尖針が隠蔽層を削っ
て隠蔽層の一部を取り去ること」を意味し，「着色原紙が現出され印字される」と
は，針の摺削により着色部（原紙）が現出，すなわち，「尖針が隠蔽層を削って隠
蔽層の一部を取り去り，その結果，隠蔽層が取り去られた部分の着色原紙の表面が
露出される」方法（「削り取り露出方式」）と理解するのが自然であると主張す
る。
　　確かに，当初明細書に「摺削」の用語の意味についての定義がないこと
は原告主張のとおりであるが，「摺削」の用語は，辞書類などに記載されている一
般的な用語であるとは認められず，また，室温の記録ペンの摺動により記録する記
録紙の技術分野において慣用されている用語であるとも認められない。甲１７公報
には，「記録ペンが図表上を摺動するに伴い白色顔料６が摺削されて下側の着色部
が現出」（１頁右欄下から第２段落）との記載があるが，白色顔料に記録ペンの摺
動によりどのような変化が生じて着色部が現出するかについて特定するものではな
いことは上記(3)イのとおりであり，特開昭６１－２８８１１８号公報（甲１０）に
は，「表層を摺削針により削除することにより色分けされた下地の色相によるグラ
フを描くようにしたタコグラフ記録図表」（１頁左下欄の「特許請求の範囲」）と
の記載があるが，この記載のみから，「摺削」の用語が「削除すること」のみを意
味する慣用されている用語であると認めることはできない。一般の辞典によれば，
「摺る」は，「①型木をあてて布地に模様を染め出す。・・・②版木や活版などに
インクや絵具をつけ，紙をあてて字・絵を写しとる。印刷する」（広辞苑第５版）
の意味であり，「削る」は，「①少しずつそいで取る。薄くそぎとる。・・・②の
ぞく。削除する。・・・③奪う。取り上げる。・・・⑥少しずつへらす」（同）の
意味であり，「摺る」は「取り去ること」を意味しないから，「摺削」の用語自体
から，「針の摺削」が「尖針が隠蔽層を削って隠蔽層の一部を取り去ること」のみ
を意味するものと解することはできない。
　　したがって，「摺削」の用語のみから，「針の摺削」が「尖針が隠蔽層
を削って隠蔽層の一部を取り去ること」に限定されると解することはできず，原告
の上記主張は採用することができない。
　　また，原告は，本件特許の対応国際出願の公開情報である甲７パンフレ
ットの記載を理由に，「摺削」が「隠蔽層が取り除かれること」を意味すると主張
するが，甲７パンフレットは，本件特許出願を優先権主張の基礎とするものであっ
て，本件特許出願より後の平成３年１月２５日付け国際出願に係るものであるか
ら，その記載を根拠に当初明細書の記載を解釈することはできず，採用することが
できない。
キ　以上検討したところによれば，当初明細書に接した当業者は，本件記録
紙の記録機構として，記録ペンの記録紙上を摺動する力により，記録ペンの接する
部位における隠蔽層の中空ポリマーの中空孔をつぶして多孔構造を消失させ，隠蔽
層の隠蔽性を低下させることにより，着色原紙の色調を記録として判読可能な程度
に現出させる機構（原告のいう「押つぶし透明化方式」）が記載されているのと同
然であると理解するものと認めるのが相当である。
(4)したがって，当初明細書（甲３添付）の発明の詳細な説明における「こう
して得られた記録紙は尖針例えば鉄針，サファイヤー針，ダイヤモンド針等のイン
クを用いない針の摺削により着色原紙が現出され印字される」（８頁第２段落）の
「針の摺削により着色原紙が」との記載を「針の摺削によって隠蔽層の中空孔を有
するポリマー粒子がつぶれることにより着色原紙の色が」と補正する本件補正は，
当初明細書に記載した事項の範囲内というべきであるから，これを明細書の要旨の
変更に当たらないとした審決の認定判断に誤りはなく，原告の取消事由１の主張は
理由がない。
２　取消事由２（当初発明が発明として不成立であることの看過）について
　　原告は，当初発明は，本件特許出願時の技術水準に照らし，公知，公用のも
のであり，発明の実体はなく，いわば無の発明であって，産業上利用することがで
きる発明として成立していないところ，本件補正により新たに発明を完成させたこ
とになるから，本件補正は要旨変更に当たると主張する。
　しかしながら，本件補正は，当初明細書に記載した事項の範囲内というべき
であることは上記判示のとおりであるから，これにより新たに発明を完成させたこ
とになるものではないことが明らかである。したがって，原告の取消事由２の主張
は理由がない。
　３　以上のとおり，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を
取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　　　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　篠　　原　　勝　　美
　　　　　　裁判官　　　　岡　　本　　　　　岳
　　　　　　裁判官　　　　早　　田　　尚　　貴

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