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平成１５年（ワ）第２９８５０号職務発明等に対する相当対価等請求事件
平成１８年３月２０日口頭弁論終結
判決
原告甲ⅰ
訴訟代理人弁護士宮國英男
同田島啓己
被告三菱電機株式会社
訴訟代理人弁護士大野聖二
同市橋智峰
補佐人弁理士加藤恒
同山田勇毅
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の請求
被告は，原告に対し，金２億円及びこれに対する平成１５年１１月５日から
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の元従業員である原告が，被告在職中にした半導体不揮発性記
憶装置等に関する特許発明５件及び考案１件について，平成１６年法律第７９
号による改正前の特許法３５条（以下，同条について「特許法」という場合，
特に断らない限り，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法をいう）。
及び実用新案法１１条３項に基づき，職務発明及び職務考案の相当対価の一部
請求として２億円及び遅延損害金の支払を求めている事案である。
１前提となる事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定され
。，。）る事実証拠により認定した事実については該当箇所末尾に証拠を掲げた
()当事者1
，，，ア原告は昭和５０年４月に被告に入社し同年から平成１３年５月まで
被告の従業者の地位にあり，半導体メモリ製品の設計開発，事業化等の業
務に従事していたものである。
イ被告は，各種電気機械器具，電子応用機械器具，半導体素子集積回路そ
の他一般機械器具及び部品の製造並びに販売等を業とする株式会社であ
る。
()原告がした職務発明等2
原告は被告の従業者であった間に以下の各特許発明及び考案をした一，，（
部については，ほかに共同発明者がいる。。）
被告は，以下の各特許発明等について，職務発明及び職務考案であるとし
て，社内規程により原告から特許及び実用新案登録を受ける権利を承継し，
それぞれ原告を発明者又は共同発明者，被告を出願人として，次のとおり，
特許出願及び実用新案登録出願をし，特許及び登録実用新案を得た（以下，
これらの特許権等を総称して「本件各特許権等」といい，その発明等を総，
称して「本件各特許発明等」という。。）
，（，。（，。））ア本件第１第２特許乙２３以下原則として枝番は省略する
)特許第１８７８２１２号（以下「本件第１特許」といい，その発明a，
を「本件第１特許発明」という）。
①出願年月日昭和５７年１月１２日
②出願番号５７－００３５８４
③出願公告年月日平成４年１２月１８日
④登録年月日平成６年１０月７日
⑤存続期間満了日平成１４年１月１２日
⑥発明者原告
⑦発明の名称半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法
⑧特許請求の範囲半導体基板の主面部に互いに所定間隔をおいて形
成されたドレイン不純物拡散層及びソース不純物拡
散層と，上記半導体基板と上記ドレイン不純物拡散
層と上記ソース不純物拡散層の各表面上にわたって
形成された第１絶縁膜と，この第１絶縁膜上に配設
されたフローティングゲート導電体層と，このフロ
ーティングゲート導電体層上に第２絶縁膜を介して
対向配設された制御ゲート導電体層とを有した不揮
発性メモリセルの書き込み及び消去方法において，
上記フローティングゲート導電体層は上記ドレイン
不純物拡散層の上方から上記ドレイン不純物拡散層
及び上記ソース不純物拡散層間の上記半導体基板の
上方を通って上記ソース不純物拡散層の上方に達し
て設けられ，上記第１絶縁膜における上記フローテ
ィングゲート導電体層直下の厚さは１０～３００Å
の範囲内で同一厚さとし，上記制御ゲート導電体層
に正の電位を印加するとともに上記ドレイン不純物
拡散層及び上記ソース不純物拡散層の一方の不純物
拡散層に上記制御ゲート導電体層に印加する正の電
位より低い電位を印加し，かつ，他方の不純物拡散
層の電位を上記制御ゲート導電体層に印加される正
の電位との間で上記他方の不純物拡散層側に位置す
る上記第１絶縁膜に電子の移動が生じない電界とな
す電位として，上記他方の不純物拡散層側に位置す
る上記第１絶縁膜を介して上記フローティングゲー
ト導電体層への電子の注入がなく，上記一方の不純
物拡散層側に位置する上記第１絶縁膜を通り抜けさ
せて上記フローティングゲート導電体層に電子を蓄
積させ，上記制御ゲート導電体層に接地電位を印加
するとともに上記ドレイン不純物拡散層及び上記ソ
ース不純物拡散層の上記他方の不純物拡散層に正の
電位を印加し，かつ，上記一方の不純物拡散層の電
位を上記制御ゲート導電体層に印加される接地電位
との間で上記一方の不純物拡散層側に位置する上記
第１絶縁膜に電子の移動が生じない電界となす電位
として，上記一方の不純物拡散層側に位置する上記
第１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導電
体層に蓄積された電子の引き抜きがなく，上記他方
の不純物拡散層と上記フローティングゲート導電体
層との間に介在する上記第１絶縁膜のトンネル現象
によって上記フローティングゲート導電体層に蓄積
された電子を上記他方の不純物拡散層に引き抜くこ
とを特徴とする半導体不揮発性記憶装置の書き込み
及び消去方法。
)特許第２０４７５８３号（以下「本件第２特許」といい，その発明b，
を「本件第２特許発明」という。また，本件第１特許及び同第２特許を
総称して本件第１第２特許といいその特許発明を総称して本，「，」，「
件第１，第２特許発明」という）。
①出願年月日昭和５７年１月１２日
②出願番号０５－２３８０１１
③出願公告年月日平成７年９月６日
④登録年月日平成８年４月２５日
⑤存続期間満了日平成１４年１月１２日
⑥発明者原告
⑦発明の名称半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法
⑧特許請求の範囲半導体基板の主面部に互いに所定間隔をおいて形
成されたドレイン不純物拡散層及びソース不純物拡
散層と，上記半導体基板と上記ドレイン不純物拡散
層と上記ソース不純物拡散層の各表面上にわたって
形成された第１絶縁膜と，この第１絶縁膜上に配設
されたフローティングゲート導電体層と，このフロ
ーティングゲート導電体層上に第２絶縁膜を介して
対向配設された制御ゲート導電体層とを有し，上記
フローティングゲート導電体層は上記ドレイン不純
物拡散層の上方から上記ドレイン不純物拡散層及び
上記ソース不純物拡散層間の上記半導体基板の上方
を通って上記ソース不純物拡散層の上方に達して設
けられ，上記第１絶縁膜における上記フローティン
グゲート導電体層直下の厚さは１０～３００Åの範
囲内で同一厚さとされた不揮発性メモリセルの書き
込み及び消去方法において，上記制御ゲート導電体
層に正の電位を印加するとともに上記ソース不純物
拡散層及び半導体基板それぞれに上記制御ゲート導
電体層に印加する正の電位より低い電位を印加し，
かつ，上記ドレイン不純物拡散層の電位を上記制御
ゲート導電体層に印加される正の電位との間で上記
ドレイン不純物拡散層側に位置する上記第１絶縁膜
を介して電子の移動が生じない電界となす電位とし
て，上記ドレイン不純物拡散層側に位置する上記第
１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導電体
層への電子の注入がなく，上記ソース不純物拡散層
側に位置する上記第１絶縁膜のトンネル現象によっ
て上記フローティングゲート導電体層に電子を蓄積
させ，上記ドレイン不純物拡散層に正の電位を印加
するとともに，上記制御ゲート導電体層に上記ドレ
イン不純物拡散層に印加する正の電位より低い電位
を印加し，かつ，上記ソース不純物拡散層の電位を
上記制御ゲート導電体層に印加される電位との間で
上記ソース不純物拡散層側に位置する上記第１絶縁
膜を介して電子の移動が生じない電界となす電位と
して，上記ソース不純物拡散層側に位置する上記第
１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導電体
層に蓄積された電子の引き抜きがなく，上記ドレイ
ン不純物拡散層と上記フローティングゲート導電体
層との間に介在する上記第１絶縁膜のトンネル現象
によって上記フローティングゲート導電体層に蓄積
された電子を上記ドレイン不純物拡散層に引き抜く
ことを特徴とする半導体不揮発性記憶装置の書き込
み及び消去方法。
イ本件第３，第４特許（乙４，５）
)特許第１９５６１２７号（以下「本件第３特許」といい，その発明a，
を「本件第３特許発明」という）。
①出願年月日昭和６０年２月２２日
②出願番号６０－０３４８８８
③出願公告年月日平成４年１０月１日
④登録年月日平成７年７月２８日
⑤存続期間満了日平成１７年２月２２日
⑥発明者原告ほか２名
⑦発明の名称樹脂封止型半導体集積回路装置
⑧特許請求の範囲半導体基板に対して形成された回路素子を覆う絶
縁膜と，該絶縁膜上に形成された上記回路素子或い
は電源電圧の信号を伝搬する金属配線とを有し，上
記半導体基板，絶縁膜及び絶縁膜上の金属配線を樹
脂で封止してなる樹脂封止型半導体集積回路装置に
おいて，上記金属配線は，上記絶縁膜の所定箇所に
この金属配線に沿って複数設けられた開孔を埋め込
む複数の釘状金属柱を有し，該釘状金属柱をもって
上記絶縁膜下部または内部に設けられた導体層に接
合固定され，この導体層は上記釘状金属柱を介して
上記金属配線のみに電気的に接続されていることを
特徴とする樹脂封止型半導体集積回路装置。
)特許第１９７３８２０号（以下「本件第４特許」といい，その発明b，
を「本件第４特許発明」という。また，本件第３特許及び同第４特許を
総称して本件第３第４特許といいその特許発明を総称して本，「，」，「
件第３，第４特許発明」という）。
①出願年月日昭和６０年９月２０日
②出願番号６０－２０９５０５
③出願公告年月日平成６年１１月１４日
④登録年月日平成７年９月２７日
⑤存続期間満了日平成１７年９月２０日
⑥発明者原告ほか１名
⑦発明の名称半導体集積回路装置
⑧特許請求の範囲ゲート電極を有するトランジスタが形成される半
導体基板上に，フィールド酸化膜，リンシリケート
酸化膜，金属配線，及びパッシベーション膜を順次
積層した半導体装置において，上記フィールド酸化
膜の平坦な表面上であって，金属配線を形成すべき
領域の間の下方に，上記トランジスタのゲート電極
と同一層にある導電体層を埋設し，上記導電体層に
よりリンシリケート酸化膜に生じた凹凸の段差にお
ける凹部に金属配線を配設したことを特徴とする半
導体集積回路装置。
)米国特許第４７２９０６３号（本件第３特許の対応米国特許である。c
以下「本件第３対応米国特許」という。甲５５。，）
①特許日平成元年５月１日
②発明の名称プラスチック樹脂封止の半導体集積回路装置にお
けるネイルセクション（くい打ち）
③発明者原告ほか２名
④概要プラスチック樹脂封止の半導体集積回路装置にお
いて，半導体基板に回路素子が作られ，半導体基板
上で提供される内部回路の電源電圧あるいは信号を
送信するための金属配線とそれらの配線下にある絶
縁フイルムに設けられた開口箇所中に金属配線と共
に全体に提供されるネイルセクション（くい打ち）
を有して，そのネイルセクション（くい打ち）は，
他の回路素子あるいは他の金属配線とも電気的に接
続関係がないということ。
⑤特許請求の範囲【請求項１】プラスチック樹脂封止の半導体集積回
路装置において，半導体基板に回路素子が作られ，
半導体基板上で提供される内部回路の電源電圧ある
いは信号を送信するための金属配線とそれらの配線
下にある絶縁フィルムの部分で直接形成された口径
に金属配線と共に提供されるネイルセクション（く
い打ち）を有して，そのネイルセクション（くい打
ち）は，他の回路素子あるいは他の金属配線のどれ
からも電気的に独立していること。
【請求項２】プラスチック樹脂封止の半導体集積回
路装置において，半導体基板上で提供される内部回
路の電源電圧あるいは信号を送信するための金属配
線とその金属配線の電圧を受けることができる半導
体基板内の不純物拡散層とそれら金属配線下にある
絶縁フィルムを有して，前記金属配線は，直接半導
体基板にショートされることなく，電気的に金属配
線を接続するために前もって定義した間隔で絶縁フ
ィルムを貫通して，半導体基板内の不純物拡散層に
接続されること。
【請求項３】プラスチック樹脂封止の半導体集積回
路装置において，半導体基板上で提供される内部回
路の電源電圧あるいは信号を送信するための金属配
線とその金属配線の電圧を受けることができる導電
体層とそれら金属配線下にある絶縁フィルムを有し
て，前記金属配線は，直接半導体基板にショートさ
れることなく，電気的に金属配線を接続するために
前もって定義した間隔で絶縁フィルムを貫通して，
導電体層に接続されること。
ウ本件第５，第６特許等（乙６，７）
)特許第２５１８３１６号（以下「本件第５特許」といい，その発明a，
を「本件第５特許発明」という），。
①出願年月日昭和６２年１１月４日
②出願番号６２－２７８５１６
③登録年月日平成８年５月１７日
④発明者原告
⑤発明の名称不揮発性半導体記憶装置
⑥特許請求の範囲【請求項１】複数のメモリ・トランジスタ群と，
該メモリ・トランジスタ群のトランジスタに書き込
まれたデータを読み出すため，上記メモリ・トラン
ジスタ群毎に設けられた，ワード線選択用トランス
フアゲート・トランジスタ群，ビツト線選択用セレ
クト・トランジスタ群及び信号を入力する周辺回路
と，上記トランジスタから読み出されたデータを出
力する周辺回路とを備えた不揮発性半導体記憶装置
において，上記メモリ・トランジスタ群毎に設けら
れ，第１のアドレス入力信号を受けて上記ワード線
選択用トランスフアゲート・トランジスタ群のゲー
ト選択信号を出力するトランスフアゲート選択用デ
コーダ回路と，第２のアドレス入力信号を受けて上
記ビツト線選択用セレクト・トランジスタ群のゲー
ト選択信号を出力するアドレスバツフア回路と，該
アドレスバツフア回路の出力信号を伝達するコモン
・アドレス線と，上記メモリ・トランジスタ群毎に
設けられ，上記コモン・アドレス線を介して伝達さ
れてきた信号を，上記トランスフアゲート選択用デ
コーダ回路からの信号を受けたとき，上記ビツト選
択用セレクト・トランジスタ群のゲートへ転送する
セレクト・ゲート選択用デコーダ回路とを備えてい
ることを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項２】上記アドレスバツフア回路は，すべて
の上記メモリ・トランジスタ群に対して一つ設けら
れていることを特徴とする特許請求の範囲第１項記
載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項３】上記トランスフアゲート選択用デコー
ダ回路は，Ｎチヤンネル・デイプリーシヨン型電界
効果トランジスタから成る負荷トランジスタと，Ｎ
チヤンネル・エンハンスメント型電界効果トランジ
スタから成る駆動トランジスタとを直列に構成した
ものであることを特徴とする特許請求の範囲第１項
又は第２項記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】上記セレクトゲート選択用デコーダ回
路は，上記トランスフアゲート選択用デコーダ回路
の出力信号を共通のゲート入力とし，Ｐチヤンネル
型電界効果トランジスタのソースに上記コモン・ア
ドレス線から各一方の信号を入力する二つのＣＭＯ
Ｓインバータと，該ＣＭＯＳインバータの各出力側
と接地レベル間に設けられ，そのゲートへの入力が
相互の上記ＣＭＯＳインバータの出力側からなされ
るＮチヤンネル・エンハンスメント型電界効果トラ
ンジスタとから成ることを特徴とする特許請求の範
囲第１項乃至第３項のいずれかに記載の不揮発性半
導体記憶装置。
【請求項５】上記メモリ・トランジスタ群，ワード
線選択用トランスフアゲート・トランジスタ群，ビ
ツト線選択用セレクト・トランジスタ群及びトラン
スフアゲート選択用デコーダ回路の少なくともいず
れか一つのＮチヤンネル・エンハンスメント型電界
効果トランジスタのしきい値電圧が，上記周辺回路
で用いられているＮチヤンネル・エンハンスメント
型電界効果トランジスタのものよりも低い値を有す
ることを特徴とする特許請求の範囲第２項乃至第４
項のいずれかに記載の不揮発性半導体記憶装置。
（，「」，b)実用新案登録２１０６１０３号以下本件第６実用新案といい
その考案を「本件第６考案」という。また，本件第５特許及び同第６実
用新案を総称して「本件第５，第６特許等」といい，その特許発明等を
総称して「本件第５，第６特許発明等」という）。
①出願年月日昭和６３年４月７日
②出願番号６３－０４７４８１
③出願公告年月日平成７年６月２８日
④登録年月日平成８年２月２１日
⑤存続期間満了日平成１５年４月７日
⑥考案者原告
⑦考案の名称半導体集積回路装置
⑧実用新案登録請求の範囲第１の情報を記憶するためのＮチヤネ
ル型エンハンスメントトランジスタから
なるメモリトランジスタと，第２の情報
を記憶するためのＮチャネル型ディプレ
ッショントランジスタからなるメモリト
ランジスタとを複数有するメモリ部，電
源電位ノードとデコード出力ノードとの
間に接続され，上記メモリ部のメモリト
ランジスタを構成するＮチャネル型ディ
プレツショントランジスタと同じディプ
レツション型イオン注入がされたＮチャ
ネル型ディプレッショントランジスタか
らなるロードトランジスタと，上記デコ
ード出力ノードと接地電位ノードとの間
に直列接続され，それぞれがゲート電極
に対応したアドレス入力信号を受けるＮ
チャネル型エンハンスメントトランジス
タからなる複数のドライバトランジスタ
とを有し，上記メモリ部の複数のメモリ
トランジスタから所定のメモリトランジ
スタを選択するためのデコード出力信号
を上記デコード出力ノードに出力するデ
コーダ回路を備えた半導体集積回路装置。
()被告社内規程に基づく補償金の給付3
ア被告においては，従業員の行った発明・考案等の特許出願等の取扱い及
び従業員に対する表彰・報酬支払などに関して，昭和５５年ころから「発
明に対する補償規程「譲渡補償細則」及び「実績補償細則」が設けら」，
れていた（乙１４，６３，７８。以下，本件各特許権等に適用される各種
規程等を総称して「本件規程等」という。本件規程等は，その後，数，。）
回にわたって改定されているが，従業員が職務発明等を行った場合は，承
継に伴い，従業員には譲渡補償として所定の金額が支払われるものとされ
ている。そして，被告の承継した職務発明等につき特許等登録がされ，当
該特許発明等が被告において実施された結果として被告が相当の利益を得
たと認められるときには，特許権が消滅するまでの期間について，各年度
（各年４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに評価（被告の特許発明の
実施については，実施高に基づく評価点及び特許請求の範囲の広さ等に応
。）「」じて定められる権利の評価点に応じて算出されるに応じて実績補償
として所定の金額が支払われるものとされている（登録後の最初の支給に
ついては，実績のあった時点から支給当該年の３月３１日までの実績につ
。，，いて調査を行うものとされている以下特許発明の実施に対する補償を
「社内実績補償」という。また，他社からの実施料収入額を得るか，。）
あるいは被告の支払額が軽減された場合には，ライセンス料収入に基づい
て換算表を用いるなどにより支給金額を算出し，権利及び発明者の貢献度
に応じて配分するものとされている（いわゆるクロスライセンス契約にお
，，。いて一定の要件を充足する場合には金額について補正することもある
以下，他社とのライセンス契約に基づく補償を「他社実績補償」という，
ことがある。。）
イ原告は，本件特許発明等に関して，本件規程等に基づいて，被告から少
（）（）。なくとも次の補償金の支払合計４８０万５４９０円を受けた乙２５
)本件第１特許発明総計２１１万４５００円a
①出願補償１５００円
②登録補償３０００円
③社内実績補償合計２００万円（等級２～５）
④他社実績補償１１万円
)本件第２特許発明総計１４５万４５００円b
①出願補償４５００円
②社内実績補償合計１４５万円（等級１，４，５）
)本件第３特許発明（発明者３名）総計６７万６７４０円c
①出願補償５００円
②登録補償１０００円
③社内実績補償合計５４万９９８０円（等級１，５）
④他社実績補償合計１２万５２６０円
，（）ただし本件第３対応米国特許についてのライセンス契約３社分
に関する補償である。
)本件第４特許発明（発明者２名）総計５万２２５０円d
①出願補償７５０円
②登録補償１５００円
③社内実績補償５万円（等級６）
)本件第５特許発明総計３０万４５００円e
①出願補償１５００円
②登録補償３０００円
③社内実績補償３０万円（等級３）
)本件第６考案総計２０万３０００円f
①出願補償１０００円
②登録補償２０００円
③社内実績補償２０万円（等級３）
()被告と他社とのライセンス契約について4
被告は，本件第１特許及び本件第３対応米国特許について，４社との間で
以下のとおりのクロスライセンス契約ないしライセンス契約を，６社との間
で包括クロスライセンス契約をそれぞれ締結した（＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊。）
アライセンス契約について
)Ａ社との契約（以下「Ａ社クロスライセンス契約」という）a。
①対象特許１５件
②対象となった特許権本件第３対応米国特許
③実施料収入マイナス２４５０万米ドル
④他社実績補償の基礎とした金額５２５万米ドル
⑤他社実績補償金額総額２００万円
⑥原告受領額３万３３３０円（平成１３年度）
)Ｂ社との契約（以下「Ｂ社ライセンス契約」という）b。
①対象特許２４件
②対象となった特許権本件第３対応米国特許
③実施料収入６００万米ドル
④他社実績補償の基礎とした金額６００万米ドル
⑤他社実績補償金額総額４００万円
⑥原告受領額７万７３３０円（平成１４年度）
)Ｃ社との契約（以下「Ｃ社クロスライセンス契約」という）c。
①対象特許４２件
②対象となった特許権本件第３対応米国特許
③実施料収入３３００万米ドル
④他社実績補償の基礎とした金額３３００万米ドル及び１７００万
米ドル（Ｃ社の保有する特許と被
告の特許との相殺分を考慮）
⑤他社実績補償金額総額１０００万円
⑥原告受領額１万４６００円（平成１０年度）
)Ｄ社との契約（以下「Ｄ社ライセンス契約」という）d。
①対象特許１２件
②対象となった特許権本件第１特許
③実施料収入１億５０００万円
④他社実績補償の基礎とした金額１億５０００万円
⑤他社実績補償金額総額２６０万円
⑥原告受領額１１万円（平成１１年度）
イ包括クロスライセンス契約について（乙５７）
被告は，富士通株式会社（以下「富士通」という，株式会社東芝（以。）
下「東芝」という，ＩｎｔｅｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（以下「イ。）
ンテル」という，株式会社日立製作所（以下「日立製作所」という，。）。）
ＳＡＭＳＵＮＧＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳＣＯ，Ｌｔｄ（以下「三．．
星電子」という，ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ．。）
（以下「ＳＴ社」という）との間で，包括クロスライセンス契約をそれ。
ぞれ締結している（以下，これらの各契約を総称して「本件各包括クロ，
スライセンス契約」といい，個別の契約については「富士通契約」のよ，
うにいう。また，各契約の相手方を総称して「相手方他社」という。，。）
本件各特許権等は，いずれも本件各包括クロスライセンス契約の対象とな
っていた。
２争点
，（）()本件第１第２特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価争点１1
ア相当の対価の算定方式（争点１－１）
イ特許発明の実施により得た利益の額（争点１－２）
ウ包括ライセンス契約により得た利益の額（争点１－３）
エ包括クロスライセンス契約により得た利益の額（争点１－４）
オ相当の対価の額（争点１－５）
，（）()本件第３第４特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価争点２2
ア本件第３対応米国特許の相当の対価請求は時期に後れた攻撃防御方法の
提出に当たるか（争点２－１）
イ外国において特許を受ける権利の承継についての準拠法及び特許法３５
条の適用の有無（争点２－２）
ウ特許発明の実施により得た利益の額（争点２－３）
エ包括クロスライセンス契約ないし包括ライセンス契約により得た利益の
額（争点２－４）
オ相当の対価の額（争点２－５）
()本件第５，第６特許発明等の特許を受ける権利の承継の相当の対価（争点3
３）
ア特許発明の実施により得た利益の額（争点３－１）
イ相当の対価の額（争点３－２）
()消滅時効の成否（争点４）4
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件第１，第２特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価）
について
()争点１－１（相当対価の算定方式）について1
（原告の主張）
ア総論
被告は，本件第１，第２特許発明の実施品を製造販売すると共に，他社
，。，に対して実施許諾することにより多額の実施料収入を得ている被告は
本件各特許発明の実施に関しては，被告に独占の利益が存在せず，相当の
対価請求の対象とはならない旨主張する。しかし，被告は，特許発明のラ
イセンス契約に限らず，特許発明の実施についても独占的利益を得ている
ものであり，発明者である原告は，特許発明のライセンス契約のみならず
特許発明の実施についても相当の対価の請求権を有しているというべきで
ある。
イ特許発明の実施及び特許発明の実施許諾に基づく請求の関係について
)特許法３５条４項が規定する「発明により使用者等が受けるべき利益a
の額」については，使用者が職務発明について無償の通常実施権を取得
すること（特許法３５条１項）から，当該発明を実施して得られる利益
ではなく，特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占すること
によって得られる利益と解される。この「独占的な利益」は「特許を，
出願して登録を受けたり，ノウハウとして秘匿することにより法律上又
は事実上取得する，発明の実施を排他的に独占し得る地位による利益」
を意味するというべきである。そして，発明の実施を排他的に独占し得
る地位とは，特許権者が，第三者に対し，当該特許発明を第三者に実施
させないという地位であり，第三者から実施料を得ることにより第三者
に実施許諾できる地位である。このうち，前者が特許発明の実施の場合
であり，後者が特許発明のライセンス契約の場合である。
特許発明の実施許諾の場合において，第三者との間にライセンス契約
を締結して実施料収入を得たりすることは，使用者が法律上取得する発
明の実施を排他的に独占し得る地位と解される。特許発明の実施の場合
には，第三者に対して特許権侵害訴訟等の提起により差止め請求をする
ことや，特許権者が特許権を有していることにより，いつにても第三者
に差止め請求ができる地位にあることから生じる効果として，第三者が
事実上実施をしない，ないしはできない状態をもたらすものであり，こ
れは，使用者が，事実上，発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得
するものと解されるのであるから，特許発明の実施の場合にはこの法律
上の地位と事実上の地位の双方について，発明の実施を排他的に独占し
得る権利を含むものである。
)特許発明の実施許諾においては，特許権者が第三者から得る実施料収b
入ないし実施料収入相当額は，端的に特許権者である使用者が得た排他
的地位から得られる利益であるから，そのまま「使用者等が受けるべき
利益の額（３５条４項）になる。特許発明の実施においては，使用者」
は，第三者に対して当該発明を実施させない場合，すなわち実施許諾を
していない場合には，法律上又は事実上の排他的地位に基づく独占的利
益を得ており，使用者の売上げのうち一部がこの独占的利益に基づくも
のであり，これが「使用者等が受けるべき利益の額」になる。
)使用者が特許発明の実施許諾及び特許発明の実施の双方を行っているc
場合には，発明者は特許発明の実施許諾分及び特許発明の実施分の双方
について相当の対価の請求権を有するものである。そもそも，特許発明
の実施分と特許発明の実施許諾分の相当対価請求は択一的ではない。特
許発明の実施許諾であっても，特許発明の実施であっても，特許権者で
ある使用者が排他的地位に基づく独占的利益を得ていれば，特許発明の
実施許諾分及び特許発明の実施分の双方について相当の対価の請求をな
し得るものである。使用者は通常実施権を有しているから，独占的利益
は通常実施権以上の超過利益を意味するが，特許発明の実施許諾をして
いるからといって，特許発明の実施についての売上げによる独占的利益
がないということはできない。特許発明の実施許諾・特許発明の実施の
双方をしている場合，すなわち競合他社の一部には実施許諾し，同時に
特許発明の実施もしている場合であっても，使用者は，特許発明の実施
許諾により実施料収入を得る一方で，それ以外の第三者に対しては実施
をさせないという排他的地位を有しているのである。このことは，使用
者が特許発明の実施をするとともに，１社のみに実施許諾をした場合を
想定すると，誰にも許諾していないときは特許発明の実施の売上げの一
部が排他的地位に基づく独占的利益であるといえるのに，１社のみに実
施許諾をしたとたんに特許発明の実施についての売上げが排他的地位に
基づくものではなくなるわけではないことから考えても明らかである。
もっとも，一部に実施許諾しながらそれ以外の第三者に実施をさせて
，，いない場合には特許発明の実施分についての独占的利益の割合の算定
すなわち，特許発明の実施分のうちどこまでが通常実施権に基づくもの
で，どこからが独占的利益かをどのように算定するかが問題となる。し
かし，算定が困難であっても，使用者が独占的利益を得ている以上，相
当の対価請求が否定されるものではない。
)被告は，保有する知的財産権について全面有償開放方針を採用し，第d
三者に対する実施許諾を拒んでいないのであるから，特許発明の実施に
ついては独占的利益を得ていないと主張する。
しかし，特許力の弱い企業は，数件の有効特許があったとしても，総
合的に特許力が強い企業に対しては，相手側からあらゆる分野の有効特
許を持ち出されることをおそれて，権利行使を避ける傾向にある。被告
は，半導体については特許力が弱く，競業他社であるインテル，Ｔｅｘ
ａｓＩｎｓｔｕｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ，ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉ．
ｃｒｏＤｅｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ（以下「ＡＭＤ」という，Ｉｎｔ．。）
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢｕｓｉｎｅｓｓＭａｃｈｉｎｅｓＣｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ，日立製作所，東芝，富士通，日本電気株式会社（以
下「ＮＥＣ」という）などは特許の総合力が強い企業である。したが。
って，被告は，これらの企業とむやみに特許紛争を生じさせることによ
り，様々な分野において逆に権利行使される危険性がある。被告は，総
合電機メーカーであるから，他の事業部門においても大きな打撃を受け
る可能性もあるため，他社に対するクレームは基本的にできない。この
，，，，ような場合有効特許の誇示宣伝は他社からの特許攻撃をけん制し
抑止する効果が多大にある。本件第１特許のように，新聞発表（甲２）
までした極めてまれなケースでは，その効果は絶大なものである。この
ような場合，特許権者が特許権侵害訴訟等をいつでも提起できる地位に
あることにより，第三者に対して事実上特許発明を実施させていないと
いう事実上の排他的地位を有しているものということができる。もちろ
ん，他社に実施許諾をしていたとしても，実施許諾契約や包括クロスラ
イセンス契約を締結しない第三者に対しては，当該特許発明を実施させ
ないという事実上の排他的地位に基づく効果を有するものである。単に
通常実施権を有しているのみではかかる排他的な効果は得られないので
，，，，あるからこの場合使用者は通常実施権に基づく利益を超える利益
すなわち相当対価の算定の基礎となる独占的利益を得ているものという
べきである。
ウ日本の企業間，特に大企業では，現実に実施許諾契約を締結して実施料
を支払ったり，特許権侵害訴訟を提起することはまれであり，複数の有効
特許を持ち合って協議をした上で，対価のやり取りをしない包括クロスラ
イセンス契約を締結することが多い。その場合，本件各特許権等のような
有効特許，基本特許は，交渉相手の有効特許の使用許諾を得たり，差額の
算定において有効な交渉材料となるなど，自社への貢献度は多大なものと
なる。したがって，包括クロスライセンス契約により，使用者は他社への
実施料の支払いを免れたり，差額の減額を受けるなどの利益を得るのであ
るから「相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することがで，
きること，すなわち，相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務
を免れること」を使用者が受けるべき利益と評価して，相当の対価を算定
すべきである。
（被告の主張）
ア本件各特許権等に関しては，特許発明の実施分には独占の利益が存在せ
ず，相当対価の請求の対象とはならない。被告は，その保有するすべての
特許権及び実用新案権について，公告・登録以前から，全面有償開放方針
を採用していた（乙１）から，本件各特許権等に関しては，他社から実施
，，，許諾の申入れがあれば積極的にこれに応じたはずであり他社に対して
，，本件各特許権等の使用を禁じた事実は一切存在しておらずかかる方針は
広く競業他社に知れ渡っていた。したがって，本件各特許権等により，被
告には，独占の利益は一切生じていない。
イ特許発明の実施分を基礎として職務発明の相当対価を算定する場合に
は，その前提として，特許発明の実施分について独占の利益が存すること
が必要である。本件第１，第２特許により，被告が競合他社に対して優位
な立場を獲得し超過利益を得たという事実自体はない。加えて，被告は国
内外の主要半導体メーカーの多くと，本件各包括クロスライセンス契約を
締結しており，本件第１，第２特許もその契約対象として含まれているも
のであるから，被告の自己実施分について，独占の利益が生じることはな
い。
一般に，半導体製品の製造に関しては，多岐にわたる範囲で，多数の技
術ないし特許が関連する。そこで，半導体メーカー間では，自らの事業を
安定的に営むために，それぞれが保有する半導体関連特許を包括的に相互
に実施許諾し合う包括クロスライセンス契約を締結することが一般的であ
る。実際，被告は，主要半導体メーカーの多くと半導体製品について本件
各包括クロスライセンス契約を締結し，本件第１，第２特許も他の膨大な
数の特許と共に，包括クロスライセンス契約の対象に含まれている。本件
各包括クロスライセンス契約の相手方他社が国内フラッシュメモリ市場に
おいて占めるシェアは大きく，被告の特許発明の実施において独占の利益
は生じ得ない。
例えば，日本においてフラッシュメモリの市場規模が拡大し，初めて１
０００億円規模となった平成１１年では，フラッシュメモリのシェアの上
位１５社中，被告との間で包括クロスライセンス契約を締結していた会社
は，６社である（そして，そのうち５社は，上位１０社に属する。被。）
告も含めた国内シェアは，７７．２％にのぼる。また，平成１４年におい
ては，上位１５社中，被告との間で包括クロスライセンス契約を締結して
いた会社は，６社である（そして，それら６社すべてが，上位１０社に属
する。乙３６。被告も含めた国内シェアは，９２％にものぼる。このよ）
うに，相手方他社の市場シェア総計が極めて大きいことは明らかである。
したがって，本件第１，第２特許は，市場シェアの大部分を占める他社に
広くライセンスされており，被告による特許発明の実施については，特許
法３５条１項に基づき被告が得ている法定通常実施権を超えた独占の利益
は生じていない。
()争点１－２（特許発明の実施により得た利益の額）について2
（原告の主張）
ア本件第１特許発明の技術上の意義について
)本件第１特許は，いわゆるフラッシュメモリという記憶装置に適用さa
れる基本特許である。フラッシュメモリは，一つのトランジスタで電気
的に情報の書き込み及び消去ができ，電源を切断しても，記憶情報を失
わないという画期的な不揮発性半導体メモリである。フラッシュメモリ
は，携帯電話，各種家電製品（フラッシュメモリ内蔵マイコン，各種）
産業用製造機器におけるプログラムメモリ，各種フラッシュメモリカー
ド等の記憶媒体等に幅広く使用されている。本件第１特許発明は，デー
タの再書き込みと電気的に一括消去が行えるフラッシュメモリを実現す
るメモリ構造と基本動作に関する特許発明である。被告のみならず，各
社が製造，販売するほとんどすべてのフラッシュメモリ単品及びフラッ
シュメモリ内蔵マイコンが，同特許発明により開示された基本構造と動
作を充足する。
)本件第１特許発明は，半導体記憶装置において，ソース拡散層及びドb
レイン拡散層が形成された半導体基板上に，第１の絶縁膜を介してこの
二つの拡散層上方にわたってフローティングゲートを形成し，かつその
上方に第２の絶縁膜を介してフローティングゲートとほぼ同一幅の制御
ゲートを形成し，かつフローティングゲートへの電荷の書き込みをソー
ス側又はドレイン側のいずれか一方から行い，電荷の読み出しをその他
方から行うようにしたものであり，これにより，上記ドレイン側トンネ
ル絶縁膜及び上記ソース側トンネル絶縁膜中にそれぞれ残留するキャリ
ア数が書換え回数に比例して増加する割合が，従来例の場合における残
留キャリア数の増加割合に比べて２分の１になることから，書換え可能
回数が従来に比べて２倍になり，メモリセルの寿命を長くすることがで
きるのみならず，トンネル現象による上記両トンネル絶縁膜中のキャリ
アの移動方向が一方向になるので，従来と比べて，上記両トンネル絶縁
膜の劣化を制御することが可能となり，メモリセルの信頼性を向上させ
るという大きな作用効果を奏するものである。
)被告は，本件第１特許はフラッシュメモリの基本特許ではないと主張c
する。しかし，被告は，本件第１特許の登録時において，国内半導体関
連では極めて珍しい新聞発表（日本経済新聞，日経産業新聞，日刊工業
新聞，電波新聞，日本工業新聞，電気新聞）を行った（甲２。例え。）
ば，日経産業新聞においては「三菱電機は……，フラッシュメモリー，
……の基本特許を日本で取得したと発表した。……同社によると，メモ
リーの基板になるシリコンを覆う酸化膜を保護するため，情報の消去や
書き込み動作に当たる電子の引き抜き・注入を別々の電極でできるよう
にした点に関して特許を取得したという。フラッシュメモリーは，構成
単位となるセル構造により，インテルのＮＯＲ型，東芝のＮＡＮＤ型，
日立製作所のＡＮＤ型，三菱のＤＩＮＯＲ型がある。今回，三菱の取得
したとされる基本特許は，これらのセル構造にかかわりなく，フラッシ
ュメモリーの基本原理に関するものと同社では説明している」と，日。
本工業新聞では「ごく一部の製品を除き，ほとんどのフラッシュメモリ
ーが同特許の技術を利用していると見られる」と，電波新聞において。
も「今回，同社が取得した特許は，フラッシュメモリーを実現するた，
めのメモリセル構造とその基本動作に関するもので，ワントランジスタ
ーのフラッシュメモリーセルを可能とする技術」と，それぞれ報道さ。
。，，れているさらに平成６年１２月１２日付け日経産業新聞においては
被告の知的財産渉外部長が「現在あるフラッシュメモリーの製造方法，
の大半をカバーする基本特許だけに反響は大きかった「情報の消去」，
や書き込みに当たる電子の出し入れを別々の電極でするという構造
だ「十一年前の八三年に申請を出した「当時はフラッシュメモリ。」，」，
ーという言葉すらなかったので，今考えても先駆的な発明と自負してい
る「今回の特許成立で，相当の特許収入が見込まれるのは間違いな」，
いだろう」などと，インタビューに対して答えている。このように，被
，。告は本件第１特許が基本特許であることを自ら発表しているのである
さらに，原告は，本件第１特許について，平成７年２月１日，被告に
おいて，半導体部門では初めて知的財産本部長表彰（題目：フラッシュ
メモリの基本特許の取得）を受けている（甲４。同表彰は「半導体），
メモリ製品の中で今後の市場成長が最も期待される分野の一つである
『フラッシュメモリ』の基本特許を獲得した」ことに基づいてされた。
ものであり，特許の概要としては「当社の獲得した特許は，メモリト，
ランジスタ構造を含んだフラッシュメモリの基本原理を開示したもので
あり，電気的にデータの再書き込み及び消去が行えるフラッシュメモリ
の基本動作に関するもの」であるとして，本件第１特許が基本特許発明
であることを認め，特許の有効性として「現在，販売もしくは製造され
ている各社のフラッシュメモリのほとんどが，当社の特許で開示された
基本原理に関係するものと思われます」とされていた。
以上のとおり，被告が対外的に行った新聞発表，対内的に行った社内
表彰のいずれにおいても，被告自ら，本件第１特許がフラッシュメモリ
の基本特許であることを認めていたのであり，本件第１特許がフラッシ
ュメモリに関する基本特許であることは明らかである。
)被告は，本件第１特許発明は，公知の構造の動作方法を改良する動作d
方法に関する発明であって，装置の構造自体に新規性はないなどと主張
する。しかし，本件第１特許発明は，動作方法についてのみの発明では
なく，構造においても新規性を有するものである。被告は，本件第１特
許発明に関する被告の出願に対してされた特許異議の申立てにおける異
議申立人と同様の理由により，本件第１特許発明の構造には新規性がな
。，，，いと主張するしかしこの特許異議の申立てに対しては被告自身が
意見書（乙８の５）において新規な構造であると主張し，特許異議に対
する答弁書（乙８の１２）においても，異議で提出された証拠とは「目
的，動作（構成）及び効果において相違するから，本願発明は甲第１号
証（異議証拠）のものとは同一ではなく，また本願発明は甲第１号証か
」（）ら当業者が容易に発明できたものではありません乙８の１２の９頁
と主張し，動作方法についてのみでなく構成においても異議で提出され
た証拠と異なる旨を主張していた。被告は，異議申立てに対しては反論
し，特許庁により同異議が退けられ，本件第１特許発明が特許と認めら
れているにもかかわらず，本件訴訟において，異議申立人の主張に依拠
して，本件第１特許が従来技術の改良にすぎないと主張しているのであ
って，被告自身が自らの行為を否定するものである。
)被告は，さらに，本件第１特許発明の技術的範囲が限定されており，e
代替技術が存在するとも主張する。被告の主張は「接地電位」が０Ｖ，
であることを前提とするものであるが，その前提自体が誤りである。確
かに，自然界における一般的な意味としては「接地電位」とは大地の，
電位であり，基本的には０Ｖを意味する。しかし，半導体部品（エレク
トロニクス）においては，大地に接続することはあり得ないから，接地
電位とは，回路内部のある基準電位であるとするのが技術常識である。
本件第１特許発明は，電子引き抜きの際に制御ゲートに接地電位を印加
するとしているのみで，接地電位は，相対的な基準電位を意味するもの
とし，一方の不純物拡散層の電位を上記制御ゲート導電体層との間で電
子の移動が起こらない電位関係の構成としているものであるから，電位
について限定しているものではない。ここにいう接地電位とは，ある電
位に接続し，その電位を印加するものであり，相対的な基準電位を意味
するのであって，負の電位も相対的電位の関係に含まれるものである。
したがって，電子引き抜き時に制御ゲートを負電位とする方法も本件第
１特許発明に該当するのであり，被告の主張は本件第１特許発明の技術
的範囲の解釈を誤っている。なお，被告は，日経マイクロデバイス平成
６年１２月号の記事（乙３５）において「特許では消去の際に制御ゲ，
ートを接地するとしている。５Ｖ単一電源のために制御ゲートを負電位
にする方法を採用すれば，特許の請求項から外れるとＡＭＤ，富士通，
ＮＥＣは指摘する」と記載されていることから，負電位が接地電位と異
なることが業界の技術常識であったと主張する。しかし，上記記載は，
半導体メーカー各社が開発，販売しているＮＯＲ型フラッシュメモリが
本件第１特許に抵触する可能性があることを前提に，被告から訴訟提起
や特許交渉がされた場合に予定される反論として当時開発中であった制
御ゲートに負電位をかける方法を主張したものにすぎず，上記各社のコ
メントから接地電位が負電位ではないとするのが業界での技術常識とは
いえないまた被告自身本件第１特許の権利化の過程においてま。，，，「
ず，最初に，率直に言って，フローティングゲート導電体層への電子の
蓄積における，他方の不純物拡散層に印加する電位，及びフローティン
グゲート導電体層に蓄積された電子の引き抜きにおける，一方の不純物
拡散層に印加する電位を，本願明細書に記載された実施例に示された電
位に限定はしたくない。限定してしまうと，権利としての価値が半分以
下に低減してしまう（甲９）としていることから明らかなとおり，技」
術的範囲を広くするために，接地電位を含むすべての電位において，あ
えて限定を設けないように試みたものである。
なお，仮に，接地電位が負電位を含まないとしても，負電位を印加す
。，ることは本件第１特許発明と均等であるというべきであるしたがって
本件第１特許はＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリを含む，多くのフラッシ
ュメモリに適用されるものである。
)被告は，さらに，本件第１特許発明の接地電位には負電位を含まないf
ことを前提として，大多数のＮＯＲ型フラッシュメモリにおいては，消
去時に制御ゲート導電体層に負の高電圧を印加するネガティブゲートイ
レーズが主流であるかのように主張する。
しかし大多数のＮＯＲ型フラッシュメモリにおいては各種文献甲，，（
２４，２５，２８）に記載されているとおり，消去時の制御ゲート導電
。（，）体層の電圧は接地電位である被告が指摘する各種製品乙５９６０
は，本件第１特許の有効期間満了後の製品であるし，いわゆるネガティ
ブゲートイレーズの製品は，平成８年ころに学会において発表されたも
のにすぎない（甲４６～５０。）
イ本件第２特許発明の技術上の意義について
)本件第２特許発明は，本件第１特許発明を基本として，大容量化に適a
したトンネル現象により書き込みを行うものである。被告のＡＮＤ型フ
ラッシュメモリ並びに他社のＮＡＮＤ型大容量型フラッシュメモリ単品
及び大容量フラッシュメモリ内蔵マイコンが，本件第２特許発明により
開示された基本構造及び動作を充足するものである。本件第２特許発明
は，携帯電話，デジタルカメラ，各種メモリカード等の音声，画像記憶
装置，音声・画像対応の家電製品（フラッシュメモリ内蔵マイコン，）
大規模情報記憶装置等に幅広く使用されている。
)本件第２特許発明は，フローティングゲート導電体層への電子の蓄積b
を，ソース不純物拡散層側に位置する第１絶縁膜のトンネル現象によっ
て行い，フローティングゲート導電体層からの電子の引き抜きを，ドレ
イン不純物拡散層との間に介在する第１絶縁膜のトンネル現象によって
行うことにより，フローティングゲート導電体層への電子の蓄積とフロ
ーティングゲート導電体層からの電子の引き抜きが，第１絶縁膜の別々
の位置で行われるとしたものであり，これにより，ソース不純物拡散層
側における第１絶縁膜中に残留するキャリア数とドレイン不純物拡散層
側における第１絶縁膜中に残留するキャリア数の書換え回数に対する増
，，加の割合が小さくメモリセルの寿命を長くすることができるとともに
一方の不純物拡散層側における第１絶縁膜中の電子の移動方向と他方の
不純物拡散層側における第１絶縁膜中の電子の移動方向がそれぞれ一方
向であるので，第１絶縁膜の劣化が抑制され，メモリセルの信頼性が向
上するという大きな作用効果を奏するものである。
)本件第２特許発明は，被告が当時開発中であったＤＩＮＯＲ型フラッc
シュメモリのために取得されたものである。すなわち，本件第２特許発
明は，被告社内において，原告も関与した上で「フラッシュメモリ基，
（）」，本特許の分割出願ＤＩＮＯＲ対象との表題において検討がなされ
権利化に至ったものである。当時の被告社内文書においては，本件第２
特許発明がＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリのために出願された旨が明示
されている（甲９，１１。被告は，本件第１特許発明と同様に，同第）
２特許発明についても，技術的範囲が限定されており，代替技術が存在
すると主張する。しかし，被告の主張は，電子注入時の電子の移動位置
と電子引き抜き時の電子の移動位置は電子注入時と電子引き抜き時で異
なれば（例えばソースから注入してドレインから引き抜けば，本件第）
２特許発明に該当すること及び電子引き抜き時の制御ゲート電圧も，本
件第２特許発明は，正電位より低い電位としているのみで，正とも負と
，，もされていないからこれも接地電位が正電位よりも低い電位であれば
本件第２特許発明に該当するものであることを無視した主張である。被
告の主張は，被告の従業員である吉田一好の陳述書（乙２９）を前提と
するものであるが，同人は，本件第２特許発明の出願中の平成６年１２
月２７日に原告に対し送付した「Ａｐ－１４５８０４『半導体不揮発性
記憶装置の書き込み及び消去方法』の件（フラッシュメモリ基本特許の
分割出願（ＤＩＮＯＲ対象」と題する書面（甲９）において，本件訴）
訟における被告主張とは異なるＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方
法を記載している。同文書は，吉田がＤＩＮＯＲ型の動作方法等を正し
く記載した上で，特許庁審査官からの問い合わせ事項について発明者で
ある原告に意見照会したものである被告は被告の従業員に陳述書乙。，（
２９）を作成させ，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの構成について説明
しておきながら，原告が甲９を提出するや，自ら提出した陳述書の信用
性を否定するかのような主張をしており，明らかに矛盾している。被告
の主張は採用できない。
ウ本件第１，第２特許発明の実施について
別紙「フラッシュメモリ実施品に関する主張一覧」記載のとおり，被告
の製造販売するフラッシュメモリ製品のほとんどすべては，本件第１，第
２特許発明の実施品であるというべきである。被告は，ＮＯＲ型フラッシ
ュメモリ製品（フラッシュメモリ単品として狭義のＮＯＲ型（以下「狭義
のＮＯＲ型」ともいう，ＤＩＮＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型，ＨＦ型。）
がある）のうち，狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリのみが本件第１特許。
発明の実施品であると主張するが，被告の主張は誤りである（なお，ＡＮ
Ｄ型フラッシュメモリが本件第１，第２特許発明の実施品ではないことに
ついては争わない。。）
)狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリについてa
被告が製造販売する狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリが本件第１特
許発明の実施品であることは当事者間に争いがない。
)ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリについてb
本件第２特許発明はＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリを技術的範囲に含
ませるために本件第１特許を改良して出願し，取得されたものであるか
ら，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリは，本件第１，第２特許発明の技術
的範囲に属するものというべきである。
被告は，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリにおいては，制御ゲートを正
の電位，ソース不純物拡散層を負の電位に印加し，ドレイン不純物拡散
層を電気的に浮いた状態（フローティング）にするとしながら，ドレイ
ン不純物拡散層がソース不純物拡散層と同電位となると主張するが，フ
ローティングとは，電気的に浮いた状態であって，正の電位でも負の電
位でもないから，ドレインが負の電位であればそれはフローティングで
はないというべきである。
さらに，被告の内部文書（甲９）からしても，ＤＩＮＯＲ型フラッシ
ュメモリにおいて，電子蓄積時にドレイン不純物拡散層をフローティン
グとし，他方のソース不純物拡散層及び基盤から電子の蓄積を行ってい
ることは明らかであり，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリにおいてはソー
ス，チャネル，ドレインから電子の蓄積を行っている旨の被告の主張は
誤りである。
本件第１，第２特許発明は，被告が提出する雑誌記事（乙３４）に記
載されている負電圧方式等よりも格段に酸化膜劣化効果の高い電子の蓄
積と引き抜きを別の不純物拡散層で行う動作方法に関する特許発明であ
るから，被告が，ゲート負電圧方式により酸化膜劣化の効果が得られる
として，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリにおいてもゲート負電圧方式し
か採用していないのであれば，あえて本件第２特許発明を分割出願して
まで権利化する必要はない。
なお，被告が提出したＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの電子蓄積時の
電位の状態に関するシミュレーション実験（乙４０，４２）は，ＤＩＮ
ＯＲ型フラッシュメモリにおける電子の蓄積時の状態を何ら示すもので
はなく，同シミュレーション自体無意味なものであり，被告の主張の根
拠とは全くなり得ないものである。
本件は職務発明に基づく相当対価請求訴訟であり，問題となってい
る本件第１，第２特許は，被告自らが自社製品であるＮＯＲ型及びＤ
ＩＮＯＲ型フラッシュメモリに該当させるために取得したものである
から，被告がこれらの特許発明を実施していないなどということはあ
り得ないことである。現在，主流となっているフラッシュメモリはい
ずれも電子の蓄積と引き抜きを別の箇所で行っているものであるのに，
被告だけが同一の箇所で電子の蓄積と引き抜きを行い絶縁膜が劣化し
やすいＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリ製品を開発・販売し，巨額の売
上げを上げているなどということは想定できない。被告は，本件訴訟
における相当対価算定の基礎となる特許発明の実施品の中から巨額の
売上げを上げているＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリを除くためにあえ
て誤った説明をしている可能性が極めて高いのである。
)ＮＯＲ型フラッシュ内蔵マイコンについてc
被告が製造販売するフラッシュ内蔵マイコンの中には，狭義のＮＯＲ
型フラッシュメモリ内蔵型も存在する。これは，平成１０年４月２日付
け「三菱１６ビットマイコンＭ１６Ｃビジネスの拡大」と題する広告
（甲６）の中で，製品「Ｍ３０２０１Ｆ４」の仕様として「フラッシュ
メモリ内蔵（ＮＯＲ型３２Ｋバイト」との記載があることから明らか）
である。被告は，狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリが本件第１特許発明
の実施品であることを認めているから，同ＮＯＲ型フラッシュ内蔵マイ
コンも本件第１特許発明の実施品であることは明らかである。
被告は，自社製の狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリについて，本件第
１特許発明の実施品であることを認めるものの，他社製のＮＯＲ型フラ
ッシュメモリが本件第１特許発明の構成要件を充足するものか否かは不
。，，明であるなどと主張するしかしＮＯＲ型フラッシュメモリであれば
動作，構造に変化はないのであるから，被告が製造販売する上記ＮＯＲ
型フラッシュメモリについて本件第１特許発明の実施品であることを認
めている以上，他の被告製品以外のＮＯＲ型フラッシュメモリも本件第
１特許発明の技術的範囲に属することは明らかである。被告は他社の製
品について当該製品の動作方法等を知らないとも主張するが，被告が販
売している以上その動作方法を知らないということはあり得ず，被告は
その動作方法を当然知っているはずである。
)ＨＮＤ型フラッシュ内蔵マイコンについてd
ＨＮＤ型フラッシュメモリの電子の蓄積の動作は，狭義のＮＯＲ型フ
ラッシュメモリと同じであって，ＮＯＲ型フラッシュメモリと異なるの
は，①電子の引き抜き時には制御ゲートに負の電位が印加されているこ
とと，②ソース不純物拡散層とチャネル領域とフローティングゲート導
電体層との間に介在する第１絶縁膜のトンネル現象により引き抜くとい
う点である。しかし，先に述べたとおり，制御ゲートに印加される接地
電位は負の電位を含むものであるし，②についても，このような相違点
をもってしても，本件第１特許発明の構成要件を充足することには変わ
りはない。したがって，ＨＮＤ型フラッシュメモリ内蔵マイコンは，本
件第１特許発明の実施品であるというべきである。
)ＨＦ型フラッシュ内蔵マイコンについてe
ＨＦ型フラッシュメモリの動作は，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリと
。，，，同一であるしたがってＨＦ型フラッシュ内蔵マイコンは本件第１
第２特許発明の実施品であるというべきである。
)フラッシュメモリ内蔵ＭＣＰ（以下「ＭＣＰ製品」という）についf。
て
原告は，ＭＣＰ製品（ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭとＤＩＮＯＲ１型フラッ
シュメモリ又はＤＩＮＯＲ２型フラッシュメモリとを被告独自技術によ
りワンパッケージ化した製品。）について，被告在職MultiChipPackage
中，製品企画，開発，量産化を担当していた。原告が関与していた平成
１２年以前は，ＭＣＰ製品は，すべてＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリを
内蔵しており，ＤＩＮＯＲ２型フラッシュメモリは，平成１０年ないし
同１２年ころには開発中であって，少なくともＤＩＮＯＲ２型フラッシ
ュメモリの生産は平成１０年以前にはなく，その後開発されたものと推
定される。したがって，被告が製造販売したＭＣＰ製品の大半は，ＤＩ
ＮＯＲ型フラッシュメモリを内蔵しているというべきである。また，Ｄ
ＩＮＯＲ２型フラッシュメモリの動作は，ＨＮＤ型フラッシュメモリと
同一である。そこで，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリを内蔵したＭＣＰ
製品は，本件第１，第２特許発明の，ＤＩＮＯＲ２型フラッシュメモリ
を内蔵したＭＣＰ製品は，本件第１特許発明の，それぞれ実施品である
というべきである。
)フラッシュメモリＩＣカードについてg
フラッシュメモリＩＣカードには，狭義のＮＯＲ型，ＤＩＮＯＲ型，
ＡＮＤ型があるが，狭義のＮＯＲ型は本件第１特許発明の，ＤＩＮＯＲ
型は本件第１，第２特許発明の実施品である。
)被告は，本件第１，第２特許発明の実施品としては，狭義のＮＯＲ型h
フラッシュメモリのみであると主張する。しかし，被告が本件第１，第
２特許発明をほとんど実施していないのであれば，各発明について特許
出願し，異議申立てに対応してまで特許を取得したことが全く無意味に
なってしまう。また，被告は，社内実績補償の支払に際し，本件第１特
許発明の実施品の売上高として１８９７億８３５万８０００円，本件第
２特許発明の実施品の売上高として６６７２億７２５５万８０００円，
合計８５６９億８０９１万６０００円もの売上げを前提としている。こ
の実施高は，被告が開示した狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリ単品の公
。，開日以後の売上高７６億７０５７万円を著しく上回るものであるまた
被告は，本訴において本件第２特許発明の実施品は存在しないとしなが
ら，社内実績補償においては６６７２億７２５５万８０００円という極
めて多額の実施高を認めているのである。
被告は，社内実績補償の前提となる実施額と実際の実施品売上高は異
なる旨主張する。しかし，営利を目的とする会社が，従業員に実績補償
金を支給する際に，当該特許の実施高を調査することなく支給額を決め
るとは通常考えられない。仮に実施額の厳密な調査が不可能であったと
しても，少なくとも被告が当該特許の価値を認めて当該特許により利益
を得ていることを前提に，発明者である原告への支給額を決定したと推
認されるべきものである。被告が本件各特許発明等を実施しているかに
ついては，特許権侵害訴訟のように，技術的範囲に属するか否かを厳密
に判断しなければならないものではない。むしろ，被告が，原告への実
績補償額の算定に当たって極めて高額の実施高を認めていることは，被
告自身が，本件第１，第２特許発明についての独占的利益を得ているこ
とを認めていることを示すものであり，同実施高は，相当対価の算定に
当たって考慮されるべきものである。
（被告の主張）
ア本件第１特許発明の技術上の意義について
)本件第１，第２特許発明は，いずれもフラッシュメモリの動作方法にa
関連する特許発明であって，既に知られた構造のＥＥＰＲＯＭの書き込
み及び消去方法の改良が行われているにすぎず，しかもその動作方法は
詳細に限定されているため，フラッシュメモリの基本構造を示すような
基本特許発明ではない。すなわち，本件第１特許発明が従来技術に対し
て有する技術的意義（進歩性）は，メモリセルの寿命を長くし，絶縁膜
の劣化を抑制するために，フローティングゲートへの電子の注入をソー
ス側又はドレイン側のいずれか一方のみから行い，電子の引き抜きをそ
の他方のみから行う動作方法を採用したことにある。
原告は，本件第１特許発明は，フラッシュメモリの構造についても新
規性を有するものであると主張する。しかし，出願審査過程において異
議申立人ＮＥＣが提出した本件特許出願日前公知の証拠（乙８の１１参
照）には，電子の蓄積を行うフローティングゲート直下のＳｉＯ膜がド
レイン，ソースとその間の半導体基板すべてに接し，その厚さ２００Å
未満である半導体不揮発性装置が記載されていたため，被告は，同異議
（），，申立てに対する答弁書乙８の１２において上記構造を前提として
あくまで，電子の注入と引き抜きの方法の違いに新規性があることを強
調し，特許庁による異議申立てに対する決定でも，その動作方法につい
てのみ新規性が存する旨明示されていたのである。したがって，本件第
１特許発明は，その構造の部分ではなく，電圧の印加方法とそれによる
電子の注入，引き抜き方法に進歩性が認められて，特許査定されている
ことが明白である。
)本件第１特許発明の技術的範囲は，従来からの構造を前提として，そb
の動作方法が，フローティングゲート下側の絶縁層のうち，一方の不純
物拡散層側に位置する絶縁膜のみを介してフローティングゲートへ電子
を注入し，同他方の不純物拡散層側に位置する絶縁膜のみを介してフロ
ーティングゲートからの電子の引き抜きを行うものであり，その際，制
御ゲート及び不純物拡散層への電位のかけ方についても限定されてい
る。特に，電子の引き抜きの際，制御ゲートに接地電位を印加すること
に限定されているため，本件第１特許発明の技術的範囲は非常に狭い。
例えば，電子の引き抜き時に制御ゲートを負電位にする方法を採用した
り，電子の注入又は引き抜きをソース，ドレイン及びチャネルのすべて
を使用して行えば，本件第１特許に抵触することはない。実際に，他社
のフラッシュメモリ製品においても，制御ゲートを負電位にすることに
よる電子の引き抜きや，チャネル領域でのトンネル現象による電子の移
動を行うものが主流となっている。制御ゲートを負電位とする方法は，
制御ゲート電圧を０(接地電位)とする方法に比べ，リーク電流を抑制V
する効果を奏することから，フラッシュメモリＩＣ製品の単一電源化を
図る上で有効なものと考えられ，現時点においては主流となっているの
である。このことは「日経マイクロデバイス」平成６年１２月号（乙，
３５）において「また特許では消去の際に制御ゲートを接地するとし，
ている。５Ｖ単一電源のために制御ゲートを負電圧にする方法を採用す
，，。」れば特許の請求範囲から外れるとＡＭＤや富士通ＮＥＣは指摘する
と記載されており，業界の技術常識からして，負電位は接地電位と明ら
かに異なることが示されている。これに対し，接地電位で消去する方式
は，ＤＬ（)問題という極めて重大な技術上の難点があり，実DataLoss
際の市場において，接地電位消去方式の製品が広く一般的に受け入れら
。，，れていたとは考え難いこのように本件第１特許発明の技術的範囲は
不揮発性記憶装置全般の構造ではなく，その動作方法も非常に限定され
ているため，代替動作方法は多数あり，不揮発性記憶装置の動作方法と
して不可避なものではない。
)接地電位とは，電圧の基準点となる大地の電位であり，基本的には０c
。，，Ｖを意味すると解釈されるただしエレクトロニクス分野においては
大地の代わりとなる導体等を用いて基準電位を表すことも多く，通常，
この基準電位が０Ｖとみなされる（フラッシュメモリＩＣ製品において
は，一般に「ＧＮＤ」などと表記される端子がこれに当たる。原告，。）
は「ある電位へ接続しその電位を印加するものであり，相対的な基準，
電位」を意味すると主張するが，それでは具体性に欠けるため，解釈に
よっては，結局，基準電位としてどのような電位であってもよいことに
なる。しかし「接地電位」とされている以上，基準となる大地の電位，
の代わりとなるものであるから，基準電位として０Ｖと定められた電位
であると解釈すべきである。また，仮に，原告が主張するような通常の
技術常識と異なる意味であるとすれば，明細書にその旨記載されていな
ければならないが，そのような記載はない。本件第１，第２特許発明の
各明細書において「正の電位」との記載は，当然，接地電位，すなわ，
ち装置内にある基準電位であるＧＮＤピンの電位（０Ｖ）に対する電位
を意味している。したがって，本件第１特許発明において，制御ゲート
導電体層を接地電位とするということは，ＧＮＤピンの電位が制御ゲー
ト導電体層に印加されることを意味するものである。装置内において，
ある部分を「負電位」とするということは，装置内の基準電位であるＧ
（），，ＮＤピンの電位０Ｖに対して負電位とするということであるから
当然，ＧＮＤピンと同じ電位が印加されることはない。
被告が，本件第２特許発明を出願したのは，本件第１特許発明が消去
時に制御ゲートに印加する電圧が「接地電位」に限定されており，制御
ゲートに負電位をかけるＤＩＮＯＲ型をカバーすることができないため
である。原告が主張するように，ＤＩＮＯＲ型のために本件第２特許発
明を分割出願した経緯からも，原告自身も制御ゲートに負電位をかける
ものは「接地電位」に該当しないと認識していたことは明らかである。
被告は本件第１特許発明における平成３年２月１日付け拒絶査定乙，（
８の７）に対する審判事件（平成３年審判第６７２０号）において，平
成４年３月１７日付けで特許庁審判官より出された特許法２９条２項に
基づく拒絶理由通知（乙４１の１）に対して意見書（乙４１の２）を提
出している。被告は，同意見書において，引用例１（特開昭５１－７７
１４２号公報）と本願との差異に関し「しかも，この引例１に示され，
たものは，書き込み時にブレークダウンさせて正孔を浮遊ゲート電極に
注入するため，例え，絶縁膜を薄くしても，ソース拡散領域９に高い電
位を印加する必要があるとともに，制御ゲート電極１７に負電位を必要
とし，本願発明のように負電位を必要とせず，それ程高電位を必要とし
ないものに比し，電位を与えるための手段が複雑になるものである」。
と記載し，さらに，上記引用例等との差異を明確にすべく，手続補正書
（乙８の９）を提出し，請求項に「制御ゲート導電体層に接地電位を印
加する」旨の文言を追記した補正をしたのである。このように，本件第
１特許発明は，その出願審査の過程で，制御ゲート導電体層へ印加され
る電圧には負電位を含まないことを明確に主張した上で特許査定されて
いるのであり，負電位を印加するものが本件第１特許発明の技術的範囲
に属しないことは出願経過に照らしても明らかである。
なお，原告は，本件第１特許発明の接地電位との要件について，負電
位を印加するものについて均等が成立するとも主張する。しかし，被告
は，特許庁審判官による特許法２９条２項に基づく平成４年３月１７日
付け拒絶理由通知（乙４１の１）に対し，同年６月１日付け意見書（乙
４１の２）において，電子の引き抜き時に制御ゲート導電体層に負電位
を印加する方法を明確に排除しているのであるから，いわゆる意識的除
外に該当し，他の要件を検討するまでもなく，負電位を印加するものに
ついて，均等論を適用することはできない。
)被告は，平成３年にフラッシュメモリ製品市場に参入したが，平成９d
年度までは，市場シェアにおいて０～５％程度であり，フラッシュメモ
リを含む不揮発性メモリ製品は，恒常的に利益が出ない事業であった。
被告は，平成１０年以降，シェアをのばしていったが，これは，被告が
平成９年度以降に事業化したＭＣＰ製品が売上げを伸ばしたことによ
る。ＭＣＰ製品は，本件第１，第２特許発明を実施していないから，被
告の売上げ増大に，本件第１，第２特許発明は寄与していない。
)原告は，本件第１特許について，平成７年２月１日，被告において，e
知的財産本部長表彰を受けたと主張するが，原告が上記表彰を受けた事
実はない。表彰の申立てはあったものの，否決され，１ランク下の北伊
丹製作所長表彰を受賞したものである（乙２７。）
本件第１特許の特許査定当時の新聞発表も，本件第１特許の実際の価
値を前提としたものではない。
イ本件第２特許発明の技術上の意義について
)本件第２特許発明も，本件第１特許発明と同様，データの書き込み時a
及び消去時における電子の移動方法，制御ゲート電圧及び絶縁膜の電子
の移動位置について，限定がされているものであり，本件第２特許に抵
触する動作方法は，数ある動作方法の一部にすぎない。実際，本件第２
特許発明は，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリを念頭に分割出願されたも
のであるが，被告が製造販売しているＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリで
さえ，本件第２特許発明の実施品ではないのである。
)原告は，被告従業員の陳述書（乙２９）に記載されたＤＩＮＯＲ型フb
ラッシュメモリの動作方法が，出願過程における同人作成の文書と矛盾
するなどと主張する。しかし，同陳述書は本件第１，第２特許発明の出
願過程の経緯について述べたものであり，その内容も，原告から説明を
受けたＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方法は，本件第１特許発明
の明細書に記載された動作方法と全く異なるため，本件第２特許発明を
分割出願した旨を述べているにすぎず，原告が主張するように，実際に
開発していたＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの構成について説明したも
のではない。原告の主張は採用できない。
ウ本件第１，第２特許発明の実施について
被告は，その製造販売する狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリにおいて，
本件第１特許発明を実施しているが，そのほかの製品においては，本件第
１，第２特許発明を実施していない。
)狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリについてa
被告が製造販売する狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリにおいては，電
子の蓄積は，ホットエレクトロン注入を行っているものの，本件第１特
，，許発明では電子の蓄積時における移動方法まで限定されていないから
ＮＯＲ型フラッシュメモリにおける蓄積方法は，本件第１特許発明の構
成要件を充足する。
しかし，本件第２特許発明の電子の蓄積方法は，トンネル現象によ
ることに限定されているから，チャネルホットエレクトロン注入によ
るＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方法は，これに該当しない。した
がって，狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリは，本件第２特許発明の実
施品ではない。
本件第１特許発明に該当するためには，狭義のＮＯＲ型フラッシュメ
モリであることが必要ではあるが，ＮＯＲ型フラッシュメモリであれば
常に本件第１特許発明に該当するという関係にはない。被告は，かつて
製造していた一定の方式を有する狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリが本
件第１特許発明を実施していたことを認めているにすぎず，他社が製造
しているＮＯＲ型フラッシュメモリが本件第１特許発明の実施品である
か否かは，その構造や動作方法が不明である以上，判断することができ
ない。本件第１特許発明は，いわゆるＮＯＲ型フラッシュメモリのうち
の特定の方式についてカバーするものであり，いわゆるＮＯＲ型フラッ
シュメモリ一般をカバーするものではない。
)ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリについてb
ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方法は，電子の蓄積では，ド
レイン不純物拡散層の電位はソース不純物拡散層の電位と同電位とな
り，ソース不純物拡散層，チャネル領域，ドレイン不純物拡散層それ
ぞれとフローティングゲート導電体層との間に介在する第１絶縁膜の
トンネル現象によって第１絶縁膜を通り抜けさせてフローティングゲ
ート導電体層に電子を蓄積させているものであり，また，電子の引き
抜きでは，制御ゲート導電体層に負の電位を印加しているものである
から，本件第１特許発明の実施品ではない。同様に，ＤＩＮＯＲ型フ
ラッシュメモリは，電子の蓄積及び引き抜きの方法において，本件第
２特許発明の構成要件を充足しない。したがって，ＤＩＮＯＲ型フラ
ッシュメモリは，本件第１，第２特許発明の実施品ではない。
原告の主張は，ドレイン電極に対してメモリセルトランジスタ外部か
ら印加される電圧について，ドレイン電極側からドレイン不純物拡散層
に特定の電圧が印加されないとする状態についての被告の主張の解釈を
誤っているものであり，失当である。
ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの開発においては，書き込み及び消去
動作でのトンネル現象の利用による低消費電力化及び単一電源化の実現
と，従来の狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリで問題となっていた過剰消
去の解決とを意図していた。過剰消去の解決のために，書き込みと消去
におけるしきい値（Ｖｔｈ）の関係を，従来の狭義のＮＯＲ型フラッシ
ュメモリの場合と逆転させることとしたのである。すなわち，ＤＩＮＯ
Ｒ型フラッシュメモリの場合は，書き込みを低Ｖｔｈ，消去を高Ｖｔｈ
とすることで，低Ｖｔｈの制御をビット毎に行うことが可能となり，過
剰消去が起こりにくくしたのである。また，消去の際，すべてのメモリ
セル（消去ブロック単位）を同時に高Ｖｔｈにする必要があるので，フ
ローティングゲートへの電子の注入は，トンネル現象を利用して，ドレ
，。インソース領域を含むチャネル全面から行われるようにしたのである
このことは，被告が実施したシミュレーション実験の結果（乙４０，４
２）からも明らかである。
原告は，被告の製造販売するＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリは，本件
第１，第２特許発明の実施品であり，フローティングゲートへの電荷の
蓄積と引き抜きを完全に分離して行うことにより，書換え可能回数が従
，。来に比べて２倍になり絶縁膜劣化防止の効果を奏していると主張する
しかし，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリにおいては，電荷の蓄積と引き
抜きのいずれの動作においても，ドレイン側絶縁膜が使用されるので，
上記のような効果を奏することはない。また，メモリセルの書換え可能
回数又は絶縁膜の劣化は，同一絶縁膜領域での電荷の蓄積と引き抜き動
作のみに起因するものでもない。例えば，日経マイクロデバイス平成
３年７月号（乙３４）に開示されていたように，制御ゲート負電位方式
においては，本件第１，第２特許発明のようにフローティングゲートへ
の電荷の蓄積と引き抜きを分離して行うこととは無関係に，酸化膜の劣
化を防止することができるのである。また，本件第１，第２特許発明の
出願日以後も，酸化膜の品質向上のための様々な技術開発がなされてお
り，酸化膜の劣化を抑制し，書換え回数（寿命）を向上する方法として
は，同特許発明以外の多くの技術が採用されている。
)ＮＯＲ型フラッシュ内蔵マイコンについてc
フラッシュ内蔵マイコンとは，フラッシュメモリとマイコンとを一
つのパッケージに載せた製品である。被告が製造した狭義のＮＯＲ型
フラッシュメモリを内蔵したマイコンは，本件第１特許発明の実施品
であるといえる。
)ＨＮＤ型フラッシュ内蔵マイコンについてd
ＨＮＤ型フラッシュ内蔵マイコンは，電子の蓄積においては，トン
ネル現象ではなく，チャネルホットエレクトロンにより行っており，
電子の引き抜きでは，制御ゲート導電体層に負の電位を印加している
とともに，ソース不純物拡散層及びチャネル領域それぞれとフローテ
ィングゲート導電体層との間に介在する第１絶縁膜のトンネル現象に
よってフローティングゲート導電体層に蓄積された電子をソース不純
物拡散層に引き抜くものであるから，本件第１特許発明の構成要件を
充足しない。また，ＨＮＤ型フラッシュ内蔵マイコンが，本件第２特
許発明を実施していないことは，当事者間に争いがない。
)ＨＦ型フラッシュ内蔵マイコンについてe
ＨＦ型フラッシュ内蔵マイコンは，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリ
と同一の動作方法を有している。したがって，ＤＩＮＯＲ型フラッシ
ュメモリと同様に，本件第１，第２特許発明の実施品ではない。
)ＭＣＰ製品についてf
ＭＣＰ製品は，ＤＩＮＯＲ２型フラッシュメモリを使用している。
ＤＩＮＯＲ２型フラッシュメモリの動作方法は，ＨＮＤ型フラッシュ
メモリと同様に，電子の引き抜きでは，制御ゲート導電体層に負の電
位を印加しているとともに，ソース不純物拡散層及びチャネル領域そ
れぞれとフローティングゲート導電体層との間に介在する第１絶縁膜
のトンネル現象によってフローティングゲート導電体層に蓄積された
電子をソース不純物拡散層に引き抜いているものであるから，本件第
１特許発明の構成要件を充足しない。また，ＤＩＮＯＲ２型は，電子
の蓄積をトンネル現象によって行っていないので，本件第２特許発明
の実施品ではない。
)フラッシュメモリＩＣカードについてg
フラッシュメモリＩＣカード（フラッシュ搭載ＩＣカード）には，
被告製フラッシュメモリを搭載した製品と，他社製のフラッシュメモ
リを搭載した製品がある。このうち，被告製の狭義のＮＯＲ型フラッ
シュメモリを搭載したフラッシュメモリＩＣカードは，本件第１特許
発明の実施品であるといえる。もっとも，先に述べたとおり，他社製
のＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方法は不明であるので，他社製の
ＮＯＲ型フラッシュメモリを搭載したフラッシュメモリＩＣカードが
本件第１特許発明の実施品であるか否かは不明である。
)以上のとおり，本件第１，第２特許発明を実施している被告製品は，h
狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリのみであり，本件第１特許発明の公
告日（平成４年１２月１８日）以後の売上高総計は，７６億３５４６
万４１８０円である。
なお，上記売上高総額は，社内実績補償の評価時の実施高とは異な
る。これは，社内実績補償における実績補償制度は，社員の発明に対
するインセンティブ制度であるから，発明に対する実施状況を特許発
明の技術的範囲に属するか否かの観点から厳密に調査することはない。
実際，本件各特許権等の社内実績補償に際しても，発明者である原告
が申告した実施高が厳密な調査を行われないままに認定されているの
である（乙１２。）
これに対して，製品が当該特許を実施しているか否かは，各特許の
構成要件と製品の構造，動作などを詳細に比較検討しなければ判別で
きないものである。したがって，社内実績補償における売上高総額は，
本件各特許権等の相当の対価の算定の基礎として用いることは相当で
はない。
()争点１－３包括ライセンス契約により得た利益の額及び争点１－４包3（）（
括クロスライセンス契約により得た利益の額）について
（原告の主張）
ア本件第１特許発明の実施について
)本件第１特許発明は，少なくとも狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリにa
おいて実施されている特許発明である。そして，以下の各事情からする
と，被告が本件各包括クロスライセンス契約を締結した相手方他社が本
件第１特許発明を実施していること及び本件第１特許発明が本件各包括
クロスライセンス契約において契約締結過程における代表特許となるな
ど，各契約締結に高く貢献した特許であることは明らかである。
①被告が平成６年にＩＳＳＣＣ（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏ
ｌｉｄ－ＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ）に
発表した論文（甲４１）には，ＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方法
，。，として本件第１特許発明と同一の動作方法が記載されていたまた
平成８年にＩＳＳＣＣに発表されたＡＭＤの論文（甲２６）において
も，同様な説明が記載されている。
②米国大学のＵＣバークレーにおける平成１４年及び平成１６年の半
導体の講義資料（甲２４及び甲２５）において，ＮＯＲ型フラッシュ
メモリの構造と動作が開示されているが，当該構造及び動作は，本件
第１特許発明を充足するするものである。上記資料（甲２４）には，
ＮＯＲ型フラッシュメモリを，インテル，ＡＭＤ，富士通，東芝が生
産しており，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリは，被告が独占的に生産
している旨の記載がある。
③平成８年９月に発行された雑誌である「デザインウェーブマガジン
５」の４７～４８頁に，槻舘美弘「完全解説・最新技術と製品動NO
向フラッシュメモリの動作原理と応用（甲２８）が掲載されてい」
る。同記事に記載されているＮＯＲ型フラッシュメモリの構造，動作
が本件第１特許発明に該当するものであるのみならず「半導体メー，
カが生産しているフラッシュ・メモリの大部分は，ＮＯＲ型フラッシ
ュ・メモリです」と記載されている。。
，，④被告は本件第１特許発明に該当するＮＯＲ型フラッシュメモリを
相手方他社が実施していることを認識している。すなわち，被告が作
成した「知的財産権活動Ｍ室報告会（第１８回（甲１３。以下「甲）」
１３報告」という）には「フラッシュメモリ他社状況調査」と。，
題され，インテル，ＳＴ社，日立製作所，東芝，ＡＭＤが製造販売し
。，ている製品が本件第１特許に抵触する旨が記載されている同文書は
被告が本件第１特許及び本件第３特許について，特許権の行使の可否
について検討した書類であり，被告が，本件第１特許発明について，
他社が実施していることを認識していることは明らかである。なお，
原告は同文書の作成に関与していない。また，先に述べたとおり，被
告は，本件第１，第２特許発明は当時のフラッシュメモリの製造方法
の大半をカバーする基本特許発明であると新聞発表していたのであ
る。
⑤平成６年に発行された日経マイクロデバイス１９９４年新年号（乙
３５）においても，ＮＯＲ型フラッシュメモリが本件第１特許発明に
該当することが記載されており，本件第１特許発明を各社が実施して
いることを前提にした各社の意見が記載されている。
⑥被告は，本件第１特許発明について，Ｄ社から１億５０００万円の
実施料収入を得ている。
)以下のとおり，相手方他社は，いずれも本件第１特許発明を実施してb
いるものというべきである。
①富士通について
被告が包括クロスライセンス契約を締結している富士通は，本件第
１特許発明に該当するＮＯＲ型フラッシュメモリを製造・販売し，本
件第１特許発明を実施している（甲２９。）
被告は，富士通社員の陳述書（乙５４）を提出し，富士通は本件第
１，第２特許発明を実施していないと主張する。しかし，自ら取得し
た特許について，競業他社の社員の陳述書を提出してまでその特許の
価値が低いと主張することは明らかに不合理である。同陳述書は，記
載されている富士通製品がＮＯＲ型フラッシュメモリであるか否か自
体についても定かではなく，その根拠も明示されていないのであるか
ら，信用性は低いものというほかない。
②日立製作所について
被告が包括クロスライセンス契約を締結している日立製作所は，本
件第１特許発明に該当するＮＯＲ型フラッシュメモリを搭載したＳＨ
マイコンを販売しているのであるから，本件第１特許発明を実施して
いる（甲３０。また，日立製作所と被告の半導体部門が合併して設）
立された株式会社ルネサステクノロジ（以下「ルネサス」という）。
においても，ＮＯＲ型フラッシュメモリが製造販売されている。
③東芝について
，，被告が包括クロスライセンス契約を締結している東芝は平成８年
１０年，１２年，１４年において，ＮＯＲ型フラッシュメモリのＬＳ
Ｉ製品の広告を表示しており，東芝が本件第１特許発明の実施品であ
るＮＯＲ型フラッシュメモリを製造販売したことは明らかである（甲
３１。）
④インテルについて
被告が包括クロスライセンス契約を締結しているインテルは，本件
第１特許発明に該当するＮＯＲ型フラッシュメモリを製造・販売し，
本件第１特許発明を実施している。特に，インテルは，平成１４年に
おいては「マイクロプロセッサとＮＯＲ型フラッシュ市場を支配」，
していると紹介されたこともあり，ウェブページにおいて，シャープ
と共同で，ＮＯＲ型フラッシュメモリに関する共同開発と協業を行う
旨の発表をしている（甲３２。）
なお，被告が解析したと主張するインテルの製品は，本件第１，第
２特許発明の存続期間満了後の製品にすぎず，上記各製品の解析結果
から，本件第１特許発明の実施の有無を判断することはできない。
⑤三星電子について
被告が包括クロスライセンス契約を締結している三星電子は，本件
第１特許発明に該当するＮＯＲ型フラッシュメモリを製造・販売し，
本件第１特許発明を実施している。特に，三星電子は，ＭＣＰ製品で
も，ＮＯＲ型フラッシュメモリを搭載した製品を販売している（甲３
３。）
⑥ＳＴ社について
被告が包括クロスライセンス契約を締結しているＳＴ社は，本件第
１特許発明に該当するＮＯＲ型フラッシュメモリを製造・販売し，本
件第１特許発明を実施している（甲３４。）
（被告の主張）
ア先に述べたとおり，本件第１特許発明に該当するためには，ＮＯＲ型フ
ラッシュメモリであることが必要ではあるものの，ＮＯＲ型フラッシュメ
モリであれば常に本件第１特許発明に該当するという関係にはない。他社
が製造しているＮＯＲ型フラッシュメモリが本件第１特許発明の実施品で
あるか否かは不明である。本件第１特許発明は，いわゆるＮＯＲ型フラッ
シュメモリのうちの特定の方式についてカバーするものであり，ＮＯＲ型
フラッシュメモリ一般をカバーするものではない。特に，本件第１特許発
明は，電子の引き抜き（消去）の際，制御ゲートに接地電位を印加するこ
とに限定されているため，技術的範囲が非常に狭いことは先に述べたとお
りである。また，本件第１特許発明においては，電子の引き抜き位置につ
いて「一方の不純物拡散層側に位置する上記第１絶縁膜を介して……電，
子の引き抜きがなく，……上記他方の不純物拡散層に引き抜く」と限定さ
れており，これを満たさない製品も本件第１特許発明に該当しないことは
明らかである。さらに，フラッシュメモリ製品には，制御ゲートに接地電
位ではなく，負電圧をかけることによって電子の引き抜き（消去）を行う
方式のものや，チャネル領域でのトンネル現象によって電子の引き抜きを
行う方式のものなどがある。それらの消去方式を採用した製品であっても
ＮＯＲ型フラッシュメモリと呼ばれており，これらが本件第１特許発明に
該当しないことは明らかである。このように，他社が製造しているＮＯＲ
型フラッシュメモリが本件第１特許発明の実施品であるか否かは，当該製
品における実際の書き込み，及び消去の際の制御ゲート及び不純物拡散層
の電圧のかけ方によるのであって，これは実際の製品を詳細に解析しなけ
れば判断することはできない。被告は，他社製品について，このような解
析を行ったことはない。本件各包括クロスライセンス契約を締結している
以上，他社製品を解析する必要はないのである。
イ原告が指摘する各種論文も，ＮＯＲ型フラッシュメモリであれば必ず本
。，，件第１特許発明を充足する根拠となるものではないまた甲１３報告は
当時，フラッシュメモリの設計開発を担当していた部署が，競業他社の技
術動向を整理するために，また，知的財産活動をアピールするための社内
プレゼンテーション資料として作成したものにすぎず，その性質上，綿密
な調査や判断を行った上で作成されたものではない。また，当該資料に関
して，被告において特許問題を所管する部門である知財部門は関与してい
ないし，被告の見解を示すものでもない。特許非抵触が直ちに判明しなか
ったという程度のことを意味するにすぎない資料によって，特許発明の実
施許諾の有無が明らかになるものでもない（乙６４参照。被告が行った）
新聞発表は，具体的に権利行使を想定した他社製品の解析や検討結果を背
景とした内容ではなく，本件第１特許発明を，相手方他社が実施している
。，（）ことを帰結するはずもないまた日経マイクロデバイスの記事乙３５
は「三菱電機のフラッシュ・メモリー特許『事業へ影響なし』と国内，，
外は静観」という記事のタイトルから明らかなとおり，むしろ相手方他社
が本件第１特許発明を重要な特許であると認識していないことを報じてい
るものである。
ウそのほか，相手方他社が，本件第１，第２特許発明を実施していたこと
に関する具体的な立証は存しない。なお，被告は，インテル製のＮＯＲ型
フラッシュメモリにおける電子の引き抜きについて，半導体集積回路の解
析会社よりインテル製ＮＯＲ型フラッシュメモリ２機種についての解析資
（，），，料乙５９６０を入手し各製品について消去時の動作を調べた結果
２機種とも本件第１，第２特許発明を実施していないことが確認された。
これらの製品のうち，最も古い製品は，本件第１特許の存続期間満了が近
い平成１１年に製造されたものであったが，富士通が他社と共同設計した
ＦＡＳｌ製品において，平成６年より負電圧消去方式が採用されていたに
もかかわらず，半導体分野において最先端技術を標榜しているインテルが
当該技術を平成１１年以前に採用していないとは容易に想定できない。原
告が指摘する各書証（甲２４，２５，２８，４５）は，実際のＮＯＲ型フ
ラッシュメモリ製品の構造についての文献であるとはいえないし，また，
富士通のＮＯＲ型フラッシュメモリも，本件第１特許発明の実施品ではな
い（乙５４。）
()争点１－４（相当対価の額）について4
（原告の主張）
ア特許発明の実施
)本件第１，第２特許発明の実施により得た利益は，次の計算式によりa
算出される。
（計算式）社内実施により得た利益＝実施品売上額×独占権寄与率×実施料率
×発明相互の分配率
)実施品売上額などについてb
①実施品売上額
被告のＮＯＲ型フラッシュメモリの売上げは，少なくとも９４億７
１２９万７７１１円であり，フラッシュメモリの市場シェアに関する
資料（乙３６）に基づいて推測すると，１７６５億１２５０万円とな
る。もっとも，この売上げには，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリの売
上げが含まれている可能性があるものの，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメ
モリも本件第１，第２特許発明の技術的範囲に属するものである。
②独占寄与率２分の１
被告は，本件第１特許発明について，特許発明の実施すると共に，
他社に実施許諾（特許発明の実施許諾）をしている。そして，特許発
明の実施については，Ｄ社及び本件各包括クロスライセンス契約を締
結している相手方他社以外については，同特許を誇示，宣伝すること
で，他社からの特許攻撃をけん制し，抑止する効果を有し，それによ
，，り第三者に対して事実上本件第１特許発明を実施させていないから
同特許についての事実上の排他的な地位を行使しているというべきで
ある。かかる効果により得られる利益は，単なる通常実施権を超える
利益，すなわち独占的利益である。そして，特許発明の実施品の売上
げの２分の１は，このような独占的利益に基づくものである。
また，被告は，本件第２特許発明の実施品であるＤＩＮＯＲ型フラ
ッシュメモリを独占的に製造，販売しているのであるから，特許発明
の実施分についての売上げの少なくとも２分の１は，独占的利益に基
づくものである。
③実施料率３％
④発明相互の分配率（製品に対する寄与率）１００％
)具体的計算c
以上より，被告が本件第１，第２特許発明の実施により得た利益は，
少なくとも２６億４７６８万７５００円を下らない。
（計算式）１７６５億１２５０万円×５０％×３％×１００％＝２６億４７６
８万７５００円
，，（）なお被告が本件第１特許発明の実施ＮＯＲ型フラッシュメモリ
により得た利益は，少なくとも１億４２０６万９４６５円を下らない。
（計算式）９４億７１２９万７７１１円×５０％×３％×１００％＝１億４２
０６万９４６５円
イライセンス契約
)本件第１特許のライセンス契約により得た利益についてa
①被告は，本件第１特許を含む１２件の特許を対象として，Ｄ社との
間で，Ｄ社ライセンス契約を締結し，１億５０００万円のライセンス
料収入を得た。被告は，実績補償金の算定において，本件第１特許の
貢献度について，５６２分の２５と評価したが，その算定根拠は不明
である。本件第１特許発明は，相手方他社が実施していること，被告
も，本件第１特許に関する実績補償について「他社が実施している，
可能性がきわめておおきい」と評価していることからすると，Ｄ社。
ライセンス契約における本件第１特許の貢献度は１割を下らないし，
少なくとも対象特許数を等分した１２分の１を下らない。
②算定方式
使用者が相手方企業との間でライセンス契約を締結し，同契約に基
づいて実施料を取得した場合，その実施料は，使用者が発明の実施を
排他的に独占することによって得た利益に属するということができ
る。また，複数の特許発明がライセンス（実施許諾）の対象となって
いる場合には，当該発明により，使用者が受けるべき利益の額を算定
するに当たっては，本件第１特許が当該ライセンス契約締結に当たっ
て寄与した程度を考慮することになる。
なお，被告は，使用者が受けた利益を評価するに当たっては，実施
料収入からライセンスに要した費用として４分の１を考慮すべきであ
ると主張する。しかし，ライセンスに要した費用が４分の１にのぼる
ことについての立証はされておらず，使用者の貢献度において考慮す
る程度であればともかくとして，ライセンスに要した費用を控除する
ことは相当ではない。
③具体的計算
本件第１特許のＤ社ライセンス契約により得た利益は，同契約にお
ける本件第１特許の貢献度が１割の場合には，１５００万円であり，
１２分の１の場合には，１２５０万円となる。
（計算式）１億５０００万円×０．１＝１５００万円
１億５０００万円×１÷１２＝１２５０万円
)本件各包括クロスライセンス契約に基づく相当対価についてb
①包括クロスライセンス契約に基づく相当対価は，使用者が受けるべ
き利益の額に，発明者の貢献度及び共同発明者間における発明者の貢
献度を乗じて算定すべきである。使用者が受けるべき利益の額につい
ては，使用者が相手方の複数の特許発明を実施することにより本来支
払うべき実施料の額に，相手方に実施を許諾した複数の特許発明等に
おける当該発明の寄与率を乗じたものか，相手方が自己の特許発明を
実施することにより，本来，相手方から支払を受けるべきであった実
施料に当該特許発明の寄与率を乗じたものかのいずれかに基づいて算
定すべきである。
なお，包括クロスライセンス契約に基づく相当対価の算定について
は，包括クロスライセンス契約の両当事者は，契約締結時点に既に存
在するものばかりでなく，後に開発される特許発明についても事前に
取引しておくのが利益になると考えるからこそ包括クロスライセンス
契約を締結するのであるから，契約締結後になされた職務発明も包括
クロスライセンス契約にかかる企業の利益に貢献していると評価する
必要がある。また，使用者自身が，当該特許発明の実施により直接得
た利益は，包括クロスライセンス契約とは無関係の事情であり，包括
クロスライセンス契約における特許発明の貢献度を算定する際に斟酌
すべきではない。したがって，先に述べたとおり，被告が特許発明の
実施をしていることが，包括クロスライセンス契約に基づく相当対価
請求を否定する理由となるものではない。
②相手方他社のフラッシュメモリの売上額は以下のとおりである１，（
米ドル＝１２５円で換算した。以下同様とする。。）
富士通３８５３億７５００万円
日立製作所６９１億２５００万円
東芝２３４２億５０００万円
インテル１５３８億７５００万円
三星電子９１８億７５００万円
ＳＴ社５５５億円
被告１９６１億２５００万円
③相手方他社のＮＯＲ型フラッシュメモリの売上額は，ＷＳＴＳ（世
界半導体市場統計。甲３８）によると，現状の市場の９０％がＮＯ
Ｒ型フラッシュメモリであるとされていることから，フラッシュメ
モリの上記売上高に０．９を乗じて算出することができる。
富士通３４６８億３７５０万円
日立製作所６２２億１２５０万円
東芝２１０８億２５００万円
インテル１３８４億８７５０万円
三星電子８２６億８７５０万円
ＳＴ社４９９億５０００万円
被告１７６５億１２５０万円
④被告が本来取得すべき実施料について
被告は，本件各包括クロスライセンス契約を締結していなければ，
本件第１特許について，各社の売上高に応じて，実施料収入を得る
ことができた。本件第１特許についての実施料率は少なくとも３％
である。よって，上記ＮＯＲ型フラッシュメモリの売上高に０．０
３を乗じた金額が，被告が各社から本来支払われるべきであった実
施料額となる。
富士通１０４億０５１２万５０００円
日立製作所１８億６６３７万５０００円
東芝６３億２４７５万円
インテル４１億５４６２万５０００円
三星電子２４億８０６２万５０００円
ＳＴ社１４億９８５０万円
合計２６７億３０００万円
ウ発明者貢献度６０％
本件第１，第２特許発明は，原告の独力によりされたものであるから，
原告の発明者貢献度は少なくとも６０％は下らない。この点について，被
告は，原告の貢献度は１％程度にすぎないなどと主張するものの，その根
拠として原告の職務，発明環境，出願経緯，特許ライセンス交渉，処遇等
についていずれも抽象的な事情を指摘するにとどまるにすぎない。
原告は，発明業務を行っていたものではなく，被告における職務を行い
ながら主に休日を利用して，原告の独力で本件各特許発明等をしたもので
ある。そして，本件第１特許発明は，原告の職務と全く無関係のものであ
る。原告は，被告の技術情報，同僚研究者の知見，協力，被告の設備，被
告所有の文献を利用できる人材育成環境・教育制度を利用したわけではな
い。原告は，自ら必要な文献，サンプルを集め，独自に研究を行い，特許
公報等の作成は休日に行っていたものであるし，本件第１特許発明につい
，，，。ては上司同僚らから具体的な指示や協力教育があったものではない
，，。原告は被告の関与なくして独自に本件各特許発明等に至ったのである
出願過程においても，出願のための特許願はすべて原告が作成したもので
，，，，ありその後の拒絶理由通知や異議申立書に対する答弁書補正書等も
原告が主に作成したものである。本件第１特許発明は，出願公開後，被告
により放置されていたが，偶然原告がインテルが発表したＮＯＲ型フラッ
シュメモリが本件第１特許発明と全く同じであることを発見し，強く要請
したことから権利化に至ったものである。なお，被告は，ライセンス交渉
における被告の貢献が大きいとも主張するが，職務発明の相当対価におけ
る貢献度は，主に発明に至る過程の範囲で考慮すべきものであり，特許登
録された後にそれをいかに事業化するかは使用者の選択によるものである
から，事業化について使用者側の貢献度を過度に高く評価すべきものでは
ない。また，被告は，原告を社内において相応の評価をし，適切な処遇を
していたとも主張するものの，社内での処遇が直接発明に対する貢献に結
びつくものではないし，原告は，本件各特許発明等をしたことによって社
内において相当の評価を得ていたものではなく，本件各特許発明等とは別
，，に被告のいわゆるＭＣＰ製品の開発事業に対する貢献があったからこそ
社内評価も高かったものである。
エ共同発明者間の貢献度１００％
本件第１，第２特許発明は原告が単独で発明したものである。
オ本件第１特許発明にかかる特許を受ける権利の承継の相当の対価
先に述べたとおり，被告が本件第１，第２特許発明により得た利益は，
前記ア及びイの合計２９３億９０１８万７５００円か２９３億９２６８万
７５００円であり，本件第１，第２特許発明の原告の発明者貢献度は６０
％であるから，本件第１，第２特許発明にかかる特許を受ける権利の譲渡
の相当の対価は，少なくとも１７６億３４１１万２５００円か１７６億３
５６１万２５００円である。
計算式被告が受けるべき利益：２９３億９０１８万７５００円×原（）（）（
告の貢献度：６０％）×（共同発明者間の原告の貢献度：１００％）＝１７
６億３４１１万２５００円
（計算式）２９３億９２６８万７５００円×６０％×１００％＝１７６億３
５６１万２５００円
（被告の主張）
ア特許発明の実施
争点１－１において述べたとおり，被告は，相手方他社との間で本件各
包括クロスライセンス契約を締結している以上，特許発明の実施について
は被告に独占による利益を認めることはできない。
イライセンス契約
)ライセンス契約に基づく相当対価についてa
①被告の本件規程等によると，他社とのライセンス契約交渉過程にお
いて使用された特許は，他社実績補償の対象となる。補償金額の算定
においては，他社からの実施料収入あるいは実施料収入に相当する金
額から補償金算定の基礎とする金額を算定し，当該金額を実績補償細
則の定める別表４に従って換算金額を算定し，更に，一定の乗数を乗
ずることにより，補償金として支給する総額を決定する（クロスライ
センス契約の場合には補正がされることもある。そして，その支。）
給総額を，被告の知的財産部門により定められた各特許の貢献度に応
じて配分されることになる。
②本件第１，第２特許においては，Ｄ社ライセンス契約が他社実績補
償の対象となった。実施料収入及び補償金算定の基礎とした金額は１
億５０００万円であり，支給総額は２６０万円であった。そして，Ｄ
社ライセンス契約における本件第１特許の貢献度は５６２分の２５
（約４．４％）と評価されたため，受領額は，１１万円（平成１１年
度）であった。
)包括クロスライセンス契約に基づく相当対価についてb
①複数の特許発明がライセンス（実施許諾）の対象となっている場合
には，ある特許発明により「使用者が受けるべき利益の額」を算定す
るに当たっては，当該特許発明が当該ライセンス契約に寄与した程度
を考慮すべきであるそして包括クロスライセンス契約における使。，「
用者等が受けるべき利益の額」への当該特許発明の寄与は，当該契約
において当該特許が実際に果たした役割に応じて判断されるべきもの
である。当該特許の寄与が認められるためには，当該特許が当該契約
において何らかの役割を有し，当該契約に影響を与えたことが必要で
ある。逆に，実際には何らの役割をも果たさず，当該特許の存否が当
該契約に対して一切の影響を与え得なかった場合，換言すれば，当該
特許の存否にかかわらず同一の契約が締結及び維持されたと考えられ
る場合には，現存する特許であるか，あるいは将来発生し得る特許で
あるかにかかわらず，当該特許の当該契約への寄与があったとは認め
られない。
例えば，当該契約において，当該特許が検討ないし評価の対象と
されることがなかった場合には，当該特許のライセンス契約への影
響はなく，当該特許の寄与はないというべきである。
②半導体分野における包括クロスライセンス契約は，相互に許諾され
る特許数は極めて膨大なものとなることが通常である。被告の半導体
部門は，年度によって異なるものの，平成８年度では国内特許約３千
件，外国特許等約５千件という，また平成１１年度では国内特許約３
，，，千件外国特許約８千件という膨大な数の特許を保有しており通例
半導体分野における包括クロスライセンス契約においては，これら特
許のすべてが契約対象とされる（乙５８。）
もっとも，包括クロスライセンス契約において，これら個々の特許
のすべてが契約に影響するものではなく，実際に寄与するものでもな
い。実際の寄与が認められる特許は，契約交渉において議論の俎上に
載り，実際に検討ないし評価の対象とされて契約締結やその条件に影
響を与えたような一部の特許にすぎない。たとえ一方から他方に対す
る数件の特許の侵害警告が発端となって開始された交渉であっても，
最終的には，両社がそれぞれある一定期間中に保有・取得する半導体
関連特許全件を相互に許諾し合う包括クロスライセンス契約を締結す
ることにより，当該契約期間中は，当該相手方との間では特許係争の
発生しない状態を作り，事業の安定化を図ることが一般的である。こ
，，の場合一方から他方へ許諾するライセンスの価値を評価するために
数千件の特許権一つ一つが，相手方の製品にどの程度実際に実施され
ているかを契約期間中にその都度（例えば年１回）調べることは非現
実的である。そのため，実際の交渉では，双方は自社の保有する数千
件の特許の中から，売上高を考慮し，相手方の主要製品に実施されて
いると判断される特許（以下「代表特許」という）を選び出し，そ。
の上で，それら代表特許の各構成要件が相手方製品のどの部分と対応
して備わっているかを示す対照表（一般に「クレームチャート」とい
われる）を作成し，それを相手方に提示する。そして当該代表特許を
侵害している相手方製品の売上げ規模ないし将来の売上げ予想規模を
示すなどして，当該代表特許のライセンスにより相手方が得る利益を
主張する。相手方からは，それら代表特許の抵触性，有効性，及びカ
バーする相手方製品の売上げ規模について反論がなされる。協議の結
果，双方のライセンスの価値が均衡しているのか，それとも一方のラ
イセンスの価値が他方のライセンスの価値よりも勝っており後者が前
者に対価を支払うべきなのか，さらに一方から他方への対価の支払い
が必要な場合にはその額は幾らが適当かを各々の社内で判断し，それ
を元に相手方と交渉し，決定するものである。
包括クロスライセンス契約においては，使用者は，実施料収入ある
いは実施料支払軽減という形で利益を受ける。代表特許として相手方
との交渉の俎上に載り，検討ないし評価の対象とされ，相手方から一
定の評価を得た特許は，利益獲得に貢献しているものであり，当該特
許発明の当該ライセンス契約への寄与が認められる。しかし，そもそ
も代表特許として契約交渉の俎上に載らなかった特許や，相手方によ
る実施が確認されなかった特許など，契約に影響を与えなかった特許
などは，たとえそれが相手方に許諾される数千件の特許のうちの１件
であったとしても，相当対価算定の基礎となるべき利益を会社にもた
らしているものではなく，それ故，当該特許発明の当該ライセンス契
約への寄与は認められない。
すなわち，包括クロスライセンス契約における特許の寄与度におい
て，目安となるべきは特許権の件数での頭割り（平均値）であって，
その平均値を大きく超える（例えば１０倍以上）場合は，よほど特別
な事情，例えば，当該職務発明ほか数件を主眼としてなされた包括ク
ロスライセンス契約であり，他の特許権については予防的にライセン
スしただけであるなどの場合にすぎない。そして，数千件以上の特許
が対象となる契約においては，各特許の寄与は実質的にはゼロとみな
されるものである。
③本件第１，第２特許の寄与について
本件各包括クロスライセンス契約において，本件第１，第２特許
はいずれもその対象とされていたが，相手方他社との交渉において，
被告が本件第１，第２特許を代表特許として提示して交渉したこと
はないか，少なくとも相手方他社に提示されるなどして，検討ない
し評価の対象となったことをうかがわせる記録は一切存在しない。
本件第１，第２特許は，業界においてフラッシュメモリについて回
避不可能な特許の一つとして広く認識されていたり，半導体につい
て包括クロスライセンス契約を締結する際に，常に被告の主要特許
の一つとして掲げられていたものでもないし，ライセンス契約締結
の際に重要な役割を果たした特許の一つであったわけでもない，
なお，被告は，Ｄ社ライセンス契約交渉において本件第１特許を相
手方に提示し，原告に対して実績補償金を支払ったが，同契約におい
ても，本件第１特許は当該契約に実際には寄与していない。本件第１
特許は（他の２件の特許とともに）第９回交渉当日に相手方に提示さ
れてはいるものの，それら特許について議論はなされず，同日の面談
で対価が合意されている。双方の会社が事前に合意可能条件等を検討
した上で交渉に臨んでいることは当然であり，また，特許の評価には
時間を要することからも，交渉当日に（本件第１特許を含む）追加特
許を提示したことが合意された対価条件に影響を与えていないことは
明白である。被告は，社内における他社実績補償について，他社に対
して侵害を主張した特許については原則として補償の対象とする運用
をしていたため，本件第１特許も補償の対象に挙げられたにすぎず，
実際にはＤ社ライセンス契約への寄与はゼロに等しいものである。
そのほか，例えば，被告は，平成８年８月３０日，日立製作所と
の間で包括クロスライセンス契約を締結した（乙７６）が，契約締
結交渉において，被告と日立製作所の双方は，代表特許を提示して
特許交渉を行った。しかし，本件第１特許及び本件第３特許のいず
れも，当該契約交渉には用いられていない。一般に，企業は利潤を
最大化するよう行動するのであり，他社が実施している，ないし以
後実施する蓋然性がある特許を特許交渉に用いないという選択を行
なうことはない。そして，特許交渉に臨む会社は，相手方の現在及
び将来の実施可能性を十分に検討した上で，特許を選択して交渉に
臨むと考えられる。被告が日立製作所との契約交渉において，本件
第１特許及び本件第３特許を用いていないという事実は，被告が，
少なくとも，主観的には，日立製作所による本件第１特許発明及び
本件第３特許発明の実施の蓋然性，ないしその影響を無視し得るも
のと判断していたことを意味する。自己の特許交渉に最も切実な利
害を有する特許権者自らが，十分な検討を経た上で，特許の有用性
について否定的に下した判断は，客観的にも正確であるというべき
である。したがって，客観的にも，日立製作所による本件第１特許
発明及び本件第３特許発明の実施の蓋然性，ないしその影響は，実
質的に無視し得るものであり，日立製作所がこれら特許を実施して
いるとは判断できないというべきである。
また，従前から存在する包括クロスライセンス契約の更新に際し，
。，本件第１特許及び本件第３特許の成立が議論されたことはない仮に
両特許が，原告が主張するような重要な特許であるならば，契約更新
時点で当該特許の存在を理由に再交渉を提案するなど，少なくとも従
前よりも有利な条件の獲得を試みていたはずであるが，そのような事
。，，情は一切存在しないこのように本件第１特許又は本件第３特許が
従前より存在していた契約に何らの影響も与えたこともない。また，
日立製作所，富士通，東芝，インテル，ＳＴ社は，日本，米国，欧州
の先端的な有力半導体メーカであり，これら各社はその技術水準の高
さの点でも拮抗している。そうすると，客観的に日立製作所が本件第
１特許発明及び本件第３特許発明を実施しているとは判断できないの
であれば，他の４社についても，日立製作所の場合と同様であると考
えられるのであり，それと異なる判断をすべき理由はない。
なお，原告は，社内実績補償に関する評価を前提として，本件第
１，第２特許の重要性について主張する。確かに，被告はＭリスト
と称する特許のリスト（権利行使に使用できる可能性のある候補特
許のリスト）を有しており，本件第１特許及び本件第３特許のよう
に，特許がこのＭリストに登録されると自動的に「Ｂ．権利の重要
度」の項目で１５点が付される。しかし，Ｍリストへの登録は，当
該特許が他社への権利行使に使用される可能性があると判断された
ことを意味するものではあっても，他社が当該特許発明を実施して
いることを意味するものではない。なお，一度Ｍリストに登録され
た特許は，以後リストから削除しないという運用がなされている。
したがって，実際よりも「Ｂ．権利の重要度」が高めに評価される
ことがまま生じるのである。
ウ具体的算定において考慮すべき事情
①特許ライセンス交渉においては，直接的・間接的に多大な費用を
要するのであり，実施料収入のすべてがそのまま被告の受けた利益
になるものではない。事案によっては，直接的な費用が実施料収入
を上回ることさえある。したがって，ライセンス契約に基づいて使
用者が受けた利益を算定する場合，ライセンス交渉において必要と
された費用を控除する必要がある。原告も，実施料収入の４分の１
がライセンス契約に要する費用であることを認めている。
②被告の貢献度
特許発明についての使用者の貢献度については，個々の具体的考慮
要素を斟酌して割合を決すべきであるが，職務発明の中でも例外的に
使用者の貢献度が低い発明であっても，９５％を下ることはない。本
件においては，被告の貢献度が高いことを示す具体的事情は認められ
るが，原告の貢献度が高いことを認めるに足りる特殊な事情は一切認
められず，原告の貢献度はせいぜい１％程度である。
具体的考慮要素は以下のとおりである。
)原告の職務a
原告は，本件各特許発明等の当時，被告の半導体事業部門に所
属し，半導体メモリの設計に従事しており，本件各特許発明等を
行なうことが期待される地位にあった。
)発明環境b
半導体技術は，広範な分野の先端技術の集積であり，日々の開
発・改良は，企業の研究開発投資と別個のものではあり得ず，原
告による発明も，被告が世界的にも有数の半導体事業会社であり，
それに応じた莫大な研究・開発投資を行ってきたことに基づくも
のである。すなわち，原告が本件各特許発明等をなすに当たって
は，その当時に被告が有していた秘密情報も含めた被告の技術情
報・製品情報や同僚研究者の知見・協力，及び被告の設備や被告
所有の文献を利用できるという極めて恵まれた発明環境にあった
ものであり，さらには，原告は被告社内における人材育成環境や
教育制度を有効に利用してきたものである。
)出願経緯c
本件各特許発明等の出願から権利化に至る経緯においては，被
告の特許部門の貢献が極めて大きかった。被告においては，特許
の出願・権利化を職責とする特許部門が特許の権利化業務を専門
に担当している。そして，被告の特許部門は，本件各特許発明等
について，最大限広範な権利範囲を志向しつつ権利を獲得すべく，
専門的知識と多大な労力を注ぎ，これら特許を成立させたもので
ある。特に，本件第１特許及び同第３特許の審査経緯からすると，
被告の特許部門の貢献度が高いことは明らかである。
)特許ライセンス交渉d
本件各特許権等について被告が受けるべき利益は，専らＡ社クロ
スライセンス契約ないしＤ社ライセンス契約の実施料収入に基づく
ものである。被告は，各ライセンス契約における交渉に要する直接
的な費用にとどまらず，知的財産に関連して，特許実施料収入獲得
に資する費用ないし労力（特許・製品・法制度の調査・情報収集，
人材の育成・確保など）を恒常的に投入している。また，個別の交
渉における交渉技術，交渉力を基礎付ける保有特許数，技術力，過
去の特許訴訟・ライセンス実績といった被告の総合力は，契約交渉
で被告側に有利な影響を与える重要な要素である。
)処遇e
原告は，被告社内において相応の評価を受け，昇進も早かった
など，十分に適切な処遇を受けていた。
)包括的ライセンス契約に基づく特殊性f
包括的ライセンス契約が締結されるのは，大別して，①非常に
強い中核的な特許があり，このような中核的な特許単独でも，相
手方はライセンス取得を希望するものの，結果的に，周辺特許を
含めて包括的ライセンス契約を締結する場合，②中核的特許は存
在せず，多数の特許があり，これら単独ではライセンスの対象と
ならないものの，これらを包括すれば，ライセンスの対象となる
場合の二つの場合がある。広範かつ多種多様な技術の集積である
半導体分野においては，②の事情に基づく契約類型が多用される。
上記①の類型の場合には，中核的特許の発明者貢献度は非常に高
いが，周辺特許や上記②の特許は，それら単独では実施料収入が
得られるものではなく，使用者側が他の特許を有するために，実
施料収入に結びついたのであり，発明者貢献度は極めて低いとい
える。これらの特許は，包括的ライセンス契約という枠組みがあ
って初めて意味があるのであり，包括的ライセンスという枠組み
を構築したのはまさに使用者である。
)事業における損益等の事情g
被告において，特許権に基づく実施料収支は，被告全体，半導
体事業のいずれについても，恒常的に大幅な支出超過であって，
特許ライセンス活動から従業者に配分するための原資は存在しな
い。被告は，このように特許ライセンス収支が大幅な赤字である
にもかかわらず，年間数億円規模の補償金を職務発明に対して支
払っている。被告は，厳しい経済情勢及び国際競争の中で，大幅
な支出超過という環境下において，最大限，発明者に手厚い基準
で，職務発明に対する補償金を支払っているものであるといえる
から，この点は，被告の貢献度として重視されなければならない。
被告の補償制度が産業界において最高水準のものであったことは，
報道資料や刊行物からも裏付けられる（乙８０，８１。）
エ具体的算定
本件第１特許に関する相当対価は，Ｄ社ライセンス契約の実施料収入に
基づくもののみであり，次の計算式で算定される。
（計算式（実施料総額－ライセンス費用）×特許間分配率×（１－被告）
貢献度）
本件における具体的数値を当てはめると，５万円となる。
（１億５０００万円×３／４）×（２５／５６２）×（１－０．９９）
＝５万円（１万円未満四捨五入）
２争点２（本件第３，第４特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価）
について
()争点２－１（本件第３対応米国特許の相当の対価請求は時期に後れた攻撃1
防御方法の提出に当たるか）について
（被告の主張）
ア原告は，平成１７年１１月１５日の本件第１４回弁論準備手続期日にお
いて，本件第３対応米国特許についての相当の対価の請求を追加した。し
かし，この請求は，時機に後れた攻撃防御方法の提出であるから，民事訴
訟法１５７条１項により却下されるべきである。
イ攻撃防御方法の提出が時機に後れたかどうかは，より早く，かつ，適切
な時機にその提出が期待できたか否かを基準として判断すべきである。本
件においては，被告は，平成１６年４月１４日の本件第１回弁論準備期日
，，において本件第３対応米国特許に関するライセンス契約について主張し
同年５月２８日の本件第２回弁論準備期日において，関係書証（乙１３，
２４）を提出した。したがって，原告は，本件第３対応米国特許の相当対
価の請求については，より早く，かつ，適切な時機に提出することが期待
できたのである。また，被告が，後れてこれを提出したことについて何ら
の合理的な理由は認められず，少なくとも重過失が推定される。
ウ攻撃防御方法の提出により訴訟の完結を遅延させるかどうかは，当該攻
撃防御方法を却下した場合に予想される訴訟完結の時点と，それについて
審理を行った場合の訴訟完結の時点とを比較して判断すべきである。本件
においては，本件第３対応米国特許に関する請求についての審理を行うな
らば，外国特許についても特許法３５条に基づく相当対価請求が認められ
るかどうかという点が審理の対象となるにとどまらず，本件第３対応米国
，，，特許に関してその技術的範囲がどのようなものであるか他社によって
同特許発明が実施されているかどうかなどに関して，新たに種々の証拠調
べを要することとなる。
したがって，本件においては，本件第３対応米国特許に関する請求につ
いての審理を行なうことによって，訴訟の完結が遅延するものというべき
である。
以上のとおり，原告による本件第３対応米国特許についての相当対価の
請求の追加は，時機に後れた攻撃防御方法の提出であるというべきである
から，許されないというべきである。
なお，原告は，本件第３特許と本件第３対応米国特許は技術的範囲が同
一であるなどと主張する。しかし，本件第３特許と本件第３対応米国特許
，，は別個の権利であり技術的範囲や権利が及ぶ地域の点で差異があるから
本件第３対応米国特許についての請求の追加を許すべき理由となるもので
はない。
（原告の主張）
ア被告は，平成１６年４月１４日の本件第１回弁論準備期日において，本
件第３対応米国特許が存在し，同特許により実施料収入を得ていることを
認めており，被告は，その後，本件第３対応米国特許が本件訴訟における
審理の対象とはならない旨の主張はしていない。本件第３対応米国特許と
発明の内容が全く同一である本件第３特許についても，当然審理の対象と
されていたものである。
また，本件訴訟においては，裁判所の訴訟指揮により，本件第１，第２
特許に関する審理が先行して進められたため，本件第３，第４特許に関す
る審理は一時中断していた。原告が，本件第３対応米国特許に基づく相当
対価について主張したのは，平成１７年１１月１５日の本件第１４回弁論
準備期日であるが，その時点において，訴訟の完結が予定されていたわけ
ではなく，被告も，同期日において，新たに消滅時効の主張をしている。
イ本件第３対応米国特許が特許法３５条の相当対価の対象になるか否かは
専ら法的判断の対象であり，事実調べ等を要するものではなく，何ら訴訟
の完結を遅延させるものではない。本件第３対応米国特許と本件第３特許
は同一内容であるから，技術上の争点についても，被告は特許権者として
その内容を十分把握しているものであるし，本件第３特許についての主張
がそのまま当てはまるものである。
，，したがって原告の本件第３対応米国特許についての相当対価の請求が
民訴法１５７条１項の「故意又は重大な過失により，時期に遅れて提出し
」，「」た攻撃又は防御の方法でもなく訴訟の完結を遅延させることとなる
ものでもない。
()争点２－２（外国において特許を受ける権利の承継についての準拠法及び2
特許法３５条の適用の有無）について
（原告の主張）
被告が，本件第３対応米国特許について，Ａ社ないしＣ社との間でライセ
ンス契約を締結したことは，当事者間に争いがない。
原告と被告の間の，本件第３特許発明についての特許を受ける権利（外国
特許も含む）の譲渡契約は，日本法人である被告と，日本国に在住してその
従業員として勤務していた日本人である原告とが，日本国内において締結し
た譲渡契約であるから，法例７条１項又は同２項により，その準拠法は日本
法と解すべきである。そして，特許法３５条が定める職務発明の譲渡につい
ての「相当の対価」は，外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて，
。，「」，決定されるべきことであるすなわち職務発明の承継の相当の対価は
使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的
に決定されるべき事柄であり，当該特許が登録される各国の特許法に基づい
て決定されるべき事柄ではない。また，属地主義を根拠として，外国特許に
ついて，３５条の適用を否定することは相当ではない。
（被告の主張）
争う。
()争点２－３（特許発明の実施により得た利益の額）について3
（原告の主張）
ア本件第３特許発明の技術上の意義
)本件第３特許発明は，樹脂封止型半導体集積回路装置の金属配線とそa
の下に存在する導体層を所定箇所に複数個のコンタクト抗で接続固定す
る技術に関する特許発明である。同特許発明は，半導体集積回路装置の
微細化過程において，金属層のスライドによる金属線間のショートを防
止し信頼性を格段に向上させ，拡散層・導電帯層の電位を安定化し，安
定動作を可能にさせるほか，導電帯層がトランジスタのゲートである場
合は，その抵抗値を金属層接続により低下させることにより，高速動作
を可能とするという効果を奏する。各社の半導体製品のほぼ大半が同特
許発明を実施しており，被告も，半導体メモリ製品，システムＬＳＩ，
マイコン等の各種製品の大半において実施している。
)本件第３特許発明は，樹脂封止型半導体集積回路装置において，金属b
配線直下の半導体基板にフローティングな不純物拡散層を，又は絶縁膜
に埋設してフローティングな導電体層を設け，上記金属配線と上記拡散
層又は導電体層間の絶縁膜を所望の間隔で除去し，両者を金属配線の金
，「」，属で接続するようにしたのでその接続部がくぎのような働きをし
樹脂封止工程中及び製品完成後の温度環境の変化による樹脂の歪みによ
って引き起こされる金属配線の変形を大幅に低減しうるという効果を奏
する。
)すべてのＬＳＩ製品は，半導体基板の電位以外で，電流の許容範囲をc
増やすために電源線幅を広くとる必要のある基準電源電圧（ＶＣＣやＶ
ＤＤ等）や他の書き込み電源配線（ＶＰＰ等）にもアルミスライドを防
止するために複数の釘状金属柱が導体層（拡散層）と接続固定されてお
，。，り本件第３特許発明を実施しているというべきであるこれらの場合
半導体基板と直接接続すると電源同士がショートし正常動作ができなく
なるので，ＣＭＯＳプロセスのＬＳＩ製品では，ＰまたはＮ拡散層を囲
むようにして逆導電型のＷｅｌｌ層が設けられている。金属配線をその
ままＮ型基盤へ接合することは信頼性が失われるので行われない。金属
配線で主に用いられるアルミニウム（）はＰ型金属であり，Ｐ型若AL
しくはＮ型の不純物を多くした導電体層に接合される。また，Ｎ型基板
への直接接合は，金属配線が基板に一部スパイク状に吸収される現象が
生じるため，釘状金属柱や金属配線部に亀裂や断線を生じさせるため行
わない。また金属配線は，基盤にスパイク状に吸収された場合，基盤内
で他の金属配線に接続された導電体層とショートする可能性があり，コ
ンタクト開口部には，Ｐ型又はＮ型の導電体層（拡散層）とＮ―ｗｅｌ
ｌ又はＰ－ｗｅｌｌにより構成するのが，常識的な半導体プロセスであ
る。被告が主張する半導体基板に直接接合固定する方法や同一の拡散層
のみのプロセスは，ＣＭＯＳプロセスのＬＳＩの常識的な半導体プロセ
スを逸脱しており，また，不純物拡散（導電体層）やＷｅｌｌの注入を
行わないために別工程が必要となるものであり，かかる別工程を，限界
までコスト削減のためにプロセス工程を削減することを求める常識的な
半導体メーカーが行うことはあり得ない。
)被告は，本件第３特許発明の技術的範囲は，特許異議の申立てを受けd
て，公告後の補正により限定されたものとなり，代替技術も存在するな
どと主張する。しかし，被告の主張は，本件第１，第２特許と同様，特
許異議の申立てにおける異議申立人と同様の主張に基づくものであり，
特許異議の申立てが退けられ，特許査定されたことからも明らかなとお
，。，り本件第３特許発明は新規性を有するものである被告による補正も
本来の本件第３特許発明の趣旨を明確にしたものにすぎず，何ら特許請
求の範囲を限定するものではない。
被告は，本件第３特許発明は，金属配線を半導体基板と電気的接続の
ないフローティングな導体層に接続するものであるかのように主張す
る。しかし，同特許の特許請求の範囲にはそのような記載はない。Ｐ基
板にＰ拡散層を形成して両者が電気的に接続されている場合であって
，。。も本件第３特許発明に該当するものである被告の主張は誤りである
なお，被告が代替技術であると主張する，上層の金属配線と下層の金
属配線を結ぶコンタクトホールでは，必ず２層の金続配線を構成する必
，。要があり配線のレイアウト上に大きな制限を受けるという欠点がある
また，上層の金属配線と下層の金属配線を結ぶコンタクトホールを設け
ても，金属パターンの変形による配線間ショートは，下層の金属配線が
導体層に接続固定される本件第３特許発明を用いないと，上部だけでは
応力に対して十分に回避できない。また，被告は，他社が，製品によっ
ては，ショートの起きやすい周辺回路の金属配線パターンの間隔を広げ
る対策を講じているとも主張する。しかし，半導体製品は，チップサイ
ズが製造コストに直結するため，限りなく小さなチップサイズにする設
，。計がなされているからそのような方法は代替技術となるものではない
)被告は，本件第３特許について権利行使上の問題点があるとも主張すe
る。しかし，相当対価の算定と権利行使上の問題は直接関連しないもの
である。また，被告は，権利行使の際に，半導体装置の縦断面の微細構
造を解析する必要があり，それは非常に困難であるとも主張する。しか
し，半導体メーカーは，通常半導体製品の各種解析装置（各材料の除去
装置，電子顕微鏡，断面構造解析装置，配線や断面加工装置など）を保
有しており，上記のような解析は，容易に行えるものである。
イ本件第４特許発明の技術上の意義について
)本件第４特許発明は，樹脂封止型半導体集積回路装置の金属配線間とa
その下に存在する導体層の配置に関する特許発明であり，信号線，電源
線の金属層と半導体基板間の金属層間下に導電体層を配置することによ
り，半導体集積回路の微細化を図る過程において，金属配線間のショー
，。トを防止し信頼性を格段に向上させるという効果を奏するものである
同業他社の一部は，半導体メモリ製品，システム，マイコン等におLSI
いて，同特許発明を実施している。
)本件第４特許発明は，ゲート電極を有するトランジスタが形成されるb
半導体基板上にフィールド酸化膜，リンシリケート酸化膜，金属配線及
びパッシベーション膜を順次積層した半導体装置において，上記フィー
ルド酸化膜の平坦な表面上であって，金属配線を形成すべき領域の間の
下方に，上記トランジスタのゲート電極と同一層にある導電体層を埋設
し，上記電動体層によりリンシリケート酸化膜に生じた凹凸の段差にお
ける凹部に金属配線を配設するようにしたので，金属配線のだれによる
金属配線間のショートは発生しにくく，また横方向からの応力に対して
も変形しにくくなるので，樹脂封止工程中及び製品完成後の温度環境の
変化による樹脂の歪みによって引き起こされる金属配線の変形を大幅に
低減し得るという効果を奏する。
ウ本件第３特許の特許発明の実施について
被告が本件第３特許の実施品であると認めている２５６Ｋ高速ＳＲＡ
Ｍ，１ＭビットマスクＲＯＭのみならず，その余の被告の全メモリ製品及
，。びマイコン製品等大半のＬＳＩ製品が本件第３特許発明の実施品である
本件第３特許発明は，その構造からすべてのメモリ製品やＬＳＩ製品に
実施し得るものであり，また，Ｎ及びＰ基盤の双方に用いることができ，
その効果も多大であることから，原告が被告在職時から，被告は大半のＬ
ＳＩ製品（フラッシュメモリやマイコン製品やシステムＬＳＩ，カスタム
ＬＳＩ）において採用していた。
被告は，被告の製品が本件第３特許発明を実施していない理由として，
①チップ端に，その周囲を囲うように絶縁膜上に正又は負の電位が印加さ
れる金属配線（ＡＬ配線）が形成されている構造を有している，②複数の
釘状金属柱は半導体基板に直接接合固定されている，③金属配線及び複数
の釘状金属柱は半導体基板の電位を固定し，複数の釘状金属柱は，基盤電
位を伝達する役割を果たしていることを理由とする。
しかし，①ＳＲＡＭその他の製品において，チップ端の周辺を囲むよう
，（，，に配置されている金属線には各電源電位の線正の電位ＧＮＤの電位
その他の電位）と外部との接続信号を内部に送る信号線やデコード信号線
など各種信号線が存在するから「その周囲を囲うように絶縁膜上に正又，
は負の電位が印加される金属配線（ＡＬ配線）が形成されている」のみ。
ではない。②金属配線で主に用いられるアルミニウム（ＡＬ）はＰ型金属
であり，金属配線の開口部には，Ｐ型又はＮ型の導電体層を構成させ，接
合するためにＰ型若しくはＮ型の不純物を多くした導電体層に，金属柱を
接合するのが通常の半導体製造プロセスである。金属配線を直接Ｎ型基盤
へ接合することは，信頼性の点で，不安定であるので行わない。③被告が
指摘する金属配線も，導電体層を形成するというべきであるから，被告の
各製品は，いずれも釘状金属柱を基盤の導電体層に固定しているものとい
うべきである。したがって，被告の２５６Ｋ高速ＳＲＡＭ以外のＮ基盤に
形成されたＳＲＡＭ，２５６Ｋ高速ＳＲＡＭ以外のＰ基盤に形成されたＳ
ＲＡＭ，４Ｍビット（以上）マスクＲＯＭ，ＤＲＡＭのいずれもが，本件
第３特許発明の実施品に該当するものというべきである。
原告は，被告製造の１ＭビットＳＲＡＭ及び６４ＭビットＤＲＡＭを解
析調査したが，いずれも明らかにＬＳＩチップのコーナーのアルミ配線等
（金属配線）を所定の間隔で下部の導電体層に接続していることが認めら
れたのであるから，被告が，本件第３特許発明を実施していることは明ら
かである（甲４２，４３参照。）
エ本件第４特許発明の実施について
本件第１，第２特許に関して述べたとおり，相当対価の算定に当たり，
使用者の実施方法が職務発明の技術的範囲に属するか否かが結論に影響を
与えるものではない。したがって，本件第４特許発明についても，被告が
認める１ＭマスクＲＯＭ以外の多くの製品においても，同特許発明の実施
品が存在する。なお，４ＭマスクＲＯＭが本件第４特許発明の実施品では
ないことについては，争わない。
オ社内実績補償について
被告は，本件第１，第２特許発明と同様，本件第３，第４特許発明に関
しても，本件第３特許発明の実施品の売上高として１兆３６４５億８３４
８万２０００円，本件第４特許発明の実施品の売上高として３２０億９０
０万円，合計１兆３６７７億９２４８万２０００円もの売上げを前提とし
て社内実績補償をしており，この合計額は，被告が開示した２５６Ｋ高速
ＳＲＡＭ，１ＭビットマスクＲＯＭの売上高を著しく上回る。これからし
ても，本件第３特許発明の技術的範囲が非常に限定されているとする被告
の主張が誤りであることは明らかである。
（被告の主張）
ア本件第３特許発明の技術上の意義について
，，，a)本件第３第４特許発明は樹脂封止型半導体集積回路装置において
封止樹脂の応力などの影響による金属配線の変形を防止し，同配線間で
ショートが生じることを防止するための構造上の改良を行う発明であ
る。もっとも，本件第３，第４特許発明は，出願審査過程で示された公
知技術との関係で，その技術的範囲は非常に限定されたものとなってお
り，代替技術もあることから，ＬＳＩ製品について不可避な特許ではな
。，，いすなわち本件第３特許発明における半導体集積回路の金属配線は
釘状金属柱によって絶縁膜下部又は内部に設けられた導体層に接合固定
されており，かつ，この導体層は上記釘状金属柱を介して上記金属配線
のみに電気的に接続されているものである。したがって，本件第３特許
の代替技術として，出願審査過程で提示された公知文献に記載されるよ
うな上層の金属配線と下層の金属配線を結ぶコンタクトホールによっ
て，電気的接続と共に，樹脂応力による変形を防ぐくぎのような働きを
持たせることができるし，製品によっては，ショートの起きやすい周辺
回路部の金属配線パターンの間隔を広げる対策を講じているものもあ
る。
)本件第３特許発明は，半導体装置の縦断面の構造に関するものであるb
から，このような特許を用いて権利行使する際，他社製品の断面の微細
構造を解析しなければならないなど，その権利行使は困難性を伴うもの
である。また，本件第３対応米国特許を含む各種特許のライセンス交渉
の際，相手方から提示されたの解析写真によIntel8088Microprocessor
り，同特許は無効である可能性が極めて高いと判断され，当該交渉にお
ける同特許に基づく主張を断念したこともある。
イ本件第４特許発明の技術上の意義について
近時，半導体集積回路の線幅のさらなる微細化に伴い，金属配線は平坦
なシリケート酸化膜上に形成しなければならない状況になっており，本件
第４特許発明は実施される状況にない。
ウ本件第３特許発明の実施について
)原告は，被告の全メモリ製品及びマイコン製品のほか，大半のＬＳＩa
製品が本件第３特許発明の実施品であるなどと主張する。しかし，本件
第３特許発明の構造は非常に限定されたものであるから，２５６Ｋ高速
ＳＲＡＭ（型名・Ｍ５Ｍ５２５７ＢＰ／Ｊ，Ｍ５Ｍ５２５８ＢＰ／Ｊ）
及び１ＭビットマスクＲＯＭ（型名・Ｍ５Ｍ２３１０００Ｐ，Ｍ５Ｍ２
３１００１Ｐ，Ｍ５Ｍ２３Ｃ１００Ｐ）のみが本件第３特許発明の実施
品であるにすぎない。原告は，本件第３，第４特許発明がおよそ半導体
製品全般において不可避な代替技術のない特許発明であると主張する
が，これらの技術はいわゆる設計選択事項にすぎず，大半の被告製品で
は実施していないし，実施品は，いずれも原告が設計したものである。
特に，原告が指摘する各種ＭＯＳ型半導体製品は，いずれもＣＭＯＳで
Ｐ基板を採用しており，ＤＲＡＭ製品の構造と共通の構造となっている
ものである。
)本件第３特許発明は，金属パターン配線直下にフローティングな導体b
層を設け，これと金属パターン配線とを金属配線で接続することによっ
て当該金属配線に「くぎ」のような働きをさせるというものである。同
特許発明は，公告決定後の特許異議申立て（乙１０の１１の１）を受け
た際の補正（乙１０の１３）により，その構成要件において「この導体
層は上記釘状金属柱を介して上記金属配線のみに電気的に接続されてい
る」という限定がなされており「くぎ」の働きをする金属配線を固定，
する導体層がフローティングになっていることが要求されている。本件
第３，第４特許発明は，このような限定がなければ，公知技術（乙１０
の１１の２及び３）が存在することにより，特許性が認められなかった
のである。被告は，ＳＲＡＭ製品の設計においては，本件第３特許発明
が出願される以前から，金属配線変形問題については，樹脂封止に使用
する樹脂の粒径を管理すること，及び，ＩＣの最外周辺に半導体基板と
同電位の金属配線を結ぶコンタクトに「くぎ」の働きをさせることで対
応していた（乙６８。したがって，被告のＳＲＡＭ製品は，本件第３）
特許発明の出願以前から「この導体層は上記釘状金属柱を介して上記，
金属配線のみに電気的に接続されている」構造を有していなかったので
ある。なぜなら，もともとＩＣの最外周辺に設けられた半導体基板と同
電位の金属配線は，半導体基板電位の安定的供給の目的を有するが，そ
れは同時に「くぎ」として金属配線変形防止手段にもなるからである。
仮に，本件第３特許発明のように，当該金属配線を半導体基板と電気的
接続のないフローティングな導体層に接続したのでは，当該金属配線の
本来の目的である半導体基板電位の安定的供給が果たせなくなるので，
このような構造を採用することはない。
)２５６Ｋ高速ＳＲＡＭ以外のＮ基板に形成されたＳＲＡＭにおいてc
は，金属配線及び複数の釘状金属柱は，半導体基板の基板電位を固定す
る役割を果たすものであり，複数の釘状金属柱は半導体基板に直接接合
固定されており，本件第３特許発明における導体層に相当するものに接
続固定されていないし，そのような導体層も存在しない。２５６Ｋ高速
，，ＳＲＡＭ以外のＰ基板に形成されたＳＲＡＭ４ＭビットマスクＲＯＭ
ＤＲＡＭにおいても，同様である。
エ本件第４特許発明の実施について
１ＭビットマスクＲＯＭ（型名・Ｍ５Ｍ２３１００Ｐ，Ｍ５Ｍ２３１０
０１Ｐ，Ｍ５Ｍ２３１０００Ｐ）は，本件第４特許発明の実施品である。
もっとも，本件第４特許の公告日である平成８年１１月１４日以降の出荷
は存在しない。
オ以上のとおり，本件第３，第４特許発明を実施している被告製品は，２
５６Ｋ高速ＳＲＡＭ及び１ＭビットマスクＲＯＭのみであり，これらの製
品の本件第３特許の公告日（平成４年１０月１日）以後の売上高総計は，
１億８８０４万２０００円である。もっとも，本件第１，第２特許につい
て先に述べたとおり，被告の特許発明の実施分については，被告は独占の
利益を得ていないというべきであるから，職務発明の相当の対価は認めら
れない。
()争点２－４（包括クロスライセンス契約ないし包括ライセンス契約により4
得た利益の額）について
（原告の主張）
ア本件第３特許の重要性について
本件第３特許発明は，以下の各事情からすると，相手方他社により実施
されていたこと及び同特許が本件各包括クロスライセンス契約において契
約締結過程における代表特許となるなど，各契約締結に高く貢献した特許
であることは明らかである。
)本件第３特許発明は，本件第１特許発明と同様に，被告及び他社の大a
半の半導体製品において実施されている極めて重要な基本特許発明であ
る。原告は，被告在職時，高速ＳＲＡＭ各機種，マスクＲＯＭ，フラッ
シュなどのメモリ製品開発，設計の責任者であり，各種製品の設計及び
半導体製品の共通する設計方法や手法は十分に把握している。本件第３
特許発明は「金属くい打ち」の通称の通り，すべてのＬＳＩ製品に用，
いられる金属配線を固定するいう技術的要素の強い特許発明であり，本
件第１特許発明のように特定のフラッシュメモリ製品を対象とするもの
ではない。
)本件第３特許発明については，国内特許のみならず，本件第３対応米b
国特許も成立している。被告は，他社との特許交渉において本件第３特
許を活用しており，本件第３対応米国特許においては，Ａ社から５２５
万ドル，Ｂ社から６００万ドル，Ｃ社から２１億２５００万円の実施料
収入を得ている。被告は，本件第３特許発明の技術的範囲は非常に限定
されており，被告においてもほとんど実施していないなどと主張する。
しかし，そのような限定された特許であれば他社との特許交渉において
提示するはずもなく，また，他社から実施料収入を得ることも不可能で
ある。
イ本件第３特許発明ないし本件第３対応米国特許の実施について
)被告が本件各包括クロスライセンス契約を締結した相手方他社はすべa
てＬＳＩ製品を製造販売しており，本件第３特許発明を実施しているも
のである。また，先に述べたとおり，被告は，本件第３対応米国特許の
ライセンス契約により実施料収入を得ているのであるから，本件第３特
許発明が実施されている可能性は極めて高いものである。
)他社製品の写真においては，本件第３特許発明を実施した痕跡が見らb
れる。例えば，平成１０年３月に発行された「ＭＰＥＧ２システムＬＳ
Ｉ「ＦＵＪＩＴＳＵ２(，)（甲５１）に掲」，」VOL.49No.031998
載された写真には，４辺の外側の周辺にある水平と垂直に配置された金
属配線は，規則的な模様を有しており，富士通が本件第３特許発明の金
属くい打ちを実施している可能性がある。また，平成８年に発行された
「マルチカラーテレビ用ＢｉＣＭＯＳ信号処理ＩＣ「東芝レビュー」
７()（甲５２）にも，４辺の外側の周辺にある水平VOL.51No.1996」
と垂直に配置された金属配線は，規則的な模様を有しており，本件第３
。（）特許発明を実施している可能性があるインテルの製品の写真乙６０
にも，金属配線を釘状にして下部と接続している無数のコンタクトホー
ルが存在していることが確認できる。また，三星電子の製品写真（乙６
９添付資料）にも，本件第３対応米国特許である金属くい打ち技術が使
用されている形跡が認められる。
)被告が作成した内部文書である甲１３報告には「①当社の基本特許c，
は，モールド樹脂パッケージのすべての半導体装置に係る「三星の。」
製品がこの特許に抵触していることが判明し，三星と交渉中である」。
などと記載されている。被告は，本件第３特許が基本特許であり，他社
が実施していることを認識しており，実際に，三星電子とは包括クロス
ライセンス契約を締結している。したがって，三星電子以外の他の相手
方についても本件第３特許発明を実施していることが推認されるのであ
る。
そのほか「ＩＣＷｏｒｋｓ社ＳＲＡＭ特許使用情報連絡」と題す，
る書面（甲３５）には，相手方他社以外のＩＣＷｏｒｋｓ社が本件第３
特許発明を実施している旨の記載があるし「当社特許の他社使用例送，
付の件」と題する書面（甲３６）にも，同様に，モトローラ，サイプレ
ス，ウイルボンドが本件第３特許発明を実施している旨の記載がある。
以上のとおり，本件第３特許発明については，相手方他社のみならず
多数の実施の事実があり，相手方他社のいずれもが本件第３特許発明を
実施していると推認される。
（被告の主張）
ア先に述べたとおり，本件第３特許発明の技術的範囲は極めて限定された
ものであるが，この点をおくとしても，相手方他社は本件第３特許発明と
。，は全く異なる手段を用いて金属配線変形問題の対策を講じている例えば
日立製作所は，金属配線変形対策として，①応力による配線のゆがみに起
因する配線ショートに対しては配線上部の保護膜（ファイナルパシベーシ
ョン膜）にＰ－ＳｉＮを適用し，機械的強度を上げること，②ファイナル
パシベーション膜と，配線下の絶縁膜の接着強度を確保することで配線の
ゆがみを抑制すること，③チップ周辺の金属配線の太さを限定する（幅広
配線に対してはスリットで分断することで実質的な配線太さを制限する）
ことで保護膜の変形，破壊を防止していたものであり，本件第３特許発明
を実施していたわけではない（乙６９。これらの技術は，業界の標準的）
技術として多くの半導体メーカーで採用されていた。日立製作所は，③の
技術について特許権を取得したが，当該特許は他社（インテル，三星電子
他）の製品でも広く採用されていたのである。
イ本件第３特許発明は，先に述べたとおり，技術的範囲が狭く，代替技術
。，と比較して技術的に劣るものであると同業他社にも評価されていたまた
本件第３特許発明には，以下のデメリットが存在するため，他社が実施し
ていた可能性は乏しいというべきである（乙７０。）
)半導体基板中のフローティングな不純物拡散層又は金属パターンと，a
金属パターン配線とを接続するための穴（コンタクトホール）と，金
属配線パターンとの間には，マスク合わせ時に生ずるずれを考慮した
余裕をとる必要があるため，金属配線パターンを最小ピッチにできず，
半導体素子の面積が大きくなり，経済的に不利である。
，，，b)金属配線パターンの下にはＭＯＳトランジスタのゲートドレイン
ソースといった電極や，多層配線製品では，下層の配線パターンが配
置される。本件第３特許発明では，半導体基板中のフローティングな
不純物拡散層又は金属パターンを配置しなければならず，パターン設
計の自由度を大きく制限する。そのため，半導体素子の面積の増大に
つながり，経済的に不利である。
)半導体素子は，試作時点で，その論理の修正や特性の改善を金属配線c
パターンの修正で行うことが多いが，その際，修正するマスク層が，
金属配線パターン層以外に接続穴（コンタクトホール）層及び半導体
基板中のフローティングな不純物拡散層又は金属パターンの層の２層
分多く必要になる。これは，試作期間の増大及び試作費用の増大をま
ねく。
)半導体基板中のフローティングな不純物拡散層又は金属パターンは，d
それぞれ物理的に容量を持つため，それらを接続した金属配線パター
ンの容量が増加し，半導体素子に応答速度の遅れや消費電力の増加を
もたらす。
ウ本件第３特許発明は，半導体装置の縦断面の構造に関するものであるか
ら，同特許発明が実施されているか否かを確認するためには，半導体製品
の断面の微細構造を解析し「くぎ」に相当する金属配線があるか，それ，
を固定する導体層がフローティングになっているかを確認しなければなら
ない。しかし，原告は，相手方他社の半導体製品が本件第３特許発明を実
施しているか否かについて，的確な立証を行っていない。原告は，水平断
面図等（甲３５，３６，４２，５１，５２）を書証として提出するだけで
ある。本件第３特許発明は，縦断面の構造に関するものであるから，コン
タクトホールが接続している導電体層がフローティングになっているか否
かについて，当該半導体製品の縦断面の詳細構造等に基づいて解析する必
要があり，水平断面図によって本件第３特許発明の実施の有無を判断する
ことはできない。
エ原告は，本件第３対応米国特許が成立していること，Ａ社ないしＣ社契
約において現実に実施料収入を得ていることから，相手方他社が本件第３
特許発明を実施しているものと推認されると主張する。しかし，本件第３
対応米国特許が成立したことと，相手方他社が実施しているか否かは本来
無関係である。本件第３対応米国特許が，ライセンス契約に基づく実績補
償金の支払の対象になったからといって，直ちに相手方他社が実施してい
る特許発明と即断することもできない。前記のとおり，被告は原則として
特許交渉において用いられた特許を実績補償金支払の対象としていたもの
であって，実績補償金支払の事実をもって直ちに「他社が実施している特
許」であることが帰結されるものでもない。また，本件第１，第２特許に
ついて述べたとおり，社内向けに知的財産活動をアピールする資料にすぎ
ない甲１３報告に基づいて，特許抵触性を判断することはできないことは
当然である。実際に，甲１３報告において侵害の疑いを指摘されたＣ社か
らは，Ｃ社クロスライセンス契約の交渉過程において本件第３対応米国特
許は無効の可能性が高い旨指摘されたため，被告は，本件第３対応米国特
許はＣ社に対する訴訟には使用できないと判断し，現に訴訟には用いられ
ておらず，また，実績補償支払については，対象特許全４２件中のうち，
特許間分配率（頭割りであれば約２．４％）が０．４４％としか評価され
ていないのである（乙２４。）
オ原告は，被告社内文書（甲３５，甲３６）を根拠に，本件第３特許発明
については，多数の特許発明の実施許諾が認められるとも主張する。しか
し，これらはいずれも社内的な権利帰属元部門が事業部門内の知財部門に
対して自己の権利を売り込んでいる文書にすぎず，他社が実施している旨
が記載されていたとしても，特許侵害の判断材料という意味においては，
信頼性に乏しい。しかも，上記社内文書の実際の作成者は原告自身である
と推測されるところ，記載内容も，当時の原告自身の一方的な主張にすぎ
ないものである。なお，半導体メーカー毎に，また同じメーカーの製品で
あっても製品毎に製品の構造は異なるものであるから，全く異なる会社の
，，異なる製品について原告の主張するような推認は成り立たないのであり
そもそも原告の主張は失当である。
()争点２－５（相当の対価の額）について5
（原告の主張）
ア特許発明の実施について
)実施品売上額a
①実施品売上額
被告製品のうち，本件第３特許発明の実施品は，ＭＯＳロジック，
ＭＯＳマイクロ，ＭＯＳメモリ（以下「ＭＯＳ製品」という）であ。
。，（）るＭＯＳ製品の売上げは半導体の市場規模に関する資料甲３９
に基づいて推測すると，１２９１億７５３５万８０００円となる（な
お，当該推計額は，本件第３特許の発明相互の分配率を２０％である
ことを考慮して算出している。。）
②独占寄与率５０％
③実施料率３％
④発明者貢献度６０％
⑤共同発明者間の貢献度７０％
本件第３，第４特許発明の発明者は，本件第３特許発明は，原告ほ
か２名，本件第４特許発明は，原告ほか１名とされている。しかし，
いずれも原告が単独で発明し，出願関係書類も単独で作成したもので
ある。共同発明とされたのは，被告における慣例により，同一業務者
や上司が連名として記載されたからにすぎない。したがって，本件第
３，第４特許発明の共同発明者間の貢献度は，原告が７０％であると
いうべきである。
)具体的計算b
以上より，被告の本件第３特許発明の実施に基づく相当対価の額は，
少なくとも８億１３８０万４７５５円を下らない。
（計算式）１２９１億７５３５万８０００円×５０％×３％×６０％×７０％
×１００％＝８億１３８０万４７５５円
イライセンス契約について
)ライセンス契約に基づく相当対価についてa
①算定方式
，，ライセンス契約に基づく相当対価の算定においては前記のとおり
以下の計算式に基づいて算出されるべきである。
（計算式）相当対価＝使用者が受けるべき利益の額×当該発明の貢
献度×発明者の貢献度×共同発明者間におけ
る発明者の貢献度
()Ａ社クロスライセンス契約についてi
同契約においては，本件第３対応米国特許を含めて１５件が対象
特許であり，他社実績補償の基礎となる実施料相当額は，５２５万
米ドルである。
同契約においては，本件第３対応米国特許は交渉の過程において
代表特許としてプレゼンテーションに使用されており，これについ
てＡ社から特段の反論もなく契約の締結に至っていることからすれ
ば，同契約において，本件第３対応米国特許の貢献は大きかったと
推認される。また，同特許は，Ｂ社について侵害の疑いを指摘でき
たとされていること（乙１３）からすると，Ａ社についても侵害の
可能性があり，貢献度が大きいというべきである。社内実績補償に
おいても「他社が実施している可能性がきわめておおきい（カ，。
タログ，文献，新聞発表の傍証がある」と評価されているもの。）
である。
したがって，本件第３対応米国特許の貢献度は，１割と評価すべ
きであるし，少なくとも対象特許数を等分した１５分の１の貢献が
あったことは明らかである。
よって，Ａ社クロスライセンス契約における本件第３対応米国特
許の相当の対価は，６５６２万５０００円であり，少なくとも４３
７５万円は下らない。
被告による貢献度の評価は，各特許について，それぞれ１００％
を上限として評価しているため，いかに重要な特許であっても対象
となった特許数によりその貢献度が少なく評価される結果となり，
不当である。
（計算式（５２５万米ドル×１２５円）×０．１＝６５６２万５）
０００円
（計算式（５２５万米ドル×１２５円）÷１５＝４３７５万円）
()Ｂ社ライセンス契約についてii
同契約においては，本件第３対応米国特許を含めて２４件が対象
特許であり，他社実績補償の基礎となる実施料相当額は，６００万
米ドルである。
被告は，本件第３対応米国特許を，Ｂ社が侵害している疑いがあ
る１１件の特許の１つであるとしており，Ｂ社ライセンス契約にお
ける本件第３対応米国特許の貢献度は１割と評価すべきであるし，
少なくとも被告が認めた１７２５分１００の貢献度があったことは
明らかである。よって，Ｂ社ライセンス契約における本件第３対応
米国特許の相当の対価は，７５００万円であり，少なくとも４３４
７万８２６０円を下らない。
（計算式（６００万米ドル×１２５円）×０．１＝７５００万円）
（計算式（６００万米ドル×１２５円）×１００÷１７２５＝４）
３４７万８２６０円
()Ｃ社クロスライセンス契約についてiii
同契約においては，本件第３対応米国特許を含めて４２件が対象
特許であり，他社実績補償の基礎となる実施料相当額は，３３００
万米ドル及び１７００万米ドルである。
先に述べたとおり，本件第３対応米国特許は，Ｂ社では実際に侵
害の疑いを指摘でき，被告社内でも「他社が実施している可能性が
きわめておおきい」と評価されていたものである。そして，Ｃ社。
，，，，は三星電子であると推測されるが甲１３報告において同社は
本件第３対応米国特許を侵害しているとして，被告において交渉中
であると記載されている。以上からすると，Ｃ社に対する訴訟にお
いて本件第３対応米国特許が使用されなかったとは通常は考えられ
ず，またライセンス契約の締結に当たり本件第３対応米国特許が被
告が評価する程著しく低く評価されたとは通常は考えられない。し
たがって，Ｃ社クロスライセンス契約における本件第３対応米国特
許の貢献度は１割と評価すべきであるし，少なくとも対象特許数で
等分した４２分の１の貢献度を有する。よって，Ｃ社クロスライセ
ンス契約における本件第３対応米国特許の相当の対価は，６億２５
，。００万円であり少なくとも１億４８８０万９５２３円を下らない
（計算式（５０００万米ドル×１２５円）×０．１＝６億２５０）
０万円
（計算式（５０００万米ドル×１２５円）÷４２＝１億４８８０）
万９５２３円
()発明者貢献度と共同発明者間の貢献度についてiv
前記のとおり，発明者貢献度は６０％，共同発明者間の貢献度は
７０％というべきである。
したがって，これらを考慮すると，本件第３対応米国特許の相当
対価は，３億２１５６万２５００円であり，少なくとも９９１３万
５８６９円を下らない。
（計算式（被告が得た利益：Ａ社６５６２万５０００円＋Ｂ社７）
５００万円＋Ｃ社６億２５００万円＝７億６５６２万５０００円）
×（原告の貢献度：６０％）×（共同発明者間の原告の貢献度：７
０％）＝３億２１５６万２５００円
（計算式（被告が得た利益：Ａ社４３７５万円＋Ｂ社４３４７万）
８２６０円＋Ｃ社１億４８８０万９５２３円＝２億３６０３万７７
８３円）×（原告の貢献度：６０％）×（共同発明者間の原告の貢
献度：７０％）＝９９１３万５８６９円
)包括クロスライセンス契約に基づく相当対価についてb
①相手方の売上高
平成４年度ないし平成１３年度の日本国内市場におけるＭＯＳ製
品の総売上高は，合計２兆８４１４億円である（甲３９参照。本件）
第３特許のＭＯＳ製品に対する寄与率は，少なくとも２０％を下ら
ない。そこで，ＭＯＳ製品の総売上高に，２０％を乗じた上で，相
手方他社のシェア率を乗じて算出した売上高は，以下のとおりであ
る。
富士通１２４２億０７０７万５０００円
日立製作所１２４２億０７０７万５０００円
東芝１９８７億３１３２万円
インテル７７５０億５２１４万８０００円
三星電子１７３８億８９９０万５０００円
ＳＴ社２０８６億６７８８万６０００円
被告１２９１億７５３５万８０００円
②被告に本来支払われるべき実施料額
被告は，本件第３特許について，本件各包括クロスライセンス契約
がなければ，本来，各社の上記売上げについて，実施料を得られるは
ずであった。本件第３特許発明についての実施料率は，少なくとも３
％を下らない。したがって，被告が各社から本来支払われるべきであ
った実施料額は次の通りである。
富士通３７億２６２１万２２５０円
日立製作所３７億２６２１万２２５０円
東芝５９億６１９３万９６００円
インテル２３２億５１５６万４４４０円
三星電子５２億１６６９万７１５０円
ＳＴ社６２億６００３万６５８０円
合計４８１億４２６６万２２７０円
③本件第３特許についての包括クロスライセンス契約に基づく相当
対価額
前記のとおり，本件第３特許発明についての発明者である原告の
貢献度は，少なくとも６０％であり，共同発明者間における原告の
貢献度は，少なくとも７０％である。
したがって，本件第３特許についての本件各包括クロスライセンス
契約に基づく相当対価は，少なくとも２０２億１９９１万８１５３円
である。
（）（）計算式被告が受けるべき利益：４８１億４２６６万２２７０円
（原告の貢献度：６０％）×（共同発明者間の原告の貢献
度：７０％）＝２０２億１９９１万８１５３円
（被告の主張）
ア本件第３特許発明の実施について
前記のとおり，被告は，本件第３特許発明の実施に関しては独占の利益
を得ていない。したがって，同特許発明の実施分については，職務発明の
相当対価を算定する余地はない。
イ本件第３特許発明の実施許諾について
)ライセンス契約に基づく相当対価についてa
被告は，本件第３対応米国特許について，Ａ社クロスライセンス契約
ないしＣ社クロスライセンス契約について他社実績補償の対象とした。
具体的補償金額は以下のとおりである。
①Ａ社クロスライセンス契約について
Ａ社クロスライセンス契約においては，被告が実施料を支払う内容
の契約であったが，各特許の存在により被告の支払額が軽減したもの
として，５２５万米ドルが補償金算定の基礎となる金額とされた。そ
の上で，支給総額は２００万円とされ，全１５件の特許における本件
第３対応米国特許の貢献度は５％とされ，共同発明者である原告には
３万３３３０円（平成１３年度）が支払われた。
②Ｂ社ライセンス契約について
Ｂ社ライセンス契約においては，６００万米ドルが補償金算定の基
礎となる金額とされた。その上で，支給総額は４００万円とされ，全
２４件の特許における本件第３対応米国特許の貢献度は１７２５分の
１００（約５．８％）とされ，共同発明者である原告には７万７３３
０円（平成１４年度）が支払われた。
③Ｃ社クロスライセンス契約について
Ｃ社クロスライセンス契約においては，３３００万米ドル（４１億
２５００万円）及び１７００万米ドル（２１億２５００万円）が補償
金算定の基礎となる金額とされた。その上で，支給総額は１０００万
円とされ，全４２件の特許における本件第３対応米国特許の貢献度は
０．４４％とされ，共同発明者である原告には１万４６００円（平成
１０年度）が支払われた。
原告は，Ｃ社が本件第３対応米国特許に抵触している旨被告におい
て指摘されていた（甲１３報告）し，被告がＣ社に対して提起した訴
訟において同特許が用いられなかったはずがないとも主張する。しか
し，甲１３報告の記載は，十分な根拠に基づいて作成されたものでは
なく（乙６４，本件第３対応米国特許は無効の可能性が高いと指摘）
されたことからＣ社との訴訟には使用していないことについては，先
に述べたとおりである（乙１３，６７。本件第３対応米国特許の価）
値が低いことは，このことからも明らかである。
④発明者貢献度は，前記のとおり，１％程度にすぎない。また，原告
は，本件第３特許発明は原告が一人で発明したものであり，発明者が
連名となっているのは被告の慣例によるものにすぎないとも主張す
る。しかし，被告には発明者でないものを発明者として出願するとい
う慣例などは存在しない。実際，本件第１，第２特許発明は原告のみ
を発明者として出願されているのである。さらに，他社とのライセン
ス契約においては，使用者の利益を算出する際に，ライセンスに要し
た諸費用として，ライセンス収入の少なくとも４分の１は控除されな
ければならないことは，本件第１，第２特許と同様である。
なお，原告は，被告による貢献度の評価は，上限を設定した上で評
価しているため，いかに重要な特許であっても対象となった特許数に
よりその貢献度が少なく評価される結果となると主張するが，特許間
における貢献度の差異は，他の特許との相対比較によるものであるか
ら，対象となった特許数に応じて貢献度が少なく評価されることはむ
しろ当然である。また，原告は，Ｂ社について侵害の疑いを指摘でき
たとされていたことから，Ａ社及びＣ社についても侵害の可能性が高
く，本件第３特許の貢献度は大きいとも主張する。しかし，各社製品
の構造も交渉過程も異なるのであるから，Ｂ社とのライセンス交渉に
おける事情が他社との事案における貢献度を定める基準となるもので
はない。実際，日立製作所など，相手方他社において，本件第３特許
発明及び本件第３対応米国特許を実施していないことが判明している
のである。
)包括クロスライセンス契約に基づく相当対価についてb
①本件各包括クロスライセンス契約においては，本件第１，第２特許
と同様，本件第３，第４特許もいずれもその対象とされていたが，相
手方他社との交渉において，本件第３特許を代表特許として提示して
交渉したことはないか，少なくとも相手方に提示されるなどして，検
討ないし評価の対象となったことをうかがわせる記録は一切存在しな
い。本件第３，第４特許発明は，業界において回避不可能な特許発明
の一つとして広く認識されていたり，半導体について包括クロスライ
センス契約を締結する際に，常に被告の主要特許の一つとして掲げら
れていたものでもないし，ライセンス契約締結の際に重要な役割を果
たした特許の一つであったわけでもないことも同様である。
②被告はＡ社クロスライセンス契約，Ｂ社ライセンス契約，Ｃ社クロ
スライセンス契約において，本件第３対応米国特許を交渉時に相手方
，。に提示しそのことを理由に原告に対して実績補償金を支払っている
もっとも，Ａ社クロスライセンス契約においては，本件第３対応米国
特許を含めて被告が相手方に提示した１５件の特許については，単に
プレゼンテーションがなされたものの，実質的には特許交渉は行われ
ていない。Ｃ社クロスライセンス契約においては，交渉過程で本件第
３対応米国特許を提示して，相手方製品の抵触を主張してはいるが，
対象製品がＳＲＡＭであり，Ｃ社のＳＲＡＭの売上げは少なかったた
め，現実には，本件第３対応米国特許が当該契約締結や対価条件に影
響を与えてはいない。これらの契約においては，組織改編を控えて契
約締結を急いでいたこと（Ａ社）や，Ｃ社に対するその他の特許に基
づく米国訴訟の存在などの事情が極めて重要な役割を有していたもの
である（乙１３。）
ウ具体的算定
本件第３特許及び本件第３対応米国特許に関する相当対価は，Ａ社クロ
スライセンス契約ないしＣ社クロスライセンス契約の実施料収入に基づく
もののみであり，次の計算式で算定される。
（計算式（実施料総額－ライセンス費用）×特許間分配率×（１－被告）
貢献度）×発明者間の原告貢献度
Ａ社クロスライセンス契約ないしＣ社クロスライセンス契約について，
これら三つの契約を併せて，先に述べた各数値を当てはめると，相当の対
価は合計２６万円となる。
｛５２５万米ドル×３÷４）×５０÷１０００（
＋（６００万米ドル×３÷４）×１００÷１７２５
＋（５０００万米ドル×３÷４）×０．４４÷１００｝
×（１－０．９９）×１÷３×１２５円
＝２６万円（１万円未満四捨五入）
（，）３争点３本件第５第６特許発明等の特許を受ける権利の承継の相当の対価
について
()争点３－１（特許発明の実施により得た利益の額）について1
（原告の主張）
ア本件第５特許発明の技術上の意義について
)本件第５特許発明は，マスクＲＯＭ（ＮＡＮＤ型）フラッシュメモリa
に関する基本特許である。マスクＲＯＭとは，シリコンの製造工程中に
情報を記憶させることのできる半導体メモリ製品であるが，同特許発明
は，大容量に適したＮＡＮＤ型マスクＲＯＭにおいて，メモリ構成・メ
モリ選択のためのビット線及びワード線のデコーダ方式とその回路に関
する特許発明であって，ＮＡＮＤ型マスクＲＯＭの微細化を図る過程に
おいて，メモリセル間隔の狭ピッチにおいても，メモリの選択デコーダ
の構成を可能としたものである。各社の４Ｍｂｉｔ以上の大容量マスク
ＲＯＭは，ＮＡＮＤ型メモリ構成を採用しているため，同特許発明のメ
モリ構成・デコーダ方式を実施している。被告も，同様に，４Ｍｂｉｔ
以上のマスクＲＯＭ製品において，同特許発明を実施している。なお，
ＮＡＮＤ型マスクＲＯＭは，主として家庭用ゲームソフト，パチンコゲ
ーム機，携帯電話及びパソコンの辞書機能等に用いられている。
)本件第５特許発明は，半導体メモリにおいて，共用のアドレスバッフb
ァ回路からコモン・アドレス線及びセレクトゲート選択用デコーダ回路
を介してビット線選択用セレクト・トランジスタのゲートを選択する信
号を送るという簡素化した構成を実現したため，アドレスバッファ回路
及びアドレス線が激減し，高集積化された不揮発性半導体記憶装置を得
られるという作用効果を奏する。
イ本件第６実用新案の技術上の意義について
)本件第６実用新案は，大容量に適したＮＡＮＤ型マスクＲＯＭの微細a
化を図る過程において，メモリセル間隔の狭ピッチにおいても，メモリ
の選択デコーダの構成を採用することを可能とするという効果を奏す
る。同実用新案の実施状況は，本件第５特許発明と同様である。
)本件第６実用新案は，いずれも，占有面積の低減化，製造の容易化，b
高速化を可能とするという作用効果を奏する。
ウ本件第５特許発明の特許発明の実施について
本件第５特許発明は，大容量マスクＲＯＭの基本的メモリ構成となるＮ
ＡＮＤ型マスクＲＯＭについて，そのメモリの選択方式（デコード方式）
。，，や回路構成に関する基本的な特許であるしたがって４ＭマスクＲＯＭ
８ＭマスクＲＯＭ，１６ＭマスクＲＯＭの３機種が本件第５特許発明の実
施品である。被告が，製品売上高について，４ＭマスクＲＯＭ，８Ｍマス
，，クＲＯＭ１６ＭマスクＲＯＭの売上高を開示していることからすれば
同３機種が，本件第５特許発明の実施品であることを認める趣旨と解され
る。なお，被告が，本件第５特許発明の関連製品の生産を中止しているこ
とは争わない。
エ本件第６実用新案の実施について
本件第６実用新案の実施品は，４ＭマスクＲＯＭであり，８Ｍ以上のＲ
ＯＭが実施品ではないとの被告主張は争わない。
オ社内実績補償について
本件第５，第６特許等については，被告による実施品の範囲には，当事
者間に争いはない。被告が開示した売上高は，本件第５特許発明の実施品
について７５億９９４３万１０００円，本件第６実用新案の実施品につい
て２１億３１０７万円にすぎない。しかし，被告が社内実績補償において
算定の基礎とした実施高は，いずれも３２０億９００万円となっているも
のであり，本件第５，第６特許等の相当対価は，明らかに既払いの実績補
償額を上回るものである。
（被告の主張）
ア本件第５，第６特許等の技術上の意義について
本件第５，第６特許等は，マスクＲＯＭ（ＮＡＮＤ型）の回路配置に関
する発明及び考案である。これらは，マスクＲＯＭの回路配置の基本構造
を示すものではなく，回路の簡素化を図って高集積化しようとするものに
。，。，すぎないしたがって原告が主張するような基本特許ではないしかも
被告はマスクＲＯＭ事業から既に撤退しているものである。
イ本件第５特許発明の実施について
本件第５特許発明は，マスクＲＯＭがその対象となるが，被告は平成７
年度においてマスクＲＯＭ事業から撤退しており，本件第５特許発明の登
録日である平成８年５月１７日以降はマスクＲＯＭを製造販売していな
い。したがって，本件第５特許発明の実施品は存在しない。
ウ本件第６実用新案の特許発明の実施について
原告は，本件第６実用新案は，４ＭマスクＲＯＭ以上の製品に実施され
ていると主張する。確かに，４ＭマスクＲＯＭの構造は，本件第６実用新
案の構成要件を充足する。しかし，被告は，本件実用新案の公告日である
平成７年６月２８日以後，同実用新案の実施品である４ＭビットマスクＲ
ＯＭを製造，販売していない。また，８Ｍ（以上）マスクＲＯＭは，デコ
ーダ回路のロードトランジスタをＰチャネル型トランジスタで構成してお
り，本件第６実用新案の構成要件を充足しない。
()争点３－２（相当の対価の額）について2
（原告の主張）
ア実施品売上額などについて
)実施品売上額a
被告製品のうち，本件第５，第６特許等の実施品の売上額は，少な
くとも３００億円である。
)独占寄与率５０％b
)実施料率３％c
)発明相互の分配率７５％d
)発明者貢献度４０％e
)共同発明者間の貢献度２５％f
イ具体的計算
，，，以上より被告の本件第５第６特許等の実施に基づく相当対価の額は
少なくとも３３７５万円を下らない。
（計算式）３００億円×５０％×３％×７５％×４０％×２５％＝３３７５
万円
（被告の主張）
前記のとおり，被告は本件第５，第６特許等の公告日以前に，ＭＡＳＫロ
ム製品の製造販売を中止しており，本件第５，第６特許等の実施品は存在し
ない。
４争点４（消滅時効の成否）について
（被告の主張）
()消滅時効の起算点について1
ア職務発明の相当対価請求権についての消滅時効の起算点は，特段の事情
のない限り，その原因たる権利の承継がなされた時点である。また，勤務
規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関す
る条項がある場合には，その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の
消滅時効の起算点となる。
イ被告の社内規定（本件規程等）は，他社とのライセンス契約に関する実
績補償について実績補償細則において定めているが，クロスライセンス契
約については，被告の保有する特許権等と他社の権利とを交換して相互に
無償実施許諾した場合には，相手方会社が被告の権利を実施した場合にお
ける権利存続期間中の実施料相当額（相互無償実施契約の交渉時に算出す
る被告による推定額）に一定割合を乗じた実施料収入額が一時にあったも
のとする旨が規定されている。もっとも，契約締結時点において存在しな
い権利（特許）が契約締結後に出願されて結果的に契約に含まれることに
なったとしても，これは当該権利が交換されて契約がなされたものではな
いので，そのような後日の出願を実績補償の対象とするものではない。
このように，本件規程等においては，契約締結後に特許出願されて結果
として契約に含まれることになったとしても，当該契約について当該特許
（出願）が実績補償の対象となることを規定していないのであるから，こ
れについての相当対価請求権の消滅時効の起算点は，原則どおり権利承継
時であり，遅くとも当該特許発明の出願時点が消滅時効の起算点になると
いうべきである。
また，本件規程等においては，他社実績補償算定に際して，みなし実施
料収入ともいうべき金額について，相互無償実施契約の交渉時に算出され
た額に応じて，実施料収入額が一時にあったものとすると定めており，あ
る特許が実績補償の対象となるか否か，実績補償金として幾らの支払を受
けるかは，契約締結時において定まり，以後改めて算定を行なうことにつ
いては規定も想定もされていない。したがって，クロスライセンス契約に
ついては，契約締結時点において実績補償の対象となるか否か，仮に対象
となるとすれば支払を受ける金額が幾らであるかが定まるのであるから，
計算期間が４月１日から翌年３月３１日までの１年度で定められているこ
とを考慮するとしても，遅くとも契約締結の直後の年度末（３月３１日）
が消滅時効の起算点となる。
なお，相当対価の支払いを受ける権利は，支払時期毎に消滅時効が進行
するものであるから，契約毎に契約締結時期に応じて相当対価の支払時期
が定まる本件においては，契約に応じて，それぞれ該当の支払時期毎に消
滅時効が進行するものというべきである。
()アインテル契約（本件第１特許及び本件第３特許）について2
本件第１特許及び同第３特許は，出願と同時にインテル契約の対象特
許となったが，同契約締結は上記各特許の出願以前のことであり，本件
規程等は，このような場合に上記各特許に対して実績補償を行うことに
ついて一切規定していない。したがって，遅くとも各特許の出願時点が
消滅時効の起算点となり，原告のインテル契約に関する本件第１特許及
び本件第３特許に基づく対価請求権が時効により消滅していることは明
らかである。
イ東芝契約（本件第１特許及び本件第３特許）について
インテル契約と同様，本件第１特許及び同第３特許は，その出願と同
時に東芝契約の対象特許となったが，同契約締結は上記各特許の出願以
前のことであり，本件規程等は，このような場合に上記各特許に対して
実績補償を行うことについて一切規定していない。したがって，遅くと
も各特許の出願時点が消滅時効の起算点となり，原告の東芝契約に関す
る本件第１特許及び本件第３特許に基づく対価請求権が時効により消滅
していることは明らかである。
ウ富士通契約（本件第１特許及び本件第３特許）について
本件第１特許は，契約発効と同時に契約対象特許となったが，本件規
程等によると，遅くとも当該契約の発効日の直後の年度末である昭和５
９年３月３１日の翌日が消滅時効の起算点となる。
また，本件第３特許は，出願と同時に契約対象特許となったが，当該
契約締結は上記特許の出願以前のことであり，遅くとも当該特許の出願
時点が消滅時効の起算点となる。
したがって，原告の富士通契約に関する本件第１特許及び本件第３特
許に基づく対価請求権が時効により消滅していることは明らかである。
エＳＴ社契約（本件第１特許及び本件第３特許）について
本件第１特許及び本件第３特許は，契約発効と同時に契約対象特許と
なったが，遅くとも当該契約の発効日の直後の年度末である昭和６３年
３月３１日の翌日が消滅時効の起算点となる。
したがって，原告のＳＴ社契約に関する本件第１特許及び本件第３特
許に基づく対価請求権が時効により消滅していることは明らかである。
オ三星電子契約（平成３年２月２６日付けの初回契約。本件第１特許及
び本件第３特許）について
本件第１特許及び本件第３特許は，初回契約の契約発効と同時に契約
対象特許となったが，当該契約の発効日の直後の年度末である平成３年
３月３１日の翌日が消滅時効の起算点となる。したがって，原告の三星
電子初回契約に関する本件第１特許及び本件第３特許に基づく対価請求
権が時効により消滅していることは明らかである。
()被告は，平成１７年１１月１５日の本件第１４回弁論準備期日において，3
上記消滅時効を援用した。
()時効の中断ないし援用権の喪失について4
原告は，被告が原告に対して相当対価の一部を支払っており，最終の支払
が平成１５年３月２５日であるから，遅くとも同日には時効は中断し，ない
しは被告は信義則上時効援用権を喪失したと主張する。しかし，相当対価の
支払請求に関する消滅時効は，支払期限に応じて区々に進行するものである
ところ，Ａ社クロスライセンス契約ないしＤ社ライセンス契約に関する支払
及び社内実績補償に関する支払のいずれも，被告が消滅時効を主張している
各契約（インテル，東芝，富士通，ＳＴ社，及び三星電子〔初回契約）に〕
ついての相当対価ではないのであるから，これらの支払を理由として消滅時
効が中断し，ないしは被告が信義則上時効援用権を喪失することはない。
（原告の主張）
()消滅時効の起算点について1
ア職務発明の相当対価の支払時期については，特許法は何ら定めるところ
がないので，使用者会社も従業員発明者も，勤務規則等に定められた支払
時期に従うことになり，このような定めは相当対価請求権を行使する上で
の法律上の障害となり，定められた支払時期が来るまで消滅時効は進行し
ない。
また，職務発明に基づく相当対価請求権は，実体法上１つの請求権であ
る。したがって，消滅時効については，出願補償，登録補償及び実績補償
ごとにそれぞれ時効が進行するのではなく，最後に支払時期が到来したも
のの支払時期から，一括して消滅時効が進行する。
イ原告は，平成１５年３月２５日，被告から，本件規程等に基づき，本件
第１，第２特許及び本件第３対応米国特許の相当対価の一部として，合計
４２万７３３０円の支払いを受けた。したがって，消滅時効は完成してい
ない。
ウ被告は，本訴請求のうち，本件各包括クロスライセンス契約に基づく相
当対価請求権についてのみ，各社毎に個別に消滅時効が進行すると主張す
る。しかし，先に述べたとおり，特許法３５条に基づく職務発明に基づく
相当対価請求権は，実体法上１つの請求権であるから，実体法上１個の請
求権の一部についてのみ個別に時効消滅しているとの主張は主張自体失当
である。また，被告は，包括クロスライセンス契約締結後に出願された特
許については，実績補償の対象にはならないとして，契約締結時に存在し
ない権利については規程がないから，権利承継時に消滅時効が進行すると
も主張する。しかし，本件規程等においては，契約締結後に出願された特
許発明も実績補償の対象になるものである。被告の主張を前提とすると，
たまたま契約締結時に存在しないが，後に有効な特許として無償実施許諾
契約に多大な貢献をしたとしても，契約締結時期いかんによって全く実績
補償の対象にならなくなってしまうという，極めて不合理な結果が生じて
しまうのである。本件規程等においては，契約延長の場合に関する定めが
されており，契約延長により当該特許が契約対象になった以上，その権利
の存続期間中は，本件規程等による実績補償の対象となり，支払時期の定
めがあるものというべきである。被告の主張は，本件規程等を明らかに不
当に解釈するもので，事実に反し，理由がない。
()時効の中断ないし時効援用権の喪失2
仮に，本件において，相当の対価の請求権について消滅時効が完成してい
たとしても，先に述べたとおり，被告は，平成１５年３月２５日，原告に対
して合計４２万７３３０円を支払っており，これは債務の承認に当たる。
よって，遅くとも平成１５年３月２５日には消滅時効は中断し，あるいは
被告は信義則上時効援用権を喪失しているから，本件で消滅時効が完成して
いないことは明らかである。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件第１，第２特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価）
について
()争点１－１（相当の対価の算定）について1
原告は，本件第１，第２特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価
について，特許発明の実施分及び特許発明の実施許諾分の双方に基づいて，
「その発明により使用者が受けるべき利益の額」を算定し，相当の対価の請
求をしている。当裁判所は，本件のような場合における特許法３５条３項の
「相当の対価」については，次のとおり算定すべきものと考える。
ア特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」
については，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否か
も不確実な権利であり，その発明により使用者等が将来得ることができる
独占的実施による利益あるいは第三者からの実施料収入額による利益の額
をその承継時に算定することが極めて困難である（特許権の承継の場合に
おいても，将来の利益の算定の困難さについて，程度の差こそあれ，同様
の問題が生じ得る）ことからすると，当該発明の独占的実施による利益。
を得た後，あるいは，第三者に当該発明の実施許諾をし，実施料収入を得
た後の時点において，相当の対価を判断する場合に，これらの独占的実施
による利益あるいは実施料収入額（いずれも経済情勢，市場の動向，競業
者の存在等により，大きく変動する額である）をみて，その法的独占権。
に由来する利益を認定することは，同条項の文言解釈としても許容し得る
合理的な解釈である。上記「利益」を「その発明又は特許発明により使用
者等が実際に受けた利益」から算定することは，これまでの多くの裁判例
が採用している方法であって，合理的な算定方法の一つであるということ
ができる。
イ使用者等は職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継するこ
とがなくとも，当該発明について同条１項が規定する通常実施権を有する
ことに鑑みれば，同条４項にいう「その発明により……受けるべき利益の
」，，，額は単なる通常実施権を超えたものの承継により得た利益すなわち
特許権による法的独占権又は特許を受ける権利については補償金請求権な
いしはその登録後に生じる法的独占権に由来する独占的実施の利益あるい
は第三者に対する実施許諾による実施料収入等の利益であると解すべきで
ある。
ウここでいう独占の利益とは，①特許権者が自らは実施せず，当該特許発
明の実施を他社に許諾し，これにより実施料収入を得ている場合における
当該実施料収入がこれに該当し（なお，実施許諾契約のうち，包括クロス
，），ライセンス契約については後記()において詳しく論じるとおりである4
また，②特許権者が他社に実施許諾をせずに，当該特許発明を独占的に実
施している場合における，他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基
，，，づいて使用者があげた利益すなわち他社に対する禁止権の効果として
他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して，これを上回
る売上高（以下，売上げの差額を「超過売上げ」という）を得たことに。
基づく利益（以下「超過利益」という）が，これに該当するものである。
ことは明らかである。
もっとも，特許権者が，当該特許発明を実施しつつ，他社に実施許諾も
している場合については，当該特許発明の実施について，実施許諾を得て
いない他社に対する特許権による禁止権を行使したことによる超過売上げ
が生じているとみるべきかどうかについては，事案により異なるものとい
うことができる。すなわち，①特許権者が当該特許について有償実施許諾
を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針（開放的ラ
イセンスポリシー）を採用しているか，あるいは，特定の企業にのみ実施
許諾をする方針（限定的ライセンスポリシー）を採用しているか，②当該
特許の実施許諾を得ていない競業会社が一定割合で存在する場合でも，当
該競業会社が当該特許に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売し
ているか，代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的に顕
著な差異がないか，また，③包括ライセンス契約あるいは包括クロスライ
センス契約等を締結している相手方が当該特許発明を実施しているか，あ
るいはこれを実施せず代替技術を実施しているか，さらに，④特許権者自
身が当該特許発明を実施しているのみならず，同時に又は別な時期に，他
の代替技術も実施しているか等の事情を総合的に考慮して，特許権者が当
該特許権の禁止権による超過売上げを得ているかどうかを判断すべきであ
る。
()争点１－２（特許発明の実施により得た利益の額）2
ア被告の開放的ライセンスポリシーについて
被告は，本件各包括許諾契約以外にも，希望する企業があれば，本件第
１，第２特許を有償で実施許諾する開放的ライセンスポリシーを採用して
おり（甲２，乙１，Ｄ社ライセンス契約においても，本件第１特許発明）
を有償で実施許諾している（乙１３。）
イＮＯＲ型フラッシュメモリについて
フラッシュメモリは，メモリセルの配列の仕方により，大別してＮＯＲ
型とＮＡＮＤ型の２種類に分けることができ，２００１年ころはまだＮＯ
Ｒ型が約９０％のシェアを占めており，その後はＮＡＮＤ型が増加するこ
とが予想されていた（甲２８，３８。被告は，このうちＮＯＲ型フラッ）
シュメモリを製造販売しており，このＮＯＲ型フラッシュメモリを，さら
に，フローティングゲート導電体層への電子の蓄積及び引き抜きの方法の
差異により，狭義のＮＯＲ型，ＤＩＮＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型，ＨＦ
型などに分類している（乙３７，４４，弁論の全趣旨。）
ウ本件第１特許発明について
本件第１特許の出願過程は以下のとおりである（乙８，２９。）
昭和５７年１月１２日出願
昭和６３年１１月２６日審査請求
平成２年８月１５日拒絶理由通知
平成２年１１月１日意見書及び手続補正書提出
平成３年２月１日拒絶査定
平成３年４月３日審判請求
平成３年４月２５日審判請求理由補充書及び手続補正書提
出
平成４年３月１７日審判官より拒絶理由通知
平成４年６月１日意見書及び手続補正書提出
平成４年１２月１８日出願公告
平成５年３月１７日ＮＥＣより特許異議の申立て
平成５年９月２４日特許異議答弁書及び手続補正書提出
平成６年３月２３日審判官より特許法３６条に基づく拒絶
理由通知
手続補正書提出
平成６年５月２６日審決及び特許異議の決定
本件第１特許発明は，当初，原告から被告に対し，書き込みと消去を別
々のトンネル酸化膜で行う半導体不揮発性記憶装置に関する発明として提
案された（原告が被告に提出した発明・考案の届け書（乙４５）には，発
明の考案の目的と要旨には「トンネル注入現象を利用したＥＥＰＲＯＭ，
の書換え回数向上，信頼性向上のため『書き込み』と『消去』を別々の。
トンネル酸化膜にて行うようにした。適用機種名『ＥＥＰＲＯＭ／ＥＰＲ
ＯＭ』と記載されており，出願当初の明細書においても，同様に記載され
た（乙８の１，乙４５。しかし，出願過程において，特許庁審判官よ）。）
り拒絶理由通知が出され（乙４１の１，進歩性を欠く旨の指摘がされた）
ことから，被告においては，原告も参加した権利化検討会が平成４年５月
２２日に開催され（乙４６，フローティングゲート導電体層直下の第１）
絶縁膜をすべて１０～３００Åの厚さとした上で，さらに，書き込み時及
び消去時における制御ゲート導電体層，ドレイン不純物拡散層の電位関係
を規定した書き込み，消去方法の発明として権利化する方針が決定され，
その旨の手続補正書及び意見書が提出されたため（乙４１の２，出願公）
告に至っている。また，出願公告後，ＮＥＣからの特許異議の申立てに対
応するために，再び原告も参加した権利化検討会が平成５年９月６日に開
催され（乙４７，特許異議の申立てにより指摘された公知技術に対する）
本件第１特許発明との相違点を見い出すために，書き込み時にフローティ
ングゲートの片側のみを使用することを明確化するため「他方の不純物，
拡散層側に位置する上記第１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導
電体層への電子の注入がなく」との補正を行った結果として，特許査定す
べき旨の審決及び特許異議申立ては理由がない旨の決定がされたものであ
る。
本件第１特許発明は，上記認定のとおり多数回の補正を経て，特許請求
の範囲の記載が，特定の構造のＮＯＲ型フラッシュメモリにおける特定の
電子の書き込み及び消去方法を対象とする特許発明として登録されたもの
であることが，その出願経過と特許請求の範囲（請求項１）自体から明ら
かである。
すなわち，本件第１特許発明は，電子の書き込み時においては，ソース
不純物拡散層とドレイン不純物拡散層のうち「他方の不純物拡散層側に，
位置する上記第１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導電層への電
子の注入がなく，上記一方の不純物拡散層側に位置する上記第１絶縁膜を
通り抜けさせて上記フローティングゲート導電層に電子を蓄積させ（請」
求項１）るものであり（その実施例としていわゆるトンネル現象を生じさ
せるものが開示されている，その消去時においては「上記制御ゲート。），
導電体層に接地電位を印加するとともに上記ドレイン不純物拡散層及び上
記ソース不純物拡散層の他方の不純物拡散層に正の電位を印加し，かつ，
上記一方の不純物拡散層の電位を……電子の移動が生じない電界となす電
位として，上記一方の不純物拡散層側に……電子の引き抜きがなく，上記
他方の不純物拡散層と上記フローティングゲート導電体層の間に介在する
上記第１の絶縁膜のトンネル現象によって上記フローティングゲート導電
」（）体層に蓄積された電子を上記他方の不純物拡散層に引き抜く請求項１
との方式に限定されているのであるから，不揮発性記憶装置におけるフロ
ーティングゲート導電体層への電位の印加の方法，これにより異なってく
る電子の書き込み又は消去の方法を上記のとおり特定したものであること
は明らかである。
したがって，本件第１特許発明は，主として広義のＮＯＲ型フラッシュ
メモリに利用されるものであるが，広義のＮＯＲ型フラッシュメモリにつ
いても，次に述べるとおり，本件第１特許発明の技術的範囲に属しないも
のが多い。すなわち，ＮＯＲ型フラッシュメモリといっても，フローティ
ングゲート導電体層並びにソース及びドレイン不純物拡散層のそれぞれに
どのような電圧を印加するかにより，フローティングゲート導電体層への
電子の蓄積及び同導電体層からの電子の引き抜きの方法が様々に異なるも
のとなるのであり，本件第１特許発明は，このうちその特許請求の範囲に
記載された特定の方法のみについて特許を受けたものである。例えば，①
電子引き抜き時に，制御ゲート導電体層に負電位を印加するＮＯＲ型フラ
ッシュメモリは，本件第１特許発明の「制御ゲート導電体層に接地電位を
印加し」との構成を具備せず，②電子の蓄積をソース及びドレイン不純物
拡散層並びにその間のチャネルからその上方の絶縁膜を通り抜けさせてフ
ローティングゲート導電体層に電子を蓄積させる方式のＮＯＲ型フラッシ
ュメモリは，本件第１特許発明の「上記他方の不純物拡散層側に位置する
上記第１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導電層への電子の注入
がなく，上記一方の不純物拡散層側に位置する上記絶縁膜を通り抜けさせ
て上記フローティングゲート導電体層に電子を蓄積させ」との構成を具備
せず，また，③フローティングゲート導電体層からソース不純物拡散層及
びチャネルの上方の絶縁膜層を通り抜けさせて電子引き抜きを行う方式の
ＮＯＲ型フラッシュメモリは，本件第１特許発明の「上記一方の不純物拡
散層側に位置する上記第１絶縁膜を介して上記フローティングゲート導電
体層に蓄積された電子の引き抜きがなく，上記他方の不純物拡散層と上記
フローティングゲート導電体層との間に介在する上記第１絶縁膜のトンネ
ル現象によって上記フローティングゲート導電体層に蓄積された電子を上
記他方の不純物拡散層に引き抜くこととの構成を具備しないのである乙」（
２。）
エ被告の本件第１特許発明の実施について
)被告が製造販売している狭義のＮＯＲ型，及び被告が分類するところa
，，，，のＤＩＮＯＲ型ＡＮＤ型ＨＮＤ型ＨＦ型フラッシュメモリのうち
本件第１特許発明の技術的範囲に含まれるものは，狭義のＮＯＲ型フラ
ッシュメモリだけであり，その余のＮＯＲ型フラッシュメモリ（ＤＩＮ
ＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型，ＨＦ型フラッシュメモリ）は，本件第１
特許発明の技術的範囲に含まれないものと解すべきである。すなわち，
被告が製造販売しているＮＯＲ型フラッシュメモリのうち，ＤＩＮＯＲ
型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型及びＨＦ型は，いずれも，電子引き抜き時に，
制御ゲート導電体層に負電位を印加するものであり，本件第１特許発明
の「制御ゲート導電体層に接地電位を印加する（請求項１）との構成」
を具備しないものであることは明らかである（乙３７，３９，４０，４
２，４４，弁論の全趣旨。）
なお，原告は，本件第１特許発明における「接地電位」とは，基準電
位であり，負電位も含むものであると主張する。しかし「接地電位」，
とは，基本的には大地の電位であり，０Ｖを意味する（培風館「物理学
辞典（乙３０，オーム社「応用物理用語大事典（乙３１，岩波書」）」）
店「理化学辞典第４版（乙３２，オーム社「ＯＨＭ電気電子用語事」）
典（乙３３。また，被告は，本件第１特許の出願過程において，特））
許庁審判官からされた拒絶理由通知書（乙４１の１）において「半導，
体基板，ソース領域及びドレイン領域にトンネル絶縁膜を備え，フロー
ティングゲート電極及び制御電極を有し，トンネル効果を利用する半導
体不揮発性記憶装置において，書き込みをドレイン領域，又はソース領
域で行い，消去をソース領域，又はドレイン領域で行うことは，上記第
。」１～４引用例の記載に基づいて当業者が容易に想到しうることである
とされたことに対して，意見書（乙４１の２）において，本件第１特許
発明は，接地電位を印加することにより，負電位を必要とせず，それ程
高電位を必要としない旨主張すると共に，手続補正書（乙８の９）を提
出し，請求項に「制御ゲート導電体層に接地電位を印加する」との文言
を追加した補正をしている。したがって「接地電位」が負電位を含む，
ことを前提とする原告の主張は，上記文献の記載に反するだけでなく，
上記出願の経緯に照らしても，採用することはできない。なお，接地電
位は，基準の電位にある導体，あるいは容量の大きい導体に接続するこ
とを意味することもある（乙３２，３３）ものの，前記のような出願の
経緯及び本件第１特許の明細書には，基準電位が負電位も含む趣旨の記
載がないことからすれば，本件第１特許発明における「接地電位」につ
いては，少なくとも前記に認定したＮＯＲ型各フラッシュメモリにおい
て，制御ゲートに負電位を印加する構成のものを含むものと解すること
はできない。
)原告は，ＮＯＲ型フラッシュメモリにおいて制御ゲート導電体層に負b
電位を印加するものは，本件第１特許発明の「制御ゲート導電体層に接
地電位を印加する（請求項１）との構成と均等である，と主張する。」
しかし，本件第１特許発明における「接地電位」との構成は，前記ウ認
定の経緯により，拒絶理由通知を受けた後，補正により本件第１特許発
明の構成として追加された構成であるから，この構成に関する原告の均
等の上記主張は，その出願の経緯に照らし，認めることができないもの
であることは明らかである。
)被告のフラッシュメモリ事業は，１９９７年（平成９年）までは事業c
シェアも低く，連続して赤字であったものの，１９９７年（平成９年）
に事業化したＭＣＰ製品（ＤＲＡＭ若しくはＳＲＡＭとＤＩＮＯＲ型フ
ラッシュメモリをワンパッケージにした商品）がワンパッケージにより
大幅に省スペースを実現した点が顧客に評価され，１９９８年（平成１
０年度以降大きく売上げを伸ばし始め市場シェアが１９９６年平），，（
）．，（）．成８年には０６％であったものが１９９７年平成９年には３
６％，１９９８年（平成１０年）には６．７％，１９９９年（平成１１
年）には１５．５％，２０００年（平成１２年）には１８．０％，２０
０１年（平成１３年）には１５．８％と３年連続して業界２位となり，
２００２年（平成１４年）には１１．１％（業界５位）となっていった
こと（乙３６，３７，及び，このＭＣＰ製品は，被告が製造販売する）
ＮＯＲ型フラッシュメモリのうち，その売上げに占める割合が，１９９
８年（平成１０年）で７５．９％，１９９９年（平成１１年）で９０．
５％，２０００年（平成１２年）で９３．８％，２００１年（平成１３
年）で９８．１％であったこと（乙３６，３７，並びに，このＭＣＰ）
製品は，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリであるから，前記のとおり本件
，，第１特許発明の実施品とはいえないものであることからすれば被告は
狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリについてのみ本件第１特許発明を実施
しているだけであり，かつ，被告が製造販売した狭義のＮＯＲ型フラッ
シュメモリの売上額は，被告が製造販売した，その余の広義のＮＯＲ型
フラッシュメモリの売上額に比べ僅かであるものと認められる。なお，
被告が製造販売した，制御ゲートに電子引き抜き時に「接地電位」を印
加するタイプのＮＯＲ型フラッシュメモリには，電子引き抜き時に，ソ
ースに印加された高電圧により，ホットホールが発生しやすく，それが
（）問題を引き起こしたり，また，単一電源化あるいはDLDataLoss
低電圧化できないなどの技術的問題があったため，このような制御ゲー
トに「接地電位」を印加するタイプの狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリ
は，被告において量産されなかったものである（乙４４，５０ないし５
３，６４。）
オ被告の本件第２特許発明の実施について
，，本件第２特許発明はＤＩＮＯＲ型をその技術的範囲に包含させるため
本件第１特許発明から分割出願されたものである。しかし，被告が製造販
売しているＮＯＲ型フラッシュメモリについては，このＤＩＮＯＲ型も含
め，狭義のＮＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型及びＨＦ型フラッシュメモリの
いずれも，本件第２特許発明の技術的範囲に含まれるものと解することは
できない。すなわち，被告が製造販売するＤＩＮＯＲ型及びＨＦ型は，電
子注入時に，ソース及びドレイン不純物拡散層が同電位となるため，ソー
ス不純物拡散層，チャネル領域及びドレイン不純物拡散層とフローティン
グゲート導電体層との間に介在する第１絶縁膜のトンネル現象により電子
が蓄積されるものであり乙３９４０４２この点が同発明の上（，，），，「
記ドレイン不純物拡散層側に位置する上記第１絶縁膜を介して上記フロー
ティングゲート導電体層への電子の注入がなく，上記ソース不純物拡散層
側に位置する上記第１絶縁膜のトンネル現象によって上記フローティング
ゲート導電体層に電子を蓄積させ」との構成要件を充足せず，同じくＤＩ
ＮＯＲ２型も，フローティングゲートへの電子の蓄積方法が「チャネルホ
ットエレクトロン方式」であるため，同発明の「トンネル現象」による電
子蓄積方法との構成を具備しないものである。また，その余のフラッシュ
メモリが本件第２特許発明の技術的範囲に属しないことは原告も認めると
ころである。したがって，本件第２特許発明については，その特許権者で
ある被告自身が，同発明を実施していないのであるから，被告が本件第２
特許発明により，何らかの超過売上げを得たものとみることができないこ
とは明らかである。
カ本件各包括クロスライセンス契約と相手方他社の実施状況について
)本件においては，前提となる事実において認定したとおり，被告は，a
，，，，，（）富士通東芝インテル日立製作所三星電子ＳＴ社相手方他社
との間で本件各包括クロスライセンス契約を締結しており，本件第１，
第２特許も各契約の対象に含め，これを相手方他社に実施許諾をしてき
た。これらの相手方他社は，いずれもフラッシュメモリの分野における
有力企業であり，相手方他社と被告のフラッシュメモリの市場における
市場占有率も高い（本件第１特許が登録された平成６年における相手方
他社及び被告のフラッシュメモリの日本市場における市場占有率は合計
５８３％被告分５％平成７年の市場占有率合計は６４８％日．（），．（
立製作所を除く。被告分０．８％，本件第２特許が登録された平成８）
．（。．），年の市場占有率合計は４８４％日立製作所を除く被告分０６％
平成９年の市場占有率は合計６５．６％（被告分３．６％，平成１０）
年の市場占有率合計は７８．１％（被告分６．７％，平成１１年の市）
場占有率合計は７７．２％（被告分１５．５％，平成１２年の市場占）
有率合計は７５．９％（被告分１８％，平成１３年の市場占有率合計）
は７６．８％（被告分１５．８％，平成１４年の市場占有率合計は９）
２％（被告分１１．１％）にものぼるものである（乙３６，３７。）。）
)相手方他社の実施状況b
本件各包括クロスライセンス契約の相手方である富士通あるいはその
系列のＦＡＳＬは，フラッシュメモリの市場において，１９９５年（平
成７年）から２００２年（平成１４年）まで，常に業界トップのシェア
（３０％前後）を占めてきたものである。しかし，その製造販売するＮ
ＯＲ型フラッシュメモリは，フローティングゲート導電体層から電子を
引き抜く時に制御ゲート導電体層に負電位を印加するものであるため
（乙５４，同製品は本件第１特許発明の「制御ゲート導電体層に接地）
」（）。，電位を印加しとの構成を具備しないものである乙２したがって
富士通ないしＦＡＳＬは，被告と包括クロスライセンス契約を締結して
いるものの，本件第１特許発明を実施していないものである。
ＮＯＲ型フラッシュメモリにおいて，電子引き抜き時に，制御ゲート
導電体層に負電位を印加するものが主流となっていったこと，及び，被
告と本件包括クロスライセンス契約を締結しているその余の相手方他社
が，本件第１特許発明を実施していると認めるに足りる十分な証拠がな
いことは後記()認定のとおりである。4
キ以上によれば，被告は，ＮＯＲ型フラッシュメモリを製造販売していた
ものの，自らも，本件第１特許発明を狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリに
おいてのみ実施し，その余の主力のＮＯＲ型フラッシュメモリであるＤＩ
ＮＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型及びＨＦ型については，本件第１，第２特
許発明のいずれも実施していなかったものであり，また，有力なフラッシ
ュメモリの製造販売業者６社と包括クロスライセンス契約を締結し，同発
明も含め包括的に実施許諾していただけでなく，希望する企業には有償で
実施許諾をする開放的ライセンスポリシーを採用しており，現にＤ社とは
包括的ライセンス契約を締結していたものであること，さらに，本件第１
特許発明の電子の蓄積及び引き抜きの方法は，ＮＯＲ型フラッシュメモリ
における，複数ある代替技術の一つにすぎず，本件第１特許発明に代わる
有力な代替技術が存在しており，本件各包括クロスライセンス契約を締結
した相手方他社も，本件第１特許発明の代替技術を実施していたことから
すれば，フラッシュメモリ業界の企業のうち，一部の企業において被告か
ら本件第１特許発明の実施許諾を受けていない企業が存在していたとして
も，その企業は，本件第１特許発明に代わる有力な代替技術を用いてＮＯ
Ｒ型フラッシュメモリを製造販売することができたのであるから，これら
の企業が，被告から本件第１特許発明の実施許諾を得られなかったため，
ＮＯＲ型フラッシュメモリを製造販売することができなかったとか，被告
が本件第１特許の禁止権の行使により超過売上げを得ていたと認めること
はできない。
また，本件第２特許発明については，被告はそもそも本件第２特許発明
を実施していなかったのであるから，これについて自己実施により得た利
益を認めることもできない。
ク)原告は，特許発明の実施許諾・特許発明の実施の双方をしている場a
合，すなわち競合他社の一部には実施許諾し，同時に特許発明の実施も
している場合であっても，特許権者は，特許発明の実施許諾により実施
料収入を得る一方で，それ以外の第三者に対しては実施をさせないとい
う排他的地位を有しているから，独占による利益の算定が困難であった
としても，使用者が独占的利益を得ている以上，相当の対価が算定され
るべきものである，特許発明の実施許諾をしているからといって，特許
発明の実施についての売上げがすべて通常実施権に基づく利益であると
はいえない，と主張する。
確かに，特許権者が競業他社の一部に実施許諾をし，他には実施許諾
をしない方針をとっている場合には，他社に対しては特許権の禁止権を
行使しているとみることができる。しかし，すべての競業他社が実施許
諾を求めるような特許発明であるならば，一部の企業のみに実施許諾を
し，他社には禁止権を行使しているとみることができるとしても，特許
権者がすべての会社に実施許諾をする方針を採用しているにもかかわら
ず，代替技術があるため実施許諾を必要としない競業他社が複数社存在
することはしばしばあることであり，すべての競業他社に実施許諾をし
なければ，直ちに特許による禁止権を行使しているとか，特許発明の実
施の一部において独占的利益を享受しているとかみることは相当ではな
い。本件のように，被告が開放的実施許諾の方針を採用しており，複数
，，，の有力企業に実施許諾をしていてなおかつ有力な代替技術も存在し
特許権者自らも特許発明に代わる代替技術を実施しているような場合に
は，競業他社の一部が本件第１特許発明の実施許諾を受けていないとし
ても，これをもって，これらの企業に対し本件第１，第２特許の禁止権
を行使し，これにより被告がその特許発明の実施について独占的利益を
享受しているとみることはできない。原告の主張は採用することができ
ない。
)被告は，本件第１特許の登録時，複数の新聞発表（甲２）を行っておb
り，それらには，原告が指摘するとおり，被告自ら本件第１特許がフラ
ッシュメモリに関する基本特許であると発表しており，中には，知的財
産渉外部長が取材に応じ「現在あるフラッシュメモリーの製造方法の，
大半をカバーする基本特許だけに反響は大きかった……当時はフラッシ
ュメモリーという言葉すらなかったので，今考えても先駆的な発明だっ
たと自負している……今回の特許成立で，相当の特許収入が見込めるの
は間違いないだろう」と発言しているのもある。また，被告は，平成６
年１２月１９日付けの知的財産センター月報（甲１２）において，本件
，「（）」，第１特許をフラッシュメモリー基本特許甲特許取得としてⅱ
。，，社内においても発表しているしかし本件第１特許を取得した当時は
被告が同特許を基本特許と考えていたとしても，本件第１特許発明がＮ
ＯＲ型フラッシュメモリのうち，特定の構造，特定の電子の蓄積及び消
去方法により限定された特許発明であり，有力な代替技術が存在してい
たこと，並びに，被告が，本件第１特許を取得したころには既に，本件
第１特許発明を実施した狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリには，ＤＬ
（）問題などが生じていたため，その改良としてＤＩＮＯＲDataLoss
型フラッシュメモリを開発し，これを主力商品のＭＣＰ製品として製造
販売していったことは前記認定のとおりであり，被告が上記のような新
聞発表を行ったことをもって，本件第１特許を基本特許であるというこ
とはできない。
また，原告は，被告が，本件第１特許について，社内実績補償した際
に基礎としたＮＯＲ型フラッシュメモリの売上高を根拠として，本件第
１特許発明は，被告が製造販売した多数のフラッシュメモリ製品に実施
されていると主張する。しかし，当該売上高は，被告が，従業員の発明
に対するインセンティブを確保するため，あるいは，多数の権利（年間
約１万５０００件）を効率的に調査するため，被告の知的財産センター
に対し毎年６月ころに各製作所・研究所の知的財産部門に前年度の特許
発明の実施分に関するデータ調査を依頼し，各製作所・研究所の技術部
門（発明者）による回答につき，特許部門が厳密に調査しないまま，明
確な誤りがない限り技術部門の判断を尊重して売上高が認定される取扱
いがされていたのであり乙１２６４実際に原告が作成した国（，），，「
内権利の実施状況調査表（乙１５～１８）における売上高を前提とし」
。，て特許発明の実施分の売上高が認定されているものであるしたがって
被告が十分な調査を経ないで，社内実績補償に用いた，ＮＯＲ型フラッ
シュメモリの売上げ高に関する資料を根拠として，本件第１特許発明の
実施の状況を認定することはできない（乙１２。）
()争点１－３（包括ライセンス契約により得た利益の額）について3
特許権者が単数又は複数の特許について競業他社とライセンス契約を締
結した場合，当該契約により得られる実施料収入は，当該特許に基づいて
使用者が得る独占の利益であるというべきであるから，これを特許法３５
条４項の「その発明により使用者が得ることができる利益の額」とみるこ
とができる。
もっとも，複数の特許発明がライセンス（実施許諾）の対象となってい
る場合には，当該発明により「使用者が受けるべき利益の額」を算定する
に当たっては，当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度を考慮
すべきである。
被告は，Ｄ社との間で，本件第１特許を含む１２件の特許についてライ
センス契約を締結しており，これによりＤ社から１億５０００万円の実施
料収入を得ている（乙１３。したがって，被告が同ライセンス契約にお）
いて，本件第１特許発明により得た利益の額は，同発明がライセンス契約
締結に寄与した程度を考慮して決定すべきである。
()争点１－４（包括クロスライセンス契約により得た利益の額）について4
ア包括クロスライセンス契約により得た利益の額について
包括クロスライセンス契約は，当事者双方が多数の特許発明等の実施を
相互に許諾し合う契約であるから，当該契約において，一方当事者が自己
の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利
益とは，相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができ
ること，すなわち，相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を
免れることであると解することができる。もっとも，包括クロスライセン
ス契約は，相互に実施を許諾し合う合意のほかに，相手方に本来支払うべ
き実施料債務と，相手方から本来受け取るべき実施料債権とを，事前の包
括的な相殺の合意により相殺する契約であると解することもできるもので
ある（したがって，両者が有している特許等の間でバランスが取れないこ
とが，契約締結時に明らかである場合には，一方から他方にいわゆるバラ
ンス調整金が支払われることになる。そして，合理的な取引を行うこ。）
とが期待されている営利企業同士の契約である以上，特段の事情が認めら
れない限り，相互に実施料の支払を生じさせない包括クロスライセンス契
約においては，相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約を
締結したと考えるのが合理的であるから，包括クロスライセンス契約にお
いては「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については，，
相手方が自己の特許発明を実施することにより，本来，相手方から支払を
受けるべきであった実施料を基準として算定することも，合理的である。
もっとも，両者が有している特許間で均衡が成立していない場合には，一
方から他方に調整金が支払われることがあるため，その場合には，当該調
整金額を相当対価の算定においても考慮することになる。
そうすると，包括クロスライセンス契約については，相手方が当該発明
の実施に対するものとして支払うべきであった実施料の額を算定すること
も，使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき
実施料の額に，相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発
明の寄与率を乗じて算定することも，いずれも「使用者が受けるべき利益
の額」を算定する方法として採用することが可能である。そして，多数の
特許発明等の実施が包括的に相互に許諾されている契約における「その発
」，明により使用者等が受けるべき利益の額の主張立証の困難性を考えると
当該事案において，実際に行うことが可能な主張立証方法を選択すること
が認められるべきである。
ただし，その場合でも，包括クロスライセンス契約においては，契約期
間内に相手方がどの特許発明等をどの程度実施するかは，互いに不確定で
あり，契約締結時においては，あくまでもお互いの将来の実施予測に基づ
，，，いて互いの特許等を評価し合うことにより契約を締結するものである
ということからすれば，相手方が本件各特許発明を実施することにより被
告に対し本来支払うべき実施料の金額と，被告が相手方の複数の特許を実
施することにより本来支払うべき実施料の額に，被告が相手方に実施許諾
した複数の特許発明等全体における本件各特許発明の寄与率を乗じた金額
とが同じになるとは限らない，との不確実性が常に生じ得るのである。包
括クロスライセンス契約における「その発明により使用者等が受けるべき
利益の額」は，厳密には，後者の方法により算定した金額であり，前者の
方法により算定した金額ではないこと（合理的な営利企業同士は，相互に
支払うべき実施料の総額の均衡を考えるはずであるものの，結果として，
相互に支払うべき実施料の総額が同じになるとは限らないこと）からすれ
ば，前者の方法により算定する場合には，上記の不確実性を考慮して，前
者の方法により算定される金額を事案に応じて減額調整して「その発明，
により使用者等が受けるべき利益の額」を算定すべきである（民訴法２４
８条参照（東京高判平成１６年１月２９日参照））。
イ半導体業界における包括クロスライセンス契約において
半導体製品に関しては，複数の有力メーカーが，材料，製造方法（プロ
セス，構造，回路，アセンブリ等，多岐にわたる特許を多数保有してい）
るため，各メーカーは，他社の保有する特許権を実施することなく製品を
製造・販売することは困難であり，そのため，自らの事業を安定的に営む
ことを目的として，ある一定期間中に保有・取得する半導体関連特許全体
（その数が数千件ないし１万件を超える場合もある）を相互に許諾し合。
う包括クロスライセンス契約を締結することが多い（乙５５，５６。）
現に，被告が有していた半導体部門の特許権及び登録実用新案は，本件
第１特許が登録された平成６年においては日本特許等１５５４件，外国特
許３６５７件，合計５２１１件，本件第２特許が登録された平成８年にお
いては日本特許等３２８４件，外国特許５４６１件，合計８７４５件，平
成１１年においては日本特許等３３１１件，外国特許７９６５件，合計１
万１２７６件であった（乙５６，５８。）
このような包括クロスライセンス契約を締結する場合，その交渉におい
て，多数の特許のすべてについて，逐一，その技術的価値，実施の有無な
どを相互に評価し合うことは不可能であるから，相互に一定件数の相手方
が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に
提示し，それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか，当該特許の有効
性及び実施品の売上高等について協議することにより，相手方製品との抵
触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮する
ことにより，包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無な
どの条件が決定されるものである。したがって，包括クロスライセンス契
約は，同業他社の特許権を侵害する危険性を回避し，安定的に製品を製造
販売する目的のみならず，相手方が保有する多数の特許に関する調査や評
価を経ることなく，継続的なライセンス契約を実現するという目的をも有
するものである。
そうすると，半導体の業界のように，数千件ないし１万件を超える特許
が対象となる包括クロスライセンス契約においては，相手方に提示され代
表特許として認められた特許以外の特許については，数千件ないし１万件
を超える特許のうちの一つとして，その他の多数の特許と共に厳密な検討
を経ることなく実施許諾に至ったものというべきであるから，このような
特許については，当該包括クロスライセンス契約に含まれている特許の一
つであるというだけでは，相手方が特許発明を実施していたと推定するこ
とはできないことは明らかである。これらの特許発明は，包括クロスライ
センス契約の締結に貢献のあった代表特許でもなく，また，相手方が実施
していることが立証された特許（このような特許は，その後のライセンス
契約の更新時において代表特許として協議される可能性がある）でもな。
いのであるから，包括クロスライセンス契約において，何らかの貢献があ
ったものということはできない。すなわち，これらの特許については，包
括クロスライセンス契約の対象特許である以上，同契約締結における何ら
かの貢献度を認める余地があるとしても，それは，代表特許による貢献度
あるいは相手方実施特許による貢献度を除いた残余の貢献度にすぎないも
のであり，そして，この残余の貢献度については，代表特許及び相手方実
施特許の貢献度が契約対象特許の貢献度のほとんどを占めるものと評価す
べきことが多いこと，並びに，代表特許及び相手方実施特許を除いたライ
センス対象特許の数が上記のとおり極めて多いことからすれば，個々の代
表特許でも相手方実施特許でもないライセンス対象特許の貢献度は，半導
体関連特許の包括クロスライセンス契約においては，無視し得る程度に小
さいものであるということができる。したがって，半導体業界における包
括クロスライセンス契約においては，代表特許及び相手方実施特許を除い
たライセンス対象特許については，実質的には，包括クロスライセンス契
約締結に寄与したものということはできず，特許法３５条４項の「その発
明により使用者等が受けるべき利益の額」が存するものとは認めることは
事実上困難である。
ウ本件各包括クロスライセンス契約において，本件第１，第２特許発明に
より「使用者等が受けるべき利益の額」について
)被告と相手方他社との本件各包括クロスライセンス契約は，次のとおa
りであり，各契約締結時において，本件第１，第２特許が相手方に提示
され，代表特許として認められたことはない。
①＊＊＊＊＊契約（乙５７の１，乙７６）
()＊＊＊＊＊契約の有効期間は，１９９６年（平成８年）４月１i
日から２００１年（平成１３年）３月３１日までであり，書面によ
る申し出がない限り，５年毎に自動更新される旨の規定があり，現
在まで自動更新されてきている。
()対象特許は，電力用半導体デバイスを除くすべての半導体デバii
イスに関する，契約の有効期間前及び有効期間中に出願され，両者
の半導体事業にかかわる部門が取得する若しくは将来取得するすべ
ての特許・実用新案である。
()被告と＊＊＊＊＊は，上記契約締結交渉の過程において，本件iii
，，。第１第２特許を代表特許として提示し協議したことはなかった
②＊＊契約（乙５７の２）
()＊＊契約の有効期間は，１９７７年（昭和５２年）６月１３日i
から１９８２年（昭和５７年）６月１２日までであり，書面による
申し出がない限り，１年毎に自動更新される旨の規定があり，現在
まで自動更新されてきている。
()対象特許は，すべての半導体製品に関する，契約締結日前並びii
に有効期間中に出願された両社所有のすべての特許・登録実用新案
又は出願中の特許・実用新案である。
()被告と＊＊は，本件第１，第２特許の出願日以降，同特許を含iii
，，，め個別特許に関する協議を行ったこともないし＊＊が本件第１
第２特許の価値を認めたこともなかった。
③＊＊＊契約（乙５７の３）
()＊＊＊契約の有効期間は，１９８３年（昭和５８年）１２月２i
６日から１９８８年（昭和６３年）１２月２５日までであり，書面
，，による申し出がない限り１年毎に自動更新される旨の規定があり
現在まで自動更新されてきている。
()対象特許は，半導体素子製品，集積回路製品及びこれらを主体ii
として含む半導体製品並びに半導体製造装置・部品・部材に関す
る，契約締結日前並びに有効期間中に出願された両社所有のすべて
の特許・登録実用新案である。
()＊＊＊及び被告は，同契約締結交渉の過程において，出願中のiii
本件第１，第２特許について協議したことはなく，また，１年毎の
契約の自動更新に際し，本件第１，第２特許を含め，個別の特許に
ついて協議したことはなかった。
④＊＊＊＊契約（乙５７の４）
()＊＊＊＊契約の有効期間は，１９７９年（昭和５４年）１０月i
１９日から１９８９年（平成元年）１０月１９日までであり，その
後，１９９９年（平成１１年）１２月３１日まで延長され，１９９
９年１２月３１日までに発効した特許についてのライセンスは，各
特許の存続期間において，ライセンス契約終了後も存続する。
()対象特許は，半導体材料，半導体デバイス，集積回路及び半導ii
体回路に関するあらゆる種類の世界のすべての特許，実用新案及び
意匠で，契約の満了又は終了の日より前にいずれかの国において第
１有効出願日を有し，当事者により所有されるもの及びそれらの出
願である。
()本件第１，第２特許が＊＊＊＊契約の締結に影響を与えた形跡iii
はない。
⑤＊＊＊＊契約（乙５７の５）
()＊＊＊＊契約の有効期間は，１９９１年（平成３年）２月２６i
日から１９９４年（平成６年）１２月３１日まで，及び，１９９８
年（平成１０年）１月１２日から２００４年（平成１６年）１２月
３１日までである。
()対象特許は，被告及び＊＊＊＊が半導体事業部門で所有又は管ii
理するすべての特許である。
()被告と＊＊＊＊は，上記契約締結において，本件第１，第２特iii
許について特に協議したり，考慮したことはなかった。
⑥＊＊＊契約（乙５７の６）
()＊＊＊契約の有効期間は，１９８７年（昭和６２年）１１月２i
４日から１０年間であり，その間に許諾された特許についてのライ
センスは，各特許の存続期間において，ライセンス契約終了後も存
続する。
()対象特許は，集積回路構造，半導体要素，製造及び試験装置，ii
機能的組立て品であり，世界のすべての国における意匠，実用新案
を含むが，それに限られないすべての種類の特許及びその出願で，
発行日より前又は同契約期間中に登録，公開，出願あるいは取得さ
れたものである。
()＊＊＊契約に関連する＊＊＊と被告の協議に関する記録には，iii
本件第１，第２特許に関する記録はなく，＊＊＊契約において考慮
された形跡もなかった。
)本件各包括クロスライセンス契約の相手方他社が本件第１特許発明をb
実施していたか否かについては，次に述べるとおり，これを認めるに足
りる十分な証拠はない。
①本件第１特許発明は，前記のとおり，出願後，５回の補正を経て，
，，特許査定に至っているものであり平成４年６月１日付け補正により
特許請求の範囲の記載が「半導体不揮発性記憶装置」から「半導体，
不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法」に補正されるとともに，
電子引き抜き時の「制御ゲート導電体層に，接地電位を印加する」と
の補正がなされ，平成５年９月２４日付けの補正により，特許請求の
範囲の記載が，電子蓄積時及び電子引き抜き時の方法が特定のものに
限定されたことにより，特定の構造のＮＯＲ型フラッシュメモリにお
ける特定の電子の書き込み及び消去方法を対象とする特許発明として
登録されたものであることが，その出願経過と特許請求の範囲自体か
ら明らかであり，広義のＮＯＲ型フラッシュメモリについても，本件
第１特許発明の技術的範囲に属しないものが多いことは，前記認定の
とおりである。
②ＡＭＤは，平成４年ころから，富士通は平成５年ころから，いずれ
も，電子の消去時において，制御ゲート導電体層に接地電位を印加す
る方法に替え，負電位を印加する方法によるＮＯＲ型フラッシュメモ
リ製品を開発し，その製造販売を開始しており，それ以降，相手方他
社を含むフラッシュメモリメーカーは，ＮＯＲ型フラッシュメモリに
おいて，制御ゲートから電子を引き抜く時に，制御ゲートに負電位を
印加する方法のものが主流となっていった（乙３４，３５，７２～７
５。）
すなわち，日経マイクロデバイス１９９１年（平成３年）７月号７
３頁（乙３４）には「１６Ｍフラッシュのセル技術は収束へゲー，
ト負電圧印加方式をＶＬＳＩシンポジウムで３社が発表……セル面積
が小さく高集積化しやすいスタック型を使って三つの要求を同時に満
たす解として，大方が消去時にゲートに負電圧を印加する方向である
（表１。……三菱電機は，今回このセルを使って低電圧動作可能な）
回路を発表，新たに日立製作所中央研究所と日本電気超ＬＳＩ開発本
部も発表した。いずれも事業部側が「本命視している技術」と太鼓判
を押す。インテル，東芝もこの方式を検討中」との記載があり，７。
４頁の表１には「各社が有望とみている１６Ｍフラッシュメモリー，
のセル技術」との見出しのもとに，ＮＥＣ，日立製作所，被告，東芝
などが消去時に，ゲートに負電圧を印加する予定であること，及び，
同７５頁図２には，ゲートを０Ｖとする従来方式とゲートを－１０Ｖ
とする負電圧消去方式が図示されている。また，ＮＩＫＫＥＩＭＩ
（）（），ＣＲＯＤＥＶＩＣＥＳ１９９２年平成４年６月号乙７３には
ＡＭＤが「ゲート負電圧印加方式を使い外部５Ｖ単一電源を実現した
１Ｍフラッシュ」を製品化したとの記事が掲載され，さらに，ＮＩＫ
ＫＥＩＭＩＣＲＯＤＥＶＩＣＥＳ１９９３年（平成５年）１２月号
（乙７４）では，インテル，サンディスク社及び被告が平成５年１０
月に早くも１６Ｍビットフラッシュメモリを相次いで発表したことが
記載されている。日経マイクロデバイス１９９４年（平成６年）２月
号１０９頁乙３５には被告の本件第１特許の取得について三（），，「
，「」」，菱電機のフラッシュメモリ特許事業へ影響なしと国内外は静観
「，５Ｖ単一電源のために制御ゲートを負電圧にする方法を採用すれば
特許請求の範囲から外れるとＡＭＤや富士通，ＮＥＣは指摘する。東
芝や日立製作所，沖電気工業などは，今後注力するチップではチャネ
ル部分で電子を出し入れするため，やはり請求範囲から外れるとす
る」との記載がある。そして，さらに，富士通とＡＭＤの合弁会社。
である富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ社（ＦＡＳＬ）は，
平成５年から今日までＮＯＲ型フラッシュメモリの製造販売を行って
おり，少なくとも１９９５年（平成７年）から２００２年（平成１４
年）まで国内フラッシュメモリ市場においてシェア１位のトップメー
カーであったものの（乙３６，そのＮＯＲ型フラッシュメモリはい）
ずれも電子引き抜き時に制御ゲート導電体層に負電位を印加するもの
であった（乙５４，７５。）
なお，インテルについては，本件の全証拠によっても，平成４年，
５年以降に製造販売したＮＯＲ型フラッシュメモリの構造及び方式に
ついてはこれがどのようなものであったかを認めるに足りる証拠はな
いものの，少なくとも平成１２年，１３年ころ以降の製品と思われる
（Ｅ２８Ｆ１２８Ｊ３Ａ１２８ＭＳｔｒａｔａＦｌａｓｈ及び
ＧＥ２８Ｆ３２０Ｃ３ＴＤＡｄｖａｎｃｅｄＢｏｏｔＢｌｏｃ
ｋＦｌａｓｈ）が，いずれも制御ゲートに負電位を印加し，トンネ
ル現象で電子をソース不純物拡散層やチャネル領域全体で引き抜くも
のであり（甲４８，４９，乙５９，６０，本件第１特許発明の「制）
御ゲート導電体層の接地電位を印加し」電子の引き抜きを行うとの構
成を具備しないものであることが明らかとなっている程度である。
，，そもそも特許権者である被告が製造販売している狭義のＮＯＲ型
ＤＩＮＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型及びＨＦ型フラッシュメモリにつ
いてみても，このうち，本件第１特許発明の技術的範囲に含まれるも
のは，狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリだけであり，その余のＮＯＲ
型フラッシュメモリであるＤＩＮＯＲ型，ＡＮＤ型，ＨＮＤ型及びＨ
Ｆ型は，本件第１特許発明の技術的範囲に含まれないものと解すべき
こと，並びに，被告自身が，本件第１特許発明の実施品であった狭義
のＮＯＲ型フラッシュメモリの製造販売では極めて低調であり，１９
９７年（平成９年）に事業化したＭＣＰ製品（ＤＲＡＭ等とＤＩＮＯ
Ｒ型フラッシュメモリとを組合せた商品であり，本件第１特許発明の
。），実施品とはいえないことは前記のとおりであるの製造販売により
１９９７年（平成９年）以降，広義のＮＯＲ型フラッシュメモリの製
造販売のシェアを伸ばしていったことは前記のとおりであり，それ以
降は，本件第１特許を有する被告自らも，本件第１特許発明をほとん
ど実施していなかったこと（なお，被告の社員が，平成６年４月にＤ
ＩＮＯＲ型をＩＳＳＣＣ（甲４１）に発表していることからすれば，
ＤＩＮＯＲ型は，被告においてそのころ既に開発されていたものであ
る，並びに，被告が製造販売したＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリ。）
は，本件第２特許発明の実施品ということはできないことも前記認定
のとおりであり，被告は，本件第２特許発明も実施していなかったこ
とからすれば，被告以外の本件各包括クロスライセンス契約を締結し
た相手方各社においては，特許権者である被告よりも以前から，本件
第１，第２特許発明を実施していない製品をその製造販売するＮＯＲ
型フラッシュメモリにおける主力製品としていたとしても不思議では
ない。
以上の雑誌記事等によれば，本件第１特許発明が出願公告された平
成４年１２月１８日あるいは登録された平成６年５月２６日ころ以降
は，ＮＯＲ型フラッシュメモリにおいては，電子引き抜き時に制御ゲ
ート導電体層に負電位を印加するものが主流となっていったことが窺
えるのであり，電子引き抜き時に制御ゲート導電体層に接地電位を印
加するものが主流であったことを認めるに足りる証拠はない。
，，③原告は相手方他社が本件第１特許発明を実施している根拠として
次の論文その他の文献を挙げ，次のとおり主張している。
()ＮＯＲ型フラッシュメモリ製品は，いずれも本件第１特許発明i
の実施品であり，被告が平成６年にＩＳＳＣＣに発表した論文（甲
４１）には，ＮＯＲ型フラッシュメモリの動作方法として，本件第
１特許発明と同一の動作方法が記載されていたし，平成８年にＩＳ
ＳＣＣに発表されたＡＭＤの論文においても，同様な説明が記載さ
れている。
()米国大学の半導体の講義資料（甲２４及び甲２５）において，ii
ＮＯＲ型フラッシュメモリの構造と動作が開示されているが，当該
構造及び動作は，本件第１特許発明を充足するするものである。上
記資料には，ＮＯＲ型フラッシュメモリを，インテル，ＡＭＤ，富
士通，東芝が生産しており，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリは，被
告が独占的に生産している旨の記載がある。
()雑誌記事（甲２８）に記載されているＮＯＲ型フラッシュメモiii
リの構造，動作が本件第１特許発明に該当するものであるのみなら
，「，ず半導体メーカが生産しているフラッシュ・メモリの大部分は
ＮＯＲ型フラッシュ・メモリです」と記載されている。。
()甲１３報告には，インテル，ＳＴ社，日立製作所，東芝，ＡＭiv
Ｄが製造販売している製品が本件第１特許に抵触する旨が記載され
ているし，被告は，本件第１，第２特許は当時のフラッシュメモリ
の製造方法の大半をカバーする基本特許であると新聞発表している
（甲２。）
()平成６年に発行された雑誌記事（乙３５）においても，本件第v
１特許が，ＮＯＲ型フラッシュメモリに該当すること及び本件第１
特許発明を各社が実施していることを前提にした各社の意見が記載
されている。
()被告は，本件第１特許について，Ｄ社から１億５０００万円のvi
実施料収入を得ている。
()相手方他社は，いずれもＮＯＲ型フラッシュメモリを製造販vii
売している（甲２９～３４等）などと主張する。
しかし，原告の上記主張()は，被告が平成６年４月にＩＳＳＣＣi
に発表した論文（甲４１）においては，ＮＯＲ型フラッシュメモリに
ついて，従来型のＮＯＲ型フラッシュメモリを説明した上で，被告が
新たに開発したＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリについて説明している
ものである。すなわち，ＤＩＮＯＲ型フラッシュメモリは，フローテ
ィングゲート導電体層に電子を蓄積するときに，チャネルからトンネ
ル現象により電子を蓄積させるものであり，また，同導電体層から電
子を引き抜くときに，制御ゲートに負電圧を印加するとの方法による
ものであり，このＤＩＮＯＲ型が本件第１特許発明に属しないことは
明らかである。したがって，被告が平成６年４月に発表した論文には
ＤＩＮＯＲ型が発表されているのであり，本件第１特許発明と同一の
動作方法が記載されているわけではない。
原告の上記主張()及び()については，確かに，原告が主張するiiiii
米国大学の半導体の講義資料（甲２４，２５）及び雑誌（甲２８）に
は，ホットエレクトロンによる電子書き込み方式，及び，電子引き抜
き時に制御ゲートに接地電位を印加する方式のＮＯＲ型フラッシュメ
モリが開示されている。しかし，ＮＯＲ型フラッシュメモリがこのよ
うな方式のものに限定されるわけではないことは，これまでに述べて
きたとおりであり，本件第１特許発明の方式のＮＯＲ型フラッシュメ
モリが存在していたことは事実であるから，このようなＮＯＲ型フラ
ッシュメモリが半導体の講義資料や雑誌に掲載されていたとしても，
このことから直ちに，被告や相手方他社が本件第１特許発明のＮＯＲ
型フラッシュメモリを主力商品として製造販売していたものと認める
ことはできない。
原告の上記主張()についても，次のとおり，原告の主張する甲１iv
３報告もこれを直ちには採用することができない。すなわち，甲１３
報告は「知的財産家活動Ｍ室報告会（第１８回）技術料収支の目，
標値と目標達成の為の具体的方策」と題する文書であって，当時原告
が所属していた被告のメモリー統括ＩＣ第二部が作成した文書であ
り，同文書には，同部の知的財産権活動の基本方針として，①有効特
許取得活動と②保有特許の行使及び他社特許の回避が指摘されてい
る。そして，フラッシュメモリに関する重要特許と今後の展開計画に
おいては，被告が保有する合計１０件の特許が記載され，その中に，
フラッシュメモリに関する基本特許として，本件第１，第２特許が紹
介されており，今後の展開計画として，平成６年より他社品侵害摘出
・他社特許調査を開始し，平成７年より特許交渉を開始するという計
画が記載されている。そして，本件第１特許発明に抵触する，あるい
は，抵触の可能性があるものとして，インテルについては２５６Ｋ，
５１２Ｋ，１Ｍ，２Ｍ，４Ｍ，８Ｍ，１６Ｍの各製品が，ＡＭＤにつ
いては，２５６Ｋ，５１２Ｋ，１Ｍ，２Ｍの各製品が，カタリスト社
については，５１２Ｋ，１Ｍ，２Ｍ，４Ｍの各製品が，ＳＴ社につい
ては，２５６Ｋ，５１２Ｋ，１Ｍ，２Ｍ，４Ｍ，８Ｍ，１６Ｍ，３２
Ｍの各製品が，日立製作所については，１Ｍ，４Ｍの各製品が，東芝
については，１Ｍ，４Ｍの各製品が，ＮＥＣについては，１Ｍ，２Ｍ
の各製品が記載されているものである（甲１３。しかし，甲１３報）
告は，その標題，文書の体裁，作成主体，内容からすると，平成６年
１１月に，被告の各技術部門が，それぞれ担当部門において取得した
特許などについて，競合他社の技術動向を把握し，今後の活動方針を
決定するために被告社内において統括責任者である北伊丹製作所所長
に対して発表するための内部資料にすぎないものであって，本件第１
特許発明の実施状況に関する上記記載についても，いかなる調査に基
づく結果であるのかについては何ら記載されていない。同報告は，被
告の技術部門において，他社の技術状況を把握するために開催された
技術報告会に用いるために，知的財産権部門が関与しないまま作成さ
れたものであって，技術部門の知的財産権活動の一環として，他社の
動向の概要を示すために，当時の学会発表，新聞報道，雑誌などの入
手容易な資料のみに基づいて，技術動向の大雑把に把握する目的にお
いて，他社製品の解析などによる厳密な検討を経ないまま作成された
ものである。そのため，同報告書では，本件第１特許に抵触する可能
性がある製品が実際に量産されたか否かを確認しておらず，同報告書
中において被告が本件第１特許発明を実施しているとされている４，「
Ｍ」と「１６Ｍ」は，結局，量産されていない。すなわち，本件第１
特許の実施といえるためには，電子の引き抜き時に制御ゲートに「接
地電位」を印加するタイプのＮＯＲ型フラッシュメモリである必要が
あり「負電位」を印加するタイプのＮＯＲ型フラッシュメモリは，，
これに含まれないことは前記のとおりであるところ「接地電位」を，
，，印加するタイプのＮＯＲ型フラッシュメモリには電子引き抜き時に
ソースに印加された高電圧により，ホットホールが発生しやすく，そ
れが（）問題を引き起こしたり，また，単一電源化あDLDataLoss
るいは低電圧化できないなどの問題があったため，被告においても，
「接地電位」を印加するタイプの狭義のＮＯＲ型フラッシュメモリに
当たる「４Ｍ」と「１６Ｍ」は量産されなかったものである（乙４。
４，５０ないし５３，６４）
このように，電子引き抜き時に，制御ゲートを「接地電位」とする
本件第１特許発明のものよりも，負電圧を印加するゲート負電圧型に
，，，移行していったメーカーが多かったものであり同報告書はまさに
本件第１特許に抵触する可能性があるものを含めて記載したものにす
ぎず，同報告書によっては，同報告書に記載されている各社が本件第
１特許発明を上記各製品について実施していたと認めるに足りない。
原告の上記主張()については，前記認定のとおり，原告主張の雑v
誌（日経ＭＩＣＲＯＤＥＶＩＣＥＳ１９９４年１２月号）には，制
御ゲートを負電圧にする方法や，電子の書き込みをチャネル部分から
行うとの方法によれば，本件第１特許発明に抵触しないことが述べら
れているだけであり，それまでの各社の製品が本件第１特許発明に抵
触するものであるかどうかについては，明確に記載しているものでは
なく，これをもって富士通，東芝，日立製作所などが，平成６年以前
に本件第１特許発明を実施していたものと認めることもできない乙，（
３５。）
原告の上記主張()については，Ｄ社とのライセンス契約においてvi
は，本件第１特許も含め，合計１２件の特許がライセンス対象の特許
となっていることは前記認定のとおりであるものの，このことはＤ社
がＮＯＲ型フラッシュメモリを製造販売した際に，本件第１特許発明
を実施した可能性があることを示すだけであり，本件第１特許発明が
ＮＯＲ型フラッシュメモリにおいて相手方他社等において広く実施さ
れていたことを意味するものではない。
原告の上記主張()については，次のとおりであり，相手方他社vii
がその製造販売するＮＯＲ型フラッシュメモリにおいて，本件第１特
許発明を実施していたことの証拠とならないことは明らかである。
ＳＰＡＮＳＩＯＮ社及び富士通のウェブページ甲２９にはフ（），「
ローティングゲートＮＯＲ型フラッシュメモリ製品単一電源のフロ
ーティングゲートフラッシュメモリは，Ｓｐａｎｉｓｉｏｎの親会社
であるＡＭＤが初めて開発に成功しました「大容量１２８Ｍビッ。」，
トＮＯＲ型フラッシュメモリ新発売「世界最大メモリ容量の４チ」，
ップスタック型ＭＣＰを発売～フラッシュメモリ２チップとモバイル
ＦＣＲＡＭ，およびＳＲＡＭをワンパッケージ化～「０．３２ミ」，
クロンプロセス採用のＮＯＲ型４Ｍビット・フラッシュメモリ新発売
～フラッシュメモリの大容量化要求に対応～「当社では，すでに」，
３Ｖ単一電源品として，２Ｍ／４Ｍ／８Ｍ／１６Ｍビット品を提供し
ておりますが，今回，新たに０．２３ミクロンＣＭＯＳ微細加工技術
を採用した３Ｖ単一電源６４Ｍビット・フラッシュメモリを開発いた
しました。また，データの読出／消去／書込みがすべて２．７Ｖ（最
小）で動作するため，大容量，小型化，低電圧化が要求されるＰＤＡ
やネットワーク製品のアプリケーション格納に最適です」との記載。
があるだけであり，ＳＰＡＮＳＩＯＮ社あるいは富士通が製造販売す
るＮＯＲ型フラッシュメモリの構造が本件第１特許発明の方法を実施
していることを示すものではない。
日立製作所及びルネサスのウェブページ（甲３０）には，日立製作
所が製造販売する次世代携帯電話向けのアプリケーション・プロセッ
サにおいて，ＮＯＲ型フラッシュＲＯＭ４Ｍバイトが使用されている
こと，ルネサスが製造販売するＮＯＲ型フラッシュメモリの特徴とし
て，大容量ランダムアクセスフラッシュメモリであること，高速アク
セス及び低スタンバイ電流の構造を有することなどが挙げられている
ものの，日立製作所及びルネサスが製造販売するＮＯＲ型フラッシュ
メモリの構造が開示されているものではなく，これが本件第１特許発
明の実施品であることを示す証拠とはいえない。
東芝のウェブページ（甲３１）にも，東芝が，平成８年４月２５日
ころ，４メガビットＮＯＲ型フラッシュＥＥＰＲＯＭを製造販売した
こと，平成９年３月１４日ころ，３Ｖ単一電源で動作が可能な８メガ
ビットＮＯＲ型フラッシュメモリなどを製造販売したこと，平成１０
年３月２５日ころ，低電圧動作が可能な１６メガビットＮＯＲ型フラ
ッシュメモリを製造販売したこと，平成１２年３月９日ころ，携帯電
話などの各種携帯情報機器の小形化を図ることができるスタック型Ｍ
ＣＰの新製品として，６４メガビットのＮＯＲ型フラッシュメモリを
搭載した商品を製造販売したことなどが記載されているものの，東芝
が製造販売するＮＯＲ型フラッシュメモリの構造が開示されているも
のではなく，これらが本件第１特許発明の実施品であることを示す証
拠とはいえない。
インテルのウェブページ（甲３２）には，平成８年４月２３日，イ
ンテルが業界初の０．４ミクロンＮＯＲ型フラッシュメモリを発表し
たこと，同日，インテルとシャープ株式会社がＮＯＲ型フラッシュメ
モリに対応した０．４ミクロン・プロセス技術を共同開発し，同技術
を採用した新しい８Ｍビット・フラッシュメモリの生産を開始したこ
と，ＮＯＲ型フラッシュメモリは，低コスト・高信頼性（１０万回書
き換え・高速ランダムアクセス可能なセル構造で，プログラムを書）
き込み，実行する用途に適していること，インテルの製品は，情報の
読み出しと書き込み，消去時の電源電圧が同じである単一電源を採用
していることが挙げられているが，同社が製造販売するＮＯＲ型フラ
ッシュメモリの構造等が開示されているものではなく，これらが本件
第１特許発明の実施品であることを示す証拠とはいえない。
三星電子のウェブページ（甲３３）には，平成１５年３月３１日，
三星電子がＮＯＲ型フラッシュメモリ等を組み合わせて４個のチップ
を１個のパッケージに装着したＭＣＰ製品の本格的な製造を開始した
ことが記載されているものの，三星電子が製造販売するＮＯＲ型フラ
ッシュメモリの構造を開示するものでもなく，これらが本件第１特許
発明の実施品であることを示す証拠とはいえない。
ＳＴ社のウェブページ（甲３４）も，同社がＮＯＲ型フラッシュメ
モリを製造販売していることを開示しているにすぎないものであり，
ＳＴ社が製造販売するＮＯＲ型フラッシュメモリの構造を開示するも
のではなく，これらが本件第１特許発明の実施品であることを示す証
拠とはいえない。
そのほか，原告が提出する平成１４年１０月１６日のインテル副社
長のインタビュー記事（甲４５）には「フラッシュメモリに書き込，
みを行う際には，ソース電極を接地して，ゲート電極及びドレイン電
極に高電圧をかける。すると，ソース電極からドレイン電極に向けて
電子が流れるが，十分に高い電圧をかけた場合には，チャネル部を流
れる電子が運動量の大きな熱電子（ホットエレクトロン）となって，
一部がトンネル絶縁酸化膜を通過してフローティングゲートに蓄積さ
れていく。その後，フローティングゲートに十分に電子が蓄積された
後でゲートを閉じても，フローティングゲートの電子はトンネル絶縁
酸化膜に遮られて保持される。この状態は，フローティングゲートに
蓄えられた電子によってトランジスタのスレッショルド電圧が引き上
げられた状態となっており，低電圧でトランジスタを操作してもその
スイッチは閉じたままとなる。従って情報が記憶された状態になる。
逆に情報を消去する場合は，ゲート電極を接地して，ソース電極を高
電位に保つと，フローティングゲートから電子が徐々に抜けていき，
記憶が消去される」と記載されている。しかし，この記事は，ほか。
に「ＮＯＲ型とＮＡＮＤ型」についての説明などもあることや，記事
の見出しや体裁からして，インタビューの内容とフラッシュメモリの
技術の一般的な説明とが区別されずに執筆担当者により記載されたに
すぎないものであり，これらの記載が，被告や相手方他社が主流とし
て製造販売したＮＯＲ型フラッシュメモリの構造及び動作を正確に記
載したものと認めることはできない。
また，Ｓｐａｎｓｉｏｎ社のウェブページ（甲４７）には，Ｓｐａ
ｎｓｉｏｎ社以外の会社の製品においては，コントロールゲートに接
（），，地電位０Ｖが印加されている図が記載されているもののこれは
Ｓｐａｎｓｉｏｎ社の宣伝広告のためのウェブページであり，これら
の他社の製品がいずれの会社のいつごろの製品であるか，その詳細は
不明であるから，これにより，相手方他社による本件第１特許発明の
実施の有無を判断することは相当ではない。
以上のとおり，上記の各種文献の記載によっては，相手方他社が，
いつころどのような構造及び方式のＮＯＲ型フラッシュメモリを製造
販売していたか，その中に，本件第１特許発明を実施している特定の
構造及び方式のＮＯＲ型フラッシュメモリが含まれていたかどうかが
明らかになるものではない。
()争点１－５（相当の対価の額）について5
ア被告による特許発明の実施について
前記()において認定したとおり，被告による本件第１特許発明の実施2
については，被告が本件第１特許の禁止権の行使により超過売上げを得て
いたと認めることはできない。また，本件第２特許発明については，被告
がそもそも本件第２特許発明を実施していたと認めることはできない。よ
って，被告による本件第１，第２特許発明の実施については「使用者が，
受けるべき利益の額」を認めることができない。
イ本件各包括クロスライセンス契約について
前記()において認定したとおり，被告は，相手方他社との間で本件各4
，，，包括クロスライセンス契約を締結しており各契約においては本件第１
第２特許もその対象となっていたものである。しかし，本件各包括クロス
ライセンス契約の締結において，本件第１，第２特許がいわゆる代表特許
として提示されたり，相手方他社が本件第１，第２特許発明を実施してい
ること，及び，その売上額等を認めるに足りる証拠はない。よって，本件
各包括クロスライセンス契約に基づいて，相当の対価を算定することはで
きない。
ウしたがって，本件第１，第２特許については，被告がＤ社ライセンス契
約により得た実施料を基にして，次の計算式に基づき，相当の対価を算定
すべきである。
（計算式）相当の対価＝実施料額×当該特許の貢献度×発明者貢献度
エ具体的算定について
)実施料額１億５０００万円a
前提となる事実に認定したとおり，被告は，Ｄ社ライセンス契約にお
いて，１億５０００万円を実施料として受領した。
)本件第１特許の貢献度についてb
Ｄ社ラインセンス契約においては，本件第１特許を含む１２件の特許
が対象特許とされている。本件第１特許発明の技術的範囲が特定の構成
，，，及び方法のものに限定されていること及びＤ社との交渉においては
実施料について合意が成立した第９回交渉において初めて本件第１特許
が提示されたにすぎないものであること，並びに，被告がＤ社の製品を
入手して本件第１特許に抵触するものと判断したわけではないこと（乙
１３）からすれば，同特許がＤ社ライセンス契約の締結に高く貢献した
ものということはできない。そして，被告においては，当該ライセンス
契約について交渉を担当した知的財産部門担当者が，各対象特許の貢献
度をそれぞれ判定した上で，他社実績補償の金額を算定しているのであ
ること，及び，被告は，Ｄ社ライセンス契約における本件第１特許の貢
献度を，上記各事情を考慮して，５６２分の２５であると評価している
こと，並びに，上記各評価は，原告と被告間で本件各特許等の相当の対
（，，価について争いが生じる以前になされたものであること乙１３１４
２４，２５，６３）からすれば，被告によるこの評価は，特段の事情が
ない限り，被告の知的財産部門担当者が，すべての代表特許を総合的な
事情を考慮して客観的に判定して算出したものであり，相当なものであ
。，，るということができるしたがって本件第１特許の貢献度については
被告による評価である５６２分の２５の貢献度を有するものとして，相
当の対価を算定することとする。
，，，原告は①本件第１特許は相手方他社が実施していること②被告も
本件第１特許の社内実績補償において，他社が本件第１特許発明を実施
している可能性を認めていることなどから，Ｄ社ライセンス契約におけ
る本件第１特許の貢献度は１割を下らないと主張する。しかし，①相手
方他社が本件第１特許発明を実施していることを認めるに足りる具体的
な証拠が存しないことは前記のとおりであり，また，Ｄ社が本件第１特
許発明を実施していることが具体的に確認されたわけでもないことは上
記のとおりであることからすれば，原告の上記主張は採用し得ない。
また，被告は，ライセンス交渉において必要とされた費用（実施料の
４分の１）については控除すべきであるとも主張する。しかし，ライセ
ンス契約締結交渉に必要な費用が実施料の４分の１であることを認める
に足りる証拠はない。ただし，ライセンス契約締結交渉において一定の
範囲で必要な費用が生じることは否定できないことであるから，これに
ついては，当該特許発明における「使用者等が貢献した程度（３５条」
４項）を算定する際の一事情として斟酌することにする。
)発明者貢献度についてc
①職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は「発明を奨励，
し「産業の発達に寄与する」との特許法１条の目的に沿ったもの」，
であるべきで，従業者への発明へのインセンティブになるのに十分な
ものであると同時に，企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中
，，でこれに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであるから
様々なリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額
とはおのずから性質の異なるものと考えるのが相当である（このこと
は，職務発明の実施により事業損失が生じた場合においても，職務発
明をなした従業者が損失を負担することがないことからも明らかであ
る「相当の対価」がこのようなものであるとすれば，特許法３５。）。
条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が極めて
高額になる場合と，それほど高額にはならない場合とで，同項の「そ
の発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の考慮の仕方が自
ずから異なるものとなると考えるべきである。すなわち「相当の対，
価」についての上記考え方からすれば「利益の額」が極めて高額に，
なる場合は，特段の事情がない限り「使用者が貢献した程度」は通，
常よりも高いものとなり得るのであり「利益の額」が低額になる場，
合には，特段の事情がない限り「使用者が貢献した程度」は，通常，
よりもやや低くなり得るのである。また，特許法３５条４項がこのよ
うに使用者等と従業者等との利害関係を調整する規定であることから
すれば，この「使用者等が貢献した程度」には，使用者等が「その発
明がされるについて」貢献した事情のほか，使用者等がその発明によ
り利益を受けるについて貢献した事情及びその他特許発明に関係する
一切の事情も含まれるものと解するのが相当である。
②被告が貢献した程度について（甲１，１５，１７～２３，２７，乙
８，２８，２９，４３～４９）
(i)被告は，総合家電メーカーとして日本国内のみならず海外にお
いても著名な企業である。原告は，工業高校電子科卒業後，被告
に入社当時から，被告の半導体事業部門に所属して，不揮発性半
導体メモリの設計などにも従事していた。被告は，原告に対し，
若手技術者を対象とする技術講座に出席させると共に，所属課の
上司が，半導体設計技術の基礎から，実験なども通じて，設計・
開発に必要な技能について実地訓練・教育を行った。原告は，本
件第１，第２特許発明を発明した当時，不揮発性半導体メモリの
設計・開発を担当する被告の北伊丹製作所集積回路第三製造部設
計第二課に所属しており，職務上，不揮発性半導体に関する特許
発明を行うことが期待されていた。原告は，当初，いわゆるＥＰ
ＲＯＭ（書き込みは電気的に行うが，消去は紫外線照射により行
うメモリ）の開発を担当していたが，同課において，ＥＰＲＯＭ。
及びＥＥＰＲＯＭ（消去についても電気的に行うメモリ）の特許
出願増強を図るプロジェクトに参加した際に，本件第１特許発明
をした。また，同課においては，様々な不揮発性記憶装置に関す
る研究が行われていた。
()本件第１特許発明の出願過程は，前記()イ認定のとおりであii2
り，被告は，５回にわたり手続補正書を提出している。被告にお
いては，特許の出願・権利化を職責とする特許部門が特許の権利
化業務を専門に担当しているところ，本件第１特許は，上記のと
おり，出願過程において，拒絶理由通知や拒絶査定などを受け，
種々の補正を経て登録に至っており，これらの各手続において，
権利化検討会への出席，提出書類の下書き作成などにおいて，原
告が相当程度関与していたとしても，被告の特許部門の果たした
役割は大きく，これを被告の貢献として考慮するのが相当である。
()小括iii
本件における上記諸事情及びその他一切の事情を考慮すると，本
件第１特許発明に関する被告の貢献度は９５％と認めるのが相当で
ある。
原告は，本件第１特許に関する被告の貢献度は４０％であると
主張し，被告は９９％であると主張するが，いずれの見解も当裁
判所は採用しない。
)相当の対価の額d
以上のとおり，Ｄ社ライセンス契約による実施料収入額を１億５
０００万円，同契約における本件第１特許の貢献度を５６２分の２
５，被告の使用者としての貢献度を９５％として算定すると，本件
第１特許発明に係る特許を受ける権利の承継の相当の対価は３３万
３６２９円となる。
（計算式）１億５０００万円×（２５÷５６２）×５％＝３３万３６２９
円（１円未満切り捨て。以下同じ）。
２争点２（本件第３，第４特許発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価）
について
()争点２－１（本件第３対応米国特許の相当の対価請求は時期に後れた攻撃1
防御方法の提出に当たるか）について
ア原告は，平成１７年１１月１５日の本件第１４回弁論準備手続期日にお
いて，本件第３対応米国特許についての相当の対価の請求を追加した。本
件訴訟は，その後，平成１８年３月２０日の本件第１７回弁論準備期日に
おいて弁論準備手続を終結し，同日の第３回口頭弁論期日において弁論を
終結したものである。
イ確かに，被告が，平成１６年４月１４日の本件第１回弁論準備期日にお
いて，本件第３対応米国特許に関するライセンス契約について主張し，同
年５月２８日の本件第２回弁論準備期日において，関係書証（乙１３，２
４）を提出していることからすれば，原告としては，より早い時期におい
て，本件第３対応米国特許に関する相当の対価の主張を提出することが可
能であったものということができる。
しかし，本件訴訟においては，裁判所の訴訟指揮に基づき，平成１６年
１０月８日の第５回弁論準備手続期日から平成１７年７月１９日の第１２
，，，回弁論準備手続期日までの間においては専ら本件第１第２特許の価値
技術内容，被告及び相手方他社の実施の有無に関する主張・立証が行われ
てきたのであり，本件第３，第４特許に関する審理は事実上停止していた
ものである（本件記録上明らかである。そして，原告が，本件第３対。）
，，応米国特許に基づく相当対価について主張したのはこれらの審理を経て
相当対価の算定に関する主張を整理する趣旨で追加されたものである。ま
た，原告が，本件第３対応米国特許の相当の対価請求を追加した平成１７
年１１月１５日の本件第１４回弁論準備期日においては，訴訟の完結が予
定されていたわけではなく，被告も，同期日において，新たに消滅時効の
主張をしたものである。以上のような審理経緯からすれば，原告の本件第
３対応米国特許に関する追加的主張は「時期に遅れて提出した攻撃又は，
防御の方法」とまでいうことはできない。
ウまた，外国特許についても特許法３５条に基づく相当対価請求が認めら
れるか否かの争点に限っていえば，特許法３５条に関する法的解釈の問題
であって，新たに証拠調べなどが必要となるわけではなく，実際にこの点
について証拠調べを行ったわけではない。原告の当該主張に対して，予定
していた弁論終結期日を変更し，新たに期日を指定したこともない。
したがって，本件訴訟において，本件第３対応米国特許に関する請求に
ついての審理を行なうことによって，訴訟の完結が遅延するものというこ
ともできず，原告が，本件第３対応米国特許についての相当対価の請求を
追加したことは，時機に後れた攻撃防御方法の提出であるとまでいうこと
はできない。
()争点２－２（外国において特許を受ける権利の承継についての準拠法及び2
特許法３５条の適用の有無）
ア職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の承継の準拠法について
原告が本件規程等により本件第３特許発明に係る特許を受ける権利を外
国において特許を受ける権利も含めて被告に承継したことは前提となる事
実に認定したとおりであり，この承継については，その対象となる権利が
職務発明についての日本国及び外国の特許を受ける権利である点におい
，，。て渉外的要素を含むものであるからその準拠法を決定する必要がある
上記承継について，外国の特許を受ける権利の承継の効力発生要件や対
抗要件等の法律関係については，これと最も密接な関係を有する各国特許
法により規制されるべき事柄であるとしても，承継契約の成立及び効力発
生要件等の法律関係については，これと最も密接な関係を有する使用者と
従業者との契約の準拠法によるものと解すべきである。本件で問題となる
のは，日本法人である被告と，日本国に在住してその従業員として勤務し
ていた日本人である原告とが，原告がなした職務発明について，日本国に
おいてなされた承継契約であるから，その承継契約の成立及び効力につい
ての準拠法をどの国の法律とするかについての当事者の明示の意思がない
としても，その黙示の意思を推認すれば，それが日本法であることは明ら
かである。したがって，本件第３特許発明の特許を受ける権利（外国の特
許を受ける権利も含む）の承継契約の準拠法は，法例７条１項により，。
日本法であると解すべきである。また，当事者の意思が明確ではないとす
るとしても，法例７条２項により，その準拠法は日本法となることが明ら
かである。
イ外国特許を受ける権利の承継に対する特許法３５条の適用について
特許法３５条１項は，使用者等は，従業者等が職務発明について特許を
受けたときは，その特許権について通常実施権を有することを規定し，同
条２項は，使用者等が，勤務規則等により，職務発明についてあらかじめ
特許を受ける権利等を承継することを定めることができることを規定し，
同条３項は，従業者等が職務発明について使用者等に特許を受ける権利等
を承継した場合に「相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定し，
ている。この規定は，職務発明について特許を受ける権利が当該発明をし
た従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法２９条１項参照，職）
務発明について特許を受ける権利等の帰属及びその利用に関して，使用者
と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに，両者間の利害を調整す
ることを図るための規定であり（最三小判平成１５年４月４日民集５７巻
），「，４号４７７頁参照これにより発明の保護及び利用を図ることにより
発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とする（特許。」
法１条）との特許法の目的を達成しようとするものである。このように，
特許法３５条は，我が国における従業者と使用者との間の雇用契約上生じ
た職務発明の帰属及び利用に関する利害関係の調整を図る規定であること
からすると，日本国においてなされた職務発明により従業者等に原始的に
生じた特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利も含む）の帰属，利。
用及び承継については，使用者と従業者が属する我が国の産業政策に基づ
き決定された法律により一元的に決定されるべき事項であると解すべきで
ある。なお，いわゆる属地主義の原則は，特許の成立，移転，効力等，特
許権が付与される手続的，実体的要件，特許権が有効に移転されるための
手続的，実体的要件，及び特許権の効力がそれぞれの国の特許法により定
められることを意味するものであるから（最三小判平成９年７月１日民集
５１巻６号２２９９頁参照，特許を受ける権利等の移転の前提となる，）
それらを対象とする承継契約の成立及びその効力，あるいは，同契約にお
ける，それらの権利の移転の対価についてまで，これを各国の特許毎に各
国の特許法等の法律にゆだねることを意味するものではないことは明らか
である。日本国においてなされた職務発明により従業者に原始的に発生す
る日本国及び外国の特許を受ける権利等の承継契約の効力については，上
記のとおり，従業者等と使用者間の雇用契約上の利害関係の調整を図り，
発明を奨励するとの要素も考慮した上で，その国の産業政策に基づいて定
められた法律により一元的に律せられるべき事柄である（なお，職務発明
により生じた国内及び国外の特許を受ける権利の帰属及び利用関係を法律
により一元的に処理することは世界の主要国（米国を除く）の大勢とも合。
致するものである。。）
外国における特許を受ける権利に対し，特許法３５条が適用されるとし
，。，ても特許法の文言解釈に反するものではないと解すべきである確かに
特許法３３条，３４条，３８条，４９条７号，１２３条１項６号等に定め
る「特許を受ける権利」は，日本国の特許を受ける権利について規定した
ものであるが，これは，特許の成立，移転，効力は，属地主義の原則によ
り，各国の特許法により律せられるべきものであることからも当然の規定
である。しかし，特許法３５条は，前記のとおり，使用者と従業者との間
の雇用関係において生じる職務発明の帰属，利用及び承継に関する法律関
係，すなわち，職務発明の承継契約における「相当の対価」について定め
た強行規定であり，我が国の産業政策に基づき，使用者と従業者発明者と
の間の利害関係を調整しながら，特許法１条が定めた目的を達成するため
に設けられたものであるから，この点において属地主義の原則の適用はな
く，特許法における他の規定とは異質なものであると解すべきである。特
許法３５条中の「特許を受ける権利」との用語を特許法の他の規定と同じ
意味に解さなければならない合理的理由がない以上，同条における「特許
を受ける権利」は，その規定の趣旨を合理的に解釈し，我が国の職務発明
について，日本国のみならず外国の特許を受ける権利等も含む意味である
と解すべきである。
ウ以上によると，我が国の従業者等が，使用者に対し，職務発明について
特許を受ける権利等を譲渡したときは，相当の対価を受ける権利を有する
ことを定める特許法３５条３項の規定中の「特許を受ける権利」等には，
当該職務発明により生じる我が国における特許を受ける権利等のみなら
ず，当該職務発明により生じる外国の特許を受ける権利等を含むものと解
すべきである。
()争点２－３（特許発明の実施により得た利益の額）について3
，，，ア前記１()で説示したとおり特許権者が当該特許発明を実施しつつ1
，，他社に実施許諾もしている場合については当該特許発明の実施について
実施許諾を得ていない他社に対する特許権による禁止権を行使したことに
よる超過売上げが生じているとみるべきかどうかについては，①特許権者
が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率
でこれを許諾する方針（開放的ライセンスポリシー）を採用しているか，
あるいは，特定の企業にのみ実施許諾をする方針（限定的ライセンスポリ
シー）を採用しているか，②当該特許の実施許諾を得ていない競業会社が
一定割合で存在する場合でも，当該競業会社が当該特許に代替する技術を
使用して同種の製品を製造販売しているか，代替技術と当該特許発明との
間に作用効果等の面で技術的に顕著な差異がないか，また，③包括ライセ
ンス契約あるいは包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が当
該特許発明を実施しているか，あるいはこれを実施せず代替技術を実施し
ているか，さらに，④特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみな
らず，同時に又は別な時期に，他の代替技術も実施しているか等の事情を
総合的に考慮して，特許権者が当該特許権の禁止権による超過売上げを得
ているかどうかを判断すべきである。
イ本件第３特許発明の実施について
)被告が有力な半導体企業６社である相手方各社本件各包括クロスライa
センス契約を締結し，その保有するすべての特許発明をライセンスして
いること，及び，有償実施許諾を希望するすべての企業にその保有する
特許をライセンスする開放的ライセンスポリシーを採用していること
は，前記１()認定のとおりである。2
)本件第３特許発明の技術的範囲についてb
本件第３特許発明は，樹脂封止型半導体集積回路装置において，封
止樹脂の応力などの影響による金属配線の変形を防止し，同配線間で
ショートが生じることを防止するための構造上の改良を行う発明であ
る。本件第３特許発明は，その出願過程において，特許庁審査官より
平成３年８月６日付けで特許法３６条３項ないし５項に基づく拒絶理
由通知がされ，その際，開孔に流し込まれた金属配線金属と半導体基
板又は他の導電体層との結合状態，形成手段が明らかにされる必要が
ある等の指摘を受けた（乙１０の４。被告は，これに対し，平成３年）
（），１１月８日付けで手続補正書と意見書を提出したが乙１０の５・６
同年１２月２４日，特許法３６条３項ないし５項に基づく拒絶理由通
知を受け，平成４年２月２７日，特許請求の範囲を補正する手続補正
書と意見書を提出し，同年５月２７日，出願公告の決定がなされた（乙
１０の７～１０。本件第３特許発明については，平成５年１月４日に）
特許異議の申し立てがなされ，同年１２月９日に，特許請求の範囲と
発明の詳細な説明を補正する手続補正書と特許意義答弁書が提出され，
現在の特許請求の範囲のものに補正された後，平成６年１２月２日，
異議の申し立てが理由がないとの決定がなされ，特許査定がされた（乙
１０の１１～１５。このような補正の経緯を経て，本件第３特許発明）
は，樹脂封止型半導体集積回路装置内の「上記金属配線は，……金属
配線に沿って複数設けられた開孔を埋め込む複数の釘状金属柱を有し，
該釘状金属柱をもって上記絶縁膜下部または内部に設けられた導体層
に接合固定され，この導体層は上記釘状金属柱を介して上記金属配線
のみに電気的に接続されている」との構造とされた。したがって，本
件第３特許発明は，金属配線が複数の釘状金属柱を介して導体層と電
気的に接続されるとの構成のものであり，金属配線が複数の釘状金属
柱を介して直接半導体基板に接続される構成のものはこれに含まれな
いと解すべきである（乙４。したがって，本件第３特許発明は，すべ）
てのＬＳＩ製品を権利範囲に含むほど，広範な技術的範囲を有する基
本特許であるということはできず，特定の構造のＬＳＩ製品を対象と
する特許発明にすぎないものというべきである。
)被告は，ＳＲＡＭ製品の設計においては，本件第３特許発明が出願さc
れる以前から，金属配線変形問題については，樹脂封止に使用する樹脂
の粒径を管理すること，及び，ＩＣの最外周辺に半導体基板と同電位の
金属配線を結ぶコンタクトに「くぎ」の働きをさせることで対応してい
た。半導体基板と同電位の金属配線を結ぶコンタクトを設けるというこ
とは，もともと，基板電位を安定供給し，ラッチアップにより大電流が
流れることを防止するために考えられたものであるが，これは封止樹脂
応力による金属パターン変形問題の解決にもなっていたのである（乙６
８。このように，被告は，そのＳＲＡＭ製品において，本件第３特許）
発明の出願以前から，樹脂封止型半導体集積回路装置内の「上記金属配
線は，……金属配線に沿って複数設けられた開孔を埋め込む複数の釘状
金属柱を有し，該釘状金属柱をもって上記絶縁膜下部または内部に設け
られた導体層に接合固定され，この導体層は上記釘状金属柱を介して上
記金属配線のみに電気的に接続されている」との構成を具備しないＳＲ
ＡＭ製品を製造販売していたのであり，本件第３特許発明のような構成
を採用することは，半導体基板と電気的に接続させないコンタクトを設
けることになり，金属配線の本来の目的である半導体基板電位の安定的
供給が果たせなくなり，基板電位の強化の目的に反するだけでなく，チ
ップ面積の増加や設計の自由度を制限化すること及びコストの上昇など
，。，を招くことになって設計上のデメリットも生じ得るのであるそして
このようなデメリットは，ＳＲＡＭだけでなく，ＤＲＡＭやシステムＬ
ＳＩでも生じる問題であるため，本件第３特許発明は，被告の製品の中
でも，極めて限定された機種（原告が設計した２５６Ｋの高速ＳＲＡＭ
及び１ＭマスクＲＯＭ）にのみ採用されていただけである（乙６８，６
９。）
２５６Ｋ高速ＳＲＡＭ以外のＮ基板に形成されたＳＲＡＭにおいて
は，金属配線及び複数の釘状金属柱は，半導体基板の基板電位を固定す
る役割を果たすものであり，複数の釘状金属柱は半導体基板に直接接合
固定されており，本件第３特許発明における導体層に相当するものに接
続固定されていないし，そのような導体層も存在しない。２５６Ｋ高速
，，ＳＲＡＭ以外のＰ基板に形成されたＳＲＡＭ４ＭビットマスクＲＯＭ
ＤＲＡＭにおいても，同様である（乙６８。）
)本件第３特許発明については，有力な代替技術が存在している。例えd
ば，日立製作所は，金属配線変形対策として，①応力による配線のゆが
みに起因する配線ショートに対しては配線上部の保護膜（ファイナルパ
シベーション膜）にＰ－ＳｉＮを適用し，機械的強度を上げること，②
ファイナルパシベーション膜と，配線下の絶縁膜の接着強度を確保する
ことで配線のゆがみを抑制すること，③チップ周辺の金属配線の太さを
限定する（幅広配線に対してはスリットで分断することで実質的な配線
），，太さを制限することで保護膜の変形破壊を防止していたものであり
本件第３特許発明を実施していたわけではない（乙６９，７０。日立）
，，製作所は③の技術について複数の日本国特許と対応外国特許を取得し
これをすべてのＭＯＳ－ＬＳＩ製品に実施している。これらの特許は，
①の技術との組み合わせで，他社（インテル，三星電子他）の製品でも
，（）。広く採用されており業界における有力な技術となっている乙６９
)原告は，本件第３対応米国特許が成立していること，Ａ社ないしＣ社e
契約において現実に実施料収入を得ていることから，相手方他社が実施
しているものと推認されると主張する。しかし，被告は，単にクロスラ
イセンス契約の交渉において用いられた複数の特許を実績補償金支払の
対象としていたにすぎないものであって，本件第３対応米国特許が，包
括クロスライセンス契約に基づく実績補償金の支払の対象になったから
といって，直ちにＡ社ないしＣ社が実施している特許発明であると即断
することはできないし，また，その証拠がないだけでなく，上記に認定
した事情からすれば，Ａ社ないしＣ社以外の相手方他社が本件第３特許
発明を実施している可能性は少ないものとみざるを得ない。
)また，本件第１，第２特許発明について述べたとおり，社内向けに知f
的財産活動をアピールする資料にすぎない甲１３報告に基づいて，特許
抵触性を判断することはできない。
)原告は，被告社内文書（甲３５，甲３６）を根拠に，本件第３特許発g
明については，多数の企業による実施が認められるとも主張する。しか
し，これらはいずれも社内的な権利帰属元部門が事業部門内の知財部門
に対して自己の権利を売り込んでいる文書にすぎず，他社が実施してい
る旨が記載されていたとしても，後記()イ)のとおり，特許侵害の判4b
断材料という意味においては，信頼性に乏しいものである。
)被告は，原告に対し，本件第３特許発明の社内実施分の実績補償金をc
合計５４万９９８０円支払っており，その際に，本件第３特許発明の社
内実施高として，例えば，１９９５年について６０７５億６７６０万円
と算定している。しかし，被告の知的財産部門は，当時，１万５０００
件の特許を保有し，実績補償金の申請があるものだけでも４０００件以
上の特許があったため，実績補償金を算定する際に，その社内実施高に
ついては，これを厳密にチェックすることはできない状況であったのみ
ならず，社内の不満や対立の原因となったりすることから，そのような
審査には消極的であったため，発明者及び発明者の属する技術部門の申
請の内容に基づいてその実施高を算定していたにすぎないものであった
（乙１２。実際に，原告についても，原告の申請どおりの製品型番に）
（），，基づく実施高を認定していたのであり乙１５～２３本訴において
被告が当時支払った実績補償金の前提となった実施高をそのまま採用す
ることは到底できない。
)以上によれば，被告は，本件第３特許発明をごく一部の製品にしか実d
施しなかったものであり，また，有力なフラッシュメモリの製造販売業
者６社と包括クロスライセンス契約を締結し，同発明も含め包括的に実
施許諾していただけでなく，希望する企業には有償で実施許諾をする開
放的ライセンスポリシーを採用していたこと，さらに，本件第３特許発
明は，樹脂封止型半導体回路装置における金属配線変形問題を解決する
ための，複数ある代替技術の一つにすぎず，本件第３特許発明に代わる
有力な代替技術が存在しており，本件各包括クロスライセンス契約を締
結した相手方他社のうち，少なくとも一部の会社は本件第３特許発明の
代替技術を実施し，これが業界では有力な技術と評価されていたことか
らすれば，フラッシュメモリ業界の企業のうち，一部の企業において被
告から本件第３特許発明の実施許諾を受けていない企業が存在していた
としても，その企業は，本件第３特許発明に代わる有力な代替技術を用
いて金属配線変形問題を解決した樹脂封止型半導体回路装置を製造販売
することができたのであるから，これらの企業が，被告から本件第３特
許発明の実施許諾を得られなかったため，同半導体回路装置を製造販売
することができなかったとか，被告が本件第３特許の禁止権の行使によ
り超過売上げを得ていたと認めることは到底できない。
ウ本件第４特許発明の実施について
本件第４特許発明の出願後は，半導体集積回路の線幅のさらなる微細化
に伴い，金属配線は平坦なシリケート酸化膜上に形成しなければならない
状況になっており，本件第４特許発明が実施される状況になく，被告が本
件第４特許発明の実施品である１ＭビットマスクＲＯＭを出荷したのは，
本件第４特許発明の公告日である平成８年１１月１４日以前であり，同日
以降の出荷はない（弁論の全趣旨。）
上記認定の事情を総合すれば，本件第４特許発明については，被告が同
特許の禁止権を行使したことにより，超過売上げを得たものと認めること
はできない。
()争点２－４（包括クロスライセンス契約ないし包括ライセンス契約によ4
り得た利益の額）について
ア被告は，Ａ社クロスライセンス契約において，本件第３対応米国特許を
含む１５件の特許を呈示して，包括クロスライセンス契約を締結し，同契
約においては，被告がバランス調整金を支払ったものの，５２５万米ドル
を被告が自社特許のライセンスにより得られた実施料とみなして，実績補
償金を支払っている。
被告は，Ｃ社クロスライセンス契約において，本件第３対応米国特許を
含む４２件の特許を呈示して，包括クロスライセンス契約を締結し，実施
料として支払いを受けた３３００万米ドルの他に１７００万米ドルを加味
，，。した金額を実施料収入とみなしこれにより実績補償金を支払っている
また，被告は，Ｂ社ライセンス契約においては，本件第３対応米国特許
を含む２４件の特許を呈示して，６００万米ドルを実施料収入として得て
おり，これをそのまま実施料収入として実績補償金を支払っている。
したがって，これらの該実施料は，みなし実施料も含め，本件第３対応
米国特許の相当の対価を算定する基礎とすることができる（なお，これら
の包括クロスライセンス契約が本件各包括クロスライセンス契約と全部又
は一部重複するものかどうかは証拠上不明である。以下，一部重なってい
るものとして論じる。。）
イ次に，上記各契約に含まれないその余の本件各包括クロスライセンス契
約において，本件第３，第４特許発明の相当の対価を算定することができ
るかについて検討する。
)被告がＡライセンス契約ないしＣライセンス契約以外の本件各包括クa
ロスライセンス契約ないし包括ライセンス契約を締結していった過程に
，，，，おいて本件第３第４特許が代表特許として呈示したとかあるいは
相手方が本件第３，第４特許を実施していたとの事実を認めるに足りる
証拠はなく，また，上記()に認定した事情からすれば，本件第３，第3
４特許発明は限定的なものであり，被告自らも積極的に自己実施してい
ったものとは認められないのであり，他に有力な代替技術が存在するこ
とからすれば，上記のような事実を認めることは困難である。
)原告は，本件第３特許発明が本件各包括クロスライセンス契約の相手b
方他社において実施されている根拠として，①本件第３特許発明は，本
件第１特許発明と同様に，被告及び他社の大半の半導体製品が使用して
いる極めて重要な基本特許である。②本件第３特許発明は，本件第３対
応米国特許も成立しており，被告は，本件第３対応米国特許について，
３社（Ａ社ないしＣ社）から多額の実施料収入を得ている。③相手方他
社はいずれも本件第３特許発明の実施品であるＬＳＩ製品を製造販売し
ており，本件第３特許を実施しているものである。④他社製品の写真に
，（，，おいては本件第３特許発明を実施した痕跡が見られる甲５１５２
，）。（，，），乙６０６９⑤被告の内部文書甲１３報告甲３５３６には
本件第３特許発明が基本特許であり，三星電子が実施していることを前
提とする記載があること等を指摘する。
しかし，上記()に認定した事情からすれば，本件第３，第４特許発3
明は，その特許請求の範囲の記載及び補正の経緯からして，特許請求の
範囲に記載されたとおりの限定的な特許発明であり，被告自らも積極的
に自己実施していったものとは認められないのであり，他に有力な代替
技術が存在するものであるから，被告及び他社の大半の半導体製品が使
用している極めて重要な基本特許であるとか，相手方他社がいずれも本
件第３特許発明を実施しているとか解することは到底できない。
また，本件第３特許は「金属くい打ち」の略称のとおり，半導体基，
板における垂直方向の構造に関する特許発明であるから，原告が書証と
して提出する各種水平断面図（甲５１，５２，乙６０，６９）において
は，半導体基板上に何らかの孔が開けられた痕跡を確認することができ
る程度で，同特許発明の実施の有無を判断することはできない。原告が
指摘する内部文書の中には，例えば，甲１３報告には「ＡＬくい打ち，
の基本特許（平４－６１４９５・当社の基本特許は，モード樹脂パッ）
ケージの全ての半導体装置に係わる・米国登録が先行してなされてお。
り，韓国を対象とした『サンライズプロジェクト』で三星の製品がこの
特許に抵触していることが判明し，三星と交渉中である」と記載され。
ているが，これらの記載が，本件第３特許の権利範囲を厳密に検討した
ことを前提とするものではないこと，無効の可能性が高いためにＣ社に
対する米国における訴訟には使用されなかったことは，先に述べたとお
りである（乙１３。そのほか，ＩＣＷｏｒｋｓ社ＳＲＡＭ特許使用）
情報連絡（甲３５）には「ＩＣＷｏｒｋｓ社のＳＲＡＭが，当社特，
許に抵触しているのを見つけましたので，資料を送付します。特許交渉
推進をよろしくお願いします「なお，すでにお願いしている，Ｗｉ。」，
ｎｂｏｎｄ，ＩＳＳＩ，Ｍｏｓｅｌ社の交渉進捗状況と今後の計画につ
。」，（），いて連絡下さいと当社特許の他社品使用例送付の件甲３６は
「，『』『，，首記の件公告ＮＯ平４－６１４９５米国ＵＳＰ－４７２９
０６３』について，乙ＫＳより依頼されていました，他社使用例を送ⅰ
付いたします。高速ＳＲＡＭでは，下記のものが使用しています（写，
真添付）①モトローラ３２Ｋ×８１０ｕｓＳＲＡＭ②サイプレ
ス３２Ｋ×８２５ｕｓ③ウイルドボンド３２Ｋ×８２５ｕｓ
なお，日立製は，どうも未使用です。中速ＳＲＡＭ／ＤＲＡＭは，未
調査です。ＲＯＭについては，Ｒ推丙Ｔより別送送ります」と，そⅰ。
れぞれ記載されているが，いずれも水平断面図が添付資料とされている
のみで，添付写真によっては，何らかの孔が開けられていることを確認
することができる程度にすぎないのであるから，両文書ともに，縦断面
構造に関する発明である本件第３特許発明についての厳密な実施調査を
前提とするものではない。
()争点２－５（相当の対価の額）について5
ア被告による特許発明の実施
前記()において認定したとおり，被告による本件第３，第４特許発明3
の実施については，被告が本件第３，第４特許による禁止権の行使により
超過売上げを得ていたと認めることはできない。
イ本件各包括クロスライセンス契約について
前記()において認定したとおり，被告は，相手方他社との間で本件各4
，，，包括クロスライセンス契約を締結しており各契約においては本件第３
第４特許もその対象となっていたものである。しかし，上記認定のＡ社ク
ロスライセンス契約ないしＣ社クロスライセンス契約における本件第３特
許を除いては，本件各包括クロスライセンス契約の締結において，本件第
３，第４特許がいわゆる代表特許として提示されたり，相手方他社が本件
第３，第４特許発明を実施していること，あるいは，その売上額等を認め
るに足りる証拠はない。よって，上記認定のＡ社クロスライセンス契約な
いしＣ社クロスライセンス契約を除いては，本件各包括クロスライセンス
契約に基づいて，相当の対価を算定することはできない。
ウしたがって，本件第３特許については，被告がＡ社クロスライセンス契
約ないしＣ社クロスライセンス契約についてのみ，相当の対価を算定する
べきであり，また，本件第２特許については「使用者等が受けるべき利，
益の額」はないから，特許法３５条３項の相当の対価も生じない。
（計算式）相当の対価＝実施料額×当該特許の貢献度×発明者貢献度×共
同発明者間の貢献度
エ具体的算定について
)Ａ社クロスライセンス契約についてa
①基礎となる実施料５２５万米ドル
②本件第３対応米国特許の貢献度
同契約においては，本件第３対応米国特許は交渉の過程において，
代表特許としてプレゼンテーションに使用されていること，同契約の
，，締結交渉においてはＡ社が分社を計画していたという特殊事情から
実質的な技術論争は行われておらず，交渉過程において，本件第３対
応米国特許が格別な貢献をしたとも認められなかったこと，及び，被
告の知的財産部門担当者は，Ａ社との契約交渉を担当した者であり，
この交渉に用いられたすべての代表特許の貢献度を総合的にみてこれ
を客観的に評価した上で，その他社実績補償において，本件第３対応
米国特許の貢献度を５％と評価したものであること，並びに，被告の
知的財産部門の担当者の貢献度の評価は，原告と被告との間で相当の
対価の額について争いが生じる以前になされたものであること（乙１
３）からすれば，被告によるこの評価は，特段の事情がない限り，被
告の知的財産部門の担当者がライセンス契約交渉において提示された
すべての代表特許を考慮して客観的に判定して算出したものであり，
相当なものであるということができる。したがって，本件第３対応米
国特許の貢献度については，被告の知的財産部門による評価である５
％が相当であるとして，相当の対価を算定することとする。なお，原
告は，Ｂ社に対する侵害の疑いを指摘できたことを根拠として，同特
許の貢献度は１割を下らないと主張するが，他社との関係において侵
害の疑いを指摘できたことをもって，Ａ社との関係において侵害の可
能性を推認することはできない。原告の同主張は採用することができ
ない。
③使用者の貢献度
本件第１特許発明において認定したとおり，原告の職務内容，職務
履歴，被告における技術，ノウハウなどの蓄積，本件第３対応米国特
，，許の権利化までの被告特許部門の貢献など一切の事情を考慮すると
本件第３対応米国特許についての被告の貢献度は，９５％であると認
めるのが相当である。
④共同発明者間の貢献度
原告は，被告においては発明に関与していない上司などを，共同発
明者として出願するという慣習が存在し，本件第３特許発明は，実際
には原告が単独で発明したものであるから，本件第３対応米国特許に
おける原告の共同発明者間の貢献度は少なくとも７０％であると主張
し，原告の陳述書にはその旨の記載がある（甲５４。）
被告は，上記慣習の存在を否認し，共同発明者間の貢献度は，発明
者数で除した３分の１と解するのが相当であると主張する。しかし，
被告は，原告以外の共同発明者が，本件第３特許発明において，いか
なる役割を果たしたかについて，具体的な主張立証をしない。したが
って，本件第３特許発明における原告の共同発明者間の貢献度は，７
０％と認めるのが相当である。
⑤相当の対価の額
以上のとおり，実施料収入額を５２５万米ドル，本件第３対応米
国特許の貢献度を５％，被告の貢献度を９５パーセント，共同発明
者間の貢献度を７０％として，Ａ社クロスライセンス契約に基づく
相当の対価を算定すると，１１４万８４３７円となる。
（計算式）５２５万米ドル×１２５×５％×５％×７０％＝１１４万８４
３７円
)Ｂ社ライセンス契約についてb
①基礎となる実施料６００万米ドル
②本件第３対応米国特許の貢献度
同契約においては，本件第３対応米国特許は交渉の過程において，
Ｂ社による侵害の疑いを指摘できた１１件の特許のうちの１件であっ
たこと，及び，被告の知的財産部門担当者は，Ｂ社との契約交渉を担
当した者であり，この交渉に用いられたすべての代表特許の貢献度を
総合的にみてこれを客観的に評価した上で，その他社実績補償におい
て，本件第３対応米国特許の貢献度を１７２５分の１００と評価した
ものであること，並びに，被告の知的財産部門の担当者の貢献度の評
価は，原告と被告との間で相当の対価の額について争いが生じる以前
になされたものであること（乙１３）からすれば，被告によるこの評
価は，特段の事情がない限り，被告の知的財産部門の担当者がライセ
ンス契約交渉において提示されたすべての代表特許を考慮して客観的
に判定して算出したものであり，相当なものであるということができ
る。したがって，本件第３対応米国特許の貢献度については，被告の
知的財産部門による評価である１７２５分の１００が相当であるとし
て，相当の対価を算定することとする。原告は，本件第３対応米国特
，，許の貢献度は１割を下らないと主張するが他の対象特許と比較して
本件第３対応米国特許が格別の貢献をしたことを認めるに足りる的確
な証拠はない。原告の主張は採用できない。
③使用者の貢献度９５％
④共同発明者間の貢献度７０％
⑤相当の対価の額
以上のとおり，実施料収入額を６００万米ドル，本件第３対応米
国特許の貢献度を１７２５分の１００，被告の貢献度を９５パーセ
ント，共同発明者間の貢献度を７０％として，Ｂ社ライセンス契約
に基づく相当の対価を算定すると，１５２万１７３９円となる。
（計算式）６００万米ドル×１２５×（１００÷１７２５）×５％×７０
％＝１５２万１７３９円
)Ｃ社クロスライセンス契約についてc
①基礎となる実施料３３００万米ドル及び１７００万米ドル
②本件第３対応米国特許の貢献度
同契約においては，本件第３対応米国特許は交渉の過程において，
Ｃ社のＳＲＡＭ製品による侵害の疑いを指摘できたが，同社のＳＲＡ
Ｍ製品の売上げは少なく，その後の米国における訴訟では，Ｃ社から
指摘された公知資料によって本件第３対応米国特許は無効の蓋然性が
，，，あるとして使用されなかったことから被告の実績補償においては
．（，．同特許の貢献度は０４４％対象特許数４２で頭割りにすると２
３８％となる）にすぎないとされたこと，及び，被告の知的財産部。
門担当者は，Ｃ社との契約交渉を担当した者であり，この交渉に用い
られたすべての代表特許の貢献度を総合的にみてこれを客観的に評価
した上で，その他社実績補償において，本件第３対応米国特許の貢献
度を０．４４％と評価したものであること，並びに，被告の知的財産
部門の担当者の貢献度の評価は，原告と被告との間で相当の対価の額
について争いが生じる以前になされたものであること（乙１３）から
すれば，被告によるこの評価は，特段の事情がない限り，被告の知的
財産部門の担当者がライセンス契約交渉において提示されたすべての
代表特許を考慮して客観的に判定して算出したものであり，相当なも
のであるということができる。したがって，Ｃ社クロスライセンス契
約における本件第３対応米国特許の貢献度については，被告の知的財
産部門による評価である０．４４％が相当であるとして，相当の対価
を算定することとする。
③使用者の貢献度９５％
④共同発明者間の貢献度７０％
⑤相当の対価の額
以上のとおり，実施料収入額を３３００万米ドル及び１７００万
米ドル，本件第３対応米国特許の貢献度を０．４４％，被告の貢献
度を９５パーセント，共同発明者間の貢献度を７０％として，Ｃ社
クロスライセンス契約の相当の対価を算定すると，９６万２５００
円となる。
（計算式（３３００万米ドル＋１７００万米ドル）×１２５×０．４４）
％×５％×７０％＝９６万２５００円
)小計３６３万２６７６円d
３争点３（本件第５，第６特許等の特許を受ける権利等の承継の相当の対価）
について
，。，原告は被告による特許発明の実施に基づく相当の対価を主張するしかし
本件第４，第６特許等について，被告は，本件第５特許及び本件第６実用新案
の各公告後に，同特許発明ないし同実用新案を実施したことを認めるに足りる
証拠はなく，また，被告が本件第５特許及び本件第６実用新案の禁止権を行使
したことにより，超過売上げを得たことを認めるに足りる証拠はない。また，
本件第５，第６特許等は，いずれも本件各包括クロスライセンス契約の対象と
されているものの，これらが代表特許とされたり，相手方各社がこれらの特許
，，発明あるいは実用新案を実施していることを認めるに足りる証拠はなくまた
被告が本件第５，第６特許等により，他とライセンス契約を締結し，これによ
り実施料収入を得たことを認めるに足りる証拠もない。
４総括
以上のとおり，本件各特許発明等に関する相当の対価は，本件第１特許につ
いて，Ｄ社ライセンス契約に基づく３３万３６２９円，本件第３対応米国特許
について，Ａ社クロスライセンス契約に基づく１１４万８４３７円，Ｂ社ライ
センス契約に基づく１５２万１７３９円，Ｃ社クロスライセンス契約に基づく
９６万２５００円の，合計３９６万６３０５円であると認められる。前提とな
る事実において認定したとおり，原告は，本件各特許発明等に関する職務発明
等の相当の対価として，既に合計４８０万５４９０円を受領している。したが
って，原告が本件各特許発明等に関する相当の対価として受領した額が，特許
法３５条に定める相当の対価の額に不足するものと認めることはできない。
第５結論
以上によれば，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく理由
がないから棄却することとし，訴訟費用の負担については，民訴法６１条を適
用し，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官荒井章光
裁判官鈴木千帆は転官のため署名押印することができない。
裁判長裁判官設樂隆一
（別紙）
フラッシュメモリ実施品に関する主張一覧
本件第１特許該本件第２特許備考
製品名当性の主張該当性の主張
原告被告原告被告
ﾌﾗｯｼｭ単品ＮＯＲ型○○××
ＤＩＮＯＲ型○×○×
ＡＮＤ型××××
ﾌﾗｯｼｭ内蔵ＮＯＲ型○○××
ﾏｲｺﾝＨＮＤ型○×××
ＨＦ型○×○×ＤＩＮＯＲ
型と同一
ＭＣＰＤＩＮＯＲ型○×○×
ＤＩＮＯＲ２型○×××ＨＮＤ型と
同一
ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘＩＮＯＲ型○○××
ＣｶｰﾄﾞＤＩＮＯＲ型○－○－
ＡＮＤ型××××

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