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平成１７年（行ケ）第１０１４６号　審決取消請求事件
（旧事件番号　東京高裁平成１７年（行ケ）第５４号）
口頭弁論終結日　平成１７年１１月１７日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　　　　原　　　　　　告　　　　　　東洋ゴム工業株式会社
　　　　　　　　代表者代表取締役　　　　　　
　　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　鈴木崇生
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　尾崎雄三
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　梶崎弘一
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　光吉利之
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　福井賢一
　　　　　　　　被　　　　　　告　　　　　　特許庁長官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋　誠
　　　　　　　　指定代理人　　　　　　　　　佐野整博
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　井出隆一
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　一色由美子
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　伊藤三男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が訂正２００４－３９１９０号事件について平成１７年１月５日にし
た審決を取り消す。
第２　事案の概要
　本件は，原告の有する後記特許につき，原告が訂正審判を請求したのに対
し，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案で
ある。
第３　当事者の主張
　１　請求原因　
　(1)　特許庁における手続の経緯
ア　原告及びＡ株式会社（以下「Ａ」という。）は，名称を「ポリウレタン
組成物からなる研磨パッド」とする発明につき，平成１４年４月８日（特許法４１
条に基づく優先権主張・優先日平成１３年４月９日）に特許出願をし，平成１４年
１０月１１日に特許第３３５９６２９号として設定登録を受けた（以下「本件特
許」という。）。
イ　その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，特許庁において，本
件特許を取り消す旨の決定がされた。原告及びＡは，同決定の取消しを求める訴え
を東京高等裁判所に提起した（平成１７年４月１日当庁へ回付。平成１７年（行
ケ）第１００６８号事件）。
ウ　原告及びＡは，平成１６年８月６日，本件特許の特許請求の範囲等につ
き訂正審判を請求した（以下「本件訂正審判請求」という。）。
　その後，Ａは，本件特許に係る特許権の持分を原告に譲渡し，平成１６
年１２月２２日持分移転の登録がされた。
　特許庁は，本件訂正審判請求につき訂正２００４－３９１９０号事件と
して審理した上，平成１７年１月５日，本件訂正審判請求は成り立たない旨の審決
をし，その謄本は，平成１７年１月１５日原告に送達された。
(2)　登録時の発明の内容
　本件特許の設定登録時の特許請求の範囲は，【請求項１】から成り，その
内容は下記のとおりである（以下「本件発明」という。）。
　　　　　　　　　　　　　　記
　有機ポリイソシアネート，ポリオール及び硬化剤からなるポリウレタン
を主な構成素材としてなる研磨パッドであって，前記硬化剤の主成分が４，４’－
メチレンビス（o－クロロアニリン）であり，且つ，前記ポリオールが，数平均分
子量が５００～１６００であり，且つ，分子量分布（重量平均分子量／数平均分子
量）が１．９未満であるポリテトラメチレングリコールを含んでなることを特徴と
する研磨パッド。
(3)　本件訂正審判請求の内容
　原告による本件訂正審判請求の内容は，審判請求書（甲３）記載のとおり
であり，特許請求の範囲の【請求項１】については，下記のとおり訂正しようとす
るものである（下線を付した部分が訂正箇所である。）。
　　　　　　　　　　　　　　記
　有機ポリイソシアネート，ポリオール及び硬化剤からなるポリウレタン
を主な構成素材としてなる研磨パッドであって，前記有機ポリイソシアネートが，
トルエンジイソシアネート及び４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネー
トからなり，前記硬化剤の主成分が４，４’－メチレンビス（o－クロロアニリ
ン）であり，且つ，前記ポリオールが，ポリテトラメチレングリコール及び低分子
ポリオールからなり，該ポリテトラメチレングリコールの数平均分子量が５００～
１６００であり，且つ，分子量分布（重量平均分子量／数平均分子量）が１．９未
満であり，前記ポリウレタンは，塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体か
らなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり，さらに
弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃における弾性率）が０．４７以上
であって弾性率の温度依存性が小さいことを特徴とする研磨パッド。
(4)　審決の内容
　審決の内容は，別添審決書写しのとおりである。その要旨は，本件訂正審
判請求によって特許請求の範囲の【請求項１】に付加しようとする下記の限定１及
び２につき，本件特許出願の願書に添付した明細書（甲２。以下「本件明細書」と
いう。）に記載した事項の範囲内においてしたものとすることはできないと判断し
たものである。
　　　　　　　　　　　　　　　記
限定１：「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中
空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり，」とする限定。
限定２：「さらに弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃におけ
る弾性率）が０．４７以上であって弾性率の温度依存性が小さい」とする限定。
(5)　審決の取消事由
　審決は，以下のとおり，限定１及び２が本件明細書に記載した事項の範囲
内であるかどうかの判断を誤ったものであるから（取消事由１及び２），違法とし
て取り消されるべきである。
ア　取消事由１（限定１に関する判断の誤り）
　審決は，限定１について，(a)本件明細書の段落【００２３】には，
「特許第３０１３１０５に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメン
トが含浸されたポリウレタンマトリックス」という記載はあるが，この高分子微小
エレメントが限定１に係る「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からな
る微小中空体」であるとする記載はない，(b)特許第３０１３１０５号公報（甲１
３。以下「甲１３公報」という。）に高分子微小エレメントの材料として例示され
るものの多くは，ポリウレタン以外は，水溶性又は親水性の高分子であり，「塩化
ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」を想起させる記載も認められない，(c)
甲１３公報には，「エクスパンセル５５１ＤＥ」という特殊な例が記載されるもの
であって，そのことをもってすべての「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重
合体からなる微小中空体」が高分子微小エレメントとして記載されているとするこ
とはできない，(d)したがって，本件明細書の段落【００２３】には限定１につい
ての記載はなく，さらに，本件明細書に記載されている事項の範囲を甲１３公報に
広げたとしても，限定１に係る一般的な「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共
重合体からなる微小中空体」についての記載は認められない，(e)本件明細書に
は，その実施例において，「エクスパンセル５５１ＤＥ」が記載され，その説明と
して「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」と記載
されているものの，(f)実施例に記載されているものは単に「エクスパンセル５５
１ＤＥ」そのものでしかなく，そのことをもって上位概念に相当する共重合割合や
微小中空体の粒径などが特定されない一般的な「塩化ビニリデンとアクリロニトリ
ルの共重合体からなる微小中空体」が記載されているとすることはできないと判断
した（審決３頁２７行～５頁６行）。
　しかし，限定１は，本件明細書の段落【００２３】，【００２５】の記
載を根拠に特許請求の範囲を減縮するものであるから，本件明細書に記載した事項
の範囲内においてしたものであることは明らかであって，審決の上記(a)～(f)の判
断は，以下のとおり，いずれも誤りである。
(ア)　審決の上記(a)の判断について
　本件明細書の段落【００２３】には，「本発明の研磨パッドの形態と
しては，特許第３０１３１０５に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エ
レメントが含浸されたポリウレタンマトリックスからなるもの」との記載がある。
　そして，甲１３公報には，「高分子微小エレメントが大気圧より大き
い圧力のガスを含む空隙スペースを有する」こと，「高分子微小エレメントが中空
の微小球体」であること，「適切な高分子微小エレメントには・・・・樹脂が含ま
れる」こと，「微小球体は中空で，各球体が約０．１μｍの厚さを持つシェルを有
するものとする」ことが記載され，さらに，例１において，高分子微小エレメント
に相当する中空高分子微小球体として，「大気圧より大きい圧力のガスを含む空隙
スペースを有するエクスパンセル５５１ＤＥ」が記載されている。これらの記載か
ら，甲１３公報における高分子微小エレメント（上位概念）として「内部に大気圧
より大きい圧力のガスを含み，シェルが樹脂でできている中空の微小球体」（中位
概念）が挙げられ，その好適な商品として「エクスパンセル５５１ＤＥ」（下位概
念）が挙げられていることが分かる。
　また，Ｂ株式会社の商品カタログ（甲１４。以下「甲１４カタログ」
という。）の記載から，「エクスパンセル５５１ＤＥ」がポリ塩化ビニリデンとア
クリロニトリルの共重合体から成る微小中空球状粒子であることが分かる。
　したがって，甲１３公報には，ポリ塩化ビニリデンとアクリロニトリ
ルの共重合体から成る微小中空球状粒子が記載されているということができるか
ら，これに反する審決の上記(a)の判断は誤りである。
(イ)　審決の上記(b)の判断について
　甲１３公報における高分子微小エレメントは，少なくとも作業環境と
接触したときに開口して硬さが減じるものであればよく，その開口手段は，水分と
の接触による溶解や膨張に限らず，加工品の表面との摩耗であってもよい。そし
て，摩耗により開口する高分子微小エレメントの例として，上述のとおり，塩化ビ
ニリデンとアクリロニトリルの共重合体から成る「エクスパンセル５５１ＤＥ」
（「エクスパンセル」のうち，外郭成分が塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共
重合体から成るもの）が挙げられている。したがって，当業者であれば，甲１３公
報に係る発明における高分子微小エレメントの好ましい材料が塩化ビニリデンとア
クリロニトリルの共重合体であることを容易に想起することができるから，これに
反する審決の上記(b)の判断は誤りである。
(ウ)　審決の上記(c)の判断について
　甲１３公報には，実施例において，シェル（外郭）成分が「塩化ビニ
リデンとアクリロニトリルの共重合体」から成る「エクスパンセル５５１ＤＥ」が
挙げられており，これが特に好ましい材料であることが分かる。また，甲１３公報
には，好ましい材料として「内部に大気圧より大きい圧力のガスを含み，シェルが
樹脂でできている中空の微小球体」が記載されている。したがって，当業者であれ
ば，出願時の技術常識に照らして，「エクスパンセル５５１ＤＥ」に限らず，「内
部に大気圧より大きい圧力のガスを含み，シェルが樹脂でできている中空の微小球
体」の下位概念であり，かつ，「エクスパンセル５５１ＤＥ」の上位概念である
「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」も使用可能
であると認識し，その記載があるのと同然であると理解することができるから，こ
れに反する審決の上記(c)の判断は誤りである。
(エ)　審決の上記(d)の判断について
　甲１３公報には，上記のとおり，限定１に係る「塩化ビニリデンとア
クリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が記載されているのと同然である
から，本件明細書の段落【００２３】には限定１についての記載があるということ
ができる。したがって，これに反する審決の上記(d)の判断は誤りである。
(オ)　審決の上記(e)の判断について
　本件明細書の実施例には，「エクスパンセル５５１ＤＥ」の記載に続
く括弧書きに「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空
体」と記載されているが，これは，「エクスパンセル５５１ＤＥ」の説明として
「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」と記載され
ているのではなく，「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小
中空体」の単なる一具体例として「エクスパンセル５５１ＤＥ」が記載されている
のである。つまり，本件明細書には，段落【００２３】に「特許第３０１３１０５
に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメント」が上位概念として記
載され，段落【００２５】（実施例）に，「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの
共重合体からなる微小中空体」が中位概念として，「エクスパンセル５５１ＤＥ」
が下位概念として記載されているわけである。したがって，審決の上記(e)の判断
は，本件明細書の記載内容を誤認するものであって，誤りである。
(カ)　審決の上記(f)の判断について
　本件発明のような化学物質に属する発明においては，実施例として，
特許請求の範囲に記載された発明特定事項（原材料等）の好ましい具体例を挙げる
際に商品名を記載する場合があるが，その場合には，当該商品が何であるのかを明
らかにするために，商品名の後ろに括弧書きで上位概念に当たる発明特定事項を記
載しておくのが慣用的な記載方法である（甲１９～２１）。本件明細書もこのよう
な記載方法に倣ったものであるから，本件明細書の実施例に記載された「エクスパ
ンセル５５１ＤＥ」は括弧内に記載された「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの
共重合体からなる微小中空体」の一具体例である。本件明細書には，「エクスパン
セル５５１ＤＥ」の上位概念に相当する，共重合割合や微小中空体の粒径等が特定
されない，一般的な「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小
中空体」が記載されているのであるから，これに反する審決の上記(f)の判断は誤り
である。
イ　取消事由２（限定２に関する判断の誤り）
　審決は，限定２について，(g)審判請求人（原告）は，数値の変化を表
すものとして，一般的に変化差と変化率が用いられるとするが，弾性率の変化とし
て，変化差ではなく，変化率をその指標として用いることを説明するものとはいえ
ないし，本件明細書にはそのことを示す記載もない，(h)２０℃と，４０℃及び６
０℃の弾性率がただ羅列して記載されているにすぎない実施例から，その変化率の
指標として２０℃及び６０℃の弾性率のみを選択し，使用して変化率の指標とする
ことについて，本件明細書に記載されているとすることもできないし，２０℃及び
６０℃の弾性率の変化率が弾性率の指標として本件明細書から自明なことであると
もいえない，(i)本件明細書には，弾性率の変化率についての記載もなく，また，
「弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃における弾性率）」が，弾性率
の変化率の指標として本件明細書の記載から自明であるともいえないものであるか
ら，限定２に係る「弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃における弾性
率）が０．４７以上」が記載されているとすることはできないと判断した（審決５
頁７行～２３行）。
　しかし，以下のとおり，限定２は，当業者であれば，本件特許出願時の
技術水準に照らして，本件明細書に記載されているのと同然であると理解すること
ができるものであるから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたもので
あることは明らかであって，審決の上記(g)～(i)の判断はいずれも誤りである。
(ア)　審決の上記(g)の判断について
　本件明細書には，従来の研磨パッドの問題点として，「温度上昇によ
り，研磨パッドの硬度（弾性率）が変わり，高度な表面平坦性を要求される平坦化
加工に悪影響を及ぼす。」（段落【０００３】），発明の目的として，「研磨時の
研磨パッドと加工物との間の摩擦熱により，研磨パッドの硬度（弾性率）が変化
し，平坦化加工に悪影響を及ぼすといった従来の問題点を克服した，広い温度領域
で平坦化加工を安定的に行うことができる研磨パッドを提供することにある。」
（段落【０００４】），発明の効果として，「各温度での弾性率からも分かるよう
に，弾性率の温度依存性が小さく，このため，研磨時の研磨パッドと加工物との間
の摩擦熱による研磨パッドの硬度（弾性率）変化が小さく抑えられていることによ
ると考えられる。」（段落【００３９】）との記載があり，これらの記載から，本
件発明が弾性率の変化を抑制することを目的とするものであることが分かる。限定
２は，実際の研磨時に起こり得る温度変化の範囲内で，弾性率の変化を示す指標と
して，弾性率の変化率（６０℃における弾性率と２０℃における弾性率との比）を
採用したのである。
　確かに，本件明細書中には，変化率という文言が明示的に記載されて
いるわけではない。しかし，本件以外の特許出願においても，弾性率の変化を示す
指標として，弾性率の比（変化率）を使用するものは多数あるのに対し，弾性率の
差（変化差）やその他の指標を使用するものはないのであって，各種物理特性の変
化を示す指標として変化率が使用されることは，出願時における当業者の技術常識
であった（甲２２～２６）。また，広辞苑の「へんか」の欄に，「へんかりつ」は
記載されているが，「へんかさ」は記載されていないことによれば，一般常識から
も変化率が用いられるということができる（甲２７）。そうすると，当業者であれ
ば，技術常識及び一般常識に照らし，本件発明の目的や効果を参酌することによ
り，弾性率の比（変化率）が本件明細書中に記載されているのと同然であると理解
することができる。
　したがって，これに反する審決の上記(g)の判断は誤りである。
(イ)　審決の上記(h)及び(i)の判断について
　本件発明は，実際の研磨時に起こり得る研磨パッドの温度変化の範囲
内（２０℃～６０℃）で弾性率の変化を抑制することを目的とするものなので，実
施例にはそのような温度範囲における弾性率が記載されている。また，本件発明
は，より広い温度範囲での弾性率の変化率の抑制を目的とするのであるから，実施
例に記載された２０℃，４０℃及び６０℃のうち，最も広い温度範囲である２０℃
及び６０℃の弾性率を採用することも当然のことである。なお，実際の研磨時に起
こり得る研磨の温度変化の範囲が２０℃～６０℃であることも技術常識であって，
２０℃及び６０℃における弾性率を比較すべきことは当業者であれば技術常識から
明らかである（甲２８～３０）。
　このように，本件発明においては，本件明細書の実施例の２０℃及び
６０℃の弾性率が重要な技術的意義を有するのであって，２０℃及び６０℃の弾性
率の変化率が指標となることは，本件明細書の記載から自明である。したがって，
本件明細書には，弾性率の変化率の指標として，６０℃における弾性率と２０℃に
おける弾性率の比（変化率）が記載されているのと同然であると理解することがで
きる。
　また，弾性率の変化率を「０．４７以上」とすることについても，本
件明細書に明示的な記載があるわけではない。しかし，この変化率が，実施例１及
び２ではそれぞれ０．４７，０．５３であるのに対し，比較例１では０．３９，実
験成績証明書（甲１０）に記載の参考例４では０．４６であって，これが０．４７
未満の場合には本件発明の効果が発現していないことからすれば，「０．４７」が
数値範囲の下限として本件明細書に記載されていることは明らかである。
　以上によれば，本件明細書には限定２に係る「弾性率の変化率（６０
℃における弾性率／２０℃における弾性率）が０．４７以上」が記載されているの
と同然であるということができるから，その記載があるとすることはできないとし
た審決の上記(h)及び(i)の判断は誤りである。
２　請求原因に対する認否
　請求原因(1)～(4)の各事実は認めるが，同(5)は争う。
３　被告の反論
　審決の判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)　取消事由１（限定１に関する判断の誤り）に対し
　以下にみるとおり，限定１に関する審決の判断に誤りはない。
ア　審決の上記(a)の判断に対する原告の主張に対し
　本件明細書の段落【００２３】には，「特許第３０１３１０５に見られ
るような加圧ガスを内包した高分子微小エレメント」との記載があるのみで，これ
と「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」とを結び
つける記載はない。原告は，甲１３公報及び甲１４カタログをもって本件明細書に
「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」の記載があ
ることを説明しようとするが，そのようにして説明しなければならないこと自体，
本件明細書にその記載がないことを証明するものである。
イ　審決の上記(b)の判断に対する原告の主張に対し
　甲１３公報に多数例示された高分子微小エレメントの材料は，ポリウレ
タン以外，水溶性又は親水性の高分子であるから，「塩化ビニリデンとアクリロニ
トリルの共重合体」を想起させるものでないとした審決の認定に誤りはない。
　また，甲１３公報には，「エクスパンセル５５１ＤＥ」が記載されてい
るが，「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」との記載はない。甲１４
カタログをみても，「未膨張エクスパンセルのグレード」において，ＥＸＰＡＮＣ
ＥＬの一部に「ＰＶＤＣ，ＡＮ」との記載があるのみで，その他のＥＸＰＡＮＣＥ
Ｌは「ＭＭＡ，ＡＮ」又は「ＭＭＡ，ＡＮ，ＭＡＮ」と記載されており，エクスパ
ンセルが「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」の代名詞であるという
こともできない。
ウ　審決の上記(c)の判断に対する原告の主張に対し
　甲１３公報には，「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体から
なる微小中空体」とする記載はなく，それを想起させる記載もない。また，エクス
パンセルのすべてが「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小
中空体」ではないことも明らかであるから，原告の主張は失当というほかない。
エ　審決の上記(d)の判断に対する原告の主張に対し
　本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる
微小中空体」が記載されているのと同然であるといえないことは，上記ア～ウから
明らかであって，原告の主張は失当である。
オ　審決の上記(e)の判断に対する原告の主張に対し
　実施例には，当業者が容易に再実施可能なように，本来，具体的な化合
物名が記載されるべきものであり，化合物名でなく商品名が記載される場合には，
括弧書きの中に，その商品がどのようなものであるかの説明が記載されるのであ
る。そして，下位概念である商品名を説明する際に，それより上位の概念が用いら
れるのは当然のことであって，実施例に上位概念のすべてが記載されているとする
ことはできない。
カ　審決の上記(f)の判断に対する原告の主張に対し
　本件明細書の実施例に記載された「エクスパンセル５５１ＤＥ」は，そ
の上位概念である「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中
空体」の一具体例にすぎない。本件明細書に記載があるのはこれのみであって，
「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」についての
記載がないことは明らかである。
(2)　取消事由２（限定２に関する判断の誤り）に対し
ア　審決の上記(g)の判断に対する原告の主張に対し
　変化差より変化率の方が変化を表す指標として一般的であるとしても，
特許請求の範囲に記載される事柄については，明細書に十分な説明がされなければ
ならないのは当然である（原告の引用する特許公開公報等では，そのような説明が
されている。）。これに対して，本件明細書に変化率を指標として採用することの
説明が全くないことは明らかである。
イ　審決の上記(h)及び(i)の判断に対する原告の主張に対し
　本件明細書には，実施例において，単に２０℃，４０℃及び６０℃にお
ける弾性率が示されているだけであって，その変化率は示されていない。また，弾
性率の変化率を求める際の温度として，２０℃及び６０℃の弾性率の変化率が一般
的であるということもない。したがって，「弾性率の変化率（６０℃の弾性率／２
０℃の弾性率）」が弾性率の変化率の指標として自明であるということはできな
い。
　さらに，「０．４７以上」という数値も，単に実施例１における変化率
が０．４７であるというにすぎず，それ以上でなければならないとする理由も示さ
れていないから，本件明細書に，限定２に係る「弾性率の変化率（６０℃の弾性率
／２０℃の弾性率）が０．４７以上」が記載されているとすることができないとし
た審決に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（登録時の発明の内
容），(3)（本件訂正審判請求の内容），(4)（審決の内容）の各事実は，いずれも
当事者間に争いがない。
　そこで，審決の適否に関し，原告主張の取消事由ごとに順次判断することと
する。
２　取消事由１（限定１に関する判断の誤り）について
(1)　限定１は，特許請求の範囲の請求項１に，「塩化ビニリデンとアクリロニト
リルの共重合体からなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタ
ンであり，」とする構成を付加しようとするものである。
　訂正審判の請求による特許請求の範囲等の訂正は，特許出願の願書に最初
に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしなければ
ならない（特許法１２６条３項）。したがって，本件において限定１に係る訂正が
許されるとするためには，「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からな
る微小中空体」が，本件明細書（甲２）に明示的に記載されているか，又は出願時
の技術水準に照らし当業者においてその記載があるのと同然であると理解すること
ができる場合でなければならない。
　審決は，限定１について，(a)本件明細書の段落【００２３】には，「特
許第３０１３１０５〔判決注：甲１３公報はその特許公報〕に見られるような加圧
ガスを内包した高分子微小エレメントが含浸されたポリウレタンマトリックス」と
いう記載はあるが，この高分子微小エレメントが限定１に係る「塩化ビニリデンと
アクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」であるとする記載はない，(b)
甲１３公報に高分子微小エレメントの材料として例示されるものの多くは，ポリウ
レタン以外は，水溶性又は親水性の高分子であり，「塩化ビニリデンとアクリロニ
トリルの共重合体」を想起させる記載も認められない，(c)甲１３公報には，「エ
クスパンセル５５１ＤＥ」という特殊な例が記載されるものであって，そのことを
もってすべての「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空
体」が高分子微小エレメントとして記載されているとすることはできない，(d)し
たがって，本件明細書の段落【００２３】には限定１についての記載はなく，さら
に，本件明細書に記載されている事項の範囲を甲１３公報に広げたとしても，限定
１に係る一般的な「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中
空体」についての記載は認められない，(e)本件明細書には，その実施例におい
て，「エクスパンセル５５１ＤＥ」が記載され，その説明として「塩化ビニリデン
とアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」と記載されているものの，(f)
実施例に記載されているものは単に「エクスパンセル５５１ＤＥ」そのものでしか
なく，そのことをもって上位概念に相当する共重合割合や微小中空体の粒径などが
特定されない一般的な「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微
小中空体」が記載されているとすることはできないと判断した（審決３頁２７行～
５頁６行）。
　これに対し，原告は，本件明細書の段落【００２３】及び段落【００２
５】の記載を根拠に，限定１は本件明細書に記載した事項の範囲内でしたものであ
るから，審決の上記(a)～(f)の判断はいずれも誤りであると主張するので，以下検
討する。
(2)　まず，本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からな
る微小中空体」が明示的に記載されているかどうかについてみると，実施例とし
て，段落【００２５】に「このプレポリマーに，エクスパンセル５５１ＤＥ（塩化
ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体；Ｂ社製）１４８０
重量部を混合し，減圧脱泡した。」との記載があり，この記載からは，「塩化ビニ
リデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が明示的に記載されて
いるようにも思われる。
　しかし，「ＥＸＰＡＮＣＥＬ」，「エクスパンセル」は，Ｂ株式会社が販
売する液状ガスを内包したポリマー殻で生成された小さなプラスチック球体の商品
名であり，「エクスパンセル５５１ＤＥ」は多数あるエクスパンセルのグレードの
うちの一つであって，外郭成分がＰＶＤＣ（塩化ビニリデン）及びＡＮ（アクリロ
ニトリル）から成るものである（甲１４）。そうすると，段落【００２５】の上記
記載は，実施例１の研磨パッドを製造するに当たり，原材料の一つとして「エクス
パンセル５５１ＤＥ」を用いたことを示すとともに，商品名で記載された原材料の
成分等を説明するために，括弧書きで，「エクスパンセル５５１ＤＥ」とは「塩化
ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体；Ｂ社製」であるこ
とを記載したものにとどまるのであって，この記載をもって，「エクスパンセル５
５１ＤＥ」以外のもの（塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合割合や粒径等
が「エクスパンセル５５１ＤＥ」とは異なるもの）を含めた「塩化ビニリデンとア
クリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」全般を用いることが本件明細書に
記載されているとは認められない。
　したがって，本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合
体からなる微小中空体」が明示的に記載されているということはできない。
(3)　次に，本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からな
る微小中空体」が記載されているのと同然であるということができるかについてみ
ると，本件明細書には，実施例についての上記段落【００２５】の記載に加え，段
落【００２３】に，「本発明の研磨パッドの形態としては，特許第３０１３１０５
に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメントが含浸されたポリウレ
タンマトリックスからなるものであっても構わない」との記載がある。
　しかし，この記載だけでは，「加圧ガスを内包した高分子微小エレメン
ト」と「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」との
関係が不明であるから，「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる
微小中空体」が記載されているのと同然であるということはできない。
　もっとも，「特許第３０１３１０５に見られるような加圧ガスを内包した
高分子微小エレメント」が「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からな
る微小中空体」に当たることが技術常識であるとすれば，本件明細書に「塩化ビニ
リデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が記載されているのと
同然であるという余地がある。
　そこで，特許第３０１３１０５号の特許公報（甲１３公報）をみると，こ
れは半導体デバイス等の材料を研磨する際に用いる製品に関する発明に係る特許公
報であって，①特許請求の範囲の項に，「高分子微小エレメントが大気圧より大き
い圧力のガスを含む空隙スペースを有し」との記載（請求項１），「高分子微小エ
レメントが中空の微小球体であり，各微小球体が約０．１μｍの厚さのシェルを有
する」との記載（請求項１２），②発明の詳細な説明中の好ましい実施例の説明の
項に，「適切な高分子微小エレメントには無機塩，砂糖と水溶性ガムおよび樹脂が
含まれる。このような高分子微小エレメントの例には，ポリビニールアルコール，
ペクチン，ポリビニールピロリドン〔判決注：英文表記省略。以下同じ。〕，ハイ
ドロキシエチルセルローズ，メチルセルローズ，ハイドロプロピルメチルセルロー
ズ，カーボキシメチルセルローズ，ハイドロキシプロピルセルローズ，ポリアクリ
ル酸，ポリアクリルアミド，ポリエチレングリコール，ポリハイドロキシエーテル
アクリライト，澱粉，マレイン酸共重合体，ポリエチレンオキシド，ポリウレタ
ン，およびそれらの組み合わせが含まれる。」との記載（８欄２４行～４０行），
③同項に，「好ましくは，このような微小球体は中空で，各球体が約０．１μｍの
厚さを持つシェルを有するものとする。」との記載（９欄２８～３０行），④同項
に，例１として，「この低粘度領域の間，大気圧より大きい圧力のガスを含む空隙
スペースを有するエクスパンセル５５１ＤＥ（Ｅｘｐａｎｃｅｌ５５１ＤＥ）中空
高分子微小球体６９ｇが・・・・調合され」との記載（１０欄３６～４１行）があ
る。
　これらの記載のうち，①及び③の記載をもって「塩化ビニリデンとアクリ
ロニトリルの共重合体」が記載されているということができないことは明らかであ
る。また，②には，高分子微小エレメントに樹脂が含まれると記載されているもの
の，そこの挙げられた１６の具体例は，ポリウレタンを除き，専ら水溶性又は親水
性の高分子であるから，この記載から，水溶性又は親水性の高分子ではない「塩化
ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」が想起されるとはいい難い。さらに，
④の記載は，甲１３公報に係る発明の実施例である研磨パッドを製造するに当た
り，原材料の一つとして，「エクスパンセル５５１ＤＥ」が用いられたことが記載
されているにとどまるものであって，これをもって「エクスパンセル５５１ＤＥ」
以外のものを含めた「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」が一般的に
記載されているということはできない。
　そうすると，甲１３公報の記載に照らしても，本件明細書の段落【００２
３】の「特許第３０１３１０５に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エ
レメント」との記載が「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微
小中空体」を意味すると認識されるとは認められないから，本件明細書に「塩化ビ
ニリデンとアクリロニトリルの共重合体」が記載されているのと同然であるという
ことはできないと解するのが相当である。
(4)　これに対し，原告は，前記第３の１(5)ア(ア)～(カ)のとおり，本件明細書
の段落【００２３】及び段落【００２５】の記載によれば，限定１が本件明細書に
記載した事項の範囲内でしたものであることは明らかであると主張するが，上述し
たところに照らし，いずれも失当というべきである。
(5)　以上によれば，限定１につき，本件明細書に記載された事項の範囲内でした
ものでないとした審決の判断は，正当なものと認められる。
３　取消事由２（限定２に関する判断の誤り）について
(1)　限定２は，特許請求の範囲の請求項１に，「さらに弾性率の変化率（６０℃
における弾性率／２０℃における弾性率）が０．４７以上であって弾性率の温度依
存性が小さい」とする構成を付加しようとするものである。
　限定２にいう「弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃における
弾性率）が０．４７以上であ」ることが本件明細書に明示的に記載されていないこ
とは，原告の自認するところである。したがって，限定２に係る訂正が許されると
するためには，出願時の技術水準に照らし，当業者において本件明細書にその記載
があるのと同然であると理解することができると認められなければならない。
　審決は，限定２について，(g)原告は，数値の変化を表すものとして，一
般的に変化差と変化率が用いられるとするが，弾性率の変化として，変化差ではな
く，変化率をその指標として用いることを説明するものとはいえないし，本件明細
書にはそのことを示す記載もない，(h)２０℃と，４０℃及び６０℃の弾性率がた
だ羅列して記載されているにすぎない実施例から，その変化率の指標として２０℃
及び６０℃の弾性率のみを選択し，使用して変化率の指標とすることについて，本
件明細書に記載されているとすることもできないし，２０℃及び６０℃の弾性率の
変化率が弾性率の指標として本件明細書から自明なことであるともいえない，(i)
本件明細書には，弾性率の変化率についての記載もなく，また，「弾性率の変化率
（６０℃における弾性率／２０℃における弾性率）」が，弾性率の変化率の指標と
して本件明細書の記載から自明であるともいえないものであるから，限定２に係る
「弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃における弾性率）が０．４７以
上」が記載されているとすることはできないと判断した（審決５頁７行～２３行）
　これに対し，原告は，限定２は本件明細書に記載した事項の範囲内でした
ものであるから，審決の上記(g)～(i)の判断はいずれも誤りであると主張するの
で，以下検討する。
(2)　本件明細書（甲２）には，発明の詳細の説明の項に，①発明の属する技術
分野として，「本発明はレンズ，反射ミラー等の光学材料やシリコンウエハー，ハ
ードディスク用のガラス基板，アルミ基板，及び一般的な金属研磨加工等の高度の
表面平坦性を要求される材料の平坦化加工を広い温度領域で安定的に行うことが可
能な研磨パッドに関するものである。」との記載（段落【０００１】），②従来の
技術として，「この研磨操作時に，研磨パッドと加工物との間の摩擦により熱が発
生し，研磨パッド表面の温度が上昇する。この温度上昇により，研磨パッドの硬度
（弾性率）が変わり，高度な表面平坦性を要求される平坦化加工に悪影響を及ぼ
す。」との記載（段落【０００３】），③発明が解決しようとする課題として，
「本発明の目的は，研磨時の研磨パッドと加工物との間の摩擦熱により，研磨パッ
ドの硬度（弾性率）が変化し，平坦化加工に悪影響を及ぼすといった従来の問題点
を克服した，広い温度領域で平坦化加工を安定的に行うことができる研磨パッドを
提供することにある。」との記載（段落【０００４】），④発明の実施の形態とし
て，「ポリテトラメチレングリコールの分子量分布が１．９以上となると，これか
ら得られるポリウレタンの硬度（弾性率）の温度依存性が大きくなり，このポリウ
レタンから製造される研磨パッドは，温度による硬度（弾性率）の差が大きくな
る。」との記載（段落【００１３】），⑤発明の効果として，「本発明により得ら
れた研磨パッドは，平均研磨速度が大きく，面内均一性も優れており，安定した平
坦化加工を行うことが可能である。これは，各温度での弾性率からも分かるよう
に，弾性率の温度依存性が小さく，このため，研磨時の研磨パッドと加工物との間
の摩擦熱による研磨パッドの硬度（弾性率）変化が小さく抑えられていることによ
ると考えられる。」との記載（７欄３４～４０行）がある。⑥また，実施例とし
て，本件発明の構成要件を充足する実施例１及び２と，これを充足しない比較例１
とが記載され，それぞれにつき２０℃，４０℃及び６０℃における弾性率を測定し
た結果が以下のとおりであったこと（単位：ＭＰａ）が，【表１】として記載され
ている（段落【００３９】）。
　　　２０℃４０℃６０℃
実施例１４０４２９９１９０
実施例２３９０３０８２０５
比較例１４１０２７１１６０
(3)　本件明細書の上記記載によれば，本件発明は，従来技術の問題点を解決する
ために，研磨パッドの温度変化に伴う弾性率の変化を小さく抑えようとするもので
あるから，(i)研磨開始前及び研磨時における研磨パッドの弾性率を何らかの指標
を用いて比較すること，(ⅱ)本件発明に係る研磨パッドは，そうでない研磨パッド
に比べて，この指標により示される弾性率の変化が小さいものであることについて
は，本件明細書に記載があるとみることが可能である。しかし，本件明細書の上記
記載を総合し，かつ，本件特許の出願時における技術常識を勘案しても，(i)弾性
率を比較するための指標として「弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃
における弾性率）」を用いること，(ⅱ)本件発明に係る研磨パッドの弾性率の変化
率が「０．４７以上であ」ることについては，以下のとおり，本件明細書に記載さ
れた事項の範囲内とすることはできない。
(i)　本件明細書には，実施例及び比較例につき，２０℃，４０℃及び６０℃に
おける弾性率が示されている（上記(2)⑥）。このうちの２０℃及び６０℃における
弾性率を比較の対象として選択したことについては，本件明細書中の「広い温度領
域で」平坦化加工を安定的に行うことが可能である旨の記載（上記(2)①，③）に照
らせば，本件明細書の記載から理解し得ない事項ではないと解される。
　しかし，弾性率の変化を示す指標としては，ある温度での弾性率と他の
温度での弾性率との比（変化率）を用いること，その差を用いることなどが考えら
れるところ，本件において比を採用すべきことについては，本件明細書には何らの
記載も示唆もない。むしろ，本件明細書の「温度による硬度（弾性率）の差が大き
くなる」との記載（上記(2)④）によれば，本件発明においては，弾性率の変化を示
す指標として弾性率の差が採用されたと理解することも可能である。
　これに対し，原告は，前記第３の１(5)イ(ア)のとおり，本件特許の出願
時における当業者の技術常識及び一般常識からすれば，上記指標として弾性率の変
化率を用いることが本件明細書に記載されているのと同然である旨を主張する。し
かし，原告が主張の根拠とする特許公開公報等（甲２２～２７）がすべて本件発明
と技術分野を同じくし，発明の目的や課題の解決手段を共通にするものであるとは
認められないから，本件発明のようなポリウレタンを主な構成素材とする研磨パッ
ドの分野において，弾性率の変化率を用いることが技術常識であると認定すること
はできない。したがって，原告の上記主張は失当である。
(ⅱ)限定２に係る「０．４７以上」という数値につき，原告は，前記第３の
１(5)イ(イ)のとおり，弾性率の変化率（６０℃における弾性率／２０℃における弾
性率）が，本件発明の技術的範囲に属する実施例１及び２においてはそれぞれ０．
４７，０．５３であるのに対し，これに属しない比較例１及び実験成績証明書（甲
１０）記載の参考例４においてはそれぞれ０．３９，０．４６であることによれ
ば，弾性率の変化率「０．４７」が数値範囲の下限として本件明細書中に記載され
ていることは明らかであると主張する。
　しかし，本件明細書の【表１】（上記(2)⑥）に記載された弾性率に基づ
いて変化率を計算すれば原告主張のような数値を求めることができるとしても，上
記(i)のとおり，本件明細書に変化率の記載があるのと同然であるとはいえないので
あるから，本件明細書に接した当業者がそのような計算をすること自体，期待し難
いと考えられる。また，Ａの従業員の作成した実験成績証明書（甲１０）の記載を
もって，これと同様の記載が本件明細書にあるとも，その記載内容が技術常識に当
たるともといえないことは明らかである。
　そうすると，原告の上記主張を採用することはできず，限定２に係る
「０．４７以上であ」ることが本件明細書に記載されているのと同然であるとは認
められないと解するのが相当である。
(4)　したがって，限定２についても，本件明細書に記載された事項の範囲内でし
たものとは認められないとした審決の判断は，正当と認められる。
４　結語
　以上のとおり，原告主張の取消事由１及び２はいずれも理由がない。
　よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第２部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　岡　　　本　　　　　　　岳
　　　　　　　　　　　　裁判官　上　　　田　　　卓　　　哉
　　　　裁判官　長　谷　川　　　浩　　　二

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