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平成１４年（ネ）第２７７６号特許権侵害差止等，特許権侵害差止請求控訴事件
（原審・大阪地方裁判所平成１３年（ワ）第８３１号（第１事件），平成１３年
（ワ）第６０９７号（第２事件））
　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
　　　　　　控訴人（１審第１・第２事件原告）　未来工業株式会社
　　　　　　同訴訟代理人弁護士　　　　　　　　伊　　　神　　　喜　　　弘
　　　　　　同補佐人弁理士　　　　樋　　　口　　　武　　　尚
　　　被控訴人（１審第１・第２事件被告）日動電工株式会社
　　　　　　同訴訟代理人弁護士　　　　　　　　上　　　原　　　健　　　嗣
　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　上　　　原　　　理　　　子
　　　　　　同補佐人弁理士鈴　　　江　　　孝　　　一
　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　　　江　　　正　　　二
　　　　　　　主　　　　　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
　２　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　事実及び理由
第１　控訴の趣旨
　１　第１事件
　(1)ア　被控訴人は，原判決別紙イ号物件目録（以下「別紙イ号物件目録」とい
う。）記載の物件を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸渡し
の申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。
　イ　被控訴人は，原判決別紙商品目録（以下「別紙商品目録」という。）
１，２記載の４㎜バー埋込用を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若し
くは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。
　(2)ア(ア)　被控訴人は，①別紙イ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４
㎜バーボックス，②別紙商品目録１，２記載の４㎜バー埋込用及び③４㎜バー（埋
込用）取付法を記載したカタログを配布してはならない。
　(イ)　被控訴人は，これらカタログを廃棄せよ。
　イ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2000-2001　電設系総合カタログ」を
回収の上，廃棄せよ。
　(イ)　被控訴人は，「2000-2001　電設系総合カタログ」の配布済みの配布
先に対して原判決別紙削除部分目録（以下「別紙削除部分目録」という。）１記載
の部分が使用できない旨を記載したカタログ取扱説明書を配布せよ。
　ウ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2001-2002　電設系総合カタログ」を
回収の上，廃棄せよ。
　(イ)　被控訴人は，「2001-2002　電設系総合カタログ」の配布済みの配布
先に対して別紙削除部分目録２記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取
扱説明書を配布せよ。
　(3)　被控訴人は，別紙イ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４㎜バーボ
ックスを含む別紙イ号物件目録記載の物件及びその製造用金型を廃棄せよ。
　　(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　　(5)　仮執行宣言
　２　第２事件
　(1)　被控訴人は，原判決別紙ハ号物件目録（以下「別紙ハ号物件目録」とい
う。）記載の物件を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸渡し
の申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。
　(2)ア(ア)　被控訴人は，①別紙ハ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４
㎜バーボックス，②４㎜バー（埋込用）取付法を記載したカタログを配布してはな
らない。
　(イ)　被控訴人は，これらカタログを廃棄せよ。
　イ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2000-2001　電設系総合カタログ」を
回収の上，廃棄せよ。
　(イ)　被控訴人は，「2000-2001　電設系総合カタログ」の配布済みの配布
先に対して別紙削除部分目録３記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取
扱説明書を配布せよ。
　ウ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2001-2002　電設系総合カタログ」を
回収の上，廃棄せよ。
　(イ)　被控訴人は，「2001-2002　電設系総合カタログ」の配布済みの配布
先に対して別紙削除部分目録４記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取
扱説明書を配布せよ。
　(3)　被控訴人は，別紙ハ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４㎜バーボ
ックスを含む別紙ハ号物件目録記載の物件及びその製造用金型を廃棄せよ。
　　(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　　(5)　仮執行宣言
　　　（以下，控訴人（１審第１・第２事件原告）を「原告」，被控訴人（１審第
１・第２事件被告）を「被告」という。また，略称については原判決のそれによ
る。）
第２　事案の概要
　１　原告の請求及び原審の判断
　第１事件は，原判決別紙特許公報１（以下「別紙特許公報１」という。）記
載の「コンクリート埋設物」に係る特許権（特許第２５６７８０７号）の特許権者
である原告が，被告による別紙イ号物件目録記載のコンクリート埋設用電線接続ボ
ックス（別紙イ号物件目録添付商品リスト記載の４㎜バーボックスと別紙商品目録
１，２記載の４㎜バー埋込用を組み合わせたもの〔イ号物件〕）の製造，販売及び
その宣伝広告の態様が，上記特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるとして，被告
に対し，イ号物件の製造，使用等の差止め並びにイ号物件及びその製造用金型の廃
棄を求めるとともに，特許法１００条２項に基づき，被告の商品カタログの配布の
差止め，廃棄等を求めた事案である。
第２事件は，原判決別紙特許公報２（以下「別紙特許公報２」という。）記
載の「コンクリート埋設物」に係る別の特許権（特許第２８３８５１１号）の特許
権者である原告が，被告の製造，販売する別紙ハ号物件目録記載のコンクリート埋
設用電線接続ボックス（別紙ハ号物件目録添付商品リスト記載の４㎜バーボックス
〔ハ号物件〕）が，上記特許権の直接侵害に当たるとして，被告に対し，ハ号物件
の製造，使用等の差止め並びにハ号物件及びその製造用金型の廃棄を求めるととも
に，特許法１００条２項に基づき，被告の商品カタログの配布の差止め，廃棄等を
求めた事案である。
　原審は，イ号物件及びハ号物件が上記の各特許の発明の技術的範囲に属する
ことは肯定したが，これらの特許には明かな無効事由が存在し原告の請求は権利の
濫用に当たるとして原告の請求をいずれも棄却した。このため，原告が本件控訴を
提起した。
　２　争いのない事実等
　　(1)　当事者
ア　原告は，電気設備資材，給排水設備機械等の製造，販売等を目的とする
株式会社である。
イ　被告は，電力用配電機材及び住宅用電設資材等の製造，販売等を目的と
する株式会社である。　
(2)　本件特許権１について
ア(ア)　原告は，次の特許権（以下「本件特許権１」といい，その特許を
「本件特許１」，その特許出願に係る願書に添付した明細書を「本件明細書１」，
特許請求の範囲第１項の発明を「本件発明１」という。）を有している。
特許番号　　　第２５６７８０７号
発明の名称　コンクリート埋設物
分割の表示　　　特願平１－３０６２１８の分割
出　願　日　　　昭和５９年１月１７日（特願平５－２７１６１０）
公　開　日　　　平成６年１０月２５日（特開平６－２９９６９８）
登　録　日　　　平成８年１０月３日
特許請求の範囲　別紙特許公報１該当欄記載のとおり
(イ)　本件特許１は，昭和５９年１月１７日に出願された特願昭５９－６
８３３号（以下「親出願」という。）の特許出願の一部を平成元年１１月２４日に
特願平１－３０６２１８号（以下「子出願」という。）として分割出願し，該分割
出願の一部を平成５年１０月２９日に特願平５－２７１６１０号として分割出願し
た特許出願（以下「孫出願」又は「本件出願１」という。）に係るものであり，平
成８年１０月３日に設定登録がされた（原判決別紙「親出願（特願昭５９－６８３
３号）からの分割出願の推移一覧」〔以下「分割経緯図」という。〕参照）。
イ　本件発明１は，次の構成要件に分説することができる。
Ａ　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態
で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支
骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材を有するものであること，
Ｂ　複数の支持部材の各々を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置
するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本体の外方に突出するように埋設物
本体の開口部の反対側に，線状又は複数の点状に固着するものであること，
Ｃ　コンクリート埋設物であること。
(3)　本件特許権２について
ア(ア)　原告は，次の特許権（以下，「本件特許権２」といい，その特許を
「本件特許２」，その特許出願に係る願書に添付した明細書を「本件明細書２」，
特許請求の範囲第１項の発明を「本件発明２(1)」，同第２項の発明を「本件発明
２(2)」，本件発明２(1)と(2)を併せて「本件発明２」という。）を有している。
特許番号　　　第２８３８５１１号
発明の名称　コンクリート埋設物
分割の表示　　　特願平７－１７３５５２の分割
出　願　日　　　昭和５９年１月１７日（特願平８－８５１０７）
公　開　日　　　平成８年１２月２４日（特開平８－３３８１３０）
登　録　日　　　平成１０年１０月１６日
特許請求の範囲　別紙特許公報２該当欄記載のとおり
(イ)　本件特許２は，本件出願１の一部を平成７年７月１０日に特願平７
－１７３５５２号として分割出願し（以下「曾孫出願」という。），該分割出願の
一部を平成８年４月８日に特願平８－８５１０７号として分割出願した特許出願
（以下「玄孫出願」又は「本件出願２」という。）に係り，平成１０年１０月１６
日に設定登録がされた（分割経緯図参照）。
イ　本件発明２(1)は，次の構成要件に分説することができる。
ａ　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能であると共に，曲げられ
た状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート
壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，前記埋設物本体
の開口部の反対側に複数箇所で取付ける取付部を備えるものであること，
ｂ　コンクリート埋設物であること。
ウ　本件発明２(2)は，次の構成要件に分説することができる。
(a)　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能であると共に，曲げられ
た状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁
の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，前記ボックスの開
口部の反対側の４隅における複数箇所で取付ける取付部を備えるものであること，
　　　　(b)コンクリート埋設物であること。
　　(4)　無効審判について
　ア　被告は，本件特許１について特許庁に無効審判を請求（無効２０００－
３５５９８号）し（乙３），原告は，答弁書提出期間内に提出した平成１３年２月
５日付け訂正請求書（甲１８の２）により，本件明細書１から図４３及び図４４並
びにその説明を削除する訂正請求をした（以下，この訂正を「本件訂正１」とい
う。）。特許庁審判官は，平成１３年８月３１日付けで，「訂正を認める。本件審
判の請求は成り立たない。」との審決をした（甲３６）。被告は，この審決につい
て，審決取消訴訟を提起したが（東京高等裁判所平成１３年（行ケ）第４５２
号），平成１４年８月２９日，訴えを取り下げ，この審決は確定した（甲５３ない
し６３）。
　イ　被告は，本件特許２について特許庁に無効審判を請求（無効２０００－
３５６０４号）し，原告は，答弁書提出期間内に提出した平成１３年２月１９日付
け訂正請求書により，本件明細書２から図４３及び図４４並びにその説明を削除す
る訂正請求をした（以下，この訂正を「本件訂正２」という。）。特許庁審判官
は，平成１３年８月３１日付けで，「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たな
い。」との審決をした（甲３７）。被告は，この審決について，審決取消訴訟を提
起したが（東京高等裁判所平成１３年（行ケ）第４５６号），平成１４年８月２９
日，訴えを取り下げ，この審決は確定した（甲５３ないし６３，弁論の全趣旨）。
　　　ウ　被告は，子出願に係る特許（特許２５６２６９８号）について特許庁に
無効審判を請求した（無効２０００－３５６１０号）。特許庁審判官は，平成１３
年８月３１日付けで，「特許第２５６２６９８号の請求項１及び請求項２に係る発
明についての特許を無効とする。」との審決（以下，この審決を「本件無効審決」
という。）をした（乙６１）。原告は，出訴期間内に審決取消訴訟を提起しなかっ
たので，本件無効審決は確定し，子出願に係る特許権は，平成１３年１０月１５
日，消滅したとして，権利の消滅の登録がされた（乙６２）。
(5)　被告製品（イ号物件，ハ号物件）について
ア　被告は，別紙ハ号物件目録記載の電線接続ボックス（商品名・４㎜バー
ＢＯＸ。以下，第１事件においては「ボックス」，第２事件においては「ハ号物
件」という。）を業として製造，販売している（ただし，ハ号物件が「コンクリー
ト埋設用」か否かは当事者間に争いがある。）。
イ　被告は，別紙商品目録１，２記載のバー（商品名・４㎜バー（埋込
用），以下「埋込用バー」という。）を業として販売している。
　原告は，被告がボックスに埋込用バーを付設した別紙イ号物件目録記載
のコンクリート埋設用電線接続ボックス（以下「イ号物件」という。）を製造，販
売していると主張するが，被告はこれを否認している。
　なお，別紙イ号及びハ号物件目録添付商品リスト記載のボックスのう
ち，①４㎜バーＢＯＸ薄型４ＯＢ（商品コード２５Ｂ４ＯＢ３Ｚ，品番Ｖ－４ＯＢ
３Ｚ），②４㎜バーＢＯＸ薄型（品番Ｖ－４ＯＢ３Ｚ），③４㎜バーＢＯＸ薄型
（品番Ｖ－４ＯＢＬ３Ｚ）は，埋込用バーを挿通させることができない（甲２７，
弁論の全趣旨）。
　３　争点
　　　争点は，次のとおり付加するほか，原判決「事実及び理由」中の「第２　事
案の概要」の「２　争点」に記載のとおりであるから，これを引用する。
　　(1)　原判決９頁１行目の次に改行して次のとおり付加する。
　　　「ウ　子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出
願日に遡及しないことにより，本件出願１の出願日も親出願の出願日に遡及せず，
その結果，本件発明１は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは
当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。」
　　(2)　同１７行目の次に改行して次のとおり付加する。
　　　「ウ　子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出
願日に遡及しないことにより，本件出願２の出願日も親出願の出願日に遡及せず，
その結果，本件発明２は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは
当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。」
　　(3)　さらに，その次に改行して次のとおり付加する。
　　　「(5)　争点(5)　原告主張の違憲等の有無」
第３　争点に関する当事者の主張
　　　争点に関する当事者の主張は，次のとおり付加するほか，原判決中の「事実
及び理由」の「第３　争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから，こ
れを引用する。
　１　争点(2)ウ（子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願
の出願日に遡及しないことにより，本件出願１の出願日も親出願の出願日に遡及せ
ず，その結果，本件発明１は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若し
くは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。）について
　　(1)　被告の主張
　　　ア(ア)　本件特許１は，子出願をもとの出願として分割出願されたものであ
る。そして，子出願に係る特許（特許２５６２６９８号）の無効審判事件（無効２
０００－３５６１０号）における本件無効審決は，子出願の親出願からの「分割出
願の明細書又は図面は，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した
事項の範囲内でないものを含むから，本件分割は不適法なものであって，本件特許
発明に係る出願の出願日は，平成５年１０月２９日である。」として，子出願の出
願日が親出願の出願日である昭和５９年１月１７日に遡及せず，平成５年１０月２
９日に出願されたものと認められるから，既に公開されている親出願の公開特許公
報（乙６）から当業者が容易に発明をすることができた発明についての特許であ
り，特許が特許法２９条２項に違反してされたものとして，特許法１２３条１項２
号により無効であるとすると判断した（乙６１）。しかし，原告は，本件無効審決
に対し，出訴期間内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しなかったので，本件
無効審決の確定により子出願は不適法な分割出願として親出願との関係が切断さ
れ，出願日の遡及の利益を享受することができなくなった。その結果，子出願を原
出願として分割した本件特許１（孫出願に係る特許）の出願日は，当該分割出願が
適法であった場合においても平成５年１０月２９日となり，親出願の出願日である
昭和５９年１月１７日まで遡及することはあり得ない。
　　　　(イ)　また，確定した本件無効審決の判断が，別個の特許に関する孫出願
等に対し，拘束力を持つものではないとしても，以下の述べるところからして，や
はり本件特許１の出願日は平成５年１０月２９日であるというべきである。
　ａ　原告が昭和５９年１月１７日に特許出願（親出願）した特許請求の
範囲は，「(1)手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押
圧できる突張り強度を有する線状の支持部と，支持部をコンクリート壁内に埋設さ
れる埋設物に取付ける取付部とからなるコンクリート埋設物の架設具。(2)コンクリ
ート埋設物とこれに一体に設けられた線状の支持部よりなる架設具とからなり，支
持部材は手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧で
きる突張り強度を有し，支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架
設し埋設物の位置決めを行うようになした架設具を有するコンクリート埋設物。」
というものであった。そして，明細書には，「本発明に係る架設具は従来からある
埋設物に取付けることができ，これの線状の支持部を折り曲げることによってコン
クリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにし，また，本
発明に係る埋設物は線状の支持部材である架設具を用いることによってコンクリー
ト壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにしたもので，本発明
の目的とするところは，埋設物を埋設するにあたって，埋設物の鉄筋への架設を容
易かつ迅速に行い，作業の効率化を図ることにある。」と記載されている。明細書
に記載されたこれらの特許請求の範囲及び発明の目的からして，埋設物の鉄筋への
架設状態を自由に設定できるようにするためには，支持部ないし支持部材が線状で
あることが必須の構成であるということができる。また，親出願の出願当初明細書
又は図面にも，支持部ないし支持部材は線状のもののみしか記載されていない。
　　　原告は，平成元年１１月２４日，親出願からの分割により名称を
「コンクリート埋設物」とする特許出願（子出願）をし，特許請求の範囲は「(1)手
による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧でき
る突張り強度を有する線状の支持部を開口部の反対側に一体に設けて成ることを特
徴とするコンクリート埋設物。(2)コンクリート埋設物がボックスであり，その底壁
に切り起こされた突起で支持部材を包むようにかしめて支持部材を底壁に一体に設
けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。」と
いうものであった。その後，原告は，平成５年３月１９日付け手続補正書により，
子出願の特許請求の範囲を補正し，補正後の特許請求の範囲として「(1)手による三
次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開
口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設され
る線状の支持部材を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長
さの自由端を残して，埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反
対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物。(2)埋設物本体がボ
ックスであり，手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状
態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支
骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を，鉄筋に対しボックスを任意の位置に
設置するのに十分な長さの自由端を残して，ボックスの外方に突出するようにボッ
クスの底壁に切り起こされた突起でかしめて一体に設けて成ることを特徴とする特
許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。」とした。
　　　さらに，原告は，平成５年１０月２９日付け手続補正書により，発
明の名称を「コンクリート埋設物の固定方法及び埋設方法」として特許請求の範囲
を補正し，補正後の特許請求の範囲として「(1)手による三次元方向に自在に折り曲
げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度
を有する支持部材を埋設物に設け，前記支持部材を折り曲げるとともにコンクリー
ト壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物の開口部が型枠に密接する
位置に埋設物を固定することを特徴とするコンクリート埋設物の固定方法。(2)手に
よる三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の
開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け，先に立てかけた
型枠に対して埋設物の開口部が密接するように前記支持部材を折り曲げるとともに
支持部材をコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物を埋
設位置に固定し，コンクリートを打設して埋設物を埋設することを特徴とするコン
クリート埋設物の埋設方法。」とし，補正された内容で特許権が付与された。
　　　そうすると，親出願の特許請求の範囲に記載された埋設物に設けら
れる支持部ないし支持部材は線状であることが必須の構成で，しかも，出願当初の
明細書又は図面の記載においても線状以外のものは記載していなかったところ，平
成５年１０月２９日付け手続補正書により子出願が補正された結果，子出願の特許
請求の範囲は，支持部材については線状でないものをも含むこととなり，親出願の
出願当初明細書にも図面にも記載されていないものを含んで構成が拡大され，親出
願から子出願への分割は特許法４４条の分割要件を満たさない不適法なものとなっ
た。したがって，子出願の出願日は，出願日の遡及の利益を享受することができな
いので，親出願の出願日（昭和５９年１月１７日）には遡及せず，また，平成５年
１０月２９日付け補正書による補正後の子出願の特許請求の範囲は，子出願の出願
当初の明細書又は図面の範囲内の事項を超えるものであるから，上記手続補正書が
提出された平成５年１０月２９日に出願がされたものとみなされる。
　ｂ　孫出願は，平成５年１０月２９日，子出願の上記手続補正書の提出
と同時に，子出願から分割して出願され，平成７年７月１０日手続補正書により特
許請求の範囲が補正され，孫出願に係る権利は，同日付手続補正書で補正された内
容で特許権が付与された。
　　　特許出願の分割出願は，特許法４４条１項の分割要件を満たしてい
る場合には，その効果として，分割に係る新たな特許出願はもとの特許出願のとき
にしたものとみなされる（特許法４４条２項）。これは，特許出願の分割制度が，
特許出願人に対し，二以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許
として出願する機会を与え．この新たな特許出願が分割出願として分割要件を具備
して適法となる場合には，分割された新たな特許出願がもとの特許出願のときにな
されたものとみなすという出願日の遡及の効果を与えたものである。つまり，分割
出願の出願日時の利益の享受は，あくまで原出願の出願日時の利益の享受に止まる
ものにすぎない。そして，この場合，原出願も分割出願であって，分割要件を満た
して分割が適法に行われた場合には，原出願も原々出願の出願の日時の遡及の利益
を享受する結果，結局，最後の分割出願が親出願の出願の日時に遡って出願したも
のとみなされるにすぎず，最後の分割出願の日時が原出願と無関係に親出願のとき
まで遡及するものではない。それ故に，いずれかの分割の段階で，分割要件を満た
すことができず，不適法な分割が行われた場合には，その段階で出願日の遡及が切
断され，分割出願された特許の出願日が親出願の日まで遡及するという利益を享受
することができなくなるのである。分割が適法な場合にのみ，分割された特許出願
が保護されるべきものであって，不適法に分割された特許出願は，これを保護する
必要がない。原出願の内容と分割出願の内容とは相互に関連性を有するものであ
り，特許出願の明細書又は図面について適法な補正がされた場合には，出願当初に
遡及して補正後の内容であるとみなされるのであるから，分割要件の適法性がそれ
ぞれの出願についての補正の内容如何によって影響を受けるのは当然である。
　　　そうすると，前述のとおり，子出願が親出願に対して不適法な分割
であるので，孫出願は子出願からの分割について各分割要件を満たしていたとして
も，その出願日は，少なくとも子出願の出願日とされる平成５年１０月２９日まで
しか遡及することができず，親出願の出願日である昭和５９年１月１７日に遡及す
ることはできない。
　　　イ　したがって，孫出願の出願日は平成５年１０月２９日となるから，本件
発明１は，既に公開されている親出願の公開特許公報によって出願前全部公知の発
明若しくは当業者が容易にできた発明にすぎず，特許法２９条１項３号又は同条２
項に違反するもので無効であることが明白である。なお，子出願に係る特許につい
ては，特許法１２３条１項の無効審決である本件無効審決が確定しており，もはや
訂正審判により明細書の訂正をすることができない（特許法１２６条５項）。
　　　　　よって，本件特許１は無効であることが明白であるから，本件特許権１
に基づく権利行使は権利の濫用として許されず，原告の本訴請求は直ちに棄却され
るべきである。
　　(2)　原告の主張
　　　ア　そもそも，子出願にかかる特許に関する本件無効審決における判断が別
個の特許に関する孫出願等に対し，当然に拘束力を持つものではなく，本件無効審
決の確定により，自動的に本件特許１が無効となるのではない。
イ　子出願は，特許法４４条に基づき，適法に分割された分割出願であるか
ら，親出願の出願日まで出願日が遡及していたものである。
　　　　　ところで，平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正後の子出願
の明細書の特許請求の範囲に記載された「支持部材」には「線状」という限定がな
く，原出願の願書において最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内
でないものを含んでいるから，子出願の出願日が，独立した特許として，平成５年
法律第２６号による改正前の特許法４０条（以下「特許法４０条」という。）に基
づき，「手続補正書を提出した時にした」と擬制され，出願日が上記手続補正書を
提出した平成５年１０月２９日に繰り下がった結果，子出願に係る特許権の新規性
がないとして無効となったに過ぎず，親出願から子出願への分割自体が不適法，無
効となったわけではない。本件無効審決も上記の見解に立つものである。
　　　　　他方，子出願の分割出願時の原出願の明細書（当初明細書）及び孫出願
の分割出願直前の子出願願書の明細書（平成５年３月１９日付け手続補正書による
補正後のもの）は，いずれも，特許請求の範囲には「線状」という限定を付した事
項を発明の要旨としているから，本件出願１（孫出願）は，原出願（親出願，子出
願）の最初に添付した明細書（親出願の明細書）又は図面に記載した事項の範囲内
であり，かつ，分割直前の明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるから，適
法に分割されたものであり，独立した子出願の平成５年１０月２９日付補正書の補
正内容に左右されるものではない。したがって，孫出願の出願日は親出願の出願日
まで遡及するものである。このことは，本件特許１についての無効審判請求事件
（無効２０００－３５５９８号）の審決（甲３６）において，本件特許１（孫出
願）の分割出願が適法とされたことからも裏付けられる。
　２　争点(4)ウ（子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願
の出願日に遡及しないことにより，本件出願２の出願日も親出願の出願日に遡及せ
ず，その結果，本件発明２は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若し
くは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。）について
　　(1)　被告の主張
　　　ア　本件特許２は，分割経緯図のとおり，平成８年４月８日，曾孫出願から
分割して出願され特許権が付与されており，子出願の系統から分割されたものであ
るところ，子出願は，前記のとおり，不適法な分割出願として親出願との関係が遮
断され，親出願までの出願日の遡及の利益を享受することができなくなった結果，
出願日が平成５年１０月２９日とみなされた。その結果，子出願の系統から分割し
た本件特許２の出願日も，子出願の出願日である平成５年１０月２９日よりも前ま
で遡及することはない。
　　　イ　したがって，本件特許２もまた，出願前頒布された親出願の公開特許公
報に記載された発明，若しくは，その発明に基づいて当業者が容易に発明すること
ができたものであるから，その特許が特許法２９条１項３号若しくは同条２項の規
定に違反してされたものとして，同法１２３条１項２号による無効理由があること
は明らかである。
　　(2)　原告の主張
　　　　子出願の出願日は，特許法４０条に基づき，「手続補正書を提出した時に
した」と擬制され，平成５年１０月２９日に繰り下がった結果，子出願に係る特許
権の新規性がないとして無効となったに過ぎず，親出願から子出願への分割自体が
不適法，無効となったわけではない。
　　　　そして，本件特許２は，曾孫出願からの分割出願に係るところ，本件特許
１と同様，分割出願当初明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項は，共に「線
状」という特定を付した「支持部材」をその構成とするから，原出願（親出願，子
出願，孫出願〔本件出願１〕，曾孫出願）の願書に最初に添付した明細書又は図面
に記載した事項の範囲内であり，かつ，分割直前の明細書又は図面に記載した事項
の範囲内であるから，適法に分割出願されたものといえる。
　　　　また，本件特許２は，無効審判請求事件（無効２０００－３５６０４号）
の審決（甲３７）で，適法に分割出願されたものと認定された。この審決は，子出
願に係る本件無効審決をした合議体と同一の合議体が同一日付でした審決である。
分割不適法の適用を受けた後の分割出願が分割出願になるのであれば，その後の分
割出願を適法とする審決が出ることはないし，本件無効審決の確定がその後の分割
出願の成否を左右するのであれば，当該分割出願以降の審決が同日付でされること
もあり得ない。
　３　争点(5)（原告主張の違憲等の有無）について
　　　特許法１７８条の訴えの管轄権のない裁判所が上記１，２の被告の主張を認
めて明らかな無効理由の存在を根拠に権利濫用となるとすることは，弁論主義を超
え，特許庁の審査実務に反し，憲法２９条に反する。
第４　当裁判所の判断
　　　当裁判所の判断は，次のとおり付加，訂正するほか，原判決「第４　当裁判
所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
　１　原判決３７頁３行目から同４８頁６行目までを次のとおり改める。
「(2)　同イ（本件発明１は，子出願につき分割不適法と判断して子出願に係る
特許を無効とした審決が確定したことにより，その出願日が親出願の出願日に遡及
しないこととなる結果，新規性又は進歩性を欠くか。）及び同ウ（子出願について
の分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことによ
り，本件出願１の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明１は親
出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た
発明であるか否か。）について
　　ア　本件特許１及び本件特許２の分割出願に関する手続の経緯
　　(ア)　原告は，昭和５９年１月１７日，名称を「コンクリート埋設物の架
設具および架設具を有するコンクリート埋設物」とする発明について特許出願（特
願昭５９－６８３３号〔親出願〕）をした（甲３９）。その特許請求の範囲は，
「(1)手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる
突張り強度を有する線状の支持部と，支持部をコンクリート壁内に埋設される埋設
物に取付ける取付部とからなるコンクリート埋設物の架設具。(2)コンクリート埋設
物とこれに一体に設けられた線状の支持部材よりなる架設具とからなり，支持部材
は手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突
張り強度を有し，支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架設し埋
設物の位置決めを行なうようになした架設具を有するコンクリート埋設物。」とい
うものであった。
　親出願は，昭和６０年８月１２日，公開され，平成元年８月９日，
拒絶理由通知がされ，平成元年１１月２４日，手続補正がされ，意見書が提出され
るとともに，名称を「コンクリート埋設物」とする発明について，親出願からの分
割により，特許出願（特願平１－３０６２１８号〔子出願〕）がされた。その後，
親出願は，平成２年４月４日，拒絶査定されて，査定不服審判請求がされ，平成２
年７月３０日，特許法１７条の２第４項の手続補正がされ，平成３年５月１７日，
拒絶査定不服審判において出願公告決定がされ，平成４年６月２９日の手続補正を
経て，平成５年３月１４日，原査定取消，特許査定の審決がされ，平成５年７月２
８日，登録された後，平成５年１０月２９日，特許法６４条による補正がされた
（甲４０の１，乙６）。
(イ)　前記の平成元年１１月２４日に名称を「コンクリート埋設物」と
する発明についてされた親出願からの分割による特許出願（特願平１－３０６２１
８号〔子出願〕）は，その特許請求の範囲が，「(1)手による折り曲げが可能で，か
つ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する線状の
支持部材を開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設
物。(2)コンクリート埋設物がボックスであり，その底壁に切り起こされた突起で支
持部材を包むようにかしめて支持部材を底壁に一体に設けて成ることを特徴とする
特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。（甲４０の１）」というもので
あり，平成４年１２月２１日，拒絶理由通知がされ，平成５年３月１９日付け手続
補正書（甲４０の２）により特許請求の範囲の補正がされるとともに，意見書が提
出され，その補正後の特許請求の範囲は，「(1)手による三次元方向に自在に折り曲
げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り
強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を，鉄
筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋
設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に一体に設けて成る
ことを特徴とするコンクリート埋設物。(2)埋設物本体がボックスであり，手による
三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開
口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設され
る線状の支持部材を，鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さ
の自由端を残して，ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こさ
れた突起でかしめて一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載
のコンクリート埋設物。」というものであり，平成５年５月７日付け手続補正後，
平成５年８月１１日，拒絶査定され，査定不服審判請求がされ，平成５年１０月２
９日付けで，手続補正書を提出するとともに，子出願からの分割として，特許出願
（特願平５－２７１６１０号，本件出願１〔孫出願〕）をし，子出願は，平成８年
６月１７日，原査定取消，特許査定の審決がされ，平成８年９月１９日，登録され
た（乙６８の１ないし１１）。平成５年１０月２９日付け手続補正書は，子出願の
発明の名称を「コンクリート埋設物の固定方法及び埋設方法」とし，特許請求の範
囲を，「（請求項１）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げ
られた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋
設物に設け，前記支持部材を折り曲げるとともにコンクリート壁の支骨をなす鉄筋
に架設して，コンクリート埋設物の開口部が型枠に密接する位置に該埋設物を固定
することを特徴とするコンクリート埋設物の固定方法。（請求項２）　手による三
次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部
を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け，先に立てかけた型枠に
対して埋設物の開口部が密接するように前記支持部材を折り曲げるとともに支持部
材をコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物を埋設位置
に固定し，コンクリートを打設して埋設物を埋設することを特徴とするコンクリー
ト埋設物の埋設方法。」と補正するものであり（乙７，弁論の全趣旨），同補正前
の子出願の明細書の特許請求の範囲では「線状の支持部材」とされていたのが，同
補正により「支持部材」とされた。この補正により，子出願に係る明細書の特許請
求の範囲の「支持部材」は「線状」でないものも含むものとなったが，そのような
事項は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載はなく，子出願の出願当初明細書
又は図面にも記載されていないものであった（甲３９，乙６１）。子出願について
は，上記平成５年１０月２９日付け補正の内容で特許された（乙７）。
(ウ)　前記の平成５年１０月２９日付けで子出願からの分割として出願
された本件出願１（孫出願）は，平成６年１０月２５日の公開を経て，平成７年５
月１６日，拒絶理由通知がされ，平成７年７月１０日付け手続補正書による手続補
正がなされ，意見書が提出されるとともに，孫出願からの分割として，特許出願
（特願平７－１７３５５２号，〔曾孫出願〕）がなされた。上記補正後の特許請求
の範囲は「（請求項１）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲
げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンク
リート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，鉄筋に対
し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本
体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に，線状又は複数の点状に
固着して成ることを特徴とするコンクリート埋設物。（請求項２）　埋設物本体が
ボックスであり，手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた
状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の
支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，鉄筋に対しボックス
を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，ボックスの外方に突出
するようにボックスの底壁に切り起こされた複数の突起でかしめて固着して成るこ
とを特徴とする請求項１記載のコンクリート埋設物。」（下線が補正箇所）であっ
たが，平成７年９月１８日，拒絶査定され，査定不服審判請求がされ，平成８年１
月１１日付けで，審判請求書の補正がされ，平成８年６月２７日，原査定取消，特
許査定の審決がされ，平成８年１０月３日，登録された（乙８）。分割出願時の明
細書の特許請求の範囲第１項及び第２項は，分割直前の子出願の明細書，すなわ
ち，上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正前の子出願の明細書の特
許請求の範囲第１項及び第２項の記載と全く同一であり，発明の詳細な説明及び図
面も実質的に同一であった（甲４０の２，４１，乙８）。
(エ)前記の平成７年７月１０日付け特許出願（特願平７－１７３５５
２号，〔曾孫出願〕）は，公開され，平成８年４月８日，本件出願２（玄孫出願）
が分割出願され，特許された（甲４３，乙４１）。
　　　　イ　被告は，子出願に係る特許を無効とする本件無効審決が確定したこと
により，子出願は不適法な分割出願として親出願との関係が遮断され，出願日の遡
及の利益を享受できなくなったから，子出願を原出願とする孫出願の出願日は，当
該分割出願が適法であった場合でも，子出願の出願日とみなされる平成５年１０月
２９日であり，親出願の出願日（昭和５９年１月１７日）まで遡ることはあり得な
いと主張する。
　　　そこで，検討するに，子出願に係る特許を無効とする本件無効審決が
確定したことは前記のとおりであるから，子出願に係る特許権（特許第２５６２６
９８号）は初めから存在しなかったものとみなされ（特許法１２５条），このこと
は何人も争えないところである。しかしながら，被告が本件無効審決について主張
している子出願の出願日に関する事項はあくまでも本件無効審決の理由中の判断事
項に過ぎず，本件無効審決が確定したからといって，子出願とは別個独立の出願手
続である孫出願の出願日につき，本件無効審決の判断が拘束力を持つと解すべき根
拠はない。また，子出願の特許が後に無効とされたからといって，子出願から分割
された孫出願が当然に影響を受けるということもない。したがって，被告の上記主
張は採用できない。
ウ　さらに，被告は，本件無効審決の拘束力が孫出願の出願日等に及ばな
いとしても，実体上，親出願から子出願の分割は分割要件を満たしていないから不
適法であり，子出願は出願日の遡及の利益を享受できず，その出願日は手続補正書
を提出した平成５年１０月２９日とみなされ，子出願を原出願とする本件出願１
（孫出願）の出願日も上記平成５年１０月２９日であり，親出願の出願日まで遡及
しないと主張する。
　そこで，以下，本件無効審決の拘束力から離れて，本件出願１（孫出
願）の分割出願に関する手続の経緯に即して，本件出願１（孫出願）の出願日につ
いて検討する。
　(ア)　特許出願の分割について定めた平成６年法律第１１６号による改
正前の特許法４４条１項は，「特許出願人は，願書に添付した明細書又は図面につ
いて補正をすることができる時又は期間内に限り，二以上の発明を包含する特許出
願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定していた
（なお，上記改正後の特許法４４条１項は，特許出願を分割できる時期を「明細書
又は図面について補正をすることができる期間内に限り」としている。）から，分
割出願が適法であるための実体的な要件としては，①　もとの出願の明細書又は図
面に二以上の発明が包含されていたこと，②　新たな出願に係る発明はもとの出願
の明細書又は図面に記載された発明の一部であること，が必要である。さらに，分
割出願が原出願の時にしたものとみなされるという効果を有する（特許法４４条２
項）ことからすれば，新たな出願に係る発明は，分割直前のもとの出願の明細書又
は図面に記載されているだけでは足りず，もとの出願の出願当初明細書又は図面に
記載された事項の範囲内であることを要すると解される（逆に，もとの出願の出願
当初明細書又は図面に記載された事項であれば，分割直前のもとの出願の明細書又
は図面に記載されていない事項であっても，補正が可能であるから，分割の要件を
満たすことになる。）。
　ところで，特許法には，分割出願に関する規定は同法４４条以外に
存在しないから，分割出願（子出願）をもとの出願として更に分割出願（孫出願）
を行う場合についても同条が適用されることになる。したがって，孫出願の出願日
が親出願の出願日まで遡及するためには，子出願が親出願に対し分割の要件を満た
し，孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし，かつ，孫出願に係る発明が親出願
の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要するというべ
きである。これを本件についてみると，本件出願１（孫出願）は，親出願からの分
割出願である子出願を更に分割出願し，本件出願２（玄孫出願）は，本件出願１
（孫出願）を更に分割出願した曾孫出願を更に分割出願した出願であるから，本件
出願２（玄孫出願），曾孫出願，本件出願１（孫出願），子出願の各分割出願がそ
れぞれ特許法４４条１項の分割要件を満たし，かつ，本件出願１，２に係る発明が
親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内である場合には，本件
出願１，２の出願日は，親出願の出願日まで遡及することになる。
(イ)　そこで，まず，子出願の分割出願についてみると，子出願は，平
成５年３月１９日付け手続補正書（甲４０の２）により補正された後，平成５年１
０月２９日付け手続補正書によりさらに補正された。平成５年３月１９日付け手続
補正書による補正後の発明は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載されてお
り，子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されており，その他の分割要件を満
たすといえるから，子出願は，親出願から適法に分割されたものといえることにな
る。しかしながら，平成５年１０月２９日付け手続補正書による「線状の支持部
材」を「支持部材」とした補正は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載されて
おらず，子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み，上記
補正後の子出願の明細書は，親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項
を含むものであるから，子出願は，親出願から特許法４４条１項に基づき適法に分
割されたものといえないことになる。そして，子出願は，その後，特許登録され，
本件無効審決を経て確定し，もはや，手続補正や訂正審判により上記平成５年１０
月２９日付け手続補正書による内容を是正する余地はなく，上記補正後の内容で確
定したから，子出願は，親出願から特許法４４条１項に基づき適法に分割されたも
のとはいえず，親出願の時に出願したとみなされることはない。そして，親出願の
時に出願したとみなされないことから，子出願は，本来の出願日である平成元年１
１月２４日が出願日となるはずであるが，上記補正後の明細書の特許請求の範囲
は，子出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むから，子出願の出
願日は，特許法４０条に基づき，平成元年１１月２４日から繰り下がって上記補正
書を提出した日である平成５年１０月２９日とみなされることになる。本件無効審
決の結論もこのような判断に基づくものと認められる（乙６１）。
　　この点に関し，原告は，子出願が特許法４４条により適法に分割さ
れた分割出願であり，上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正によ
り，特許法４０条に基づき，出願日が平成５年１０月２９日に繰り下がったに過ぎ
ず，子出願の分割自体が不適法，無効となるものでない旨主張するが，上記のとお
り，そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らか
であって，原告の上記主張は採用することはできない。
　　　　　(ウ)　次に，本件出願１（孫出願）についてみるに，本件出願１（孫出
願）に係る発明は，子出願を親出願とする分割出願としては，平成５年３月１９日
付け手続補正書により補正された後の明細書又は図面を対象とすると，平成７年７
月１０日付け手続補正書による手続補正が適法と認められるから，子出願に係る発
明と同一でないといえるので，平成５年１０月２９日付け手続補正書により補正さ
れた後の明細書又は図面を対象とすると子出願に係る発明と同一でないことが明ら
かである。したがって，本件出願１（孫出願）は，子出願を親出願とする分割出願
としては，その他の分割の要件も満たしているといえるから適法といえる。しかし
ながら，親出願との関係では，前記のとおり，子出願が親出願から適法に分割され
たものとはいえない以上，本件出願１（孫出願）も親出願の時に出願したとみなさ
れることはなく，子出願の時に出願したとみなされることとなり，子出願の出願日
とみなされる平成５年１０月２９日に出願したとみなされることになる。
　　　　　　　この点に関し，原告は，本件出願１（孫出願）は，原出願（親出
願，子出願）の最初に添付した明細書（親出願の明細書）又は図面に記載した事項
の範囲内であり，かつ，分割直前の明細書又は図面に記載した事項の範囲内である
から，適法に分割されたものであり，その後になされた独立した子出願の平成５年
１０月２９日付補正書の補正内容に左右されるものではなく，本件出願１（孫出
願）の出願日は親出願の出願日まで遡及する旨主張する。
　　　　　　　しかしながら，親出願，子出願及び孫出願はそれぞれ別個の出願手
続であり特許要件の具備の有無は別個独立に審査されるものであるとはいえ，孫出
願の出願日の遡及の利益の享受は，あくまで子出願の出願日の利益の享受であっ
て，子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであ
り，孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に
親出願のときまで遡及するものではない。そして，特許法は，特許の出願などの特
許に関する手続をした者がその補正をすることを原則として許容し，かつ，補正が
その手続の初めに遡って効力を有することを認めており，特許に関する手続はこの
ような補正の遡及効を前提に運用されている。現に分割出願においても，出願の分
割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一であったが，その後に原出
願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一でなくなった場合は，分割出願は
適法なものとされ，他方，出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発
明が同一ではなかったが，その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明
が同一となった場合は，分割出願は適法でないものとされており，しかも，このよ
うな補正の遡及効により分割不適法の事態などが生じる場合でも，補正を行った者
はさらにこれを修正する補正を行うことにより不適法理由の解消を行うことなどが
可能である。これらの点を考慮すると，親出願，子出願，孫出願と順次分割がされ
た場合において，子出願から孫出願への分割が分割要件に欠けるところがなかった
としても，子出願についての補正の有無，内容いかんにより，子出願の親出願から
の分割がその要件を具備するか否かの帰趨が変動し，そのために，子出願の出願日
が変動し，さらに孫出願の出願日が変動するような事態が生じることもやむを得な
いところであり，原告の前記主張は採用することができない。
(エ)　なお，原告は，本件特許１についての無効審判請求事件（無効２
０００－３５５９８号）の審決（甲３６）が請求不成立とするものであり，被告の
分割不適法の主張を理由がないと判断していることによれば，本件出願１（孫出
願）の出願日が親出願の出願日まで遡及しないことにはならないと主張する。
　　しかしながら，本件特許１についての前記無効審判請求事件におい
ては，請求人は，本件出願１（孫出願）に係る発明が親出願の出願当初明細書に記
載されていない事項を含むこと等を理由として本件出願１に分割要件違反があるこ
と等を主張しており，子出願についての補正の点に関しては主張しておらず，審決
中でもその点の判断はしていないから（甲３６），同審決があったことで上記判断
が左右されるものではない。そればかりでなく，同審決は，本件無効審決が確定す
る前（本件無効審決と同じ平成１３年８月３１日付け）のものであり，この時点で
は，審決取消訴訟の提起により本件無効審決が取り消される可能性，若しくは，訂
正審判の請求により子出願の分割不適法理由が解消される可能性が残っていたので
あるから，同じ審判合議体のした審決であっても，補正に伴う子出願の分割不適法
についての判断を示さなかったことも，首肯し得るところである。原告のこの点の
主張も理由がない。」
　２　原判決５８頁９行目から５９頁８行目を次のとおり改める。
　　「(2)　同イ（本件発明２は，子出願につき分割不適法と判断して子出願に係る
特許を無効とした審決が確定したことにより，その出願日が親出願の出願日に遡及
しないこととなる結果，新規性又は進歩性を欠くか。）及びウ（子出願についての
分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，
本件出願２の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明２は親出願
の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明
であるか否か。）について
　　ア　本件出願２は，平成７年７月１０日付けで，本件出願１の一部を分割
してされた出願（特願平７－１７３５５２号〔曾孫出願〕）の一部を，平成８年４
月８日付けで更に分割して特許出願（特願平８－８５１０７号〔玄孫出願〕）した
ものである（前記第２，２，(3)，ア，(イ)）。したがって，本件出願２（玄孫出
願），曾孫出願，本件出願１（孫出願），子出願の各分割出願がそれぞれ特許法４
４条１項の分割要件を満たし，かつ，本件出願２に係る発明が親出願の出願当初明
細書又は図面に記載された事項の範囲内である場合には，本件出願２の出願日は，
親出願の出願日まで遡及することになる。
イ　本件出願１（孫出願）は，子出願からの分割出願であるところ，前記
２で判示したとおり，子出願の出願日は，平成５年１０月２９日とみなされ，親出
願の出願日である昭和５９年１月１７日まで遡及することはない。そうすると，本
件出願１から曾孫出願への分割，曾孫出願から本件出願２への分割が分割要件を満
たしているとしても，本件出願２の出願日は，せいぜい，子出願の出願日とみなさ
れる（本件出願１の分割出願の日とみなされる日でもある）平成５年１０月２９日
までしか遡及しないこととなり，親出願の出願日である昭和５９年１月１７日まで
遡及することはない。
ウこの点につき，原告は，本件特許２についての無効審判請求事件（無
効２０００－３５６０４号）の審決（甲３７）において，本件出願２が適法に分割
出願されたと認定されたことによれば，本件出願２（玄孫出願）の出願日が親出願
の出願日まで遡及しないことにはならないと主張する。しかしながら，前記２と同
じ理由により，原告の主張は理由がない。」
　３　争点(5)（原告主張の違憲等の有無）について
　　　原審及び当審の被告の主張に明らかなとおり，被告は原告指摘の主張をして
いるから，同主張を認めても弁論主義を超えることにならず，また，同主張に沿う
認定は特許庁の審査実務に反しておらず，特許法１７８条の訴えの管轄権のない裁
判所が明らかな無効理由の存在を根拠に権利濫用と判断することは憲法２９条に反
しない。　　　
第５　結語
　その他，原審及び当審における原告提出の各準備書面記載の主張に照らし
て，原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，当審の認定判断
を覆すほどのものはない。
　よって，原告の請求はいずれも理由がなく棄却すべきであり，これと同旨の
原判決は相当であるから，本件控訴を棄却し，主文のとおり判決する。
　（当審口頭弁論終結日平成１４年１１月２２日）
　　　　大阪高等裁判所第８民事部
裁判長裁判官　　　　　若林　諒
　　　　　　　　　裁判官　　　　　小野洋一
　　　　　　　　　裁判官　　　　　黒野功久

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