戻る

平成１８年(行ケ)第１０３７８号審決取消請求事件
平成１９年１０月１８日判決言渡，平成１９年７月１０日口頭弁論終結
判決
原告メルクアンドカンパニー，インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士片山英二，長沢幸男，林康司
同弁理士横山勲，中村至，小林純子，田村恭子
被告ユーロドラッグラボラトリーズリミテッド
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００４−８０２３８号事件について平成１８年４月１３日にし
た審決を取り消す」との判決。。
第２事案の概要
本件は，後記本件特許発明の特許権者である原告が，被告の無効審判請求を受け
た特許庁により，本件特許を無効とする旨の審決がなされたため，同審決の取消し
を求めた事案である。
１特許庁における手続の経緯
()本件特許（甲第５号証）1
特許権者：メルクアンドカンパニー，インコーポレーテッド（原告）
発明の名称：骨吸収を抑制する方法」「
出願番号：特願平１１−５０９９１４号
出願日：平成１０年７月１７日（国際出願）
優先権主張日：平成９年７月２２日，同月２３日（いずれも米国）
設定登録日：平成１５年１０月１０日
特許番号：特許第３４７９７８０号
()本件手続2
審判請求日：平成１６年１１月２６日（無効２００４−８０２３８号）
訂正請求日：平成１７年３月１５日（甲第６号証の１，２。以下，この訂正請求
に係る訂正を「本件訂正」という）。
審決日：平成１８年４月１３日
審決の結論：訂正を認める。特許第３４７９７８０号の請求項１ないし８に係「
る発明についての特許を無効とする」。
審決謄本送達日：平成１８年４月２５日（原告に対し）
２発明の要旨
審決が対象とした発明（本件訂正後の請求項１∼８に記載された発明であり，以
下，請求項の番号に従って「本件特許発明１」などという。なお，請求項の数は８
個である）の要旨は，以下のとおりである。。
「請求項１】アレンドロネート，薬剤として許容できるその塩およびこれらの混【
合物より成る群の中から選択されるビスホスホネートを，アレンドロン酸活性体基
準で約３５∼約７０ｍｇ含み，週一回の投与間隔を有する連続スケジュールに従う
経口投与に用いるための，哺乳動物における骨粗鬆症を治療または予防する薬剤組
成物。
【請求項２】前記薬剤として許容できるその塩が，アレンドロネート一ナトリウム
三水和物である，請求項１記載の薬剤組成物。
【請求項３】前記ビスホスホネートを，アレンドロン酸活性体基準で約３５ｍｇ含
む，請求項１または２記載の薬剤組成物。
【請求項４】前記ビスホスホネートを，アレンドロン酸活性体基準で約７０ｍｇ含
む，請求項１または２記載の薬剤組成物。
【請求項５】哺乳動物における骨粗鬆症を治療または予防するためのキットであっ
て，週一回の投与間隔を有する連続スケジュールに従う経口投与により使用すべき
旨の指示を含み，単位用量としてアレンドロネート，薬剤として許容できるその塩
およびこれらの混合物より成る群の中から選択されるビスホスホネートをアレンド
ロン酸活性体基準で約３５∼約７０ｍｇ含み，かかる単位用量を少なくとも１回分
収容する，キット。
【請求項６】前記薬剤として許容できるその塩が，アレンドロネート一ナトリウム
三水和物である，請求項５記載のキット。
【請求項７】前記単位用量が，アレンドロン酸活性体基準で約３５ｍｇである，請
求項５または６記載のキット。
【請求項８】前記単位用量が，アレンドロン酸活性体基準で約７０ｍｇである，請
求項５または６記載のキット」。
３審決の理由の要点
審決は，無効審判請求人（被告）による無効事由の主張（本件訂正前の発明を対
象とした主張であるが，訂正後の本件特許発明１∼８に対するものに引き直して摘
示する）のうち，①本件特許発明１∼８が，特許法２条１項及び２９条１項柱書。
きの「発明」に当たらないとの主張，②本件特許発明１，５が，発明の詳細な説明
に記載されたものではなく，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号所定の
要件を満たさないとの主張，③発明の詳細な説明が，本件特許発明１，５を当業者
が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではなく，同条４項（平成１４年
法律第２４号による改正前のもの）所定の要件を満たさないとの主張をいずれも排
斥したが，④下記引用例１∼４を引用し，本件特許発明１∼４は，引用例１∼３記
載の発明に基づいて，また，本件特許発明５∼８は，引用例１，４記載の発明に基
づいて，いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件特許発
，，明１∼８に係る特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから
同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものであるとした。
引用例１国際公開第９５／３０４２１号パンフレット（国際公開日１９９５年
（平成７年）１１月１６日。審判及び本訴甲第１号証）
引用例２１９９６年（平成８年）７月発行の「（審判及び本LUNARNEWS」
訴甲第２号証）
引用例３１９９７年（平成９年）４月発行の「（審判及び本LUNARNEWS」
訴甲第３号証）
引用例４米国特許第５３６６９６５号明細書（１９９４年（平成６年）１１月
２２日特許。審判及び本訴甲第４号証）
審決の理由中，本件特許発明１∼４についての判断（引用例１∼３の記載事項の
認定，本件特許発明１と引用例３記載の発明との対比及び判断，本件特許発明２∼
４に係る判断）の部分並びに本件特許発明５∼８についての判断（引用例４の記載
事項の認定，本件特許発明５と引用例４記載の発明との対比及び判断，本件特許発
），（「」明６∼８に係る判断の部分の記載は以下のとおりである審決の甲第１号証
∼「甲第４号証」との記載を「引用例１」∼「引用例４」に改めてある。。）
()引用例１∼３の記載事項の認定1
ア引用例１
()「プロテーゼのゆるみ及びプロテーゼの移動の防止又は治療のための医薬組成物であっ1a
て，以下の；・・・４−アミノ−１−ヒドロキシブタン−１，１−ジホスホン酸・・・から選
ばれたメタンビスホスホン酸誘導体，あるいは医薬として許容されるその塩，又はいずれかの
その水和物を；医薬として許容される担体と共に含んで成る医薬組成物（クレーム１７）。」
()「それ故，本発明は，ヒトを含む哺乳類におけるプロテーゼのゆるみ及びプロテーゼの1b
移動の防止及び治療のための（医薬組成物の製造のため）メタンビスホスホン酸誘導体であっ
て，以下の：・・・４−アミノ−１−ヒドロキシブタン−１，１−ジホスホン酸（アレンドロ
ン酸，例えば，アレンドロネート；・・・から選ばれるもの又は医薬として許容されるその）
塩，又はそのいずれかの水和物の使用に関する（３頁１４行∼４頁２行）。」
()医薬組成物は・・・例えば経口・・・のための組成物・・・であることができる６1c「。」（
頁１０∼１３行）
()「特定の投与方法及び投与量は，患者の特性，特に年齢，体重，ライフスタイル，活動1d
レベル，ホルモン状態（例えば，閉経後，骨鉱物密度及び移植されるべきプロテーゼのタイ）
プを考慮して，担当内科医により選ばれるであろう。
活性成分の投与量は，さまざまな要因，例えば，その活性成分の効果及び作用，継続時間，
投与方法，温血種，及び／又は性，年齢，体重及びその温血動物の個体の状態に依存すること
ができる。
通常，その投与量は，０．００２∼３．４０ｍｇ／ｋｇ，特に０．０１∼２．４０ｍｇ／
，。，ｋｇの単一投薬が約７５ｋｇの体重の温血動物に投与されるようなものである所望により
この投薬は，いくつかの，場合により等しい，部分的な投薬においてとられることもできる。
“ｍｇ／ｋｇ”は，処置されるべき−ヒトを含む−哺乳類の体重１ｋｇ当りの薬物のｍｇ数
を意味する（６頁下から７行∼７頁５行）。」
()「上述の投薬は，−単一投薬（これが好ましい）として又はいくつかの部分投与におい1e
て投与されるかのいずれにおいても−，例えば，毎日１回，１週間に１回，１月に１回，３ケ
月に１回，６ケ月に１回又は１年に１回，において繰り返されることができる。換言すれば，
本医薬組成物は，連続的な毎日の治療から断続的な周期的な治療までのレンジにある養生法に
おいて投与されることができる（７頁６∼１０行）。」
()「好ましくは，メタンビスホスホン酸誘導体は，メタンビスホスホン酸誘導体により伝1f
統的に処置されてきた疾患，例えば，パジェット病，腫瘍誘発高カルシウム血症又は骨粗しょ
う症の治療において使用されるものと同じオーダーの大きさにある投薬で投与される。換言す
れば，好ましくは，メタンビスホスホン酸誘導体は，同様にパジェット病，腫瘍誘発高カルシ
ウム血症又は骨粗しょう症の治療において治療的に有効であろう投薬において投与され，すな
わち，好ましくは，それらは，同様に骨吸収を有効に阻止するであろう投薬において投与され
る（７頁１１∼１８行）。」
イ引用例２
()ビスホスホネートは，骨粗鬆症を扱う研究者たちの興味の大きな焦点である・・・ビ2a
スホスホネートは，破骨細胞に直接働きかけることによって骨の再吸収を阻害するが，阻害は
部分的に，骨芽細胞によって媒介されている可能性がある。先例のないマーケティングのおか
げで，ビスホスホネートは，アメリカの骨粗鬆症市場において，エストロゲンの浸透の約３０
Merck−４０％を急速に達成した；売り上げはカルシトニンの２倍であるアレンドロネート。（
製）は現在，数カ国におけるビスホスホネートの中で首位にあり，より低コストのエFosamax
チドロネート・・・に取って代わりつつある（２３頁左欄１∼１６行）。
()アメリカ合衆国外の治療者たちも同様に，アレンドロネートの使用に傾いている・・2b
・アメリカ合衆国の治療者の中には，()副作用，()服用の難しさ，()高コスト・・・を理abc
由に，使用をためらう者もいる。第一に，は最近，治療者に，食道炎を警告する手紙MERCK
を送った。ある治療者たちは，５ないし１５％の患者が胃および／または食道の苦痛を経験す
ると報告しているが，しかし多くの治療者は副作用をまったく観察していない。潰瘍化や狭窄
といった深刻な副作用はまれであることは明白である。第二に，ある患者たちはまた，服用の
難しさのために，アレンドロネートの服用を中止する。アレンドロネートは，その生物学的利
用能が限定されている（０．８％）ために，覚醒時，空腹状態で，コップ１杯の水（紅茶，コ
ーヒー，ジュースは不可）とともに服用する必要があり，患者は３０ないし６０分間，直立し
ていなければならない。１週間あるいは２週間だけでも，この様式に耐えられる高齢の女性は
少ない（２３頁左欄４５行∼中欄１３行）。
()経口ビスホスホネートの難しさのために，時たまの（週１回）あるいは周期的な（毎2c
Thedifficultieswithoral月の内の１週間）の投与が好まれるだろう（注：原文では。
()()bisphosphonatesmayfavortheirepisodiconce/week,orcyclicaloneweekeachmonth
と記載されている）経口アレンドロネートでも，服用の問題を避け，コストをadministration.。
下げるために，週１回４０あるいは８０ｍｇの投与をできる可能性がある（２３頁中欄３６。
∼４３行）
ウ引用例３
()この１０年は，骨粗鬆症の治療におけるビスホスホネートの時代であった・・・ア3a。
（），，レンドロネートの低量投与１日あたり２ないし５ｍｇは中軸のＢＭＤの増加をもたらし
，，断続的なエチドロネート投与と同様だったが標準的な投与量である１日あたり１０ｍｇでは
。，，この増加の大きさは倍加した例えば１日あたり５ｍｇのアレンドロネートを投与した場合
脊椎のＢＭＤは２年間で５％，大腿骨頚部のＢＭＤは２％，全身のＢＭＤは１％増加した。１
日あたり１０あるいは２０ｍｇのアレンドロネートを投与した場合には，脊椎のＢＭＤは２年
間で６ないし７％，大腿骨頚部のＢＭＤは２ないし４％増加した（３０頁左欄１∼３４行）。
()組織学的な骨軟化や骨折は，高投与量のビスホスホネートによる治療を受けた患者に3b
明白であった。今までに，断続的なエチドロネート，あるいは継続的なアレンドロネートによ
る治療１日あたり２０ｍｇの高投与量であってものいずれについてもこの証拠はない３（）。（
０頁右欄１９∼２６行）
()効力の強い経口ビスホスホネートの，相対的に高いコストと潜在的な副作用を引き下3c
げるためのひとつの方法は，毎日ではなく，１週間に２回または３回しか投与しないことだろ
う。ブタにおいては，ビスホスホネートの投与は，標準の“１日分の投与”を４日ごとに行う
か，あるいは２０日のうち５日間に行うことにより，骨格の反応に対する有害な効果なしに投
与量を減少させることができる。ヒトにおいては，アレンドロネートを１日あたり５ｍｇと１
０ｍｇ投与した場合でほとんど違いがなく，従って理論的には，１０ｍｇの投与を１週間に３
回，あるいは４０ｍｇの投与を１週間に１回行えばよいことになる。血清中の生化学的マーカ
ーは，投与量を低く調整するのに用い得るだろう。３ヶ月間，１週あたり３回投与した後，代
謝が低く維持される場合には，投与量は１週あたり２回に減らすことができるだろう。投与量
についてのこれらの新しい臨床的な方法は，少なくとも短期的な試験により検証される必要が
ある（３１頁左欄３３∼５５行）。
()本件特許発明１と引用例３記載の発明との対比及び判断2
引用例３には，骨粗鬆症治療薬として使用されるアレンドロネートの標準的投与量は１日あ
たり１０ｍｇ低投与量は２∼５ｍｇ高投与量は２０ｍｇであることが記載され記載()（，）（3a
()，また経口ビスホスホネートによる治療の副作用に関連しアレンドロネートの一日あた3b）
り５ｍｇ，１０ｍｇの投与量に言及していることからみて（記載()，上記標準的投与量は3c）
経口投与量と解される。また同引用例には骨粗鬆症の治療対象としてヒトやブタが記載されて
いる（記載()。つまり引用例３には，アレンドロネートを１０ｍｇ含み，毎日経口投与に3c）
用いるための，哺乳動物における骨粗鬆症を治療する薬剤組成物が記載されているといえる。
本件特許発明１と引用例３に記載された発明を対比すると，両者は，アレンドロネートを含
み，経口投与に用いるための，哺乳動物における骨粗鬆症を治療する薬剤組成物である点で一
致し，次の点で相違する。
＜相違点＞
アレンドロネートの投与量及び投与間隔に関し，前者がアレンドロン酸活性体基準で約３５
∼約７０ｍｇを，週一回の投与間隔を有する連続スケジュールに従って投与するのに対し，後
者が１０ｍｇを毎日投与する点。
＜相違点の検討＞（投与量及び投与間隔の点）
引用例３には，アレンドロネートの経口投与によるヒトの骨粗鬆症の治療において，相対的
に高いコストと潜在的な副作用を引き下げるために，毎日でなく，４０ｍｇの投与を週一回行
えばよいことが記載され，投与量についてのこの新しい臨床的な方法は，少なくとも短期的な
試験により検証される必要があることが記載されている（記載()。3c）
また引用例２においても，ヒトの骨粗鬆症を治療する目的でアレンドロネートを経口投与す
るに際し，服用の問題を避け，コストを下げるために，週一回４０ｍｇ又は８０ｍｇの投与を
できる可能性があることが記載されている（記載()()()。2a2b2c）
そうすると，本件優先日当時にアレンドロネート１０ｍｇを毎日経口投与する骨粗鬆症治療
薬について，服用の問題を避け，コストを下げるために，毎日１０ｍｇの投与に代えて，週一
回４０ｍｇ又は８０ｍｇの投与を採用することは，当業者が上記引用例２，３の記載に基づき
容易に試みることである。
ところで，アレンドロネートの経口投与に関し，引用例２に記載された週一回４０ｍｇ又は
８０ｍｇの投与は従来公知の毎日１０ｍｇ投与を改良した投与形式であると解され記載()，（2a
()()，また引用例３に記載された週一回４０ｍｇの投与も，毎日５ｍｇ又は１０ｍｇの2b2c）
投与を改良した投与形式として記載されている（記載()。してみると，引用例２，３に記3c）
載されたアレンドロネートの週一回の経口投与とは，投与を毎日繰り返す従来の投与形式を前
提とし，その延長線上に位置するものである以上，所望の治療効果が達成されるまで週一回の
投与を繰り返すもの，すなわち週一回の連続スケジュールに従って投与するもの（本件訂正明
細書９頁６∼８行）を意味することは当然である。
また，医薬の投与量は患者や症状に応じてある程度増減させるのが普通であるから，上記４
０ｍｇ又は８０ｍｇという投与量を約３５ｍｇ又は約７０ｍｇとする程度のことは，当業者が
適宜設定可能な範囲内の事項であり，塩の形態をとる薬剤の有効成分の量を遊離の酸の重量に
（），換算して特定すること酸活性体基準で投与量を定めることも通常よく行われることであり
格別のことではない。
したがって，本件特許発明１は，引用例２，３に記載された事項に基づいて，当業者が容易
に発明をすることができたものである。
なお，被請求人は，引用例２の「」との用語（記載()）は，ウェブスターの英英辞episodic2c
典・・・によれば「事象が，通常不規則な間隔で，起こり，現れ，又は変化すること」を意，
味し，この意味とその用語に続く「」とで示す意味が全く不明であり，少なくとも（）once/week
本件特許発明の連続スケジュールに従う週一回の経口投与を意味するものではないと主張す
る。
しかしながら，引用例２では「()()episodiconce/week,orcyclicaloneweekeachmonth
administrationepisodiccyclicalonce/weekone」「」「」「」「のという抽象的な用語の意味を括弧内の
」で説明したものと解されるから，何ら不明確なところはない。また，引用例weekeachmonth
２に記載されたアレンドロネートの週一回４０ｍｇ又は８０ｍｇの経口投与とは，従来の毎日
投与を繰り返す投与形式を改良したものである以上，週一回の連続スケジュールに従って投与
するものを意味することも上述のとおりである。したがって，被請求人の上記主張は採用でき
ない。
また，被請求人は，引用例２，３（ＬＵＮＡＲＮＥＷＳ）は医薬・医療分野で有名な３種
のデータベースによっても検索できず，同刊行物が頒布されていた事実を確認できないことを
主張する。
しかしながら，検索データベースには世界中のあらゆる刊行物が漏れなく収載されるわけで
はないから，検索の結果で頒布の事実が直ちに否定されるものではない。
かえって，引用例２，３の１頁右欄の囲み枠内の目次の下方には，いずれにも，ＬＵＮＡＲ
ＮＥＷＳは年に３回発行され，購読料は無料であり，購読に関する情報を得るために
に問合せができる旨，及び，が著作権を有する旨が記載されLunarCorporationLunarCorporation
ている。したがって，ＬＵＮＡＲＮＥＷＳはが発行する定期刊行物であっLunarCorporation
て希望者に対して無料で頒布される刊行物であると認められる。また，引用例２，３の頒布時
期は，引用例２の１頁に「」の表示が，引用例３の１頁に「」の表示があJuly1996April1997
ることからみて，少なくとも本件特許の優先日より前であることは明白である。そしてこれら
のことは，請求人が提出した甲第５号証（判決注・裁判ファイル第Ｔ−５４１−０４」にお「
いて，リチャード・ブルーズ・マゼス博士が提出した宣誓供述書と同じ内容の公証人による認
証を得ていない書面（その後平成１８年２月２日付け上申書で，認証を受けた宣誓供述書が提
出された」なるもの（及び平成１８年２月２日付け上申書）に係る，ＬＵＮＡＲＮＥＷ。））
Ｓの著者兼編集者であるリチャード・ブルーズ・マゼス博士の宣誓供述書の内容とも整合す
る。したがって，被請求人の上記主張も採用できない。
()本件特許発明２について3
引用例１には，アレンドロネートを経口投与する，哺乳動物における骨粗鬆症の治療に用い
る医薬組成物において，アレンドロネートの塩の水和物を用いてよいことが記載されているか
ら（記載()()()()，引用例３に記載された経口投与用骨粗鬆症治療薬の有効成分であ1a1b1c1f）
るアレンドロネートについて，アレンドロネート一ナトリウム三水和物という形態を選択する
ことは，当業者が適宜なし得ることである。
したがって，本件特許発明２は，引用例１∼３に記載された事項に基づいて，当業者が容易
に発明をすることができたものである。
()本件特許発明３，４について4
引用例２，３に記載された４０ｍｇ，８０ｍｇの投与量をそれぞれ約３５ｍｇ，約７０ｍｇ
に調節することは，上記()で検討したとおり当業者が適宜なし得ることである。2
したがって，本件特許発明３，４は，引用例１∼３に記載された事項に基づいて，当業者が
容易に発明をすることができたものである。
()引用例４の記載事項の認定5
()本発明は，骨粗鬆症の治療または防止法に関する。さらに特に，本発明は，特定の骨4a
吸収抑制ポリホスホネート化合物の間欠投与のための明確な治療法に関する。本発明は，該治
療法に従った治療のために患者が使用すべきキットにも関する（１欄４∼１０行）。
()骨粗鬆症の治療は，典型的には長時間，時には長期の治療を必要とし，患者のコンプ4b
ライアンス（服薬状況）が大きな問題である。骨粗鬆症を発症した患者には，有効で，投与が
容易で，および／または，投与回数が少なく，胃腸障害（例，経口投与時，クロドロネートお
よびパミドロネートなどのビスホスホネートによって引き起こされる）などの副作用を回避す
る，または，最小限に抑える新規治療法が大いに有益であると思われる。前記患者には，より
多様な形態で投与できる新規治療法も有益であると思われる（２欄３４∼４４行）。
()本発明は，前記の新規治療法を提供する。本発明は，本発明人が実施した実験に基づ4c
いており，この実験は驚くべき結果を示した。その実験では，各種卵巣摘出ラット群に，生理
食塩水溶媒中，指示量（遊離酸として計算）の１−ヒドロキシ−３−（Ｎ−メチル−Ｎ−ペン
チルアミノ）−プロパン−１，１−ジホスホン酸ナトリウム塩()を以下のとおりにBM21,0955
:投与した
()１μｇ／ｋｇのを１日１回１８週間投与1BM21,0955
()３μｇ／ｋｇのを１日１回１４日間投与に続いて，４週間の休薬期間を設け2BM21,0955
た後，３μｇ／ｋｇのを１日１回さらに１４日間投与した後，さらに４週間の休BM21,0955
，，，，薬期間を設け次に３μｇ／ｋｇのを１日１回さらに１４日間投与しその後BM21,0955
さらに４週間の休薬期間を設けた。
()１４日間の治療期間中，を６μｇ／ｋｇの用量で１日おきのみに投与した点3BM21,0955
を除いて，()と同一の治療。2
()１４日間の治療期間中，初日に２１μｇ／ｋｇを投与し，８日目に別に２１μｇ／ｋｇ4
を投与した点を除いて，()と同一の治療。2
()および()で間欠投与を用いているにもかかわらず，各ラット群で，卵巣摘出によって34
誘発された骨損失は完全に防止された（２欄４８行∼３欄７行）。
()本発明に従った使用に適したビスホスホネートの好ましい具体例は，以下の化合物を4d
含む・・・４−アミノ−１，１−ヒドロキシブタン−１，１−ジホスホン酸（アレンドロネー
ト（４欄３１∼３７行））
()「本明細書で使用する場合の「休薬期間」とは，患者が骨吸収抑制ポリホスホネート4e
を投与されず，患者が骨細胞活性化量の骨細胞活性化化合物を受けておらず，あるいは，患者
。，が新規骨再形成単位の有意な活性化や抑制をきたす他の条件下にない期間を意味するしかし
これは，該休薬期間中，患者に化学物質を投与してはならない，と言っているわけではない。
，（），，カルシウムビタミンＤ骨細胞活性化量の骨細胞活性化ビタミンＤ代謝物と区別する鉄
ナイアシン，ビタミンＣおよび他のビタミンまたはミネラルサプリメント（ＢＲＵに有意な影
響を与えない）のような栄養補給を休薬期間中に与えることができ，有益である。例えばカル
シトニンおよび副腎皮質ステロイドなどのＢＲＵに有意な影響を与えない特定の薬剤は，休薬
期間中投与できない。特に，休薬期間中，毎日のサプリメントが投与されていない場合，本発
明の治療法に従って，間欠期間および／または休薬期間中にプラセボー（砂糖丸薬シュガーピ
ル）を投与し，補助することもできる（５欄４４∼６５行）。」
()本発明に記載の方法は，あらゆる種類の哺乳類，特にヒトの治療に適用できる（６4f。
欄２２∼２４行）
()本発明は，さらに，本発明に記載の治療法を簡便，有効に実施するためのキットに関4g
。，，，，（）する前記キットは好ましくは上記のとおり本発明に記載の治療法において製剤dosage
の正しい投与を簡便化する多数の単位製剤を含む。例えば，各７日間の間欠期間３回から成る
抑制期間をそれぞれ含む周期から成る治療法では，製剤を３組に分け，各抑制期間中の３回の
間欠期間のそれぞれに１組を用い，その製剤を投与しなければならない日を各製剤のそばに表
示するのが適切であると思われる。別法として，もしくは，追加的に，ポリホスホネートを投
与しない日数と等しい多数のプラセボー製剤・・・を含むのが適切であると思われる（６欄。
２５∼４３行）
()本発明に記載の新規治療スケジュールによれば，投薬期間中は，患者に投薬しなけれ4h
ばならないのは，例えば１週間に１回だけである。これは，患者のコンプライアンスを高める
（，）。，ことができる骨粗鬆症の治療は長期治療であるのが典型的であるビスホスホネートは
特に高齢患者では（食事と共に摂取すると，吸収が非常に低いので）少なくとも食後２時間，
後と食前１時間前に服用しなければならないので，毎日の正しい摂取が困難である。例えば１
週間に１回だけの正しい薬剤摂取に集中することの方が容易である。さらに，ビスホスホネー
トは，腸不快を引き起こす可能性がある。これらの問題をできるかぎり少なくするのが重要で
ある（１０欄５８行∼１１欄２行）。
()骨粗鬆症の治療を必要とする患者への胃腸障害の発生を最小限に抑えながら行なう骨4i
粗鬆症の治療法であって，前記方法が，前記患者への有効量の骨吸収抑制ポリホスホネート化
合物または生理学的に受容可能なその塩またはエステルの投与を含み，前記ポリホスホネート
，，，化合物を少なくとも２回の周期を含むスケジュールに従って投与し前記周期のそれぞれが
()前記ポリホスホネートを前記患者に間欠的に投与する約４∼約９０日の抑制期間で，前a
記抑制期間が，２日∼約１４日から成る少なくとも２回の間欠的周期の薬剤投与期間に分けら
れており，前記薬剤を各間欠的周期の薬剤投与期間の１日だけに投与する抑制期間と，その後
の
。()約２０日∼約１２０日の休薬期間を含む周期であることを特徴とする骨粗鬆症の治療法b
（クレーム１）
()本件特許発明５と引用例４記載の発明との対比・判断5
引用例４には，骨粗鬆症の治療を必要とする患者への胃腸障害の発生を最小限に抑えながら
行なう骨粗鬆症の治療法であって，前記治療法が，前記患者へ有効量の骨吸収抑制ポリホスホ
ネート化合物を，少なくとも２回の周期を含むスケジュールに従って投与するものであり，前
記周期のそれぞれが，()前記ポリホスホネートを前記患者に間欠的に投与する約４∼約９０a
日の抑制期間で，前記抑制期間が，２日∼約１４日からなる少なくとも２回の間欠的周期の薬
剤投与期間に分けられており，前記薬剤を各間欠的周期の薬剤投与期間の１日だけに投与する
抑制期間と，その後の()約２０日∼約１２０日の休薬期間を含む周期である，骨粗鬆症の治b
療法が記載され（記載()，前記胃腸障害はビスホスホネートの経口投与によって引き起こ4i）
される副作用であり（記載()，前記治療法は，あらゆる種類の哺乳類，特にヒトの治療に4b）
適用できるものであり（記載()，該治療法に従った治療のために患者が使用すべきキット4f）
についても言及され（記載()，該キットは多数の単位製剤を含むものである（記載()。4a4g））
してみると，引用例４には「哺乳動物における骨粗鬆症の治療法に使用するためのキット，
であって，前記治療法は，胃腸障害の副作用を最小限に抑えながらビスホスホネートを少なく
，，とも２回の周期を含むスケジュールに従って経口投与するものであり前記周期のそれぞれが
()ビスホスホネートを間欠的に投与する約４∼約９０日の抑制期間と，その後の()約２０日ab
∼約１２０日の休薬期間とを含み，前記抑制期間が，２日∼約１４日からなる少なくとも２回
の間欠的周期の薬剤投与期間に分けられ，前記薬剤投与期間における１日だけにビスホスホネ
ートが投与され，前記キットは多数の単位製剤を含む，キット」の発明が記載されているとい
える。
そこで本件特許発明５と引用例４に記載されたキットの発明とを対比すると，後者の各単位
製剤は当然に所定の単位用量が決められているものであるから，両者は「哺乳動物における，
骨粗鬆症を治療するためのキットであって，所定のスケジュールに従う経口投与により使用す
るビスホスホネートの単位用量を少なくとも１回分収容する，キット」である点で一致し，次
の点で相違する。
＜相違点１＞
本件特許発明５がビスホスホネートとしてアレンドロネートを使用するのに対し，引用例４
に記載された発明がこのように限定していない点。
＜相違点２＞
ビスホスホネートの投与スケジュール及び単位用量に関し，本件特許発明５が週一回の投与
間隔を有する連続スケジュールに従って投与するという指示を含み，単位用量が酸活性体基準
で約３５∼約７０ｍｇであるのに対し，引用例４に記載された発明が，２日∼約１４日からな
，る少なくとも２回の間欠的周期の薬剤投与期間に分けられる約４∼約９０日の抑制期間()とa
その後の約２０日∼約１２０日の休薬期間()とを含む周期を少なくとも２回繰り返すスケジb
ュールに従って投与し，単位用量が具体的に記載されていない点。
＜相違点の検討＞
上記相違点について以下に検討する。
＜相違点１の検討＞（アレンドロネート）
引用例４には，ビスホスホネートの好ましい具体例としてアレンドロネートが挙げられ（記
載()，引用例１にも骨粗鬆症治療薬におけるメタンビスホスホン酸誘導体の例としてアレ4d）
ンドロネートが記載されている（記載()()()。また本件特許の優先日当時，骨粗鬆症治1a1b1f）
療用のビスホスホネートとしてアレンドロネートが広く臨床使用されていたことは周知である
（引用例２，３及び乙第１∼３，１１号証参照。）
（判決注）審判乙第１∼第３号証，乙第１１号証は，下記刊行物である。
BISPHOSPHONATESIN審判乙第１号証１９９５年（平成７年）刊行の著「H.Fleisch
()」１４７∼１５４頁（本訴甲BONEDISEASE,Fromthelaboratorytothepatient2ndEdition
第１３号証）
審判乙第２号証１９９５年（平成７年）８月発行の「」９TheAmericanJournalofMedicine
CharlesH.ChesnutAlendronateTreatmentofthePostmenopausal９号所収のらによる「
」と題する論OsteoporoticWoman:EffectofMultipleDosagesonBoneMassandBoneRemodeling
文（同誌１４４∼１５２頁（本訴甲第１４号証））
TheNewEnglandJournalof審判乙第３号証１９９５年（平成７年）１１月３０日発行の「
MedicineUriA.LibermanEffectoforalalendronateonbonemineral」３３３号所収のらによる「
」と題する論文（同誌１４３densityandtheincidenceoffracturesinpostmenopausalosteoporosis
７∼１４４３頁（本訴甲第１５号証））
審判乙第１１号証１９９６年（平成８年）発行の「」３４８号所収のらLancetD.M.Black
による論文（同誌１５３５∼１５４１頁）
したがって，引用例４に記載された骨粗鬆症治療用キットで経口投与するビスホスホネート
として，アレンドロネートは当業者がまず選択するものであり，これを使用することに特段の
困難性は存在しない。
＜相違点２の検討＞（投与スケジュール及び単位用量）
引用例４には，薬剤投与期間中は治療スケジュールとしてビスホスホネートの週一回の経口
投与を採用することにより，特に高齢の患者を正しい薬剤摂取に集中させ，患者のコンプライ
アンスを高めることができること（記載()，つまり週一回投与とする積極的利点が示され4h）
ていることから，同引用例に記載された間欠的周期の薬剤投与期間の２日∼約１４日という投
与間隔として７日を選択すること，すなわち週一回の投与間隔を採用することは当業者が容易
に行い得ることである。
ところで，引用例４には，同引用例記載の発明の基礎となる実験として，アレンドロネート
と同じくビスホスホネートの一種であるを，卵巣を摘出して骨損失を起こりやすくBM21,0955
させたラット群に対して様々な投与量・投与間隔で投与する治療を行ったことが記載されてお
り，該ラット群の中には，()３μｇ／ｋｇのを毎日１４日間投与する治療を行っ2BM21,0955
たラットと，()１４日間の治療期間中，初日に２１μｇ／ｋｇを投与し，８日目に２１μｇ4
／ｋｇを投与した点を除くほか()と同一の治療を行ったラットとが含まれ，いずれのラット2
でも骨損失は完全に防止されたことが記載されている（記載()。すなわち，後者の週一回4c）
投与のラットは，前者の毎日投与のラットに比して，１回当たりの投与量が７倍に設定されて
いる。
そうすると，ビスホスホネートの投与による骨粗鬆症の治療において，毎日投与を週一回投
与に変更したときに同程度の治療効果を得ようとすれば，当業者は１回当たりの投与量を７倍
に増やすことが引用例４には示唆されているということができる。
そして，本件優先日当時，アレンドロネートを毎日経口投与して骨粗鬆症を治療する場合の
有効且つ安全な単位用量は，５∼２０ｍｇ程度であることは周知（引用例３の記載()()，3a3b
及び乙第１∼３，１１号証を参照）であるから，引用例４に記載のキットにおいて週一回の経
口投与間隔で使用するアレンドロネートの単位用量を具体的に設定するにあたっては，上記５
∼２０ｍｇという毎日投与量を，７倍に増やして設定することは，当業者がごく自然に行うこ
とである。また引用例４では塩の形態のの指示量を遊離酸として計算していることBM21,0955
からみて（記載()，アレンドロネートにおいても当業者は同様にその用量を遊離酸すなわ4c）
ちアレンドロン酸活性体基準で定めるものと認められる。
また，連続スケジュールに従って投与すること，すなわち所望の治療効果が達成されるまで
投与を繰り返すこと（本件訂正明細書９頁６∼８行）については，引用例１に週一回の投与を
繰り返すことが記載されている（記載()）だけでなく，一般に，ビスホスホネートを経口投1e
与する骨粗鬆症の治療において，休薬期間を置く「間欠的」又は「周期的」投与法を採用しな
ければならないのは，エチドロネートのように骨吸収の抑制作用のみならず骨石灰化の抑制作
用も大きい薬剤の場合に限られ，アレンドロネートの場合には骨石灰化の抑制作用が相対的に
小さく連続投与が可能であったこと（−Gibbs,C.J.,Aaron,J.E.;Peacock,M.,Br.Med.J.292,pp.1227
（，年月販売開始の大日本住友製薬製ダイドロネル錠（エチドロネート）の12291986199011）
添付文書，()，及び引用例３の記載()を参E.Sirisetal.,J.Clin.Endocrinol.Metab.,81,961-96719963b
照）を考慮すれば，アレンドロネートを選択した際には，当業者は休薬期間（記載()()）4e4i
を設けず，連続スケジュールに従った投与を行うのがむしろ普通であると認められる。
さらに，引用例４に記載のキットにも投与日に関する指示が含まれていることにみられるよ
うに（記載()，投与に関する指示を含ませることはキットにおいて普通のことである。4g）
したがって，引用例４に記載されたキットの発明において，週一回の投与間隔を有する連続
スケジュールに従う投与により使用すべき旨の指示を付加するとともに，単位用量をアレンド
ロン酸活性体基準で例えば約３５∼約７０ｍｇと設定することは，当業者が引用例１，４に記
載された事項に基づいて容易になし得ることである。
()本件特許発明６について6
引用例１には，アレンドロネートを経口投与する，哺乳動物における骨粗鬆症の治療に用い
る医薬組成物において，アレンドロネートの塩の水和物を用いてよいことが記載されているか
（），，ら記載()()()()引用例４に記載されたキットで用いるアレンドロネートについて1a1b1c1f
アレンドロネート一ナトリウム三水和物という形態を選択することは，当業者が適宜なし得る
ことである。
したがって，本件特許発明６は，引用例１，４に記載された事項に基づいて，当業者が容易
に発明をすることができたものである。
()本件特許発明７，８について7
引用例４に記載されたキットの発明において，週一回の経口投与に用いるアレンドロネート
の単位用量を約３５ｍｇ又は約７０ｍｇと設定することは，上記（４−４）に記載した理由に
より当業者が容易になし得ることである。
したがって，本件特許発明７，８は，引用例１，４に記載された事項に基づいて，当業者が
容易に発明をすることができたものである。
()審決の「むすび」8
以上のとおりであるから，本件特許発明１ないし４は引用例１∼３に記載された発明に基づ
いて，本件特許発明５ないし８は引用例１，４に記載された発明に基づいて，いずれも当業者
が容易に発明をすることができたものである。したがって，本件請求項１∼８に係る発明の特
許は，法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり，法第１２３条第１項第２号に
該当し，無効とすべきものである。
第３原告主張の審決取消事由の要点
１取消事由１（引用例２，３についての公知文献性の認定の誤り）
審決は，本件特許発明１が，引用例２，３に記載された事項に基づいて，当業者
が容易に発明することができたものである旨判断したが，引用例２，３は，いずれ
も本件特許出願に係る優先権主張日（最先日・平成９年７月２２日）前に頒布され
，，。た刊行物に当たらないからこれらに基づく上記容易想到性の判断は誤りである
２取消事由２（本件特許発明１と引用例３記載の発明との相違点についての判断
の誤り）
()審決は，本件特許発明１と引用例３記載の発明との相違点について「引用1，
例３には，アレンドロネートの経口投与によるヒトの骨粗鬆症の治療において，相
対的に高いコストと潜在的な副作用を引き下げるために，毎日でなく，４０ｍｇの
投与を週一回行えばよいことが記載され，投与量についてのこの新しい臨床的な方
法は，少なくとも短期的な試験により検証される必要があることが記載されている
（記載()。また引用例２においても，ヒトの骨粗鬆症を治療する目的でアレ3c）
ンドロネートを経口投与するに際し，服用の問題を避け，コストを下げるために，
週一回４０ｍｇ又は８０ｍｇの投与をできる可能性があることが記載されている
（記載()()()。そうすると，本件優先日当時にアレンドロネート１０ｍ2a2b2c）
ｇを毎日経口投与する骨粗鬆症治療薬について，服用の問題を避け，コストを下げ
るために，毎日１０ｍｇの投与に代えて，週一回４０ｍｇ又は８０ｍｇの投与を採
，，。」用することは当業者が上記引用例２３の記載に基づき容易に試みることである
と判断した。
しかしながら，以下のとおり，この判断は，引用例２，３の記載及び優先権主張
日当時の技術常識に反し，また，上記優先権主張日当時の技術常識に基づく阻害要
因等を看過したものであって，誤りである。
()まず，引用例３の記載()を含むパラグラフ（３１頁左欄３３∼５５行，訳23c
文１頁１６∼２６行。以下「パラグラフ１」という）には，アレンドロネートを。
連続的に経口投与する際に，当業者が無視することができない上部消化管障害とい
う副作用に対する解決手段は記載されていない。パラグラフ１には，ビスホスホネ
ート（アレンドロネートを含む）の用法・用量に関し「毎日投与よりもむしろ週。，
に２回または３回だけ投与すること「ブタの場合，４日ごと，あるいは２０日間」，
のうち５日間標準「一日量」を投与すること「ヒトの場合・・・１０ｍｇの投」，，
与を，理論的には，週３回，あるいは４０ｍｇの投与を週１回行うこと「週３回」，
で３ヶ月経過後，代謝回転が低いままであれば，投与を週２回以下に減らすこと」
という，単なるオプションが，臨床的意義についての説明もなく列挙されているに
すぎず，理論的な根拠や実験による裏付けも示されていない。
加えて，パラグラフ１は「文献２３，すなわち，１９８７年（昭和６２年）刊，」
CalcifiedTissueInternationalM.C.deVernejoulDifferent行に係る所収のらによる「」「
SchedulesofAdministrationof3Amino-1-Hydroxypropylidene-1,1Bisphosphonate()
」と題する論文（甲第７号証。以下InduceDifferentChangesinPigBoneRemodeling
単に「文献２３」という）を引用する。しかしながら，文献２３は，アレンドロ。
ネートと化学構造が異なるパミドロネートの皮下注射実験において，間欠投与が，
ブタの骨吸収の減少の程度及び骨芽細胞の形成速度に及ぼす影響を，毎日投与と比
較して記載しているにすぎないものである。そして，皮下注射により投与する場合
，，，，には薬剤が直接血液などの末梢循環系に入り胃腸を経由しないことそれゆえ
胃腸に対する副作用が起こり得ないことは，本件特許出願当時における当業者の技
術常識であり「経口ビスホスホネートの相対的に高いコストと潜在的な副作用を，
引き下げるためのひとつの方法」として，上記オプションを列挙しながら，胃腸に
対する副作用を考慮する必要がない皮下注射における用法・用量を論ずる引用例３
の記載は首尾一貫しておらず，引用例３の著者が，文献２３の内容を十分に理解し
て，パラグラフ１を記載したものでないことは明らかである。
上記のとおり，パラグラフ１には，一日当り高用量（２０ｍｇを超える用量）で
アレンドロネートを連続的に経口投与した場合における上部消化管に対する副作用
を解決するための手段は何ら開示されていない。また，週一回という投与間隔で４
０ｍｇを投与するという構成により，アレンドロネートの経口投与において惹起さ
れる懸念がある上部消化管障害を克服できることを，何らかの理論的根拠や実験的
な裏付けなしに，当業者が認識することはできない。したがって，当業者が，引用
例３の上記記載に接したとしても，ビスホスホネート，特にアレンドロネートの経
口投与において無視することのできない重大な問題である上部消化管障害という副
作用を軽減させるための解決手段として，その用法・用量を採用することを動機づ
けられることもなければ，その記載によって何かを示唆されることもあり得ない。
()次に，引用例２にも，アレンドロネートの連続スケジュールに従う経口投与3
において，本件特許発明１が課題とする上部消化管に対する副作用の問題について
は，何ら解決手段（用法・用量）が示されておらず，引用例２のいかなる記載も，
上部消化管障害を軽減するための構成を採用することに資するものではない。
すなわち，審決は，引用例２の記載()（２３頁中欄３６∼４３行，訳文２頁５2c
∼９行）を引用するが，記載()の前段（第１文）は「()」と2cepisodiconce/week，
の記載に係る「（ウェブスター英英辞典によれば「事象が，通常不規則episodic」，
な間隔で，起こり，現れ，又は変化すること（甲第９号証）とされており，周期」
的な投与間隔を意味するものではない）と「」との関係が不明であり，。once/week
また「週１回（」又は「毎月１週間（」という投，））once/weekoneweekeachmonth
与間隔の提案は「好まれるかも知れない（」という程度のものである，）mayfavor
にすぎない。
（），「（）」，また記載()の後段第２文は潜在的にとの語に照らして2cpotentially
単に引用例２の筆者が可能性があると考えていることが記載されているにすぎない
上，引用例２が，例えば「()，SomeU.S.physiciansarereluctanttotreatbecauseof:a
()()()（一部の米国医sideeffects,bdifficultyofdosing,andchighcosts$700/year.
師は，()副作用，()投与の難しさ，及び()高コスト（年）の理由で治abc$700/
Thisantagonism療に必ずしも積極的ではない（２３頁左欄下から９∼６行「。）」），
possiblycouldbeafactorintheunexpectedlyhighfrequencyofsideeffectsanddosing
（この反感は，おそらく，意外に高頻度の副作用及び投与の難しさが要difficulties.
side因であろう（２３頁中欄２８∼３１行）との各記載のように「副作用（。）」，
」と「投与の難しさ（」とを区別していることにかんがeffectsdifficultyofdosing））
みると「服用の問題（」とは，服用行為そのものに関する問題，）dosingproblem
（）であると考えるのが自然であって，副作用（）をdifficultyofdosingsideeffects
意味するものとは解されない。
したがって引用例２の上記記載は経口投与という行為そのものに付随する服，，「
」（，（。「」用の問題なお本件訂正後の明細書甲第６号証の２以下単に本件明細書
という）の発明の詳細な説明の３頁１７∼２０行に記載されているとおり，ビス。
ホスホネートの経口投与においては，胃を空にしてビスホスホネートを摂取し，そ
の後少なくとも３０分は絶食することが推奨されているが，多くの患者にとってそ
のような服薬条件は負担であった）を避けるための用法・用量に関するものであ。
り，少なくとも上部消化管障害を軽減するための用法・用量が記載されているもの
ではない。
()本件特許出願に係る優先権主張日当時，アレンドロネートなどのビスホスホ4
ネート類が，破骨細胞による骨吸収の選択的阻害剤として，骨粗鬆症などの異常な
骨吸収に伴う骨疾患の治療又は予防に効果があることは，周知であったが，その一
方で，上記優先権主張日までに，アレンドロネートを一日一回連続的に経口投与す
る場合には，副作用として，重篤な食道炎や食道潰瘍が発生する懸念があるため，
臨床上の至適用量は一日当り１０ｍｇであり，２０ｍｇを超える用量だと，上部消
化管障害発生の可能性が増大し，４０ｍｇでは上部消化管障害を惹起する可能性が
極めて高いとする報告が数多くあり（甲第１３∼第１９号証，上部消化管障害の）
発現を最小限に抑えながら骨粗鬆症の骨疾患治療に充分な効果を与えるアレンドロ
ネートの用量は２０ｍｇが限度であり，骨粗鬆症の治療のためにアレンドロネート
を経口投与する際には，上部消化管障害という副作用の懸念のために，一定の連続
スケジュールに従う高用量（２０ｍｇを超える用量）投与を避けるということは，
上記優先権主張日当時，当業者の技術常識であった。
そして，引用例３には，理論的な根拠や実験による裏付けを伴うことなく，アレ
ンドロネートの様々な用法・用量が単なるオプションとして列挙されているにすぎ
，，，ず引用例２にもアレンドロネートの連続スケジュールに従う経口投与における
上部消化管に対する副作用の問題については，何ら解決手段（用法・用量）が示さ
れていないことは，上記のとおりであるから，たとえ，これらの引用例に，週１回
４０ｍｇの投与が記載されていたとしても，当業者が，これを採用することについ
ては，重大な阻害事由があり，容易であるということはできない。
()本件特許発明１は，上記優先権主張日当時の技術常識及びこれに基づく重大5
な阻害事由にもかかわらず，アレンドロネートを連続的に経口投与する際の上部消
化管障害という副作用の問題解決手段として，週１回高用量の投与という構成を採
用し，本件明細書の実施例１（１７頁４行∼２０頁表１）記載のとおり，上部消化
管障害の軽減という，当業者にとって全く予測のできなかった顕著な効果を奏する
ことができたものである。
()したがって，本件特許発明１と引用例３記載の発明との相違点についての審6
決の判断は誤りである。
３取消事由３（本件特許発明５と引用例４記載の発明との相違点についての判断
の誤り）
()審決は，本件特許発明５と引用例４記載の発明との相違点１につき「引用1，
例４には，ビスホスホネートの好ましい具体例としてアレンドロネートが挙げられ
（記載()，引用例１にも骨粗鬆症治療薬におけるメタンビスホスホン酸誘導体4d）
の例としてアレンドロネートが記載されている（記載()()()。また本件特1a1b1f）
許の優先日当時，骨粗鬆症治療用のビスホスホネートとしてアレンドロネートが広
く臨床使用されていたことは周知である・・・。したがって，引用例４に記載さ
れた骨粗鬆症治療用キットで経口投与するビスホスホネートとして，アレンドロネ
ートは当業者がまず選択するものであり，これを使用することに特段の困難性は存
在しない」と判断し（以下，この部分の判断を「判断Ａ」という，さらに，判。。）
断Ａを前提として，同相違点２につき「ビスホスホネートの投与による骨粗鬆症，
の治療において，毎日投与を週一回投与に変更したときに同程度の治療効果を得よ
うとすれば，当業者は１回当たりの投与量を７倍に増やすことが引用例４には示唆
されているということができる。そして，本件優先日当時，アレンドロネートを
毎日経口投与して骨粗鬆症を治療する場合の有効且つ安全な単位用量は，５∼２０
ｍｇ程度であることは周知（引用例３の記載()()，及び乙第１∼３，１１号証3a3b
を参照）であるから，引用例４に記載のキットにおいて週一回の経口投与間隔で使
用するアレンドロネートの単位用量を具体的に設定するにあたっては，上記５∼２
０ｍｇという毎日投与量を，７倍に増やして設定することは，当業者がごく自然に
行うことである「引用例４に記載されたキットの発明において，週一回の投与。」，
間隔を有する連続スケジュールに従う投与により使用すべき旨の指示を付加すると
ともに，単位用量をアレンドロン酸活性体基準で例えば約３５∼約７０ｍｇと設定
することは，当業者が引用例１，４に記載された事項に基づいて容易になし得るこ
とである」と判断した（以下，これらの判断を，順次「判断Ｂ「判断Ｃ」と。，」，
いう。。）
しかしながら，以下のとおり，判断Ａ∼Ｃは，優先権主張日当時の技術常識を看
過したものであって，誤りである。
()まず，引用例４に実質的に開示されているのは，（イバンドロネ2BM21,0955
ートの商品名）を用いたラットの皮下注射投与に係る間欠的投与スケジュールであ
るところ，引用例４には，のほかに，アレンドロネートを含む他の化BM21,0955
合物（エチドロネート，パミドロネート，チルドロネート，リゼドロネート，クロ
ドロネートなど）についても記載されているが（４欄３４∼６２行，アレンドロ）
ネートは，エチドロネートなどと同列に扱われており，かつ，上記ラットの皮下注
射投与に係る間欠的投与スケジュールとの関連は，何ら示されていない。したがっ
て，判断Ａは，判断Ｂの基礎となり得ない。
審決は「毎日投与を週一回投与に変更したときに同程度の治療効果を得ようと，
すれば，当業者は１回当たりの投与量を７倍に増やすことが引用例４には示唆され
ている」とするが，ビスホスホネートに含まれる化合物であっても，その化学構造
，，，，が異なれば用法・用量が異なることは技術常識でありまた皮下注射の場合に
上部消化管に対する副作用を考慮する必要がないことも，上記２のとおり，優先権
主張日当時の技術常識であるから，引用例４に示されたの皮下注射のBM21,0955
場合の用法・用量に関する知見が，経口投与の場合に上部消化管障害の副作用の懸
念があるアレンドロネートの用法・用量について，何の参考にもならないことは明
らかである。
そして，優先権主張日当時の技術常識として，アレンドロネートの経口投与は，
その用量に依存して上部消化管障害が惹起される蓋然性が高くなり，当業者は，２
，。０ｍｇを超える高用量を避ける傾向にあったことは上記２の()のとおりである4
したがって，審決の判断Ｂには，根拠が全く示されていない。
()さらに，上記のとおり，引用例４に記載されているのは，を用3BM21,0955
いたラットの皮下注射投与に係る間欠的投与スケジュールであり，とBM21,0955
化学構造が全く異なるアレンドロネートを用いた経口投与に係る投与スケジュール
における用法・用量に何らの示唆も与えるものではないから，判断Ｃが誤りである
ことも明らかである。
()したがって，本件特許発明５と引用例４記載の発明との相違点についての審4
決の判断は誤りである。
４取消事由４（手続違背）
本件特許発明１を無効とすべきものとした審決は，引用例３をいわゆる主引例と
し，引用例２をいわゆる副引例として，本件特許発明１の容易想到性を判断したも
のであるが，無効審判請求人である被告は，引用例１を主引例，引用例２，３を副
引例として，本件特許発明１が容易想到であると主張していたものである。
加えて，本件特許発明１に係る「対比・判断」において，審決が引用する引用例
３の記載部分と，被告の主張が引用する引用例３の記載部分とは，全く重なってい
ない。また，審決が引用する引用例２の記載部分と，被告の主張が引用する引用例
２の記載部分とは，一部が重なるだけである。
そうすると，本件特許発明１に係る審決の無効の理由は，被告が主張した無効理
由と明らかに異なるものであって，新たな無効理由にほかならないから，特許法１
５３条２項に則り，原告に対し，当該無効理由を通知して，意見を述べる機会を与
えることが必要であったが，そのような手続は，一切行われなかった。
したがって，審決には手続違背の瑕疵があり，この瑕疵が，審決の結論に影響を
及ぼすことは明白である。
第４被告は，適式の呼出を受けながら，本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書そ
の他の準備書面を提出しない。
第５当裁判所の判断
特許庁における手続の経緯，発明の要旨及び審決の理由が原告主張のとおりであ
ることは，被告において明らかに争わないところであり，これによれば，被告は，
本件において，前示の内容をもつ審決という行政処分が原告主張のとおりになされ
たことは，自白したものとみなされる。
そこで，原告主張の審決取消事由について検討する。
１取消事由１（引用例２，３についての公知文献性の認定の誤り）について
LUNARNEWSFROMTHELEADER引用例２３はいずれものタイトルと，，，「」，「
（骨計測の分野における先進的企業より」との副題をINBONEMEASUREMENT）
有する冊子であり，それぞれの１頁目に発行年月の記載と目次（）がInThisIssue
LunarNewsispublishedthreetimesayear.Subscriptionsareあって目次の下部には，，「
free.Forinformationaboutreceivingthispublication,contactLunarCorp.LunarNews（
は，年３回発行される。購読料は無料である。この刊行物の受領に関する情報を得
るには，に連絡されたい」との記載及びの著作権表LunarCorp.LunarCorporation。）
示があり，また，それぞれの末尾の奥書には，の本社（米国ウイLunarCorporation
スコンシン州）並びにヨーロッパ，ドイツ及びアジア太平洋の各支社の住所等のほ
LunarNewsiscopyrightedbyLunarCorporation,UnitedStates,whoiswhollyか「，
（は，米国に著作権があり，responsibleforthecontent.LunarNewsLunarCorporation
同社は，その内容につき全面的に文責を負う」との記載がある。。）
そして，それぞれの冊子には，目次で示されたテーマごとに比較的簡潔な解説が
あるが（審決に引用されたのは，引用例２，３とも「」のうちのTherapyUpdate
「」というテーマの部分である，各テーマに係る解説中には，いBisphosphonate。）
ずれも「」として多くの研究論文が挙げられており，各解説は，こREFERENCES
れら多くの研究論文を紹介して，各テーマごとの研究の動向や今後の方向性等を報
告するという体のものである。
以上の事実によれば「」は，米国のが，同社，LUNARNEWSLunarCorporation
の業務分野に関係する研究テーマごとに，読者に対し，当該テーマに関して発表さ
れた研究論文を紹介し，研究の動向や方向性等についての情報を提供するため，当
該論文の内容を織り込んで，自身がまとめた解説を内容として，LunarCorporation
年３回発行する刊行物であり，購読を希望する者に対しては，無償で配布するもの
であることを推認することができる。
そして，このような刊行物の発行は，通常，発行会社の宣伝を兼ねて，社会一般
に対する企業サービスとしての情報提供として行われるものであり，かつ，解説の
執筆や編集・発行に一定の費用や労力を要するものであるから，そのような目的や
コストに相応する相当程度の部数が発行されていることも優に推認される。
そして，引用例２が１９９６年（平成８年）７月に，引用例３が１９９７年（平
成９年）４月にそれぞれ発行されたことは，各１頁の発行年月の記載によって明ら
かであるところ，本件発明に係る優先権主張日は平成９年７月であるから，引用例
２，３が，特許法２９条１項３号にいう「特許出願前に（本件においては，優先権
主張日前に・・・外国において，頒布された刊行物」に当たることは明らかであ）
り，この認定を覆すに足りる証拠はない。
したがって，取消事由１に係る原告の主張は理由がない。
２取消事由２（本件特許発明１と引用例３記載の発明との相違点についての判断
の誤り）について
()原告は，引用例３及び引用例２について，ビスホスホネート（アレンドロネ1
ート）を連続的に経口投与する際の，上部消化管障害という副作用に対する解決手
段が開示されているものではなく，当業者が，上記副作用を軽減させるための解決
手段として，引用例３，２に記載された用法・用量を採用する動機付けや示唆はな
いと主張する。
2Studiesoverthepastdecadehavegiven()しかしながら，引用例３には「，
physiciansconfidencethatbisphosphonates,andinparticularalendronate,areusefulin
treatingosteoporosis.Controlofalendronateadministration,asintheFITstudy,can
minimizesideeffects.IntheFITstudy,40%oftheplacebogrouphadupper
（過去１０gastrointestinalproblemscomparedto41.3%inthealendronate-treatedgroup.
年間に及ぶ研究の結果，内科医は，ビスホスホネート，特に，アレンドロネートが
骨粗鬆症の治療に有用であるとの自信を持った。アレンドロネートの投与を管理す
ることにより，骨折干渉試験()研究におけるように，副作用を最小限にするこFIT
とができる。ＦＩＴ研究において，プラシーボを投与した群の４０％に上部胃腸障
害が発生したが，一方アレンドロネートを投与した群の４１．３％に上部胃腸障害
が発生した）｣（３０頁中欄４１行∼右欄４行。訳文は甲第２６号証４０頁１５∼。
Oralbisphosphonatetherapyinsubjectsolderthan70yearsiscomplicatedby２１行「），
（７０歳以上gastro-esophagealandintestinaldifficultiesmorethaninyoungerpatients.
の患者に対するビスホスホネートの経口投与治療は，若い患者より胃食道及び胃腸
障害を悪化させる（３１頁左欄１３∼１７行。訳文は甲第２６号証４０頁２２。）」
∼２４行）との各記載があり，これらの記載のやや後にパラグラフ１があるのであ
，「（）」，るからパラグラフ１における潜在的な副作用とはthepotentialside-effects
胃食道及び胃腸障害や上部胃腸障害，すなわち，上部消化管障害を意味するものと
読むことが自然であり，したがって，パラグラフ１には，上部消化管障害という副
作用を軽減させるための解決手段として，週１回４０ｍｇのアレンドロネート投与
が記載されているものと認められる。
引用例３は，確かに，原告の主張するとおり，上部消化管障害の軽減との関連に
おいて，週１回４０ｍｇのアレンドロネート投与の有用性に係る，理論的根拠の明
示的な記載や実験的な裏付けを伴うものではない。しかしながら，原告が自認する
ように，薬剤が胃腸を経由しない皮下注射による投与においては，胃腸に対する副
作用は生じないことが，本件特許出願当時の技術常識であったことに照らせば，ア
レンドロネートの経口投与における上部消化管障害の副作用は，薬剤が消化管を経
由して投与される際に，直接消化管に接触するなどして生ずるものと考えられるか
ら，そうであれば，消化管障害の副作用は，消化管と接触する薬剤の量が多く，接
触する時間が長いほど，また，接触頻度が高いほど生じやすく，悪化しやすいこと
は容易に理解されるところである。したがって，投与間隔を長くする（毎日投与か
ら週２∼３回，あるいは週１回投与とする）間欠投与の提案は，それ自体として，
上部消化管障害軽減の理論的根拠を示唆するものであり，少なくとも，当業者がこ
れを試みる動機付けとなるものということができる。
また，原告は，パラグラフ１において，ブタに対するパミドロネートの皮下注射
実験における間欠投与の影響を記載した文献２３が引用されていることを捉え，皮
下注射による投与においては，胃腸に対する副作用は生じないことが，本件特許出
願当時の技術常識であったから，副作用等を引き下げるための方法として，上記オ
プション（間欠投与の各方法）を列挙しながら，皮下注射における用法・用量を論
ずる引用例３の記載は首尾一貫しておらず，引用例３の著者が，文献２３の内容を
十分に理解して，パラグラフ１を記載したものではないと主張する。
，，，しかしながらパミドロネートもビスホスホネートに含まれるものでありまた
Inpigs,thebisphosphonatedosecanbereducedwithoutadverseeffectパラグラフ１の「
onskeletalresponsebygivingastandard"dailydose"everyfourthday,orfor5daysout
」，，of2023.[]との記載部分はビスホスホネートの間欠投与を提案する前提として
間欠投与の方法を採用することにより，投与される薬剤の総量が減少することがあ
ることにかんがみ，投与総量のある程度の減少は，ビスホスホネート投与の本来の
目的である骨疾患の治療効果に不都合となるほどの影響を及ぼさないことを確認し
たものと考えられるから，この部分で引用された文献２３に記載された実験が，パ
ミドロネートの皮下注射実験であるとしても，パラグラフ１ないし引用例３の記載
が首尾一貫していないとか，引用例３の著者が，文献２３の内容を十分に理解して
いないなどといった非難は当たらない。
()引用例２の記載()について，原告は「()」との文言に32cepisodiconce/week，
係る「」と「」との関係が不明であるとか「週１回」又は「毎episodiconce/week，
月１週間」という投与間隔の提案は「好まれるかも知れない（」とい，）mayfavor
う程度のものであるにすぎないと主張し，また，記載()の後段（第２文）は，2c
「（潜在的に」との語に照らして，単に引用例２の筆者が可能性があるpotentially）
と考えているにすぎないとも主張する。
しかしながら「()」というような表現の仕方は，括弧内の，episodiconce/week
「」により「」の具体的内容を説明する場合の用法として頻繁once/weekepisodic，
に使われるものであるから「」の意味が明確である以上「」の，，once/weekepisodic
本来の語義と多少の開きがあっても，文意が不明であるということはできない。ま
た「「」との各語により，記載()が，全体として，断定を，」，mayfavorpotentially2c
避ける言い回しとなっていることは，そのとおりであるとしても，記載()が，高2c
コストや「服用の問題（その意味は次に検討する）を避ける方法として，アレン」。
ドロネートを週１回４０ｍｇ又は８０ｍｇ経口投与することを提案していることは
十分に読みとれるのであるから，当業者が，これを試みることを示唆されることは
明らかである。
sideeffectsdifficultyof原告はさらに引用例２が副作用と投与の難しさ，，，「（）」「（
」とを区別しているとして，記載()の「服用の問題（」とdosing2cdosingproblem））
，（），（）は服用行為そのものに関する問題であり副作用difficultyofdosingsideeffects
を意味するものではないと主張する。
SomeU.S.physiciansarereluctanttotreatbecauseしかしながら，引用例２には「，
of:asideeffects,bdifficultyofdosing,andchighcost$700/year.First,()()()()
Merckrecentlysentalettertophysicianswarningofesophagitis.Somephysiciansreport
that5to15%ofpatientsexperiencegastricand/oresophogealdistress,butmosthaveseen
nosideeffects.Seriousside-effectsofulcerationandstrictureappearrare14.Second,[]
somepatientsalsostopalendronatebecauseofthedosingdifficulty.Thelimited
bioavailabilityofalendronate0.8%requiresthatitbetakenonanemptystomachupon()
awakeningwithafullglassofwaternottea,coffee,orjuice,andthepatientmust()
remainuprightfor30to60minutes15.Afewelderlywomencantoleratethisregime[]
（アメリカ合衆国の治療者の中には，()副作用()投与のforaonlyweekortwo.a,b
難しさ，()高コスト・・・を理由に，使用をためらう者もいる。第一にはcMerck
最近，治療者に，食道炎を警告する手紙を送った。ある治療者たちは，５ないし１
５％の患者が胃及び／又は食道の苦痛を経験すると報告しているが，しかし多くの
治療者は副作用を全く観察していない。潰瘍化や狭窄といった深刻な副作用はまれ
であることは明白である。第二に，ある患者たちはまた，服用の難しさのために，
アレンドロネートの服用を中止する。アレンドロネートは，その生物学的利用能が
（．），，，（，限定されている０８％ために覚醒時空腹状態でコップ１杯の水紅茶
コーヒー，ジュースは不可）とともに服用する必要があり，患者は３０ないし６０
分間，直立していなければならない。１週間あるいは２週間だけでもこの様式に耐
えられる高齢の女性は少ない（２３頁左欄５１行∼中欄１３行。訳文１頁１５。）」
∼末行）との記載があるところ，この記載の第２文以下の「」で始まる部分First,
及びで始まる部分はそれぞれ第１文の()及び()「」，，「」「Second,asideeffectsb
」に対応していることが明らかであるから（なお，この記載部difficultyofdosing
分に引き続いて「」で始まり，アレンドロネートのコストについて論じた部，Third,
分がある，ここでいう「副作用（」が，食道炎等の上部消化管障害。））sideeffects
を指していることは明白である。そして，この記載部分では，副作用の発生が必ず
しも多くはないとされているが，このやや後に上記副作用がやはり無視できない問
Thisantagonismpossiblycouldbeafactorinthe題であることを示唆する「
（この反感は，おそunexpectedlyhighfrequencyofsideeffectsanddosingdifficulties.
らく，意外に高頻度の副作用及び投与の難しさが要因であろう（２３頁中欄２。）」
The８∼３１行。訳文２頁２∼３行）との記載があり，さらに，そのすぐ後に「
difficultieswithoralbisphosphonatesmayfavortheirepisodiconce/week,orcyclical()
oneweekeachmonthadministration.Evenoralalendronatepotentiallycouldbegiven()
（ビスホスina40or80mgdoseonce/weektoavoiddosingproblemsandreducecosts.
ホネートの経口投与における難しさのために，それらを間欠的な（週１回，ある）
いは周期的に（毎月１週間）投与することが好まれるかもしれない。アレンドロネ
ートを経口投与する場合であっても，服用の問題を避け，コストを下げるために４
０ｍｇまたは８０ｍｇの投与量を週１回投与することも潜在的に可能であるかもし
れない（２３頁中欄３６∼４３行。訳文２頁５∼末行）との記載()が続くの。）」2c
であるから，記載()の「（服用の問題」とは，コストの問題と2cdosingproblems）
対比して，服用に伴う問題，すなわち，副作用の問題と投与の難しさの問題の両者
を意味するものと解するのが自然である。
()さらに，原告は，アレンドロネートを一日一回連続的に経口投与する場合に4
は，消化管障害という副作用の懸念のために，一定の連続スケジュールに従う高用
量（２０ｍｇを超える用量）投与を避けることが，優先権主張日当時，当業者の技
術常識であったから，引用例２，３に，週１回４０ｍｇの投与が記載されていたと
しても，当業者が，これを採用することについては，重大な阻害事由があり，容易
ではないと主張する。
，，，しかしながら上記主張に係る当業者の技術常識は原告の主張によるとしても
アレンドロネートを１日１回連続的に経口投与する場合のものである。この点につ
き，原告が，上記技術常識を証するため，優先権主張日前に頒布された刊行物とし
て提出した甲第１３∼第１９号証（いずれも添付された抄訳文において訳出された
部分が証拠となる）を見ても，甲第１３号証（著。HerbertFleisch
BISPHOSPHONATESINBONEDISEASEalendronateisverywelltolerated「」），「には
uptoadailyoraldoseof20mg.At40mgsignsofuppergastrointestinalintolerancemay
（アレンドロネーoccur.alendronateisverywelltoleratedattherecommendeddosage.
トは，毎日経口投与において２０ｍｇの用量までは十分に忍容性がある。４０ｍｇ
の用量では上部消化管において耐えられない障害を生じる可能性がある。アレンド
ロネートは推奨用量では十分に忍容される（１４８頁１７∼１９行。訳文６∼９）」
行）との記載が，甲第１４号証（９９号所収のTheAmericanJournalofMedicine
CharlesH.Chesnut,AlendronateTreatmentofthePostmenopausalⅢらによる「
」OsteoporoticWoman:EffectofMultipleDosagesonBoneMassandBoneRemodeling
Theonlyadverseclinicalorlaboratoryeffectsthatappearedtobeと題する論文には），「
relatedtoalendronatewereuppergastrointestinalintoleranceandrash.Theformer
includednausea,dyspepsia,mildesophagitis/gastritis,andabdominalpain,andoccurred
primarilyinthefirstyearduringtreatmentwith40mgalendronate.Sevenand2patients
discontinuedstudyparticipationduetoadversegastrointestinaleffectsinthefirstand
secondyears,respectively.Ofthese9patientswithdrawnfromalendronatetherapydueto
anadverseuppergastrointestinaleffects,7werereceiving40mgandonly1wasreceiving
（アレンドロネートに関連すると思われる臨床的又は実験adoselowerthan20mg.
的な副作用は，上部消化管不耐性及び発疹のみである。前者としては，吐き気，消
化不良，軽い食道炎／胃炎，及び腹痛が挙げられ，主として，４０ｍｇのアレンド
ロネートでの治療期間の最初の年に発症した。７名，２名の患者が，それぞれ最初
の年と２年目に，上部消化管障害が発現したことが理由で試験を中止した。これら
９名の上部消化管障害のためにアレンドロネート治療を中止した患者のうち，７名
は，４０ｍｇを投与されており，２０ｍｇ未満を投与されていたのはたった１名で
Therapywithあった（１５０頁左欄４∼１７行。訳文１頁下から８∼１行「。）」），
alendronatewasassociatedwithfewsideeffects;uppergastrointestinalintolerancewasthe
mostcommonadverseexperience,andwasusuallyrelatedtothe40-mgdosage.Inthis
study,alendronatetreatmentfor2yearsimprovedandmaintainedskeletalbonemass.The
optimaldosage,associatedwithminimalsideeffects,appearstobe5to10mg.Atsuch
dodages,alendronatetherapyappearedtobewelltoleratedandeffectiveforthetreatment
（アレンドロネートによる治療ofosteoporosisinpostmenopausalwomeninthisstudy.
，。，，ではほとんど副作用を伴わない最も多く見られるのは上部消化管障害であり
これは通常４０ｍｇの用量に関係していた。本研究によれば，２年間にわたるア
レンドロネート治療によって，骨格の骨量が増加し，維持された。副作用を最小限
にする最適な用量は５∼１０ｍｇであろう。本研究によれば，そのような用量であ
れば，アレンドロネート治療は，十分に忍容性があり，閉経後の女性の骨粗鬆症治
療に有用であるものと考えられる（１５１頁左欄下から４行∼右欄７行。訳文。）」
TheNewEnglandJournalofMedicine２頁２∼９行）との各記載が，甲第１５号証（
UriA.LibermanEFFECTOFORAL３３３巻２２号所収のらによる「
ALENDRONATEONBONEMINERALDENSITYANDTHEINCIDENCEOF
」と題する論文）には，FRACTURESINPOSTMENOPAUSALOSTEOPOROSIS
Continuoustherapywith10mgofalendronateperdayprovidedmaximalefficacy,was「
welltoleratedandisthereforetheoptimaldoseforthetreatmentofosteoporosisin
（アレンドロネートを１日当たり１０ｍｇ連続して投与したpostmenopausalwomen.
場合に最大効果が得られ，しかも忍容性が良好であったことから，閉経後の女性の
骨粗鬆症治療には１日当たり１０ｍｇが最適な用量である（１４４２頁左欄１。）」
Today'sTherapeuticTrends０∼１３行訳文２∼４行との記載が甲第１６号証。），（
JonathanD.AdachiOsteoporosisIts１４巻１号所収のによる「−
Diagnosis,ManagementandTreatmentwithaNewOralBisphosphonateAgent,
EtidronateEfficacyofalendronatewasdemonstratedinarecently」），「と題する論文には
reportedpublication.36Inathree-yearrandomized,double-blind,()
placebo-controlled,multicenteredstudy,994subjectsweretreatedwitheitherplaceboor
alendronate5,10or20mg/day.Allweresupplementedwithcalcium500mg/day.
AlendronateproducedincreasesinBMDofthelumbarspine,proximalfemur,forearmand
totalbodyatalldoses.IncreasesinBMDcontinuedthroughoutthethreeyearsofstudy.
Astheefficacyof10mg/daywasfoundtobecomparabletothatof20mg/day,while5
mg/daywaslesseffective,10mg/daywasdeterminedtobetheappropriatealendronate
（アレンドロネートの有効性が最近報告された刊行物において示された（注dose.。
３６（判決注：注３６）は，上記甲第１５号証の論文である）３年間にわたる）（。
無作為化，二重盲検，プラセボ対照，他施設共同試験において，９９４名の被験者
にプラセボ又はアレンドロネート５，１０又は２０ｍｇ／日を投薬した。全被験者
は，５００ｍｇ／日のカルシウムを摂取した。アレンドロネートは，全用量におい
て，腰椎，大腿近位部，前腕及び全身のＢＭＤを増加させた。ＢＭＤは３年間の試
験期間を通して増加を続けた。１０ｍｇ／日の有効性は，２０ｍｇ／日に匹敵する
ものであった。他方，５ｍｇ／日はやや有効性が劣るものであった。このため，１
０ｍｇ／日が適量なアレンドロネートの用量であると決定された（１９頁１７。）」
∼２６行。訳文２∼１１行）との記載があって，それぞれ，経口投与の１日当たり
の忍容用量は２０ｍｇまでであり，４０ｍｇでは上部消化管障害を発現すること，
１０ｍｇが最適の用量であることが記載されている。なお，それらの用量が，毎日
連続投与における１日当たりのものであることは，各記載自体により（甲第１４号
証においては，記載と１４５頁右欄の「」により）示されているところTABLE1
である（なお，甲第１７∼第１９号証には，用量の記載がない。。）
そうすると，原告主張の上記技術常識は，それが認められるとしても，アレンド
ロネートを連続して毎日投与する場合のものであるのに対し，上記引用例２，３に
記載されているのは，週１回というような，投与間隔を空けた間欠投与であり，か
つ，上記２の()のとおり，アレンドロネートの経口投与における上部消化管障害2
の副作用は，薬剤が消化管を経由して投与される際に，直接消化管に接触するなど
して生ずるものと考えられるとすれば，消化管内壁が，例えば４０ｍｇのアレンド
，，（，ロネートと連続して毎日接触する状態と接触しない日が６日間続くその間に
自然治癒力による回復がある）状態とを同列に論ずることができないことは明らか
である。
したがって，原告主張の上記技術常識は，当業者が，引用例２，３記載の投与方
法を試みるに当たって妨げとなるようなものということはできず，これを阻害事由
とする原告の主張は失当である。
()原告は，本件特許発明１が，当業者にとって全く予測のできなかった顕著な5
効果を奏することができたと主張するところ，この主張は，週１回高用量の投与と
いう構成を採用することにつき，優先権主張日当時の技術常識に基づく重大な阻害
事由があったことを前提とするものであるが，その前提が失当であることは，上記
()のとおりであるから，上記主張も失当である。4
()したがって，本件特許発明１と引用例３記載の発明との相違点についての審6
決の判断に誤りはなく，原告の取消事由２を採用することはできない。
３取消事由３（本件特許発明５と引用例４記載の発明との相違点についての判断
の誤り）について
()原告は，本件特許発明５と引用例４記載の発明との相違点につき審決がした1
判断Ｂが誤りであると主張するので，原告が当該主張の理由として挙げる諸点につ
いて，以下，検討する。
ア原告は，まず，引用例４に実質的に開示されているのは，（イバBM21,0955
ンドロネード）を用いたラットの皮下注射投与に係る間欠的投与スケジュールであ
り，引用例４には，のほかに，アレンドロネートを含む他の化合物にBM21,0955
ついても記載されているが，アレンドロネートは，エチドロネートなどと同列に扱
われており，かつ，上記ラットの皮下注射投与に係る間欠的投与スケジュールとの
関連は，何ら示されていないと主張する。
確かに，審決の記載()によれば，引用例４において「本発明は，本発明人が4c，
実施した実験に基づいており」とした上で挙げられている具体的な実験例は，ラッ
トに対し，（イバンドロネード）を，間欠投与する方法（実験方法()BM21,09553
及び()）であり「生理食塩水溶媒中，指示量・・・を以下のとおりに投与した」4，
との記載に照らして，上記実験例の投与方法自体は皮下注射によるものであったこ
とが窺われる（もっとも，引用例４の「ビスホスホネートは，特に高齢患者では，
（食事と共に摂取すると，吸収が非常に低いので）少なくとも食後２時間後と食前
１時間前に服用しなければならないので，毎日の正しい摂取が困難である。例えば
１週間に１回だけの正しい薬剤摂取に集中することの方が容易である。さらに，ビ
スホスホネートは，腸不快を引き起こす可能性がある。これらの問題をできるかぎ
り少なくするのが重要である（審決の記載()）との記載にかんがみれば，引用。」4h
例４記載の発明としては，皮下注射による投与に限定されるものではなく，経口投
与も含まれるものと解される。なお，クレーム４参照。。）
しかしながら，引用例４のクレーム１は「骨粗鬆症の治療を必要とする患者へ，
の胃腸障害の発生を最小限に抑えながら行なう骨粗鬆症の治療法であって，前記方
法が，前記患者への有効量の骨吸収抑制ポリホスホネート化合物または生理学的に
受容可能なその塩またはエステルの投与を含み，前記ポリホスホネート化合物を，
，，少なくとも２回の周期を含むスケジュールに従って投与し前記周期のそれぞれが
()前記ポリホスホネートを前記患者に間欠的に投与する約４∼約９０日の抑制期a
間で，前記抑制期間が，２日∼約１４日から成る少なくとも２回の間欠的周期の薬
剤投与期間に分けられており，前記薬剤を各間欠的周期の薬剤投与期間の１日だけ
に投与する抑制期間と，その後の()約２０日∼約１２０日の休薬期間を含む周期b
であることを特徴とする骨粗鬆症の治療法（記載()）というものであって，。」4i
に特定されないポリホスホネート化合物（ビスホスホネート化合物もBM21,0955
。），，含まれるを使用した骨粗鬆症の治療法に係る発明として構成されておりまた
アレンドロネートは「本発明に従った使用に適したビスホスホネートの好ましい，
」（）。，，具体例として挙げられている記載()ものであるすなわち引用例４には4d
上記実験例の間欠投与の方法が，アレンドロネートを含むビスホスホネート化合物
に共通して適用し得るものであることが記載されているということができ，アレン
ドロネートと，上記実験例に係る「ラットの皮下注射投与に係る間欠的投与スケジ
ュール」との関連が何ら示されていないとする原告の主張は失当である。
イ次に，原告は，判断Ｂが誤りである理由として，ビスホスホネートに含まれ
る化合物であっても，その化学構造が異なれば，用法・用量が異なることは技術常
識であり，皮下注射の場合に，上部消化管に対する副作用を考慮する必要がないこ
BM21,0955とも，優先権主張日当時の技術常識であるから，引用例４に示された
の皮下注射の場合の用法・用量に関する知見は，経口投与の場合に上部消化管障害
の副作用の懸念があるアレンドロネートの用法・用量について，何の参考にもなら
ないと主張する。
しかしながら，一定の範囲内で，ビスホスホネートの投与量と骨疾患に対する治
療効果との間に相関関係があることは明らかであるから，毎日投与の方法を，投与
間隔を空ける間欠投与の方法に変更しようとする場合に，治療効果を維持しようと
すれば，間欠投与の方法で投与するビスホスホネートの総量を，同一治療期間に係
る毎日投与の方法による投与総量と同じにすること（間欠投与の方法による１回当
たりの投与量を，そうなるように設定すること）は，当業者が最初に試みることで
あるといえる。現に，引用例４の上記実験例（記載()）においては，１週間ごと4c
の間欠投与の方法（実験方法()）に係る１回当たり投与量２１μｇ／ｋｇは，毎4
日投与の方法（実験方法()）に係る１日当たり投与量３μｇ／ｋｇの７倍となっ2
，，ておりこれによって骨損失を完全に防止し得たことが示されているのであるから
について「毎日投与を週一回投与に変更したときに同程度の治療効果BM21,0955，
を得ようとすれば，当業者は１回当たりの投与量を７倍に増やすこと」が必要であ
るとの認識が，引用例４に示唆されているということができる。
そして，上記のように，治療効果を維持するため，間欠投与の方法で投与するビ
スホスホネートの総量を，同一治療期間に係る毎日投与の方法による投与総量と同
じにすること（間欠投与の方法による１回当たりの投与量を，そうなるように設定
すること）は，当業者が最初に試みることであるということは，引用例４記載の発
明（キット）において，ビスホスホネートとしてアレンドロネートを選択し，１週
間ごとの間欠投与の方法を採用した場合にも，当然妥当することであり，かつ，ア
レンドロネートの用法・用量との用法・用量が異なることは，そのとBM21,0955
おりであるとしても，上記実験例で，の間欠投与につき示された１回BM21,0955
当たりの投与量の設定の仕方は，アレンドロネートの間欠投与における投与量の設
定においても参考となることは明らかである（念のため付言すれば，判断Ｂにおい
て「７倍に増や」す基となる「５∼２０ｍｇという毎日投与量」は「アレンドロ，，
ネートを毎日経口投与して骨粗鬆症を治療する場合の有効且つ安全な単位用量」と
，，（，。）して優先権主張日当時周知であった量このこと自体は原告は争っていない
のことであり，もとより，上記実験例に係る，の毎日投与の方法におBM21,0955
ける１日当たりの投与量ではない。。）
，，，また本来の治療効果を確保するため間欠投与における１回当たりの投与量を
毎日投与における単位用量を基礎として，投与間隔として空ける日数に応じ比例的
に設定することを検討する場合においては，参考とする上記実験例が，皮下注射に
よる投与方法であるかどうかや，上部消化管障害の副作用を生ずるかどうかは，直
接関係する事項ということはできない。
ウ原告は，さらに，優先権主張日当時の技術常識として，アレンドロネートの
経口投与は，その用量に依存して上部消化管障害が惹起される蓋然性が高くなり，
当業者は，２０ｍｇを超える高用量を避ける傾向にあったと主張するが，上記技術
常識が，間欠投与の方法を試みるに当たって，１回当たり２０ｍｇを超えるアレン
ドロネートの投与を行うことを妨げるものでないことは，上記２の()のとおりで4
ある。
エしたがって，判断Ｂが誤りであるとする原告の主張を採用することはできな
い。
()原告は，引用例４に記載されているのが，を用いたラットの皮2BM21,0955
下注射投与に係る間欠的投与スケジュールであり，これと化学構造が全く異なるア
レンドロネートを用いた経口投与に係る投与スケジュールにおける用法・用量に何
らの示唆も与えるものではないことを理由として，本件特許発明５と引用例４記載
の発明との相違点につき審決がした判断Ｃが誤りであるとも主張するが，この主張
が採用し得ないことは，上記()のとおりである。1
()したがって，本件特許発明５と引用例４記載の発明との相違点についての審3
決の判断に誤りはない。
４取消事由４（手続違背）について
原告は，本件特許発明１を無効とすべきものとした審決の理由が，審判請求人で
ある被告が主張した理由と異なるものであって，特許法１５３条２項に則り，原告
に対し，当該無効理由を通知して，意見を述べる機会を与えることが必要であった
が，そのような手続は行われなかったと主張するところ，審決の理由が被告主張の
理由と異なる根拠として，原告が挙げるのは，本件特許発明１の容易想到性判断に
おいて，①審決の理由は，引用例３をいわゆる主引例とし，引用例２をいわゆる副
引例とするのに対し，被告は，引用例１を主引例，引用例２，３を副引例として本
件特許発明１の無効を主張した点，②本件特許発明１に係る「対比・判断」におい
て，審決が引用する引用例３の記載部分と，被告の主張が引用する引用例３の記載
部分が全く一致せず，審決が引用する引用例２の記載部分と，被告の主張が引用す
る引用例２の記載部分の一部が一致していない点の２点である。
しかしながら，特許法１５３条１項，２項でいう「理由」とは，同法２９条１項
３号を引用する同条２項に基づく容易想到性の判断に関しては，当該発明が，特定
の刊行物（引用例）記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたという判
断又は主張によって特定されるものである。そして，その場合において，引用例が
２以上あるときに，いずれの引用例をいわゆる主引例とし，いずれを副引例とする
かは，単に判断方法の問題であるにすぎず，その点に違いがあるからといって，異
なる「理由」であるとすることはできない。本件においては，本件特許発明１につ
いての容易想到性に関し，審判請求人である被告が，引用例１∼３を上記特定の刊
行物としたのに対し，審決は，そのうちから，引用例２，３のみを上記特定の刊行
物として採用したというにすぎず「理由」として異なるというものではない。，
また，審決が，引用例記載の発明を認定するに当たって，当該引用例から引用し
た箇所が，同一引用例に係る無効審判請求人の引用箇所と異なっていたとしても，
特定の引用例に記載された発明に基づく容易想到性の判断（主張）という点で変わ
りはないから，例えば，無効審判請求人の引用箇所から認定し得る発明が，審決の
認定した発明と技術分野を異にする等，発明としての共通性が全くなく，形式的に
は同一刊行物であっても，引用箇所の相違によって，実質的に異なる刊行物と把握
されるような場合を除き，やはり，異なる「理由」であるとすることはできない。
本件において，審決は，引用例３の記載()，()，()により「アレンドロ3a3b3c，
ネートを１０ｍｇ含み，毎日経口投与に用いるための，哺乳動物における骨粗鬆症
を治療するための薬剤組成物」という発明を認定したものであり，また，審判請求
Studiesoverthepastdecadehave書甲第２６号証によれば被告は引用例３の（），，「
givenphysiciansconfidencethatbisphosphonates,andinparticularalendronate,areuseful
intreatingosteoporosis.Controlofalendronateadministration,asintheFITstudy,can
minimizesideeffects.IntheFITstudy,40%oftheplacebogrouphadupper
（過去１０gastrointestinalproblemscomparedto41.3%inthealendronate-treatedgroup.
年間に及ぶ研究の結果，内科医は，ビスホスホネート，特に，アレンドロネートが
骨粗鬆症の治療に有用であるとの自信を持った。アレンドロネートの投与を管理す
ることにより，骨折干渉試験()研究におけるように，副作用を最小限にするこFIT
とができる。研究において，プラシーボを投与した群の４０％に上部胃腸障害FIT
が発生したが，一方アレンドロネートを投与した群の４１．３％に上部胃腸障害が
発生した（３０頁中欄４１行∼右欄４行，訳文は甲第２６号証４０頁１５∼２。）」
Oralbisphosphonatetherapyinsubjectsolderthan70yearsis１行）との記載，及び「
complicatedbygastro-esophagealandintestinaldifficultiesmorethaninyoungerparties.
(７０歳以上の患者に対するビスホスホネートの経口投与治療は，若い患者より胃
食道及び胃腸障害を悪化させる（３１頁左欄１３∼１７行，訳文は甲第２６号。）」
証４０頁２２∼２４行）との記載を引用したものであるが，この被告引用箇所から
も「アレンドロネートを含み，経口投与に用いるための，哺乳動物における骨粗，
鬆症を治療する薬剤組成物」を認定することができる。
また，審決は，引用例２の記載()，()，()に基づき「ヒトの骨粗鬆症を2a2b2c，
治療する目的でアレンドロネートを経口投与するに際し，服用の問題を避け，コス
トを下げるために，週一回４０ｍｇ又は８０ｍｇの投与をできる可能性があるこ
と「アレンドロネートの経口投与に関し，引用例２に記載された週一回４０ｍｇ」，
又は８０ｍｇの投与は，従来公知の毎日１０ｍｇ投与を改良した投与形式である」
ことを認定したものであり，審判請求書によれば，被告は，引用例２の記載()を2c
引用しているところ（ただし「ビスホスホネートの経口投与に起因する困難性の，
ために，間欠的投与（週１回）又は周期的投与（毎月１週）が好ましい。アレンド
ロネートを４０又は８０ｍｇの服用量で週一回経口投与しても，投与に伴う問題を
避けかつコストを低減することができる」と訳している。甲第２６号証４０頁９。
∼１２行，この記載からは「アレンドロネートを経口投与するに際し，服用の問），
題を避け，コストを下げるために，週一回４０ｍｇ又は８０ｍｇの投与をできる可
能性があること」を認定することができる。
そうすると，引用例３についても，引用例２についても，審判請求人の引用箇所
から認定し得る発明が，審決の認定した発明と，発明としての共通性が全くない場
合に当たらないことは明らかである。
したがって，本件特許発明１に係る審決の無効の理由は，被告が主張した無効理
由と異なるものではないから，原告の上記主張は，その前提を欠き，これを採用す
ることはできない。
５結論
以上によれば，原告の主張はすべて理由がなく，原告の請求は棄却されるべきで
ある。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
石原直樹
裁判官
杜下弘記

戻る