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平成２９年１１月３０日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２７９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１１月７日
判決
原告株式会社明治
同訴訟代理人弁理士葛和清司
矢後知美
被告特許庁長官
同指定代理人前田佳与子
内藤伸一
尾崎淳史
板谷玲子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１５－１０４６５号事件について平成２８年１１月２２日にし
た審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法（以下，「平成１６年改正前
特許法」という。）４１条に基づく優先権主張（いわゆる国内優先権主張）を伴う特
許出願について，その先の出願（いわゆる基礎出願）においては平成２３年法律第
６３号による改正前の特許法（以下，「平成２３年改正前特許法」という。）３０条
４項の手続を履践したものの，上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を
履践していないときには，同条１項の規定（新規性喪失の例外）の適用を受けるこ
とができないとした判断の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，名称を「ＮＫ細胞活性化剤」とする発明について，平成１６年７月
９日，特許出願をし（特願２００４－２０３６０１号，以下，「出願Ａ」という。特
許法４１条に基づく優先権主張，優先日・平成１５年１２月１２日，特願２００３
－４１４２５８号［以下，「基礎出願Ｘ」という。甲２］。甲３），平成２２年１０月
１３日，出願Ａの分割出願として，特許出願をし（特願２０１０－２３０８８９号，
以下，「本願の原出願」という。甲４），平成２５年３月１８日，本願の原出願の分
割出願として，特許出願をした（特願２０１３－５５１８３号，以下，「本願」とい
う。甲５，７）。
(2)原告は，基礎出願Ｘについて，その出願と同時に，平成２３年改正前特許法
３０条４項所定の同条「第１項…の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書
面」を特許庁長官に提出し（基礎出願Ｘの願書に【特記事項】として記載した。），
出願日から３０日以内に，同条４項所定の同条「第１項…の規定の適用を受けるこ
とができる発明であることを証明する書面」（いわゆる新規性の喪失の例外証明書）
として，刊行物Ａ（「糖質工学によるアプローチ炭水化物の多面的利用技術の展
開」，ニューフード・クリエイション技術研究組合，２００３年１１月２０日，１７
２頁～１８９頁。甲１）を特許庁長官に提出した（甲６）。
原告は，出願Ａについては，その出願と同時に，同条４項所定の同条「第１項…
の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書面」を特許庁長官に提出しなかっ
た。
(3)原告は，本願について，平成２７年２月２３日付けで拒絶査定を受けたの
で，同年６月３日，拒絶査定不服審判請求をするとともに（不服２０１５－１０４
６５号。甲１２），特許請求の範囲を補正する手続補正をし（甲１３），平成２８年
７月２６日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をした（請求項の数６，以下，
「本件補正」という。甲１６）。
特許庁は，平成２８年１１月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との
審決をし，その謄本は，同年１２月２日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下，「本願発明」という。）
は，次のとおりである。
【請求項１】
酸性多糖類を有効成分として含有することを特徴とするＮＫ細胞活性化剤。
３審決の理由の要点
(1)平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用の可否
ア出願Ａについて，平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用が受
けられるかについて検討すると，同条４項には，「第１項又は前項の規定の適用を受
けようとする者は，その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し，
かつ，第２９条第１項各号の一に該当するに至った発明が第１項又は前項の規定の
適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から３０
日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」という手続が規定されている。
同法３０条の規定の趣旨は，「特許出願に係る発明が，同法２９条１項各号に該当
する場合，その発明は新規性を喪失するが，この原則を貫くと，発明者に対して酷
な結果を強いることになり，また，産業の発達を目的とする法の趣旨にそわないこ
とがあるため，この原則に対する例外を認める措置を設けた。」というものである。
そして，具体的に同法３０条１項～３項に規定する理由により公知となったよう
な例外的な場合には，その発明の新規性は喪失されないものとし，他方，同条１項
～３項による救済的措置は，原則に対する例外であるから，同条１項～３項の適用
を受けるために，同条４項に規定される手続要件が定められた。
このような同法３０条の規定の趣旨からみると，同条４項に規定される所定の手
続が履践されない場合に，新規性喪失の原則に対する例外である同条１項～３項に
よる救済的措置を受けることはできず，また，特許出願において，同条４項に規定
される所定の手続を何ら履践しなかったにもかかわらず，その手続を追完すること
によって同条１項～３項の適用を受けることは許されない（東京地方裁判所平成１
３年（行ウ）第２８４号同１４年５月２２日判決参照）。
また，平成１６年改正前特許法４１条２項には，「前項の規定による優先権の主張
を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願
書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は
図面…に記載された発明…についての第２９条，第２９条の２本文，第３０条第１
項から第３項まで，第３９条第１項から第４項まで…の規定の適用については，当
該特許出願は，当該先の出願の時になされたものとみなす。」（下線は，審決による。）
と規定されているが，同法４１条２項には，前記出願Ａの出願と同時に履践される
べき平成２３年改正前特許法３０条４項に規定される所定の手続が基礎出願Ｘの出
願時になされたものとみなすことは，規定されていない。
そうすると，請求人（原告）は，出願Ａについて，その出願と同時に同法３０条
４項所定の「その旨を記載した書面」を特許庁長官に提出せず，同項所定の手続要
件を満たさなかったのであるから，出願Ａについて同条１項の規定の適用を受ける
ことはできない。
イ本願の原出願について，平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適
用が受けられるかについて検討すると，同法４４条１項の規定による特許出願（い
わゆる分割出願）について，同条４項に「第１項に規定する新たな特許出願をする
場合には，もとの特許出願について提出された書面又は書類であって，新たな特許
出願について第３０条第４項，第４１条第４項又は第４３条第１項及び第３項（前
条第３項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないも
のは，当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」（下線
は，審決による。）と規定されているが，前記のとおり出願Ａの出願と同時に同法３
０条４項所定の「その旨を記載した書面」が特許庁長官に提出されなかったのであ
るから，出願Ａの一部を新たな出願としたものである本願の原出願は，同条１項の
規定の適用を受けることはできない。
ウ前記イと同様の理由により，本願の原出願の一部を新たな出願とした特
許出願である本願は，平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用を受けるこ
とはできない。
(2)引用発明の認定
刊行物Ａには，次の発明（以下，「刊行物Ａ発明」という。）が記載されている。
「ＮＫ活性上昇作用を有する，LactbacillusbulgaricusOLL1073R-1株が産生する酸
性多糖体を有効成分とする機能性食品素材」の発明
(3)一致点の認定
本願発明と刊行物Ａ発明とを対比すると，次の点で一致する。
「ＮＫ活性上昇作用を有する酸性多糖類を有効成分とする，生体に対して有用な作
用をもたらすもの」の発明である点。
(4)相違点の認定
本願発明と刊行物Ａ発明とを対比すると，次の点で一応相違する。
「生体に対して有用な作用をもたらすもの」が，本願発明では「ＮＫ細胞活性化剤」
と称されているのに対し，刊行物Ａ発明では「機能性食品素材」と称されている点。
(5)相違点の判断
ア刊行物Ａの「４）多糖体による免疫賦活…また，これらIL-12，IFN-γに
よって活性化したマクロファージなどの貧食細胞やＮＫ細胞は」（下線は，審決によ
る。）との記載，１８４頁の「図７・１９」，及び「２）ＮＫ活性invivoにおける
IFN-γの産生量増加はマクロファージやＮＫ細胞の活性化を誘導し，…ＮＫ活性の
上昇などの効果が現れる可能性がある。」（下線は，審決による。）との記載からみて，
刊行物Ａ発明で，LactbacillusbulgaricusOLL1073R-1株が産生する酸性多糖体が「Ｎ
Ｋ活性上昇作用を有する」ことは，この酸性多糖体が「ＮＫ細胞活性化作用を有す
る」ことを意味している。
そうすると，このような酸性多糖体を有効成分とする機能性食品素材が，生体に
対しＮＫ細胞活性化作用をもたらすことは明らかであるから，刊行物Ａ発明の「機
能性食品素材」は，「ＮＫ細胞活性化剤」と同義であると解され，前記(4)の相違点は，
実質的な相違点ではない。
イ仮に，刊行物Ａ発明の「機能性食品素材」が「ＮＫ細胞活性化剤」と同
義とはいえないとしても，前記アの刊行物Ａの記載及び図からみて，刊行物Ａ発明
の「機能性食品素材」を「ＮＫ細胞活性化剤」に適用することは，当業者が容易に
想到し得た事項にすぎない。
そして，本願発明による効果は，刊行物Ａの記載から当業者が予測し得た程度の
ものにすぎない。
(6)総括
以上によると，本願発明は，本願優先日前に頒布された刊行物Ａに記載された発
明であるか，あるいは同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のと認められるから，特許法２９条１項３号に該当し，又は同条２項の規定により
特許を受けることができない。
したがって，本願は，その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく拒
絶すべきものである。
第３原告主張の審決取消事由
審決は，本願について，平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用を受け
ることはできないとして，本願発明は，刊行物Ａ発明であるか，これに基づいて当
業者が容易に発明をすることができたと判断したが，以下のとおり，本願発明には，
同項が適用されるから，本願発明は，刊行物Ａの発表により，特許法２９条１項３
号に該当するものではないし，同条２項に反するものでもない。
１平成１６年改正前特許法４１条に規定される国内優先権制度の趣旨は，基本
的な発明の出願の後に，その発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた
内容で特許出願をすることを可能とし，技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特
許権として保護されることを容易にするというものであり，先の出願（以下，「基礎
出願」ともいう。）のみなし取下げの規定（特許法４２条１項）を設けることによっ
て，先の出願の発明を基本として，この発明に改良発明等を取り込んで新しい出願
に乗り換えることを可能とする趣旨の制度である（甲１９）。
２国内優先権制度における優先権の発生時期は，パリ条約４条Ｂに規定される
優先権の発生時期から類推して，先の出願がされた時であると解すべきである。
３そして，先の出願がされた時に生じた優先権は，平成１６年改正前特許法４
１条１項により優先権を主張し，出願と同時に同条４項所定の書面を特許庁長官に
提出することによって，直ちに同条２項の効果，すなわち，優先権の主張を伴う特
許出願に係る発明のうち，この優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初
に添付した明細書等（以下，「当初明細書等」ともいう。）に記載された発明につい
ては，特許法２９条（新規性等の判断），平成２３年改正前特許法３０条１項～３項
（新規性喪失の例外の効果），平成１６年改正前特許法３９条（先後願の判断）等の
規定の適用については，先の出願の時にされたものとみなされるという効果が生じ
る。
４基礎出願において既に平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続をした
場合の優先権主張を伴う出願については，前記の国内優先権の本質からみて，基礎
出願の出願時の当初明細書等に記載された発明について優先権が発生し，基礎出願
において，同項所定の手続をした発明については，後の出願において平成１６年改
正前特許法４１条４項所定の手続をすることにより，この発明についての優先権主
張の効果，すなわち，特許法２９条（新規性等の判断），平成２３年改正前特許法３
０条１項～３項（新規性喪失の例外の効果）等についての規定の適用については基
礎出願の時にされたものとみなされる効果が発生する。前記優先権主張の効果のう
ち，新規性・進歩性についての規定（特許法２９条）の適用に係る前記効果につい
ては，基礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続をしている
場合には，新規性喪失の例外規定（同法３０条１項～３項）に係る前記効果につい
ても発生しているから，この効果をも含む上記発明の新規性についての優先権の主
張の効果が発生するというべきであり，新規性・進歩性についての規定の適用に係
る前記効果と新規性喪失の例外規定に係る前記効果とを切り離して取り扱わなけれ
ばならない理由はない。そして，上記発明については，前記３のとおり，平成１６
年改正前特許法４１条４項の手続をすることにより優先権主張を伴う出願に乗り換
えられるから，改めて平成２３年改正前特許法３０条４項に相当するような特別な
手続（その旨を記載した書面の出願と同時の提出や証明する書面の出願の日から３
０日以内の提出など）を別途要さないのは当然である。このため，平成１６年改正
前特許法４１条には，平成２３年改正前特許法３０条４項に相当するような特別な
手続規定が設けられていないのである。
５平成１６年改正前特許法４１条に規定される国内優先権主張の手続は，基礎
出願の当初明細書等に記載された発明に基づいて優先権を主張し，国内優先権主張
出願に係る発明のうちその基礎出願の当初明細書等に記載された発明については，
同条２項の規定により，所定の規定の適用について基礎出願の時にされたものとみ
なされるためにされるものである。より具体的に述べると，「発明のうち該優先権の
主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲若し
くは実用新案登録請求の範囲又は図面・・・に記載された発明」について，特許法
２９条１項各号の一に該当するに至った発明が平成２３年改正前特許法３０条４項
の履践により特許法２９条１項各号の一に該当するに至らないとみなされる平成２
３年改正前特許法３０条１項の適用については，国内優先権主張出願は，平成１６
年改正前特許法４１条２項の効果（国内優先権主張出願は基礎出願の時にされたも
のとみなす効果）が与えられるという法文構成になっている。すなわち，基礎出願
において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続を履践することが，国内優
先権主張の手続によって平成１６年改正前特許法４１条２項を適用するための要件
であることは明らかであり，このような国内優先権主張の手続としては同条４項が
あるのみで，平成２３年改正前特許法３０条４項のような手続は法文上求められて
いないし，そのような手続が求められていることを法文解釈上導くこともできない。
例えば，特許法２９条の適用について基礎出願の時にされたものとみなされるた
めの手続として，平成１６年改正前特許法４１条４項の手続をすれば特許法２９条
の適用を受けるための固有の手続をしなくても十分であることと同様に，平成２３
年改正前特許法３０条１項又は３項の適用についても平成１６年改正前特許法４１
条４項の手続を履践しさえすれば十分であると解するほかない。平成２３年改正前
特許法３０条４項が，基礎出願の際に既に同項所定の手続を履践した国内優先権主
張出願に際し，同主張出願における平成１６年改正前特許法４１条２項に規定の発
明について同項で列挙された所定の条項の規定の適用につき，改めてその手続を履
践させるための規定でもあるとすると，それは単なる重複手続のための規定であっ
て，法がそのようなことを求めていると解することは到底できない。同項で効果を
規定し，その効果を享受するための手続については同条４項の規定で完結している
同条の規定ぶりからも，平成２３年改正前特許法３０条４項の規定は，基礎出願の
際に既に同項所定の手続を履践した国内優先権主張出願には適用外の規定である。
これに対し，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法（以下，「平成１８年
改正前特許法」という。）４４条は，もとの特許出願の一部を新たな特許出願とした
場合に，この新たな特許出願はもとの特許出願の時にしたものとみなす旨の効果を
生じさせる出願単位の規定であり，平成２３年改正前特許法３０条又は平成１６年
改正前特許法４１条のように，発明単位で新規性喪失の例外規定を適用し，又は国
内優先権主張の効果を生じさせる旨の規定とは異なる。また，平成１８年改正前特
許法４４条には，平成２３年改正前特許法３０条４項又は平成１６年改正前特許法
４１条４項のように，発明単位で所定の効果を生じさせるための規定がない。
以上によると，平成１８年改正前特許法４４条２項に規定される特許出願は，も
との特許出願とは別の新たな特許出願であり，この新たな特許出願をもとの特許出
願の時に遡及させる制度であるから，もとの特許出願で履践した平成２３年改正前
特許法３０条４項所定の手続はあくまでももとの特許出願のための手続であって，
新たな特許出願のための手続ではない。したがって，新たな特許出願において同条
１項の適用を受けるためには，当然同条４項所定の手続の履践が新たに求められる
のであり，だからこそ平成１８年改正前特許法４４条４項において，平成２３年改
正前特許法３０条４項により提出しなければならないものが，新たな特許出願と同
時に提出されたものとみなす規定が設けられることによって，初めてその履践が免
除されるという法文構成になっている。
６平成２３年改正前特許法３０条４項は，国内優先権の主張を伴わない通常の
出願，あるいは，国内優先権の主張を伴う出願であって，基礎出願において同条１
項又は３項の新規性喪失の例外適用を求めた発明以外の発明について，同条１項又
は３項の適用を求めようとする場合に適用されるものであり，基礎出願において同
条４項所定の手続により同条１項又は３項の適用を求めた発明について優先権を主
張する出願には，適用されない。
７平成２３年１２月２８日経済産業省令第７２号による改正前の特許法施行規
則（以下，「平成２３年改正前特許法施行規則」という。）３１条１項は，平成１６
年改正前特許法４１条１項の規定による優先権主張を伴う出願をしようとする場合
において，先の出願について提出した証明書であって平成２３年改正前特許法３０
条４項の規定によるものが変更を要しないものであるときは，その旨を願書に表示
してその提出を省略することができる旨規定するが，この同規則３１条１項は，基
礎出願において平成２３年改正前特許法３０条１項又は３項の新規性喪失の例外適
用を求めた発明以外の発明について，同条１項又は３項の適用を求める出願（発表
から６月以内に行われる優先権主張を伴う出願）に適用される規定であると解すべ
きである。
８基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された発明に基づいて国内優
先権を主張する場合，出願人が敢えて，国内優先権主張出願では上記発明について
新規性喪失の例外規定の適用を受けないことは通常考えにくい。さもなければ，国
内優先権主張出願において審査請求をしても，自ら提出した刊行物等を引用されて
新規性又は進歩性違反の拒絶理由が生じる可能性が高まるからである。そのような
事情に鑑みると，国内優先権主張出願の際に改めて新規性喪失の例外適用申請の意
思を確認する必要はない。
また，平成１１年法律第４１号による特許法の改正における「分割・変更出願に
かかる手続きの簡素化」のための改正趣旨に照らしても，国内優先権主張を伴う出
願において，願書には必ず基礎出願の番号を記載しているから，基礎出願における
書面及び書類を確認することは可能であるし，仮に新規性喪失の例外適用のための
書面等の提出義務を廃止しても，特許権の存続期間が短くなったり，特許要件を判
断する基準日が繰り下がることもないので，出願人にとっても第三者にとっても，
国内優先権主張を伴う出願において新規性喪失の例外適用のための書面等を再度提
出する必要性は存在しない。
９平成１１年法律第４１号による特許法の改正において，平成１１年法律第４
１号による改正前の特許法（以下，「平成１１年改正前特許法」という。）４４条の
分割出願制度については，手続簡素化のための規定が新たに検討され，同条４項が
新設されたが，平成１４年４月１７日法律第２４号による改正前の特許法（以下，
「平成１４年改正前特許法」という。）４１条の国内優先権制度については，出願人
の手続の簡素化を図る趣旨は同様にあてはまるはずであるにもかかわらず，手続規
定の見直しも，手続簡素化のための新たな規定の導入などの検討もされなかった。
このような事実こそ，平成１４年改正前特許法４１条については，手続簡素化のた
めの規定の新設などの法改正をするまでもなく，既に手続が簡略化された規定とな
っていることの証左である。
１０特許庁は，国内優先権制度については，前記９の法改正に基づき分割出願
についての運用が変更された後においても，なお平成１４年改正前特許法４１条を
誤って解釈し，優先権主張を伴う出願に対し平成２３年改正前特許法３０条４項所
定の手続を再度求める運用を継続し，国内優先権出願と同時に「その旨を記載した
書面」の提出を要求している。
しかし，このような分割出願と国内優先権主張を伴う出願とで全く正反対の運用
をすることは，同法３０条４項所定の手続の要否について混乱を生じさせるもので
ある。また，前記８のとおり，国内優先権制度についても，基礎出願において提出
された書面を確認することは可能であるし，同条の規定が適用されたことは出願公
開公報の記載事項であり，広く公示する手段が担保されているといえるから，同条
４項所定の手続を再度求めるべき行政上及び公益上の理由は見当たらない。
特許庁の上記運用は違法である。
１１被告は，国内優先権主張の効果を規定する平成１６年改正前特許法４１条
２項は，その対象を平成２３年改正前特許法３０条１項～３項に限り，同条４項を
その対象としていないが，その趣旨は，平成１８年改正前特許法４４条２項が平成
２３年改正前特許法３０条４項を適用除外していることと同様であると主張する。
しかし，平成１８年改正前特許法４４条２項ただし書において平成２３年改正前
特許法３０条４項を適用除外している趣旨は，平成１８年改正前特許法４４条２項
本文によると，新たな特許出願自体がもとの特許出願の時にしたものとみなされ，
出願と同時及び出願から所定の期間内にすべき平成２３年改正前特許法３０条４項
所定の手続の履践が事実上不可能となることから，これを回避することにある（乙
１）。他方，平成１６年改正前特許法４１条２項は，そもそも国内優先権主張出願自
体を基礎出願の時にしたものとみなす旨の規定ではなく，基礎出願の当初明細書等
に記載された発明のうち国内優先権主張出願に係る発明についての同項に列挙され
た規定の適用については，国内優先権主張出願が基礎出願の時にされたものとみな
す旨の規定であるから，出願単位で履践すべき手続について規定する平成２３年改
正前特許法３０条４項は，そもそも平成１６年改正前特許法４１条２項に規定でき
る条項ではない。同項が平成２３年改正前特許法３０条４項を対象としていない趣
旨が，平成１８年改正前特許法４４条２項が平成２３年改正前特許法３０条４項を
適用除外している趣旨と同様である旨の被告の主張は，理由がない。
１２被告は，平成２３年改正前特許法施行規則３１条１項が国内優先権主張出
願の際に，平成２３年改正前特許法３０条４項所定の証明書面の提出を要すること
を前提としていることは明らかであるなどと主張する。
しかし，前記６のとおり，国内優先権主張出願において，同項所定の手続を要す
るのは，基礎出願の当初明細書等に記載された発明以外の発明，すなわち，国内優
先権主張の効果を享受できない発明について同条の適用を受けようとするときに限
られるのであり，基礎出願の当初明細書等に記載された発明，すなわち，国内優先
権主張の効果を享受できる発明について同条の適用を受けようとする出願において
は，同条４項は適用外である。したがって，前記７のとおり，上記特許法施行規則
３１条１項の解釈としても，基礎出願の当初明細書等に記載された発明については，
基礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続を履践していれば，
国内優先権主張出願において再度そのような手続を行う必要はない。
１３被告は，国内優先権主張出願は，先の出願に対し後の出願において新たな
事項を追加することも想定される性質のものであるし，先の出願に係る出願の日か
ら１年３月を経過するまでは国内優先権主張を任意に取り下げることが可能であっ
て，優先権主張の取下げにより通常の出願に戻り得る性質を有しているから，分割
出願・変更出願と国内優先権出願とは，その性質を異にし，一律に論じることはで
きないなどと主張する。
しかし，国内優先権主張出願において，新たな事項を追加することが想定される
こと，出願後に通常出願に戻り得ることが，なぜ平成１１年法律第４１号により導
入された分割出願に係る手続の簡素化を，国内優先権主張出願にも導入することを
困難にするのかについての理由は，実質的に何ら述べられていない。
１４被告は，特許法の規定において，原告主張のように，平成２３年改正前特
許法施行規則３１条１項は，平成２３年改正前特許法３０条１項又は３項に基づく
新規性喪失の例外適用を求める国内優先権主張出願のうち，基礎出願の出願時に同
条１項が適用されていない発明についてのみ適用されるとして，峻別して取り扱う
根拠は見いだせない旨主張する。
しかし，同条４項の規定について，国内優先権主張出願においては，基礎出願に
おいて同条１項又は３項の新規性喪失の例外適用を求めた発明と，それ以外の発明
では，既に平成１６年改正前特許法４１条２項の国内優先権主張の効果が生じてい
るか否かという点で異なるのであるから，自ずとその取扱いも異なることになる。
１５被告は，原告の解釈は，新規性喪失の例外適用を受けるに当たり，公衆に
不測の不利益をもたらさないよう平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続の
履践を義務付けた制度の趣旨を損なうなどと主張する。
しかし，基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された発明に基づいて国
内優先権を主張する場合，出願人が国内優先権主張出願ではその発明について新規
性喪失の例外規定の適用を受けないという不利益行為を敢えてすることは，通常あ
り得ないし，特許法も一旦新規性喪失の例外規定の適用を受けた出願についてその
適用を取り下げることを可能にするような体系にはなっていない。そうすると，第
三者も，基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された発明について，国内
優先権主張出願において敢えてその適用を受けないことなど予測する必要もないか
ら，その適用の有無は基礎出願において表示されていれば十分であり，国内優先権
主張出願においてその表示がないことによる不測の不利益は生じない。
第４被告の主張
審決が，本願が平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用を受けることが
できない旨認定し，本願の優先日前に頒布された刊行物Ａを根拠に，本願発明が特
許法２９条１項３号に該当し，又は同条２項により特許を受けることができない旨
判断し，本願を拒絶したことには，以下のとおり，誤りはない。
１平成２３年改正前特許法３０条４項によると，同条１項の規定する新規性喪
失の例外適用を受けようとする者は，その旨を記載した書面（以下，「４項書面」と
いう。）を特許出願と同時に特許庁長官に提出するとともに，この新規性喪失の例外
適用を受けようとする発明がその適用を受けることができることを証明する書面
（以下，「４項証明書」という。）を特許出願の日から３０日以内に特許庁長官に提
出すべきことが定められているから，出願人がその特許出願に係る発明について同
条１項の規定に基づく新規性喪失の例外適用を受けるためには，４項書面を特許出
願と同時に提出するとともに，４項証明書を特許出願の日から３０日以内に特許庁
長官に提出しなければならず（以下，これらの手続を総称して「４項所定の手続」
ということもある。），これらの書面の提出がない場合には，同条１項の規定に基づ
く新規性喪失の例外適用を受けることができない。
この原則は，この特許出願が，平成１８年改正前特許法４４条１項の規定による
特許出願の分割に係る新たな特許出願（分割出願）である場合や，平成１６年改正
前特許法４１条１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願（国内優先権主張出
願）においても，何ら変わるものではない。
例えば，分割出願の遡及効を定める平成１８年改正前特許法４４条２項は，平成
２３年改正前特許法３０条４項の適用を除外しているが，その趣旨は，平成１８年
改正前特許法４４条２項の遡及効を平成２３年改正前特許法３０条４項にも及ぼす
と，その分割出願と同時に４項書面を提出することができなくなり，原出願から３
０日以上後に分割出願がされた場合には，４項証明書を特許出願の日から３０日以
内に提出することができないこととなってしまうためである。そして，国内優先権
主張の効果を規定する平成１６年改正前特許法４１条２項も，その対象を平成２３
年改正前特許法３０条１項～３項に限り，同条４項をその対象としていないが，そ
の趣旨は，平成１８年改正前特許法４４条２項が平成２３年改正前特許法３０条４
項を適用除外していることと同様である。
また，平成２３年改正前特許法施行規則３１条１項は，「特許法第４１条第１項の
規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において，先の出願に
ついてした証明であって同法第３０条第４項の規定によるものが変更を要しないも
のであるときは，その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。」と規
定するが，同規定が国内優先権主張出願の際に４項証明書の提出を要することを前
提としていることは明らかである。
２平成１１年法律第４１号は，パリ条約に基づく優先権若しくは国内優先権を
主張する出願又は新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合，そ
の分割・変更出願については，もとの出願について提出した書面又は書類が新たな
出願時に提出されたものとみなすこととする内容の改正を行うこととして，具体的
には平成１４年改正前特許法４４条４項の規定を新たに創設した。
また，平成１１年法律第４１号により導入された分割出願に係る手続の簡素化は，
その改正の趣旨によると，「もとの出願」において提出した書面の内容以上の情報が
盛り込まれることがないものの提出を省略しようとするものであるから，「もとの
出願」に記載されていない新たな事項が追加されるものではない性質の分割・変更
出願に限って，その対象としたものと解される。これに対して，国内優先権主張出
願は，先の出願に対し後の出願において新たな事項を追加することも想定される性
質のものであるし，また，分割・変更出願は，出願後に通常出願に変更することが
制度上想定し難い一方，国内優先権主張出願は，先の出願に係る出願の日から１年
３月を経過するまでは国内優先権主張を任意に取り下げることが可能であって，優
先権主張の取下げにより通常の出願に戻り得る性質を有している。このように，分
割出願・変更出願と国内優先権出願とは，その性質を異にするから，これらを一律
に論じることはできない。
さらに，平成１１年法律第４１号の施行に伴い整備された平成１１年１２月２８
日通商産業省令第１３２号により，同省令による改正前の特許法施行規則３１条の
うち，国内優先権主張出願についての４項証明書の援用を定める１項をそのままに，
分割出願についての４項証明書，優先権証明書の援用を定める２項を削除し，変更
出願についての書面の援用を定める３項の規定中の４項証明書及び優先権証明書に
ついての規定を削除する改正がされたが，上記改正前の３１条においては，国内優
先権主張出願，分割出願，変更出願についての４項証明書の援用について同様に定
められていたことに照らすと，上記改正前においては，分割出願，変更出願と国内
優先権主張出願は，いずれも同様に４項証明書の提出が義務付けられていたところ，
平成１１年法律第４１号により導入された分割出願に係る手続の簡素化により，分
割出願・変更出願のみが４項証明書の提出が実質的に省略されることとされたこと
は明らかである。このような経緯に照らすと，上記手続の簡素化が分割出願及び変
更出願のみを対象としたことが裏付けられる。
３国内優先権主張出願は，平成１６年改正前特許法４１条２項の効果が生じる
という点のみが通常の出願と異なること，そして，先の出願に係る出願の日から１
年３か月を経過するまでは国内優先権主張の効果を任意に取り下げることができる
ので（特許法４２条２項），国内優先権主張を伴う出願はその取下げにより通常の出
願に戻り得る性質を有することからすると，国内優先権主張出願を一般的な出願と
別異に取り扱うべき根拠はない。
４原告は，国内優先権制度における優先権は，先の出願がされた時に生じ，平
成１６年改正前特許法４１条１項により優先権を主張し，出願と同時に同条４項所
定の書面を特許庁長官に提出することによって直ちに同条２項の効果として，優先
権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，この優先権の主張の基礎とされた先の
出願の当初明細書等に記載された発明については，特許法２９条，平成２３年改正
前特許法３０条１項～３項，平成１６年改正前特許法３９条等の適用については，
先の出願の時にされたものとみなされるという効果が生じるが，この優先権主張の
効果のうち，新規性・進歩性についての規定（特許法２９条）の適用に係る前記効
果については，基礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続を
している場合には，新規性喪失の例外規定（同法３０条１項～３項）に係る前記効
果についても発生しているから，この効果をも含む上記発明の新規性についての優
先権の主張の効果が発生するというべきであり，新規性・進歩性についての規定の
適用に係る前記効果と新規性喪失の例外規定に係る前記効果とを切り離して取り扱
わなければならない理由はないなどと主張する。
しかし，平成１６年改正前特許法４１条２項の国内優先権主張の効果は，基礎出
願に係る発明については，同項に規定する条文（２９条，２９条の２本文，３０条
１項～３項等）の適用について，「当該特許出願は，当該先の出願の時にされたもの
とみなす。」というものであり，平成２３年改正前特許法３０条４項は，平成１６年
改正前特許法４１条２項に規定されていない。
そうすると，平成２３年改正前特許法３０条１項～３項の新規性喪失の例外規定
に係る国内優先権主張の効果とは，あくまでも同条４項の手続が履践された国内優
先権主張出願において，国内優先権主張出願に記載された基礎出願に係る発明につ
いて，基礎出願の出願日を基準に「例外適用を受けようとする所定の公開行為から
６月以内にした特許出願」であるか否かの判断がなされるという効果に止まるので
あって，同項の手続が履践されなかった国内優先権主張出願において，国内優先権
主張出願に記載された基礎出願に係る発明について，同項の手続が基礎出願の出願
の時にされたものとみなすという効果は生じないのであり，新規性・進歩性に係る
規定の適用についての効果と新規性喪失の例外規定についての効果とが同時に生じ
るものでもない。
以上のように，基礎出願において４項書面及び４項証明書が適法に提出されてい
たとしても，この基礎出願とは異なる出願である国内優先権主張出願において，４
項書面及び４項証明書の提出が国内優先権主張出願の出願時にされているものとみ
なされる規定や，国内優先権主張出願の出願時に４項書面の提出の省略を可能とす
る規定は，いずれも特許法関係法令上に存在しない以上，原告の上記主張は根拠が
ない。
５原告は，平成１６年改正前特許法４１条４項の手続をすることにより優先権
主張を伴う出願に乗り換えられるから，改めて平成２３年改正前特許法３０条４項
に相当するような特別な手続を別途要さないのは当然であり，このため，平成１６
年改正前特許法４１条には，平成２３年改正前特許法３０条４項に相当するような
特別な手続規定が設けられていないなどと主張する。
しかし，国内優先権主張について定める平成１６年改正前特許法４１条において，
出願について新規性喪失の例外適用を受けるための手続について規定されていない
としても，平成２３年改正前特許法３０条４項の手続が不要となるものではない。
むしろ，平成１８年改正前特許法４４条４項において，分割出願について，その
原出願について提出された平成２３年改正前特許法３０条４項で規定する書面を提
出されたものとみなす旨規定することで，それらの書面の提出について省略を可能
とすることが定められていることに照らすと，そのような規定が存在しない国内優
先権主張出願については，４項所定の手続が必要となると解される。
６原告は，平成２３年改正前特許法３０条１項又は３項に基づく新規性喪失の
例外適用を求める国内優先権主張出願のうち，基礎出願の出願時に同条１項が適用
されていない発明についてのみ，改めて４項書面及び４項証明書の提出が必要であ
り，平成２３年改正前特許法施行規則３１条１項は，そのような場合に適用される
規定であると主張する。
しかし，特許法の規定において，原告主張の場合についてのみ峻別して取り扱う
根拠は見いだせないし，国内優先権主張出願に記載された発明のうち，基礎出願に
おいて新規性喪失の例外適用を求めた発明以外の発明について，その公開事実を示
す４項証明書が基礎出願の出願時に提出されている事例は想定し難い。
４項所定の手続の履践の有無については，出願を単位として判断されるものであ
り，出願に記載された発明を単位として判断されるものではない。
原告のいうような解釈を前提とすると，第三者は，基礎出願においてどのような
発明について新規性喪失の例外適用申請がされたこととなるのかを確認し，さらに
国内優先権主張出願について，基礎出願において適用申請がされた発明以外につい
て包含されているか否かを確認しなければ，４項所定の手続を履践していない国内
優先権主張出願に係る発明について新規性喪失の例外の申請がされたのか否かを判
断することができないこととなるし，このような基礎出願に係る発明と国内優先権
主張出願に係る発明との異同の判断は，微妙な判断となり得ることも想定される。
原告の解釈は，新規性喪失の例外適用を受けるに当たり，公衆に不測の不利益をも
たらさないよう４項所定の手続の履践を義務づけた制度の趣旨を損なうものである。
７原告は，国内優先権主張を伴う出願において，願書には必ず基礎出願の番号
を記載しているから，出願人にとっても第三者にとっても，国内優先権主張を伴う
出願において新規性喪失の例外適用のための書面等を再度提出する必要性は存在し
ないなどと主張する。
しかし，原告の主張は，立法論としては傾聴に値すべきものといえても，前記の
とおり，特許法の規定によると，国内優先権主張出願についても，４項所定の手続
を履践しなければ，その出願に係る発明について平成２３年改正前特許法３０条１
項の新規性喪失の例外適用を受けることができると解釈できる余地はないから，仮
に実務上支障がないとしても，特許法の規定上，本願発明が新規性喪失の例外適用
を受けることができる余地はない。
８原告は，国内優先権主張出願については４項書面及び４項証明書の提出を再
度求める一方，分割出願・変更出願については再度の提出を不要とする，全く正反
対の運用をすることは，無用な混乱を生じさせると主張する。
しかし，審決は，特許法の規定上，国内優先権主張出願については，分割・変更
出願のように，原出願において提出された４項書面及び４項証明書について，分割
出願と同時に提出したものとみなす旨規定した平成１８年改正前特許法４４条４項
のような規定が存在しないことから，本願発明について，特許法の規定上必要な手
続がされていないと解されることを理由とするものであって，原告主張のような特
許庁が定める運用を理由とするものではないから，原告の主張は失当である。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，基礎出願Ｘにおいて，平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手
続が履践されているものの，これを基礎出願とする国内優先権主張出願である出願
Ａにおいて，同項所定の手続が履践されていないから，出願Ａの分割出願である本
願の原出願をさらに分割出願した本願は，刊行物Ａについて同条１項の適用を受け
ることはできず，本願発明は，刊行物Ａに記載された発明であるか，同発明に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断する。その理由は，
以下のとおりである。
１平成２３年改正前特許法３０条４項は，同条１項の適用を受けるための手続
的要件として，①特許出願と同時に，同条１項の適用を受けようとする旨を記載し
た書面（４項書面）を特許庁長官に提出するとともに，②特許出願の日から３０日
以内に，特許法２９条１項各号の一に該当するに至った発明が平成２３年改正前特
許法３０条１項の適用を受けることができる発明であることを証明する書面（４項
証明書）を特許庁長官に提出すべきことを定めているが，同条４項には，その適用
対象となる「特許出願」について，特定の種類の特許出願をその適用対象から除外
するなどの格別の定めはない。
また，平成１６年改正前特許法４１条に基づく優先権主張を伴う特許出願（以下，
「国内優先権主張出願」という。）は，同条２項に「前項の規定による優先権の主張
を伴う特許出願」と規定されるとおり，基礎出願とは別個独立の特許出願であるこ
とが明らかである。
そうすると，国内優先権主張出願について，平成２３年改正前特許法３０条４項
の適用を除外するか，同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定
がない限り，国内優先権主張出願に係る発明について同条１項の適用を受けるため
には，同条４項所定の手続的要件として，所定期間内に４項書面及び４項証明書を
提出することが必要である。
２そこで，国内優先権主張出願について，平成２３年改正前特許法３０条４項
の適用を除外するか，同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定
があるかどうかについて検討すると，まず，分割出願については，平成１８年改正
前特許法４４条４項が原出願について提出された４項書面及び４項証明書は分割出
願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨を定めているが，国内優先権主
張出願については，これに相当する規定はない。
また，平成１６年改正前特許法４１条２項は，国内優先権主張出願に係る発明の
うち基礎出願の当初明細書等に記載された発明についての平成２３年改正前特許法
３０条１項の適用については，国内優先権主張出願に係る出願は基礎出願の時にさ
れたものとみなす旨を定めているが，これは，同項が適用される場合には，同項中
の「その該当するに至った日から６月以内にその者がした特許出願」にいう「特許
出願」については，国内優先権主張出願の出願日ではなく，基礎出願の出願日を基
準とする旨を規定するに止まるものである。平成１６年改正前特許法４１条２項の
文理に照らし，同項を根拠として，基礎出願において平成２３年改正前特許法３０
条４項所定の手続を履践している場合には，国内優先権主張出願において同項所定
の手続を履践したか否かにかかわらず，基礎出願の当初明細書等に記載された発明
については同条１項が適用されると解釈することはできない。
特許法のその他の規定を検討しても，国内優先権主張出願について，平成２３年
改正前特許法３０条４項の適用を除外するか，同項所定の手続的要件を履践するこ
とを免除する格別の規定は，見当たらない。
３平成１６年改正前特許法４１条２項は，基本的にパリ条約による優先権の主
張の効果（パリ条約４条Ｂ）と同等の効果を生じさせる趣旨で定められたものであ
り，国内優先権主張出願に係る発明のうち基礎出願の当初明細書等に記載された発
明について，その発明に関する特許要件（先後願，新規性，進歩性等）の判断の時
点については国内優先権主張出願の時ではなく基礎出願の時にされたものとして扱
うことにより，基礎出願の日と国内優先権主張出願の日の間にされた他人の出願等
を排除し，あるいはその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという
優先的な取扱いを出願人に認めたものである（甲１９）。
そして，平成１６年改正前特許法４１条２項が，国内優先権主張出願に係る発明
のうち，基礎出願の当初明細書等に記載された発明の平成２３年改正前特許法３０
条１項の規定の適用については，上記国内優先権主張出願は，上記基礎出願の時に
されたものとみなす旨を規定していることは，上記趣旨（国内優先権主張出願が，
基礎出願の日から国内優先権主張出願の日までにされた他人の出願等やその間に公
知となった情報によって不利な取扱いを受けないものとすること）を超えるものと
いえるが，その趣旨は，同条１項が「第２９条第１項各号の一に該当するに至った
発明は，その該当するに至った日から６月以内にその者がした特許出願に係る発明
についての同条第１項及び第２項の規定の適用については，」と規定して，特許出願
の日を基準として新規性喪失の例外の範囲を定めていることから，国内優先権主張
出願の日を基準としたのでは，上記趣旨により基礎出願の日を基準とすることにな
る新規性の判断に対する例外として認められる範囲が通常の出願に比べて極めて限
定されるという不都合が生じることに鑑み，国内優先権主張出願の日ではなく基礎
出願の日を基準とすることを定めたものと解するのが相当である。
そうすると，平成１６年改正前特許法４１条２項が平成２３年改正前特許法３０
条１項の適用について規定していることは，その趣旨に照らしても，上記規定が適
用された場合には，国内優先権主張出願の日ではなく基礎出願の日を基準とする旨
を規定するに止まり，これをもって，同条１項の適用について，基礎出願の当初明
細書等に記載された発明については，基礎出願において手続的要件を具備していれ
ば，国内優先権主張出願において改めて手続的要件を具備しなくても，上記規定の
適用が受けられるとすることはできない。
４以上によると，国内優先権主張出願に係る発明（基礎出願の当初明細書等に
記載された発明を含む。）について，平成２３年改正前特許法３０条１項の適用を受
けるためには，同条４項所定の手続的要件として，所定期間内に４項書面及び４項
証明書を提出することが必要であり，基礎出願において提出した４項書面及び４項
証明書を提出したことをもって，これに代えることはできないというべきである。
５本願は，出願Ａの分割出願である本願の原出願をさらに分割出願したもので
あるところ，分割出願については，原出願について提出された４項書面及び４項証
明書は分割出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨の定めがあるが，
原告は，出願Ａにおいて，その出願と同時に，４項書面を特許庁長官に提出しなか
ったのであるから，本願は，平成２３年改正前特許法３０条１項の適用を受けるこ
とはできない。
そして，同条１項が適用されないときには，審決の刊行物Ａ発明の認定並びに本
願発明との一致点及び相違点の認定及び判断に争いはないから，本願発明は，刊行
物Ａ発明であるか，同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの
である。
そうすると，本願は，その余の請求項について検討するまでもなく拒絶すべきも
のであるから，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
６これに対して，原告は，国内優先権制度における優先権の発生時期は，パリ
条約４条Ｂに規定される優先権の発生時期から類推して，先の出願がされた時であ
る，基礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続をした場合の
国内優先権主張出願については，国内優先権の本質からみて，基礎出願の当初明細
書等に記載された発明について優先権が発生し，平成１６年改正前特許法４１条４
項の手続をすることにより，上記発明に係る特許法２９条，平成２３年改正前特許
法３０条１項～３項等の適用については基礎出願の時にされたものとみなされる効
果が発生するが，新規性・進歩性についての規定（特許法２９条）の適用に係る前
記効果については，基礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手
続をしている場合には，新規性喪失の例外規定（同法３０条１項～３項）に係る前
記効果についても発生しているから，この効果をも含む上記発明の新規性について
の優先権の主張の効果が発生するというべきであるなどと主張する。
しかし，平成１６年改正前特許法４１条１項の「優先権」（国内優先権）の主張の
効果は，同条２項に規定されたものであり，パリ条約の規定を類推することによっ
て定まると解することはできない。
また，既に判示した平成１６年改正前特許法４１条２項の文言及び同項の趣旨に
照らすと，同項は，国内優先権主張出願に係る発明のうち，基礎出願の当初明細書
等に記載された発明について，特許法２９条を適用する際には，同条中の「特許出
願前に」にいう「特許出願」は基礎出願時にされたものとみなし，平成２３年改正
前特許法３０条１項を適用する際には，同項中の「その該当するに至った日から６
月以内にその者がした出願」にいう「特許出願」は基礎出願時にされたものとみな
すことを規定するものであり，新規性喪失の例外規定（同法３０条１項）と新規性・
進歩性についての規定（同法２９条）とを一体として取り扱うべきことは，平成１
６年改正前特許法４１条２項の文理上はもとより，その趣旨からも導くことはでき
ない。
７原告は，平成１６年改正前特許法４１条には，同条２項に列挙される各条項
が適用されるための手続として，平成２３年改正前特許法３０条４項のような手続
は規定されていないから，そのような手続は不要であり，例えば，特許法２９条の
適用について基礎出願の時にされたものとみなされるための手続として，平成１６
年改正前特許法４１条４項の手続をすれば十分であるなどと主張する。
しかし，国内優先権主張の効果である平成１６年改正前特許法４１条２項が，基
礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続を履践している場合
には，国内優先権主張出願において同項所定の手続を履践したか否かにかかわらず，
同条１項が適用されることを定めるものではないことは，前記２，３のとおりであ
る。平成１６年改正前特許法４１条４項に平成２３年改正前特許法３０条４項のよ
うな手続が定められていないからといって，国内優先権主張出願に係る発明のうち
基礎出願の当初明細書等に記載された発明について，平成２３年改正前特許法３０
条１項が適用される手続的要件として，国内優先権主張出願において同条４項所定
の手続を履践することを不要とする理由にはならない。
また，特許法２９条の適用には格別の手続的要件はないから，平成２３年改正前
特許法３０条４項所定の手続の履践を手続的要件とする同条１項の適用と同列に論
じることはできない。
８原告は，平成２３年改正前特許法３０条４項が，基礎出願の際に既に同項所
定の手続を履践した国内優先権主張出願に際し，同主張出願における平成１６年改
正前特許法４１条２項に規定の発明について同項で列挙された所定の条項の規定の
適用につき，改めてその手続を履践させるための規定でもあるとすると，それは単
なる重複手続のための規定であって，法がそのようなことを求めていると解するこ
とはできないなどと主張する。
しかし，平成２３年改正前特許法３０条４項がその対象となる「特許出願」から，
基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先権主張出願において，基
礎出願の当初明細書等に記載された発明について同条１項の適用を求める場合の当
該国内優先権主張出願を除外していると解することができないことは，前記１～４
のとおりであって，原告の主張は，法令上の根拠がなく，理由がない。
９原告は，平成２３年改正前特許法３０条４項は，国内優先権主張を伴わない
通常の出願，あるいは，国内優先権主張出願であって，基礎出願において同条１項
又は３項の新規性喪失の例外適用を求めた発明以外の発明について，同条１項又は
３項の適用を求めようとする場合に適用されるものであり，基礎出願において同条
４項所定の手続により同条１項又は３項の適用を求めた発明について優先権を主張
する出願には，適用されないと主張する。
しかし，同条４項が，基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先
権主張出願について，その対象となる「特許出願」から除外しているとは解釈でき
ないことは，前記１～４のとおりであって，原告の主張は，理由がない。
１０原告は，平成２３年改正前特許法施行規則３１条１項は，基礎出願におい
て平成２３年改正前特許法３０条１項又は３項の新規性喪失の例外適用を求めた発
明以外の発明について，同条１項又は３項の適用を求める出願に適用される規定で
あると主張する。
しかし，同条４項が，基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先
権主張出願について，その対象となる「特許出願」から除外しているとは解釈でき
ないことは，前記１～４のとおりであるから，平成２３年改正前特許法施行規則３
１条１項を原告が主張するように解することはできず，原告の主張は，理由がない。
１１原告は，基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された発明に基づ
いて国内優先権を主張する場合，出願人が敢えて，国内優先権主張出願では上記発
明について新規性喪失の例外規定の適用を受けないことは通常考えにくいから，国
内優先権主張出願の際に改めて新規性喪失の例外適用申請の意思を確認する必要は
ないし，また，国内優先権主張出願の願書には必ず基礎出願の番号を記載している
ことなどの事情から，出願人にとっても第三者にとっても，国内優先権主張出願に
おいて新規性喪失の例外適用のための書面等を再度提出する必要性は何ら存在しな
いなどと主張する。
しかし，基礎出願において平成２３年改正前特許法３０条４項所定の手続を履践
している国内優先権主張出願において，基礎出願の当初明細書等に記載された発明
について同条１項又は３項の適用を求める場合の同条４項所定の手続の履践の必要
性について，仮に原告主張のような見方が成り立つとしても，立法論としてはとも
かく，同項の解釈として，同項がその対象となる「特許出願」から，基礎出願にお
いて同項所定の手続を履践している国内優先権主張出願を除外していると解するこ
とは，法令上の根拠がなく，できないことは，前記１～４のとおりである。
１２原告は，平成１１年法律第４１号による特許法の改正において，平成１１
年改正前特許法４４条の分割出願制度については，手続簡素化のための規定が新た
に検討され，同条４項が新設されたが，国内優先権制度については，出願人の手続
の簡素化を図る趣旨は同様にあてはまるはずであるにもかかわらず，手続規定の見
直しも，手続簡素化のための新たな規定の導入などの検討もされなかったという事
実は，国内優先権制度については，法改正をするまでもなく，既に手続が簡略化さ
れた規定となっていることの証左であると主張する。
しかし，平成２３年改正前特許法３０条４項が，基礎出願において同項所定の手
続を履践している国内優先権主張出願について，その対象となる「特許出願」から
除外しているとは解釈できないことは，前記１～４のとおりであって，そのことは，
平成１１年改正において国内優先権制度について改正がされなかったとの原告上記
主張事実により左右されるものではない。
１３原告は，国内優先権主張出願に係る発明のうち，基礎出願において平成２
３年改正前特許法３０条４項所定の手続を履践することにより同条１項の適用を受
けた発明について，国内優先権主張出願において同項の適用を受けるために同条４
項の手続を求めている特許庁の運用は違法であると主張する。
しかし，特許庁の上記運用が違法でないことは，既に説示したところから明らか
である。
１４原告は，平成１６年改正前特許法４１条２項が平成２３年改正前特許法３
０条４項を対象としていない趣旨は，平成１８年改正前特許法４４条２項が平成２
３年改正前特許法３０条４項を適用除外している趣旨とは異なるなどと主張する。
しかし，同項が，基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先権主
張出願について，その対象となる「特許出願」から除外しているとは解釈できない
ことは，前記１～４のとおりであって，平成１６年改正前特許法４１条２項が平成
２３年改正前特許法３０条４項を対象としていない趣旨により左右されるものでは
ない。
１５原告は，被告が国内優先権主張出願において，新たな事項を追加すること
が想定されること，出願後に通常出願に戻り得ることが，なぜ平成１１年法律第４
１号により導入された分割出願に係る手続の簡素化を，国内優先権主張出願にも導
入することを困難にするのかについての理由は，不明であるなどと主張する。
しかし，平成２３年改正前特許法３０条４項が，基礎出願において同項所定の手
続を履践している国内優先権主張出願について，その対象となる「特許出願」から
除外しているとは解釈できないことは，前記１～４のとおりであって，平成１１年
法律第４１号により導入された分割出願に係る手続の簡素化の趣旨が国内優先権主
張出願に妥当するかどうかによって上記解釈が左右されるものではない。
１６原告は，第三者は，基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された
発明について，国内優先権主張出願において敢えてその適用を受けないことなど予
測する必要はないから，その適用の有無は基礎出願において表示されていれば十分
であり，国内優先権主張出願においてその表示がないことによる不測の不利益は生
じないなどと主張する。
しかし，平成２３年改正前特許法３０条４項が，基礎出願において同項所定の手
続を履践している国内優先権主張出願について，その対象となる「特許出願」から
除外しているとは解釈できないことは，前記１～４のとおりであって，仮に第三者
に不測の不利益を与えることがないとしても，それによって上記解釈が左右される
ものではない。
１７以上によると，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとして，
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
森岡礼子
裁判官
古庄研

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