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平成１９年（行ケ）第１０３２１号審決取消請求事件
平成２０年４月１４日判決言渡，平成２０年２月２７日口頭弁論終結
判決
原告ザプロクターアンドギャンブルカンパニー
訴訟代理人弁理士大川晃，田邉隆
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人杉山太一，岩井芳紀，森山啓
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００６−１３００８号事件について平成１９年４月２０日にし
た審決を取り消す。」との判決
第２事案の概要
本件は，原告が意匠法１０条の２第１項の規定に基づくものとしてした意匠登録
出願（以下「本件出願」という。）に対し拒絶査定がされたため，これを不服とし
て審判請求をしたが，同請求は成り立たないとの審決がされたため，その取消しを
求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件原出願（意匠法６条の規定に基づく当初の意匠登録出願，甲１１）
ア出願人：原告
イ意匠に係る物品：「包装用袋」
ウ意匠の形態：別紙１のとおり（以下，別紙１において「第一形態」（全体意
匠）と表現されている意匠を「第一形態の意匠」と，「第二形態」（部分意匠）と
表現されている意匠を「第二形態の意匠」とそれぞれいう。）
エ出願番号：意願２００３−０３５９７０号
オ出願日：平成１５年１２月３日（パリ条約による優先権主張・２００３（平
成１５）年６月３日（以下「本件優先日」という。），アメリカ合衆国）
カ拒絶理由通知：平成１６年７月２３日（起案日。本件原出願が意匠法７条に
規定する要件を満たしていないことを拒絶理由とするもの。甲１２。以下「本件原
出願に係る第１回拒絶理由通知」という。）
キ手続補正日：平成１６年１１月２６日（「【意匠の説明】」の項の記載を変
更するとともに，別紙２のとおり，第一形態に係る図面を削除し，第二形態に係る
図面のみに変更するもの。甲１３。以下「本件第１次補正」という。）
ク手続補正日：平成１６年１２月６日（願書に「【部分意匠】」の欄を追加す
るもの。甲１４。以下「本件第２次補正」という。）
ケ拒絶理由通知：平成１６年１２月９日（起案日。本件原出願に係る意匠が意
匠法３条１項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないことを
理由とするもの。甲１５。以下「本件原出願に係る第２回拒絶理由通知」とい
う。）
コ手続補正日：平成１７年３月１７日（「【意匠の説明】」の項の記載を変更
するとともに，別紙３のとおり，第二形態に係る図面を修正し，参考図を付加する
もの。甲１６。以下「本件第３次補正」といい，本件第１次補正ないし本件第３次
補正を併せて「本件各補正」という。また，上記参考図のうち，「【一実施類型の
使用状態を示す参考図】」と題するものを「本件参考図」という。）
サ拒絶理由通知：平成１７年３月２５日（起案日。本件原出願に係る意匠が意
匠法３条１項３号に規定する意匠に該当することを理由とするもの。甲１７。以下
「本件原出願に係る第３回拒絶理由通知」という。）
シ拒絶査定：平成１７年９月２９日（起案日。本件原出願に係る第３回拒絶理
由通知において拒絶の理由とされた事由を理由とするもの。甲１８）
ス拒絶査定の確定日：平成１８年４月３日（乙２）
(2)本件出願（意匠法１０条の２第１項の規定に基づくものとしてされた意匠
登録出願，甲１９）
ア出願人：原告
イ意匠に係る物品：「包装用袋」
ウ意匠の形態：別紙４のとおり（以下「本願意匠」という。）
エ出願番号：意願２００５−０２１９０１号
オ出願日：平成１７年７月２８日（パリ条約による優先権主張・２００３（平
成１５）年６月３日（本件優先日），アメリカ合衆国）
カ拒絶理由通知：平成１７年１１月２１日（起案日。本件出願に係る意匠が，
２００４（平成１６）年１２月１４日発行の米国特許商標公報（ＤＶＤ−ＲＯＭ番
号：ＵＳＰ２００４Ｗ５０）に記載された意匠特許第ＵＳＤ４９９，６３６Ｓ号
の包装用袋の意匠（その形態は，別紙５のとおりである。以下「引用意匠」とい
う。）と同一であり，意匠法３条１項２号に規定する意匠に該当することを理由と
するもの。甲２１）
キ拒絶査定：平成１８年３月１６日（起案日。上記カの拒絶理由通知において
拒絶の理由とされた事由を理由とするもの。甲２４。以下「本件拒絶査定」とい
う。）
(3)審判請求（本件拒絶査定に対するもの）手続等
ア審判請求日：平成１８年６月２２日（不服２００６−１３００８号）
イ審決日：平成１９年４月２０日
ウ審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
エ審決謄本送達日：平成１９年５月１６日
２審決の要点
審決は，本件出願は，意匠法１０条の２第１項に規定する意匠登録出願の分割の
要件を満たさないものであり，本件原出願の時にしたものとみなすことができない
ものと判断した上，本願意匠は，本件優先日及び本件原出願日の後であり，本件出
願日の前に頒布された刊行物に記載された引用意匠と同一の意匠であるから，同法
３条１項２号に規定する意匠に該当し，同項柱書の規定により，意匠登録を受ける
ことができないものであるとした。
審決の理由中，本件出願が意匠法１０条の２第１項に規定する意匠登録出願の分
割の要件を満たさないとの判断に係る部分は，以下のとおりである。
「本件出願は，本件原出願の時にしたものとみなすことができるか否かについて
(1)意匠登録出願の分割の要件
意匠法１０条の２第１項は，『意匠登録出願人は，意匠登録出願が審査，審判又は再審に係
属している場合に限り，二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな
意匠登録出願とすることができる。』と規定し，さらに，同条２項は，『前項の規定による意
匠登録出願の分割があったときは，新たな意匠登録出願は，もとの意匠登録出願の時にしたも
のとみなす。』と規定している。したがって，意匠登録出願の分割による新たな意匠登録出願
が，もとの意匠登録出願の時にしたものとみなされるためには，もとの意匠登録出願が，『二
以上の意匠を包含する意匠登録出願』であることが要件となる。
(2)本件原出願が，二以上の意匠を包含する意匠登録出願であるか否かについて
本件原出願は，その出願当初（平成１５年１２月３日）の願書の記載及び願書に添付した図
面の記載によれば，意匠に係る物品を『包装用袋』とし，その形態として第一形態と第二形態
を記載しており（別紙第３（本判決別紙１）参照），第一形態の意匠と第二形態の意匠との二
つの意匠を包含するものと認められる。そして，本件第１次補正によって，図面全図を変更し，
第一形態の意匠を削除して，第二形態の意匠を残し，次に，本件第２次補正によって，願書の
『部分意匠』の項を追加し，さらに，本件第３次補正によって，願書の意匠の説明の項及び図
面全図を変更したものである（別紙第４（本判決別紙６）参照）。
一般に，意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面について補正があり，その補正
がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は出願当初から補正後の状態で提出された
ものとして取り扱われる。
そして，本件原出願に係る本件各補正は，その願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を
変更するものではないと認められる。
したがって，本件出願の直前の本件原出願は，第二形態の意匠に係る意匠登録出願であり，
物品の区分により意匠ごとにした出願であって，二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認
められない。
(3)請求人の『手続は暫定的』との主張について
請求人は，意匠登録出願が審査，審判又は再審に係属している場合は，手続補正によって形
成された手続は暫定的な状態にあり，手続補正書の提出によって，その効力が確定するもので
はなく，出願当初に『開示した意匠の範囲内』であれば，必要に応じて補正をすることができ，
また，出願当初の内容に遡って分割をすることができる旨主張する。
しかし，意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面について補正があり，その補正
がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は出願当初から補正後の状態で提出された
ものとして取り扱われ，手続の補正があった時からその効力を有するものであり，手続は暫定
的な状態にあるものではない。この点について，請求人の主張は採用できない。
したがって，本件原出願は，本件第１次補正をした時から，出願当初から物品の区分により
意匠ごとにした出願，すなわち，一つの意匠（第二形態の意匠）に係る意匠登録出願であるも
のとして取り扱われる。なお，他の意匠（第一形態の意匠）については，本件第１次補正をし
た時に，補正により削除したが，意匠法１０条の２第１項の規定による『新たな意匠登録出
願』としなかったのであるから，実質的に放棄されたものと認められる。
(4)本件原出願の本件参考図に記載された意匠を，二以上の意匠を包含するか否かの対象
とすることができるかについて
本件原出願の意匠は，願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば，意匠に係る物品
を，『包装用袋』とし，その形態を，願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとし，各
図の実線で表した部分を，部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものである
（別紙第４（本判決別紙６）参照）。
そして，願書に添付した図面の記載によると，立体を表すための正面図等一組の図面６図，
右斜め上方から見た斜視図，そのほか参考図３図，すなわち，斜視図の状態に指示線と文字を
加えた『斜視参考図』，正面図の状態に指示線と文字を加えた『斜視参考図』，及び正面視の
状態で窓部の具体的な実施例を示して合成洗剤用ポーチを収めた状態の本件参考図を記載した
ものである。
そこで，本件参考図については，当該参考図が，願書の『意匠に係る物品の説明』欄の『本
物品は，合成洗剤を収納した水溶性ポーチを１個以上収納して使用することができる。』との
記載と併せ考慮すれば，窓部の意匠登録を受けようとする部分から除かれた上部の横長直角三
角形部分の具体的な実施例を示し，かつ，窓部から具体的に合成洗剤用ポーチを収めた状態が
覗けるようにしたものと言え，意匠登録を受けようとする意匠の理解を助ける目的のための参
考図であると認められる。
したがって，本件原出願の本件参考図に，意匠登録を受けようとする意匠とは別の意匠が記
載されているとしても，二以上の意匠を包含するか否かにおいて検討されるべき対象になるも
のではない。そして，本件原出願は，物品の区分により意匠ごとにした意匠登録出願であり，
二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。
(5)小まとめ
以上のとおり，本件原出願は，二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められず，その
一部を新たな意匠登録出願とすることができないものである。したがって，本件出願は，意匠
法１０条の２第１項の意匠登録出願の分割の要件を満たさないものであり，意匠法１０条の２
第１項の規定による『新たな意匠登録出願』ではなく，本件原出願の時にしたものとみなすこ
とはできない。」
第３審決取消事由（本件出願に係る意匠法１０条の２第１項に規定する要件の有
無についての判断の誤り）の要点
審決は，本件出願が，意匠法１０条の２第１項に規定する「二以上の意匠を包含
する意匠登録出願の一部」との要件を満たさないとの誤った判断をした結果，本件
出願が本件原出願の時にされたものとみなすことはできないとして，本件優先日及
び本件原出願日の後に頒布された刊行物に記載された引用意匠を根拠に，本願意匠
が同法３条１項２号に規定する意匠に該当すると判断したものであるから，取り消
されるべきである。
１分割の対象である本件原出願の内容は，本件各補正前の当初のものと解すべ
きこと（本件各補正の効果等）について
審決は，分割の対象である本件原出願の内容を本件第３次補正後のものと判断し
たが，以下のとおり，この判断は誤りであり，正しくは，本件原出願の内容を本件
各補正前の当初のものと解すべきである。
(1)審決は，本件原出願につき，「本件第１次補正によって，図面全図を変更
し，第一形態の意匠を削除して，第二形態の意匠を残し，次に，本件第２次補正に
よって，願書の『部分意匠』の項を追加し，さらに，本件第３次補正によって，願
書の意匠の説明の項及び図面全図を変更したものである・・・。」と認定した。
しかしながら，原告は，本件第１次補正により，第二形態の意匠について，審査
手続の継続を要請したものであり，同補正により，「図面全図を変更し，第一形態
の意匠を削除して，第二形態の意匠を残」す旨の意思表示をしたものではない。ま
た，原告は，本件第３次補正により，本件第１次補正及び本件第２次補正において
意匠登録を受けようとする部分意匠の内容を明確にするべく，新たに訂正・補充を
したものであり，本件第３次補正により，「願書の意匠の説明の項及び図面全図を
変更」する旨の意思表示をしたものでもない。
(2)審決は，「一般に，意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面に
ついて補正があり，その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は
出願当初から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われる。」との解釈の下，
「本件原出願に係る本件各補正は，その願書の記載及び願書に添付した図面の要旨
を変更するものではないと認められる。」と認定した上，「本件出願の直前の本件
原出願は，第二形態の意匠に係る意匠登録出願であり，物品の区分により意匠ごと
にした出願であって，二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。」
と判断した。
アしかしながら，「意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面につい
て補正があり，その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は出願
当初から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われる。」との審決の上記解
釈に根拠はなく，まして，手続補正により，当初の出願時にさかのぼって，当初の
出願手続書類等が手続補正書類等と差し替わるものではないから，本件各補正があ
っても，本件原出願の内容は，留保された状態にあるというべきである。
イまた，「本件出願の直前の本件原出願は，第二形態の意匠に係る意匠登録出
願であり，物品の区分により意匠ごとにした出願であって，二以上の意匠を包含す
る意匠登録出願とは認められない。」との審決の上記判断は，本件原出願について，
第一形態の意匠に係る部分の取下げ又は放棄の効果をもたらすものであるところ，
上記(1)のとおり，原告は，本件第１次補正により，「図面全図を変更し，第一形
態の意匠を削除して，第二形態の意匠を残」す旨の意思表示をしたものではなく，
また，本件第３次補正により，「願書の意匠の説明の項及び図面全図を変更」する
旨の意思表示をしたものでもないから，上記取下げ等の効果をもたらすような審決
の上記判断は，根拠のない独自の解釈に基づくものであるといわざるを得ない。
(3)審決は，「意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面について補
正があり，その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は出願当初
から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われ，手続の補正があった時から
その効力を有するものであり，手続は暫定的な状態にあるものではない。」と判断
した。
アしかしながら，上記(2)のとおり，手続補正により，当初の出願時にさかの
ぼって，当初の出願手続書類等が手続補正書類等と差し替わり，前者が取り下げら
れたり，放棄されたりするとの効果が生じるわけではない。
そもそも，手続補正は，「一連の意味を持った手続経緯を有するもの」として，
当該手続補正の内容につき「時系列的に出願当初からの効力を持つ」ものであるか
ら，当初の出願の目的及び範囲において，以後も手続補正は可能であり（先行の手
続補正は，後行の手続行為を拘束するものではない。），その意味で，手続補正は
暫定的なものである。
イこの点に関し，本件拒絶査定は，「二の意匠を包含する意匠登録出願を一の
意匠を包含する意匠登録出願とする手続補正は，当該二の意匠を包含する意匠登録
出願の分割の手続によらずに意匠法７条違反を回避するという，要旨変更の例外的
取扱いとしての特別のものであり，当該手続補正の内容は，以後の手続の内容を拘
束する」との見解に立ち，「当該手続補正の後は，当該手続補正によって限定され
た一の意匠とは異なる他の意匠（当初の意匠登録出願に包含されていたもの）につ
いては，当該意匠を『意匠登録を受けようとする意匠』とする旨の手続補正や，当
該意匠に係る新たな意匠登録出願を当初の意匠登録出願の分割としてすることは許
されない」と判断し，審決も，この判断を容認した。
しかしながら，意匠法には，本件拒絶査定及び審決の上記判断の根拠となる規定
はないから，本件拒絶査定及び審決は，本件出願が「審査経過矛盾行為の禁止」に
該当するものと判断したと考えられるところ，本件出願は，審査に係属中の本件原
出願に由来する手続であり，本件出願について，「審査経過矛盾行為の禁止」に該
当すると評価すべき合理的かつ妥当な理由は見いだせない。
(4)審決は，「本件原出願は，本件第１次補正をした時から，出願当初から物
品の区分により意匠ごとにした出願，すなわち，一つの意匠（第二形態の意匠）に
係る意匠登録出願であるものとして取り扱われる。」と解した上，「他の意匠（第
一形態の意匠）については，本件第１次補正をした時に，補正により削除したが，
意匠法１０条の２第１項の規定による『新たな意匠登録出願』としなかったのであ
るから，実質的に放棄されたものと認められる。」と判断した。
しかしながら，上記(1)のとおり，原告は，本件各補正により，「図面全図を変
更し，第一形態の意匠を削除して，第二形態の意匠を残」すなどの意思表示をした
ものではなく，また，「他の意匠（第一形態の意匠）については，・・・意匠法１
０条の２第１項の規定による『新たな意匠登録出願』としなかったのであるから，
実質的に放棄されたものと認められる。」と解する法的根拠はない。
(5)以上のとおりであるから，本件原出願の内容は，本件各補正前の当初のも
のと解するのが相当である。そうすると，分割の対象となる本件原出願は，二の意
匠を包含するものであるから，本件出願は，分割要件を満たすものであるといえる。
２本件第３次補正後の本件原出願に二の意匠が包含されていること（本件参考
図の存在）について
審決は，「本件原出願の本件参考図に，意匠登録を受けようとする意匠とは別の
意匠が記載されているとしても，二以上の意匠を包含するか否かにおいて検討され
るべき対象になるものではない。」と判断したが，以下のとおり，この判断は誤り
であり，正しくは，本件参考図の存在により，本件第３次補正後の本件原出願は，
二の意匠を包含するものと解すべきである。
(1)意匠法２４条１項の規定によれば，登録意匠の範囲は，願書の記載及び願
書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定めなければならないのであるから，
本件参考図に，意匠登録を受けようとする意匠とは別の意匠が記載され，開示され
ていることが認定できるのであれば，当該別の意匠は，意匠法６条の規定に基づい
て意匠登録を受けようとする意匠の広義の範囲に属し，分割の対象となる意匠であ
ると解すべきである。
(2)また，本件第３次補正に係る図面に本件原出願に係る二の意匠が表現され
ていることは，当業者にとって自明であるところ（全体意匠である第一形態の意匠
は，部分意匠である第二形態の意匠の下位概念の表現形式であり，後者は，前者の
上位概念の表現形式であるから，両者は，その表現形式を異にするにすぎない。），
これを一の意匠しか表現されていないものと認めるのは，業界の実態にそぐわず，
かつ，意匠法の趣旨を超え，手続規則の制度目的を逸脱する違法な文言解釈による
ものである。
(3)さらに，手続補正は一連の出願手続中の行為であるから，特許庁審査官
（以下，単に「審査官」という。）及び同庁審判合議体は，当初の出願書類（図
面）を参照することができるところ，これによれば，本件第３次補正に係る図面に
二の意匠が表現されているものと認めることができ，また，そのように認定する義
務があったにもかかわらず，これを一の意匠しか表現されていないものと認めるの
は，違法である。
(4)手続補正によりいったん削除した記載であっても，その後の手続補正（回
復補正）により，再度，当該記載を加えることは可能であると解され，したがって，
本件参考図を，当初の出願書類に添付されていた一組の図面（意匠登録を受けよう
とする意匠）に補正することも可能であると解されるところ（これは，当業者にと
って自明である第一形態の意匠の他の部分の構成態様を念のために補正・補充する
ものである。），本件出願に当たり，当該手続補正を行った上で，出願の分割（本
件出願）を行うというのは，審査官にとっても出願人にとっても迂遠な方法であり，
手続経済的合理性を欠くから，本件においては，当該手続補正を経ることなく，出
願の分割が可能であったと解すべきである。
(5)なお，意匠法施行規則３条に規定する様式第６の備考１４においては，願
書に添付すべき図面として，意匠登録を受けようとする意匠を十分表現することが
できないときに加える必要な図と，意匠の理解を助けるために必要があるときに加
える参考図とを峻別せず，同列のものとして扱っている。
(6)そうすると，仮に，本件原出願の内容を本件各補正後のものと解するとし
ても，本件参考図の存在により，本件原出願は，二の意匠を包含するものであるか
ら，本件出願は，分割要件を満たすものであるといえる。
第４被告の反論の骨子
１原告の主張１に対して
(1)手続補正は，適法な手続補正書が提出されることによって，出願に関する
書類等が出願当初から当該手続補正後の状態で提出されたものとして取り扱われる
ものであるところ，本件原出願について，本件第１次補正がされた時から，出願当
初（平成１５年１２月３日）に包含されていた二つの意匠のうち，第一形態の意匠
が削除され，第二形態の意匠に係る意匠登録出願となったものであることは，手続
の経緯から明らかである。なお，第一形態の意匠が全体意匠であり第二形態の意匠
が部分意匠であることは，何ら異なる結論をもたらすものではない。
したがって，「本件出願の直前の本件原出願は，第二形態の意匠に係る意匠登録
出願であり，物品の区分により意匠ごとにした出願であって，二以上の意匠を包含
する意匠登録出願とは認められない。」との審決の判断に誤りはない。
(2)また，上記(1)のとおり，手続補正は，暫定的なものではなく，適法な手続
補正があった時から，出願当初の記載不備を出願時に遡及して治癒する効力を有す
るものである。
したがって，「手続は暫定的な状態にあるものでない。」との審決の判断に誤り
はない。
(3)なお，原告は，「本件拒絶査定及び審決は，本件出願が『審査経過矛盾行
為の禁止』に該当すると判断したと考えられる」と主張するが，同主張は，原告の
独自の見解であり，理由がない。
２原告の主張２に対して
本件参考図は，原告も認めるように，意匠登録を受けようとする意匠の理解を助
ける目的のための参考図であると認められる。
そうすると，「本件原出願の本件参考図に，意匠登録を受けようとする意匠とは
別の意匠が記載されているとしても，二以上の意匠を包含するか否かにおいて検討
されるべき対象になるものではない。そして，本件原出願は，物品の区分により意
匠ごとにした意匠登録出願であり，二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認め
られない。」との審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断（本件出願に係る分割要件の有無についての判断の誤りにつ
いて）
１(1)本件原出願及び本件出願に係る各審査手続（以下「本件審査手続」とい
う。）の経過は，前記第２の１(1)及び(2)に摘示したとおりである。なお，本件原
出願に係る第１回拒絶理由通知（甲１２）及び本件原出願に係る第２回拒絶理由通
知（甲１５）の具体的な記載は，以下のとおりである。
ア本件原出願に係る第１回拒絶理由通知（甲１２）
「この意匠登録出願については，次の理由で，意匠法第１７条の規定により拒絶をすべきも
のとします。
・・・
理由
この意匠登録出願は，経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠
ごとにされているものとは認められませんので，意匠法第７条に規定する要件を満たしていま
せん。
記
この意匠登録出願の意匠は，願書（及び添付図面）の記載によると，第一形態として表され
た包装用袋と第二形態として表された包装用袋との二つの物品に係るものと認められます。」
イ本件原出願に係る第２回拒絶理由通知（甲１５）
「この意匠登録出願については，次の理由で，意匠法第１７条の規定により拒絶をすべきも
のとします。
・・・
理由
この意匠登録出願の意匠は，下記に示すように，意匠法第３条第１項柱書に規定する工業上
利用することができる意匠に該当しません。
記
この意匠登録出願の意匠は，意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分の境界が不明
確ですので，意匠登録を受けようとする部分の形状が特定せず，具体的な意匠を表したものと
認められません。」
(2)上記(1)によれば，本件審査手続の経過は，以下のとおりであると認められ
る。
ア原告は，意匠登録を受ける意匠を別紙１のとおり第一形態の意匠及び第二形
態の意匠とする本件原出願をした。
イ審査官は，本件原出願に，意匠登録を受けようとする意匠として，二の意匠
（第一形態の意匠及び第二形態の意匠）が包含され，意匠法７条に規定する要件を
満たしていないものと判断し，原告に対し，本件原出願に係る第１回拒絶理由通知
を発した。
ウこれに対し，原告は，本件原出願に係る第１回拒絶理由通知に係る拒絶理由
を解消するため，本件原出願について，意匠登録を受けようとする「【意匠の説明
の項】」及び図面全図を別紙２のとおり（「【意匠の説明】」の項においては，部
分意匠であることを明示し，図面については，別紙１における第一形態の意匠に係
る全図を削除して第二形態の意匠に係る図面７枚と同一のものとした。）とする本
件第１次補正をし，さらに，本件第１次補正において記載漏れのあった「【部分意
匠】」の欄を追加する本件第２次補正をした。
エ審査官は，本件第１次補正による補正後の意匠について，意匠登録を受けよ
うとする部分とそれ以外の部分との境界が不明確であり，意匠登録を受けようとす
る部分の形状が特定されていないため，意匠登録を受けようとする意匠が，意匠法
３条１項柱書に規定する意匠に該当しないものと判断し，原告に対し，本件原出願
に係る第２回拒絶理由通知を発した。
オこれに対し，原告は，本件原出願に係る第２回拒絶理由通知に係る拒絶理由
を解消するため，本件原出願について，意匠登録を受けようとする「【意匠の説
明】」の項及び図面全図を別紙３のとおり（「【意匠の説明】」の項においては，
図面における各線の意義を明確にし，図面については，本件第１次補正における図
面７枚（うち４枚には必要な修正が施された。）に，斜視参考図，正面参考図及び
本件参考図を加えたものとした。）とする本件第３次補正をした。
カしかしながら，審査官は，本件原出願における意匠登録を受けようとする意
匠（第二形態の意匠）が，先行意匠に類似することを理由として，原告に対し，本
件原出願に係る第３回拒絶理由通知を発した。
キそこで，原告は，第一形態の意匠について意匠登録を受けるため，本件原出
願を分割するとの形式をとり（すなわち，本件原出願の出願日及び本件優先日をそ
のまま維持する目的で），本件出願をした。
(3)上記(2)のとおりの本件審査手続の経過に照らせば，原告が，本件原出願に
意匠登録を受けようとする意匠として二の意匠が包含されており，意匠法７条に規
定する要件を満たさないとの本件原出願に係る第１回拒絶理由通知を受けたため，
これに係る拒絶理由を解消するため，すなわち，本件原出願が，意匠登録を受けよ
うとする意匠として一の意匠のみを包含するものとなるよう，本件第１次補正をし
たことは明らかであるから，本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は，
本件第１次補正により，第二形態の意匠のみとされ，第一形態の意匠は，本件原出
願における意匠登録を受けようとする意匠から除外されたことにより放棄されたも
のと認めるのが相当である。
また，原告は，本件第１次補正によって意匠登録を受けようとする意匠とされた
第二形態の意匠（部分意匠）が，意匠登録を受けようとする部分とその余の部分と
の境界が不明確であり，意匠法３条１項柱書に規定する意匠に該当しないとの本件
原出願に係る第２回拒絶理由通知を受けたため，これに係る拒絶理由を解消するた
め，第二形態の意匠に係る必要な手続補正として，本件第３次補正をしたものと認
めるのが相当である（なお，本件第２次補正は，本件第１次補正において記載漏れ
のあった軽微な事項の追加に係るものである。）。
(4)そうすると，本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は，本件
第１次補正によって，本件原出願時から第二形態の意匠のみとされ，本件第３次補
正も，第二形態の意匠についてされたものであるといえるから，本件出願の時点で
は，本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は，第二形態の意匠のみで
あったと認められる。
したがって，本件原出願は，本件出願の時点では，「二以上の意匠を包含する意
匠登録出願」ではなかったものであるから，本件出願が分割要件を欠くものであっ
たことは明らかであり，その他，本件出願の時点において，同出願が分割要件を満
たしていたものと認めるに足りる証拠はない。
２原告の主張について
原告は，種々の根拠を挙げて，本件出願が分割要件を満たすものであったと主張
するので，以下，順次検討する。
(1)本件出願の時点における本件原出願の内容（意匠登録を受けようとする意
匠）を本件原出願の出願時のものと解すべきであるとの主張について
ア原告は，「原告は，本件第１次補正により，第二形態の意匠について，審査
手続の継続を要請したものであり，同補正により，『図面全図を変更し，第一形態
の意匠を削除して，第二形態の意匠を残』す旨の意思表示をしたものではない。ま
た，原告は，本件第３次補正により，本件第１次補正及び本件第２次補正において
意匠登録を受けようとする部分意匠の内容を明確にするべく，新たに訂正・補充を
したものであり，本件第３次補正により，『願書の意匠の説明の項及び図面全図を
変更』する旨の意思表示をしたものでもない。」と主張する。
しかしながら，前記１(3)のとおり，原告は，意匠法７条に規定する要件を満た
さないとの拒絶理由を解消するため，すなわち，本件原出願が，意匠登録を受けよ
うとする意匠として一の意匠のみを包含するものとなるよう，本件第１次補正をし，
同補正により，第一形態の意匠は，本件原出願における意匠登録を受けようとする
意匠から除外されたものであるし，また，本件第３次補正は，第二形態の意匠に係
る必要な手続補正としてされたものであるから，原告の上記主張を採用することは
できない。また，原告の上記主張を前提とするその余の主張についても，すべて，
その前提を欠くものとして失当である（なお，付言するに，意匠法７条に規定する
要件を満たさないとの拒絶理由を通知した審査官が，当該拒絶理由が解消されない
まま，二以上の意匠のうちの一の意匠についてのみ審査を先行させるなどという審
査実務が行われているものとは到底考えられず，また，そのような審査実務が行わ
れているものと認めるに足りる証拠もない。）。
イ原告は，「『意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面について補
正があり，その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は出願当初
から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われる。』との審決の解釈に根拠
はなく，まして，手続補正により，当初の出願時にさかのぼって，当初の出願手続
書類等が手続補正書類等と差し替わるものではないから，本件各補正があっても，
本件原出願の内容は，留保された状態にあるというべきである。」と主張する。
しかしながら，適法な手続補正がされれば，意匠登録出願の内容がその出願時に
さかのぼって当該手続補正の内容のとおり変更されることは，意匠法９条の２，１
７条の２第１項及び１７条の３の各規定から当然に導かれる解釈であるから，原告
の上記主張は，独自の見解であるといわざるを得ず，採用することができない。
ウ原告は，「審決は，『意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面に
ついて補正があり，その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき，書類等は
出願当初から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われ，手続の補正があっ
た時からその効力を有するものであり，手続は暫定的な状態にあるものではな
い。』と判断したが，手続補正により，当初の出願時にさかのぼって，当初の出願
手続書類等が手続補正書類等と差し替わり，前者が取り下げられたり，放棄された
りするとの効果が生じるわけではない。そもそも，手続補正は，『一連の意味を持
った手続経緯を有するもの』として，当該手続補正の内容につき『時系列的に出願
当初からの効力を持つ』ものであるから，当初の出願の目的及び範囲において，以
後も手続補正は可能であり（先行の手続補正は，後行の手続行為を拘束するもので
はない。），その意味で，手続補正は暫定的なものである。」と主張する。
確かに，適法な手続補正がされても，その後に，再度，適法な手続補正がされれ
ば，前者の手続補正によって変更された意匠登録出願の内容は，後者の手続補正の
内容のとおり変更されるのであるが，これは，適法な手続補正の効果として意匠登
録出願内容が出願時に遡及して変更されることがあり得ることを意味するに止まり，
このような可能性があるからといって，出願内容自体が未確定ないし浮動的なもの
であることを意味するものとしての「暫定的」なものであるとするのは相当ではな
い。
そして，原告の上記主張は，結局は，適法な手続補正がされても，当初の意匠登
録出願の時点にさかのぼって，その内容が変更されるものではない旨をいうもので
あるから，上記イにおいて説示したとおり，これを採用することはできない。
エ(ｱ)原告は，「本件拒絶査定は，『二の意匠を包含する意匠登録出願を一の
意匠を包含する意匠登録出願とする手続補正は，当該二の意匠を包含する意匠登録
出願の分割の手続によらずに意匠法７条違反を回避するという，要旨変更の例外的
取扱いとしての特別のものであり，当該手続補正の内容は，以後の手続の内容を拘
束する』との見解に立ち，『当該手続補正の後は，当該手続補正によって限定され
た一の意匠とは異なる他の意匠（当初の意匠登録出願に包含されていたもの）につ
いては，当該意匠を［意匠登録を受けようとする意匠］とする旨の手続補正や，当
該意匠に係る新たな意匠登録出願を当初の意匠登録出願の分割としてすることは許
されない』と判断し，審決も，この判断を容認した。しかしながら，意匠法には，
本件拒絶査定及び審決の上記判断の根拠となる規定はないから，本件拒絶査定及び
審決は，本件出願が『審査経過矛盾行為の禁止』に該当するものと判断したと考え
られる」と主張する。
(ｲ)本件拒絶査定（甲２４）には，次の記載がある。
「意見書において，本願の意匠は原出願・・・からの適法な分割出願であ・・・る旨主張さ
れました。
しかしながら，・・・一般的には，手続補正が要旨の変更となるか否かは出願当初の願書及
び図面の記載に基づいて判断すべきであったとしても，二以上の意匠が含まれる出願について，
一つの意匠を残し他の意匠を削除する補正が要旨の変更と取り扱われていないことは，出願人
が他の手段を取りようがないための規定である・・・ことを考慮すると，二以上の意匠が含ま
れる出願について，一度一つの意匠に限定し他の意匠を削除した場合には，出願当初の記載内
容から自由に何度でも他の意匠に限定する補正ができるものとは認められず，最初に限定した
意匠にのみ，意匠登録を受けることができるものと考えられます。
原出願の平成１７年３月１７日付けの手続補正（判決注：本件第３次補正である。）は，意
匠法第７条の拒絶理由通知がなされたことに対して，出願当初に含まれていた二つの意匠を一
つの意匠に限定したものであることから，その時に選択しなかった他の意匠について，出願当
初の内容に遡って分割をすることは，認められません。」
(ｳ)そこで，検討するに，本件拒絶査定の上記記載中，第２段落については，
原告が主張するところとの関連でみれば，要するに，本件出願が分割要件を満たす
ようにするための，すなわち，本件原出願が二の意匠を包含するようにするための
手続補正は認められない旨をいうものであるところ，そのような手続補正が，要旨
変更に当たることは明らかである上，意匠法７条の規定にも違反する不適法なもの
であることは明らかであるから，同段落の記載は，少なくとも結論において相当で
あるというべきである。
また，本件拒絶査定の上記記載中，第３段落については，要するに，本件第３次
補正の際に選択されなかった他の意匠について，本件原出願の当初の内容にさかの
ぼって出願の分割の対象とすることは認められない旨をいうものであり，これが相
当であることは，上記アないしウにおいて説示したとおりである。
したがって，本件拒絶査定の上記記載に意匠法上の根拠がないことを前提とする
原告の上記主張は，その前提を欠くものとして失当である。
オ以上のとおりであるから，本件出願の時点における本件原出願の内容（意匠
登録を受けようとする意匠）を本件原出願の出願時のものと解すべきであるとの原
告の主張は，すべて理由がない。
(2)本件参考図の存在により，本件第３次補正後の本件原出願に二の意匠が包
含されているとの主張について
ア原告は，「意匠法２４条１項の規定によれば，登録意匠の範囲は，願書の記
載及び願書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定めなければならないので
あるから，本件参考図に，意匠登録を受けようとする意匠とは別の意匠が記載され，
開示されていることが認定できるのであれば，当該別の意匠は，意匠法６条の規定
に基づいて意匠登録を受けようとする意匠の広義の範囲に属し，分割の対象となる
意匠であると解すべきである。」と主張する。
確かに，本件参考図は，図面としては，本件原出願に係る本件第１次補正前の図
面（別紙１の「【使用状態を表す参考正面図】」と題する図面。その記載位置から
みて，第一形態の意匠に係る図面であると認められる。）と同一のものである。し
かしながら，前記(1)アにおいて説示したとおり，原告は，意匠法７条に規定する
要件を満たさないとの拒絶理由を解消するため，すなわち，本件原出願が，意匠登
録を受けようとする意匠として一の意匠のみを包含するものとなるよう，本件第１
次補正をし，同補正により，第一形態の意匠は，本件原出願における意匠登録を受
けようとする意匠から除外されたものであるし，また，本件第３次補正は，第二形
態の意匠に係る必要な手続補正としてされたものである。また，本件参考図は，別
紙３のとおり，第二形態の意匠に係る図面９枚が記載された後に，１０枚目の図面
として，かつ，その表題を単に「【一実施類型の使用状態を示す参考図】」として
記載されているものであり，これが上記９枚の図面に現された意匠と異なる意匠を
現すものであるとの記載は，本件第３次補正に係る手続補正書（甲１６）には，一
切みられない。
そうすると，本件第３次補正に係る手続補正書に記載された本件参考図が，たま
たま，図面としては，本件原出願において第一形態の意匠に係る図面として添付さ
れたものと同一であるとしても，そのことをもって，本件参考図が第一形態の意匠
を現すものと認めることはできない。
したがって，本件参考図に第二形態の意匠と異なる意匠が現されていると認定す
ることができることを前提とする原告の上記主張は，その前提を欠くものとして，
失当である。また，上記説示したところに照らせば，そのように認定することがで
き，又は認定すべきであったとの原告の主張についても，これを採用することはで
きない。
イ原告は，「手続補正によりいったん削除した記載であっても，その後の手続
補正（回復補正）により，再度，当該記載を加えることは可能であると解され，し
たがって，本件参考図を，当初の出願書類に添付されていた一組の図面（意匠登録
を受けようとする意匠）に補正することも可能であると解されるところ（これは，
当業者にとって自明である第一形態の意匠の他の部分の構成態様を念のために補正
・補充するものである。），本件出願に当たり，当該手続補正を行った上で，出願
の分割（本件出願）を行うというのは，審査官にとっても出願人にとっても迂遠な
方法であり，手続経済的合理性を欠くから，本件においては，当該手続補正を経る
ことなく，出願の分割が可能であったと解すべきである。」と主張する。
しかしながら，前記１(2)のとおりの本件審査手続の経過に照らせば，本件原出
願について原告が主張するような手続補正を行うことは，要旨変更に当たるものと
して許されない上，意匠法７条の規定にも違反するものであって不適法であること
が明らかであるから，当該手続補正が適法に行えることを前提とする原告の主張は，
その前提を欠くものとして，失当である。
ウ原告は，「意匠法施行規則３条に規定する様式第６の備考１４においては，
願書に添付すべき図面として，意匠登録を受けようとする意匠を十分表現すること
ができないときに加える必要な図と，意匠の理解を助けるために必要があるときに
加える参考図とを峻別せず，同列のものとして扱っている。」と主張するが，当該
主張は，本件参考図が第一形態の意匠を現すものと認めることはできないとの上記
アの結論を何ら左右するものではない。
エ以上のとおりであるから，本件参考図の存在により，本件第３次補正後の本
件原出願に二の意匠が包含されているとの原告の主張は，すべて理由がない。
３結論
よって，審決取消事由は理由がないから，原告の請求を棄却することとして，主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
浅井憲
裁判官古閑裕二は，転補のため，署名押印することができない。
裁判長裁判官
田中信義

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