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裁判例


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平成11年(行ケ)第65号 特許取消決定取消請求事件
         判    決
  原      告      株式会社ジャパンエナジー
  代表者代表取締役      A
  訴訟代理人弁理士      B
同             C
  被      告   特許庁長官 D
  指定代理人         E
  同             F
  同             G
  同             H
  同             I
主    文
原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
事    実
第1請求
特許庁が平成10年異議第72395号事件について平成11年1月6日にした
決定を取り消す。
第2前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
1特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「冷凍機油」とする特許第2683170号(平成3年7
月9日特許出願、平成9年8月8日設定登録。以下「本件発明」という。)の特許
権者である。
 三浦慶郎らは、その後、本件発明の登録につき特許異議の申立てをした。
 特許庁は、この申立てを平成10年異議第72395号事件として審理した結
果、平成11年1月6日、「特許第2683170号の請求項1ないし4に係る特
許を取り消す。」との決定をし、その謄本は、同年2月10日原告に送達された。
 2 本件発明の要旨
  (1) 本件請求項1に係る発明
 ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパンおよびペンタエリスリトール
から選ばれる少なくとも1種類の多価アルコールと炭素数3~12の1価脂肪酸よ
り合成され、25℃での体積抵抗率が1013ないし1014Ω・cmオーダーであ
るエステル油を主成分とするジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物
を含有する冷媒用の冷凍機油。
  (2) 本件請求項2に係る発明
 ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合冷媒が更に、1,1-ジフル
オロエタン及び/又は1,1,1,2-テトラフルオロエタンを含有する冷媒であ
る請求項1に記載の冷凍機油。
  (3) 本件請求項3に係る発明
 ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパンおよびペンタエリスリトール
から選ばれる少なくとも1種類の多価アルコールと、炭素数3~12の1価脂肪酸
と炭素数4~14の多塩基酸との混合カルボン酸とより合成され、25℃での体積
抵抗率が1013ないし1014Ω・cmオーダーであるコンプレックスエステル油
を主成分とするジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物を含有する冷
媒用の冷凍機油。
  (4) 本件請求項4に係る発明
 ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合冷媒が更に、1,1-ジフル
オロエタン及び/又は1,1,1,2-テトラフルオロエタンを含有する冷媒であ
る請求項3に記載の冷凍機油。
 3 決定の理由
決定の理由は、別紙決定書の理由写し(以下「決定書」という。)に記載のとお
りであり、決定は、本件請求項1ないし4に係る発明は、刊行物1(特開平3-1
28992号公報。本訴甲第4号証)、刊行物2(特開平3-128991号公
報。本訴甲第5号証)、刊行物3(特開平3-88892号公報。本訴甲第6号
証)、刊行物4(米国特許第4,978,467号明細書、1990年。本訴甲第
7号証)、刊行物5(欧州公開第430,169号公報1991年6月5日発行。
本訴甲第8号証)、及び刊行物6(欧州公開第435,253号公報、1991年
7月3日発行。本訴甲第9号証)に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明す
ることができたものであるから、本件請求項1ないし4に係る特許は特許法29条
2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきである旨判断した。
(刊行物6の発行日(決定書9頁9行)の記載(1991年6月5日)は誤記であ
り、1991年7月3日が正しいものと認める。)
第3 決定の取消事由
1決定の認否
  (1) 決定の理由1(手続きの経緯)、同2(本件発明)、同3(取消理由の概
要)及び同4(証拠の記載事項)は認める。
  (2) 同5(対比、判断)Ⅰ(請求項1に係る発明についての対比、判断。決定
書10頁14行ないし14頁6行)のうち、10頁14行ないし12頁7行及び1
3頁8行ないし11行は認める。12頁14行ないし13頁6行は、刊行物1及び
2については認め、刊行物3については12頁19行「25℃」から末行「オーダ
ーである」までは争い、その余は認める。その余の部分は争う。
  (3) 同5Ⅱ(請求項2に係る発明についての対比、判断。決定書14頁8行な
いし15頁4行)のうち、14頁8行から15行「記載されており、」までは認
め、その余は争う。
  (4) 同5Ⅲ(請求項3に係る発明についての対比、判断。決定書15頁6行な
いし17頁9行)のうち、15頁6行ないし16頁末行は認め、その余は争う。
  (5) 同5Ⅳ(請求項4に係る発明についての対比、判断。決定書17頁11行
ないし18頁6行)のうち、17頁11行から17行「記載されており、」までは
認め、その余は争う。
  (6) 同6(むすび)は争う。
 2取消事由
決定は、次のとおり、本件発明の進歩性の判断を誤ったものであるから、違法な
ものとして取り消されるべきである。
(なお、以下、フロン系冷媒の名称をRを接頭辞とする略称で補う場合は、[]書
きで表示する。)
 (1) 取消事由1(本件請求項1に係る発明における一致点の認定の誤り)
 決定は、「刊行物3には、ネオペンチルグリコールと2-エチルヘキサン酸との
エステル油の25℃での体積抵抗率については記載されていないが、本件明細書の
冷凍機油a、刊行物2及び参考資料(本訴甲第10号証)の記載からみて、1013
ないし1014Ω・cmのオーダーであると認められる。」(決定書12頁8行ない
し13行)と認定し、請求項1に係る発明と刊行物3に記載の発明とは、「25℃
での体積抵抗率が1013ないし1014Ω・cmオーダーである」(同12頁19
行、末行の一部)点で一致すると認定するが、誤りである。
   ア 決定は、同じ物質であるネオペンチルグリコールと2-エチルヘキサン
酸とのエステル油の80℃での体積抵抗率が刊行物2に記載されていることから、
刊行物3のエステル油の25℃での体積抵抗率も刊行物2と同じく1013ないし1
014Ω・cmのオーダーであると認定したものであるが、エステル油合成の原料が
同じであっても、原料化合物の純度の違いあるいは反応中の不純物の混入等の影響
を受け、得られるエステル油の体積抵抗率は同じではないから、決定の上記認定は
誤りである。
   イ 甲第16号証(開米貴作成の実験報告書)によれば、刊行物3の追試結
果で得たエステル油の体積抵抗率は1012Ω・cmオーダーであり、特別の精製処
理をしないと1013Ω・cmオーダーにならない。なお、甲第16号証の実験条件
は、刊行物3においてエステル油の製造条件として開示されている唯一の条件を採
用しているものであり、また、化学業界において、反応生成物を精製することなく
使用することは珍しいことではないから、精製に言及していない刊行物3に記載の
条件で製造した反応生成物の評価を精製を行う前の反応生成物に対して行うこと
は、刊行物3の忠実な追試である。
   ウ さらに、モーター内蔵型の冷凍機(ハーメチックタイプ)には高い絶縁
性が求められるが、刊行物3には、ハーメチックタイプの冷凍機について言及され
ていないから、刊行物3に記載のエステル油について、1013Ω・cmオーダーの
体積抵抗率のものが当然であると解することもできない。
  (2) 取消事由2(本件請求項1に係る発明における相違点についての判断の誤
り)
 決定は、「刊行物4には、水素含有フロン系の冷媒としてジフルオロメタン[R
-32]とペンタフルオロエタン[R-125]の混合冷媒が記載されており、刊
行物4に記載の水素含有フロン系混合冷媒を用いる際の冷凍機油として、刊行物1
乃至刊行物3に記載の水素含有フロン系の冷媒との相溶性に優れた冷凍機油を用い
ることは当業者が容易になしうることである。」(決定書13頁12行ないし18
行)と判断するが、誤りである。
   ア(ア) 本件請求項1に係る発明の目的は、モノクロロジフルオロメタン(R
-22)の代替品となる冷媒用の冷凍機油を提供するものであり(本件明細書(甲
第2号証)の発明の詳細な説明【0001】)、R-22が使用されていた従来の
冷凍機の構造をほとんど変更することなく代替できるようにしたものである。R-
22の代替物としては、R-32、R-125及びそれらを含有する混合冷媒があ
るが、本件請求項1に係る発明においては、この混合冷媒を対象としたものである
(同【0001】、【0004】)。
    (イ) 他方、刊行物1に記載の発明は、新しい冷媒であるHFC-134a
(1,1,1,2-テトラフルオロエタン=R-134a)、HFC-134
(1,1,2,2-テトラフルオロエタン=R-134)、HFC-152a
(1,1-ジフルオロエタン=R-152a)等の塩素を含まない水素含有冷媒を
使用する冷凍機用の潤滑油を提供するものであり(甲第4号証2頁左下欄)、中で
もR-134aが出現し始めたこと(同1頁右欄)、R-134aがジクロロジフ
ルオロメタン(R-12)の代替材料であり、R-134a用の冷凍機油が種々検
討されてきたが、欠点があったこと(同2頁左上欄ないし左下欄)、R-134a
と相溶するエステルを求めて検討したこと(同2頁左下欄ないし右下欄)、そし
て、実施例を含めあらゆる評価がR-134a冷媒に対してなされていること(同
2頁右下欄以降)が認められる。
 以上からすると、刊行物1に記載の発明の目的は、主対象がR-12の代替材料
としてのR-134aに焦点を合せた冷凍機油の提供にある。
 刊行物2に記載の発明も、刊行物1に記載の発明と同じく、主対象がR-12の
代替材料としてのR-134aに焦点を合せた冷凍機油の提供を目的とするもので
ある。
 刊行物3に記載の発明は、R-12の代替品であるフルオロエタン系冷媒用の冷
凍機油を提供するものであり(甲第6号証1頁、2頁)、具体的なフルオロエタン
系冷媒としてR-134a、1,1,1,2-テトラフルオロ-2-クロロエタン
(R-124)、R-125、1,1-ジフルオロ-1-クロロエタン(R-14
2b)、1,1,1-トリフルオロエタン(R-143a)、R-152aが挙げ
られている(同4頁)。そして、全実施例がR-134aに関するものである。
    (ウ) 以上のことから明らかなように、本件請求項1に係る発明と刊行物1
ないし3に記載の発明とでは、前者がR-22の代替物冷媒の冷凍機油を目的とし
ているのに対し、後者ではR-12の代替物の冷凍機油を目的とするもので、発明
の目的が明らかに異なっている。
   イ(ア) このような発明の目的の相違は、発明が創出された背景が異なってい
ることから来るものである。
 すなわち、一般にフロンと称せられているものは、クロロフルオロカーボン(炭
素、フッ素、塩素からなる化合物)、その塩素の一部が水素で置換されたハイドロ
クロロフルオロカーボン(炭素、水素、フッ素、塩素からなる化合物)、塩素を含
有しないハイドロフルオロカーボン(炭素、水素、フッ素からなる化合物)を包含
するものであり、これらが冷媒として使用可能であることは古くから知られてい
た。しかし、実際に汎用的に使用されてきたのは、R-12(クロロフルオロカー
ボンに該当する化合物)及びR-22(ハイドロクロロフルオロカーボンに該当す
る化合物)を代表例とする数種のものにすぎなかった。
 ところが、これらがオゾン層を破壊する原因物質となっているということが明ら
かになってきたところから、その代替材料が求められるようになってきたが、オゾ
ン層破壊の問題の大きいR-12を代表例とするクロロフルオロカーボンの使用を
禁止することが第1優先課題とされたため、その代替物の開発が緊急かつ重要な課
題であった。本件出願当時、当業界においてR-12の代替物としてもっとも注目
されていたのはR-134aであり、実使用も開始された。しかし、冷凍機油に関
してR-12用として使用されていたものがそのまま使用できないことが大きな問
題となり、R-134a用に適した冷凍機油を開発することが急務となっていた。
    (イ) 本件請求項1に係る発明は、このような状況の下に、R-12の代替
物ではなく、R-12ほどではないがやはりオゾン層破壊の問題があるハイドロク
ロロフルオロカーボンであるR-22についての代替物を冷媒とするものを対象と
したものであり、R-22(沸点:-41℃)が使用されていた従来の冷却システ
ムへの適合を目指し、R-12(沸点:-30℃)やR-134a(沸点:-26
℃)よりはるかに沸点が低く、R-22の沸点と近似し、それより沸点のさらに低
いR-32(沸点:-52℃)及びR-125(沸点:-49℃)の使用を目論ん
だものである。
 この場合、分子量から容易に推測されるように、単位重量当たりの蒸発潜熱は、
R-32(分子量:52、蒸発潜熱:390kJ/kg)はR-22(分子量:8
6.5、蒸発潜熱:233.3kJ/kg)のそれより著しく高く、R-125
(分子量:120、蒸発潜熱:165kJ/kg)のそれはR-22のそれより低
い。したがって、R-22並み又はそれ以上の冷凍能力を期待するためには、R-
32の使用が必須であった。
    (ウ) このような背景から、本件請求項1に係る発明においては、R-32
とR-125を含む混合冷媒の冷凍機油を探索したものであり、刊行物1ないし3
におけるR-134aの冷凍機油の探索とは目的が異なるものである。
   ウ(ア) R-32用冷凍機油の開発において、本件発明者らは、R-32は、
R-134a同様に、従来R-12やR-22に使用されていた冷凍機油に対する
溶解性が著しく異なることを見いだすとともに、同じ塩素不含有のハイドロフルオ
ロカーボンに属するものではあるがR-134aとも冷凍機油に対する性質が顕著
に異なっており、R-134a用に開発された冷凍機油をそのまま利用することが
できない場合があることを見いだし、その課題解決に取り組んだ。
 すなわち、R-134aは炭素数2のハイドロフルオロカーボンであるのに対
し、R-32は炭素数1のハイドロフルオロカーボンであり、分子構造、分子量、
極性が異なる上、沸点や蒸発潜熱が異なるが、このような相違に起因して、以下の
とおり、冷媒としての性質が異なることはもちろん、溶媒に対する溶解性が異なっ
ている。このことは、R-134a用の冷凍機油を選定するより、R-32/R-
125混合冷媒用の冷凍機油を選定するほうがはるかに難しいことを示している
し、またR-134aのデータが上記混合冷媒の冷凍機油の選定材料にならないこ
とを示している。
    (イ) 例えば、刊行物1では、炭素数15以下の3価以上の多価アルコール
と炭素数18の1価脂肪酸のエステルが使用可能とされているが、本件請求項1に
係る発明で特定されているR-32とR-125の混合冷媒に対しては使用するこ
とができない。すなわち、本件明細書比較例4(甲第2号証6頁)において、「ユ
ニスターH381」(トリメチロールプロパンとオレイン酸(上記刊行物1におけ
る「炭素数18の1価脂肪酸」に該当)とのエステル)に対して、R-32、R-
125及びその混合物は、いずれも「不溶」となっている。
    (ウ) また、刊行物1第6表には、A-12のエステル油の各種冷媒に対す
る相溶性が「二層分離温度」として示されているが(「二層分離温度」とは、それ
以下の温度では、両者が二層に分離する温度であり、この温度が低いほど、相溶性
が良いことを示す。)、R-134aの二層分離温度は-50℃以下であり、低温
における相溶性が良いことを示しているが、同じエステル油をR-32とともに使
用した場合には、二層分離温度は-6℃であり(本件明細書の実施例2参照)、R
-32の相溶性が相当に悪い。
    (エ) さらに、甲第13号証(高橋仁作成の実験報告書)によれば、エステ
ル油の一種であるジオクチルアジペートに対するR-134aの二層分離温度は-
22℃であるが、R-32では室温でも相溶せず、R-32/R-125混合冷媒
の二層分離温度は-8℃である。
 また、ポリエーテル系の冷凍機油の一種であるポリオキシプロピレン・ポリオキ
シエチレングリコールのメチルエーテルやジメチルエーテルに対して、R-134
aの二層分離温度は-50℃以下であるが、R-32及びR-32/R-125混
合冷媒では室温でも相溶しない。このようにR-134aに比べR-32の溶解性
が悪いことは、極性の相違に基づくものである(甲第12号証(特開平6-170
73号公報)2頁)。
    (オ) さらに、R-32及びR-125とR-134aは、熱安定性におい
て、エステルへの着色傾向に差異がある。
 例えば、本件明細書における比較例3(表3)と刊行物1における比較例C-1
(第3表)を対比すると、ジオクチルセバケートを冷凍機油に使用した場合、R-
32やR-125の方が着色傾向が強いことを示している。
 また、本件明細書における比較例4によれば、刊行物1に記載の発明の範囲に含
まれ、本件請求項1に係る発明の対象とするエステルと類似のエステルであって
も、適切なものを選択しないと着色が大きいことを示している。このことは熱安定
性においても、R-134aのデータが、必ずしもR-32やR-32/R-12
5混合冷媒の熱安定性を推測する材料にならないことを示している。
   エ(ア) 被告は、刊行物1ないし3の冷凍機油には各種ハイドロフルオロカー
ボン冷媒を視野に入れた相溶性に優れた冷凍機油であることが記載されおり、具体
的にはR-125等が挙げられている旨主張する。
 しかしながら、本件請求項1に係る発明では、R-125単独では蒸発潜熱が小
さすぎてR-22の代替物にすることはできず、あくまでR-32のようなものと
併用することが前提とされている。R-125は、R-12と同じ分子量が120
のものであり、蒸発潜熱の点からいえば単独使用の場合はむしろR-12に類似し
た冷媒である。したがって、刊行物3等にR-125が記載されていることをもっ
て、単純に刊行物3等における冷凍機油の開発の目的がR-12の代替品のみに限
定されたものでないと結論づけるべきではない。
    (イ) 被告は、本件請求項1に係る発明においてR-32/R-125混合
冷媒の混合割合が限定されていない旨主張する。
 しかしながら、本件請求項1に係る発明の冷媒はR-32を必須成分とする混合
冷媒であり、R-125冷媒が主成分となるものが含まれるといっても、R-32
がその配合による影響が現れる程度の実質的量が配合されているものを対象とする
ものである。したがって、相溶性を含めR-125冷媒に対する評価が全くされて
いない刊行物3等からこれら混合冷媒に対する評価は、当業者といえども容易に予
測することができるものではない。
    (ウ) 被告は、開発した冷媒に対しての冷凍機油の選定を考える際に、その
冷媒と同系統の公知の冷媒に対して適用可能なことが知られている冷凍機油につい
て適用の適否を検討し選定することは冷媒の分野で普通に行われる手法であり、そ
の場合に、使用面で有利な冷凍機油が知られていればそれに着目することは当然で
ある旨主張するが、刊行物1ないし3記載の炭素数2の水素含有フルオロエタンと
炭素数が1であるR-32とでは、分子量、分子構造、極性などに差があり、それ
に基づく物性差を考慮すると、刊行物1ないし3記載の水素含有フルオロエタンと
本件請求項1に係る発明の混合冷媒を直ちに同系統のものであるとすることは誤っ
ている。特に、刊行物3記載のものは、塩素を含有する水素含有フルオロエタンを
含んでおり、これら炭素数2のものと、塩素を含有せず炭素数1のR-32を必須
成分として含有するR-32/R-125混合冷媒を同系統のものとする見解には
大きな誤りがある。
  (3) 取消事由3(本件請求項1に係る発明における顕著な効果の看過)
 決定は、「本件発明の有する、冷媒との相溶性に優れ、高い電気絶縁性を有し、
吸湿性が低く加水分解安定性が高い等の作用効果も、刊行物1乃至刊行物4の記載
から当業者が予測しうる程度のものである。」(決定書13頁19行ないし14頁
3行)と判断するが、誤りである。
   ア 相溶性
 相溶性に関しては、刊行物1ないし3の開示内容からは、R-32の各エステル
油に対する相溶性は全く予測することができない。
 すなわち、本件明細書(甲第2号証)の実施例2ないし4及び6から明らかなよ
うに、2層分離温度が高いR-32を半量も含む本件請求項1に係る発明の対象と
なる混合冷媒C(R-32/R-125/R-134a)の2層分離温度が、R-
125と同等の2層分離温度を示している。さらに、混合冷媒Cに対して相溶性が
優れていることについては、すべての実施例において明らかにされていることであ
る。
 このような効果は、刊行物1ないし3から予想されることとはいえない。
   イ 熱安定性
 熱安定性についても、R-134aのデータがそのまま適用し得るものではない
ので、本件請求項1に係る発明において熱安定性が優れることは、刊行物1ないし
3から予想されるものではない。
   ウ 加水分解安定性
    (ア) 加水分解安定性については、本件明細書の実施例1ないし6において
優れることが示されている一方、エステルとして適当なものを選択しないと劣るこ
とを比較例3ないし5において示している。このような効果は、刊行物1ないし3
の教示するところではない。
    (イ) 決定においては、吸湿性が低いことと加水分解安定性が優れることを
同義に捉えているが、それぞれの試験方法を対比すれば明らかなように、両者は全
く異なる試験であり、これらを同一視することは誤りである。すなわち、吸湿性
は、エステル油それ自体の吸湿性を測定するのに対し、加水分解安定性は、冷媒共
存下における加水分解促進試験により測定するものであり、両者の結果が意味する
ところは同じではない。
    (ウ) 被告は、乙第1号証に基づき、加水分解安定性は一般的な化学常識か
ら当業者が予測し得るものである旨主張する。
 しかしながら、本件明細書における実施例1ないし6と比較例4を対比すれば明
らかなように、ポリオールエステルの中でも加水分解安定性に大差があることが分
かる。したがって、刊行物1ないし4と一般常識である乙第1号証の記載を考慮し
ても、本件請求項1に係る発明における加水分解安定性が当業者の予測の範囲内の
ものであるとはいえない。
(4) 取消事由4(本件請求項2ないし4に係る発明)
 決定の本件請求項2ないし4に係る発明についての判断も、前記(1)ないし(3)
と同様の理由により、誤りである。
第4 決定の取消事由に対する認否及び反論
1認否
   原告主張の決定の取消事由は争う。
 2反論
  (1) 取消事由1(本件請求項1に係る発明における一致点の認定の誤り)につ
いて
   ア 本件明細書に記載の冷凍機油a、刊行物2及び刊行物3に記載された冷
凍機油では、冷凍機油の成分であるエステルを合成する際に、原料や反応条件等に
ついて特別な条件を設定して製造されたものであるとは記載されていないので、い
ずれの冷凍機油も、当然実際の使用に耐える程度の純度のものであるはずであるか
ら、それぞれに記載の機油の体積抵抗率も同程度のものが用いられていると考えら
れる。
   イ 原告は、甲第16号証(開米貴実験報告書)に基づく主張をするが、上
記実験は、ある条件での追試生成された1つのポリオールエステルについての物性
測定の結果にすぎず、化学反応は条件が異なれば生成物の状態(特に、体積抵抗率
を変化させる原因となる未反応の原料や副生水等の不純物の存在及びその量)が変
わることは技術常識であるから、甲第16号証の実験結果だけから、刊行物3に記
載された方法では25℃での体積抵抗率が1013Ω・㎝オーダーの冷凍機油が得ら
れないとすることはできない。また、化学反応を行った際に、原料の転化率が10
0%となることは技術常識的にみてないことであり、反応系には未反応の原料や副
産物が混入していることは当業者にとって自明のことであるので、合成された化合
物に対する評価を行う際に、不純物の含まれることが明らかな精製処理前の状態で
評価を行うことは、化学常識からして正当な評価とはいえない。甲第16号証の精
製物の測定結果によれば、適当な精製処理のなされた合成化合物自体は所定の体積
抵抗率を有していることが明らかである。
   ウ 原告は、ハーメチックタイプの冷凍機について言及していない刊行物3
記載のエステル油について、1013Ω・㎝オーダーの体積抵抗率のものと認定する
ことはできない旨主張する。
 しかしながら、刊行物3には、その冷凍機油の使用対象冷媒として「冷蔵庫」用
の冷媒への適用に触れた記載があり(甲第6号証1頁右下欄1行ないし7行、2頁
左上欄10行ないし13行)、冷蔵庫用冷媒の冷凍機油であれば、80℃での体積
抵抗率が1012ないし1013Ω・㎝オーダーである高い電気絶縁性を示す冷凍機
油が要求されるから、刊行物3に記載された冷凍機油の体積抵抗率は、モータ内蔵
型に要求される高い電気絶縁性、すなわち25℃での体積抵抗率が1013ないし1
014Ω・㎝オーダーのものを当然包含しているものである。
  (2) 取消事由2(本件請求項1に係る発明における相違点についての判断の誤
り)について
   ア 開発した冷媒に対しての冷凍機油の選定を考える際に、その冷媒と同系
統の公知の冷媒に対して適用可能なことが知られている冷凍機油について適用の適
否を検討し選定することは、冷媒の分野で普通に行われる手法であり、その場合
に、使用面で有利な冷凍機油が知られていれば、それに着目することは当然のこと
である。
 したがって、仮に本件請求項1に係る発明と刊行物3の冷凍機油の発明創出の背
景に一部相違があったとしても、冷凍機油がR-12冷媒の代替冷媒用であるかど
うかということは、特に問題とされることではない。
 しかも、刊行物1ないし3には、各種ハイドロフルオロカーボン冷媒を視野に入
れた相溶性に優れた冷凍機油であることが記載され、具体的には、R-124、R
-125、R-134、R-134a、R-142b、R-143a、R-152
aが挙げられており、刊行物1ないし3の冷凍機油は、R-134a冷媒に対して
のみ相溶性の優れている冷凍機油ではない。
 したがって、刊行物4のR-32/R-125混合冷媒に対する冷凍機油とし
て、これと同系統のハイドロフルオロカーボン冷媒に対して相溶性の優れ、かつ熱
安定性、低吸湿性、絶縁性等の冷凍機油として求められる性能面においても優れて
いることが既に知られている刊行物1ないし3の冷凍機油を適用することは、当業
者が容易になし得ることである。
   イ 原告は、R-134a用の冷凍機油として公知のものがあったとして
も、それが直ちにR-32/R-125混合冷媒に適合しているかは分からない旨
主張している。
 しかし、本件請求項1に係る発明は、R-32/R-125混合冷媒において混
合割合を限定していないから、R-125冷媒が主成分となる混合冷媒も含まれ、
他方、前記のとおり、刊行物3には、開発された冷凍機油がR-125冷媒と相溶
性に優れることが記載されているので、R-125冷媒が主成分となる混合冷媒に
ついては、刊行物3の冷凍機油と相溶性のあることは当業者が当然予測することが
できることである。また、刊行物3の冷凍機油は、相溶性以外の特性も良好である
ので、該機油がR-32/R-125混合冷媒に適合するかどうか分からないとす
ることはできない。
   ウ 原告は、刊行物4に刊行物1ないし3を適用することができない理由と
して、R-134aに対して相溶性のよいとされる刊行物1のエステルからなる冷
凍機油において、エステルの構成成分として使用可能とされている一価脂肪酸の炭
素数が18のオレイン酸を選択して合成した場合、刊行物1の冷凍機油は、R-1
34aの場合と異なり、R-32、R-125及びR-32/R-125混合冷媒
に対しては、「不溶」となり、冷媒に対する溶解性が異なる点、及びR-32やR
-125の冷媒の方が、R-134a冷媒に比べて冷凍機油であるエステルへの着
色傾向が強く、適切な冷凍機油を選択しないと着色が大きくなる点を挙げる
 しかしながら、刊行物1には、好ましい冷凍機油として、「1価脂肪酸の炭素数
を2~18に制限するのは、炭素数が19以上になるとHFC-134aと合成後
のエステルとの相溶性が極端に悪くなるためであり、1価脂肪酸として好ましいも
のは炭素数3~10の直鎖または分枝のものである。」(甲第4号証3頁左上欄1
9行ないし右上欄3行)と記載され、その好ましい炭素数は、本件請求項1に係る
発明における脂肪酸の炭素数「3~12」の範囲内のものである。原告が指摘する
例は一価脂肪酸の炭素数が18のものであり、この炭素数においては、冷媒との相
溶性が悪く、着色傾向の強くなることを示すだけのものであり、この事実だけか
ら、上記好ましいとしている炭素数3~10の一価脂肪酸で合成されるエステルか
らなる冷凍機油の適用が思い止まらされるというものではない。
 原告は、刊行物1の実施例であるA-12の冷凍機油のR-32冷媒に対する二
層分離温度がR-134aの場合の-50℃以下に比べて-6℃と高く(本件明細
書の実施例2参照)、R-32の溶解性が相当に悪い点を挙げるが、この点は、刊
行物1ないし3の冷凍機油が、R-32/R-125混合冷媒に適さないことを示
すものではない。
 原告は、従来のジエステルないしエーテル系の冷凍機油がR-32冷媒及びR-
32/R-125混合冷媒との相溶性が悪い点(甲第13号証の実験証明書)を挙
げる。
 しかしながら、甲第13号証の比較実験で使用されている冷凍機油は、刊行物1
ないし3においても、比較例(甲第4号証の第2表、甲第5号証の第2表、甲第6
号証の表-1)として挙げられているジエステルないしエーテルと同系統の冷凍機
油であり、この甲第13号証の実験証明書の結果が、刊行物1ないし3の冷凍機油
の適用の着想を思い止まらされるというものではない。
  (3) 取消事由3(本件請求項1に係る発明における顕著な効果の看過)につい

 本件請求項1に係る発明の奏する効果は、刊行物1ないし4から当業者の予測し
得る範囲内のものである。
   ア 相溶性について
 刊行物3には、その冷凍機油がR-125冷媒に対して相溶性のよいことが記載
されているところ、このR-125冷媒は、刊行物4のR-32/R-125混合
冷媒の一方の成分である。また、本件請求項1に係る発明は、R-125冷媒を主
とした混合冷媒を含むものである。
 原告は、R-32を半量含むようなR-32/R-125混合冷媒がR-125
並みの溶解性を示すことは予想し得ないことである旨主張するが、本件請求項1に
係る発明においては、混合冷媒の配合比が限定されていないから、原告の主張は、
特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり、失当である。
   イ 熱安定性について
 刊行物1ないし3には、それらの冷凍機油の効果として熱安定性に優れ、高い絶
縁性を示すことが記載されているので、刊行物1ないし3の冷凍機油をR-32/
R-125混合冷媒に適用した際にも、熱安定性、高い絶縁性を示すことは予測し
得ることである。
   ウ 加水分解安定性について
    (ア) ポリオールエステルと他のジエステル等とは、化学構造上の差がある
ため、前者が加水分解を受けにくいことは一般的な化学常識であり、ポリオールエ
ステル(刊行物1ないし3の冷凍機油の成分)が、加水分解に対して安定であるこ
とは、当業者が予測し得ることである(乙第1号証)。
    (イ) 原告は、本件明細書における実施例1ないし6と比較例4を対比すれ
ばポリオールエステルの中でも加水分解安定性に大差があることが分かる旨主張す
るが、本件請求項1に係る発明の冷凍機油の加水分解に対する安定性を比較例4と
の関係で評価しなければならない理由はない。
(4) 取消事由4、5(本件請求項2ないし4に係る発明)について
 前記(1)ないし(3)に照らすと、刊行物5(甲第8号証)のR-32/R-125
/R-134a混合冷媒に対する冷凍機油として、刊行物1ないし3(甲第4ない
し第6号証)の冷凍機油を適用することは、当業者が容易になし得ることであり、
それによって生じる作用効果も予測し得る範囲内のものであるから、決定の本件請
求項2及び請求項4に係る発明についての判断にも誤りはない。
 また、前記(1)ないし(3)のとおり、刊行物4(甲第7号証)のR-32/R-1
25混合冷媒に対する冷凍機油して、刊行物1、2(甲第4、第5号証)の冷凍機
油を適用することは、当業者が容易になし得ることであり、それによって生じる作
用効果も予測し得る範囲内のものであるから、決定の本件請求項3に係る発明につ
いての判断にも誤りはない。
理    由
1 取消事由1(本件請求項1に係る発明における一致点の認定の誤り)について
 (1)ア 甲第5号証によれば、刊行物2には、「本発明に係るエステルとして、2
価アルコールとしてネオペンチルグリコールを用いた第1表に示すA-1~8の供
試油・・・を使用して冷媒HFC-134a冷凍機用潤滑油としての性能を評価し
た。・・・なお、エステルは、次のように合成して得た。実施例1の試製油の場
合、第1表に示すモル%の割合で混合した1価脂肪酸(ペンタン酸、オクタン酸及
び2-エチルヘキサン酸)と多塩基酸(実施例1の場合、多塩基酸を含んでいない
が)の混合物とネオペンチルグリコールを、前記混合物中のカルボキシル基と、ア
ルコール中の水酸基の量が等量となる割合で、撹拌棒、窒素ガス吹き込み管、温度
計及び冷却器付き水分分離器を備えた四つ口フラスコに仕込み、窒素気流下230
度で8時間、留出する水を系外に除きながらエステル化反応を行い、さらにその
後、減圧(2~3mmHg)にして同じ温度で2時間反応を行って実施例1の試製
油A-1を得た。その他の実施例2~8についても同様にエステル化反応を行い試
製油A-2~A-8を得た。」(4頁右下欄6行ないし5頁左上欄10行)、「評
価結果は第3表に示すとおりである。」(7頁左上欄1行)と記載され、その第1
表(5頁)及び第3表(6頁)には、供試油A-7につき、分枝脂肪酸C8(引用
者注;2-エチルヘキサン酸)100モル%を使用した旨及び80℃での体積抵抗
率(Ω・cm)が2.6×1013である旨記載されていることが認められ、これら
の記載によれば、カルボキシル基とアルコール中の水酸基の量が等量となる割合の
ネオペンチルグリコールと2-エチルヘキサン酸とを、窒素気流下、230℃で8
時間エステル化反応を行い、その後、減圧(2~3mmHg)にして同じ温度で2
時間反応を行う合成法で得られたネオペンチルグリコールと2-エチルヘキサン酸
とをエステル化反応して得られたエステル油からなる潤滑油(冷凍機油)の80℃
での体積抵抗率(Ω・cm)は1013オーダーであったことが認められる。
 そして、甲第6号証によれば、刊行物3には、実施例として、「1lの4つ口フ
ラスコに撹拌機、温度計、窒素吹き込み管、及び冷却器付きの脱水管を取り付け
た。ネオペンチルグリコール104g(1.0mol)とカプリル酸288g
(2.0mol)を前記フラスコに取り、窒素気流下240℃で10時間エステル
化反応を行い本発明品1のエステルを得た。また表-1に示すアルコール及びカル
ボン酸を用い、以下同様な反応を行って本発明品2~10及び比較品1~6のエス
テルを得た。」(4頁右下欄2行ないし10行)と記載され、表-1(5頁)に
は、「本発明品2」のアルコール欄に、ネオペンチルグリコール、カルボン酸の欄
(mol 対アルコール1mol)に、2-エチルヘキサン酸(2.0)と記載さ
れていることが認められ、この合成方法は上記刊行物2に記載の合成方法とほぼ同
様なものであると認められる。
 そうすると、刊行物3の実施例1に「本発明品2」として記載された冷凍機油の
80℃での体積抵抗率(Ω・cm)も1013オーダーであり、しかも、当業者によ
りそのように認識されるものと認められる。
  イ さらに、甲第10号証(「改訂版潤滑ハンドブック」養賢堂昭和62年9
月10日発行225頁、226頁)に、潤滑油の電気特性の温度による影響につい
て記載され、体積抵抗率は温度の上昇に伴って低下し、25℃における体積抵抗率
は、80℃における体積抵抗率の約10倍であることが示されていること(決定書
10頁4行ないし11行)は当事者間に争いはなく、このような温度と体積抵抗率
との関係は、昭和62年に発行された潤滑油の分野における基本的文献と認められ
る甲第10号証に記載されていることからすると、当業者にとって技術常識に属す
る事項であると認められる。
  ウ そうすると、刊行物3には、ネオペンチルグリコールと2-エチルヘキサ
ン酸とのエステル油の25℃での体積抵抗率(Ω・cm)が1013ないし1014
Ω・cmのオーダーであることが開示されているものと認められる。
  エ これに反する原告の甲第16号証の実験結果に基づく主張、刊行物3にハ
ーメチックタイプの冷凍機について言及がされていないこと等に基づく主張は、上
記認定を左右するものではない。
 (2) よって、決定には、刊行物3の記載事項の認定の誤り、本件請求項1に係る
発明と刊行物3に記載の発明との一致点の認定の誤りはなく、原告主張の取消事由
1は理由がない。
2 取消事由2(本件請求項1に係る発明における相違点についての判断の誤り)
について
 (1)ア 刊行物1ないし3に記載のエステル油はペンタフルオロエタン[R-12
5]、テトラフルオロエタン[R-134a]、ジフルオロエタン[R-152
a]等の水素含有フロン系の冷媒との相溶性に優れることが記載されていること
(決定書13頁8行ないし11行)は、当事者間に争いがない。
  イ 当事者間に争いのない刊行物4の記載事項(決定書8頁13行ないし17
行)によれば、刊行物4には、水素含有フロン系の冷媒としてジフルオロメタン
[R-32]とペンタフルオロエタン[R-125]の混合冷媒が記載されている
ものである。
  ウ したがって、刊行物4に記載の水素含有フロン系の冷媒を用いる際の冷凍
機油として、水素含有フロン系の冷媒との相溶性に優れることが記載されている刊
行物1ないし3に記載のエステル油を用いることは、当業者が容易になし得ること
と認められる。
 (2)ア 原告は、刊行物4に記載の発明に刊行物1ないし3に記載の発明を適用す
ることが容易になし得たものといえないことの根拠として、本件請求項1に係る発
明と刊行物1ないし3に記載の発明とでは、前者がR-22の代替物冷媒の冷凍機
油を目的としているのに対し、後者ではR-12の代替物冷媒の冷凍機油を目的と
しているという発明の目的の相違及び発明が創出された背景の相違を主張する。
 しかしながら、甲第4ないし第6号証によれば、刊行物1ないし3に記載の発明
においても、「従来技術では、R-12、R-22等のフロンが使用されている
が、オゾン層破壊問題に関連し、これへの影響がない新しいタイプの冷媒が出現し
ていること」及び「従来の冷凍機油がR-12やR-22系の冷媒とともに用いら
れてきたものであること」を明確に指摘し(甲第4号証1頁右下欄9行ないし19
行、2頁左下欄17行ないし右下欄1行。甲第5号証1頁右下欄末行ないし2頁左
上欄10行、2頁右下欄8行ないし12行。甲第6号証1頁右下欄1行ないし7
行、2頁左下欄9行ないし右下欄13行)、これを前提にして、R-12やR-2
2の代替物冷媒に適用すべき冷凍機油の開発を目的としていることが認められ、発
明の目的や発明が創出された背景に原告主張のような相違があるということはでき
ない。
 のみならず、仮に原告主張のような相違点があるとしても、このことから、刊行
物4に記載の発明に刊行物1ないし3に記載の発明を適用することが困難であった
とすべき技術的な理由も認め難い。
  イ 原告は、刊行物1ないし3記載の炭素数2の水素含有フルオロエタンと炭
素数が1であるR-32とでは、分子量、分子構造、極性などに差があり、それに
基づく物性差を考慮すると、刊行物1ないし3記載の水素含有フルオロエタンと本
件請求項1に係る発明の混合冷媒を直ちに同系統のものであるとすることは誤って
いる旨主張する。
 しかしながら、本件請求項1に係る発明は、R-32とR-125との混合割合
を限定していないものであるから、R-125が混合割合の大部分を占める混合冷
媒も含むところ、刊行物1ないし3には、前記のとおり、エステル油がR-125
等の水素含有フロン系の冷媒との相溶性に優れることが記載されているものである
から、本件請求項1に係る発明はR-32がその配合による影響が現れる程度の実
質的量が配合されているものを対象とすることを前提として刊行物1ないし3記載
の水素含有フルオロエタンとR-32との物性の差をいう原告の上記主張は採用す
ることができない。
  ウ 原告は、刊行物4に刊行物1ないし3を適用することができない理由とし
て、R-134aに対して相溶性のよいとされる刊行物1のエステルからなる冷凍
機油において、エステルの構成成分として使用可能とされている一価脂肪酸の炭素
数が18のオレイン酸を選択して合成した場合、刊行物1の冷凍機油は、R-13
4aの場合と異なり、R-32、R-125及びR-32/R-125混合冷媒に
対しては、「不溶」となり、冷媒に対する溶解性が異なる点、及びR-32やR-
125の冷媒の方が、R-134a冷媒に比べて冷凍機油であるエステルへの着色
傾向が強く、適切な冷凍機油を選択しないと着色が大きくなる点を挙げる。
 しかしながら、決定は、刊行物1記載のもののうち、「トリメチロールプロパン
およびペンタエリスリトールから選ばれる1種類の多価アルコールと炭素数3~1
2の1価脂肪酸より合成され(た)・・・エステル油」(決定書11頁9行ないし
13行)を引用し、それに刊行物4記載のものを適用することは容易である旨(決
定書13頁12行ないし18行)判断しているものであるから、決定が引用してい
ない一価脂肪酸の炭素数18のオレイン酸から合成されたエステルのR-125等
との溶解性の違いや、R-125等存在下での着色傾向の違い、さらには、決定が
引用していないジオクチルセバケートのR-125等存在下での着色傾向の違い
は、上記エステル油についての決定の判断に影響を与えるものではなく、原告の上
記主張は採用することができない。
  エ 原告は、刊行物1の実施例であるA-12の冷凍機油のR-32冷媒に対
する二層分離温度がR-134aの場合の-50℃以下に比べて-6℃と高く(本
件明細書の実施例2参照)、R-32の溶解性が相当に悪い点や従来のジエステル
ないしエーテル系の冷凍機油がR-32冷媒及びR-32/R-125混合冷媒と
の相溶性が悪い点(甲第13号証)を挙げる。
 しかしながら、前記のとおり、本件請求項1に係る発明は、R-125が混合割
合の大部分を占める混合冷媒も含むものであるから、原告指摘の上記の点は、R-
125が混合割合の大部分を占める混合冷媒については理由とならず、原告の上記
主張は採用することができない。
 (3) よって、原告主張の取消事由2は理由がない。
3 取消事由3(本件請求項1に係る発明における顕著な効果の看過)について
 (1) 相溶性について
 前記2に説示したところからすると、本件請求項1に係る発明の奏する相溶性が
よいとの効果も、刊行物1ないし4から予想されることであると認められる。
 原告は、2層分離温度が高いR-32を半量も含む本件請求項1に係る発明の対
象となる混合冷媒C(R-32/R-125/R-134a)の2層分離温度がR
-125と同等の2層分離温度を示していること等を主張する。
 しかしなから、前記のとおり、本件請求項1に係る発明はR-125が混合割合
の大部分を占める混合冷媒も含むものであるから、原告の上記主張は、本件請求項
1に係る発明のうちの一部のものが奏する効果を主張しているにすぎず、採用する
ことができない。
 (2) 熱安定性について
 甲第4号証(6頁左下欄2行ないし8行、10頁左上欄1行ないし6行)、甲第
5号証(7頁左上欄2行ないし8行、10頁左上欄1行ないし5行)及び甲第6号
証(4頁左下欄13行ないし15行)によれば、刊行物1ないし3には、刊行物1
ないし3に記載の発明の冷凍機油の効果として、熱安定性に優れ、高い絶縁性を示
すことが記載されているものであるから、本件請求項1に係る発明が熱安定性に優
れることは、刊行物4に刊行物1ないし3を適用することによって当然奏すると予
測される範囲内のものと認められる。
 (3) 加水分解安定性について
 原告は、本件明細書の実施例1ないし6に示されている加水分解安定性は刊行物
1ないし3の教示するところではない旨主張する。
 しかしながら、甲第2号証によれば、本件明細書の表2及び表3に記載された結
果は、冷凍機油の冷媒との混合状態における加水分解安定性を冷媒R-32のみを
使用して評価したものであることが認められ(10欄10行、11行)、R-32
/R-125混合冷媒によって評価したものではないから、原告の加水分解安定性
が優れているとの主張は、本件明細書に直接裏付けがあるとはいえない効果を主張
するものであって、採用することができない。
 (4) 以上によれば、本件請求項1に係る発明における顕著な効果の看過をいう原
告主張の取消事由3も理由がない。
4 取消事由4(本件請求項2ないし4に係る発明についての判断の誤り)につい

 取消事由1ないし3が理由がないことは前記のとおりであるから、これらの認
定、判断に誤りがあることを前提として、決定の本件請求項2ないし4に係る発明
についての判断に誤りがある旨の原告主張の取消事由4も理由がない。
5 結論
 以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文の
とおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成12年2月22日)
東京高等裁判所第18民事部
    裁判長裁判官 永  井  紀  昭
    裁判官 塩  月  秀  平
    裁判官 市  川  正  巳

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