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平成９年（行ケ）第３０２号審決取消請求事件
判決
原告アプライド・リサーチ・システムズ・エイアール
エス・ホールディング・ナムローゼ・フェンノートシャップ
代表者【Ａ】
訴訟代理人弁護士鈴木修
木村耕太郎
弁理士【Ｂ】
訴訟復代理人弁護士深井俊至
被告特許庁長官【Ｃ】
指定代理人【Ｄ】
【Ｅ】
【Ｆ】
【Ｇ】
主文
特許庁が平成７年審判第１４４７５号事件について平成９年５月３０日にした審
決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
主文第１項同旨の判決。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
インテグレーテッド・ジェネティックス・インコーポレーテッドは、１９８３年
１１月２日米国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和５９年１０
月３１日にした特許出願（昭和５９年特許願第５０４２３２号）の一部を分割し
て、平成５年６月３０日発明の名称を「ヘテロポリマー系蛋白質」として特許出願
したところ（平成５年特許願第１６２６２０号）、平成７年３月２８日拒絶査定が
あったので、同年７月３日審判請求をし、平成７年審判第１４４７５号事件として
審理された。同社は１９９５年（平成７年）９月１６日、上記出願に関する特許を
受ける権利を原告に譲渡し、同年１０月３日特許庁に名義変更届が出されたとこ
ろ、平成９年５月３０日、出訴期間９０日が付加された上「本件審判の請求は、成
り立たない。」との審決があり、その謄本は同年８月４日原告に送達された。
２本願発明の特許請求の範囲の記載（平成７年７月２０日付け手続補正書記載
の特許請求の範囲第１項の記載）
ｈＣＧおよびＬＨからなる群から選択される組換えヒトタンパク質ホルモンであ
って、その製造に用いられる可能性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質
を含まず、他のホルモンを含まず、翻訳後に修飾されており、そして生物学的に活
性である、上記組換えヒトタンパク質ホルモン。
３審決の理由の要点
(1)本願発明の特許請求の範囲第１項の記載は前項のとおりである。
ところで、上記特許請求の範囲に係る「組換えヒトタンパク質ホルモン」は化学
物質であり、化学構造によって特定される化合物であることから、上記特許請求の
範囲に記載された、「その製造に用いられる可能性がある宿主細胞由来以外の他の
ヒトタンパク質を含まず、他のホルモンを含まず、」という事項は、化学物質とし
て当然のことであり、上記「組換えヒトタンパク質ホルモン」の化学構造に何ら影
響を与えるものではないので、本願発明の「組換えヒトタンパク質ホルモン」の必
須の構成とは認められない。
してみると、本願発明の要旨とするところは、「ｈＣＧおよびＬＨからなる群か
ら選択される組換えヒトタンパク質ホルモンであって、翻訳後に修飾されており、
そして生物学的に活性である、上記組換えヒトタンパク質ホルモン。」にあるもの
と解される。
(2)引用例
これに対し、本件特許出願の審査における拒絶の理由に引用した本件出願前外国
において頒布されたことが明らかな、Ｅｎｄｏ．ｖｏ１８８（１９７１）ｐ，１０
４５－１０５３（引用例１）又は、Ｅｎｄｏ．ｖｏ１９４（１９７４）ｐ，１６０
１－１６０６（引用例２）には、オルガノ社により市販されているヒト由来の粗Ｈ
ＣＧを参考文献に挙げ、その文献に記載された方法により更に精製したこと、及
び、この精製されたＨＣＧの生物的活性は、約12,000ＩＵ／mgであることが記載さ
れている。
引用例２には、引用例１と同じ方法で精製されたＨＣＧを更にSePhadexG-100の
カラムクロマトグラフィーにかけた結果、１本だけの鋭いピークが観察されたこと
が記載されており、この結果は、上記精製されたＨＣＧは単離精製されたといえる
のに充分な程度に精製されたことを示しているものが記載されていると認められ
る。
なお、この精製方法に関する参考文献として、引用例１においては１つ、引用例
２においては２つの参考文献が引用され、そこには、前記市販されている粗ＨＣＧ
を硫安、アルコール等による分別沈殿、イオン交換クロマトグラフィー、ゲル濾過
の順で精製して精製されたＨＣＧが得られたことが記載されている。
以上のように、引用例１又は２に記載の、分別沈殿、イオン交換クロマトグラフ
ィー、ゲル濾過を用いて得られた、精製されたＨＣＧ（天然精製ＨＣＧ）は、化学
物質として把握されるに充分な状態まで精製されていたものと認められる。
(3)対比、審決の判断
そこで、本願発明に係る、化学物質である組換えヒトタンパク質ホルモンｈＣＧ
と、引用例１又は２に記載の、化学物質である天然精製ＨＣＧを比較する。
本願発明における化学物質であるヒトｈＣＧの特定としての、①翻訳後に修飾さ
れており、②生物学的に活性であり、③組換えタンパク質である、という要件につ
いて、それぞれ、天然精製ＨＣＧと比較検討すると、要件①に関しては、本願発明
において具体的には、タンパク質に翻訳された後、糖鎖が付与され糖タンパク質に
なることを意味しており、他方、天然精製ＨＣＧもヒトの体内の細胞中でタンパク
質が翻訳された後に糖鎖が付与されている糖タンパク質である。また、要件②につ
いても、天然精製ＨＣＧにも当然ホルモン活性がある。さらに、要件③について
は、本願発明において宿主細胞としてヒト細胞を含むので、これを用いた場合に
は、発現後天然精製ＨＣＧと同じ糖鎖が付与されるのであるから、本願発明におい
て組換えという手法を採用したことで、天然精製ＨＣＧと、タンパク質としてはも
ちろんのこと、糖鎖レベルでみても相違する物質が取得できたとはいえない。
そうすると、本願発明に係る組換えヒトｈＣＧは、天然精製ＨＣＧと区別でき
ず、本願発明は引用例１又は２に記載の発明と同一である。
なお、請求人（原告）は、審判請求書において、引用例１又は２に記載の天然精
製ＨＣＧは、他のヒトホルモンを含まないほど精製されておらず、夾雑タンパクを
含まない点で本願発明は天然精製ＨＣＧと相違する旨主張しているが、たとえ、後
者が多少夾雑タンパクを含んでいたとしても、その対象となる精製された化学物質
としては同一であるので、本願発明により新規物質が提供されたわけでもなく、請
求人の上記主張は理由がないものといわざるを得ない。
(4)審決のむすび
したがって、本願発明は引用例１又は２に記載された発明であるといえるから、
特許法２９条１項３号に該当し、特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
審決は、本願発明の要旨認定を誤り（取消事由１）、引用例と本願発明の対比を
誤り（取消事由２）、その結果、「本願発明は引用例１又は引用例２に記載された
発明であるといえるから、特許法２９条１項３号に該当し、特許を受けることがで
きない。」と誤って判断したものであるから取り消されるべきである。
１取消事由１（要旨認定の誤り）
(1)審決は、「組換えヒトタンパク質ホルモン」は化学物質であり、化学構造に
よって特定される化合物であることから、本願発明の特許請求の範囲に記載された
「その製造に用いられる可能性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質を含
まず、他のホルモンを含まず」という記載事項は、化学物質として当然のことであ
り、「組換えヒトタンパク質ホルモン」の化学構造に何ら影響を与えるものではな
いので、本願発明の必須の構成要件とは認められないとしている。
しかしながら、化学構造がすべて解明されている低分子化合物の場合であればと
もかく、このような形式的な議論は、ヒトタンパク質ホルモンのような巨大な分子
量を有する複雑な化合物には当てはまらない。例えば、ｈＣＧ（ヒト絨毛膜生殖腺
刺激ホルモン）の分子量についてみても、岩波「理化学辞典」第４版（甲第８号
証）では「分子量は40660とされるが未確定」とあり、南山堂「医学大辞典」第１７
版（甲第９号証）では「分子量は約58,000」とあり、さらに「蛋白質核酸酵素」別
冊３１号（甲第１０号証）では「ｈＣＧは分子量36,700」と記載されており、見解
が統一されていない。確かに、現在の技術ではタンパク質のアミノ酸配列を決定す
ることは比較的容易であるが、タンパク質の化学構造は高次構造や糖鎖によっても
異なるのであり、これらをすべて解明することは、少なくとも、出願時（１９８３
年）の技術では必ずしも容易ではない。同じアミノ酸配列のタンパク質でも、高次
構造や糖鎖の違いによって、その機能が発現したりしなかったりするから、仮にア
ミノ酸配列が解明されたとしても、それのみでタンパク質が「化学構造によって特
定」されたことにはならない。
(2)さらに、「蛋白質核酸酵素」別冊３１号（甲第１０号証）は、「ｕ－ｈＣＧ
が血清ｈＣＧあるいは胎盤絨毛細胞で生合成され分泌された胎盤性ｈＣＧと同一で
あるかどうかはまだ解決されていない」（１７２頁右欄から１７３頁左欄）と明記
している。同じ「ｈＣＧ」であっても、原材料が妊婦尿（ｕ－ｈＣＧ）であるか、
妊婦血清（血清ｈＣＧ）であるか、胎盤絨毛（胎盤性ｈＣＧ）であるかによって、
物質として異なる可能性がある。
(3)このように、「ヒトタンパク質ホルモン」の特定のためには、少なくとも出
願時においては、原材料や精製方法などによって特定せざるを得ないのであり、ヒ
トタンパク質ホルモンが「化学構造によって特定される化合物である」との認識は
誤りである。
したがって、本願発明の「組換えヒトタンパク質ホルモン」が「化学構造によっ
て特定される化合物である」ことを前提にして、「その製造に用いられる可能性が
ある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質を含まず、他のホルモンを含まず、」
という記載事項が「化学物質として当然のこと」であり、「組換えヒトタンパク質
ホルモン」の化学構造に何ら影響を与えるものではないので、本願発明の必須の構
成要件とは認められないとした審決の判断は、本願発明の特許請求の範囲の解釈を
誤って、要旨認定を誤ったものである。
２取消事由２（引用例と本願発明の対比の誤り）
(1)審決は、「本願発明に係る組換ｈＣＧは天然精製ＨＣＧと区別できず」、し
たがって「本願発明は引用例１及び引用例２に記載の発明と同一である」と判断し
ている。
しかしながら、引用例１及び引用例２に記載の調製ｈＣＧは、精製が相当程度進
んでいる点において、一見、本願発明の組換えｈＣＧと差異がないように見えるか
もしれないが、本願発明では、絶対的に他のヒト由来のホルモンないしタンパク質
を含有しないのに対して、引用例１及び引用例２に記載の調製ｈＣＧは、他のヒト
由来のホルモンないしタンパク質の夾雑が全く検出されないほどに精製されたもの
ではない。
すなわち、「その製造に用いられる可能性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタ
ンパク質を含まず、他のホルモンを含まず、」という記載事項は、遺伝子組換技術
によって初めて可能となった本願発明の必須の構成要件であり、この要件を無視す
るのは許されないのであって、かかる要件の有無が、本願発明と引用例１及び引用
例２に記載の技術との決定的な差異である。
(2)審決は「本願発明において組換えという手法を採用したことで、天然精製Ｈ
ＣＧと、タンパク質としてはもちろんのこと、糖鎖レベルでみても相違する物質が
取得できたとはいえない。」旨説示しているが、誤りである。
例えば「翻訳後に修飾されており」の要件について、審決は何ら根拠を示すこと
なく、「本願発明において宿主細胞としてヒト細胞を含むので、これを用いた場合
には、発現後天然精製ＨＣＧと同じ糖鎖が付与される」としているが、結合する糖
の種類、本数、長さ、枝分かれの仕方など、翻訳後修飾の具体的内容が、「天然精
製」のｈＣＧと組換えｈＣＧとで同一であるかどうかは、引用例１や引用例２の記
載からは全く分からない。
(3)審決は、「たとえ、後者が多少夾雑タンパクを含んでいたとしても、その対
象となる精製された化学物質としては同一であるので、本願発明により新規物質が
提供されたわけでもなく」としているが、ホルモンは、極めて微量であっても人体
に作用するものであるから、たとえわずかでも、所望のホルモン以外のホルモンが
混入しているのは大問題である。
引用例１及び引用例２に記載の調製ｈＣＧと、本願発明の組換えｈＣＧとは、単
に製造方法が異なるにとどまらず、精製の程度が相対的か絶対的かの差異に由来し
て、その物質としての性質に顕著な差異を有するから、物質として区別されるべき
である。
第４審決取消事由に対する被告の反論
１総論
(1)化学物質発明の本質は、有用な化学物質の創製にある。すなわち、化学物質
発明は「新規な化学物質を提供すること（創製）」及び「当該化学物質が有用であ
ること」の２点に関するものである。
化学物質発明の場合、当該化学物質は、原料物質から化学合成、生物により生産
された当該物質を単離・精製する又は遺伝子組換え細胞等を利用した生産で生成さ
れた当該物質を単離・精製する等の製法により取得される。一般的に、遺伝子組換
法を含めいかなる製法を採用しようが、原料の純度、反応の不完全性、精製過程で
の分解等により、製造される化学物質は１００％の純度のものを得ることは困難な
ことが多い。そこで、化学物質発明においては、単一の化学物質として特定するに
足りる純度であって、有用性が確認されれば、発明が成立したとしている。それ
は、取得方法、純度がいかなるものであれ、有用性が確認された単一の化学物質と
して特定されていれば、明細書の記載に従って実施することにより単一の化学物質
が提供されることとなるので、化学物質発明の本質である「新規な化学物質を提供
すること（創製）」及び「当該化学物質が有用であること」の２点に沿うことにな
るからである。
すなわち、化学物質発明における「化学物質」とは、その絶対的純度により「化
学物質」として認定されるのではなく、「単一の化学物質として特定するに足りる
純度（精製度）」であれば、「化学物質」と認定される。
(2)遺伝子工学を利用して製造される、いわゆる、組換えタンパク質と天然のも
のから精製された天然タンパク質における同一性について、特許庁の審査の運用指
針は、「タンパク質が単離・精製された単一物質として公知である場合において、
製造方法により特定して記載された組換えタンパク質に係る発明は、上記公知のタ
ンパク質と物質として区別できない場合、当該発明は新規性を有しない。」として
いる（乙第２号証８４頁下から３行～末行）。
先行技術である「精製タンパク質」と本願発明の「組換えタンパク質」は、共
に、「物理的、化学的性質又は製造方法」によって特定されたものなので、「物理
的、化学的性質又は製造方法」による特定により、単一の化学物質として両者を捉
えることができるか、「化学物質」として捉えることができたなら、両者は同一の
化学物質かという点を検討した上で新規性が判断される。
先行技術である精製タンパク質は、天然物から単離・精製されたものであり、化
学構造式は不明であったとしても物性等の観点から単一物質として把握できるもの
であるから、「化学物質」に相当し、本願発明の「組換えタンパク質」は、遺伝子
組換えによる製造方法で特定された「タンパク質」という「化学物質」に相当す
る。
次に、単離精製されたタンパク質と組換えタンパク質はその物性等において比較
され、それが化学物質として同一であれば、両者のタンパク質は同一となる。ちな
みに、細胞内で遺伝子の情報に基づきタンパク質が製造されるのは技術常識であ
り、遺伝子とタンパク質の情報は１対１対応するものである。そうすると、生体内
の細胞で製造されたタンパク質を単離・精製したものと、組換えにより製造したも
のとでは、由来となる細胞及び遺伝子が同一であれば必ず同一のタンパク質となる
のは明らかである。
先行技術の「単離・精製」という製造方法と本願発明の「遺伝子組換え」という
製造方法の違いは、化学物質を特定する表現手段が異なるだけであり、それにより
特定されるタンパク質に違いがあるはずがなく新規性がないことになる。
２取消事由１に対して
(1)原告は、審決は発明の要旨認定を誤ったものであると主張するが、審決の認
定に誤りはない。
本願発明の特許請求の範囲の記載を構成要件ごとに分けると、
①ｈＣＧ及びＬＨからなる群から選択される組換えヒトタンパク質ホルモンであ
って、
②その製造に用いられる可能性のある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質を
含まず、他のホルモンを含まず、
③翻訳後に修飾されており、
④そして生物学的に活性である、
という①から④の構成要件すべてが、特許請求の範囲末尾の「組換えヒトタンパク
質ホルモン」という構成要件を修飾、すなわち、特定する表現形式を有する。
①の構成要件をみると、これに記載されたｈＣＧ及びＬＨは、それぞれ絨毛性性
腺刺激ホルモン、ヒト黄体形成ホルモンという単一の化学物質であり、「組換えヒ
トタンパク質ホルモン」とは、遺伝子組換えの方法により作成される「ヒトタンパ
ク質ホルモン」という意味であることから、これら単一の化学物質たる群から「組
換えヒトタンパク質ホルモン」が選択されていることは、遺伝子組換えで作成され
る「ヒトタンパク質ホルモン」が、単一の化学物質であるｈＣＧ又はＬＨのことで
あることを明示するものである。
次に、前述のように、特許請求の範囲の発明に係る「組換えヒトタンパク質ホル
モン」は単一の化学物質なので、本願発明の要旨を認定するに当たり、②～④の構
成要件がこれら単一の化学物質を特定するものとなっているか否かを検討する必要
がある。化学物質に係る発明である以上、その構成要件が必須といえるのは、その
構成要件により特定された「化学物質」の構成、すなわち、その化学構造に影響を
与えるものでなくてはならない。そうでなくては、「化学物質」を特定するものと
ならないからである。②の構成要件は、このような観点でみると、何ら化学構造に
影響を与えるものではないし、②の構成要件は上述のように本願発明が「ヒトタン
パク質ホルモン」という単一の化学物質であることから、当然の事項でもある。
(2)原告は、上記②の構成は、遺伝子組換えによるほかは実現不可能な構成とし
て本願発明における必須の構成要件であると主張する。しかし、本願発明が「製造
方法」「混合物」の発明であれば②のような構成要件が必須の構成要件となること
もあるが、前述したように本願発明は「化学物質」の発明であり、これが必須の構
成要件とならないのは、前述のことから明らかである。
審決は、本願発明は化学構造によって本願発明が特定されるものであるといって
いるのではなく、本来化学構造によって特定されるものであるが、それによって特
定することができない場合には、その物理的性質、製造方法によって、化学構造を
特定することになることを述べている。現に審決は、本願発明の「組換えヒトタン
パク質ホルモン」について、「組換え」という文言から「製造方法」により化学物
質を特定したものと認定している。この「製造方法」を意図する「組換え」という
構成は、化学構造を特定するものであって、本願発明の必須の構成要件である。し
かし、上記②の構成要件は、何ら「組換えヒトタンパク質ホルモン」の化学構造を
特定するものではないことは明らかで必須の構成要件となり得ないのは、前述のと
おりである。
３取消事由２に対して
(1)引用例２では、天然物から抽出・精製された市販のｈＣＧを原料とし、これ
をα、βのサブユニットに解離し、それぞれ精製した上で、再結合されている。
α、β各ユニットの精製には、SephadexG-100のカラムクロマトグラフィー（ゲ
ル濾過）が使用され、このカラムクロマトグラフィーにおいて、鋭いピークがみら
れることから、純度の高いものが得られたことは明らかであり、再構成されたｈＣ
Ｇの純度が高いことは、引用例２には、「ここに記述したサブユニット調製物は交
差汚染がほとんどないことが示され得るため、多くの生物学上の目的及び免疫学上
の目的に適している。」（１６０５頁左欄３０～３４行）と記載されていることか
らも裏付けられる。
(2)また、引用例２の精製は、その参考文献Ｎｏ．１０（MolCellBiochem2:
97,1973。乙第８号証）に記載されている精製方法を知った上で行われているが、
この参考文献では、ｈＣＧのポリペプチド鎖の配列決定が行われ、しかも、ここで
決定された配列は、その１５年後に発行された「蛋白質核酸酵素」別冊３１号（甲
第１０号証）に記載されたｈＣＧの配列と全く同じである。このような正確なアミ
ノ酸配列を決定するには、相当程度の純度に精製されていなければ困難であり、他
のタンパク質ホルモンは、無視できる程度しか混入していなかったということを示
唆している。
(3)さらに、引用例２の精製の出発材料であるｈＣＧ（オルガノン社）（引用例
２の１６０１頁右欄９～１３行参照）は、薬業時報社発行「医薬品要覧」（乙第９
号証）７０２頁に示されるように、本件出願前、医薬品として我が国においても販
売されている。この精製の出発材料でさえ、わずかでも他のホルモンが含まれてい
ると大問題とされる医薬品として販売され、医薬品グレードの精製度を有するので
あるから、実質的に「その製造に用いられる可能性のある宿主細胞由来以外の他の
ヒトタンパク質を含まず、他のホルモンを含まず、」にまで精製されたｈＣＧが引
用例２に記載されているものといえる。
第５当裁判所の判断
取消事由１について判断する。
１甲第３号証（本願発明の出願公開公報）によれば、本件明細書中に次の記載
があることが認められる。
①【産業上の利用分野】
「本発明は組換えＤＮＡ技術を用いてヘテロポリマータンパク質を生産することに
関する。」（２欄３６ないし３７行）
②【従来の技術】
「組換えＤＮＡ技術によって、各種のポリペプチド鎖が細菌、酵母および培養哺乳
動物細胞のような宿主細胞内で発現されてきた。」（２欄３９行ないし４１行）
③【発明が解決しようとする課題】
「本発明は…複数のサブユニットから構成される生物学的に活性なヘテロポリマー
タンパク質を提供し、各サブユニットはそのサブユニットをコードする異種ＤＮＡ
を含むところの…発現ベクターを有する細胞により合成される。」（３欄第５行な
いし１１行）
④【課題を解決するための手段】
「（本発明の）好適な実施態様では、真核細胞を用いてタンパク質を合成し、この
タンパク質が翻訳後に、最適にはグリコシル化によって、修飾される。このタンパ
ク質はホルモン、最適にはｈＣＧ、黄体形成ホルモン（ＬＨ）…などの性ホルモン
…のような分泌タンパク質である。…（宿主）細胞はサルまたはマウスの細胞であ
る。」（３欄１３行ないし３０行）
⑤用途
「本発明によって作られるｈＣＧは、例えばヒトの生殖に関係する多数のよく知ら
れた医療用途を有している。」（１６欄３６行ないし３８行）
２このように、本願明細書中には、本願発明による「組換えヒトタンパク質ホ
ルモン」であるｈＣＧ（ヒト絨毛膜生殖腺刺激ホルモン）及びＬＨ（黄体形成ホル
モン）は、好適な実施態様において、宿主として「サル」又は「マウス」細胞を使
用して産生されることが記載されているところ、この好適な実施態様に従って遺伝
子組換技術により「ｈＣＧ」及び「ＬＨ」の遺伝子を組み込んだ「サル」又は「マ
ウス」の宿主細胞を培養すると、宿主である「サル」又は「マウス」細胞自身の遺
伝子から翻訳・産生されるタンパク質・ホルモン、及び組換えにより宿主細胞に組
み込まれた「ｈＣＧ」及び「ＬＨ」遺伝子から翻訳・産生されるもの以外は、他の
タンパク質・ホルモンは産生されないことは自明であり、「その製造に用いられる
可能性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質を含まず、他のホルモンを含
まず」との条件は自ずと充足されることとなるから、「その製造に用いられる可能
性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質を含まず、他のホルモンを含ま
ず」との事項は、文理上その記載どおりに解することができることは明らかであ
る。
３「その製造に用いられる可能性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク
質を含まず、他のホルモンを含まず」との本願発明の構成の技術的意味について検
討するに、まず、前記１で認定した本願明細書の⑤の記載からも明らかなように、
本願発明の対象であるｈＣＧ及びＬＨは診断薬、治療薬等の医薬用途に使用される
ものであり、被告もこの点を争っていない。
そして、診断薬、治療薬は、たとえ微量であっても許容限度を超える量の不純物
含むと、診断や治療に好ましくない影響を及ぼす可能性を否定することができない
のは、本願発明の属する技術分野における技術常識に属することは自明のことであ
る。したがって、ｈＣＧ及びＬＨが、「その製造に用いられる可能性がある宿主細
胞由来以外の他のヒトタンパク質を含まず、他のホルモンを含まず」との限定が充
足されれば、少なくともそれらが不純物として認識される診断・治療の用途におい
ては、不純物としての「他のヒトタンパク質」、「他のホルモン」の悪影響が防止
されるという効果をもたらすことからすると、上記限定が技術的に意味を持たない
とすることはできない。
４被告は、本願発明の特許請求の範囲に記載の「組換えヒトタンパク質ホルモ
ン」であるｈＣＧ、ＬＨは単一の化学物質であるところ、化学物質に係る発明であ
る以上、その構成要件が必須といえるためには、その構成要件により特定された化
学物質の構成、すなわち、その化学構造に影響を与えるものでなくてはならない旨
主張する。
しかしながら、「組換えヒトタンパク質ホルモン」であるｈＣＧ及びＬＨが化学
物質であるといえるとしても、当該化学物質の有用性は、その化学構造のみに依存
するのではなく、当該化学物質の化学構造以外の構成要件、例えば不純物の含有量
により左右される場合のあることは上記３で説示したとおりであるから、被告の主
張は理由がない。
５そうすると、審決が本願発明の必須の構成要件でないとした「その製造に用
いられる可能性がある宿主細胞由来以外の他のヒトタンパク質を含まず、他のホル
モンを含まず」との限定を、発明の要旨の認定に際して無視することは許されない
というべきである。審決は、右限定が発明の構成要件ではないと誤認したものとい
うべきであり、この誤認は、引用例１、２との対比において本願発明の新規性を否
定した審決の結論に影響を及ぼし得るものであり、審決取消事由１は理由がある。
第６結論
以上のとおり、原告主張の審決取消事由１は理由があり、その余について判断す
るまでもなく、原告の請求は認容すべきである。
（平成１２年２月３日口頭弁論終結）
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官永井紀昭
裁判官塩月秀平
裁判官市川正巳

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