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平成１３年（行ケ）第６７号　審決取消請求事件（平成１６年４月１４日口頭弁論
終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　株式会社林原生物化学研究所
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　安江邦治
　　　　　　　同　　　　弁理士　　　須磨光夫
　　　　　　　被　　　　　　告　　　江崎グリコ株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　山本秀策
　　　　　　　同復代理人弁理士　　　森下夏樹
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　特許庁が無効２０００－３５１７７号事件について平成１３年１月９
日にした審決を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　被告は，名称を「風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法」とする特許第
２６７２７２８号発明（平成３年６月１９日出願，平成９年７月１１日設定登録，
以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　原告は，平成１２年４月７日，本件特許を無効にすることについて審判の請
求をし，無効２０００－３５１７７号事件として特許庁に係属した。
　特許庁は，上記特許無効審判事件について審理した上，平成１３年１月９日
に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２９
日，原告に送達された。
　２　特許請求の範囲の記載
【請求項１】α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含
む，焼成またはフライされた米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラ
ッカー類，パイ類，ケーキ類またはドーナツ類。
【請求項２】米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，
パイ類，ケーキ類またはドーナツ類の製造方法であって，α，αトレハロースを原
料の総重量に対して０．１重量％以上含む組成物を焼成またはフライする工程を含
む，方法。
（以下，上記【請求項１】，【請求項２】記載の発明を「本件発明１」，「本
件発明２」という。）
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，請求人（注，原告）の主張する無
効理由，すなわち，①本件発明は，その作用効果が不明であるとともに，請求項１
及び請求項２における「α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％
以上」という記載は，請求項の記載を技術的に不明りょうとするものであって，特
許法３６条（特許法等の一部を改正する法律〔平成６年法律第１１６号〕附則６条
２項の規定により，なお従前の例によるとされる，同法律による改正前の特許法３
６条〔以下「旧３６条」という。〕の趣旨と解される。）５項２号に規定する要件
を満たしていない（以下「無効理由１」という。），②本件発明は，発明の詳細な
説明に記載されたものではなく，旧３６条５項１号に規定する要件を満たしておら
ず，また，本件特許の明細書の発明の詳細な説明には，当業者が容易に実施するこ
とができる程度に，発明の目的，構成，効果が記載されておらず，旧３６条４項に
規定する要件を満たしていない（以下「無効理由２」という。），③平成１０年１
０月１９日付け訂正請求書に係る訂正（以下，「本件訂正」といい，同訂正に係る
明細書を「本件明細書」という。）は，特許請求の範囲を実質的に変更するもので
あり，特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条３項の規定に違反してい
る（以下「無効理由３」という。），④平成９年２月１０日付け手続補正書に係る
補正（以下「本件補正」という。）は，願書に最初に添付した明細書（以下「当初
明細書」という。）の要旨を変更するものであり，本件特許は，特許法４０条（特
許法等の一部を改正する法律〔平成５年法律第２６号〕附則２条２項の規定によ
り，なお従前の例によるとされる，同法律による改正前の特許法４０条〔以下「旧
４０条」という。〕の趣旨と解される。）の規定により，上記手続補正書が提出さ
れた平成９年２月１０日に出願されたものとみなされるので，本件発明１，２は，
特開平４－３７００６４号公報（本訴甲４６，審判甲１０）及び特開昭６３－２４
０７５８号公報（本訴甲９，審判甲１１）記載の発明に基づいて容易に発明をする
ことができたものであって，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反して特許
されたものであり（以下「無効理由４」という。），⑤本件発明は，Ａ博士の宣誓
供述書（本訴甲３９，審判甲１６，以下「甲３９供述書」という。）の記載を踏ま
えると，１９９０年（平成２年）４月発行「FOODMANUFACTURE」６４巻４号２３頁
～２４頁（本訴甲２５，審判甲１２）記載の発明（以下「引用発明１」という。）
であるか，又は同刊行物，昭和５７年１２月５日食品と科学社発行「食品と科学　
１９８２　秋季増刊号」５６頁～６２頁（本訴甲２６，審判甲１３），特開昭５６
－１４４０３８号公報（本訴甲２７，審判甲１４）及び国際公開特許第ＷＯ８９／
０００１２号公報（本訴甲２８，審判甲１５）記載の発明（以下，それぞれ「引用
発明２」～「引用発明４」という。）に基づき当業者が容易に発明をすることがで
きたものであって，本件特許は，特許法２９条１項３号又は２項の規定に違反して
特許されたものである（以下「無効理由５」という。）との主張に対し，①本件発
明の「α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上」との構成に
係る作用効果は，本件明細書中に十分開示されているというべきであるから，この
構成に係る技術的意義が不明であるということにはならない，②本件明細書の記載
は，特許法３６条（旧３６条の趣旨と解される。）５項１号及び同条４項に規定す
る要件を満たしている，③本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するとはいえ
ない，④本件補正は，当初明細書の要旨を変更するとはいえない，⑤本件発明は，
甲３９供述書の記載を考慮しても，引用発明１であるということはできず，また，
引用発明１～４に基づき当業者が容易に発明をすることができたものということが
できないので，請求人の主張する理由及び証拠方法によっては本件特許を無効とす
ることはできないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　審決は，本件発明の引用発明１に対する新規性の判断を誤り（取消事由
１），本件発明の容易想到性の判断を誤り（取消事由２），本件明細書の記載につ
き旧３６条５項２号違反の記載不備並びに同項１号違反及び同条４項違反の記載不
備があるのに，これがないとの誤った判断をし（取消事由３，４），本件訂正は，
特許請求の範囲を実質的に変更するものであり，特許法１２０条の４第３項で準用
する同法１２６条３項の規定に違反するのに，これに違反しないとの誤った判断を
し（取消事由５），また，本件補正は，当初明細書の要旨を変更するものではない
として旧４０条の適用を誤った（取消事由６）結果，本件特許の特許法２９条２項
違反の判断を誤ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
　１　取消事由１（本件発明の引用発明１に対する新規性の判断の誤り）
(1)審決は，無効理由５のうち，引用発明１と同一であるとの新規性に係る請
求人（原告）の主張について，「甲第１６号証（注，甲３９供述書）に係る供述を
加味しても，本件発明１及び本件発明２は，甲第１２号証（注，本訴甲２５）に記
載された発明（注，引用発明１）である・・・とは到底いうことができない」（審
決謄本１０頁第２段落）と判断したが，誤りである。
(2)審決は，本件発明１，２の構成要件と引用発明１との対比を行っていない
から，両者の一致点及び相違点についての審決の認定，判断は，全く不明である。
(3)審決は，単に，甲３９供述書における，ヨークシャープディングバッター
から調製したプディングに関するＡ博士の供述は何ら裏付けがないこと（審決謄本
９頁最終段落），及び「香りや味を長期間保持する」という事項に関して，甲２５
～２８に教示するところが全くないことに照らし，本件特許に係る特許出願前にＡ
博士が認識していた知見であるとは確認できないこと（同１０頁第１段落）を挙げ
るのみで，上記(1)の判断をした。しかし，新規性の判断は，請求項に係る発明と刊
行物に記載された発明との構成の同一性の判断であるから，審決が指摘する供述内
容及び「香りや味を長期間保持する」という事項についての認識時期は，そもそも
新規性の判断には関係がない。
(4)審決は，「実施例２（注，本訴甲２８の実施例２）には，『ヨークシャー
プディングバッター』から調製した『プディング』では，トレハロースを含むサン
プルは，嵩が増加し形も均質であったことは記載されているものの，『香りや味』
については言及されていない」（審決謄本９頁第３段落）とした。しかし，甲２８
の実施例２には，ヨークシャープディングバッターから調製されたプディングにつ
いて，「香りや味」を確認したとの直接的な記載はないが，「食感」，すなわち
「風味」については，確認したことが明記されている以上，甲３９供述書における
Ａ博士の供述が裏付けのないものであるということはできない。
　　また，審決は，「甲第１６号証（注，甲３９供述書）には，（ａ）に『焼
成食品の好ましい香りや味を，焼成後及び保存時においても，長期間保持すること
ができた。』，（ｂ）に『これらの示された香りや味は，焼成後の保存時において
持続した。』，（ｃ）に『この優れた香りと味は，焼成後及び保存時において比較
的長い期間持続する。』，及び（ｄ）に『長く続く優れた香りや味を保存時におい
て比較的長い期間示した。』と供述したとの記載があるものの，『香りや味を長期
間保持する』という事項に関して，甲第１２号証乃至甲第１５号証（本訴甲２５～
２８）に教示するところが全くないことに照らし，この事項は，本件出願前にＡ博
士が認識していた知見であるとは確認できない」（審決謄本９頁最終段落～１０頁
第１段落）とした。しかしながら，「香りや味を長期間保持する」ことは，甲２８
の実施例２におけるヨークシャープディングに関しての「トレハロースを含有する
標品は嵩が増大し，形もより均一であった。食感は対照品に比して優れていた」
（甲２８の訳文５頁最終段落～６頁第１段落）との記載を見れば，教示されている
というべきである。
(5)甲２６～２８の記載及び甲３９供述書の供述を踏まえると，甲２５には，
「α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミッ
クスから調製されるケーキ」が開示されているに等しいところ，本件発明と引用発
明１との相違点は，α，αトレハロースの含量が，原料の総重量に対して「０．１
重量％以上」であることが後者には明記されていないという点にのみあると考えら
れる。一方，甲２５には，α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳に含ま
れるα，αトレハロースの量が記載されており，このα，αトレハロースの量と，
甲２７に開示されたクッキーミックスとホットケーキミックスの一般的なレシピに
基づいて，甲２５に開示された「α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳
を含むコンプリートケーキミックスから調製されるケーキ」の原料の総重量に対す
るα，αトレハロースの量を計算すると，０．１重量％以上となる。以上によれ
ば，甲２５には，α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含
む本件発明が列挙する菓子類が記載されているに等しいことになる。したがって，
本件発明は，引用発明１と同一というべきである。
２　取消事由２（本件発明の容易想到性の判断の誤り）
(1)審決は，無効理由５のうち，引用発明１に基づき容易想到であるとの進歩
性に係る請求人（原告）の主張について，「甲第１６号証（注，甲３９供述書）に
係る供述を加味しても，本件発明１及び本件発明２は・・・甲第１２号証乃至甲第
１５号証（注，本訴甲２５～２８）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたとは到底いうことができない」（審決謄本１０頁第２段落）
と判断したが，誤りである。
(2)本件発明と引用発明１の一致点及び相違点についての審決の認定，判断が
全く不明であることは，上記のとおりである。
(3)審決は，進歩性の判断に当たっても，Ａ博士の供述の一部及び「香りや味
を長期間保持する」という事項についてのＡ博士の認識時期のみを問題にして上記
の判断をしたが，これらが本件発明の進歩性の判断にどのように関わるのか，全く
不明であるといわざるを得ない。甲２６～２８の記載及び甲３９供述書の供述を踏
まえると，本件発明と引用発明１との相違点は，α，αトレハロースの含量が，原
料の総重量に対して「０．１重量％以上」であることが後者には明記されていない
という点のみであるが，審決は，請求人（原告）の甲２５に開示された「α，αト
レハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調
製されるケーキ」の原料の総重量に対するα，αトレハロースの量を計算すると
０．１重量％以上となるという主張及びこの主張の基となるα，αトレハロースの
量の計算が妥当なことに関しての主張について，何らの検討もしていない点で，判
断に重大な遺脱がある。
３　取消事由３（旧３６条５項２号違反の記載不備についての判断の誤り）
(1)審決は，無効理由１について，「『α，αトレハロースを原料の総重量に
対して０．１重量％以上』という構成に係る作用効果は，本件明細書中に十分開示
されているというべきであるから，この構成に係る技術的意義が不明であるという
ことにはならない」（審決謄本４頁第４段落）と判断したが，誤りである。
(2)審決の上記判断の根拠は，いずれも「０．１重量％以上」という範囲が，
どういう理由で好ましいのかを説明するものではない。すなわち，「α，αトレハ
ロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上」という記載自体が明確であり，
また，「トレハロース」を０．１重量％以上含有する実施例２～７において，風味
が優れていたとの作用効果が奏された旨記載されているとしても，それだけでは，
「０．１重量％以上」がどういう理由で好ましいのかの説明にはなり得ない。本件
明細書（甲２１添付）の実施例１（段落【０００９】～【００１０】）において
は，トレハロース含量は吸水量を加味して計算すると０．１重量％未満であるにも
関わらず，０．１重量％以上の実施例２～７と有意差のない作用効果が得られてい
る。また，審決は，「本件明細書の実施例１に関し当事者間で争いがあるが，例
え，実施例１において，そのトレハロース含量が０．１重量％以上でないにもかか
わらず『風味がすぐれていた』としても，そのことでもって，実施例１の記載によ
り，本件特許請求の範囲の記載が特許法３６条５項２号の規定の要件を満たさなく
なったとまではいえない」（審決謄本４頁最終段落～５頁第１段落）としたが，実
施例１において，そのトレハロース含量が０．１重量％以上でないにもかかわらず
「風味がすぐれていた」とすれば，「０．１重量％以上」という構成要件は，何ら
「好ましい」範囲を限定したものではなく，その技術的意義が不明となることは明
らかである。実施例１における「トレハロース」含量と奏される作用効果とは，本
件発明における「０．１重量％以上」という構成要件の技術的意義，すなわち，ど
ういう理由で「好ましい」のかを判断する上で極めて重要な事項であり，審決の上
記判断は，明らかに誤りである。
４　取消事由４（旧３６条５項１号及び同条４項違反の記載不備についての判断
の誤り）
(1)審決は，無効理由２について，「本発明では，トレハロースの内，『α，
α－トレハロース』を使用していると理解できる。・・・したがって，本件明細書
の実施例における『トレハロース』という記載は，『上位概念』としてではなく，
むしろ『α，α－トレハロース』のことであると解するのが相当であるから，本件
明細書の特許請求の範囲は特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていると
いえる」（審決謄本５頁最終段落～６頁第２段落）と判断し，「『α，αトレハロ
ースを原料の総重量に対して０．１重量％以上』という構成に係る作用効果は，本
件明細書中に十分開示されているといえるのであるから，本件明細書は特許法３６
条４項に規定する要件を満たしているといえる」（同６頁第３段落）と判断した
が，誤りである。
(2)当初明細書（甲４６）の「本発明は，天然の糖類であるトレハロースを含
有せしめることで，作りたての風味が長持ちする焼き菓子の製造方法に関するもの
である」（段落【０００１】）との記載は，被告（出願人）が，「トレハロース」
を「天然の糖類」と認識していたことを示すだけであって，本件発明において，
「トレハロース」の中で天然に存在するα，αトレハロースを用いるということを
必ずしも意味するものではない。当初明細書には，「トレハロースは，２分子のＤ
－グルコースが１，１結合した非還元性２糖類である。結合様式がα，α，α，β
－，β，β－の３種の異性体があるが，天然にはα，α体が存在する」（段落【０
００４】）と記載されており，この「トレハロース」が，α，αトレハロースだけ
を指すものではないことは，その文脈からして明らかである。明細書においては，
特段の断りがない限り，同じ用語は同じ意味で用いられていると解釈するのが妥当
であるから，当初明細書の段落【０００１】に記載された「トレハロース」も，段
落【０００４】に記載された「トレハロース」と同じ意味で用いられていると考え
るのが自然である。したがって，当初明細書の段落【０００１】に記載された「ト
レハロース」も，「α，αトレハロース，α，βトレハロース，β，βトレハロー
ス」の３種の異性体を含む上位概念としての「トレハロース」として用いられてい
るのであって，そう解釈して，特段の不都合は生じないし，逆に，当初明細書の段
落【０００１】に記載された「トレハロース」が「α，αトレハロース」の意味で
あるとすると，段落【０００４】の記載は，それ自体矛盾を含むことになる。
　　また，審決は，本件明細書（甲２１添付）の「摘示事項(b)（注，当初明細
書の段落【０００４】）の『天然にはα，α体が存在する』という事項は，乙第４
号証（注，昭和６０年２月１５日岩波書店発行の『岩波理化学事典第３版増補
版』，本訴甲５２添付）の『β，β結合のイソトレハロース（・・・）及びα，β
結合のネオトレハロース（・・・）は合成でだけ得られる』という記載により裏付
けられる」（審決謄本６頁第１段落）としたが，甲９によれば，本件特許出願前に
「α，α－体，α，β－体は天然に存在することが知られている」（２頁右上
欄），「α，βトレハロース（ネオトレハロース）」を大量かつ経済的に得る方法
も知られていた」（２頁左下欄）と記載されているのであるから，誤りである。
５　取消事由５（特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条３項違反に
ついての判断の誤り）
(1)審決は，無効理由３について，「本件明細書の実施例における『トレハロ
ース』という記載は，『上位概念』としてではなく，むしろ『α，αトレハロー
ス』のことであると解するのが相当であるから，上記訂正（注，本件訂正）は，実
質上特許請求の範囲を変更するとはいえない」（審決謄本６頁第６段落）と判断し
たが，誤りである。
(2)本件明細書の実施例における「トレハロース」という記載は，「上位概
念」としてではなく，「α，α－トレハロース」のことであると解することが誤り
であることは，取消事由４において主張したとおりである。本件訂正前には，特許
請求の範囲を含めて，「トレハロース」は，α，αトレハロース，α，βトレハロ
ース及びβ，βトレハロースを含む上位概念としての「トレハロース」の意味で使
用されていたのであり，実施例における「トレハロース」だけを「α，αトレハロ
ース」のことであると解する合理的な理由は存在しない。
６　取消事由６（本件補正が当初明細書の要旨を変更するものではないとした判
断の誤り）
(1)審決は，無効理由４について，当初明細書（甲４６）の段落【０００３】
及び段落【０００６】に記載されていた「０．１％以上」という記載と，実施例１
～７の記載とを結び付け，実施例１～７の配合成分がいずれも「ｇ」で表記されて
いること，並びに，本件明細書に記載された「％」を「体積％」と解さなければな
らない必然性はないことを根拠に，当初明細書に記載の「％」は，「重量％」であ
ると解するのが相当である（審決謄本７頁第２段落）と判断したが，誤りである。
(2)当初明細書（甲４６）の段落【０００３】及び段落【０００６】には，
「０．１％以上」という記載とともに，その「０．１％以上」という範囲が「好ま
しい」旨の記載も併せてされている。一方，実施例１～７における「トレハロー
ス」含量は，「０．１重量％未満」である０．０６重量％から，「０．１重量％以
上」である１．４８重量％まで，約２５倍も変化しているにもかかわらず，得られ
る作用効果には有意差は見られないのであるから，実施例１～７の記載によれば，
「０．１重量％以上」は，「好ましい」範囲とはいえないものである。当初明細書
の段落【０００３】及び段落【０００６】に記載されている「０．１％以上」の
「％」を「重量％」と解すると，段落【０００３】及び段落【０００６】の記載と
実施例１～７の記載とが互いに矛盾することなってしまうので，実施例１～７にお
いて，配合成分がいずれも「ｇ」で表記されているからといって，段落【０００
３】及び段落【０００６】に記載された「％」が「重量％」のことであるとはいえ
ない。当初明細書の段落【０００３】及び段落【０００６】に記載されている０．
１％以上が好ましい旨の記載は，明細書の記載全体と照らし合わせた場合に，その
記載自体が不明りょうなのであって，そのように不明りょうな記載中の「％」の意
味が，明細書の記載から一義的に導かれることはない。審決は，本件明細書（甲２
１添付）に記載された「％」を「体積％」と解さなければならない必然性はないこ
とを判断の根拠の一つとして挙げているが，「％」には，「重量％」，「体積％」
以外に，「重量／体積％」もあるから，上記理由により，本件明細書（甲２１添
付）に記載された「％」を「重量％」であるということはできない。
第４　被告の反論
　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
　１　取消事由１（本件発明の引用発明１に対する新規性の判断の誤り）について
(1)甲２５記載の引用発明１のみでは本件発明を開示するものとはいえないこ
とは原告の自認するところであり，それゆえに，甲２７，２８を考慮すれば，全体
として本件発明が記載されていると原告は主張する。このような主張は，甲２７，
２８から得られる知見は当業者の技術常識であるという前提が正しいことが説明で
きて初めて成り立つことであるが，甲２７，２８から得られる知見は，到底，技術
常識とはいえないから，原告の上記主張は失当である。
(2)甲２７は，特殊な甘味料「ステビア抽出物」などを必須要件としたケーキ
ミックスやクッキーミックス用の「特殊なレシピ」を開示する文献であり，砂糖の
ように甘い甘味料を必須とするケーキミックスを開示し，かつ，その甘味料は特殊
な甘味料である。他方，甲２５は，「甘味を殆んど感じさせない」砂糖代替材料
（トレハロース）をコンプリートケーキミックスに混入させることを開示してい
る。したがって，甲２７の「ケーキミックス」は，甲２５の「ケーキミックス」と
は，一方は砂糖のように甘く，他方はほとんど甘味を感じさせないという，全く異
なるものである。
(3)甲２８は，本件特許の対象外の食品である「ヨークシャープディング」，
「炒り卵」及び「全クリーム乳」を開示するのみである。そして，ヨークシャープ
ディングそのものが菓子などではなく，水分活性値から保存できる食品ではないか
ら，甲２８の実施例２に記載されたヨークシャープディングは，小麦煎餅でも焼き
菓子でもケーキでもなく，本件発明の「出来上がりの風味を長期間保持する食品」
の対象外のものである。
　　また，ヨークシャープディングは，我が国においては，常温で長期保存可
能な食品として流通してはいない。本件明細書（甲２１添付）が小麦煎餅類として
例示している「ウェハース，ワッフル，瓦煎餅」（段落【０００５】）などと比較
し，ヨークシャープディングはその保存性において大きな違いがあり，これを同一
の食品とすることはできない。
２　取消事由２（本件発明の容易想到性の判断の誤り）について
(1)甲２７は，特殊な甘味料を必須原料とするケーキやクッキーの「特殊なレ
シピ」を開示する文献であるから，このレシピに乾燥卵が使われているからといっ
て，これに，同じく乾燥卵を開示する甲２５を当業者が組み合せる動機付けが存在
するといえない。甲２７は，砂糖のように甘いが虫歯にはなりにくい材料「ソルビ
トール」や「ステビア抽出物」を必須とするケーキミックス，クッキーミックスを
開示するが，甲２５は，甘みをほとんど感じさせない「トレハロース」を用いたケ
ーキミックスを開示しているのであって，両者の「ケーキミックス」は，技術的思
想の全く異なるものである。
(2)甲２８は，本件発明の対象品を開示していないから，甲２５が甲２６のケ
ーキミックスから得られるところのケーキを開示しているとしても，これに甲２８
を組み合せる動機付けが存在しない。甲２８は，「乾燥による蛋白の変性から食品
を保護する方法」を開示したものであるが，そこには，従来技術として，しょ糖
（砂糖）を卵に投入することにより，卵たん白の乾燥による熱変性を防止し，か
つ，水に戻したときケーキ作りに大切な「泡立ち」を生卵での「泡立ち」のように
起こさせることができるが，しょ糖を卵に加えているために強烈に甘くなってしま
い，ケーキ類や菓子類の材料としては良いが，その他の用途には使えないと記載し
ている。すなわち，乾燥卵を使った食品のうち，「ケーキ類」や「菓子類」につい
ては，課題は既に解決されているのであり，引用発明４の発明の対象ではない。甲
２８は，「ケーキ類・菓子類以外の食品」であるヨークシャープディングが本物の
卵を使って得られる通常のヨークシャープディングに比較して食感に差があるか否
かが目的である引用発明４を開示している以上，長期間保管しておいて作り立ての
風味を保持するか否かの技術的思想とは無縁の文献である。甲２５は，食品や医薬
品をいかにして第三世界に供給するかということを主題にしたＡ博士の研究を開示
しているのであって，コンプリートケーキミックスを用いてケーキを焼き，作りた
ての風味が長期間にわたって持続するか否かを開示することなどあり得ない。第三
世界へ乾燥食品として輸送できるということで研究目的を達成しているのであるか
ら，かえって，「作り立ての風味の保存性」を考えなくてもよいということを強く
示唆さえしているということができる。したがって，「作り立ての風味の保持」を
むしろ考えなくてもよいとする甲２５を，この「作り立ての風味保持」とは無縁な
甲２８と組合わせる動機付けが明らかに存在するという原告の主張は，失当であ
る。
３　取消事由３（旧３６条５項２号違反の記載不備についての判断の誤り）につ
いて
　本件明細書（甲２１添付）には，本件発明の目的は，天然の糖類であるトレ
ハロースを含有せしめることで，作りたての風味が長持ちする焼き菓子の製造方法
を提供すること（段落【０００１】）であり，その構成はα，αトレハロースを焼
き菓子の原料混合時に原料の総重量に対し０．１重量％以上含有させること（段落
【０００３】，【０００６】）であり，得られる効果は，上記目的に沿った焼き菓
子の風味保持であることが記載されている。したがって，「α，αトレハロースを
原料の総重量に対して０．１重量％以上」という構成に係る技術的意義が不明であ
るということはできない。
　本件明細書の実施例１のような米菓の原料配合には，加水量を明記しないの
が一般的であり，そのような慣例にならって，実施例１には加水量が表記されてい
ない。水の重量が記載されていないことをもって，発明の構成に必須の要件が特許
請求の範囲に記載されていないことにはならない。実施例１のα，αトレハロース
の総原料中の含量は，実施例１の表から算出され，小数点以下１桁まで表示すると
０．１重量％となるのである。このように，実施例１を含め，実施例１～７は，正
しくα，αトレハロースを０．１重量％以上含有しているのであり，この０．１重
量％以上の量のα，αトレハロースを，焼き菓子の原料の総重量に対し混合するこ
とにより，作りたての焼き菓子の風味を長期間維持するという優れた効果が達成さ
れるのであり，「０．１重量％以上」には，臨界的意義がある。
４　取消事由４（旧３６条５項１号及び同条４項違反の記載不備についての判断
の誤り）について
　本件明細書（甲２１添付）の段落【０００４】に記載の「トレハロース」
は，「α，βトレハロース」，「β，βトレハロース」ではなく，「α，αトレハ
ロース」のことであると解するのが相当である。また，本件明細書は，当業者が容
易に実施することができる程度に，その発明の目的，構成及び効果が記載されてい
ることは上記のとおりであり，旧３６条４項の要件を満たしている。
５　取消事由５（特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条３項違反に
ついての判断の誤り）について
　当初明細書（甲４６）の実施例における「トレハロース」は，「α，αトレ
ハロース」のことであると解するのが相当である。
６　取消事由６（本件補正が当初明細書の要旨を変更するものではないとした判
断の誤り）について
　本件明細書（甲２１添付）の実施例は，すべてその配合成分が「ｇ」で表記
されており，当業者は，「％」を正しく「重量％」と理解し，「体積％」，「重量
／体積％」と理解することはない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（本件発明の引用発明１に対する新規性の判断の誤り）について
(1)審決は，無効理由５のうち，本件発明は，甲３９供述書の記載を踏まえる
と，引用発明１と同一であるとの新規性に係る請求人（原告）の主張について，
「甲第１６号証（注，甲３９供述書）に係る供述を加味しても，本件発明１及び本
件発明２は，甲第１２号証（注，本訴甲２５）に記載された発明（注，引用発明
１）である・・・とは到底いうことができない」（審決謄本１０頁第２段落）と判
断した。これに対して，原告は，審決は，本件発明１，２の構成要件と引用発明１
との対比を行っていないから，両者の一致点及び相違点についての審決の認定，判
断は，全く不明であるが，甲２６～２８の記載及び甲３９供述書の供述を踏まえる
と，甲２５には，α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含
む本件発明が列挙する菓子類が記載されているに等しいから，本件発明は，引用発
明１と同一というべきであると主張する。
(2)そこで，引用発明１について検討すると，甲２５には，「今日食品工業界
が直面している最大の挑戦の一つは，品質を低下させることなく食品を保存するこ
とである。糖類のトレハロースによる天然の保護機構は保存に関わる問題解決の鍵
となるであろう。天然保存料　食品の安定性と安全性は，食品工業界に於いて長年
に亙って物理的あるいは化学的な保存方法が採用されてきた主要な研究であ
る。・・・生体物質はどの様にして障害なしに乾燥を生き延びているのであろう
か？これが，Ａ博士を魅了した問題である。単純な二糖類であるトレハロースは，
普通に存在し，全ての休眠生物で見出されている」（訳文１頁第１段落～２頁第１
段落），「トレハロースは無毒でカロリーのある二糖類で，キノコ，蜂蜜，ある種
の穀物，ブラインシュリンプやパン酵母で見出されている」（同２頁第３段落），
「トレハロースは口内でわずかな清涼効果をもつものの，甘味を殆ど感じさせない
ため風味にはわずかしか影響しない」（同頁第４段落），「現在，トレハロース
は，パン酵母から抽出されており，試験研究用試薬としてのみ利用可能である」
（同４頁第１段落），「トレハロースは食品の風味に殆ど影響しないので，数々の
食品の保存に使用することができる。Ｂ社は，牛乳，卵，トマトピューレで成功し
ている。Ａ博士は，新鮮な牛乳はトレハロースを用いて乾燥することが可能であ
り，ひとたび再構成されると，乾燥される前の材料と同じ特性を示すと言ってい
る。牛乳蛋白は，完全なままで残っているので，再構成された粉末を加熱すれば，
表面に変性した蛋白質の膜が形成される。蛋白の変性防止は，再構成時に良い品質
を得るための鍵である。そして，これは卵の乾燥にも当てはまる」（同頁第４段落
～第５段落），「高エネルギー乾燥食品もまた，トレハロースにより安定化でき
る，カロリー価の利用，例えば，牛乳，卵及び新鮮果実の調製品は，高エネルギー
飲料のベースとすることができる」（同頁第７段落），「Ｃ社は，現在の乾燥食品
の幾つかに対する良くないイメージが，技術を発展させる最大の障壁となっている
と考えている。質の良さ及び簡便さがよりよい製品群を提供する鍵であり，卵や牛
乳を含むコンプリートケーキミックスは，ニーズに応じた製品となりうる。蛋白質
の構造が保持されていることから，機能も保たれており，通常の柔らかい組織と褐
変の発現が導かれるからである」（同５頁第２段落～第３段落）との記載が
あり，上記記載によれば，甲２５には，α，αトレハロースを用いて乾燥された卵
や牛乳を含むコンプリートケーキミックスが開示されていることが明らかである。
　　そして，甲２６には，「プレミックスとは『PreparedMix』の略語で，日
本プレミックス協会によれば，『ケーキ，パン，惣菜などを簡便に調理できる調整
粉で，小麦粉等の粉類（澱粉を含む）に糖類，油脂，粉乳，卵粉膨張剤，食塩，香
料などを必要に応じて適正に配合したもの』と定義づけている」（５６頁第１
段），「プレミックスは次第にその使用のメリットが認識され，また品種も豊富と
なり，一般家庭をはじめ，製パン・製菓業界，飲食業界，総菜業界に広く使用され
るようになった」（同頁第１段～第２段），「プレミックスは通常，水，卵，イー
スト等を添加するだけで簡便に調理できることが特徴であるが，近年アメリカにお
いては，商品種類の多様化（油脂高配合品，バラエティ・ブレッドの出現），量産
向け適合製品の要望（中種法適合ミックス），経済性の追求等の理由により，便用
時に小麦粉，油脂，砂糖を添加するタイプのプレミックスが登場した。すなわち使
用法別のタイプで，次の三種に分類することかできる｡（イ）CompleteMix（完全ミ
ックス）」（５８頁第３段～第４段），「（イ）コンプリート・ミックス……イー
ストと水さえ添加すればよいように，パンを作るに必要な全資材を混合し
たもの・・・現在，わが国で市販されているプレミックスのほとんどはコンプリー
ト・ミックスであり，一種類のプレミックスを使用して商品のバラエティ化を計る
場合や自店の特徴を打ち出す場合にのみ，使用者側で若干の原材料を加えているの
が実情である」（６１頁第１段）との記載があり，上記記載によれば，「コンプリ
ートケーキミックス」からケーキ，パン，惣菜などを調理することは，本件特許出
願当時，周知であったことが認められる。また，甲２７には，「本発明は従来知ら
れているケーキミックス全般に適用可能であるが，代表例を挙げればホットケーキ
ミックス・・・などである。本発明のケーキミックスを製造するに当っては砂糖を
除く通常のミックス原料に前述の各成分を添加し，これを適宜の方法により攪拌混
合して均一ならしめればよく，その製法は従来のケーキミックスとなんら変ること
がない。以下実施例によって本発明を更に詳しく説明する。・・・上記諸原料を回
転混合翼をもつ混合機にて数分間混合して本発明のホットケーキミックスを得た。
このミックス１００重量部に水８０重量部を加えて攪拌し，１７０°のホットプレ
ート上に流して焼成した」（３頁左下欄～右下欄）との記載があり，同記載によれ
ば，ケーキミックスの代表的な調理方法として，焼成するという方法が，本件特許
出願当時，周知であったことが認められる。
　　そうすると，上記周知の事実を勘案すれば，甲２５には，α，αトレハロ
ースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調理され
る，焼成されたケーキ類が開示されていることが明らかである。
(3)他方，本件発明は，特許請求の範囲の記載が上記第２の２のとおりであ
る。したがって，本件発明と引用発明１とを対比すると，両者は，α，αトレハロ
ースを含む，焼成されたケーキ類であるという点で一致し，本件発明においては，
α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上含む」の
に対し，引用発明１においては，含有量が明らかでない点で一応相違すると認めら
れる。
　　ところで，発明の要旨に数値の限定を伴う発明において，その数値範囲が
先行発明の数値範囲に含まれる場合であっても，その数値限定に格別の技術的意義
が認められるとき，すなわち，数値限定に臨界的意義があることにより当該発明が
先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときは，その発明は先
行発明に対して新規性を有するが，そうでないときは，新規性を有しないというべ
きである。しかしながら，審決は，本件発明が引用発明１に対して新規性を肯定す
るに当たって，上記一応の相違点，すなわち，本件発明のα，αトレハロースの含
有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上含む」との数値限定の格別の技術
的意義（臨界的意義）を検討していないことが，その説示自体から明らかである。
発明の奏する作用効果は，明細書の発明の詳細な説明に具体的に記載されるべきも
のであるから，発明の要旨に数値上の限定を伴う発明が上記の意味において新規性
を有するかどうかを判断するに当たっては，発明の詳細な説明の記載事項に基づい
て検討するべきところ，本件明細書（甲２１添付）には，「本発明では，トレハロ
ースを原料混合時に添加し，好ましくは全配合量の０．１％以上混合時に加えるこ
とにより，・・・」（段落【０００３】）及び「添加量は全原料混合物中０．１％
以上とするのが好ましい」（段落【０００６】）との記載とともに，トレハロース
を０．１重量％以上含有する実施例が記載され（例えば，実施例２では，０．２０
重量％，実施例３では，１．０６重量％，実施例４では０．５５重量％，実施例５
では１．０４重量％，実施例６では０．７８重量％，及び実施例７では１．４８重
量％のトレハロースを含む。），それぞれの実施例で風味が優れていたとの作用効
果が奏される旨記載されている。審決は，無効理由１（旧３６条５項２号違反）の
判断の箇所においてではあるが，上記事実を認定した上，「請求人（注，原告）
は，『本件特許発明における「０．１重量％以上」という限定には何ら臨界的な意
味のないことは明らかである。』・・・と主張しているが，進歩性に対する主張と
してはともかく，明細書の記載という観点からは，該数値に『臨界的意義』は問わ
れないというべきである」（審決謄本４頁「１．無効理由１について」の項の第４
段落）と説示している。もっとも，審決は，上記(1)のとおり，甲３９供述書の記載
を踏まえて判断するとした上，「甲第１６号証（注，甲３９供述書）の（ｂ）に
は，『Ａ特許（甲第１５号証〔注，本訴甲２８〕）の実施例２及び５ではっきりと
示されているように，ヨークシャープディングバッター（batter）や炒り卵は，ト
レハロースを使用して乾燥された粉末卵を配合しており，生卵を使用して焼成した
際に得られるものと実質的に同様の好ましい香りや味を示した。』と記載されてい
るところ，甲第１５号証の『実施例５』には，トレハロースにつき『顕著な違いは
香りと味である。』との記載はあるが，これは『炒り卵』に調製したときの評価で
あって，『ヨークシャープディングバッター』に関するものではない。そして，実
施例２には，『ヨークシャープディングバッター』から調製した『プディング』で
は，トレハロースを含むサンプルは，嵩が増加し形も均質であったことは記載され
ているものの，『香りや味』については言及されていない。そうすると，甲第１５
号証の実施例でヨークシャープディングバッターから調製したプディングに関し
『実質的に同様の好ましい香りや味を示した。』との供述は何ら裏付けのないもの
であり，更に，甲第１６号証には，（ａ）に『焼成食品の好ましい香りや味を，焼
成後及び保存時においても，長期間保持することができた。』，（ｂ）に『これら
の示された香りや味は，焼成後の保存時において持続した。』，（ｃ）に『この優
れた香りと味は，焼成後及び保存時において比較的長い期間持続する。』，及び
（ｄ）に『長く続く優れた香りや味を保存時において比較的長い期間示した。』と
供述したとの記載があるものの，『香りや味を長期間保持する』という事項に関し
て，甲第１２号証乃至甲第１５号証（注，本訴甲２５～２８）に教示するところが
全くないことに照らし，この事項は，本件出願前にＡ博士が認識していた知見であ
るとは確認できない」（同９頁第２段落～１０頁第１段落）と説示しているが，甲
３９供述書におけるＡ博士の供述の信用性について判断したものにすぎず，本件発
明の上記数値限定に臨界的意義があることを示したものということはできない。
(4)したがって，本件発明の引用発明１に対する新規性を肯定した審決の判断
は，誤りというほかなく，これが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら，原告の取消事由１の主張は理由がある。
２　よって，その余の点について判断するまでもなく，審決は取消しを免れず，
原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　岡　　本　　　　　岳
　　　　裁判官　早　　田　　尚　　貴

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