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平成１３年(ネ)第２４２号　不当利得金返還請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所
平成１１年(ワ)第１２８７６号）
判決
控訴人（第１審原告）　　　アース製薬株式会社
訴訟代理人弁護士　　　吉原省三
同　　　　　　　　　　　　小松　勉
補佐人弁理士　　　朝日奈　宗太
被控訴人（第１審被告）　　　大日本除蟲菊株式会社
訴訟代理人弁護士　　　赤尾直人
補佐人弁理士　　　萼　経夫
同　　　　　　　　　　　　　加藤　勉
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は，控訴人に対し，金１億３１００万円及びこれに対する平成１１
年１２月１０日（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
第２　事案の概要
　基礎となる事実，控訴人の請求，争点，争点に関する当事者の主張は，次の
とおり付加訂正し，当審における当事者の主張を追加するほか，原判決「事実及び
理由」欄の「第二　事案の概要」（３頁２行目から１０頁６行目まで）及び「第三
　争点に関する当事者の主張」（１０頁７行目から３５頁４行目まで）に記載のと
おりであるから，これを引用する（略称については原判決と同様とする。）。
１　原判決の付加訂正
(1)　９頁４行目の「した事案である。」の次に行を改めて次のとおり加える。
「原審は，控訴人の請求を棄却したため，原告である控訴人において控訴を
提起した。」
(2)　１９頁３行目及び４行目の各「別件薬液ボトル」をいずれも「別件ボト
ル」と，２０頁４行目の「行われたとき」を「行われた時」と，同１０行目，同末
行及び２１頁２行目の各「本件薬液ボトル」をいずれも「被告ボトル」とそれぞれ
改める。
(3)　２１頁８行目の「輝散状況」を「揮散状況」と改める。
(4)　３１頁７行目の「設定されたとしても、」の次に「薬液の揮散状況は，」
を加える。
２　当審で追加された当事者の主張の要旨［争点５(一)（新規性の欠缺による明
白な無効事由）について］
(1)　被控訴人
ア　本件補正が要旨変更に当たるかについて
　要旨変更の存否は，補正前後における各発明の本質又は実体を裏付ける
基本的技術思想において同一であるか否かによって判断されなければならない。
　分割出願当初明細書では，発明の詳細な説明において，適切な温度範囲
として，「該加熱温度は，殺虫剤の種類等に応じて適宜に決定され，特に限定され
ないが，通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面
温度とされ，これは吸液芯表面温度約６０～１３５℃，好ましくは約１２０～１３
０℃に相当する。」と記載している。ただし，分割出願当初明細書においては，Ｂ
ＨＴ等の化合物を配合することによって，(ア)　吸液芯の目づまり防止，(イ)　殺
虫剤の蒸散性の向上という作用効果を得ることに関する基本的技術思想を掲載する
も，ＢＨＴ等を添加していない場合についても，発熱体表面及び吸液芯表面を上記
の温度範囲に設定することによって，前記(ア)及び(イ)の作用効果を発揮するとい
う基本的技術思想は全く掲載していない。
　しかるに，平成３年６月１１日付手続補正書による全文補正明細書で
は，ＢＨＴ等の配合の有無にかかわらず，発熱体の表面温度も７０～１５０℃と設
定することによって，上記(ア)(イ)の作用効果が得られる旨の構成が記載されてい
る。かくして，発熱体表面及び吸液芯表面を上記温度範囲に設定することによっ
て，上記(ア)(イ)の作用効果を得るという基本的技術思想について，分割出願当初
明細書では，ＢＨＴ等の配合を基本的大前提としているのに対し，本件補正におい
ては，ＢＨＴ等の配合を必要としない場合をも基本的技術思想として包摂するに至
っていることは間違いない。
　吸液芯の目づまりは，薬剤の熱分解，重合物の貯留に由来しているが，
上記の「熱分解」とは，酸化に伴う分解反応であり，かつ前記重合物の形成は分解
物の重合反応に由来している。そして，前記(イ)の蒸散性に関する作用効果は，前
記(ア)の目づまり防止の作用効果に由来しており，両者は表裏の関係にある。
　ＢＨＴ等の配合により前記(ア)(イ)の作用効果を発揮し得るのは，結
局，ＢＨＴ等が吸液芯中における殺虫剤の酸化分解反応及び重合反応に対する抑制
機能を有しているからに他ならない。
また，ＢＨＴ等を配合する場合とそうでない場合とで，発熱体表面及び
吸液芯表面における妥当な温度範囲が同一であるという保障は全く存在しない。
分割出願当初明細書の第２表の比較例（乙９，１１頁）は，単に吸液芯
の「上側面部を温度１３５℃に加熱」（１５欄１４行）した場合に関するデータに
すぎず，一般的にＢＨＴ等を添加しない場合において，本件発明の各表面における
温度範囲内において，前記(ア)(イ)のごとき作用効果が得られることを裏付けてい
るわけではない。したがって，手続補正によって，上記比較例による構成を含んだ
本件発明を，本件発明の範囲内に包摂させることは，即要旨変更に他ならない。
イ　無効理由の明白性について
　分割当初出願明細書から手続補正明細書に至る過程で明示上の要旨変更
が生じたことは，要旨変更の意義を知る者にとっては，記載の変遷を一見するだけ
で明らかに分かることであり，また，分割出願当初明細書において，ＢＨＴを添加
する場合とそうでない場合とにおいて，段落【００１９】記載の温度範囲内におい
て，前記(ア)(イ)の作用効果が同程度であり，分割出願発明の存在意義を否定する
という矛盾が内包されていることから，本件における要旨変更の存在は明白そのも
のである。控訴人主張の本件特許出願過程において補正明細書が要旨変更に当たら
ないか否かが争われなかったことは，単に特許異議申立人が，要旨変更を問題点と
して意識しなかったことを示しているにすぎず，要旨変更が明白であることとは全
く無関係である。
(2)　控訴人
ア　本件補正が要旨変更に当たるかについて
　本件発明の目的，構成及び効果は，すべて分割出願当初明細書に記載さ
れている。分割出願当初明細書の第２表の比較例（乙９，１１頁）には，添加剤を
添加しなくても「約７０～１５０℃･･の発熱体表面温度･･これは吸液芯表面温度約
６０～１３５℃」（乙９，５頁８欄）という温度条件のみで２００時間の殺虫効果
を持続することが開示されている。つまり，比較例として，ＢＨＴ等の化合物を配
合しない場合にも，実際に上記温度範囲で比較した比較例が明記されている。のみ
ならず，上記限定された温度範囲は，ＢＨＴ等を加えていない場合でも，殺虫剤の
蒸散性を安定持続させ得る温度として，控訴人の実験によって特定されたものであ
り，控訴人の「発明」の一部をなしていることは明らかである。
　本件のように，当該発明の目的，構成及び効果が明示されており，当業
者にとって，本件発明を実施することは極めて容易である以上，それによる効果が
独立して記載されていなくても，その構成自体で，その技術思想を看取できること
は明らかである。
イ　無効理由の明白性について
　本件発明の審査経過をみると，被控訴人からの異議申立において要旨変
更を理由とする分割出願の不適法が主張されたが，異議決定（甲２３）は，この異
議理由を採用せず，進歩性なしとして本発明を拒絶している。これと理由を同じく
する拒絶査定に対し，控訴人は，審判を請求し，分割出願当初明細書を基準として
補正を行った旨説明した。その結果，本件発明は審決（甲１９）において，本願を
拒絶すべき理由を発見しないとして特許された。このように，本件において，出願
過程で分割出願が要旨変更となるかどうかが争われていながら，本件補正が俎上に
載らなかったこと自体が，明白性を欠いていることを示している。さらに出願経過
における控訴人の意見書（甲２４）において，原明細書（乙９）の内容を指摘した
ところ，特許庁は，それを踏まえて，本件発明に関する拒絶査定取消しの審決（甲
１９）をしているのだから，これを無視することは，特許庁の一次的判断権を無視
することになる。「明らかに」というためには，容易に無効原因があると判断する
ことができ，かつ，その判断が客観的にみて相当であって，誰がみても無効原因が
あると判断し得る場合でなければならない。
　しかし，本件における要旨変更についての判断は，微妙かつ困難を伴う
ものであり，無効理由のあることが明白とはいえない。
第３　当裁判所の判断
　当裁判所も，本件特許には無効理由があることが明白であり，これに基づく
控訴人の本件請求は権利濫用であって許されないものと判断する。その理由は，次
のとおり原判決を訂正等し，当審で追加された当事者の主張等に対する判断を付加
するほか，原判決「事実及び理由」欄の「第四　争点に対する当裁判所の判断」
（３５頁６行目から７０頁８行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用す
る。
１　原判決の訂正等
(1)　４１頁６行目の「調整した」を「調製した」と改める。
(2)　４３頁３行目の「殺虫剤輝散量」を「殺虫剤揮散量」と，同４行目の「輝
散量」を「揮散量」と，４８頁１０行目の「殺虫剤総輝散量及び有効輝散率」を
「殺虫剤総揮散量及び有効揮散率」と，５３頁８行目から９行目にかけての「殺虫
剤輝散量」を「殺虫剤揮散量」と，同９行目の「輝散量」を「揮散量」と，６３頁
５行目の「輝散量」を「揮散量」と，それぞれ改める。
(3)　４４頁２行目の「該加熱開始」を「加熱開始」と改める。
(4)　４６頁７行目の「実施例２、９及び１０」を「実施例２，１０及び１９」
と改める。
(5)　６０頁４行目の［と「吸液芯表面温度約六〇～一三五℃」］を［が「吸液
芯表面温度約六〇～一三五℃･･･に相当する。」］と改める。
(6)　６２頁８行目及び６３頁５行目の各「一」をいずれも「一時間当たり一
㎎」と改める。
(7)　６３頁１０行目の「記載されていたとはいえない。」の次に「このこと
は，逆に，本件補正前の実施例，比較例には，二〇〇時間経過後に揮散量が一時間
当たり一㎎以下となるような実験例の記載がなく（該当例は，本件補正により，後
記第３表の比較例として初めて追加されるに至っている。），また，本件補正前の
実施例，比較例の温度範囲を外れると揮散量が一時間当たり一㎎以下となってしま
うことを示唆する記載も見当たらないことに着目すると，より一層明確になる。」
を加え，同行目の「そのような認識は，」を「当業者による本件発明の技術的内容
に関する認識は，」と改める。
(8)　６６頁１０行目から末行にかけての「認められるから，本件補正は，」を
「認められる。そうすると，本件補正は，」と改め，それに続けて「分割出願当初
明細書において薬液の揮散量との関連で何らの技術的意義が認められていなかった
温度範囲に，新たな技術的意義を生じさせ，温度範囲の技術的事項を実質的に変更
したものであり，しかも，そのことは補正前の明細書の記載からみて当業者に自明
の事項とも認められないから，」を加える。
２　当審で追加された当事者の主張等に対する判断
(1)　控訴人は，本件補正が要旨変更に当たらない理由として，分割出願当初明
細書に記載された，発熱体表面温度約７０～１５０℃，吸液芯表面温度約６０～１
３５℃という限定された温度範囲は，ＢＨＴ等を加えていない場合でも，殺虫剤の
蒸散性を安定持続させ得る温度として，控訴人の実験によって特定されたものであ
る旨主張する。しかし，引用に係る原判決「事実及び理由」の「第四　争点に対す
る当裁判所の判断」一２(三)(5)（４９頁１０行目から１１行目まで）のとおり，分
割出願当初明細書【００１９】における上記温度範囲の説明の前の部分で「該加熱
温度は，殺虫剤の種類等に応じて適宜に決定され，特に限定されないが，」と記載
されていることを参酌すると，使用する殺虫剤の種類（ＢＨＴ等配合の有無による
区別を包含する。）によっては，上記温度範囲内でも本件発明の効果が生じない可
能性があることも否定していないようにも読み取れ，そもそも上記記載部分は，温
度範囲の限定により殺虫剤の蒸散性の向上という本件発明の効果が奏されることを
念頭に置いた記載と解することはできないというべきである。
(2)　また，控訴人は，本件発明の審査経過において，本件補正が俎上に載らな
かったこと自体が，本件補正が要旨変更であることが明白であるとはいえないこと
を示している旨主張する。しかし，証拠（甲１８～２４）によると，本件発明に関
する審査，審判手続の中では，本件発明の分割出願の適法性と進歩性が主として争
点とされていて，本件補正が要旨変更である旨の主張は特段なされておらず，その
ためもあって，これに関する特許庁の判断が示されなかったとも考えられるのであ
るから，上記審査，審判手続の経緯をもって本件補正が要旨変更であることが明白
でないことの証左とすることはできない。
　　そして，引用に係る原判決「事実及び理由」の「第四　争点に対する当裁
判所の判断」一２(四)(1)（５４頁５行目から５６頁２行目まで）のとおり，分割出
願当初明細書に記載された発明と本件発明とは，一見して技術的事項が異なってお
り，本件補正は明らかに要旨変更に当たる。しかも，引用に係る原判決「事実及び
理由」の「第四　争点に対する当裁判所の判断」一３の「本件特許の有効性につい
て」（６７頁５行目から６９頁１０行目まで）のとおり，本件発明は，殺虫液にＢ
ＨＴ等の化合物を配合する場合について，先行技術である原出願明細書（乙８）記
載の発明と同一であることも明らかであるから，本件特許に，本件補正当時の特許
法１２３条１項１号，２９条１項３号に基づく無効理由が存することは明白である
というべきである。
(3)　なお，被控訴人は，乙３７において，ＢＨＴ等を添加した場合とそうでな
い場合とで，効率的な揮散率を得るための適切な温度範囲が一致しないことを計算
式によって立証しようとしているが，その計算過程は様々な仮定を前提として成立
するものであって，実験等の検証を経ていない単なる仮説にすぎないものといわざ
るを得ず，これを直ちに採用することはできない。
第４　結論
　以上によれば、その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本件請求
は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
　よって、主文のとおり判決する。
（平成１３年６月５日口頭弁論終結）
　　　　大阪高等裁判所第８民事部
　　　　　　　　裁判長裁判官　　竹原俊一
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　小野洋一
　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　西井和徒

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