戻る

平成１９年（行ケ）第１００３１号審決取消請求事件
平成１９年１０月３１日判決言渡，平成１９年１０月１０日口頭弁論終結
判決
原告エフエムシーコーポレーション
訴訟代理人弁理士斉藤武彦，畑泰之
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人井上彌一，原健司，徳永英男，大場義則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００５−２００３４号事件について平成１８年９月１２日にした
審決を取り消す。
第２当事者間に争いがない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，国際出願日を平成１１年７月２９日とし，発明の名称を「カデュサホス
のマイクロカプセル化製剤」とする発明について特許出願（特願２０００−５６１
８２９号，優先権主張１９９８年〔平成１０年〕７月３０日・米国，以下「本件出
願」という。）したが，平成１７年７月１４日付けで拒絶査定を受けたので，同年
１０月１７日，拒絶査定不服審判を請求し，同日付け手続補正書（甲７）により明
細書を補正（以下「本件補正」という。）をした。
特許庁は，これを不服２００５−２００３４号事件として審理し，平成１８年９
月１２日，本件補正を却下し，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
した。
２各発明の要旨
()本件補正前の，平成１４年８月２８日付け手続補正書により補正された明1
細書（甲１，２。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び
１３に記載された発明（以下，それぞれ「本願発明１」及び「本願発明１３」とい
う。）の要旨（なお，請求項２ないし１２，１４は省略する。）
「【請求項１】（ａ）１以上の乳化剤と泡止め剤を含有する水性相を調製し，
（ｂ）９８重量％以下のカデュサホスと２−３５重量％の第１の多官能性化合物か
らなる水混和性相を調製し，（ｃ）該水混和性相を該水性相中で乳化して水性相中
に水混和性液滴が分散した分散液を調製し，（ｄ）該分散液に１以上の第２の多官
能性化合物の水溶液を該第１の多官能性化合物と界面重合を行うに足る量で加えて
カデュサホスのマイクロカプセルを形成することを特徴とするマイクロカプセル化
したカデュサホス製剤の製造方法。」
「【請求項１３】製剤１リットル当たり約１５０∼約３６０ｇのカデュサホスを
含有し且つマイクロカプセル，約０．７∼約２．５重量％のポリビニルアルコール
及び約０．３∼約０．９重量％の泡止め剤からなる殺虫製剤であって，該製剤がマ
イクロカプセルの水性懸濁液からなり，該マイクロカプセルがカデュサホスからな
る芯のまわりにポリ尿素のさやをもつものであり，該ポリ尿素のさやがＰＭＰＰＩ
と１以上の多官能性アミンとの界面重合で製造されたものであり，そしてカデュサ
ホスの重量％が界面重合用の水混和性相の約５３∼約９２％であり，ＰＭＰＰＩの
重量％が水混和性相の約４∼約２５重量％であり，多官能性アミンがＴＥＴＡ，Ｄ
ＥＴＡ，ＨＤＡ及びそれらの組合せからなる群から選ばれる殺虫製剤。」
()本件補正により補正された明細書（甲７）の特許請求の範囲の請求項１及2
び１３に記載された発明（下線部分が補正箇所である。以下，請求項１に記載され
た発明を「補正発明１」という。）の要旨（なお，請求項２ないし１２，１４は省
略する。）
「【請求項１】（ａ）１以上の乳化剤と泡止め剤を含有する水性相を調製し，
（ｂ）水混和性相の合計重量あたり，５０∼９８重量％のカデュサホスと２∼３５
重量％の第１の多官能性化合物としてのイソシアネートを含有する水混和性相を調
製し，（ｃ）該水混和性相を該水性相中で乳化して水性相中に水混和性液滴が分散
した分散液を調製し，（ｄ）該分散液に１以上の第２の多官能性化合物である多官
能性アミンの水溶液を該第１の多官能性化合物と界面重合を行うに足る量で加えて
カデュサホスのマイクロカプセルを形成することを特徴とするマイクロカプセル化
したカデュサホス製剤の製造方法。」
「【請求項１３】製剤１リットル当たり１５０∼３６０ｇのカデュサホス，０．
７∼２．５重量％のポリビニルアルコール及び０．３∼０．９重量％の泡止め剤か
らなる殺虫製剤であって，該製剤がマイクロカプセルの水性懸濁液からなり，該マ
イクロカプセルが，水混和性相の合計重量当り，５３∼９２重量％のカデュサホス
と４∼２５重量％のイソシアネートを含有する水性混和相に１以上の多官能性アミ
ンを加えて界面重合させて製造されたものであり，多官能性アミンがＴＥＴＡ，Ｄ
ＥＴＡ，ＨＤＡ及びそれらの組合せからなる群から選ばれる殺虫製剤。」
３審決の理由
()審決は，別紙審決記載のとおり，本件補正を却下し，本願発明１が，特開1
昭５０−１３５２３２号公報報（甲８，以下「刊行物Ａ」という。）に記載された
発明（以下「引用発明」という。），平成９年１月発行「最新農薬データブック第
３版」（甲９，以下「刊行物Ｂ」という。）に記載された発明及び特開昭６２−６
７００３号公報（甲１０，以下「刊行物Ｃ」という。）に記載された発明に基づい
て当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規
定により特許を受けることができないとした。
()審決が認定した引用発明は，次のとおりである。2
「分散剤と消泡剤を含有する水性相（フラスコ内容物）に，カプセル壁を形成す
るに必要な反応成分であるイソシアネート化合物と有機リン酸塩化合物であるホス
ホロチオエート殺虫剤（リン酸のチオまたはジチオエステル）とから形成された疎
水相（油相，一番目の漏斗の内容物）を先ず添加して，水性相中に疎水相の液滴が
分散した分散液（水中油エマルジョン）を形成し，次いで同反応成分であるポリア
ミン化合物水溶液（二番目の漏斗の内容物）を添加し，殺虫剤小滴の周りに界面重
合によりカプセル壁を形成させることによるマイクロカプセル製剤の製造方法」
()審決が認定した，本願発明１と引用発明の一致点及び相違点は，それぞれ3
次のとおりである。
ア一致点
「哺乳動物等に対する毒性を低くする目的で毒性殺虫剤をカプセル充填する点で
軌を一にするものであって，その製造方法において，１以上の泡止め剤を含有する
水性相を調製し，９８重量％以下の殺虫剤と２−３５重量％の第１の多官能性化合
物からなる水混和性相を調製し，該水混和性相を該水性相中に添加し，水性相中に
水混和性液滴が分散した分散液を調製し，該分散液に１以上の第２の多官能性化合
物の水溶液を加え，該第１の多官能性化合物と界面重合を行って殺虫剤のマイクロ
カプセルを形成するマイクロカプセル化した殺虫製剤の製造方法」
イ相違点
(ｱ)相違点１
「泡止め剤を含む水性相において，本願発明１が１以上の乳化剤を含有し，水混
和性相を水性相中で乳化して水性相中に水混和性液滴が分散した分散液を調製する
（判決注：原文は「調整しする」）のに対し，刊行物Ａに記載の発明が乳化剤を含
有していること，そして疎水相（水混和性相）を水性相中で乳化することについて
の記載がない点」
(ｲ)相違点２
「第２の多官能性化合物の水溶液の添加量について，本願発明１が第１の多官能
性化合物と界面重合を行うに足る量と特定しているのに対し，刊行物Ａに記載の発
明ではこの添加量について記載がない点」
(ｳ)相違点３
「殺虫剤活性成分が，本願発明１はカデュサホスであるのに対し，引例発明はリ
ン酸のチオ又はジチオエステルである点」
第３原告主張の審決取消事由
審決は，誤って本件補正を却下して，発明の要旨認定を誤り（取消事由１），本
願発明１の進歩性判断を誤り（取消事由２），その結果，本願発明１は，当業者が
容易に発明をすることができたものであるとの誤った結論を導いたものであり，ま
た，その判断には遺脱がある（取消事由３）から，取り消されるべきである。
１取消事由１（補正却下の違法性，発明の要旨認定の誤り）
(1)審決は，請求項１３に係る補正事項について，「多官能性アミンと界面重
合反応してマイクロカプセルを形成するイソシアネートについて，特定のイソシア
ネートである『ＰＭＰＰＩ』（ポリプロピレンポリフェニレンイソシアネート）と
特定されていたものをそのような特定がされていない『イソシアネート』とするも
のであるから，ＰＭＰＰＩ以外のイソシアネートを含むものに拡張されたものであ
る。よって，本件補正は特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる『特許請求の範
囲の減縮』を目的とするものではなく，同１号に掲げる『請求項の削除』，同３号
に掲げる『誤記の訂正』，同４号に掲げる『明りょうでない記載の釈明』を目的と
するものではない。」（３頁第１段落）として，本件補正全体を却下したが，誤り
である。
(2)請求項１３に係る補正は，代理人が誤ってしたものであるが，請求項１３
に係る補正が違法であるとしても，補正が却下されるのは請求項１３に係る補正で
あり，その他の請求項に係る補正についても却下される理由はない。
特許法５３条（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。）には
補正書全体を却下するとの記載は存在しない。「第１７条の２第１項第３号に掲げ
る場合において，・・・補正が同条第３項から第５項までの規定に違反しているも
のと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは・・・決定をもって
その補正を却下しなければならない。」との特許法５３条の規定において，後者の
「その補正」が特許法１７条の２（平成１８年法律第５５号による改正前のもの。
特許法１７条の２，５３条，１５９条について，以下同じ。）第３項から第５項ま
での規定に違反している補正を意味し，違反していない補正を意味しないことは文
理解釈上明らかである。
また，審決は，「本件補正は，特許法第１７条の２第１項第３号に該当する補正
であり」（２頁３０行目）とするが，誤りである。正しくは，特許法１７条の２第
１項４号に該当するものであり，この点でも補正却下の決定は違法である。
()審決は，請求項１に係る発明について，本件補正前の，平成１４年８月２3
８日付け手続補正書により補正された明細書（本件明細書）の請求項１に記載され
た発明（本願発明１）の要旨を認定し進歩性判断を行っているが，誤りであり，本
件補正により補正された明細書の請求項１に記載された発明（補正発明１）の要旨
を認定し，進歩性判断を行うべきである。
２取消事由２（進歩性判断の誤り）
(1)審決は，本願発明１の目的について，「本願発明１は，有機リン酸塩化合
物（Ｓ，Ｓ−ジ−２級−ブチル−Ｏ−エチルホスホロジチオエート）の殺虫剤であ
る，カデュサホスの強い毒性をカプセル化することにより，低下させることを目的
としたものである。」（８頁第２段落）としたが，誤りである。
本件明細書の「このマイクロカプセル化製剤は，非マイクロカプセル化製剤に比
し，殺虫活性又は物理的及び化学的安定性のロスがない。また本発明のマイクロカ
プセル化製剤は色が一定であり，これは市販品が不快な臭気を示さないようにカデ
ュサホスを銅塩で予め処理する場合の水性マイクロエマルジョン製剤ではみられな
い効果である。」（段落【０００５】）との記載によっても，本願発明１及び補正
発明１の主な目的は，非マイクロカプセル化製剤に比し，殺虫活性のロスがなくし
かも毒性を低下させた製剤を提供することにある。これは，従来試みられたマイク
ロカプセル化製剤の多くが殺虫活性のロスを生じていた事実からも，重要な目的で
ある。
しかし，刊行物Ａの実施例には，水性組成物の分散安定性が記載されているにと
どまる。また，刊行物Ａの発明の詳細な説明をみても，マイクロカプセル化による
毒性の低下が記載されるにとどまり，殺虫活性の維持（ロスがない）についての記
載は存在せず，カデュサホスをマイクロカプセル化し，特にポリ尿素皮膜でマイク
ロカプセルにした場合，安全な取り扱い性（毒性の低下）と殺虫活性の維持とが組
み合わされた顕著な効果が得られるという本願発明１及び補正発明１の技術思想は，
刊行物Ａには記載も示唆もされていない。
また，刊行物Ｂは，カデュサホスそのものが公知の農薬であることを示すだけで
マイクロカプセル化についての記載や示唆はないし，刊行物Ｃには，カデュサホス
についての記載や示唆は存在しない。
したがって，殺虫活性の維持と毒性の低下（安全な取り扱い性）の組合せという
本願発明１等の目的は，刊行物ＡないしＣに記載されていない。
(2)審決は，「本願発明１には，本願発明１の製造方法により得られた製剤が
有する効果とされる，従来のカデュサホス製剤と同等の活性をもった上で哺乳動物
に対する毒性が顕著に低いという効果を有していない製剤についての製造方法が含
まれている。してみると，本願発明１は刊行物Ａのカプセル製剤の製造方法に比較
し，活性効果を減少させることなく，哺乳動物等に対する毒性が顕著に低いという
予測し得ない効果が奏されたものとすることはできず，本願発明１が，引用例Ａ∼
Ｃから予測し得ない格別の優れた効果を奏するということはできない。」（１３頁
第３段落∼第４段落）としたが，誤りである。
本件明細書の表７及び８は例７の結果を示すものであり，本件明細書の「表７及
び８に示すテスト結果は，すべてのカデュサホスＣＳ製剤がトマト上の線虫の抑制
に有効であり，製剤間には明瞭な差がないことを示している。」（段落【００３
８】），「テスト結果は，本発明のカデュサホスＣＳ製剤はカデュサホス１００Ｍ
Ｅ製剤と同等か又はわずかに多く活性が残っていることを示している。」（段落
【００３９】）との顕著な効果は，当業者にとって予想外の効果であり，刊行物Ａ
ないしＣには記載も示唆もされていない。
本願発明１は，製造方法の形式をとっているが，カデュサホスのマイクロカプセ
ル化が予期せざる顕著な効果を示すことを見出した点に大きな特徴があり，審決は
判断を誤っている。
この点について，被告は，具体的に好適な効果が示されているのは，本願発明１
の製造方法のうち，ごく一部の特定された実施態様のもののみであり，本願発明１
全体の作用効果は，何ら示されていない旨主張する。
しかし，被告は，ごく一部の特定の実施態様以外について，本願発明１の目的・
効果を示さないことを立証していない。目的・効果が確認されている実施態様が特
許請求の範囲に記載された発明全体を裏付けるに足りるものかどうかは，明細書の
記載要件，すなわち，特許法３６条の問題である。そして，記載不備に基づいて出
願を拒絶しない以上，目的・効果を確認した実施態様が全体のごく一部であっても，
発明全体の目的・効果は裏付けられているとすべきである。被告の上記主張は，適
用条文を誤ったものである。
また，被告は，本件明細書の実施例に示したデータのうちのごく一部に優位な結
果を示さないデータが存在する旨主張する。
しかし，化学的発明の実験において，良いデータと悪いデータが混在することは
ごく自然のことである。典型的な化学発明を例示すると，「化合物ＡとＢを接触さ
せて反応させる公知の化合物Ｃの製造方法」の発明が，高収率で化合物Ｃを与える
と主張している特許出願であっても，反応温度や反応溶媒や原料モル比，さらには
原料純度等を適正なポイントで選択して実験しない限り，高収率で化合物Ｃを与え
ないことは，化学常識に属する。しかし，高収率をもたらすためのすべての条件を
請求項に記載しない限り，発明全体としての目的・効果は達成しないとは認定され
ないのが，審査慣行であり，これは，化学的発明の本質から当然のことである。ま
た，米国の特許出願では，一般的な論文等と同様，悪いデータが一部混在する場合
でも，原則として，それらを隠匿せずに提出することが出願人の正義として求めら
れる。本件出願は，米国出願の優先権を主張した出願であることから，それらのデ
ータも隠匿することなく明細書に記載して出願した。
化学的発明にとって，評価は，データに基づく全体的な評価であるべきであり，
本件明細書（段落【００３８】，【００３９】）には，そのような全体的評価が記
載されている。必然的に悪いデータも混在する化学的発明の実験結果において，出
願人が善意でそれらのデータも隠匿せずに提出した場合に，隠匿しなかった事実を
もとに当該発明は目的・効果を達成しないと認定するのは，立法趣旨に反するもの
である。
(3)本件出願に対応する出願は，多くの国で既に特許として成立していて，特
許が成立していないのは，本願発明１等だけである。
すなわち，本件出願に対応する出願は，米国では米国特許第６，４４０，４４３
号として，ヨーロッパではヨーロッパ特許第１１００３３６号として特許が成立し
ている。米国特許の審査過程では，引用例の一つとして，刊行物Ａに対応する米国
特許第４，１０７，２９２号が引用されながら，特許が成立している。このような
事実は，公知文献に開示されている技術事項についての当業者の客観的判断の典型
例として評価されるべきであり，当業者にとり，本願発明１等を刊行物ＡないしＣ
に記載された発明から，容易には発明できないことを示している。
３取消事由３（判断遺脱）
(1)審決は，「本願の請求項１に係る発明は，特許法第２９条第２項の規定に
より，特許を受けることができないので，本願は，請求項２∼１４に係る発明を検
討するまでもなく拒絶されるべきものである。」（１４頁第４段落）として，請求
項２以下の請求項に係る発明について判断をしておらず，判断の遺脱がある。
()審決のように，請求項１に係る発明についてだけ審査を行い，請求項２以2
後について審査を行わないということは，多項制を採用した立法趣旨に反する。出
願人はすべての請求項について審査請求料を支払っているのであるから，すべての
請求項について，審査を受ける権利を有する。
特に，複数の請求項や，複数の独立請求項を有する出願については，請求項１に
係る発明が最も特許性が低いとするのが一般的であり，請求項２以後の請求項に係
る発明に，特許されるべき発明が存在する蓋然性が高い。
多項制を採用する多くの国では，審決段階でも，それぞれの請求項について特許
性についての判断がなされている。
審決は，請求項２以下の請求項に係る発明についての判断をしていないから，判
断の遺脱があり，違法である。
第４被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１取消事由１（補正却下の違法性，発明の要旨認定の誤り）に対して
()原告は，請求項１３に係る補正が違法であるとしても，却下されるのは請1
求項１３に係る補正であり，その他の請求項に係る補正も却下されるべき理由はな
い旨主張するが，失当である。
補正について，特許法５３条には，「第１７条の２第１項第３号に掲げる場合に
おいて，願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第３項から第５項
までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められ
たときは，・・・決定をもつてその補正を却下しなければならない。」と規定され
ており，特許請求の範囲に記載された請求項ごとに却下すべきである旨，あるいは，
補正事項ごとに却下すべきである旨の記載は一切なく，補正全体を一体のものとし
て却下すべきものである。
したがって，最後の拒絶理由通知に対応する補正又は拒絶査定不服審判請求時の
補正で特許請求の範囲についてする補正において，一つの補正書に複数の補正事項
に係る補正が含まれている場合であっても，そのうちのいずれか一つでも特許法１
７条の２第３項ないし第５項の規定に違反して，補正をすることができないもので
あるときは，特許法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条の規定は，
その補正事項全体を補正却下すべきことを規定しているものと解すべきである。
本件において，請求項１３に係る補正事項は，特許法１７条の２第４項に規定に
違反するもので，許されるものではなく，全体として補正をすることができないも
のであるから，補正前の請求項１を補正後の請求項１にする手続部分も補正をする
ことができない。
(2)原告は，審決に摘示した補正の根拠条文が異なり，審決が違法である旨主
張するが，失当である。
審決は，本件補正について，特許法１７条の２第１項３号に該当する補正である
としたが，本件の審判請求日は，平成１７年１０月１７日であるから，平成１６年
１月１日以降に請求された拒絶査定不服審判事件に適用される平成１５年法律第４
７号により，特許法１７条の２第１項４号に該当する補正とするのが正しい。しか
し，この条文の記載は，本件補正が拒絶査定不服審判請求時の補正であることを表
示するために示したものであって，その誤りにより，補正却下の決定の判断が異な
ることにはならない。
()原告は，審決が，請求項１に係る発明の要旨を平成１４年８月２８日付け3
手続補正書により補正された明細書（本件明細書）の請求項１に記載された発明と
認定しているのは誤りである旨主張する。
しかし，本件補正についての補正却下の決定に誤りはないので，審決が，請求項
１に係る発明は，本件明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により
特定されるとおりのものであると認定したことに誤りはない。
２取消事由２（進歩性判断の誤り）に対して
()原告は，本願発明１の目的について，本件明細書の段落【０００５】の記1
載によれば，非マイクロカプセル化製剤に比し，殺虫活性のロスがなくしかも毒性
を低下させた製剤を提供することにあり，本願発明１の目的についての審決の認定
が誤りである旨主張する。
しかし，本願発明１が殺虫活性を有するカデュサホスの強い毒性をカプセル化す
ることにより，毒性を低下させるものであれば，カプセル化された製剤は殺虫剤と
して使用するものであるから，有効な殺虫活性を有すること，つまり，殺虫活性の
維持，殺虫活性のロスがないことは必然的に要求されている。そうすると，審決が，
カプセル化された製剤の目的は毒性を低下するものとして，特に殺虫活性の維持
（殺虫活性のロスがないこと）について明記していなかったとしても，この点にお
いて実質上の差異はなく，発明の目的の認定を誤っているものではない。
そして，審決は，本願発明１の効果について，非マイクロカプセル化製剤に比し，
殺虫活性のロスがないこと（殺虫活性の維持）と毒性を低下させる点について検討
しており，発明の目的として殺虫活性のロスがないこと（殺虫活性の維持）を明記
しなかったとしても，審決の結論は異ならない。
()原告は，引用発明においては，水性組成物中での安定性が評価されている2
にとどまり，カデュサホスをマイクロカプセル化，特にポリ尿素皮膜でマイクロカ
プセルにした場合，安全な取り扱い性（毒性の低下）と殺虫活性の維持との組み合
わされた顕著な効果については，刊行物ＡないしＣに記載も示唆もされていない旨
主張する。
しかし，マイクロカプセル化の製造方法の各工程それ自体について，本願発明１
と引用発明に技術的意義のある差異はない。
そして，毒性低下の目的で毒性化合物をポリマーによりカプセル入りとすること
は当業者によく知られているものであるから，毒性のあるカデュサホスにおいても，
毒性低下の目的でポリマーによりカプセル入りとする程度のことは当業者であれば
当然考えるものであって，しかも，刊行物Ａによれば，カデュサホスと有機リン酸
塩化合物である点で類似するリン酸のチオ又はジチオエステルであるホスホロチオ
エート殺虫剤のマイクロカプセル製剤の製造方法が知られており，特にそのリン酸
のジチオエステルとしてＯ−エチル−Ｓ，Ｓ−ジプロピルホスホロジチオエート
（モキャップ）が例示されているので，モキャップに比しリン酸のジチオエステル
のエステルのアルキル基の炭素数が１つ大きいにすぎない程度の構造が極めて類似
している，低毒化が望まれていたカデュサホスに刊行物Ａに記載の製造方法を単に
適用して，カデュサホスのカプセル化製剤を製造してみる程度のことは，当業者で
あれば容易に想到し得るものといえる。
()原告は，本願発明１は製造方法の形式をとっているが，カデュサホスのマ3
イクロカプセル化が予期せざる顕著な効果を示すことを見出した点に大きな特徴が
あり，審決は本願発明１の効果についての判断を誤っている旨主張するが，失当で
ある。
本願発明１の構成（特定事項）は容易に想到し得るものであるから，このような
発明に対して，それが有する効果を根拠として進歩性があるとされるためには，そ
の発明の現実に有する効果が，当該構成（特定事項）のものの効果として予想され
るところと比べて格段に異なることを要するものであるが，本願発明１の効果は格
段に異なるものでない
まず，原告は，本願発明１はカデュサホスのマイクロカプセル化により，殺虫活
性の維持と毒性の低下（安全な取り扱い性）とが組み合わされた顕著な効果を有す
るものである旨主張する。しかし，本件明細書において，本願発明１のカデュサホ
スＣＳ製剤の毒性と殺虫活性データが記載されているのは，実施例（表７，８及び
９を含む）によれば，本願発明１の構成である第１の多官能性化合物として，ＰＭ
ＰＰＩ（ポリメチレンポリフェニルイソシアネート）を用い，第２の多官能性化合
物として，ＴＥＴＡ（トリエチレンテトラミン），ＤＥＴＡ（ジエチレンテトラミ
ン），ＨＤＡ（１，６−ヘキサンジアミン）を用いて界面重合させたポリ尿素から
なるマイクロカプセル皮膜のもののみである。つまり，具体的に好適な効果が示さ
れているのは，本願発明１の製造方法のうち，ごく一部の特定された実施態様のも
ののみである。マイクロカプセル皮膜の原料成分の特定が何もなされていない多官
能性化合物を界面重合させてマイクロカプセル化したものを規定している本願発明
１全体の作用効果については，何ら示されていない。そして，マイクロカプセルの
皮膜からの有効成分の放出性能，透過性能はマイクロカプセルの皮膜に用いる材料
（高分子化合物の種類，組成等）の性質に左右され，マイクロカプセル化した製剤
における有効成分に基づく毒性と活性は，当然，マイクロカプセルの皮膜に用いる
材料により異なるから，マイクロカプセル皮膜のごく一部の特定の実施態様のもの
に毒性の低下と殺虫活性の維持の効果があったからといって，マイクロカプセル皮
膜の材料が異なる上記特定の実施態様でないものの場合にも，特定の実施態様のも
のと同様な毒性の低下と殺虫活性の維持の効果があったものとすることはできない。
また，本件明細書の表７のレート（Ｋｇ／Ｈａ）が０．２５であるときの製剤，
ＢＢ，ＢＢ−１，ＣＣ，ＦＦの評価，表８のレート（Ｋｇ／Ｈａ）が０．２５であ
るときの製剤ＢＢ，ＢＢ−１，ＣＣ，ＦＦの評価の数値は，公知の非マイクロ化カ
デュサホス１００ＭＥ製剤の評価の数値が０であるのに対し，０より高い（数値が
低いほど好結果を示す）こと，及び，表９の製剤ＰＢ−Ｃ１４Ｕ−ＮＤ及び製剤Ｅ
の８４日目の致死率はカデュサホス１００ＭＥ製剤の致死率に比べて低いことから
すると，特定の実施態様の製剤においてすら，非マイクロカプセル化製剤であるカ
デュサホス１００ＭＥ製剤と同等の効果を有していない。
()補正発明１も格別な効果を奏するものではない。補正発明１についても，4
具体的に好適な効果が示されているのは，補正発明１の製造方法のうち，ごく一部
の特定された実施態様のもののみであるし，特定の実施態様に関する実施例におい
ても，上記()と同様，従来のカデュサホス製剤と同等の活性を有していない製剤3
についての製造方法が含まれている。
さらに，本件補正後の明細書等には，特に活性成分の種類，さやの成分のポリマ
ーの種類や組成，カプセル化方法が異なるものと比較したデータは何も示されてお
らず，また，補正発明１の構成（特定事項）と効果の関係を理論的に示す記載もな
い。したがって，特定のポリ尿素以外のさやの成分からなる他のポリマーや他のカ
プセル化方法を用いた製造方法に比較し，カデュサホスを限定された工程の組合せ
からなるマイクロカプセル化方法と組み合わせることにより，極めて例外的に，補
正発明１により得られたマイクロカプセル化製剤において，殺虫活性のロスがなく，
毒性が顕著に低いという効果が奏されたとすることはできない。
３取消事由３（判断遺脱）に対して
()原告は，審決が，請求項２ないし１４に係る発明についての判断を欠いて1
いるから違法である旨主張するが，失当である。
()特許法４９条は，「審査官は，特許出願が次の各号のいずれかに該当する2
ときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と
規定している。この規定は，一つの特許出願に複数の請求項に係る発明が含まれて
いる場合であっても，そのうちのいずれか一つでも特許法２９条等の規定に基づき
特許をすることができないものであるときは，その特許出願全体を拒絶すべきこと
を規定している。
したがって，本件において，審決が，本願発明１が特許法２９条２項の規定に基
づき特許をすることができないものであるとして，請求項２以後の請求項２ないし
１４に係る発明について判断しなかったこと，つまり審理せず，理由を示さなかっ
たことは違法ではない。
原告主張のように，多項制を採用する多くの国で審決段階でもそれぞれの請求項
について判断がなされているとしても，我が国における審決が違法であることと関
係があるものではない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（補正却下の違法性，発明の要旨認定の誤り）について
()ア審決は，請求項１３に係る補正事項について，「多官能性アミンと界面1
重合反応してマイクロカプセルを形成するイソシアネートについて，特定のイソシ
アネートである『ＰＭＰＰＩ』（ポリプロピレンポリフェニレンイソシアネート）
と特定されていたものをそのような特定がされていない『イソシアネート』とする
ものであるから，ＰＭＰＰＩ以外のイソシアネートを含むものに拡張されたもので
ある。よって，本件補正は特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる『特許請求の
範囲の減縮』を目的とするものではなく，同１号に掲げる『請求項の削除』，同３
号に掲げる『誤記の訂正』，同４号に掲げる『明りょうでない記載の釈明』を目的
とするものではない。」（３頁第１段落）とした上で，請求項１３に係るものも含
めた平成１７年１０月１７日付け手続補正書による補正である本件補正を却下した
のに対し，原告は，請求項１３に係る補正は，代理人が誤ってしたものであるが，
請求項１３に係る補正が違法であるとしても，補正が却下されるのは請求項１３に
係る補正であり，その他の請求項に係る補正についても却下される理由はないとし
て，審決の判断が誤りである旨主張する。
イ特許法１７条１項は，「手続をした者は，事件が特許庁に係属している
場合に限り，その補正をすることができる。ただし，次条から第１７条の４までの
規定により補正をすることができる場合を除き，願書に添付した明細書，特許請求
の範囲，図面・・・・について補正をすることができない。」と，同条４項は，
「手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには，次条第２項に規定する場合を
除き，手続補正書を提出しなければならない。」としている。そして，同法１７条
の２第１項は，「特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，
願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
ただし，第５０条の規定による通知を受けた後は，次に掲げる場合に限り，補正を
することができる。１・・・４拒絶査定不服審判を請求する場合において，その
審判の請求の日から３０日以内にするとき。」と規定する。さらに，同法５３条１
項は，「第１７条の２第１項第３号に掲げる場合において，願書に添付した明細書，
特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第３項から第５項までの規定に違
反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは，審査
官は，決定をもってその補正を却下しなければならない。」と規定し，同法１７条
の２第４項は，「前項に規定するもののほか，第１項第３号及び第４号に掲げる場
合において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするもの
に限る。・・・」と規定する。
そして，同法１５９条１項は，拒絶査定不服審判において，同法５３条１項の
「第１７条の２第１項第３号」を「第１７条の２第１項第３号又は第４号」と読み
替えるなどして準用する旨を規定している。
このように，特許法は，手続をした者が補正をすることができることや補正が可
能な時期等を定めるとともに，一定の要件がある場合は，補正を却下しなければな
らないとしているのであるが，上記各規定の文言及び補正の内容は補正をする者が
決めることに照らしても，特段の事情がない限り，一つの手続補正書によりされた
特許請求の範囲の減縮に係る補正（同法１７条の２第４項２号）は，補正事項ごと，
又は，請求項ごとに補正としてとらえられるものではなく，補正手続をした者は一
体として補正をしているものとして，特許請求の範囲に対する一つの補正として扱
われ，一定の要件がある場合は，その補正を却下しなければならないものと解する
ことができる。
ここで，本件補正のうち，請求項１３に係る部分は，特許法１７条の２第４項に
掲げる事項のいずれをも目的とするものではないことは審決のとおりであるから，
平成１７年１０月１７日付け手続補正書による，明細書に対する一つの補正として
扱われる本件補正は，同項の規定に違反しているものであり，本件補正は，却下す
ることができる。これと同旨の審決に原告主張の誤りはない。
この点について，原告は，特許法５３条には補正書全体を却下するとの記載は存
在せず，同条の「第１７条の２第１項第３号に掲げる場合において，・・・補正が
同条第３項から第５項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄
本の送達前に認められたときは・・・決定をもってその補正を却下しなければなら
ない。」との規定における後者の「その補正」が同法１７条の２第３項から第５項
までの規定に違反している補正を意味し，違反していない補正を意味しないことは
文理解釈上明らかである旨主張する。しかし，上記規定における補正は，補正事項
ごと又は請求項ごとのものをいうものではなく，同法５３条において却下しなけれ
ばならない補正も，特定の補正事項に係る補正部分ではないと解され，原告が主張
するような解釈が文理上当然に認められるものではないから，原告の主張は採用で
きない。
(2)審決は，「本件補正は特許法第１７条の２第１項第３号に該当する補正で
あり」（２頁３０行目）としたのに対し，原告は，本件補正は，特許法１７条の２
第１項４号に該当するものであり，審決の摘示が誤りである旨主張する。
本件補正は，「拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日
から３０日以内にするとき。」の補正であるから，特許法１７条の２第１項４号に
該当する補正であり，この点，審決の摘示には誤りがあるが，審決の判断内容に照
らしても，審決は，本件補正について，「拒絶査定不服審判を請求する場合におい
て，その審判の請求の日から３０日以内にするとき。」に該当するものとした上で，
その後の判断を行っていることは明らかであるから，審決の誤りは条項の摘示の誤
りであり，その結論に影響するものでなく，また，本件補正に係る審決の判断に誤
りがないことは，上記のとおりである。そして，本件補正が，「拒絶査定不服審判
を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日以内にするとき。」にさ
れた補正であることは，本件補正の時期からも，審決の内容からも，審判請求人
（原告）にとっても明らかであったことである（被告が条文の摘示の誤りを被告準
備書面で指摘する前，原告は，準備書面において，本件審判が拒絶査定不服審判の
際にされたものであることを前提として取消事由の主張をしていたことは，当裁判
所に顕著である。）。したがって，上記誤りが，審決を取り消すべき瑕疵であると
は認められない。
(3)原告は，審決は，請求項１に係る発明について，本件補正前の，平成１４
年８月２８日付け手続補正書により補正された明細書（本件明細書）の請求項１に
記載された発明（本願発明１）の要旨を認定し進歩性判断を行っているが，誤りで
あり，本件補正により補正された明細書の請求項１に記載された発明（補正発明
１）の要旨を認定し，進歩性判断を行うべきである旨主張する。
原告の主張は，請求項１に係る補正事項を含む本件補正を却下したことが違法で
あることを前提とするものであるところ，その前提において誤りであるから，採用
の限りではない。
(4)したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（進歩性の判断の誤り）について
()審決は，本願発明１の目的について，「本願発明１は，有機リン酸塩化合1
物（Ｓ，Ｓ−ジ−２級−ブチル−Ｏ−エチルホスホロジチオエート）の殺虫剤であ
る，カデュサホスの強い毒性をカプセル化することにより，低下させることを目的
としたものである。」（８頁第２段落）としたのに対し，原告は，本願発明１の主
な目的は，非マイクロカプセル化製剤に比し，殺虫活性のロスがなく，しかも毒性
を低下させた製剤を提供することにある旨主張し，この目的は，引用された刊行物
に記載されていない旨主張する。
ア本件明細書には，以下の記載がある。
(ｱ)「【従来の技術とその課題】有機リン酸塩化合物，Ｓ，Ｓ−ジ−２級
−ブチル−Ｏ−エチルホスホロジチオエート（カデュサホスｃａｄｕｓａｆｏｓ）
は有効な殺虫剤／殺線虫剤である。たとえば現在市販されている１００ｇ／リット
ルのカデュサホスの水性マイクロエマルジョン製剤はこの製剤を取り扱ったり散布
する際には人体を完全に保護することが必要とされている。これら製剤のラベルに
はまた哺乳動物，魚，節足動物及び鳥に対し毒性が強いことも示されている。従っ
て，殺虫剤／殺線虫剤としての効力を維持しながら哺乳動物，鳥，魚及びその他の
有機体に対する毒性を低下したカデュサホス製剤の開発が望まれている。これらの
製剤は人に対する安全性を改善しまたこの化合物の使用に伴う環境への悪影響を最
小化することができる。」（段落【０００２】）
(ｲ)「【課題を解決するための手段】本発明によれば，他の効果のなかで
も非標的有機体に対し低いか又は温和な毒性をもつ殺虫剤として有効なカデュサホ
スのマイクロカプセル化製剤が提供される。本発明の第１は，カデュサホスの芯の
まわりのポリ尿素のさやをもつマイクロカプセルの水性懸濁液からなる製剤に関す
る。ポリ尿素のさやはポリイソシアネートと１以上の多官能性アミンの界面重合で
つくられ，このポリ尿素のさやは同じか又はより低いカデュサホス濃度をもつ公知
の水性マイクロエマルジョンカデュサホス製剤に比し，前記した製剤の哺乳動物毒
性が低いように，カデュサホスに対し十分に不透過性である。本発明はまた粒状キ
ャリアに付着したカデュサホスを含有する前記マイクロカプセルからなる粒状カデ
ュサホス製剤に関する。本発明はまた前記の水性カプセル懸濁液（ＣＳ）又は粒状
マイクロカプセル化カデュホス製剤の製造方法に関する。本発明のマイクロカプセ
ル化カデュサホスは哺乳動物に対する経皮，経口及び吸入毒性が低く，この殺虫剤
の取扱い及び使用をより安全にする。米国環境保護局（ＥＰＡ）のガイドラインに
従うと，本発明の製剤は同じ活性成分の非マイクロカプセル化液体製剤（これはカ
テゴリーに評価される）の２倍の濃度でカテゴリー（警告）又はカテゴリーIIII
（注意）に評価される。このマイクロカプセル化製剤は，非マイクロカプセルIII
化製剤に比し，殺虫活性又は物理的及び化学的安定性のロスがない。また本発明の
マイクロカプセル化製剤は色が一定であり，これは市販品が不快な臭気を示さない
ようにカデュサホスを銅塩で予め処理する場合の水性マイクロエマルジョン製剤で
はみられない効果である。」（段落【０００３】∼【０００５】）
イこれらの記載によれば，本願発明１は，原告の主張のとおり，殺虫活性，
物理的，化学的安定性のロスがなく，殺虫剤としての抗力を維持しながら，ほ乳動
物等の非標的有機体に対する毒性が低い製剤の製剤方法を提供することにあると認
められる。
ウ他方，刊行物Ａには，「活性成分がホスホロチオエート殺虫剤である
農業噴霧用水性組成物において，殺虫剤としてリン酸のチオまたはジチオエステル
を用い；・・・殺虫剤が架橋したポリアミド，ポリ尿素またはその混合物からなる
%壁の中にカプセル充填されており，・・・組成物全量の約０．１∼０．５重量
を占めるキサンタンガムが殺虫剤カプセルの均一かつ比較的安定な分散を助けてい
ることを特徴とする組成物。」（特許請求の範囲），「本発明は，分散剤としてキ
サンタンガムを使用しているポリマーカプセル入り殺虫剤の水性分散液に関する。
農業用の様々な殺虫剤が，混虫，ダニのほとんどの種に高度に毒性であることは知
られている。しかし，これら物質の多く（例えばホスホロチオエート，ホスホロジ
チオエート)は人間を含む高等動物に有毒であり，有毒殺虫剤が噴霧された場所で
働く労働者が被害を受け，死亡したこともあることが多数報告されている。致死量
が肌を通じて吸入され，あるいは吸収されることがある。最近の開発により，有毒
殺虫剤・殺菌剤の多くはポリマー，特にポリアミドによりカプセル入りとされてい
る。例えば，メチルパラチオンはポリアミド−ポリ尿素混成重合皮膜にカプセル充
填されており，このカプセルは水性分散液として市販されている・・・これら物質
の取り扱いにおける安全性という観点から，カプセル充填は特に意義深い。」（１
頁右上欄２行目∼２頁左上欄８行目）との記載がある。
これによれば，刊行物Ａには，ホスホロチオエート，ホスホロジチオエート等の
殺虫剤について，人間を含む高等動物に有毒であること，殺虫剤が人間を含む高等
動物にも有毒であること，取り扱いの安全性の観点からカプセル充填が興味深いこ
とが記載され，引用発明は，ほ乳動物などに対する毒性を低くする目的で殺虫剤を
カプセル充填するものであることが認められる。
ここで，刊行物Ａに記載されているのは，殺虫剤であるところ，殺虫剤は，その
本来の目的に照らしても，殺虫活性が維持されなければならないことは自明であり，
殺虫剤において，殺虫剤の安全性を図る際には，殺虫活性の可能な限りの維持を内
在する目的として当然に有していたものであるということができる。
したがって，刊行物Ａに，明示的には，殺虫剤における毒性の低下についてのみ
記載されていても，そこに記載されている発明において，殺虫活性の可能な限りの
維持を目的としていたことは当然であり，この点において，本願発明１と異なると
ころはなく，本願発明１の目的と引用発明の目的が異なることはない。審決は，
「本願発明１は，有機リン酸塩化合物（Ｓ，Ｓ−ジ−２級−ブチル−Ｏ−エチルホ
スホロジチオエート）の殺虫剤である，カデュサホスの強い毒性をカプセル化する
ことにより，低下させることを目的としたものである。」（８頁第２段落）として
いるが，本願発明１における当然の目的を記載していないだけであり，また，「両
者（判決注：本願発明１と引用発明）は，哺乳動物等に対する毒性を低くする目的
で毒性殺虫剤をカプセル充填する点で軌を一にする」（審決９頁最終段落）とする
が，これらも殺虫剤が有する当然の目的については本願発明１と引用発明がともに
有していることを前提として，両発明の目的を記載したものであり，これらの審決
の認定に誤りがあるとはいえず，審決の誤りをいう原告の主張は失当である。
エ刊行物Ａの製剤の方法において，カデュサホスの使用は記載されていな
いが，審決はその点を相違点３として認定している。そして，刊行物Ｂには，カデ
ュサホスが記載されているところ，刊行物Ａの記載やその構成に照らしても，刊行
物Ａの殺虫剤として，カデュサホスを採用することは当業者が容易に想到すること
ができたといえるし，また，本件明細書の記載に照らしても，刊行物Ａに記載され
た毒性低下手段としてのマイクロカプセル化技術をカデュサホスに適用するに当た
り，特にカデュサホスに固有の困難性があるというべきものはないと認められ，本
願発明１の各構成は，引用発明及び刊行物Ｂ等に基づいて，当業者が容易に想到す
ることができたものと認められる。
(2)審決は，「本願発明１には，本願発明１の製造方法により得られた製剤が
有する効果とされる，従来のカデュサホス製剤と同等の活性をもった上で哺乳動物
に対する毒性が顕著に低いという効果を有していない製剤についての製造方法が含
まれている。してみると，本願発明１は刊行物Ａのカプセル製剤の製造方法に比較
し，活性効果を減少させることなく，哺乳動物等に対する毒性が顕著に低いという
予測し得ない効果が奏されたものとすることはできず，本願発明１が，引用例Ａ∼
Ｃから予測し得ない格別の優れた効果を奏するということはできない。」（１３頁
下から第３段落）としたのに対し，原告は，本願発明１が，予期せざる顕著な効果
を有する旨主張する。
ア本件において，前記()のとおり，刊行物Ａのマイクロカプセル化の方法1
をカデュサホスに適用することは当業者にとって容易であったと認められる。
このように出願に係る発明を特定する構成について当業者が容易に想到すること
ができたといえる場合であっても，同発明が奏する効果が，当業者がその構成のも
のとして予測し得る効果と比較して顕著なものである場合には，当該発明について，
当業者はそのような効果を有する発明として容易に想到することができたとはいえ
ないすることが相当である。
本件において，刊行物Ａには，ほ乳動物等に対する毒性を低くする目的で殺虫剤
をカプセル充填することが記載されているが，前記のとおり，刊行物Ａに記載され
た発明（引用発明）に内在する目的からも，殺虫活性の可能な限りの維持と毒性の
低下という効果は，引用発明においても奏することが期待されたといえる効果であ
る。したがって，刊行物Ａに記載された方法を，刊行物Ｂにおいて農薬として記載
された公知の殺虫剤成分であるカデュサホスに適用した場合における，殺虫活性の
可能な限りの維持と毒性の低下という効果は，当業者が予期し得たものであるとい
える。
そうすると，原告が本願発明１の効果として主張する，殺虫活性の可能な限りの
維持と毒性の低下という効果は，本願発明１の構成のものとして，当業者が予測し
得るものともいえ，その効果自体を直ちに当業者の予測し得ないものであるという
ことはできない。
原告は，本願発明１の効果が顕著な効果であることをいうのであるが，本願発明
１の構成のものとして当業者が予測し得る効果と比較してどのように顕著であるか，
すなわち，公知の農薬のマイクロカプセル化の構成のものと比較して本願発明１が，
どのような点において，顕著な効果を奏するものであるかについて，主張，立証は
ない。原告は，本件明細書の表７及び８の結果などから，本願発明１の効果が顕著
である旨主張するのであるが，これらの表は，本願発明１の効果とマイクロカプセ
ル化されていない製剤であるカデュサホス１００ＭＥとの比較であるから，本願発
明１の構成のものとして，いいかえれば，公知の農薬のマイクロカプセル化の構成
のものとして，当業者が予測し得る効果に比べどのように顕著であるかについての
根拠となるものではない。
そして，本願発明１は，多官能性化合物を界面重合させてマイクロカプセル化す
る製剤の製剤方法であるが，有効成分に基づく毒性及び活性は，マイクロカプセル
の皮膜からの有効成分の放出性能，透過性能によるものであり，それらの性能は，
マイクロカプセルの皮膜に用いる高分子化合物の種類，組成，皮膜形成のための界
面重合条件等に左右されるものと認められるところ，本願発明１においては，マイ
クロカプセルの皮膜に用いる高分子化合物の種類，組成等の性質の特定はされてい
ない。そのような本願発明１が，公知のマイクロカプセル化製剤法の方法と比較し
て，顕著な効果を奏するものとは直ちには認められない。
したがって，本願発明１は，本願発明１の構成のものとして当業者が予測し得る
効果と比較して，顕著な効果を奏するものとは認められず，本願発明１の容易想到
性の判断において，本願発明１は顕著な効果を奏するとは認められないとした審決
に誤りはなく，原告主張は採用できない。
イ被告が，具体的に好適な効果が示されているのは，本願発明１の製造方
法のうち，ごく一部の特定された実施態様のもののみであり，本願発明１全体の作
用効果は，何ら示されていないこと，本件明細書の実施例に示したデータに優位な
結果を示さないデータが存在することを主張するのに対し，原告は，特定の実施態
様以外について，本願発明１の目的・効果を示さないことを被告が立証していない
こと，目的・効果が確認されている実施態様が特許請求の範囲に記載された発明全
体を裏付けるに足るものかどうかは，明細書の記載要件，すなわち，特許法３６条
の問題であること，化学的発明の実験において，良いデータと悪いデータが混在す
ることはごく自然なことであることを挙げ，被告主張が失当である旨主張する。
しかし，当該構成のものとして当業者が予測し得る効果と比較して顕著な効果を
奏する場合，当該発明は，当業者が容易に想到することができたとはいえないので
はあるが，本願発明１がそのような顕著な効果を奏すると認められないこと，した
がって，容易想到性の判断において，本願発明１について，顕著な効果を奏すると
は認められないとした審決に誤りはないことは，上記アのとおりである。
そして，出願に係る発明の構成のうち，ごく限定された実施態様についてだけそ
の効果が示されているが，技術常識に照らせば，その効果が，出願に係る発明とし
て記載された構成に含まれるものすべてについて及ぶと推測することができないよ
うな場合，出願に係る発明として記載された構成に含まれるものすべてについて，
効果を根拠として，その構成に想到することが容易であるといえないとすることは
できないのであり，審決は，その趣旨で，本件明細書に記載されている効果が示さ
れているのがごく一部の実施態様に限定されることを指摘したものと解することが
でき，これはいわゆる記載要件の不備とは別の問題であって，原告の主張は，採用
することはできない。また，前記のとおり，本件においては，公知の農薬のマイク
ロカプセル化の構成のものと比較して，本願発明１が，どのような点において，顕
著な効果を奏するものであるかが問題となるのに，本件明細書においては，そのよ
うな効果に係る記載はないといえるのであるから，化学的発明の実験において，良
いデータと悪いデータが混在することはごく自然なことなどをいう原告の主張は，
結論を左右するものではない。
()原告は，本件出願に対応する出願は，多くの国で既に特許として成立して3
いて，特許が成立していないのは，本願発明１等だけであるとか，米国特許の審査
過程では，引用例の一つとして，刊行物Ａに対応する米国特許第４，１０７，２９
２号が引用されながら，特許が成立していることを挙げる。
しかし，他国における特許成立の事実が，直接我が国における判断を左右するも
のではなく，本願発明１について，審決の判断に原告主張の誤りのないことは，上
記のとおりである。
()したがって，原告主張の取消事由２は採用できない。4
３取消事由３（判断遺脱）について
(1)審決は，「本願の請求項１に係る発明は，特許法第２９条第２項の規定に
より，特許を受けることができないので，本願は，請求項２∼１４に係る発明を検
討するまでもなく拒絶されるべきものである。」（１４頁第４段落）としたのに対
し，原告は，請求項２以下の請求項に係る発明について判断をしていないとして，
審決に判断の遺脱がある旨主張する。
(2)特許法４９条は，「審査官は，特許出願が次の各号のいずれかに該当する
ときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と
規定している。この規定に，同法５１条の「特許出願について拒絶の理由を発見し
ないときは，特許をすべき旨の査定をしなければならない。」との規定も併せ考慮
すると，特許法は，特許出願の場面においては，一つの特許出願に対して，拒絶査
定か特許査定かのいずれかの行政処分をなすべきことを規定していると解すること
ができるのであり，複数の請求項に係る発明が含まれている場合には，そのうちの
一つの請求項に係る発明について，特許をすることができないものであるときには，
当該出願を拒絶査定することができると解し得る。
本件においては，請求項１に係る発明である本願発明１が特許法２９条２項の規
定に基づき特許をすることができないものであることは，前記２のとおりであり，
そうすると，本件出願は拒絶されるものであるから，本件出願における他の請求項
である，請求項２以後の請求項２ないし１４に係る発明について，審決が特許をす
ることができないものであるかの判断をしなかったことに，原告主張の違法な点は
ない。
原告は，多項制を採用した立法趣旨をいうほか，審査請求料の支払の点から，出
願人が，すべての請求項について審査を受ける権利を有すること，複数の請求項を
有する出願については，請求項１に係る発明が最も特許性が低いとするのが一般的
であること，多項制を採用する多くの国では，それぞれの請求項について特許性に
ついての判断がされていることを挙げて，審決の判断が不当である旨主張する。
しかし，特許査定される場合には，すべての請求項に係る発明についての特許が
認められることからも，審査請求料の支払額が上記判断を直ちに左右するものとは
認められないし，多項制といわれる制度の採用が一義的にその内容を明らかにする
ものではなく，上記のとおりの日本における制度を定めた特許法の規定及びその運
用に照らすと，原告主張事実を考慮しても，原告の主張は直ちに採用することはで
きない。拒絶査定に先立って，請求項ごとに拒絶の理由（同法５０条）が示される
のであれば，出願人は，特許請求の範囲を補正するほか，分割出願（同法４４条）
の方法による対応をとることも可能なのであり，それでもなお，出願人が，複数の
請求項に係る発明を一つの特許出願として維持するとき，この出願について上記の
ように扱うことが，多項制を採用した趣旨に反して著しく不合理なものであるとま
ではいえない。
(3)したがって，原告主張の取消事由３は理由がない。
４以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告の請求は理
由がないから棄却することとする。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

戻る