戻る

平成１４年(行ケ)第３６５号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結の日　平成１６年４月２２日
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
　　　　　　　　原　　　　　　　告　　　　　三菱レイヨン株式会社
　　　　　　　　原　　　　　　　告　　　　　三菱化学株式会社
　　　　　　　　原告ら訴訟代理人弁護士　　　上　谷　　　清
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　宇　井　正　一
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　笹　本　　　摂
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　山　口　健　司
　　　　　　　　同　　　　　弁理士　　　　　吉　田　維　夫
　　　　　　　　被　　　　　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　　　　　同指定代理人　　　　　　　　江　藤　保　子
同　　　　　　　　　　　　　城　所　　　宏
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　一　色　由美子
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　文
１　原告らの請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が平成１０年異議第７５７５８号事件について、平成１４年６月５日
にした異議の決定を取り消す。
第２　事案の概要
　１　争いのない事実
(1)　原告らは、発明の名称を「トナー用樹脂及びその製造方法」とする特許第
２７６０４９９号（昭和６２年１０月２６日特許出願、特願昭６２－２７００００
号、平成１０年３月２０日設定登録、以下「本件特許」という。なお、本件特許の
国内優先権主張日である昭和６１年１１月５日を、「本件優先日」という。）の特
許権者である。
　　その後、訴外三井化学株式会社外８名から、本件特許に対し、特許異議の
申立てがなされた。
　　特許庁は、上記申立てを平成１０年異議第７５７５８号事件として審理
し、平成１１年１０月１８日、「特許第２７６０４９９号の特許請求の範囲第１項
ないし第３項に記載された発明についての特許を取り消す。同特許請求の範囲第４
項ないし第６項に記載された発明についての特許を維持する。」との特許異議の申
立てについての決定（以下「前決定」という。）をしたが、平成１３年７月１７
日、東京高等裁判所が、「特許庁が平成１０年異議第７５７５８号事件について、
平成１１年１０月１８日にした決定の主文第１項部分を取り消す。」との判決（平
成１１年（行ケ）第４０３号、以下「前判決」という。）をしたので、再度審理
し、平成１４年６月５日、「特許第２７６０４９９号の請求項１に係る特許を取り
消す。」との異議の決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同月２
２日、原告らに送達された。
(2)　本件特許の請求項１に記載された発明（以下「本件発明」という。）の要
旨は、本件決定に記載された以下のとおりである。
【請求項１】スチレン及び／又はその誘導体、（メタ）アクリル酸エステル
を主要な構成単位とし、残存モノマーが２００ｐｐｍ以下であることを特徴とする
トナー用樹脂。
(3)　本件決定は、別紙異議の決定書写し記載のとおり、本件発明が、特開昭５
５－１５５３６２号公報（甲３、以下「引用例１」という。）、特開昭６１－１７
９２０２号公報（甲４、以下「引用例３」という。）、特開昭６１－１７６６０４
号公報（甲５、以下「引用例４」という。）、特開昭６０－２４３６６４号公報
（甲６、以下「引用例５」という。）、特開昭６０－４４５０５号公報（甲７、以
下「引用例６」という。）及び特開昭６１－７２２５８号公報（甲８、以下「引用
例８」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」、「引用発明３」ないし
「引用発明６」及び「引用発明８」という。）に基づいて、当業者が容易に発明を
することできたものであり、特許法２９条２項の規定により特許を受けることがで
きないとした。
　２　原告ら主張の本件決定の取消事由の要点
　本件決定は、引用例５について、前判決の拘束力に違反した認定を行う（取
消事由１）とともに、本件発明と引用発明３及び４との相違点の判断において、引
用例１、３ないし５に基づく周知の技術課題の認定を誤り（取消事由２）、組合せ
阻害事由があるにもかかわらず、引用発明６を引用発明３及び４に容易に適応し得
ると誤って判断し（取消事由３）、本件発明の有する顕著な作用効果も看過した
（取消事由４）ものであるから、違法として取り消されるべきである。
(1)　前判決の拘束力違反（取消事由１）
　　本件決定は、前判決によって取り消された前決定の差戻し後の判断である
にもかかわらず、該判決の理由中の判断に反した認定をしている。
　　すなわち、本件決定は、引用例５を本件発明の進歩性を判断する資料とし
て引用するが、同引用例が本件発明の進歩性判断の資料となし得ないことについて
は、前判決中で明示されている。したがって、判決の拘束力に違背する明確な法律
違反がある本件決定は、取り消されるべきである。
(2)　周知技術課題の誤認（取消事由２）
　本件決定が、「トナー用樹脂中の残存モノマーが多いと、溶融時と定着時
の不快な臭気の発生ばかりでなく、トナーの性能の低下につながることは、刊行物
３及び刊行物４ばかりでなく、刊行物１及び５にも記載されている」（１２頁）と
判断したことは、以下に述べるとおり、誤りである。
ア　引用例１について
　　本件決定は、引用例１（甲３）に基づいて、「トナー用樹脂中の残存モ
ノマーを低減させて、不快な臭気発生を防ぐとともに、トナー性能を向上させるこ
とは、本件出願前から周知の技術課題である」（１２頁、以下「本件優先日当時、
トナーの技術分野において、トナー用樹脂中の残存モノマーを低減させて、不快な
臭気発生を防ぐとともに、トナー性能を向上させるという技術課題」を「本件周知
技術課題」という。）と認定するが、誤りである。
　　すなわち、同引用例には、満足するべきトナー性能を発現するために
は、「溶媒もしくは単量体の何れか」を０．１重量％未満にすればよいということ
が記載されていることから明らかなとおり、トナー性能の発現との関係において
「単量体」のみを捉えているわけではなく、しかも、単量体の含有量が「多量の場
合」であっても満足するべきトナー性能（オフセット防止性）を発現する樹脂も記
載されており、さらに、単量体含有量についての低減方法及び定着用樹脂の「臭
気」に関する記載は一切ない。
　　したがって、引用例１の記載内容から、当業者が、本件周知技術課題に
ついての知見を得ることは不可能である。
イ　引用例５について
　　本件決定が、引用例５（甲６）に基づいて、本件周知技術課題を認定し
たことも誤りである。
　　すなわち、本件決定が、同引用例について摘示する「単量体残留率が高
いと分散剤除去時の凝集化、トナーになってからの臭い、帯電性不安定、軟化温度
のばらつきの原因となる」（１０頁）との記載は、懸濁液中の単量体の残留率であ
り、本件で問題とされているトナー用樹脂中の単量体の残留率とは無関係である。
この点については、前判決の理由中でも正しく認定されており、本件決定は、先に
指摘したように、前判決の拘束力違背という違法を犯すとともに、実体的にも誤っ
た認定をしている。
ウ　引用例３及び４について
　①　引用例３（甲４）及び４（甲５）の示唆する知見
　　本件決定は、引用例３及び４についても、本件周知技術課題が記載さ
れていると認定し、さらに、引用例３について、「刊行物３記載のアルカリ・溶剤
処理方法では、処理時間を長くすればするほど、残存単量体（モノマー）の合計量
が少なくなり、それに伴って、不快臭気が少なくなる」（１２～１３頁）ことが記
載されていると認定したことも誤りである。
　　すなわち、引用例３には、「単量体（モノマー）の合計量が少なくな
るに従って不快臭気が少なくなる」という記載ないし示唆はなされておらず、引用
発明３及び４は、トナー用樹脂の「不快臭気の改善」及び「電気的性質の改善」の
２点を解決課題とするものであり、「不快臭気の改善」のみを課題とするものでは
ない。
　　また、両発明は、不快臭気の原因を「不純物」とするが、その不純物
として、「単量体」のみならず、「単量体を重合して得られる樹脂に一般に残存す
る未反応の単量体、原料より持ち込まれた不純物、重合中に生成、特に重合開始剤
の分解により生成した不純物などが考えられる」、「単量体を重合して得られる樹
脂に一般に残存する未反応の単量体、原料より持ち込まれた不純物、重合中に副反
応により生成する不純物」等の単量体以外の各種の不純物を挙げており、引用発明
３におけるこれら不純物の除去方法を検討すると、残存「単量体」の除去よりはむ
しろ、「主として酸性不純物」の除去が意図されている。
　　しかも、引用例４の全実施例を残存単量体の量の少ない順に並べた添
付別表３と、同全実施例を酸価の値の少ない順に並べた添付別表４とを比べてみる
と、「残存単量体の量」と「臭気改善効果」の間には全く相関関係が見られず（残
存モノマー量が３４０～３５０ｐｐｍと３００ｐｐｍとを比較しても、臭気に関す
る効果は完全に飽和状態にあり、残存モノマー量を低減させることにより臭気が改
善されることは何ら開示されていない。）、全般的には、「酸価の値」の方が「臭
気改善効果」に対してより関連性があることが示されている。また、引用例３の全
実施例を残存単量体の量の少ない順に並べた添付別表１と、同全実施例を酸価の値
の少ない順に並べた添付別表２とを比べてみると、酸価の量と残存単量体の量が同
期して減少しているため、臭気改善効果との関連において大きな傾向の差は見られ
ない（なお、引用例３及び４によると、残存モノマー量を３００ｐｐｍ以下にする
ことによりオフセット防止性が著しく低下することが明らかである。）。
　　これらのデータも含めて考えると、当業者は、引用発明３及び４から
は、残存単量体ではなく、むしろ「酸価の値」を制御することが「臭気改善」に影
響を与えるとの示唆を受けることが明らかであり、「単量体」の含量を、「不快臭
気」の改善のために制御するとの示唆を受けるものではない。
②　引用発明３が示唆する単量体の適正量
　　本件決定は、引用例３の表－９の樹脂Ｒ－６６（残存単量体２７０ｐ
ｐｍ）及び樹脂Ｒ－６７（残存単量体２４０ｐｐｍ、以下「Ｒ－６６、６７」とい
う。）が臭気を含む各項目の評価が◎であることを指摘し、「残存単量体濃度を３
００ｐｐｍ未満にすることにより不快臭気が改善されることが理解される。したが
って、特許権者の「当業者は、残存単量体濃度をオフセットの観点から３００ｐｐ
ｍ以上にとどめておくべきであり、臭気改善についてもこれで充分であるとの示唆
を受ける」という主張は、上記の表－９及びそれに関する記載と相反するものであ
って、根拠がないものである」（１５～１６頁）と判断するが、同引用例におい
て、トナーが凝集する等の問題を発生することなく、最も優れた評価がトナー性能
及び不快臭気の改善の両方に与えられた樹脂は、いずれも残存単量体濃度が「３０
０～３７０ｐｐｍ」の樹脂であるから、誤りである。
　　すなわち、Ｒ－６６、６７は、臭気を含む各項目の評価が◎である
が、いずれも「凝集」に問題があり、当業者がＲ－６６、６７を適切な樹脂として
採用するであろうとの認定は、「凝集」というトナー性能上の重大な特性に欠ける
という点を看過した、当業者の技術常識に反する不合理な認定である。また、引用
発明３が提案する電気的性質と臭気改善の２つの作用効果を満足すべきトナー用樹
脂を考慮する通常の当業者であれば、酸価の値を考慮するとともに、残留単量体濃
度については、添付別表１からも明らかなように、「３１０～３７０ｐｐｍ」の範
囲にするべきであるとの示唆を受けると考えるのが極めて自然である。
　　さらに、Ｒ－６６、６７は、原告らが最優良の樹脂として指摘する残
留単量体濃度が３００ｐｐｍ以上の樹脂と比較して、臭気改善の点の評価は同じ◎
であって、３００ｐｐｍ未満のものがそれ以上のものと比較して臭気の点で改善さ
れている事実はないから、この点からも、臭気改善には残存単量体濃度を３００ｐ
ｐｍ以上にとどめれば十分であるとの示唆を受けるのが自然である。
③　引用発明４が示唆する単量体の適正量
　　本件決定は、引用例４の表－５のＲ－３２と２６、表－７のＲ－５６
と６０とをそれぞれ比較した原告らの主張に対しても、「これらの記載から、表－
５の樹脂Ｒ－３２（Ｔｇが４６℃）のトナー性能が悪くなっているのは、Ｔｇの低
下によるものであることが理解される。したがって、特許権者の「表－５の樹脂Ｒ
－３２のトナー性能が悪くなっているのは残存単量体濃度の減少による」との主張
は、根拠のないものである。」（１６～１７頁）、「これらの記載から、表－７の
樹脂Ｒ－５６（スチレン含量０部）のトナー性能が悪くなっているのは、スチレン
含量の低下（０部）によるものであることが理解される。したがって、特許権者の
「表－７の樹脂Ｒ－５６（２７０ｐｐｍ）のトナーの性能が悪くなっているのは残
存単量体濃度の減少による」とする主張も、根拠のないものである。」（１７頁）
と認定判断するが、誤りである。
　　まず、特許権者である原告らは、Ｒ－３２（２５０ｐｐｍ）、Ｒ－５
６（２７０ｐｐｍ）の樹脂のトナー性能が悪いと主張しているのであって、その原
因について「残存単量体の含量が原因である」との主張はしていないから、本件決
定の判断は、特許権者の主張を曲解している。
　　そして、「当業者は、残存単量体濃度をオフセットの観点から３００
ｐｐｍ以上にとどめておくべきであり、臭気改善についてもこれで充分であるとの
示唆を受ける」との原告らの主張の正しさについては、添付別表３から明らかであ
る。すなわち、同表から、残存単量体含量が２５０～３００ｐｐｍの樹脂の性能
が、残存単量体含量３１０～３９０ｐｐｍのそれと比較して劣っていることは明白
であり、当業者であれば、引用発明４から、臭気改善には残存単量体濃度を３００
ｐｐｍ以上にとどめれば十分であるとの示唆を受けるのがごく自然である。
④　プロセス面・コスト面での不利益について
　　一般に残存単量体を低減することは、当業者にとってプロセスの付加
を意味し、コスト面の不利益を想定するのが通常である。したがって、あえて残存
単量体を更に減少させようとする動機を与えるには、残存単量体２００ｐｐｍ以下
という極端な少量の構成を取ることについての、明瞭かつ顕著な利点を想起させる
実証データや示唆が必要である。しかし、引用発明３及び４には、更なる単量体の
低減方法は一切提案されておらず、むしろ、両発明が開示するデータによれば、単
量体含量を３００ｐｐｍ以下とすることの不利益性が明示されているのであるか
ら、残存単量体を２００ｐｐｍ以下とすることへの示唆を含むものとはいえない。
　　それにもかかわらず、引用例３及び４から、本件発明に容易に想到す
ることができるとした本件決定の判断は、上記引用例に記載のない「残存単量体は
無限に低減させるべきことが明らかである」という観点に基づくものであり、本件
発明によって残存単量体２００ｐｐｍ以下で有用なトナー用樹脂が実現可能となっ
た後のいわば後知恵による判断である。
(3)　組合せ阻害事由の看過（取消事由３）
　　本件決定が、「刊行物６にトナー用樹脂として用いることの開示はなくと
も、刊行物６記載の発明を、刊行物３及び４に記載された発明に適応して、残存モ
ノマー量を２００ｐｐｍ以下とする程度のことは、当業者であれば容易になしうる
ことである」（１３頁）と判断したことは誤りである。
　ア　引用発明６の方法を引用発明３及び４に適用する動機づけの不存在
　　本件決定は、引用発明３及び４に本件周知技術課題が開示されているこ
とを前提として、引用発明６を引用発明３及び４に適応させることが、当業者にと
って容易になし得ると判断するが、前述したように、引用発明３及び４に本件周知
技術課題の開示はなく、「残存単量体を３００ｐｐｍ半ばくらいまで低減させれば
臭気改善は充分なされるのであり、それ以上に低減させても臭気は改善されるもの
ではなく、むしろオフセット性のようなトナー性能を悪化させるだけである」との
示唆がなされているにすぎない。また、引用例１及び５にも、本件周知技術課題の
開示はなされていない。
　　したがって、当業者において、引用発明３及び４の方法に引用発明６の
方法を適用し、それ以上に残存単量体の量を減少させねばならないという動機づけ
自体が存在しない。
イ　さらに、以下に述べるように、引用発明６の方法を引用発明３及び４の
方法に組み合わせること自体、技術的に極めて困難である。
　①　引用発明６の樹脂はトナー用樹脂ではないこと
　　引用例６の実施例２に記載された、残存単量体の含量が４３ｐｐｍの
スチレンとアクリル酸ブチルからなるポリマーのビーズは、組成自体は本件発明の
トナー用樹脂と同等の組成を有するが、あくまで「成形材料としての樹脂」であっ
て、トナー用樹脂ではない。トナー用樹脂は、「成形材料としての樹脂」とは異な
り、特殊な用途の樹脂というべきものである。
②　引用発明６の方法がトナー性能を阻害すること
　　引用発明６の残存単量体低減方法は、重合後の樹脂、つまり一旦製造
されたポリマービーズに事後に非イオン界面活性剤を大量に添加して蒸留する方法
であるが、トナー製造時に使用する界面活性剤が、トナーの耐湿性や帯電性を低下
させる原因となることは周知であり（甲１３、１５、１６、２０～２８）、当業者
が引用発明６をトナー用樹脂に適用することはあり得ない。
　　この点については、前決定は、引用例６について、「非イオン界面活
性剤またはポリプロピレングリコールあるいはその誘導体を用いてモノマー残存量
を低減させた樹脂は、樹脂中に非イオン界面活性剤またはポリプロピレングリコー
ルあるいはその誘導体が残留してしまい、帯電特性や高湿環境での複写特性などに
おいてトナーとしての適性がないものとなってしまうことは充分予想されることで
あるから、刊行物５に記載された残存モノマー低減方法を、トナー用樹脂に適用す
る動機付けが存在しない」と記載しており、同じ特許庁が、同じ特許の成否の判断
において、前後矛盾する判断をしている。
③　引用発明６における界面活性剤除去の困難性
　　本件決定は、前記引用例６の実施例２のビーズが、濾別及び洗浄の工
程を経て得られるので、界面活性剤や分散安定剤は除去され、これらがポリマー粒
子中に含まれることはないとし、「特許権者の「刊行物６に記載された樹脂は、非
イオン界面活性剤またはポリプロピレングリコールあるいはその誘導体を必須成分
として含むものである」という主張は、採用することができない」（１７頁）と判
断するが、誤りである。
　　なぜなら、特開昭５６－１５４７３８号公報（甲１３）に記載される
ように、ポリマー粒子（樹脂）の濾別及び洗浄を十分に行ったとしても、界面活性
剤や分散安定剤を完全に除去することが極めて困難であったことは周知である（甲
２０～２８）。また、前記引用例６の実施例２のどこにも、ポリマー粒子（樹脂）
を濾別及び洗浄したという記載はない。
(4)　顕著な作用効果の看過（取消事由４）
　　本件決定は、本件発明の「耐塩ビ可塑剤性」について、引用例８を摘示し
て「本件発明は、トナーに要求される公知の該特性を単に確認したにすぎない」
（１３頁）と判断するが、誤りである。
　　すなわち、同引用例には、トナーの性能の１つとして、耐塩ビ可塑剤性が
要求されるという事実が記載されているにすぎず、残存モノマー量と耐塩ビ可塑剤
性とがどのような関係を有するかといった事柄については、一切記載がない。
　　本件特許の出願当時、残存モノマー量がトナーの耐塩ビ可塑剤性に影響を
与えることは、何人も予期し得なかった効果であり、引用例８のみならず、引用発
明１、３ないし６のいずれにも当該効果についての記載や示唆はないから、この点
においても本件発明の進歩性がある。
　３　被告の反論の要点
　　本件決定の認定・判断は正当であり、原告ら主張の取消事由は、いずれも理
由がない。
(1)　取消事由１について
　　前判決の理由中の判断における引用例５に関する認定部分は、「なお、」
から始まる傍論として記載されたものであり、判決の既判力の対象にならないもの
であることが明らかである。
　　したがって、本件決定が、同引用例を進歩性判断の証拠として引用した点
に違法性はない。
(2)　取消事由２について
　ア　引用例１について
　　本件決定が摘示した引用例１の記載（1g）（５頁）によれば、該記載中
の低分子量物質に「溶媒」及び「単量体」が含まれることは明らかで、少なくとも
トナー性能を低下させる原因の１つとして残存モノマーが記載されていることは明
らかである。
　　また、引用例１に、単量体の含有量を低減する方法の記載がないことは
認めるが、本件発明はトナー用樹脂そのものに係る発明であり、該樹脂の製造方法
に係る発明ではない。本件決定が、引用例１を引用した趣旨は、トナー性能の低下
を防ぐ目的からも、単量体（残存モノマー）をできるだけ少なくすることが、既に
公知であったことを明らかにするものであるから、同引用例に単量体低減方法が記
載されているか否かは問題ではない。なお、同引用例に、臭気に関する記載がない
ことは認める。
イ　引用例５について
　　原告らは、引用例５の「残留単量体濃度」がトナー製造時の懸濁液中の
濃度を意味すると主張するが、トナーは、懸濁液を懸濁重合させた後、得られた重
合体について、酸洗浄及び水洗を行い、それを乾燥させてトナーとするものである
から、懸濁液は完全に取り除かれ、トナーには残留していないのである。
　　したがって、同引用例の「トナーになってからの臭い、帯電性不安定、
軟化温度のばらつき」が、懸濁液中に残留する単量体が原因となって生ずるはずは
なく、トナーとなった後の重合体中、すなわち、トナー用樹脂中に残留する単量体
が原因となって生ずるものであることは明白である。
ウ　引用例３及び４について
　①　引用例３及び４の示唆する知見
　　本件決定は、引用例３及び４に、残存モノマーの量のみを制御して臭
気を改善することが記載されているとしているのではなく、残存モノマーが臭気の
原因となること、及び残存モノマーを減少させることが記載されているとした上
で、引用例３では残存モノマーを２１０ｐｐｍまで減少させた例が、引用例４では
残存モノマーを２６０ｐｐｍまで減少させた例が記載されているとしたものであ
る。
　　仮に、原告らが添付別表４を示して主張するように、不快臭気の原因
が「残存単量体」による影響よりも「酸価（あるいは酸性不純物）」による影響が
より大きいとしても、不快臭気及び電気的性質の低下を防止するには、「残存単量
体」の含量を減少させることが必要であることが示唆されていることは明らかであ
る。
②　引用発明３が示唆する単量体の適正量
　　引用例３のＲ－６６、６７は、表－９の備考欄に「実施例」と明示さ
れていることからみて、いずれも引用発明３の実施例である。また、同引用例のい
ずれにも、「３００～３７０ｐｐｍ」の範囲がよい旨の記載はない。
　　原告ら作成の添付別表１は、引用発明３の特徴である、不純物除去方
法や使用する樹脂を無視して、「残存モノマー量」に従って並べ替えたものにすぎ
ない。同引用例において、アルカリ及び／又は有機溶剤の処理条件が異なる以外は
すべて同じ条件で製造した、樹脂Ｒ－１ないし１９及びＲ－５６ないし５８の結果
を、残存単量体の少ない順から並べた添付表Ａによれば、残存モノマー量と臭気の
間に相関があることが理解される。
　　本件決定が摘示した引用例３の記載（3h）（６頁）及び（3j）（７
頁）によれば、引用発明３のアルカリ・溶剤処理方法では、処理時間を長くするほ
ど残存単量体の合計量が少なくなり、それに伴って不快臭気が少なくなるが、時間
を長くすればするほど樹脂が加水分解するために、トナーとしての電気的性質及び
加熱ローラー定着方式におけるオフセット性が低下するという、技術的な限界があ
ることが理解できるのであって、３００ｐｐｍ以上にとどめておくべきであるとい
うものではない。
③　引用発明４が示唆する単量体の適正量
　　引用例４のどこにも「３１０～３９０ｐｐｍ」の範囲がよいとの記載
はなく、３００ｐｐｍ以下の樹脂であるＲ－１９、３３、５４、５６のいずれも、
引用発明４の実施例である。
　　原告ら作成の添付別表３は、引用発明４の特徴である不純物除去方法
や使用する樹脂を無視して、「残存モノマー量」に従って並べ替えたものにすぎな
い。同引用例における有機溶剤の処理条件が異なる以外は、すべて同じ条件で製造
した樹脂Ｒ－１ないし１０及びＲ－１７ないし２０の評価結果を、残存単量体の少
ない方から順に並べた、被告作成の添付表Ｂによれば、残存モノマー量と臭気との
間に相関があることが理解される。
④　プロセス面・コスト面での不利益について
　　以上のとおり、引用例３及び４の方法によれば、残存単量体を２１０
ｐｐｍ、２６０ｐｐｍまで減少できることが開示されている。一方、トナー用樹脂
において、残存単量体をできるだけ少なくすることが、本件優先日当時、既に公知
であったことも、前記のとおりである。
　　したがって、引用例３及び４には、更なる残存単量体の低減方法に関
する記載はないものの、２００ｐｐｍ以下のものが引用例６に記載され、しかも、
同引用例を適用する阻害要因はないのであるから、残存単量体を引用例３及び４に
記載された２１０ｐｐｍ、２６０ｐｐｍより更にできるだけ少なくする点に困難性
は見出せない。
　　また、残存単量体の低減方法は、引用発明３、４及び６のいずれも重
合が実質的に終了した後の工程として行う点で差異はなく、引用発明３及び４が特
定の「アルカリ・溶剤処理」あるいは特定の「溶剤処理」であるのに対して、引用
発明６は、特定条件下での「蒸留」である点で相違するにすぎないから、引用発明
６の方法が、引用発明３及び４と比較して、プロセス・コスト面での格別な不利益
があるものでもない。
(3)　取消事由３について
　ア　引用発明６の方法を引用発明３及び４に適用する動機づけの不存在
　　トナー用樹脂において、残存単量体をできるだけ少なくすることが本件
優先日当時、すでに公知であった以上、当業者であれば、更なる単量体の低減を目
指すことは当然であり、動機づけが存在しないということはない。
イ①　引用発明６の樹脂はトナー用樹脂ではないこと
　　引用例６には、用途を成形材料に限定する記載はない。また、特開昭
４９－１１５１４４号公報（乙３）には、トナー用樹脂の原料として、ペレット状
にした樹脂を用いることが記載されている。
　　したがって、引用例６に「ペレット」なる記載があることをもって、
トナー用樹脂としての用途を排除するものとはいえない。
②　引用発明６の方法がトナー性能を阻害すること
　　引用例８には、「ここで、洗浄することは、粒子に付着した乳化剤を
完全に除くうえで好ましく、これにより、上記塩析と共に、帯電安定性、ブロッキ
ング性を改善することができる。洗浄は、４０～６０℃の温水で行なうのが好まし
い。」と記載されており、これと同様の記載は、甲１５、１６号証にも存在する。
これらの記載を考慮すれば、本件優先日当時、トナー製造時には、少なすぎること
も多すぎることもなく、適量の界面活性剤（乳化剤）を使用すべきこと、及び製造
時に適量使用された界面活性剤は、トナーの特性に悪影響を及ぼさない程度まで完
全に取り除くことができることが技術水準であったといえる。
　　なお、前決定は、本件特許の請求項４～６に記載された発明（以下
「本件第２発明」という。）が、引用発明６に基づいて容易に発明をすることがで
きたものではないとする根拠を記載したものであるが、正しくは、「本件第２発明
は、残存モノマーを２００ｐｐｍ以下とするトナー用樹脂の製造法に係る発明であ
って、水蒸気として溜去する水の量を「重合終了時の水量に対して５～５０重量
％」とする点を構成要件の１つとするものである。これに対し、引用発明６は「蒸
留する」というだけで、溜去する水の量を特定する記載がないばかりでなく、同発
明では「懸濁分散剤、および非イオン界面活性剤またはポリプロピレングリコール
あるいはそれらの誘導体の存在」をその構成要件としているのに対し、本件第２発
明では、これらの存在を構成要件としていない点で両者は異なっており、引用発明
６からでは、溜去する水の量を「５～５０重量％」とする本件第２発明の構成を導
き出すことはできない」と記載すべきであった。
　　本件発明は、トナー用樹脂の製造法ではなく、トナー用樹脂自体の発
明であるので、上記容易でないとする根拠が採用できないことは自明である。
③　引用発明６における界面活性剤除去の困難性
　　引用例６の実施例１には、「ジャケットに蒸気を通じながらコンデン
サーを通じてスラリーの蒸留を行ない、攪拌を行ないながら６．２ｋｇの留出水が
得られたところで冷却し、ポリマー粒子を濾別し、洗浄、乾燥して平均粒径０．４
２ｍｍのポリマー粒子を得た。この粒子中の残存モノマーはメタクリル酸メチル
０．０１２％、アクリル酸メチル０．００３％で、蒸留操作により大巾に減少して
いることがわかった。」と記載されている。また、同実施例２には、「４．９ｋｇ
の水を留出せしめたところで冷却し、製品ビーズを得た。」と記載されるのみであ
るが、ビーズのスラリーから一部の水を留出後、冷却したのみでは、未だ水分が残
っており、直ちに製品ビーズが得られることはないから、実施例２においても実施
例１と同様に、冷却後、濾別し、洗浄、乾燥して製品ビーズとしていることは自明
である。
　　また、引用例８の前記「ここで、洗浄することは、粒子に付着した乳
化剤を完全に除くうえで好ましく」との記載（甲１５、１６も同様）によれば、本
件優先日当時、製造時に用いた界面活性剤は、トナーの特性に悪影響を及ぼさない
程度まで完全に取り除けるというのが技術水準である。
　　そうすると、引用発明６の実施例２で得られたポリマー粒子に、仮に
界面活性剤が残留していたとしても、トナー用樹脂を製造する際にそのような界面
活性剤を除去することは当然になすことである。なお、本件発明は、トナー用樹脂
に係る発明であって、方法に係る発明ではないから、残存モノマーが２００ｐｐｍ
以下であれば、引用発明６の方法で残存モノマーを低減させた樹脂をも包含するも
のである。
(4)　取消事由４について
　　本件決定が摘示した引用例８の記載（１１頁）及び引用発明８の「耐塩ビ
汚染性」が、本件発明の「耐塩ビ可塑剤性」に該当することから、スチレン、スチ
レン－メタクリル酸エステル共重合体等を主要成分とするトナーにおいて、「耐塩
ビ汚染性（耐塩ビ可塑剤性）」がトナーとして要求される特性であることは、本件
優先日当時、既に公知であったことは明らかである。
　　また、同引用例の発明の効果に関する、「特に、クリーニング性、帯電安
定性、ブロッキング性に優れ、さらに耐塩ビ汚染性及び安定性にも優れた乾式現像
に適した電子写真用トナーを得ることができる。」との記載及び実施例と比較例の
トナー特性を評価する表－２からみて、同引用例には、「耐塩ビ汚染性」と残存モ
ノマーの関係についての直接的記載はないものの、重合性単量体がトナー中に残留
すると、トナー特性を悪くすることが記載されていることも明らかである。
　　なお、本件発明が、不快臭気及び耐ブロッキング性のみならず、耐塩ビ可
塑剤性の観点から「２００ｐｐｍ以下である」という構成を見出したものであって
も、その構成自体が、前述のとおり容易である場合、容易想到性の根拠となった引
用例に、「耐塩ビ可塑剤性」と「残存モノマー」の関係について記載されていない
というだけで、本件発明の特許性が正当化されることがあってはならない。
第３　当裁判所の判断
１　前判決の拘束力違反（取消事由１）について
(1)　原告らは、本件決定が、本件発明の進歩性を判断する資料として引用する
引用例５について、同引用例が本件発明の進歩性判断の資料となし得ないことにつ
いては、前判決中で明示されているから、判決の拘束力に違背する明確な法律違反
がある本件決定は、取り消されるべきであると主張する。
　　確かに、前決定を取り消した前判決（甲１２）においては、「(2)　なお、
甲第７号証（注、本訴甲６）によれば・・ここでいう単量体の残留は懸濁液中にお
ける残留であることは明らかである。したがって、刊行物１（注、本訴引用例５）
の実施例１に記載されている残留単量体量も、重合が行われた懸濁液中に残留する
単量体の量を意味しているのであって、得られたトナー中に残留する単量体の量を
意味しているものではないと解される。(3)　したがって、刊行物１の実施例１に
は、残留モノマー量が５０ｐｐｍである静電荷像現像用トナーが記載されていると
した決定の認定は誤りであり」（２２頁）と判示されており、この部分に関して行
政事件訴訟法３３条１項所定のいわゆる拘束力が働くものと認められるから、本件
決定において上記判示に反する認定判断を行うことは許されない。
　　この点について被告は、上記判示が、「なお、」から始まる傍論として記
載されたものであり、判決の既判力（拘束力の誤りであると解される。）の対象に
ならない旨主張するところ、前判決は、取消事由２として引用例５の記載内容の解
釈の誤りを判断する部分において、上記判示をしており、結論として、引用例５の
実施例１に残留モノマー量が５０ｐｐｍである静電荷像現像用トナーが記載されて
いるとした前決定の認定は誤りであるとするものであるから、当該判示は、判決主
文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであって、拘束力
を有することが明らかであり（最高裁平成４年４月２８第３小法廷判決・民集４６
巻４号２４５頁参照）、被告の上記主張は、採用することができない。
　　ただし、本件決定は、「トナー用樹脂中の残存モノマーが多いと、溶融時
と定着時の不快な臭気の発生ばかりでなく、トナーの性能の低下につながること」
（１２頁）が、引用例３及び４ばかりでなく、引用例１及び５にも記載されている
と判断した上、引用例１及び５の記載を引用し、これらの引用例に基づいて、「ト
ナー用樹脂中の残存モノマーを低減させて、不快な臭気発生を防ぐとともに、トナ
ー性能を向上させることは、本件出願前から周知の技術課題である」（同頁）とし
て本件周知技術課題を認定するものであるから、トナー用樹脂中の残存モノマー量
が５０ｐｐｍであることを開示するものではない引用例５を除外しても、他の引用
例等により本件周知技術課題が認定できるとすれば、本件周知技術課題を前提とし
た本件決定の判断に誤りはないこととなる（引用例５が、本件決定の他の判断に用
いられていないことは明らかである。）。
　　したがって、本件周知技術課題の認定に誤りがあるか否か（取消事由２）
を、以下に検討することとする。
２　周知技術課題の誤認（取消事由２）について
(1)　引用例１について
　ア　原告らは、本件決定が、引用例１（甲３）に基づいて、本件周知技術課
題を認定したことが誤りであると主張する。
　　　同引用例には、「樹脂中に含まれる樹脂合成用の溶媒や単量体が０．１
重量％未満にすることが、本発明の達成に不可欠であることを見い出したのであ
る。この様な樹脂を用いれば、加熱ローラー表面にシリコンオイルを供給しなくて
もオフセットが防止でき、合わせて定着性、保存性、流動性、耐刷性に優れた磁性
トナーを得ることができる。」（２頁左下欄）と記載されており、実施例５のＡ－
５には、溶媒であるメチルエチルケトンが０．０重量％、単量体の合計が０．５５
重量％のトナー樹脂が、定着性や耐刷性に優れたものであることが開示されている
が、トナー樹脂中の単量体の低減方法や合成されたトナー樹脂の臭気に関する記載
は見受けられない。
　　　上記の記載等によれば、引用発明１には、トナー樹脂中の溶媒か単量体
のいずれかを０．１重量％未満、すなわち、１０００ｐｐｍ未満とすることによ
り、オフセット防止性、定着性、保存性、流動性及び耐刷性などのトナー性能に優
れたトナー用樹脂を得ることができることが開示されていると認められるが、被告
も認めるように、臭気改善の面から単量体含量を低減させることは開示されていな
いから、引用発明１に基づいて、本件周知技術課題のうち、「トナー用樹脂中の残
存モノマーを低減させて、トナー性能を向上させること」は、本件優先日前から周
知の技術課題であると認められるが、「トナー用樹脂中の残存モノマーを低減させ
て、不快な臭気発生を防ぐ」ことは認めることができない。したがって、原告らの
上記主張は、この限度において理由がある。
　イ　なお、原告らは、引用例１には、満足するべきトナー性能を発現するた
めに、「溶媒もしくは単量体の何れか」を０．１重量％未満にすればよいというこ
とが記載されていること、上記実施例５のように単量体の含有量が「多量の場合」
であっても満足するべきトナー性能を発現する樹脂も記載されていること、単量体
含有量についての低減方法に関する記載はないことを理由に、上記周知技術課題の
認定が誤りであると主張する。
　　　しかしながら、前示のとおり、引用例１に、トナー樹脂中の溶媒か単量
体のいずれか一方を０．１重量％未満とすれば、トナー性能に優れたトナー用樹脂
を得られることが記載されている以上、「トナー用樹脂中の残存モノマーを低減さ
せて、トナー性能を向上させること」が開示されていると認定できることは明らか
である。また、このような引用発明１において、単量体の含有量が多量であっても
溶媒が０．０重量％である実施例が、トナー性能に優れた面を有することは当然の
ことであり、当該実施例が上記の周知技術課題を否定する根拠となり得ないことも
明らかである。さらに、「トナー用樹脂中の残存モノマーを低減させることにより
トナー性能を向上させる」という技術課題を認定する際に、その残留モノマーの低
減方法が常に具体的に開示される必要がないことはいうまでもない。したがって、
原告らの上記主張を採用する余地はない。
(2)　引用例３及び４について
　ア　引用例３及び４の示唆する知見
　(a)　原告は、本件決定が、引用例３及び４について、本件周知技術課題が記
載されていると認定したことが誤りであると主張する。
　　　そこで、検討するに、引用例３及び４は、いずれも原告三菱レイヨン株
式会社の特許出願に係る特許公開公報であり、引用発明３は、引用発明４の後願に
係るいわゆる改良発明に属するものと解されるが、引用例３（甲４）には、「本発
明は・・・トナーの結着剤として溶融時の不快な臭気が少なく、かつ電気的性質が
優れたトナー用樹脂の製造法に関する。」（１頁右下欄）、「本発明者らは溶融時
の不快臭気とトナーの電気的性質を低下させる原因について調査したとこ
ろ、・・・樹脂中に含まれる不純物が原因であることが分った。この不純物には、
単量体を重合して得られる樹脂に一般に残存する未反応の単量体、原料より持ち込
まれた不純物、重合中に生成、特に重合開始剤の分解により生成した不純物などが
考えられる。」（２頁右下欄）、「本発明で最も重要なことは、重合が実質的に終
了した後、アルカリ金属の水酸化物とＳＰ値が１１ないし１５の有機溶剤を重合系
に添加し、得られる樹脂のＴｇ以上の温度で、樹脂が加水分解しない範囲のアルカ
リ・溶剤処理をすることにより溶融時の不快臭気となり、またトナーの電気的性質
に悪影響を及ぼす不純物を除去することにある。」（５頁左上欄）、「本発明にお
いては主として酸性不純物を除去するアルカリ処理と酸性不純物はもちろんのこと
酸性でない不純物、たとえば残存単量体を除去する溶剤処理を組合わせ、両者の効
果を複合することにより悪影響を及ぼす不純物を十分に除去することに特徴があ
る。」（６頁右上欄）と記載されている。また、引用例４（甲５）にも、上記１頁
右下欄、２頁右下欄及び５頁左上欄とほぼ同様の記載がある。
　　　上記の各記載並びに引用例３及び４の実施例等によれば、引用発明３及
び４は、トナー用結着樹脂の溶融時と定着時の不快臭気と電気的性質低下の原因が
不純物であることを開示し、当該不純物として、単量体重合後に残存する未反応の
単量体などを指摘しており、特に、引用発明３においては、当該不純物である酸性
不純物を除去する方法としてアルカリ処理が、残存単量体を除去する方法として溶
剤処理がそれぞれ提案され、両方法を組み合わせることにより、当該不純物を除去
する点に特徴があるものと認められる。
　　　そうすると、引用発明３及び４には、本件決定が認定したように「トナ
ー用樹脂中の残存モノマーが多いと、溶融時と定着時の不快な臭気の発生ばかりで
なく、トナーの性能の低下につながること」（１２頁）が開示されており、この開
示に基づいて本件周知技術課題が認定できることは明らかであるから、これに反す
る原告らの上記主張は、採用することができない。
　(b)　原告らは、引用例３には、「単量体（モノマー）の合計量が少なくなる
に従って不快臭気が少なくなる」という記載ないし示唆はなされておらず、引用発
明３及び４は、トナー用樹脂の「不快臭気の改善」及び「電気的性質の改善」の２
点を解決課題とするものであり、「不快臭気の改善」のみを課題とするものではな
いと主張する。
　　　しかしながら、単量体の合計量が少なくなるに従って不快臭気が少なく
なることまでが具体的に明記されていないとしても、単量体の存在が不快臭気の原
因となりそれを除去すべきことが明示されている以上、本件周知技術課題が認定で
きることはいうまでもない。また、引用発明３及び４が、トナー用樹脂の「不快臭
気の改善」及び「電気的性質の改善」の２点を解決課題とするものである以上、本
件周知技術課題が認定できることは当然であり、原告の主張は失当というほかな
い。
　(c)　また、原告らは、引用発明３及び４が、残存「単量体」の除去よりはむ
しろ、「主として酸性不純物」の除去を意図していると主張する。
　　　しかしながら、引用例３及び４においては、前示のとおり、不純物とし
て、まず、「単量体を重合して得られる樹脂に一般に残存する未反応の単量体」を
筆頭に明記しており、酸性不純物の除去に重点を置いた記載は認められず、しか
も、引用発明３が、酸性不純物の除去のためのアルカリ処理と残存単量体の除去の
ための溶剤処理との組合わせに発明の特徴があるとされていることなどからみて
も、両発明が、客観的に残存単量体の除去より酸性不純物の除去を意図していると
は、到底、認めることができず、原告らの上記主張は、あまりにも独自の見解であ
って、これを採用する余地はない。
　(d)　さらに、原告らは、引用例４に関する添付別表３と添付別表４とを比較
し、「残存単量体の量」と「臭気改善効果」の間には全く相関関係が見られず、全
般的には、「酸価の値」の方が「臭気改善効果」に対してより関連性があることが
示されており、引用例３に関する添付別表１と添付別表２とを比較してみても、酸
価の量と残存単量体の量が同期して減少しているため、臭気改善効果との関連にお
いて大きな傾向の差は見られないと主張する。
　　　ところで、上記添付別表１ないし４は、引用発明３及び４の各表に掲げ
られたすべての実施例及び比較例（引用発明３では５４例、引用発明４では４２
例）を、残存単量体の量又は酸価の値のみを基準として整序させた一覧表であると
ころ、これらの各表は、アルカリ・溶剤処理の有無、温度、時間及びそのための添
加剤組成等並びに単量体組成割合がそれぞれ異なるものであるから、各々の表が独
立して技術的意義を有するものである。そうすると、それらをすべて無視し、残存
単量体の量又は酸価の値のみを基準として一覧表化してみても、当該基準以外のト
ナー樹脂の性能に影響を及ぼし得る技術的要因が異なる以上、当該基準についてト
ナー樹脂の性能に関する一定の傾向を導き出すことは困難であるといわざるを得な
い。例えば、単量体組成が異なれば、不快臭気の一因とされている各単量体の配合
量が、重合反応開始前から相違しているのであるから、反応終了後、洗浄等の工程
を経た樹脂においても、残存単量体の組成と残存量及び副反応で生成する臭気原因
物質の種類や量等が相違するのは当然であり、それらを無視して、残存単量体の量
又は酸価の値のみを基準として製造されたトナー樹脂の性能を比較してみても、技
術的に意義のある結論を正確に導き出すことは困難である。
　　　そして、各表に記載された結果は、不純物である残存単量体や酸性不純
物を除去するため、アルカリ処理や溶剤処理を行うことにより、溶融時等の不快臭
気と電気的性質低下という技術課題の改善が実現されたことをそれぞれ裏づけるも
のであり、これらの各表の結果を総合的に考察すれば、「単量体の合計量が少なく
なるに従って不快臭気が少なくなる」という傾向を把握することができるものであ
る。例えば、引用例３及び４の表－５は、単量体組成割合が異なる６つのものにつ
いて、アルカリ・溶剤処理の有無による変化を調査したものであるが、６つの異な
る成分すべてについて、アルカリ・溶剤処理を施した場合の方が、処理なしのもの
よりも残存単量体の合計の数値が低く、不快臭気についても、処理なしのものはす
べて×で比較例とされているのに対して、処理ありのものはすべて◎であって、実
施例とされており、アルカリ・溶剤処理によって、残存単量体の合計の数値が低く
なるとともに、不快臭気とトナー性能についても技術課題を解決していることが認
められる。
　　　したがって、添付別表１ないし４に基づき、引用発明３及び４では残存
単量体の量と臭気改善効果の間には相関関係が見られないなどとする原告らの主張
は、採用することができない。
　イ　引用発明３が示唆する単量体の適正量
　　　原告らは、引用発明３が提案する電気的性質と臭気改善の２つの作用効
果を満足すべきトナー用樹脂を考慮する通常の当業者であれば、酸価の値を考慮す
るとともに、残留単量体濃度については、添付別表１からも明らかなように、「３
１０～３７０ｐｐｍ」の範囲にするべきであるとの示唆を受けると主張する。
　　　しかしながら、添付別表１は、前示のとおり、アルカリ・溶剤処理の有
無、温度、時間及びそのための添加剤組成等並びに単量体組成割合の相違を無視し
て、残存単量体の量のみを基準として一覧表としたものであり、このような添付別
表１によって、一定の技術的傾向を導き出すことは困難である。仮に、残存単量体
の量を基準として、その最適範囲を求めようとするのであれば、当該基準以外にト
ナー樹脂の性能に影響を及ぼすべき他の技術的要因はできるだけ同一とした上で、
その検討を行わなければならないことは、当然の技術常識であり、このように構成
されたものでない添付別表１から有意義な技術的結論を導き出せないことは明らか
である。さらに、引用発明３においては、前示のとおり、残存単量体を除去すべき
ことが開示されているのみであり、最適な残存単量体濃度が「３１０～３７０ｐｐ
ｍ」の範囲であるような記載は皆無である。
　　　したがって、原告らの上記主張は、到底、採用することができない。
　　　また、原告らは、残留単量体濃度が３００ｐｐｍ未満のＲ－６６、６７
が、原告らが最優良の樹脂として指摘する残留単量体濃度が３００ｐｐｍ以上の樹
脂と比較して、臭気改善の点の評価は同じ◎であって、臭気の点で改善されている
事実はないから、この点からも、臭気改善には残存単量体濃度を３００ｐｐｍ以上
にとどめれば十分であるとの示唆を受けると主張する。
　　　確かに、引用発明３において、残存単量体濃度が３００ｐｐｍ未満であ
ってもそれ以上であっても、臭気改善の点の評価は同じであるが、添付別表１に基
づいて、残存単量体濃度が３００ｐｐｍ以上とすべきであるとの結論が見出せない
ことは、前示のとおりである。そもそも、引用発明３は、臭気改善のために残存単
量体を除去すべきことを明示するものではあるが、残存単量体の濃度をどのように
すべきであるかは問題とされておらず、まして、その濃度を３００ｐｐｍ以上とす
べきであることなどが明細書中に全く記載されていないことは、引用例３に係る特
許発明の出願人である原告三菱レイヨン株式会社は熟知しているところといわなけ
ればならない。原告らは、残存単量体濃度が３００ｐｐｍ未満のＲ－６６、６７
が、凝集の点で問題があるから、当業者は、同濃度を３００ｐｐｍ以上とすべきで
あるとの示唆を受けるとも主張するが、これらの実施例にトナー樹脂として若干の
問題があるとしても、それが残存単量体濃度を３００ｐｐｍ未満としたことに基づ
くものであるとの開示がなされていない以上、同濃度を一定の範囲にとどめるとの
結論は論理的根拠を欠くものである。
　　　以上のとおり、原告らの主張を採用する余地はない。
　ウ　引用発明４が示唆する単量体の適正量
　　　原告らは、添付別表３に基づいて、残存単量体含量が２５０～３００ｐ
ｐｍの樹脂の性能が、残存単量体含量３１０～３９０ｐｐｍのそれと比較して劣っ
ていることは明白であり、当業者であれば、引用発明４から、臭気改善には残存単
量体濃度を３００ｐｐｍ以上にとどめれば十分であるとの示唆を受けると主張する
が、この主張を採用することができないことも、上記説示と同様である。
　エ　プロセス面・コスト面での不利益について
　　　原告らは、引用発明３及び４に更なる単量体の低減方法は提案されてお
らず、両発明が開示するデータによれば、単量体含量を３００ｐｐｍ以下とするこ
との不利益性が明示されているから、更に残存単量体を２００ｐｐｍ以下とするこ
との示唆はないと主張するが、上記の説示に照らして、この主張を採用することが
できないことは明らかである。
　　　したがって、また、引用発明３及び４に接した当業者にとって、プロセ
ス面・コスト面での不利益からあえて残存単量体を更に減少させようとする動機が
ないとの原告の主張も、採用することができない。
(3)　以上のとおり、引用発明３及び４に基づいて本件周知技術課題を認定する
ことができ、引用発明１からも「トナー用樹脂中の残存モノマーを低減させて、ト
ナー性能を向上させること」が本件優先日前からの周知の技術課題と認められる以
上、引用例５に基づいて本件周知技術課題を認定することが困難であるとしても、
このことは、本件決定を取り消すべき事由とならないというべきである。
３　組合せ阻害事由の看過（取消事由３）について
　(1)　引用発明６の方法を引用発明３及び４に適用する動機づけの不存在
　原告らは、引用発明１及び３ないし５に本件周知技術課題の開示はないか
ら、当業者において、引用発明３及び４の方法に引用発明６の方法を適用し、残存
単量体の量を２００ｐｐｍ以下とするという動機づけが存在しないと主張するが、
少なくとも引用発明３及び４に本件周知技術課題が開示されていることは、前示の
とおりであるから、上記主張は、その前提において誤りがあり、これを採用するこ
とはできない。
(2)　組合せの技術的困難性について
　ア　引用発明６の樹脂がトナー用樹脂ではないことについて
　　　原告らは、引用例６の実施例２に記載された、残存単量体の含量が４３
ｐｐｍのスチレンとアクリル酸ブチルからなるポリマーのビーズが、「成形材料と
しての樹脂」であって、トナー用樹脂ではないことを理由に、引用発明６の方法を
引用発明３及び４の方法に組み合わせることが技術的に困難であると主張する。
　　　しかしながら、引用発明６の樹脂の組成自体が、本件発明と同等の組成
であることは、当事者間に争いがないところ、引用例６（甲７）には、「残存モノ
マーが存在すると溶融混練加工の場合やポリマー溶液の調製時に臭気が発生する問
題につながることから、できるだけ減少させることが望まれる。」（１頁右下欄）
と記載され、その実施例２においては、残存モノマーとしてスチレン０．００２５
％、アクリル酸ブチル０．００１８％で合計０．００４３％、すなわち４３ｐｐｍ
であったことが記載されている。
　　　これらの記載等によれば、引用発明６は、本件発明に係るトナー用樹脂
と同等の組成の樹脂が溶融時に発生する臭気の問題を、残存モノマー量を、例えば
４３ｐｐｍまで低減することにより解決したことが開示されているものと認められ
る。
　　　そうであれば、引用発明３及び４や本件発明のようなトナー用樹脂にお
いても、トナーの定着時等に樹脂が溶融することにより発生する臭気の問題を、引
用発明６に開示された残存モノマー量の程度にまで低減して解決しようとすること
は、当業者であれば容易に想到し得る事項と認められ、引用発明３及び４に引用発
明６の方法を組み合わせることに技術的困難性がないことは明らかであるから、原
告らの上記主張は、採用することができない。
　イ　引用発明６の方法がトナー性能を阻害することについて
　　原告らは、引用発明６の残存単量体低減方法が、ポリマービーズに非イ
オン界面活性剤を添加して蒸留する方法であるところ、トナー製造時に使用する界
面活性剤が、トナーの耐湿性や帯電性を低下させる原因となることは周知であり
（甲２０～２８）、当業者が引用発明６をトナー用樹脂に適用することはあり得な
いと主張する。
　　しかしながら、引用例６自体において、非イオン界面活性剤について、
「使用量はポリマー１００重量部に対し０．００１～１重量部の範囲が好まし
い。・・・１重量部超えて用いても効果は増進せず、不経済であるうえ、ポリマー
中に界面活性剤等が取り込まれ、汚染されるおそれがあるために好ましくない。」
（２頁右下欄）と記載されており、引用発明６は、経済性や汚染防止の観点からみ
て、非イオン界面活性剤をごく微量に残存させることが好ましいことを前提として
いるものと認められる。しかも、特開昭６０－７３５４５号公報（乙４）には、非
イオン活性剤、すなわち非イオン界面活性剤を添加した静電荷像現像用トナーが開
示されており、また、特公昭６０－３０９３９号公報（乙５）には、オフセット防
止性能に優れたトナーとするために、引用例６に開示された非イオン界面活性剤の
１つである「ソルビタンモノステアレート」（甲７、２頁左下欄）を意図的に添加
したトナーが開示されている（乙５、５頁９欄）。
　　そうすると、当業者は、引用発明６が、ごく微量の非イオン界面活性剤
を添加し残存させているからといって、同発明に開示された技術を、トナー用樹脂
へ適用することが困難であると認識するものではなく、原告らの上記主張を採用す
ることはできない。
　　なお、原告らは、被告が、前決定における引用例６の認定と本件決定に
おける同引用例の認定において、前後矛盾する判断をしていると主張するが、仮に
そのような判断の相違があったとしても、当裁判所の上記判断が左右されるもので
ないことはいうまでもないから、上記主張を採用する余地はない。
ウ　引用発明６における界面活性剤除去の困難性
　　原告らは、本件決定が、引用例６の実施例２のビーズについて、濾別及
び洗浄の工程を経て得られるので、界面活性剤や分散安定剤は除去され、これらが
ポリマー粒子中に含まれることはないと判断した（１７頁）ことが誤りであると主
張する。
　　確かに、引用発明６が、経済性や汚染防止の観点から、非イオン界面活
性剤をごく微量に残存させることが好ましいことを前提としていることは、前示の
とおりであり、原告らの主張は、その限度で理由がある。しかしながら、引用発明
６が、ごく微量の非イオン界面活性剤を添加し残存させているからといって、同発
明に開示された技術を、トナー用樹脂へ適用するに困難性が認められないことも、
前示のとおりであるから、当業者にとって、引用発明６の方法を引用発明３及び４
に組み合わせることは、容易なことといわなければならない（なお、引用発明６の
方法により残存モノマー量を２００ｐｐｍ以下に低減させたトナー用樹脂におい
て、微量の界面活性剤を完全に除去することなく残存させていたとしても、本件発
明の技術的範囲に属することに留意すべきである。）。
４　顕著な作用効果の看過（取消事由４）について
原告らは、引用例８には、トナーの性能の１つとして、耐塩ビ可塑剤性が要
求されるという事実が記載されているにすぎず、残存モノマー量と耐塩ビ可塑剤性
とがどのような関係を有するかについては記載がなく、残存モノマー量がトナーの
耐塩ビ可塑剤性に影響を与えるという知見に基づく本件発明の有する効果は、引用
例８のみならず、引用発明１、３ないし６のいずれにも記載や示唆のないものであ
り、この点においても本件発明の進歩性があると主張する。
この点について、引用例８（甲８）には、「発明が解決しようとする問題
点」として、「一方、最近、トナーによって顕像、複写された紙を塩化ビニル樹脂
のシートにはさんで保存する方法が盛んに用いられるが、該樹脂には必然的に可塑
剤が含まれているため、従来からよく知られているトナー、例えば、ポリスチレ
ン、スチレン－メタクリル酸エステル共重合体等を主要樹脂成分とするトナーが軟
化し、紙に定着された画像が、上記シートに移行してしまうという問題があること
がわかった。・・・本発明は、以上のような問題点を解決するものである。すなわ
ち、従来のトナーの製造法における問題点を解決して、画像濃度、解像性、階調性
が優れると共に、特に、クリーニング性、帯電安定性、ブロッキング性に優れた乾
式現像に適した電子写真用トナーを製造でき、かつ、得られたトナーが、耐塩ビ汚
染性に優れたものであるトナーの製造方法を提供するものである。」（２頁左下欄
～右下欄）と記載され、「問題点を解決するための手段」として、「この乳化重合
は、重合率が９９重量％以上になるまで進められるのが好ましく、特に９９．９重
量％以上になるまで進められるのが好ましい。重合率が小さく、残存モノマーが多
くなるとトナーの特性、特に保存安定性が劣る傾向がある。」（３頁左下欄）、
「重合開始剤が少なすぎると重合性単量体が完全に重合せず、トナー中に残り、ト
ナーの特性を悪くする。」（５頁左下欄）、「発明の効果」として、「特に、クリ
ーニング性、帯電安定性、ブロッキング性に優れ、さらに耐塩ビ汚染性及び定着性
にも優れた乾式現像に適した電子写真用トナーを得ることができる。」（１２頁右
下欄）と記載されており、引用例８に係る発明の実施例及び比較例のトナーの特性
を対比した一覧表である表１及び２には、その最下段に、「耐塩ビ汚染性」の項目
が設けられている。
上記記載等によれば、引用発明８では、本件発明の「耐塩ビ可塑剤性」に相
当する「耐塩ビ汚染性」（この点は当事者間に争いがない。）が、トナー特性の１
つとして明記され、残存モノマーが多くなると、「耐塩ビ汚染性」が劣る傾向があ
ることを明示し、発明の効果として「耐塩ビ汚染性」に優れたものが得られること
を開示しているものと認められるから、残存モノマーが少ないほど、「耐塩ビ汚染
性」すなわち「耐塩ビ可塑剤性」も優れたものとなることを示唆することは明らか
である（そもそも、特許を受けようとする発明において、異なる課題・用途から、
同一の構成が容易に想到できる場合は十分にあり得ることであるから、当該課題・
用途自体が新規性を有するいわゆる「用途発明」などでない限り、容易に想到でき
る根拠とされた発明自体に当該課題・用途が明示されていないからといって、その
構成が容易に想到される発明についてまで特許が認められるべき筋合いではない。
本件発明が、トナーの不快臭気及び電気的性質の改善のために、残存単量体の量を
「２００ｐｐｍ以下」とする構成を採用したことが、当業者にとって容易に想到で
きることは、前示のとおりであるから、仮に、トナーの公知の１性質である耐塩ビ
可塑剤性の改善が各引用発明に明示されていないとしても、そのことによって、本
件発明の進歩性が裏づけられるものではない。）。
したがって、いずれにしても原告らの上記主張は採用することができない。
５　結論
　以上のとおり、原告ら主張の取消事由にはいずれも理由がなく、本件発明
は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから、
これと同旨の本件決定には誤りがなく、その他本件決定にこれを取り消すべき瑕疵
は見当たらない。
　よって、原告らの本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文
のとおり判決する。
　　　　東京高等裁判所知的財産第１部
　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　北　　山　　元　　章
　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　清　　水　　　　　節
　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　上　　田　　卓　　哉

戻る