戻る

平成１５年（行ケ）第１２号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年４月１２日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　日本精工株式会社
　訴訟代理人弁理士　森哲也，内藤嘉昭，崔秀　，廣瀬一
　被　告　　特許庁長官　今井康夫
　指定代理人　奥井正樹，綿谷晶廣，一色由美子，林栄二，大橋信彦
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
　以下において，「および」は「及び」と統一して表記した。その他，引用箇所に
おいても公用文の表記に従った箇所がある。
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が異議２０００－７３４３０号事件について平成１４年１１月２５日に
した決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告が特許権者である本件特許第３０１８３５５号「軸受用鋼及び転がり軸受」
の出願は，平成１年１０月１１日になされ，平成１２年１月７日に特許の設定登録
がなされたが，その後，本件特許について特許異議の申立てがあって，取消理由通
知があり，平成１３年１１月５日に訂正請求がされたところ，平成１４年１１月２
５日，「訂正を認める。特許第３０１８３５５号の請求項１ないし９に係る特許を
取り消す。」との決定があり，同年１２月１１日，その謄本が原告に送達された。
　２　本件発明の要旨（上記訂正請求に係るもの）
【請求項１】平均粒子径15μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位体
積（100mm3
）当たり10個以下であることを特徴とする軸受用鋼。
【請求項２】平均粒子径10μｍ以上15μｍ以下の酸化物系介在物が単位体
積（100mm3
）当たり100個以下であることを特徴とする軸受用鋼。　
【請求項３】平均粒子径３μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位面
積（160mm2
）当たり80個以下であり，かつ，その内平均粒子径10μｍ以上の前記酸
化物系粒子の構成比率が２％未満であるとともに，平均粒子径15μｍ以上30μｍ以
下の酸化物系介在物が単位体積（100mm3
）当たり10個以下であることを特徴とする
軸受用鋼。
【請求項４】平均粒子径15μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位体
積（100mm3
）当たり10個以下であり，かつ，平均粒子径10μｍ以上15μｍ以下の酸
化物系介在物が単位体積（100mm3
）当たり100個以下であることを特徴とする軸受用
鋼。
【請求項５】平均粒子径３μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位面
積（160mm2
）当たり80個以下であり，かつ，その内平均粒子径10μｍ以上の前記酸
化物系粒子の構成比率が２％未満であるとともに，平均粒子径10μｍ以上15μｍ以
下の酸化物系介在物が単位体積（100mm3
）当たり100個以下であることを特徴とする
軸受用鋼。
【請求項６】平均粒子径３μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位面
積（160mm
）当たり80個以下であり，かつ，その内平均粒子径10μｍ以上の前記酸
化物系粒子の構成比率が２％未満であるとともに，平均粒子径15μｍ以上30μｍ以
下の酸化物系介在物が単位体積（100mm3
）当たり10個以下であり，かつ，平均粒子
径10μｍ以上15μｍ以下の酸化物系介在物が単位体積（100mm3
）当たり100個以下で
あることを特徴とする軸受用鋼。
【請求項７】単位体積当たりの酸化物系介在物の個数が前記範囲内にあることを電
子ビーム溶解抽出評価法によって保証したことを特徴とする請求項１ないし６のい
ずれか記載の軸受用鋼。
【請求項８】鋼中酸素含有量が９ppm以下であることを特徴とする請求項１ないし
７のいずれか記載の軸受用鋼。
【請求項９】軌道輪及び転動体の少なくとも一つが前記請求項１ないし８のいずれ
か記載の軸受用鋼で構成されたことを特徴とする転がり軸受。
　　以下，請求項番号に対応して，それぞれの発明を「本件第１発明」などと表記
する。
　３　決定の理由の要点
　(1)　訂正請求に係る訂正は，特許法１２０条の４第２項及び同条３項で準用する
１２６条２項及び３項の規定に適合するので，当該訂正を認める。
　(2)　特許異議の審理において平成１３年８月２３日付けで通知した取消理由の
〔理由３〕の一つは，本件請求項１～１０に係る発明は，刊行物１に記載された発
明であるというものであり，また，〔理由１〕は，本件請求項１～１０に係る発明
は，刊行物１～７に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるから，本件請求項１～１０に係る発明の特許は，特許法２９条１項
３号又は２項の規定に違反してなされたものである，というものである。
　(3)　刊行物に記載された発明
　取消理由において引用された刊行物１（EffectofSteelManufacturing
ProcessesontheQualityofBearingSteels，ASTMSTP987，1988，p.149～
165）には，
　「溶解方法，介在物の種類及びサイズと軸受鋼の疲労抵抗との関係」と題し，
　「本報文は，鋼製造プロセスと方法とともに，疲労寿命と非金属介在物の含有量
との関係の観点からみた鋼の性質のみを取り扱う。」
　「図10では，著者らはＲＢＦ試験片を用いて別の取り組み方法を採用したもので
ある。ＲＢＦ試験片は２つの鋼製造プロセスＡ及びＢによって製造されたものであ
る。上段の図は，試験片の横断面で顕微鏡により観察された，酸化物の介在物の直
径の分布の比較である。縦軸の対数目盛からは，プロセスＡにおいて５μｍ以下の
介在物がプロセスＢよりも10倍多くあることがわかる。プロセスＡにおけるＢ法
（細かいシリーズ）の指標は2.5であり，一方プロセスＢの指標は１である。下段の
図は，割れ目の発端にある酸化物の介在物の直径の分布の比較である。両方とも，
直径は最大断面寸法を意味する。プロセスＡは830MPaの疲労限界をもち，一方プロ
セスＢは750MPaの疲労限界をもつ。」（157頁13～21行）
と記載されており，
　158頁の図10には，介在物寸法分布の例が示され，図10の上段左側の図を参照する
と，プロセスＡの酸化物系介在物のサイズ分布は，１cm2
当たり，3～4μｍのもの
6.3個，4～5μｍのもの3.6個，5～6μｍのもの0.6個，6～7μｍのもの0.8個，7～
15μｍのもの（7μｍを超えるもの）が0.1個未満（表示がない）と読み取ることが
でき，また，
　「図11は，種々の鋼製造方法の疲労限界に関する多くの異なった酸素含有量範囲
を示している。約20ppmの酸素含有量をもつ鋼（LD及びRH）が非常に良好な疲労限界
をもっていることがわかる。さらに，ケイ素カルシウム処理用いることにより，低
酸素含有量の鋼を製造することができるが，そのことによって不十分な疲労限界が
生じる可能性がある。しかし，鋼製造（EF及びRH／Fos）のやり方の中では，その多
くの結果からは酸素含有量と疲労特性の相関関係を求めること可能であることが確
認されるかもしれない。」（158頁7～16行）
と記載されており，
　図11には，EF＋RH（Fos），EF＋RH（Fos－SiCaTREATED）で10ppm以下（9ppm以
下の場合もある）の鋼中酸素が得られることが示されている。
　同じく引用された刊行物２（「鉄と鋼」63年13号，昭和52年11月1日，282～
293頁）には，
　「プラズマアークによる鋼および超合金の再溶解」と題し，
　「本研究で用いた材料は・・・ＳＵＪ３・・・の４鋼種である。・・・これら母
材化学成分は再溶解後の化学成分と合わせてTable４に示す。ＰＰＣ再溶解の条件
は・・・各鋼種とも再溶解出力を・・・の間にとり，さらに溶解速度も変えて，出
力と溶解速度の条件の組合わせがインゴットの性質，性能にどのように影響するか
調べられるようにした。」（284頁左欄14行～右欄１行）
　「4.1.5酸化物系介在物の形態変化
　酸化物系介在物の形態がその性能に大きく影響するＳＵＪ３について再溶解によ
る形態変化を調べた。
　・・・
　この結果は，Ｏ分析値からもある程度推定できるが，酸化物系介在物を減少する
と同時に，大きさを細かくすることが重要である。すなわち，ＳＵＪ３の転動疲労
寿命に対しては大型酸化物系介在物が有害で，ある程度以下のものではそれ程有害
でないといわれている。この臨界寸法がどの程度かについては種々の意見があるが
5～10μ位のものと考えられる。そこで，大きさの変化を調べるため，光学顕微鏡に
より酸化物系介在物の大きさの分布を調べた。その結果をTable６に示す。再溶解に
より酸化物系介在物が細かくなっていることは明らかであり，とくに8μ以上の介在
物が少なくなっている。」（289頁左欄下から17行～右欄下から16行）
と記載されており，
　Table４には，ＳＵＪ３について，ＰＰＣ後の（Ｊ－３）のＯ量は
0.0008％（8ppm）であること，Table６には，酸化物系介在物の大きさの分布は，Ｊ
－３（ＰＰＣ）について，100mm2
（視野150mm2
）当たり，2μを超え4μ以下のものは
36.0個，4μを超え6μ以下のものは12.0個，6μを超え8μ以下のものは3.0個，8μ
を超え10μ以下，10μを超え12μ以下のもの，12μを超え14μ以下のものはいずれ
も0個であることが示されている。
　同じく引用された刊行物４（「鉄と鋼」75第10号，平成1年10月1日，83～90頁）
には，
　「エレクトロンビーム法による鋼中介在物の分離と評価法の開発」と題し，
　「Fig.1に示したように，メタル試料を高真空下の銅製ハース内でＥＢによりボタ
ン状に溶解するとメタル中の介在物はメタルの上部表面に浮上して集まるので，そ
の量，形態，粒径，組成などを定量化する。」（83頁右欄5行～84頁左欄3行）
　「メタルの表面に浮上した介在物の量，粒径は映像解析装置により測定した。ま
た，介在物の形態と組成は目的に応じてＳＥＭにより分析した。」（84頁左欄下か
ら7～5行）
　「ＥＢ法は顕微鏡法と比較しておよそ５倍強能率の向上することがわかる。
　・・・・・
　ＥＢ法は顕微鏡法の数十万以上の測定視野数と同等の情報を得ることになり，デ
ータの信頼性は高いといえる。」（88頁左欄14行～右欄4行）
　「ＥＢ法による介在物の粒径や形態を詳細に解析することにより，介在物減少対
策の効果を従来以上に分離できる可能性があり，今後，これらの分野への新たな解
析手段として期待できる。」（89頁右欄9～12行）
と記載されている。
　(4)　本件第１発明についての決定の判断
　刊行物１の図10の上段左の介在物分布のグラフを参照すると，粒子径７μmを超え
る粒子の個数は表示されておらず，1cm2
当たり0.1個未満であるから，平均粒子径
15μm以上30μm以下の介在物を合計しても，1cm2
当たり0.1個未満，すなわち，20cm2
当たり2個未満しか存在しない場合があると認められる。
　そこで，本件第１発明と刊行物１に記載された発明とを対比すると，両者は，
「平均粒子径15μｍ以上の酸化物系介在物が少ない軸受用鋼。」である点で一致
し，本件第１発明が，「平均粒子径15μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位
体積（100mm3
）当たり10個以下である」のに対し，刊行物１に記載された発明は，
平均粒子径15μm以上30μm以下の介在物が20cm2
当たり2個未満である点で一応相違
する。
　上記相違点について検討する。
　極値統計の考え方により，観測領域を増大させれば最大介在物径が増加すること
も考えられるので，本件請求項１に係る発明の100mm3
の観測領域と刊行物１の図
10の観測視野(20cm2
)との差異について検討する。
　２次元平面の観測領域を立体化する具体的な推定手段については，例えば，村上
敬宜著「金属疲労，微小欠陥と介在物の影響」239～240頁，1993年，養賢堂発行
（参考資料，本訴甲第６号証）に記載され，一般的に平均観察領域は，介在物の平
均的直径相当の厚みを有する立体の観察に相当すると考えられている。
　そこで，刊行物１の図10に示された酸化物系介在物のサイズ分布について，その
被検領域が相当する立体について検討すると，前記図10で観察された粒径の上限は
15μmであり，被検面積は20cm2
であるから，被検領域は，20×102
×0.015＝30mm3
と
なり，本件第１発明の30％に当たり，被検領域に大きな差異はなく，前記のとお
り，平均粒子径15μm以上30μm以下の介在物が20cm2
当たり2個未満の場合があるか
ら，被検領域を100mm3
に拡大したとしても，2×100/30＝6.6個未満となり，本件第
１発明における「単位体積（100mm3
）当たり10個以下」と重複する。
　したがって，本件第１発明は，刊行物１に記載された発明である。
　また，刊行物２には「ＳＵＪ３の転動疲労寿命に対しては大型酸化物系介在物が
有害で，ある程度以下のものではそれ程有害でないといわれている。この臨界寸法
がどの程度かについては種々の意見があるが5～10μ位のものと考えられる。」と記
載されているように，軸受用鋼の転動疲労寿命の向上のためには，平均粒子径15μ
m以上の介在物はできるだけ少ない方がよいことは明らかであるから，平均粒子径
15μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物を「単位体積（100mm
）当たり10個以下」
とすることは当業者が容易に想到し得るものである。
　したがって，本件第１発明は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものである。
　(5)　本件第２発明についての決定の判断
　本件第２発明は，軸受用鋼において，「平均粒子径10μｍ以上15μｍ以下の酸化
物系介在物が単位体積（100mm3
）当たり100個以下」とするものであるが，刊行物１
には，7μm以下の酸化物系介在物のみが示されているから，上記(4)に記載された理
由と同様の理由により，刊行物１に記載された発明であるか，又は，刊行物１及び
２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであ
る。
　(6)　本件第３発明についての決定の判断
　本件第３発明は，本件第１発明の構成要件に加え，「平均粒子径３μｍ以上30μ
ｍ以下の酸化物系介在物が単位面積（160mm2
）当たり80個以下であり，かつ，その
内平均粒子径10μｍ以上の前記酸化物系粒子の構成比率が２％未満である」点を構
成要件とする発明であるが，かかる点は刊行物１の第10図に示されているから，上
記(4)に記載された理由と同様の理由により，刊行物１に記載された発明であるか，
又は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものである。
　(7)　本件第４発明についての決定の判断
　本件第４発明は，本件第１発明の構成要件に，本件第２発明の構成要件を付加し
た発明であるから，上記(4)及び(5)に記載された理由と同様の理由により，刊行物
１に記載された発明であるか，又は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものである。
　(8)　本件第５発明についての決定の判断
　本件第５発明は，本件第２発明の構成要件に加え，「平均粒子径３μｍ以上30μ
ｍ以下の酸化物系介在物が単位面積（160mm2
）当たり80個以下であり，かつ，その
内平均粒子径10μｍ以上の前記酸化物系粒子の構成比率が２％未満である」点を構
成要件とする発明であるが，かかる点は刊行物１の第10図に示されているから，上
記(5)に記載された理由と同様の理由により，刊行物１に記載された発明であるか，
又は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものである。
　(9)　本件第６発明についての決定の判断
　本件第６発明は，本件第１発明及び本件第２発明の構成要件に加え，「平均粒子
径３μｍ以上30μｍ以下の酸化物系介在物が単位面積（160mm2
）当たり80個以下で
あり，かつ，その内平均粒子径10μｍ以上の前記酸化物系粒子の構成比率が２％未
満である」点を構成要件とする発明であるが，かかる点は刊行物１の第10図に示さ
れているから，上記(4)及び(5)に記載された理由と同様の理由により，刊行物１に
記載された発明であるか，又は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものである。
　(10)　本件第７発明についての決定の判断
　本件第７発明は，本件第１～６発明において，「単位体積当たりの酸化物系介在
物の個数が前記範囲内にあることを電子ビーム溶解抽出評価法によって保証した」
ものであるが，鋼中介在物の量，粒径等を解析する場合に，電子ビーム溶解抽出評
価法を採用することは，刊行物４に記載されているように周知であるから，刊行物
１，２及び４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものである。
　(11)　本件第８発明についての決定の判断
　本件第８発明は，本件第１～７発明において，「鋼中酸素含有量を9ppm以下」に
限定したものであるが，酸素含有量が9ppm以下の軸受用鋼は，刊行物１及び２に記
載されているように周知である（特開昭６２－６３６５０号公報，3頁右下欄19行～
4頁左上欄6行の記載も参照）から，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものである。
　(12)　本件第９発明についての決定の判断
　本件第９発明は，転がり軸受において，「軌道輪及び転動体の少なくとも一つ」
を本件第１～８発明の軸受用鋼で構成したものであるが，軌道輪及び転動体が転が
り軸受を構成する部材であることは周知であり，刊行物１に記載された軸受用鋼を
周知の部材に用いたにすぎないから，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものである。
　(13)　決定のむすび
　以上のとおり，本件第１～９発明は，刊行物１に記載された発明であるか，又
は，刊行物１，２及び４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたものであるから，本件第１～９発明の特許は，特許法２９条１項又は２
項の規定に違反してなされたものであり，同法１１３条２号に該当し，取り消され
るべきものである。
第３　原告主張の決定取消事由
　１　取消事由１（刊行物１の認定の誤り）
　(1)　決定で採用した刊行物１の図１０の上段左の認定の誤り
　刊行物１（本訴甲第４号証，乙第４号証）にあっては，鋼の性質を疲労寿命と非
金属介在物の含有量との関係から報告していると認められるものの，刊行物１の図
１０の上段左にあっては，本件発明が目的にしている軸受の転がり疲れ寿命（Ｌ１０
寿命）の向上とは何らその関係が示されていないから，決定で採用した刊行物１の
図１０の上段左の認定，つまり決定における新規性又は進歩性の有無の判断の根拠
として「刊行物１の図１０の上段左の介在物分布のグラフを参照」したことに誤り
がある。
　(2)　刊行物１の図１０の上段左の認定の誤り
　決定は，本件第１発明についての項で，
「刊行物１の図１０の上段左の介在物分布のグラフを参照すると，粒子径７μｍを
超える粒子の個数は表示されておらず，１ｃｍ２
当たり０．１個未満であるから，平
均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物を合計しても，１ｃｍ２
当たり０．１個
未満，すなわち，２０ｃｍ２
当たり２個未満しか存在しない場合があると認められ
る」と認定した。
　しかし，図１０の上段左においては，棒グラフ１個につき１μｍ幅に目盛られて
いることから，１５～３０μｍの間に，１μｍ幅に目盛られるべき幅数は１５個と
なり，この各々の幅に１ｃｍ２
当たり０．１個未満の介在物が存在することになると
認定できる場合もある。そうすると，結果的に１５μｍ～３０μｍの介在物範囲に
存在する介在物数は１５×０．１個／ｃｍ２
未満になる場合も存在することになり，
これを被検領域２０ｃｍ２
に拡大すれば，２０×１５×０．１個／ｃｍ２
未満，すな
わち２０ｃｍ２
当たり３０個未満であると認められる場合もある。
　以上のように，図１０の上段左のグラフでは，横軸が１５μｍ付近までしか目盛
っていないにもかかわらず，決定において，１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物径
の範囲へ拡大解釈し，その範囲での介在物の合計数を１ｃｍ２
当たり０．１個未満と
認定すること自体に論理の飛躍がある。
　また，１μｍ幅の目盛数が平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の間に１５間隔
存在すると考えることもできる図１０の上段左の多義的な記載にもかかわらず，決
定が，平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の間における１μｍ幅の目盛数を１個
のみと解し，１ｃｍ２
当たりの介在物数を０．１個未満と限定的に解釈したこと，及
び具体的に開示されていない介在物径の範囲へ拡大解釈したことに，妥当性は存在
しない。
　したがって，決定における刊行物１の図１０上段左に関する決定の認定は誤りで
ある。
　２　取消事由２（本件第１発明と刊行物１の同一性の認定の誤りと，刊行物１と
刊行物２とを組み合わせることの容易性の認定の誤り）
　(1)　本件第１発明と刊行物１の同一性の認定の誤り
　(1)－１　本件第１発明と刊行物１の一致点についての認定の誤り
　決定は，本件第１発明と刊行物１に記載された発明を対比した場合に，両者は
「平均粒子径１５μｍ以上の酸化物系介在物が少ない軸受用鋼。」である点で一致
すると認定した。
　しかし，原告の計算によれば，１５μｍ～３０μｍの介在物範囲に存在する介在
物数は２０ｃｍ２
当たり３０個未満であると認められる場合もあることは，上記１
の(2)で述べたとおりである。
　したがって，本件第１発明と刊行物１に記載された発明を対比した場合に，「両
者が「平均粒子径１５μｍ以上の酸化物系介在物が少ない軸受用鋼。」である点で
一致し」という認定は誤りであり，「一致し」ていない。
　(1)－２　本件第１発明と刊行物１の相違点についての認定の誤り
　①　決定は，「本件第１発明が，「平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の酸化
物系介在物が単位体積（１００ｃｍ３
）当たり１０個以下である」のに対し，刊行物
１に記載された発明は，平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物が２０ｃｍ２
当たり２個未満である点で一応相違する」と認定した。
　しかしながら，刊行物１に記載された発明に関する認定自体が取消事由１の(2)で
述べたように誤りであるから，これを基礎とする上記相違点の認定も誤りである。
ただし，本件第１発明が酸化物系介在物の存在率を単位体積当たりの個数（体積
法）で規定しているのに対し，刊行物１が同存在率を単位面積当たりの個数（面積
法）で規定している点での相違は認める。
　②　決定は，「上記相違点について検討する。．．．２次元平面の観測領域を立
体化する具体的な推定手段については，例えば，村上敬宜著「金属疲労，微小欠陥
と介在物の影響」２３９～２４０頁，１９９３年，養賢堂発行（参考資料，本訴甲
第６号証）に記載され，一般的に平均観察領域は，介在物の平均的直径相当の厚み
を有する立体の観察に相当すると考えられている。」と認定した。
　まず，面積法を体積法に換算するに際して用いた参考資料（甲第６号証）は，本
件特許出願日以前に公知となっておらず，これを引用し，当業者の技術常識とする
ことに違法性が存在する。
　仮に引用可能であっても，参考資料（甲第６号証）の２３９頁第Ａ３章には，二
次元的検査の結果を三次元的検査の結果に置き換えることの困難性を示唆するとと
もに，立体中に含まれる√ａｒｅａmaxの推定方法はあくまで簡便さを目的とした推
定方法であることが，また，刊行物１の１５７頁２５行～１５８頁３行には，三次
元的検査による介在物検査法が二次元的検査によるものよりも優れている点が，そ
れぞれ述べられている。
　以上より，体積法が面積法よりも優れるとともに，面積法から体積法に換算する
方法はあくまで簡便な推定方法でありその取扱いにも注意を払わなければならない
ことが理解される。
　③　決定で判断された「被検領域は，２０×１０２
×０．０１５＝３０ｍｍ３
とな
り，本件第１発明の３０％に当たり，被検領域に大きな差異はなく，」との認定は
誤りである。
　原告が，参考資料で提案されている平面を立体化する考え方に沿って，刊行物１
の図１０で観察された酸化物系介在物の，平面を立体化するための仮想的厚さを算
出したところ，同厚さｈは，
　ｈ＝Σ√ａｒｅａmax,j／ｎ＝２６１１μｍ未満／４１５０回＝０．６３μｍ未満
となる。
　これは，決定で採用された１５μｍに対して１／２４以下の極めて小さな値とな
る。そして，決定においては，図１０で観察された粒径の上限を１５μｍとして被
検領域を３０ｍｍ３
と導いたのに対し，同様の考え方を適用すれば，仮想的厚さ０．
６３μｍ未満に対して被検領域は１．２６ｍｍ３
未満となり，本件第１発明の被検領
域１００ｍｍ３
に対して１．２６％未満となるから，被検領域に大きな差異が存在す
ることになる。
　したがって，決定における「被検領域は，･･･本件第１発明の３０％に当たり，被
検領域に大きな差異はなく，」との認定は誤りである。
　④　決定は，「被検領域を１００ｍｍ３
に拡大したとしても，２×１００／３０＝
６．６個未満となり，本件第１発明における「単位体積（１００ｍｍ３
）当たり１０
個以下」と重複する。したがって，本件第１発明は，刊行物１に記載された発明で
ある。」と認定したが，誤りである。
　上記③で述べたように，２０ｃｍ２
に相当する被検領域１．２６ｍｍ３
未満は，決
定による被検領域３０ｍｍ３
に対して大幅に小さく１／２４以下である。そして，１
５μｍ～３０μｍの介在物範囲に存在する介在物数３０個／２０ｃｍ２
未満を１００
ｍｍ３
当たりの存在個数に拡大すると，{１００ｍｍ３
／１．２６ｍｍ３
}×３０個＝２
３８１個／１００ｍｍ３
未満となり，決定で示された６．６個／１００ｍｍ３
未満と
比較して桁違いに大きい。
　すなわち，決定は，２３８１個／１００ｍｍ３
未満とも示せるところを６．６個／
１００ｍｍ３
未満と桁違いに小さい値として認定しており，刊行物１の図１０上段左
の多義的な記載を一義的に示しているところに誤りがある。
　この認定の誤りは，取消事由１の(2)で述べたように刊行物１の図１０の上段左の
介在物分布のグラフの解釈を誤り，その誤りに起因して本件第１発明と刊行物１と
の一致点の認定を誤り，そして，刊行物１の図１０の上段左の介在物分布のグラフ
が単位面積あたりとなっているものを参考資料を用いて無理に単位体積当たりに変
換して解釈しようとしたことに起因するものである。
　(2)　刊行物１と刊行物２とを組み合わせることの容易性の判断の誤り
　刊行物２（本訴甲第５号証）には，「ＳＵＪ３の転動疲労寿命に対しては大型酸
化物系介在物が有害で，ある程度以下のものではそれ程有害ではないといわれてい
る。この臨界寸法がどの程度かについては種々の意見があるが５～１０μ位のもの
と考えられる。」とあることから，ＳＵＪ３の転動疲労寿命に対する酸化物系介在
物の臨界寸法は５～１０μのものと考えられることがわかる。また，「再溶解によ
り，酸化物系介在物が細かくなっていることは明らかであり，とくに８μ以上の介
在物が少なくなっている。８μ以下のものはそれ程変化はなく，試料によって母材
より多くなっているものもある」とあることから，８μの酸化物系介在物が臨界寸
法として取り上げられていることがわかる。
　しかしながら，Table６を参照すると，いずれの試料においても酸化物系介在物の
大きさの分布の上限ランクは１２μを超え１４μ以下となっていることから，本件
第１発明での１５μｍ以上３０μｍ以下の領域における酸化物系介在物の寸法につ
いての調査は刊行物２においてはなされていない。
　また，刊行物２には，本件第１発明における酸化物系介在物の下限寸法である１
５μｍ及び上限寸法である３０μｍの技術的意義について一切開示されていない。
　したがって，決定における「平均粒子径１５μｍ以上の介在物はできるだけ少な
い方がよいことは明らか」との判断には飛躍がある。
　また，本件第１発明のような数値限定発明における進歩性の判断に際しては，公
知技術における当該構成の技術的意義が開示又は示唆されていることが必要である
と解するのが相当であるとされているところ，刊行物１，２の双方に本件第１発明
の特徴である「平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の酸化物系介在物を「単位体
積（１００ｍ３
）当たり１０個以下」とすることが開示されていないとともに，刊行
物１，２のいずれにあっても本件第１発明における酸化物系介在物の下限寸法であ
る１５μｍ及び上限寸法である３０μｍの技術的意義については一切開示されてい
ないので，「本件第１発明は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」との認定は誤りである。
　３　取消事由３（刊行物１に基づく本件第２～第６発明の新規性，刊行物１，２
に基づく本件第２～第６発明，第８発明及び第９発明の進歩性，刊行物１，２及び
４に基づく本件第７発明の進歩性の認定の誤り）
　(1)　本件第２発明の新規性，進歩性の判断の誤り
　決定は，本件第２発明は，軸受鋼において，「平均粒子径１０μｍ以上１５μｍ
以下の酸化物系介在物が単位体積（１００ｍｍ３
）当たり１００個以下とするもので
あるが，刊行物１には，７μｍ以下の酸化物系介在物のみが示されているから，本
件第１発明と同様の理由により，刊行物１に記載された発明であるか，又は，刊行
物１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のである。」と認定した。
　しかしながら，上記認定は以下の理由により誤りである。
　①　刊行物１の図１０の上段左にあっては，本件発明が目的にしている軸受の転
がり疲れ寿命（Ｌ１０寿命）の向上とは何らその関係が示されていない。
　②　面積法を体積法に換算するに際して用いた参考資料は，本件特許の出願日よ
りも後に発行されたものであり，本件特許出願日以前に公知になっていない資料を
引用して当業者の技術常識とした点に違法性がある。
　③　刊行物１に，軸受用鋼において，「平均粒子径１０μｍ以上１５μｍ以下の
酸化物系介在物が単位体積（１００ｍ３
）当たり１００個以下」とすることが記載さ
れていない。
　面積法を体積法に換算するに際して，参考資料を用いたことに違法性があるが，
敢えて参考資料を用いて取消事由１，２と同様の手法により，刊行物１の図１０上
段左における単位体積（１００ｍｍ３
）当たりの平均粒子径１０μｍ以上１５μｍ以
下の酸化物系介在物の個数を計算すると，１０～１５μｍの間に１μｍ幅に目盛ら
れるべき幅数は５個となり，この各々の幅に１ｃｍ２
当たり０．１個未満の介在物が
存在することになる。そうすると，結果的に１０～１５μｍの介在物範囲に存在す
る介在物数は５×０．１個／ｃｍ２
未満になる場合も存在し，これを図１０の上段左
の被検領域である２０ｃｍ２
に拡大すれば，２０×５×０．１個／２０ｃｍ２
＝１０
個／２０ｃｍ２
未満となる。そして，取消事由２で指摘したように，参考資料に基づ
く刊行物１の図１０の上段左における，平面を立体化するための仮想的な厚さは
０．６３μｍ未満であり，これを決定と同様の考えを適用して求めた被検領域は
１．２６ｍｍ３
未満となる。そして２０ｃｍ２
が被検体積で１．２６ｍｍ３
未満に相当
するから，１００ｍｍ３
当たりに換算すると７９４個／１００ｍｍ３
未満となり，決
定で示された１００個以下と比較して桁違いに大きいこ
とになる。
　したがって，本件第２発明が刊行物１に記載された発明であるとの認定は誤りで
ある。
　④　さらに，刊行物１と２とを組み合わせることの容易性の判断の誤りについて
検討すると，刊行物１及び２の双方に本件第２発明の特徴である「平均粒子径１０
μｍ以上１５μｍ以下の酸化物系介在物が単位体積（１００ｍｍ３
）当たり１００個
以下」とすることが開示されていないとともに，刊行物１及び２のいずれにあって
も本件第２発明における酸化物系介在物の下限寸法である１０μｍ及び上限寸法で
ある１５μｍの技術的意義については一切開示されていないので，本件第２発明が
刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができ
たものであるとの認定は誤りである。
　(2)　本件第３発明の新規性，進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第３発明は，本件第１発明の構成要件に加え，「平均粒子径３μ
ｍ以上３０μｍ以下の酸化物系介在物が単位面積（１６０ｍｍ２
）当たり８０個以下
であり，かつ，その内平均粒子径１０μｍ以上の前記酸化物系介在物粒子の構成比
率が２％未満である」点を構成要件とする発明であるが，かかる点は刊行物１の第
１０図に示されているから，上記(4)に記載された理由と同様の理由により，刊行物
１に記載された発明であるか，又は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものである。」と認定した。
　しかしながら，本件第３発明は，本件第１発明の構成要件を備えており，取消事
由１及び２で指摘したように，本件第１発明が刊行物１に記載された発明であると
の認定及び刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたものであるとの認定には誤りが存在するので，決定の上記認定もまた誤
りである。
　(3)　本件第４発明の新規性，進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第４発明は，本件第１発明の構成要件に，本件第２発明の構成要
件を付加した発明であるから，上記(4)及び(5)に記載された理由と同様の理由によ
り，刊行物１に記載された発明であるか，又は，刊行物１及び２に記載された発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と認定した。
　しかしながら，本件第４発明は，本件第１発明及び第２発明の構成要件を備えて
おり，取消事由１及び２，さらには取消事由３の(1)で述べたように，本件第１及び
２発明は，それぞれ刊行物１に記載された発明であるとの認定及び刊行物１及び２
に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると
の認定には誤りが存在するので，決定の上記認定もまた誤りである。
　(4)　本件第５発明の新規性，進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第５発明は，本件第２発明の構成要件に加え，「平均粒子径３μ
ｍ以上３０μｍ以下の酸化物系介在物が単位面積（１６０ｍｍ２
）当たり８０個以下
であり，かつ，その内平均粒子径１０μｍ以上の前記酸化物粒子の構成比率が２％
未満である」点を構成要件とする発明であるが，かかる点は刊行物１の図１０に示
されているから，上記(5)で記載された理由と同様の理由により，刊行物１に記載さ
れた発明であるか，又は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものである。」と認定した。
　しかしながら，本件第５発明にあっては，本件第２発明の構成要件を備えてお
り，取消事由３の(1)で指摘したように，本件第２発明が刊行物１に記載された発明
であるとの認定及び刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものであるとの認定には誤りが存在するので，決定の上記認定
もまた，誤りである。
　(5)　本件第６発明の新規性，進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第６発明は，本件第１発明及び本件第２発明の構成要件に加え，
「平均粒子径３μｍ以上３０μｍ以下の酸化物系介在物が単位面積（１６０ｍｍ２
）
当たり８０個以下であり，かつ，その内平均粒子径１０μｍ以上の前記酸化物系粒
子の構成比率が２％未満である」点を構成要件とする発明であるが，かかる点は刊
行物１の第１０図に示されているから，上記(4)及び(5)で記載された理由と同様の
理由により，刊行物１に記載された発明であるか，又は，刊行物１及び２に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」と認定し
た。
　しかしながら，本件第６発明にあっては，本件第１及び第２発明の構成要件を備
えており，取消事由１，２及び３の(1)で指摘したように，本件第１発明及び第２発
明が刊行物１に記載された発明であるとの認定及び刊行物１，２に記載された発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの認定には誤りが
存在するので，決定の上記認定もまた，誤りである。
　(6)　本件第７発明の進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第７発明は，本件第１～６発明において，「単位体積当たりの酸
化物系介在物の個数が前記範囲内にあることを電子ビーム溶解抽出評価法によって
保証した」ものであるが，鋼中介在物の量，粒径等を解析する場合に，電子ビーム
溶解抽出法を採用することは，刊行物４に記載されているように周知であるから，
刊行物１，２及び４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが
できたものである。」と認定した。
　しかしながら，本件第７発明にあっては，本件第１～６発明のいずれかに従属す
る発明であり，少なくとも本件第１発明の構成要件及び本件第２発明の構成要件の
うちいずれか１つを備えている。そして，上記取消事由１，２及び３の(1)で指摘し
たように，本件第１発明及び第２発明が刊行物１に記載された発明であるとの認定
及び刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるとの認定には誤りが存在するので，たとえ本件第７発明の特徴が刊
行物４に記載されていたとしても，本件第７発明が刊行物１，２及び４に記載され
た発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの認定は誤
りである。
　(7)　本件第８発明の進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第８発明は，本件第１～７発明において，「鋼中酸素含有量を９
ｐｐｍ以下」に限定したものであるが，酸素含有量が９ｐｐｍ以下の軸受用鋼は，
刊行物１，２に記載されているように周知であるから，刊行物１，２に記載された
発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」と認定した。
しかしながら，本件第８発明にあっては，本件第１～７発明のいずれかに従属する
発明であり，少なくとも本件第１発明の構成要件及び本件第２発明の構成要件のう
ちいずれか１つを備えている。そして，取消事由１，２及び３の(1)で指摘したよう
に，本件第１発明及び第２発明が刊行物１に記載された発明であるとの認定及び刊
行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のであるとの認定には誤りが存在するので，たとえ本件第８発明の特徴が刊行物１
及び２に記載されていたとしても，本件第８発明が刊行物１，２に記載された発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの認定は誤りであ
る。
　(8)　本件第９発明の進歩性の判断の誤り
　決定は，「本件第９発明は，転がり軸受において，「軌道輪及び転動体の少なく
とも一つ」を本件第１～８発明の軸受用鋼で構成したものであるが，軌道輪及び転
動体が転がり軸受を構成する部材であることは周知であり，刊行物１に記載された
軸受用鋼を周知の部材に用いたにすぎないから，刊行物１及び２に記載された発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と認定した。
　しかしながら，本件第９発明にあっては，「軌道輪及び転動体の少なくとも一
つ」を本件第１～７発明のいずれかに記載の軸受用鋼で構成したものであり，「起
動輪及び転動体の少なくとも一つ」が少なくとも本件第１発明及び本件第２発明の
軸受用鋼のうちいずれか１つで構成されている。そして，取消事由１，２及び３
の(1)で指摘したように，本件第１発明及び第２発明が刊行物１に記載された発明で
あるとの認定及び刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものであるとの認定には誤りが存在するので，たとえ軌道輪及び
転動体が転がり軸受を構成する部材であることは周知であっても，本件第９発明が
刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものであるとの認定は誤りである。
第４　当裁判所の判断
　１　取消事由１について
　(1)　決定で採用した刊行物１の図１０の上段左の認定の誤りについて
　原告は，「刊行物１の図１０の上段左にあっては，本件発明が目的にしている軸
受の転がり疲れ寿命（Ｌ１０寿命）の向上とは何らその関係が示されていないから，
決定で採用した刊行物１の図１０の上段左の認定，つまり決定における新規性又は
進歩性の有無の判断の根拠として「刊行物１の図１０の上段左の介在物分布のグラ
フを参照」したことに誤りがある。」と主張する。
　しかしながら，原告も，刊行物１の記載に関して，「種々の製鋼法の違いにもか
かわらず，軸受の転がり疲れ寿命（Ｌ１０寿命）とＲＢＦ試験による疲労限界との間
には相関があり，かつ，完成した軸受を直接試験して転がり疲れ寿命を求めるより
もＲＢＦ試験が時間がかからず，低コストであることから，軸受の転がり疲れ寿命
（Ｌ１０寿命）の評価を，ＲＢＦ試験による疲労限界の評価に置き換え，軸受の転が
り疲れ寿命をＲＢＦ試験によって導かれる疲労限界により間接的に評価している」
（平成１５年２月２８日付け準備書面３頁）と主張し，また，「図１０の上段の図
では，プロセスＡは８３０ＭＰａの疲労限界を持ち，一方プロセスＢは７５０ＭＰ
ａの疲労限界を持つので，軸受の転がり疲れ寿命（Ｌ１０寿命）と，ＲＢＦ試験によ
る疲労限界との間には相関があることを考慮すれば，プロセスＡの方がプロセスＢ
よりも軸受の転がり疲れ寿命が長いと理解される。」（同準備書面４頁）と主張す
るところである。
　そうすると，図１０の上段左に図示されたプロセスＡは，少なくとも同図右に図
示されたプロセスＢよりもＬ１０寿命が長いことが明らかであり，同図上段左のグラ
フが，Ｌ１０寿命の向上とはその関係が示されていないとする原告の主張は理由がな
く，決定が刊行物１の図１０の上段左のグラフを参照した点に誤りはない。
　(2)　刊行物１の図１０の上段左の要旨認定の誤りについて
　(2)－１　原告は，被告が決定において，「刊行物１の上段左の介在物分布のグラ
フを参照すると，．．平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物を合計して
も，１ｃｍ２
当たり０．１個未満，すなわち，２０ｃｍ２
当たり２個未満しか存在し
ない場合がある」と認定したのは誤りであり，プロセスＡの断面の酸化物系介在物
の平均的直径においても，１６μｍを超える直径の酸化物系介在物は０個であると
断言できず，また，１５～１６μｍの介在物数は，１ｃｍ２
当たり０．１個未満とす
ることも妥当ではないので，平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物を合計
した場合に１ｃｍ２
当たり０．１個未満になるとは限らない旨主張する。
　(2)－２　図１０の上段のグラフは，断面の酸化物系介在物の最大断面直径分布の
グラフ，下段のグラフは，割れ目発端の酸化物系介在物の最大断面直径分布のグラ
フを表している。
　そして，上段のグラフは，試験片の任意のポリッシング面を観察した酸化物系介
在物の直径分布を示すのに対し，下段のグラフは転がり疲れ寿命（Ｌ１０寿命）と相
関のあるＲＢＦ試験において破断起点となった断面に存在する破断原因となった酸
化物系介在物の直径分布を示すものとされている。
　そうすると，上段のグラフにおいては，ポリッシング面，すなわち観察面の取り
方によっては，ストレスがかかる部分に存在する最も有害な酸化物系介在物を見落
とすことも充分に考えられるのに対し，下段のグラフにおいては実際に破断起点と
なった断面に存在する酸化物系介在物の最大断面直径分布を表しており，かつ，軸
受鋼では，疲れき裂は，ストレスがかかっている部分に存在する最も有害な介在物
に起因して起こる（被告が主張するところであり，この点について原告も争ってい
ない。）のであるから，下段のグラフは，正に軸受鋼のストレスがかかる部分に含
まれる最も有害な酸化物系介在物の最大直径分布を示していることになる。
　ところで，「材質上軸受寿命に最も悪影響を持つと考えられるのは酸化物系の介
在物で，特に所定粒径（３０μｍ，１０μｍ，８μｍ）以上の介在物である。」と
の点が周知事項であることについては，被告準備書面の（Ａ－２）として主張され
ているところである。被告がその根拠として挙げる文献（乙第１号証＝「改訂３版
金属便覧」（丸善・昭和５３年９月２０日第４刷発行）４７１頁，５３４～５４０
頁，乙第２号証＝「電気製鋼」４６巻３号（電気製鋼研究会・昭和５０年７月発
行）２１０～２１５頁，乙第３号証＝特開昭６３－６２８４７号公報）において，
ある境界粒径以上の介在物が寿命に最も悪影響を与えるという点では一致してお
り，各文献における境界粒径の相違は，どの程度の寿命を閾値とするかによって，
当然に変動するものであることは当業者であれば容易に理解し得るものであるか
ら，「特に所定粒径以上の介在物が寿命に最も悪影響を持つ」ことも，周知事項で
あると認められる。
　(2)－３　してみれば，図１０の下段のグラフにおける最も有害な酸化物系介在物
の最大直径分布は，ストレスがかかる部分に存在する最も大きな酸化物系介在物の
最大直径分布を表していることになる。
　ここで，図１０の上段左のグラフと下段左のグラフとは，ともにプロセスＡによ
って製造された軸受鋼にかかるものであることから，統計的には同一材質のもので
あり，図１０の上段左のグラフにおいては，光顕観察によって見落とされた可能性
のある，ストレスがかかる部分に存在する最も大きな酸化物系介在物についても，
同図下段のグラフにおいては，理論的には見落としなく発見されていることにな
る。そのような図１０の下段左のグラフにおいて，１６μｍを超える介在物が０で
あるということは，そのような寸法の介在物が試験対象の軸受鋼にもともと存在し
なかったことを表しているのであるから，図１０の上段左に示された光顕観察にお
いても観察されないことは当然であり，上段左のグラフにおいて１６μｍを超える
寸法のグラフが表示されていないことは，観察面の取り方等によって見落とされた
結果でも，０．１個未満でもなく，文字どおり０個であったと解釈するのが合理的
である。
　(2)－４　原告は，図１０の上下段のグラフは，酸化物系介在物の抽出方法が異な
る条件から導かれたものであるから，両者の比較自体，意味をなさず，また同列に
扱うことはできないと主張するが，上述のとおり，上段左のグラフにおける光顕観
察によって見落とされる可能性のある最も有害な酸化物系介在物について，下段左
のグラフにおいては漏れなく観察されると考えるのが合理的であるから，酸化物系
介在物の抽出方法が異なることことだけから，両者の比較が無意味であるとはいえ
ない。
　このことは，上段のグラフにおいて観察されていない粒径の酸化物系介在物が，
下段のグラフにおいて，割れ目発端の破断原因と考えられる酸化物系介在物として
記録されていることからも，妥当であると考えられ，図１０の左側に示されたプロ
セスＡのグラフのみならず，同図右側に示されたプロセスＢにおいても，上下段の
グラフで，プロセスＡと同様の傾向が見て取れることからも明らかである。
　(2)－５　そうすると，本件第１発明が個数限定対象とする１５μｍ以上３０μｍ
以下の酸化物系介在物について，１６μｍ以上３０μｍ以下の部分については，０
個とすることが妥当と考えられる。残る１５μｍ以上１６μｍ以下については，図
１０の上段左のグラフの右端部分に相当するが，同グラフにおいて棒グラフ成分の
表示がなく，高々１ｃｍ２
当たり０．１個以下であることが明らかであるから，１ｃ
ｍ２
当たりの数を２０ｃｍ２
当たりに拡大するために２０倍して，結局，刊行物１の
図１０の上段左のグラフに示されたプロセスＡによる軸受鋼は，１５μｍ以上３０
μｍ以下の酸化物系介在物を２０ｃｍ２
当たり高々２個以下のものを含むものと理解
するのが相当である。
　これと同旨の決定の認定判断に誤りはない。
　２　取消事由２について
　(1)　本件第１発明と刊行物１の同一性の認定の誤りについて
　(1)－１　本件第１発明と刊行物１の一致点についての認定の誤りについて
　決定が，本件第１発明と刊行物１に記載された発明を対比して，両者は「平均粒
子径１５μｍ以上の酸化物系介在物が少ない軸受用鋼」である点で一致するとした
点について，原告は独自の計算によって，１５～３０μｍの介在物範囲に存在する
介在物数は２０ｃｍ２
当たり３０個未満であると認められる場合もあるから，決定に
対してその比が１５倍もあるので，決定における「一致し」なる認定は誤りである
と主張している。
　しかしながら，１５～３０μｍの酸化物系介在物数が２０ｃｍ２
当たり２個以下で
あるとした決定の認定に誤りがないことは，上記１の(2)において説示したとおりで
あるから，原告の上記主張は採用できず，決定における認定に誤りはない。
　(1)－２　本件第１発明と刊行物１の相違点についての認定の誤りについて
　(1)－２－１　決定が，「本件第１発明が，「平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以
下の酸化物系介在物が単位体積（１００ｍｍ３
）当たり１０個以下である」のに対
し，刊行物１に記載された発明は，平均粒子径１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物
が２０ｃｍ２
当たり２個未満である点で一応相違する。」と認定したことに対し，原
告は，独自の計算法によって，刊行物１に記載された発明における平均粒子径１５
μｍ以上３０μｍ以下の介在物の個数を２０ｃｍ２
当たり「３０個未満」と認定した
結果，決定の認定は誤りである旨主張するが，まず，刊行物１に記載された発明に
関する単位面積当たりの１５μｍ以上３０μｍ以下の介在物数に関する上記原告の
計算法が誤りであり，決定による計算法が正しいことは，上記(1)－１においても繰
り返したとおりである。
　ただし，本件第１発明が酸化物系介在物の存在率を単位体積当たりの個数（体積
法）で規定しているのに対し，刊行物１が同存在率を単位面積当たりの個数（面積
法）で規定している点の相違に関しては，原，被告の間で争いはない。
　(1)－２－２　ここで，決定が引用した参考資料（本訴甲第６号証）は，刊行物１
に記載された所定断面積（被検面積）における介在物分布の二次元的観測がいかな
る体積（被検領域）の三次元的観測に相当するかを算出するための算出方法に関し
て引用したものであって，その算出方法は，それが記載された文献の発行時期によ
って変化しないし，また，その方法が適用される事項の意味内容を変化させるわけ
でもないから，参考資料の発行日が本件特許の出願日より後であることをもって，
決定の認定に誤りがあるということはできない。
　また，この参考資料には，「．．．推定方法として二次元的介在物検査を基にし
た現実的で簡便な推定方法を提案する」と記載されているのみであって，両検査の
間の優劣や推定方法の取扱いに関する注意などに関して具体的記載や示唆があると
は認められない。
　(1)－２－３　原告は，参考資料で提案されている平面を立体化する考え方に沿っ
て，刊行物１の図１０で観察された酸化物系介在物の，平面を立体化するための仮
想的厚さを算出したところ，その厚さｈは，０．６３μｍとなるから，被検領域は
１．２６ｍｍ３
となり，同厚さを，刊行物１の図１０で観察された粒径の上限である
１５μｍ（０．０１５ｍｍ）とし，被検領域を３０ｍｍ３
と算出，認定した決定は誤
りであると主張する。
　平成１５年６月１６日付け原告技術説明書に添付された参考資料（甲第６号証の
参考資料と同じ書物）の２３４～２３５頁及び２４０～２４１頁には，以下の記載
がある。
「以下に極値統計を利用した介在物評価法の手順を示す。
（１）試料から主応力方向に垂直な面を切り出す。．．．
（２）検査基準面積Ｓ０を決める。普通，検査基準面積Ｓ０は顕微鏡写真やビデオカ
メラの１視野に取るとよい。検査はＳ０中で最大の面積を占める介在物を選び，最
大介在物の面積の平方根√ａｒｅａmax（μｍ）を測定する。この測定を検査部分が
重複しないようにｎ回繰り返し行う。図Ａ１．１には√ａｒｅａmaxの検査例を示し
ている。
（３）測定したｎ個の√ａｒｅａmaxを小さいものから順に並べ直し，それぞれ√ａ
ｒｅａmax,j（ｊ＝１～ｎ）とする。すなわち，式（Ａ１．１）となるように並べ直
す。
√ａｒｅａmax,１≦√ａｒｅａmax,２≦．．≦√ａｒｅａmax，n（Ａ１．１）
（以上，２３４頁）
　図Ａ３．１（ａ）に示す検査基準面積Ｓ０（ｍｍ２
）の介在物検査は，平面に厚さ
ｈ（ｍｍ）を付けて考えることにより図Ａ３．１（ｂ）に示す検査基準体積Ｖ０
（＝ｈ・Ｓ０）（ｍｍ３
）を対象にした三次元的検査と考える。具体的な手順は以下
のとおりである。
（１）平面を立体化するための仮想的な厚さｈ（ｍｍ）としては，測定した√ａｒ
ｅａmax,jの平均値を丸めて使うとよい。ここで，ｈの単位を（ｍｍ）とすることに
注意しなくてはいけない。
　　　　　　　ｈ＝Σ√ａｒｅａmax,j／ｎ　　　　　（Ａ３．１）
（２）検査基準体積Ｖ０（ｍｍ３
）を計算する。
　　　　　　　Ｖ０＝ｈ・Ｓ０　　　　　　　　　　　　（Ａ３．２）
　ここで，Ｓ０は２次元検査基準面積（ｍｍ２
），ｈは（１）で計算した厚さであ
る。
（３）予測を行う体積Ｖ（ｍｍ３
）を計算する。計算方法は第Ａ４章による。
（４）．．．以下略
（以上，２４０頁）」
　ここで重要なのは，上記摘記部分における「ｎ」は，被検領域を検査基準面積で
割った検査回数であるとともに，各回検査によって測定した√ａｒｅａmaxの個数で
もあるということである。
　そして，ｎ個の√ａｒｅａmaxの和をｎで除算するということは，測定した各√ａ
ｒｅａmaxの平均値を計算していることにほかならない。
　一方，原告の主張は，刊行物１の被検面積２０ｃｍ２
（＝２０００ｍｍ２
）を１０
０倍の顕微鏡の１視野面積である０．４８２ｍｍ２
で除算した４１５０回をｎの値と
して採用し，
　ｈ＝Σ√ａｒｅａmax,j／ｎ＝２６１１μｍ未満／４１５０回
　　＝０．６３μｍ未満
とするものである。
　しかしながら，上記参考資料記載の手順では，√ａｒｅａmax,jの総和Σをｎで除
算して平均値が算出される以上，検査回数と同じ数の介在物データが得られている
ことが前提となっている。
　平成１５年２月２８日付け原告準備書面２９頁に「１．図１０の上段左のプロセ
スＡのデータ解析」と表題した一覧表があるので，この表の値に従って，１～７μ
ｍに至る介在物数を合算してみると，
　２３０＋１９４＋１２８＋７２＋１２＋１４＝６５０個
となる。
　原告主張のとおり，値が図示されない範囲についても０．１個／ｃｍ２
まで介在物
が存在するとしても，上記値６５０に，０．１×２０×２４＝４８を足した６９８
個となるにすぎない。原告の計算は，高々６９８個の平均値を算出するのに４１５
０で除算しており，無意味である。
　そもそも，刊行物１の図１０の左上のグラフを見ると，同グラフ上で介在物の存
在が図示される介在物の最大断面直径分布の最小値は１～２μｍの部分であり，か
つこの部分のグラフが存在数の最大値を示すとともに，２～３μｍ，３～４μｍ，
４～５μｍの順でグラフが低くなっていることからすると，介在物の最大断面直径
の平均直径は，グラフの存在する１～７μｍの間のいずれかの値となるであろうこ
とが自ずと明らかである。
　他方，被告は，測定対象範囲である直径１５μｍ以上３０μｍ以下なる範囲の下
限値１５μｍをもって，仮想的な厚さとしているが，原告が平成１５年６月１６日
付け技術説明書において主張するとおり，仮想的な厚さが介在物直径によって変化
し，また，平面的観察においては常に最大直径以下の断面が観察されることからし
て，仮想的厚さを測定対象範囲の直径の下限値とすることにも，合理的理由は見い
だせない。
　そこで，原告が算出した「１．図１０の上段左のプロセスＡのデータ解析」に記
載された数値に基づいて，上記参考資料に開示された計算方法に則り，改めて√ａ
ｒｅａmax,jの総和Σをｎで除算して平均値を算出してみると，
　ｈ＝２６１１μｍ／６９８＝３．７４μｍ
となり，被検領域は，２０×１０２
×０．００３７４＝７．４８ｍｍ３
となって，本
件第１発明の１００ｍｍ３
と比較して，その７．４８％に相当することになる。
　このことと，上記１の(2)で説示した，「刊行物１の図１０の上段左のグラフに示
されたプロセスＡによる軸受鋼は，１５μｍ以上３０μｍ以下の酸化物系介在物を
２０ｃｍ２
当たり高々２個以下含むものである」との判断結果を併せ考察すると，図
１０の上段左に示されたプロセスＡによる軸受鋼は，１５μｍ以上３０μｍ以下の
介在物を，１００ｍｍ３
当たり，高々２６．７個未満含むということができる。
　この数値は，本件第１発明の，同介在物を単位体積（１００ｍｍ３
）当たり１０個
以下とする数値と比較して，上限値が若干大きい値となってはいるが，オーダーに
おいて等しい上に，１０個以下の範囲において重複するものであり，また，図１０
の上段左のグラフの読み取りにおいて，図示されていない値，すなわち０とも把握
できる値を，その最大値をとって算出したものであることを勘案すると，両者の間
の数値の違いを有意なものとすることはできない。
　(1)－３　よって，本件第１発明と刊行物１との間の同一性認定についてした決定
の認定判断に，原告主張の誤りはない。
　(2)　刊行物１と刊行物２とを組み合わせることの容易性の認定の誤りについて
　刊行物２（本訴甲第５号証）には，以下の記載がある。
「．．．．酸化物系介在物を減少すると同時に，大きさを細かくすることが重要で
ある。すなわち，ＳＵＪ３（判決注：刊行物２の研究で用いた材料鋼種の１種）の
転動疲労寿命に対しては大型酸化物系介在物が有害で，ある程度以下のものではそ
れ程有害ではないといわれている。この臨界寸法がどの程度かについては種々の意
見があるが５～１０μ位のものと考えられる。そこで，大きさの変化を調べるた
め，光学顕微鏡により酸化物系介在物の大きさの分布を調べた。その結果をTable６
に示す．．．．一方，組成の変化についても調べた。ただし，本試料中の酸化物系
介在物はほとんど１０μ以下であるため，ＥＰＭＡによる定量分析が困難であり定
性分析のみ行い，．．．．」（２８９頁）
　そして，Table６には，ＳＵＪ３の酸化物系介在物の寸法分布の調査表が示され，
酸化物系介在物の直径は，「２μを超え４μ以下」から「１２μを超え１４μ以
下」に至る６欄が設けられ，試料Ｊ－４の「８μを超え１０μ以下」が０であっ
て，同試料の「１０μを超え１２μ以下」が０．８であるのを唯一の例外として，
１００ｍｍ２
当たりの酸化物系介在物の個数は，直径が小さいものほど多く，直径区
分が大きくなるに従って個数が減少している傾向が認められ，Ｊ－１とＪ－２は
「１２μを超え１４μ以下」の欄が，また，Ｊ－３は「８μを超え１０μ以下」以
上の３欄が，それぞれ０個となっている。
　以上によれば，大型のものが有害とされている酸化物系介在物について，Table６
に１４μを超える直径の酸化物系介在物の調査欄が設けられていない理由は，１４
μを超える直径の酸化物系介在物については，調査の結果，いずれの試料について
も０個であったためと解釈するのが，自然である。
　刊行物２には，ＳＵＪ３の転動疲労寿命に関して，上記のとおり，「大型酸化物
系介在物が有害で，ある程度以下のものではそれ程有害ではないといわれている。
この臨界寸法がどの程度かについては種々の意見があるが５～１０μ位のものと考
えられる。」との記載があるから，その上限である１０μを超える１５μｍ以上の
介在物はできるだけ少ない方がよいのは当業者にとって当然の事理であると認めら
れる。「平均粒子径１５μｍ以上の介在物はできるだけ少ない方がよいことは明ら
か」とした決定の判断に誤りはない。
　したがって，「本件第１発明は，刊行物１及び２に記載された発明に基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものである。」とした決定の判断の誤りに関
する原告の主張はいずれも理由がなく，決定のこの判断に誤りはない。
　３　取消事由３について
　(1)　本件第２発明の新規性，進歩性の認定の誤りについて
　この点に関する原告の主張は，概ね本件第１発明についてされた取消事由１及び
２と軌を一にするものであるが，本件第２発明は，本件第１発明とで，個数限定す
る酸化物系介在物の平均粒子径範囲が相違しているので，この点について以下判断
する。
　刊行物１の図１０の上段左のグラフを参照すると，１０～１５μｍの部分にグラ
フの表示はなく，１ｃｍ２
当たりの存在個数は０．１個未満であることが認められ
る。原告の主張を最大限に取り入れて，１０～１５μｍの各１μｍ幅の部分に０．
１個／ｃｍ２
の酸化物系介在物が存在すると仮定しても，２０ｃｍ２
当たりの酸化物
系介在物は高々合計１０個未満となる。そして，前記参考資料により，平面法を立
体法に換算した結果，刊行物１の図１０上段左のグラフに示された２０ｃｍ２
当たり
の検査結果は，７．４８ｍｍ３
当たりの被検領域に相当することは，前記２（取消事
由２についての判断の項）の(1)－２－３において説示したとおりであるから，１０
×１００／７．４８＝１３３．７個未満／ｍｍ３
となる。この数値の上限値は，本件
第２発明の上限値より約１．３倍大きな数値であるが，１００個未満の部分におい
て本件第２発明と一致するとともに，算定するに際して，グラフ未表示，すなわち
０とも解釈できるものを，１０～１５μｍのすべての範囲において，０．１個の存
在を仮定したものである点を考慮すると，有意な差異とすることはできない。
　よって，本件第２発明について新規性，進歩性を否定した決定の認定判断に誤り
があるということはできない。
　(2)　本件第３発明の新規性，進歩性の誤りについて
　本件第３発明に関する原告の主張は，本件第１発明に新規性又は進歩性があるこ
とを前提にするものであるが，本件第１発明に新規性及び進歩性がないとした決定
の認定判断に原告主張の誤りがないことは，上記１及び２において説示のとおりで
ある。本件第３発明に関する原告の主張は理由がない。
　(3)　本件第４発明の新規性，進歩性の認定の誤りについて
　本件第４発明に関する原告の主張は，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性
があることを前提にするものであるが，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性
がないとした決定の認定判断に原告主張の誤りがないことは，上記１及び２，並び
に上記(1)に説示のとおりである。本件第４発明に関する原告の主張は理由がない。
　(4)　本件第５発明の新規性，進歩性の認定の誤りについて
　本件第５発明に関する原告の主張は，本件第２発明が，新規性及び進歩性を有す
るものであることを前提にするものであるが，本件第２発明に新規性及び進歩性が
ないとした決定の認定判断に原告主張の誤りのないことは，上記(1)で説示のとおり
である。本件第５発明に関する原告の理由がない。
　(5)　本件第６発明の新規性，進歩性の認定の誤りについて
　本件第６発明に関する原告の主張は，本件第１及び第２発明が，新規性及び進歩
性を有するものであることを前提にするものであるが，本件第１及び第２発明に新
規性及び進歩性がないとした決定の認定判断に原告主張の誤りがないことは，上記
１及び２，並びに上記(1)に説示のとおりである。本件第６発明に関する原告の主張
は理由がない。
　(6)　本件第７発明の進歩性の認定の誤りについて
　本件第７発明に関する原告の主張は，本件第１及び第２発明が進歩性を有するこ
とを前提にするものであるが，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性がないと
した決定の認定判断に原告主張の誤りがないことは，上記１及び２，並びに上記(1)
に説示のとおりである。本件第７発明に関する原告の主張は理由がない。
　(7)　本件第８発明の進歩性の認定の誤りについて
　本件第８発明に関する原告の主張は，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性
があることを前提にするものであるが，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性
がないとした決定の判断に原告主張の誤りがないことは，上記１及び２，並びに上
記(1)に説示のとおりである。本件第８発明に関する原告の主張は理由がない。
　(8)　本件第９発明の進歩性の認定の誤りについて
　本件第９発明に関する原告の主張は，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性
があることを前提にするものであるが，本件第１及び第２発明に新規性及び進歩性
がないとした決定の判断に原告主張の誤りがないことは，上記１及び２，並びに上
記(1)に説示のとおりである。本件第９発明に関する原告の主張は理由がない。
第５　結論
　以上のとおり，原告主張の決定取消事由は理由がないので，原告の請求は棄却さ
れるべきである。
　　東京高等裁判所知的財産第４部
　　　　　　　　　裁判長裁判官塚　　　原　　　朋　　　一
　　　　　　　　　　　　裁判官塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官髙　　　野　　　輝　　　久

戻る