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平成２６年７月１７日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００３７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年５月２９日
判決
原告Ｘ
訴訟代理人弁護士笠原克美
訴訟代理人弁理士西村教光
被告株式会社サンワード
訴訟代理人弁護士下山和也
同新山奈津子
訴訟代理人弁理士有吉修一朗
同森田靖之
同遠藤聡子
主文
１特許庁が取消２０１３－３００１３０号事件について平成２５年１２月２７
日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯（争いがない。）
原告は，別紙商標目録記載の登録第４０１９３１１号商標（以下「本件商標」
という。また，本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。）の商標権者
である。
被告は，平成２５年２月１８日，特許庁に対し，本件商標につき商標法５０
条１項に基づく不使用による商標登録取消審判（取消２０１３－３００１３０
号事件）を請求し（以下，この請求を「本件審判請求」という。），平成２５
年３月７日，その請求の登録（以下「本件審判請求登録」という。）がされた。
特許庁は，平成２５年１２月２７日，「登録第４０１９３１１号商標の商標
登録は取り消す。」との審決をし，その謄本を，平成２６年１月９日，原告に
送達した。
２審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は，原告（被請求人）は，
本件審判請求登録前３年以内に，日本国内において，商標権者，専用使用権者
又は通常使用権者のいずれかが，本件審判請求に係る指定商品について，本件
商標を使用していることを証明したものと認めることはできず，また，原告は，
本件商標の使用をしていないことについて，正当な理由があることを明らかに
していないので，本件商標の登録は，商標法５０条の規定により取り消すべき
である，というものである。
３前提事実（当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認定できる事実。なお，以下，掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝
番を含む。）
ア当庁平成２６年（行ケ）第１００３６号審決取消請求事件の原告である
株式会社サンワード（本店を（所在地）に置く被告とは別の会社である。
以下「別件原告」という。），被告間の平成１９年８月３１日付け営業譲
渡契約書（甲７）には以下の内容の記載がある（以下，上記営業譲渡契約
を「本件契約」といい，上記契約書を「本件契約書」という。なお，原告
及び別件原告は，本件契約書について偽造されたものである旨主張してい
るものの，別件原告は，被告に対し，遅くとも本件第１回口頭弁論期日ま
でに，本件契約を追認する旨の意思表示をしているため（平成２６年３月
１１日付け原告準備書面１１頁参照），本件契約書が偽造されたものかど
うかにかかわらず，本件契約は有効なものであると認められる。）。
第１条
別件原告は，別件原告の平成１９年９月１日現在における貸借対照表，
財産目録及びその他の財務諸表に基づく別件原告の営業全部を営業譲渡
実行日において被告に譲渡し，被告はこれを譲り受ける。
第２条
第１条の営業譲渡実行日は平成１９年９月１日とし，本件契約により
譲渡する営業内容及び対価は別紙目録どおりとする。
イ本件契約書第２条に定める譲渡の対象が記載された営業譲渡目録（甲１
４）には，「特許・実用新案・商標・意匠にかかわらず特許庁認可のもの
全て」との記載がある。
ウ本件契約書には，本件契約に基づき譲渡される商標について，移転登録
がなされる以前の被告による使用に関する定めはない（甲７，１４）。
被告は，本件契約締結後，本件商標権の移転登録を経ていない。
被告は，原告及び別件原告に対し，平成２４年４月２７日，本件商標権の
移転登録手続等を求める訴訟を熊本地方裁判所に提起した（同地方裁判所平
成２４年（ワ）第４３０号商標権等移転登録手続請求事件。以下「別件訴訟」
という。）。熊本地方裁判所は，平成２５年１０月９日，原告に対し，被告
に対して本件商標権の移転登録手続をすることを命ずる判決を言い渡した。
上記訴訟は，現在，福岡高等裁判所に係属中である（甲１７，２９，３０）。
原告及び別件原告は，別件訴訟の第１審において，別件原告と被告は，平
成２３年１２月に本件契約を合意解除した旨，及び，被告に対し，平成２４
年２月２２日付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」（甲２２）を
送付して，本件契約を解除する旨の意思表示をし，さらに，同年３月２３日
にも，本件契約を解除する旨の意思表示をした旨を主張している(甲１７)。
別件原告から，原告に対し，平成２４年２月１５日付けで，本件商標権の
移転登録がなされた（甲１）。
第３当事者の主張
１原告主張の主たる取消事由
以下のとおり，本件審判請求登録前３年以内（以下，この期間を「要証期間」
という。）に，日本国内において，別件原告から許諾を受けた本件商標の通常
使用権者である被告が，本件審判請求に係る指定商品について，本件商標を使
用した事実が存在する。したがって，審決の判断は誤っており，取り消される
べきである。
被告による要証期間における本件審判請求に係る指定商品についての本件
商標の使用
以下のとおり，被告は，要証期間に，本件審判請求に係る指定商品につい
て，本件商標を使用した。
ア被告は，要証期間に，被告の開設するホームページ（甲１８）において，
「ハイ・ベックトリートメント・ドライプレミアム」との表示を包装
容器に表示した商品（洗濯用洗剤）を掲載したほか，製造販売する商品（洗
濯用洗剤）につき，片仮名文字で「トリートメントドライ」と横一連に本
件商標と同一の商標を記載した。被告の上記行為は，商品に関する広告を
内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為（商標法２
条３項８号）に該当する。なお，上記商品は本件商標の指定商品のうちの
せっけん類に属するものである。
イ被告は，要証期間に，被告の会社案内の冊子（甲６）に，本件商標と同
一又は実質上同一商標を付した商品（洗濯用洗剤）を記載した。被告の上
記行為は，商品に関する広告に標章を付して頒布して提供する行為（商標
法２条３項８号）に該当する。なお，上記商品は本件商標の指定商品のう
ちのせっけん類に属するものである。
ウ被告は，取引書類である平成２５年１月３１日発行の請求明細書（甲３
８の１）及び平成２５年３月６日発行の納品書（甲３８の３）の表中商品
コード／商品名の欄に，「トリートメントドライプレミアム」と，本件
商標をその商品「洗濯用洗剤」について表記した。被告の上記行為は，商
品に関する取引書類に標章を付して頒布して提供する行為（商標法２条３
項８号）に該当する。なお，上記商品は本件商標の指定商品のうちのせっ
けん類に属するものである。
エ被告は，要証期間に熊本地裁に提出した上申書の別紙１ないし３（甲３
０）において，本件商標を洗濯用洗剤について使用した。
したがって，被告の上記行為は，商品に関する取引書類に標章を付して
頒布して提供する行為（商標法２条３項８号）に該当する。なお，洗濯用
洗剤は本件商標の指定商品のうちのせっけん類に属するものである。
被告が本件商標権についての通常使用権者であること
商標権の移転は登録しなければその効力を生じない。そして，本件商標権
につき被告への移転登録がされていない以上，仮に本件商標権が本件契約に
おける譲渡の対象に含まれるとしても，被告は本件商標権の商標権者とはい
えない。この場合，本件契約が解除されるまでの間の被告による本件商標の
使用は，別件原告の黙示の使用許諾に基づくものであると解するほかない。
したがって，被告による上記記載の本件商標の使用は，いずれも通常使
用権者によるものである。
被告の信義則違反の主張について
被告の主張は争う。
被告の主張は，被告が，原告及び別件原告に対し，別件訴訟提起以前に一
度も本件商標権の移転登録を求めたことがないことを棚に上げた主張にすぎ
ず，別件訴訟及び本件訴訟における原告の主張には何ら信義則に違反する点
はない。別件原告から原告への本件商標権の譲渡も，本件契約の解除後にな
されたものであって，両者を実質的に同一視することはできない。むしろ，
被告は，本件商標登録が有効であることを前提にその移転登録を求め，その
一方で，上記請求が認められない場合に原告が本件商標権を有し続けること
に対抗する措置として，不使用による本件商標の登録の取消しを求めるもの
であり，このような被告の訴訟活動及び審判活動の方が信義則に違反する。
２被告の反論
以下のとおり，審決の判断に誤りはない。
被告は，本件契約に基づき，本件商標を譲り受けている。したがって，前
記１ア，イ及びエ記載の本件商標の使用の主体はいずれも被告であり，被
告が自己の商品の出所を表示するものとして使用していたものである。また，
同ウ記載の請求明細書等における本件商標の使用についても，これらは被告
が作成・発行したものであり，被告が自己の商品の出所を表示するものとし
て本件商標を使用したものである。
そして，以下の理由により，被告が本件商標権についての通常使用権者で
あるとはいえない。
ア被告は，本件商標権についての移転の登録を経てはいないものの，二重
譲渡があった場合に，先に移転登録を行った方が権利者となれることに注
目し，よもや別件原告が被告以外に本件商標を譲渡することもないだろう
との判断の下，本件契約に基づき，近い将来において，商標権者になれる
と確信した上で，将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自
身の出所表示として本件商標を使用していた。そして，本件において，別
件原告が，被告に対し，本件商標権についての通常使用権を許諾したこと
を示す事実は一切存在せず，権利の移転契約後の被告による本件商標の使
用によって得られる信用が，別件原告に帰属するような状況とはなってい
ない。
したがって，被告による本件商標の使用は，通常使用権者としての使用
に該当するものではない。
イ仮に，一般に，商標権の譲渡契約がなされたものの，移転登録がなされ
ていない状態における譲受人の商標の使用が通常使用権の許諾に基づく使
用であると推認されるとしても，その推認の根拠は当事者間の合理的意思
によるものと解するほかない。しかし，本件においては，別件原告，被告
間に，本件商標権を移転することが本件契約に基づく別件原告の義務か否
かにつき争いがあったので，当事者間の合理的意思を根拠として通常使用
権の許諾の存在を認めることはできない。
別件原告は，被告に対し，本件契約に基づき，本件商標権の移転登録を行
う義務を負っている。しかし，別件原告は，上記義務を履行しなかったのみ
ならず，被告が本件商標権の移転登録を求めると，本件契約の存在等につい
て争い本件商標権の移転登録を拒絶した。
そして，別件原告は，別件原告代表者Ａの長女である原告に対し，本件商
標権の移転登録をしている。このような当事者の関係に加え，対価も支払わ
れておらず，かつ，移転登録が別件原告と被告との間の紛争が顕在化した後
になされたものであることに照らすと，上記移転登録は被告に対する嫌がら
せの意図をもってなされたものである。このような状況からすれば，原告と
別件原告との間は，保護すべき別個の利益があるとはいえず，信義則に反す
るか否かの判断においては，両者は実質的に同一視される存在である。
さらに，原告は，被告が，本件契約に基づき本件商標権の移転登録を求め
て提訴するとともに，別件原告及び原告による本件商標の使用がなかったこ
とを理由として不使用による商標登録の取消しを求めると，本来，別件原告
が本件契約に基づき速やかな移転登録を行うべき相手方である被告による本
件商標の使用の事実を自己に有利な事実として利用し，不使用による商標登
録の取消請求を争っている。以上によれば，原告が，本件契約上の移転登録
を拒絶しながら，不使用による商標登録の取消請求に係る訴訟において被告
の行為を自己に有利な事実として主張することは，信義則に違反するもので
ある。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，以下のとおり，要証期間内に，日本国内において，本件商標の
通常使用権者である被告により，本件商標と社会通念上同一の商標が指定商品
のうち「せっけん類」について使用されていたことが証明されたものといえる
ので，本件商標について商標法５０条１項により登録を取り消した審決は取り
消されるべきであると判断する。
１証拠（甲６，１８，２２，２３，３０，３８）及び弁論の全趣旨によれば，
被告は，要証期間内に，日本国内において，本件商標と社会通念上同一と
認められる商標が付された洗濯用洗剤を掲載した会社案内の冊子（甲６）を頒
布し，また，本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯
用洗剤を被告が作成し運営するホームページ（甲１８）に掲載して広告したこ
とが認められる。
そして，被告の上記の行為は，商品の広告に標章を付して頒布する行為に，
上記の行為は，商品の広告を内容とする情報に商標を付して電磁的方法によ
り提供する行為にそれぞれ該当する（いずれも商標法２条３項８号）。
また，洗濯用洗剤は本件商標の指定商品のうち「せっけん類」に該当する。
以上によれば，被告は，要証期間に，日本国内において，指定商品のうち「せ
っけん類」について本件商標を使用したものと認められる。
２前記第２の３において認定したところに照らすと，本件商標権は，本件
契約による譲渡の対象に含まれるものと認められる。
もっとも，商標権の移転は登録しなければその効力を生じない（商標法３
５条，特許法９８条１項１号）。そして，前記第２の３認定のとおり，被
告は，本件商標権につき移転登録を経ていないので，上記認定のとおり本件
商標権が本件契約による譲渡の対象となるとしても，被告が本件商標の商標
権者であるということはできない。
しかし，本件契約は，別件原告がその営業の全部を被告に譲渡することを
内容とするもので，その一環として本件商標権の譲渡がなされるのであるか
ら，被告が，譲渡を受けた営業を行うに当たり，本件商標権の移転登録前と
いえども本件商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと
解される。しかも，本件契約の文言上，本件商標権の移転登録前の被告によ
る本件商標の使用を禁止する旨の明示的な定めはないこと，前記1において
認定したところによれば，本件商標は実際には洗濯用洗剤に付されて使用さ
れるものであることがうかがえるところ，このような商品は日々販売され得
るものであることに照らすと，本件契約が，被告に対し，本件商標権の移転
登録がなされるまでの間，本件商標を付した商品の販売の停止等まで求める
ことを内容とするとは解し難い。その上，前記１掲記の証拠及び弁論の全趣
旨によれば，被告は，実際に，本件契約締結後，本件商標権の移転登録を経
ることなく本件商標ないしは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を
使用してきたと認められることも併せ考えると，本件契約は，本件商標権の
移転登録がなされるまでの間，別件原告が，被告に対し，少なくとも本件商
標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むものであったと
認めるのが相当である。
被告の主張について
ア被告は，将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自身の出
所表示として本件商標を使用しており，本件においては本件契約後の被告
による商標の使用によって得られる信用が別件原告に帰属するような状況
とはなっていない以上，被告による本件商標の使用は，通常使用権者とし
ての使用に該当するものではない旨主張する。
しかし，被告は，本件契約上，本件商標権の移転登録がなされるまでの
間，本件商標権についての通常使用権者の立場にあったものと認められる
のは前記認定のとおりである。なお，商標法上，被告の主張する将来的
に本件商標の権利者になり得る立場なるものを商標の使用権原として観念
し得ると解することもできない。
また，被告が，別件原告とは異なる本店所在地を会社案内の冊子に記載
するなどして（甲６），自らの出所表示とする意思で，前記１認定のとお
り本件商標と社会通念上同一の商標を使用したとしても，本件商標の商標
権者として登録されていたのが別件原告であった以上，被告による本件商
標の使用は，通常使用権者としての使用にとどまるものというほかない。
よって，被告の上記主張を採用することはできない。
イ被告は，本件においては，別件原告，被告間に本件商標権の移転が本件
契約に基づく別件原告の義務か否かにつき争いがあったので，当事者間の
合理的意思として通常使用権の許諾の合意の存在を認めることはできない
旨主張する。
しかし，被告は本件契約が存在し，かつ有効である旨主張している（甲
１７）。他方，別件原告も，本件契約を追認している。そうすると，本件
契約は，本件契約書に記載されたとおりの内容のものと解するほかないの
であり，本件契約は，本件商標権の移転登録がなされるまでの間，別件原
告が，被告に対し，少なくも本件商標権についての通常使用権を許諾する
旨の黙示の合意を含むと解釈できることは前記認定のとおりである以
上，本件契約の存否や内容について別件原告，被告間に争いが生じていた
としても，そのことは本件契約における上記の黙示の合意の存否に関する
解釈に影響を及ぼすものではない。
よって，被告の上記主張を採用することはできない。
ウ被告は，別件原告が，本件契約上の義務である移転登録を拒絶してい
るところ，信義則に反するか否かの判断においては，原告と別件原告は実
質的に同一視される存在であるので，原告が，不使用による商標登録取消
しの訴訟において被告の行為を自己に有利な事実として主張することは，
信義則に違反するものである旨主張する。
しかし，被告の主張する事実を前提としたとしても，被告による信義則
違反の主張に関し，直ちに原告と別件原告とを実質的に同一視できるかど
うかには疑問の余地があるし，その点をおくとしても，別件原告は，本件
契約を追認する旨の意思表示をし，少なくとも現時点では本件契約の存在
を認めていることからすると，原告が何らかの理由により本件商標権の移
転登録を拒絶しているとしても，本件商標権の不使用取消審決の取消訴訟
である本件訴訟において本件契約の存在を前提とした本件商標権について
の通常使用許諾の主張をすることが直ちに不当なものであるともいい難
い。原告の主張は，不使用による商標登録の取消しの審判及び審決取消訴
訟において，法律上，商標権者が通常使用権者による登録商標の使用も使
用の事実として主張立証できること，及び，登録が商標権の移転の効力発
生要件とされていることの帰結にすぎない。そして，被告が，別件原告に
対し，別件原告との間で紛争となるまでの間，本件商標権の移転登録を求
めていた形跡もうかがえないこと，被告は，別件原告に対し，本件契約が
有効に存続している限り，本件契約に基づき，本件商標権の移転登録を求
めることが可能であったこと（なお，本件商標権は別件原告から原告に移
転登録されているが，その場合であっても，上記移転登録における事実関
係によっては，被告が最終的に本件商標権の移転登録を経ることができる
余地はあるものと解されるし，仮に移転登録を経ることができなかったと
しても，それは本件契約後速やかに別件原告から移転登録を受けなかった
被告が甘受すべき不利益であるというほかない。），本件商標権の移転登
録請求については，本来は別件訴訟により決着が図られるべきものである
ことも併せ考えると，本件における原告の主張が信義則に違反するものと
まではいえない。
よって，被告の上記主張を採用することはできない。
なお，原告は，前記第２の３認定のとおり，別件訴訟第１審において，
別件原告が，平成２３年１２月に本件契約を合意解除したとか，平成２４年
２月２２日頃付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」の送付により，
さらに，同年３月２３日の意思表示により本件契約を約定解除した旨主張し
ている（甲１７。ただし，被告は上記各解除の主張につき争っている。）。
しかし，仮に，別件原告の上記いずれかの行為により，本件契約と併せ前
記認定の通常使用許諾の合意が解除されたものと解することができるとし
ても，上記行為はいずれも要証期間におけるものであり，上記行為以前の要
証期間における被告による本件商標ないしは社会通念上同一の商標の使用が
別件原告による通常使用権の許諾に基づくものであることに変わりはない以
上，別件原告による上記行為の存在により前記の認定が左右されるもので
はない。
以上によれば，被告は，少なくとも平成２３年１２月までは本件商標の通
常使用権者であったものと認められる。
３以上によれば，審決の判断には誤りがあり，原告主張の取消事由には理由が
ある。そして，この誤りが審決の結論に影響することが明らかである。
よって，審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官設樂一
裁判官西理香
裁判官神谷厚毅
別紙
商標目録
登録商標
指定商品
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用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用漂白剤

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