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平成１９年（行ケ）第１０２６９号審決取消請求事件
平成２０年６月４日判決言渡，平成２０年５月１４日口頭弁論終結
判決
原告Ｘ
訴訟代理人弁理士植木久一，伊藤浩彰，竹岡明美
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人秋月美紀子，山村祥子，徳永英男，森山啓
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００４−２１９４８号事件について平成１９年３月６日にした
審決を取り消す。」との判決
第２事案の概要
本件は，原告が，その特許出願についての拒絶査定に対する不服審判請求を成り
立たないとした審決の取消しを求めた事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)出願手続（甲第３号証）
出願人：Ｘ（原告）
発明の名称：癌の検出及び処理
出願日：１９９５年（平成７年）９月１８日（国際出願）
出願番号：特願平８−５１０７３４
(2)本件手続
手続補正日：平成１６年４月６日（甲第９号証。以下「本件補正」という。）
拒絶査定日：平成１６年７月１６日（甲第１０号証）
審判請求日：平成１６年１０月２５日（不服２００４−２１９４８号）（甲第１
１号証）
審決日：平成１９年３月６日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１９年３月２７日
２本願発明の要旨
審決が対象とした発明は，本件補正による補正後の特許請求の範囲の請求項１に
記載されたものであり，その要旨は，次のとおりであるものと認められる（以下
「本願発明」という。請求項は全１３項である。）。なお，発明の要旨の「前記の
生体サンプルから，錯体を形成しなかった，アルファフェトプロテイン・レセプタ
ーに抗する標識抗体を洗い流すステップ」の部分に相当する上記請求項１の記載部
分は「前記の生体サンプルから，錯体を形成しなかった，アルファフェトプロテイ
ンに抗する標識抗体を洗い流すステップ」（本件補正に係る手続補正書。甲第９号
証）とされているが，この部分の「アルファフェトプロテインに抗する標識抗体」
は，「アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する標識抗体」の明白な誤記と
認められるので，本願発明の要旨は，上記のように認定する（審決の認定も同様で
あり，この認定に争いはない。）。
「１．患者の癌を検出する方法であって，
患者から，卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，血液，唾液，粘膜，痰，尿，涙，血清
及び骨で構成される群から選択された生体サンプルを獲得するステップ；
アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する標識抗体又は標識アルファフェ
トプロテインを，インビトロで，卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，血液，唾液，粘
膜，痰，尿，涙，血清及び骨で構成される群から選択された前記の生体サンプルに
導入し，標識抗体又標識アルファフェトプロテインを，前記の生体サンプル内で，
アルファフェトプロテイン・レセプター又は，標識アルファフェトプロテイン又は
標識抗体に対するアルファフェトプロテイン・レセプター上のアルファフェトプロ
テイン・レセプター結合部位と反応させるステップ；
前記の生体サンプルから，錯体を形成しなかった，アルファフェトプロテイン・
レセプターに抗する標識抗体を洗い流すステップ；
前記生体サンプル内で標識抗体又は標識アルファフェトプロテインと反応した，
アルファフェトプロテイン・レセプター又はアルファフェトプロテイン・レセプタ
ーの結合部位を同定することにより，癌の存在を調べるステップであって，該ステ
ップにおいて，正常で，悪性でない個体に比して，アルファフェトプロテイン・レ
セプター又はアルファフェトプロテイン・レセプターの結合部位の増加レベルが癌
の存在を示す，
を有している患者の癌検出方法。」
３審決の理由の要旨
審決は，本願発明が，１９９３年（平成５年）発行に係る「TumorBiology」１
４巻２号１１６∼１３０頁所収のR.Moro（原告）らによる「Monoclonal
AntibodiesDirectedagainstaWidespreadOncofetalAntigen:TheAlpha-
FetoproteinReceptor」と題する論文（甲第６号証。以下「引用刊行物」とい
う。）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたもの
であるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないとした。
審決の理由中，引用刊行物の記載事項の認定，本願発明と引用刊行物記載の発明
との対比及び相違点についての判断の部分は，以下のとおりである。
(1)引用刊行物の記載事項の認定
原査定の拒絶の理由に引用された刊行物（TumorBiology，vol．14，no．２，ｐ．１１６
−１３０）は，「広く分布した癌胎児性抗原：アルファ−フェトプロテインレセプターに対し
て指向されたモノクローナル抗体」と題する論文であって，次の事項が記載されている。
（ａ）要約の項（１１６頁）
「要約
アルファ−フェトプロテイン（ＡＦＰ）の細胞結合および取り込みに基づく蓄積された証
拠が，胎児性及び腫瘍細胞の表面上のＡＦＰに対するレセプターの存在を示してきた。このレ
セプターをさらに研究するために，プールされたヒト乳癌細胞膜抽出物に対して作製されたモ
ノクローナル抗体（ＭＡｂ）が，Ｉｃｈｉｋａｗａ細胞株およびＴＡ３−ＨＡ細胞株に対する
放射性標識されたＡＦＰの結合を阻害するそれらの能力についてスクリーニングされた。クロ
ーン１６７Ｈ．１および１６７Ｈ．４から産生されたＩｇＭが，そのレセプターへのＡＦＰの
結合を阻害することが発見された。逆に，ＭＡｂ反応は過剰のＡＦＰによって阻害されたが，
等モル濃度の血清アルブミンによっては阻害されなかった。これらのＭＡｂがＡＦＰを認識す
るという可能性は，除外されてきた。さらに，１６７Ｈ．１とＡＦＰの双方に反応性の分画か
ら得られたＡＦＰレセプターの精製方法についても記述する。得られた結果は，１６７Ｈ．１
および１６７Ｈ．４がＡＦＰレセプター上のＡＦＰに対する結合部位に対して指向されている
ことを強く示唆している。１６７Ｈ．４を用いて，我々は，６／６ヒト乳癌試料において免疫
組織化学的染色が陽性であり，一方，３／３良性乳腺腫で陰性であることを発見した。１６７
Ｈ．４または抗−ＡＦＰ抗血清のいずれかを用いての胎児性筋肉の免疫染色は，同様の染色パ
ターンを得た。１６７Ｈ．４で生きたＩｃｈｉｋａｗａ細胞を染色すると，標識されたＡＦＰ
を用いた従前の報告に記載されているのと同様の，表面レセプター分布（キャッピング）が示
された。従前観察されているＡＦＰレセプターの広く分布した発現が，ここに記載されている
ＭＡｂを用いて得られた結果と一致している。これらのＭＡｂの基礎研究及び臨床研究に対す
る可能な使用が議論されている。」
（ｂ）ＡＦＰレセプター，そのモノクローナル抗体（１１７頁１７行∼末行）
「これらの報告［19−25］は，多くの胎児性および悪性細胞がＡＦＰレセプターを発現する
が，正常な成人細胞は発現しないことを強く支持している。すなわち，このレセプターは真に
広く分布した癌胎児性抗原であり得ることを示している。そのようなマーカーは，癌の診断及
び管理のために，また同様にＡＦＰの生理学および細胞分化のメカニズムのさらなる研究のた
めに有用であることが証明され得るだろう。
今までのところ，ＡＦＰレセプターの検出はＡＦＰの結合に頼ってきた。この戦略は，腫
瘍シンチグラフィーに有用であることは証明されている［22，23］が，しかしながらいくつか
の重要な弱点を有している：まず，有意量の純粋で活性なヒトＡＦＰを入手することに実際的
困難性がある。第２に，このレセプターに対するＡＦＰの親和性は相対的に低い［24，25］。
第３に，ＡＦＰは結合するためには機能的に完全なレセプター部位を必要とするようである；
パラフィン腫瘍部分を標識されたＡＦＰで染色しようとする複数の試み一貫して失敗した［Ｍ
ｏＲｏ，個人的見解］。ＡＦＰレセプター，またそのＡＦＰとの相互反応を研究するためのよ
り良いツールは，該レセプターの結合部位に対して指向されたモノクローナル抗体（ＭＡｂ）
であろう。そのようなＭＡｂは，また腫瘍診断およびターゲッティングにおける応用を見つけ
ることができるであろう。」
（ｃ）免疫組織学（１２０頁右欄５行∼２８行）
「免疫細胞化学。１００万のIchikawa細胞または末梢白血球が０．０２％アジ化ナトリウム
を含むＰＢＳ中で２回洗浄され，１％ＢＳＡ−ＰＢＳ中のＭＡｂ腹水の１／３００希釈物また
は希釈されていない上澄みとともに２時間，４℃でインキュベートされた。細胞は３回洗浄さ
れ，ＢＳＡ−ＰＢＳ中で１／１００に希釈された第２抗体［ローダミン−コンジュゲートされ
た抗マウスＩｇＧ／ＩｇＭ（Tago）］と１時間，４℃でインキュベートされた。さらに３回洗
浄後，細胞は１％フォルムアルデヒド−ＰＢＳ中に分散され，エピ蛍光顕微鏡下で観察し写真
撮影した。
免疫組織化学。６つのヒト乳癌，３つの良性乳腺腫およびヒト胎児性筋肉のサンプルの標
準ホルムアルデヒド−固定パラフィン組織部分が研究された。染色は１６７Ｈ．４またはウサ
ギ抗−ヒトＡＦＰ抗血清（Dako，Denmark)のいずれかを用いて行われ，他の箇所［8］に記載
された間接的蛍光あるいは免疫ペルオキシダーゼ技術が適用された。第２抗体として，我々
は，セントルイスのSigmaからのペルオキシダーゼまたはローダミン抗−マウスあるいは抗−
ウサギ免疫グロブリンを用いた。陰性コントロールとして，無関係のＩｇＭＭＡｂ腹水，１
０％胎児性子牛血清を含むＲＰＭＩ，正常マウス血清または正常ウサギ血清を用いた。」
（ｄ）結果：モノクローナル抗体とＡＦＰレセプターとの結合（１２４頁右欄下から４行∼
１２５頁右欄７行）
「後者の結果は，１６７Ｈ．１と１６７Ｈ．４が溶解形のＡＦＰレセプターを検出すること
を示す。これらのＭＡｂが細胞表面ＡＦＰレセプターを認識することを確認するために，我々
は４℃で，生きたIchikawa細胞をＭＡｂと，それからローダミン−標識化ヤギ抗−マウスＩｇ
Ｍとインキュベートした。図６は，１６７Ｈ．４ＭＡｂとの反応性を示す（同様の結果が１６
７Ｈ．１でも得られた（データは示さず））。観察されたキャピングは，リガンドとしてＡＦ
Ｐを用いた従前の観察［19，21］と一致している。末梢白血球について平行して行われた実験
は陰性であった（データは示さず）。これらの実験からの結果は，２つのＭＡｂが細胞膜−結
合されたＡＦＰレセプターと溶解形のＡＦＰレセプターの両方を検出することを示してい
る。」
（ｅ）結果：図７（１２５頁右欄８行∼１２６頁左欄５行）
「図７は，胎児性，悪性および良性の組織を抗−ＡＦＰおよび１６７Ｈ．４ＭＡｂで染色し
たものを示す。胎児性筋肉では，抗−ＡＦＰでの染色（図７ａ）は，１６７Ｈ．４で得られた
もの（図７ｂ）と同様であった。６つの悪性腫瘍サンプル中の６つが１６７Ｈ．４で強い陽性
（そのうちの３つを図７ｃ−７ｅとして示す）であったが，他方，良性乳腺腫は陰性であるこ
とを示している（図７ｆ）。２つの他の良性腺腫もまた陰性であった。癌サンプルにおいて悪
性組織だけが染色された。これは，浸潤癌細胞の索状構造が周囲の非悪性組織から明確に区別
され得ている図７ｃにおいて明らかである。」
そして，１２６頁右欄下∼１２７頁に，図７として，染色された組織の写真が次の説明記
載と共に示されている：
「図７．１６７Ｈ．４および抗−ＡＦＰ抗体を用いたパラフィン部分の免疫染色。
ａヒト胎児性筋肉上のウサギ抗−ＡＦＰ。第２抗体はペルオキシダーゼ−ヤギ抗ウサギＩ
ｇＧ．反応はジアミノベンジジンとともに行われた。ｂ１６７Ｈ．４で染色された同一試
料。第２抗体として，ペルオキシダーゼ−ヤギ抗マウスＩｇＭ＋ＩｇＧが用いられた。反応は
ジアミノベンジジンとともに行われた。ａとｂの染色における同一性に注意。ｃ−ｅ１６７
Ｈ．４で染色された３つのヒト乳癌。第２抗体はローダミン−標識ヤギ抗マウスＩｇＧＩｇ
Ｍであった。ｆｃ−ｅにおけるように染色されたヒト乳腺腫。陰性基質と顆粒上皮との間の
コントラストの欠乏と乳癌部分の非悪性区画における染色がないことに注意。」
（ｆ）ディスカッション：悪性腫瘍の診断（１２８頁右欄１２行∼末行）
「この研究において用いた臍帯血清または胸膜浸出液のような体液におけるＡＦＰレセプタ
ーの存在は，癌細胞による活性な分泌の結果または細胞死の結果でありえるだろう。両方の場
合，体液，そして特に血清における検出可能量のＡＦＰレセプターの存在は，広範囲の悪性腫
瘍の診断とフォローアップに有用であることが証明され得るだろう。これはまた，“結果”の
項に示したように，６つのパラフィン−処理乳癌のうちの６個が１６７Ｈ．４ＭＡｂで陽性で
ある一方，３つの乳腺種が陰性であるので，組織病理学研究においてもそうであり得る。より
詳細な研究が，多数の試料について実施され，１６７Ｈ．１または１６７Ｈ．４
［Laderoute等，調製］で染色された場合，研究された全ての腺癌のほぼ９０％が陽性であっ
たことを示している。胎児性組織では，１６７Ｈ．４による陽性染色の分布は，抗ＡＦＰ抗血
清を用いて得られた結果に予測どおり匹敵するものであった。
１６７Ｈ．１と１６７Ｈ．４による悪性腫瘍の異なるタイプの認識は，他の種からの腫瘍
を認識するそれらの能力と同様に，ＡＦＰレセプターに常に関連付けられている広範囲な分布
に合致している。すなわち，この論文で記載したＭＡｂは，ＡＦＰ，そのレセプターおよび細
胞分化とそれらの関係の生理学を発展させるためのツールとしてと同様に，広範囲の悪性腫瘍
の診断用の，そして管理用のツールとして有用であると証明されるかもしれない。」
(2)本願発明と引用刊行物記載の発明との対比
ア引用刊行物記載の発明の認定
上記刊行物の図７に結果が示されている，乳癌等の組織サンプルをアルファフェトプロテイ
ン・レセプターに抗するモノクローナル抗体（１６７ＨＭＡｂ）を用いて染色した例では，上
記記載（ｅ）からも明らかなように，生体サンプル内で抗体と反応したアルファフェトプロテ
イン・レセプターを同定することにより癌の存在が調べられ，正常で，悪性でない個体に比し
て，アルファフェトプロテイン・レセプターの増加レベルが癌の存在を示している。（なお，
以下において「モノクローナル抗体」を「ＭＡｂ」と，「アルファフェトプロテイン」を「Ａ
ＦＰ」と略記することがある。）
そして，上記刊行物には明記されていないものの，当該乳癌組織サンプルは，当該生体サ
ンプルを獲得するステップを経て獲得された生体サンプルであることは当然であり，生体と切
り離された生体サンプルを免疫組織化学的に染色する形態は，生体内で行われる「インビボ」
ではなく，「インビトロ」で行われているものである。
また，上記刊行物の「材料および方法」の項中の「免疫組織化学」についての記載（上記
記載（ｃ）参照）および図７についての記載（上記記載（ｅ）参照）にある標識された第２抗
体は，生体サンプル内でＡＦＰレセプターと反応した標識されていない抗ＡＦＰレセプター抗
体に結合させて，生体サンプルにおけるＡＦＰレセプターの存在を認識させるための標識され
た抗体であることは，免疫反応を利用する検査の技術分野においては自明のことである。
そうすると，上記刊行物には，
「乳房組織から生体サンプルを獲得するステップ；
アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する抗体を，インビトロで，乳房組織からの
前記の生体サンプルに導入し，抗体を，前記の生体サンプル内で，アルファフェトプロテイン
・レセプターと反応させるステップ；
第２抗体としてローダミン−標識ヤギ抗マウスＩｇＧＩｇＭを用いてアルファフェトプ
ロテイン・レセプターに抗する抗体に結合させて，前記生体サンプル内でアルファフェトプロ
テイン・レセプターに抗する抗体と反応したアルファフェトプロテイン・レセプターを同定す
ることにより，癌の存在を調べるステップであって，該ステップにおいて，正常で，悪性でな
い個体に比して，アルファフェトプロテイン・レセプターの増加レベルが癌の存在を示す，
を有している方法。」の発明（以下，「刊行物記載の発明」という）が記載されているもの
と認められる。
イ一致点及び相違点の認定
本願発明と上記刊行物記載の発明とを対比すると，両者の一致点及び相違点は下記のとおり
である。
（一致点）
「生体サンプルを獲得するステップ；
アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する抗体を，インビトロで，前記の生体サン
プルに導入し，該抗体を，前記の生体サンプル内で，アルファフェトプロテイン・レセプター
と反応させるステップ；
前記生体サンプル内で該抗体と反応した，アルファフェトプロテイン・レセプターを同定
することにより，癌の存在を調べるステップであって，該ステップにおいて，正常で，悪性で
ない個体に比して，アルファフェトプロテイン・レセプターの増加レベルが癌の存在を示す，
を有している方法。」
（相違点１）
本願発明の方法は「患者の癌を検出する方法」であるのに対して，上記刊行物記載の発明
の方法は，あらかじめ悪性腫瘍であるか良性腫瘍であるかが知られている生体サンプルにおい
て癌の存在を調べているだけのものであるから，「患者の癌を検出する方法」ではない点。
（相違点２）
生体サンプルが，本願発明では，「患者から，卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，血液，唾
液，粘膜，痰，尿，涙，血清及び骨で構成される群から選択された生体サンプル」であるのに
対し，上記刊行物記載の発明では，乳癌や良性乳腺腫などの生体サンプルについて癌の存在を
調べることは記載されているものの，患者から卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，血液，唾液，粘
膜，痰，尿，涙，血清及び骨で構成される群から選択された生体サンプルを獲得して，癌の検
出を行うことは記載されていない点。
（相違点３）
生体サンプル内でアルファフェトプロテイン・レセプターに抗する抗体と反応したアルフ
ァフェトプロテイン・レセプターを同定することにより，癌の存在を調べるための標識抗体
が，本願発明では，「アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する標識抗体」であるのに
対し，上記刊行物記載の発明では，アルファフェトプロテイン・レセプターに抗するモノクロ
ーナル抗体は標識されておらず，該非標識抗体に結合するローダミン−標識された第２抗体を
組み合わせて使用し，間接的に生体サンプル内でアルファフェトプロテイン・レセプターに抗
する抗体と反応したアルファフェトプロテイン・レセプターを同定することにより，癌の存在
を調べている点。
（相違点４）
本願発明では，アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する標識抗体を，生体サンプ
ル内で，アルファフェトプロテイン・レセプターと反応させるステップとともに，「前記の生
体サンプルから，錯体を形成しなかった，アルファフェトプロテイン・レセプターに抗する標
識抗体を洗い流すステップ」を有しているのに対し，上記刊行物記載の発明では，生体サンプ
ル内でアルファフェトプロテイン・レセプターに抗する抗体とアルファフェトプロテイン・レ
セプターを反応させるステップ，および標識した第２抗体をアルファフェトプロテイン・レセ
プターに抗する抗体と反応させるステップとともに，生体サンプルから，それぞれの抗原−抗
体反応で結合せず抗原−抗体複合体（錯体）を形成しなかったアルファフェトプロテイン・レ
セプターに抗する抗体あるいは標識した第２抗体を洗い流すステップについては記載されてい
ない点。
(3)相違点についての判断
ア相違点１について
上記刊行物には，生体サンプル内でＭＡｂ抗体と反応したアルファフェトプロテイン・レセ
プターを同定することにより癌の存在が調べられ，正常で悪性でない個体に比して，アルファ
フェトプロテイン・レセプターの増加レベルが癌の存在を示していることが記載されており
（上記記載（ｅ）参照），また，ＭＡｂが腫瘍診断およびターゲッティングにおける応用でき
ることを示唆する記載がある（上記記載（ｂ）参照）ことからみて，上記刊行物記載の方法を
「患者の癌を検出する方法」に応用することは，当業者であれば容易に想到できるものであ
る。
イ相違点２について
上記刊行物には，ハイブリドーマ１６７Ｈ．１と１６７Ｈ．４とからの２つのＭＡｂが細胞
膜−結合されたＡＦＰレセプターと溶解形のＡＦＰレセプターの両方を検出することが記載さ
れ（上記記載（ｄ）参照），生体組織サンプル中のＡＦＰレセプターだけでなく，体液中のＡ
ＦＰレセプターの存在についても，「この研究において用いた臍帯血清または胸膜浸出液のよ
うな体液におけるＡＦＰレセプターの存在は，癌細胞による活性な分泌の結果または細胞死の
結果でありえるだろう。両方の場合，体液，そして特に血清における検出可能量のＡＦＰレセ
プターの存在は，広範囲の悪性腫瘍の診断とフォローアップに有用であることが証明される得
るだろう。」という教示が具体的になされている（上記記載（ｆ）参照）。また，それに引き
続いて上記刊行物には，ＡＦＰレセプターの生体における広範囲の存在に関連しての「１６７
Ｈ．１と１６７Ｈ．４による悪性腫瘍の異なるタイプの認識は，他の種からの腫瘍を認識する
それらの能力と同様に，ＡＦＰレセプターに常に関連付けられている広範囲な分布に合致して
いる。すなわち，この論文で記載したＭＡｂｓは，ＡＦＰ，そのレセプターおよび細胞分化と
それらの関係の生理学を発展させるためのツールとしてと同様に，広範囲の悪性腫瘍の診断用
の，そして管理用のツールとして有用であると証明されるかもしれない。」という教示がにな
されている（上記記載（ｆ）参照）。
したがって，これらの記載をみた当業者であれば，乳房組織からの生体サンプルだけでは
なく，血清などの体液サンプルや，乳房同様女性において癌が存在する典型器官である卵巣や
子宮，あるいはその他の器官についても，ＡＦＰレセプターに抗する抗体を用いてＡＦＰレセ
プターの存在をを同定し，正常で，悪性でない個体に比してＡＦＰレセプターの増加レベルが
癌の存在を示すことを確認して，これらの生体サンプル内で癌を検出する方法を容易に想到す
ることができるものである。
ウ相違点３，４について
生体サンプル中の抗原の存在レベルを検出するために，抗原に抗する抗体を用いて抗原と反
応させ，反応した該抗体の存在レベルを検出する免疫反応を利用する検査の技術分野におい
て，被検出対象抗原に抗する抗体を標識して標識抗体としての抗原と反応させて反応した該標
識抗体の存在レベルを直接的に検出する方法も，被検出対象抗原に抗する抗体は標識せずに反
応させ，その後当該抗体に結合する標識した第２抗体を反応させて当該抗体の存在レベルを間
接的に検出する方法も，いずれも慣用されている手法にすぎない。
また，生体サンプル中の抗原の存在レベルの検出する免疫反応を利用する検査において，
被検出対象抗原に抗する抗体を生体サンプルに導入して反応させた後，抗体が標識されている
場合であれ，標識されておらず標識された第２抗体をさらに反応させるステップを要する場合
であれ，生体サンプルから抗原−抗体が反応した錯体（複合体）を形成しなかった抗体を洗い
流す，いわゆるＢ／Ｆ分離を行うステップを設けることも，技術常識にすぎない。
そうすると，上記刊行物記載の発明のように，生体サンプル中のアルファフェトプロテイ
ン・レセプターを標識された第２抗体を用いて間接的に検出する代わりに，アルファフェトプ
ロテイン・レセプターに抗する抗体を「標識抗体」とし，該標識抗体を，生体サンプルに導入
し，前記生体サンプル内で，アルファフェトプロテイン・レセプターと反応させるステップと
ともに，生体サンプルから，錯体を形成しなかった，アルファフェトプロテイン・レセプター
に抗する標識抗体を洗い流すステップを設けるようなことは，当業者が必要に応じて適宜変更
し得る事項である。
エ作用効果について
本願明細書における具体例についてみても，体液についての例１（血清サンプル中での）
も，組織サンプルについての例１２も，いずれも生体サンプル中のアルファフェトプロテイン
・レセプターをアルファフェトプロテイン・レセプターに抗する抗体と反応させた後，酵素や
ローダミンなどで標識された第２抗体を用いて間接的に検出した具体例が記載されているだけ
であって，相違点２の生体サンプルが乳房組織サンプル以外のものであることや，相違点３，
４に係る構成の採用との関連において，本願発明が格別の作用効果を奏するものであるとは認
められない。
オ請求人（原告）の主張についての判断
請求人は請求の理由において，上記刊行物には本願発明を示唆する記載はあるものの，
「could」や「might」，あるいは「perharps」といった不確実性を表す語をもって記載された
文章によって，本願発明の特許性を否定されることは納得できない旨主張しているが，これら
の断定的でない不確実性を含めた語を用いた記載であるからといって，上記刊行物においてＡ
ＦＰレセプターの存在レベルが確かめられた生体サンプル以外の生体サンプルでのＡＦＰレセ
プターの存在レベルの検出による癌の検出の可能性を否定しているわけではないから，上記刊
行物記載の教示に従い，周知の技術等を用いて他の生体サンプルについても実験を行い，癌の
検出を確認してみるようなことは，当業者が普通に行う技術的創作活動の範囲内の事項であ
る。また，本願の明細書の記載を見る限りでは，上記刊行物記載の生体サンプル以外の他の生
体サンプルにおける癌の存在を調べるにあたり，格別の創意工夫が必要であったということも
認められないから，他の生体サンプルを用いた場合においても上記刊行物記載の生体サンプル
を用いた場合と同様に実験を行うことができ，その効果を確認することができたものと認めら
れる。
第３当事者の主張の要点
１原告主張の審決取消事由
(1)取消事由１（相違点２についての判断の誤り）
審決は，その摘記に係る引用刊行物の記載(d)及び(f)（上記第２の３の(1)の(d)
及び(f)。以下，それぞれ「記載(d)」，「記載(f)」という。）に接した当業者で
あれば，乳房組織からの生体サンプルだけではなく，血清などの体液サンプルや，
乳房同様女性において癌が存在する典型器官である卵巣や子宮，あるいはその他の
器官についても，ＡＦＰレセプターに抗する抗体を用いてＡＦＰレセプターの存在
を同定し，正常で，悪性でない個体に比してＡＦＰレセプターの増加レベルが癌の
存在を示すことを確認して，これらの生体サンプル内で癌を検出する方法を容易に
想到することができるものであると判断した。
しかしながら，この判断は，以下の理由により誤りである。
ア請求項１の「該ステップにおいて，正常で，悪性でない個体に比して，アル
ファフェトプロテイン・レセプター又はアルファフェトプロテイン・レセプターの
結合部位の増加レベルが癌の存在を示す」との構成は，癌患者の上記生体サンプル
中のアルファフェトプロテイン・レセプター（ＡＦＰレセプター）レベルは，「正
常」，すなわち癌でない健常人に比べて増加するだけでなく，「悪性でない個
体」，すなわち良性疾患の患者に比べても増加することを規定しているのであり，
単純に生体サンプル中のＡＦＰレセプターがモノクローナル抗体（ＭＡｂ。ただ
し，引用文中では「Ｍａｂ」と表記することがある。）と結合することのみを規定
しているものではないし，「正常」，すなわち癌でない健常人に比べ，癌患者のＡ
ＦＰレセプターレベルが増加することのみを規定しているものでもない。本願発明
の上記構成の内容は，実施例においても実証されている。
記載(d)の実験においては，確かにＭＡｂが細胞膜に結合したＡＦＰレセプター
と溶解型のＡＦＰレセプターの両方を検出することが記載されているが，この実験
では，「悪性細胞」と「正常細胞」を区別しているのみであって，「悪性細胞」と
「良性疾患細胞」を区別しているものではないから，当業者が記載(d)を参照して
も，「癌患者」と「良性疾患患者」を区別することができる本願発明について容易
に想到することはできない。
イまた，記載(d)のＭＡｂが溶解形態のＡＦＰレセプターを検出することを示
すとされた実験において使用されたＡＦＰレセプターは，「ヒト臍帯血清」から精
製されたフラクション（分画）であり，「ヒト臍帯血清」はもとよりＡＦＰ及びＡ
ＦＰレセプターを比較的多量に含んでいると考えられているものであるから，この
実験はＭＡｂが多量のＡＦＰレセプターに結合することを実証しているにすぎな
い。また，この実験はIchikawa細胞（ヒトＴ細胞リンパ腫細胞株）を用いて行われ
ているところ，このような培養細胞での結果が実際の生体サンプルでも得られると
は考えられない。
したがって，記載(d)に示される実験の結果を一般化して本願発明について容易
想到であるということはできない。
ウ記載(f)には，確かに「臍帯血清」と「胸膜滲出液」でＡＦＰレセプターの
存在が確認できたことが記載されているが，ＡＦＰが胎児性のタンパク質であるこ
とから「臍帯血清」中にＡＦＰレセプターが含まれることは当然であり，「胸膜滲
出液」は肺癌に伴って肺の外側に溜まるものであるから，肺癌患者の胸膜滲出液に
ＡＦＰレセプターが比較的多量に含まれていることも当然である。他方，体液では
ＡＦＰレセプター以外のタンパク質も含まれており，さらに，ＡＦＰレセプターは
細胞表面に存在する膜タンパク質であることから脂溶性が高く，水分を主な構成成
分とする体液中に検出可能なほど豊富に含まれているとは一般的に考えにくい。
したがって，「臍帯血清」と「胸膜滲出液」においてＡＦＰレセプターの存在が
確認できたからといって，これによって「癌患者」と「良性疾患患者」とを区別で
きることが示唆されているということはできないから，当業者が記載(f)を参照し
ても，本願発明について容易に想到することはできない。
また，記載(f)は，乳房組織の実験結果についてのものであり，上記のとおり，
ある癌種に対するマーカーが他の癌種のマーカーとしても効果を発揮できる保証は
全くないのであるから，乳房組織の結果をもって，当業者が本願発明に係る卵巣や
子宮その他の器官に一般化することが容易であるということもできない。
エ審決は，記載(f)を根拠として，当業者が本願発明を容易に想到することが
できると判断しているが，記載(f)の原文では「might」や「perhaps」という不確
実性を示す語があえて用いられており，引用刊行物の共同執筆者でもある原告が
「同様の結果が他のサンプルをもってしても得られるというものではない」と認識
していたのであるから，審決は引用刊行物の記載についての認定を誤った上で容易
想到性の判断をしたものである。
また，「応用の可能性」についての記載があったとしても，臨床試験には多大な
労力やコスト，時間，技術を要するのであり，引用刊行物の記載をもって，当業者
であれば実験を開始することができるということにはならない。
(2)取消事由２（顕著な作用効果の看過）
審決は，本願発明は引用刊行物に記載された発明との比較において，格別の作用
効果を奏するものであるとは認められないと判断した。
しかしながら，この判断は，以下の理由により誤りである。
ア本願発明によれば，「癌患者」と「健常人」のみならず，「癌患者」と「良
性疾患患者」とを明確に区別することができるのであり，本件補正後の本件特許出
願に係る明細書（平成１６年４月５日付け手続補正書（甲第７号証）による補正に
よって補正された後の明細書の翻訳書面（甲第２号証添付）。以下「本願明細書」
といい，引用する場合は，証拠番号（ただし，上記明細書の翻訳書面は単に「甲第
２号証」と表記する。）も付する。）中の実施例である［例１］（甲第２号証２３
頁７行∼２７頁５行，甲第７号証２頁１５∼１７行）においても非常に優れた結果
が示されている。
本願発明のこのような高い感度は，精度の低い従来の腫瘍マーカーと比較して極
めて優れているものであり，悪性細胞と良性細胞の表面におけるＭＡｂの結合試験
結果しか開示していない引用刊行物の結果からは到底予想することができないもの
である。
イ本願明細書の上記［例１］に記載されているとおり，本願発明によって陰性
の対照グループに入っていた患者が陽性と判断され，その結果をもって担当医がＣ
ＡＴで改めて診断したところ，悪性の腎癌となっている腫瘍が発見された。このよ
うに，本願発明は，解剖学的変化など，他の点では正常に見えるが，実際には初期
段階の腫瘍である細胞を検出することができるのであり，従来の腫瘍マーカーに初
期の癌を検出できるものは皆無であったことから，本願発明の効果は実用上極めて
有用なものである。
ウ本願発明においては，生体サンプルとして，規定されているものの中に，血
液や血清などの体液が含まれており，これらの体液をサンプルとして用いれば，特
異性の高い従来の腫瘍マーカーとは異なり，広範囲にわたる様々な癌を検出でき
る。
このような効果に関しては，記載(f)において「体液，特に血清における検出可
能量のＡＦＰレセプターの存在は，広範囲の悪性腫瘍の診断とフォローアップに有
用であることが証明され得るだろう」との記載があるが，憶測の域を出るものでは
なく，原文でも「might」という不確実な語が用いられている。
エ本件特許出願後，本願発明の発明者である原告は，更に研究を進め，簡便な
癌検出ツールの開発に至っている。そして，原告が最高経営責任者を務めるバイオ
キュレックス社は，この種商品に関し，アボット社と業務提携をしており，簡便で
初期癌をも高感度で検出できる本願発明を用いた商品は，今後莫大な利益を生む可
能性がある。
２被告の反論の要点
(1)取消事由１（相違点２についての判断の誤り）に対して
原告が主張する取消事由１は，以下のとおり理由がなく，審決の相違点２につい
ての判断に誤りはない。
ア原告は，記載(d)の実験においては，「悪性細胞」と「正常細胞」を区別し
ているのみであって，「悪性細胞」と「良性疾患細胞」を区別しているものではな
いと主張するが，引用刊行物に記載された乳房組織の良性腫瘍は，腫瘍ではあるも
のの，原告のいう「良性疾患」に分類されるものである。
このことは，本願明細書の［例１］の結果を示した［表１］（甲第２号証４７∼
５０頁）の「癌なしの患者の血清サンプル２２個」である番号３１∼５２のサンプ
ルの最終診断の欄に，血管疾患や炎症といった腫瘍以外の疾患に混じって，３３の
「Meningioma」髄膜腫，３６の前立腺の「Adenoma」腺腫といった良性腫瘍が含ま
れていることから，明らかである。
また，引用刊行物には，乳房細胞について，「癌」と「良性腫瘍」とを区別して
検出したことが記載されている。研究段階から臨床検査へと移行する際に，腫瘍マ
ーカーの評価を行う場合，健常人，悪性疾患患者（癌患者），良性疾患患者（良性
腫瘍及び腫瘍以外の疾患患者）のぞれぞれにおける陽性率を，癌の種類及び良性疾
患の種類に応じて，それぞれ多数の個体数の検査の結果から求めることは，本件特
許出願時における腫瘍マーカーに関する技術常識である。
したがって，引用刊行物に記載された研究段階の発明と臨床診断への応用可能性
の示唆に触れた当業者が，臨床検査への適用に際して，癌患者と健常人及び良性疾
患患者とを区別することができるか試みてみることは当然であり，原告の主張は誤
りである。
イ原告は，記載(d)に示される実験の結果は，「ヒト臍帯血清」を用いた溶解
形ＡＦＰレセプターの結合実験についてのものであり，また，培養細胞である
Ichikawa細胞を用いたものであるから，この結果を一般化することは考えられない
旨主張する。
しかしながら，本件特許出願前からよく知られている腫瘍マーカーであるＣＥ
Ａ，ＴＰＡ，ＢＦＰ，ＡＦＰは，「癌・胎児性物質」といわれ，胎児組織や癌組織
に共通する物質であり，ＣＥＡ，ＴＰＡ，ＢＦＰの特異性が広範囲であることは，
本件特許出願前の腫瘍マーカーに関する技術常識である。
そして，引用刊行物には，「多くの胎児性細胞と悪性細胞がＡＦＰレセプターを
発現するが正常な成人細胞は発現しないことから，このレセプターは広く分布する
真の胎児性抗原であろうという考えを強く支持している。」（訳文２頁９∼１１
行）と記載され，さらに，ＡＦＰレセプターが，癌だけでなく，胎児性筋肉にも存
在することが示されているから（図７(a),(b)），ＡＦＰレセプターも，癌・胎児
性物質の一種であるということができる。
したがって，引用刊行物に記載された広範囲の腫瘍の診断の可能性の示唆に触れ
た当業者が，癌・胎児性物質の一種であるＡＦＰレセプターについて，広範囲の癌
の診断を試みようとするのは，ごく自然なことであり，原告の主張は失当である。
ウ原告は，記載(f)において「臍帯血清」と「胸膜滲出液」にＡＦＰレセプタ
ーの存在が確認されたことをもって，「癌患者」と「良性疾患患者」を区別できる
ことの示唆があるとすることはできない旨主張する。
しかしながら，引用刊行物には，臍帯血清と胸膜滲出液のような体液におけるＡ
ＦＰレセプターの存在は，癌細胞による分泌や細胞死の結果であると記載されてお
り（訳文２２頁１６∼１７行），ＡＦＰレセプターが，細胞表面や細胞内だけに留
まらず，細胞外へ放出されることが示されている。そして，放出されたＡＦＰレセ
プターは体中を隈無く循環する血流にのると考えるのが自然である。
また，引用刊行物においても用いられているＭＡｂを試薬として用いた検出方法
は，感度や精度が高いことが知られているから，これを用いて血清中のＡＦＰレセ
プターが検出できないとする根拠はない。
そして，引用刊行物には，体液，特に血清における検出可能量のＡＦＰレセプタ
ーの存在が，広範囲の悪性腫瘍の診断に有用であることが証明される可能性がある
ことを示唆する記載があるから（訳文２２頁１７∼１９行），腫瘍マーカーによる
癌の検出において通常用いられている血清や代表的な体液である血液や唾液，粘
液，痰，尿，涙などの分泌液や排出液をサンプルとして用い，ＭＡｂのＡＦＰレセ
プターに対する結合の度合いから，良性疾患と区別して癌の存在を知ることは当業
者が容易になし得たことであるというべきである。
さらに，引用刊行物に記載された乳房組織サンプルについても，癌が存在しうる
代表的な組織である卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓及び骨をサンプルとして用い，同
様に，良性疾患と区別して悪性腫瘍の存在を確認することは当業者が容易になし得
たということができるから，原告の主張はいずれも失当である。
エ原告は，引用刊行物においては，「might」や「perhaps」のような不確実性
を示す語が用いられているから，引用刊行物の著者は「同様の結果が他のサンプル
をもってしても得られるというものではない」と認識していた旨主張するが，広範
囲の悪性腫瘍の検出のためのツールとして有用であることが証明されるかもしれな
いという記載がある以上，結果が得られるかどうか不確実であるかどうかは別とし
て，当業者が発明を創出する手助けとなる記載ということができるのであるから，
原告の主張は失当である。
また，原告は，臨床試験に多大な労力やコスト，時間，技術を要することを根拠
として，本願発明の容易性が否定される旨を主張するが，このような困難性は発明
の進歩性の判断における困難性とは別のものであるから，原告の主張は失当であ
る。
(2)取消事由２（顕著な作用効果の看過）に対して
原告は，本願発明が顕著な作用効果を奏するものであると主張するが，以下の理
由により誤りである。
ア原告は，本願発明によれば，「癌患者」と「良性疾患患者」を明確に区別す
ることができると主張する。
しかしながら，このことが本願明細書中で具体的なデータをもって示されている
実施例は，血清サンプルを用いた［例１］のみであり，その結果を示した［表１］
によると，癌種別の個体数は１∼２個体であるため，個体や疾患の種類によるバラ
ツキの影響を全く排除できていない。また，本願明細書中では閾値を５４％として
いるが（甲第２号証２５頁下から４∼３行，甲第７号証２頁１６行），これは，乳
癌が肺へ転移した患者の胸水であるコート番号「Ｐ８９」の測定値であり，原告も
主張するとおりＡＦＰレセプターが比較的多量に含まれているものであって，一般
的な腫瘍マーカーの評価とも異なるものである。さらに，良性疾患のなかでも，良
性腫瘍は２例のみであり，数値も５２％，５４％と閾値とされる上記の値に近いも
のである。
したがって，本願明細書の不十分な個体数のデータをもって，ＡＦＰレセプター
が比較的多量に含まれている試料を閾値として判定している本願発明が従来の腫瘍
マーカーと比較して，「癌患者」と「良性疾患患者」を明確に区別できるものとい
うことはできない。
イ原告は，本願発明によれば，初期の癌を検出できると主張する。
しかしながら，本願明細書には，初期癌の検出については，「ＡＦＰレセプター
の発現は，解剖学的変化でなく，分化及び生化学的変化をもたらすように条件付け
られているので，他の点では正常に見えるが実際には腫瘍化の初期段階にある細胞
は，ＡＦＰレセプター検出テストで陽性を示すであろう。」（甲第２号証２２頁２
１行∼２３頁１行）と記載されているだけであり，具体的に初期癌の検出ができる
ことを確認した実施例等の記載はなく，そのような効果は不明であり，原告の主張
は失当である。
ウ原告は，本願発明によれば，広範囲にわたる様々な癌を検出できると主張す
る。
しかしながら，上記(1)ウのとおり，ＡＦＰレセプターは，癌細胞から放出され
るものであり，種々の組織の癌から放出されるＡＦＰレセプターは，体中を隈無く
循環する血流にのると考えるのが自然であって，引用刊行物に「体液，特に血清に
おける検出可能量のＡＦＰレセプターの存在は，広範囲の悪性腫瘍の診断とフォロ
ーアップに有用であることが証明され得るだろう。」（訳文２２頁１７∼１９行）
との記載があることに加え，ＡＦＰレセプターが癌胎児性物質であり，広範囲の癌
の検出が可能であるという本件特許出願時の技術常識を踏まえると，サンプルを血
清とした場合に広範囲の癌の検出が可能であるという効果は当業者が予測するとこ
ろであるから，原告の主張は失当である。
エ原告は商業的成功について主張するが，原告が主張する簡便な癌検出ツール
は，本願発明の範囲外の構成を含むものであり，同ツールの商業的成功をもって本
願発明の効果ということはできない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（相違点２についての判断の誤り）について
(1)引用刊行物の記載
引用刊行物には，次の記載がある。
「アルファーフェトプロテイン（ＡＦＰ）の細胞結合や取り込みに基づく蓄積された証ア
拠により，胎児性細胞および腫瘍細胞の表面上のＡＦＰレセプターの存在が示されている。」
（訳文１頁４∼５行）
「ＡＦＰの取り込みと細胞分化の関係により［参考文献１∼１７］，悪性細胞が脱分化イ
するためにＡＦＰレセプターや，多くの様々なタンパク質（腫瘍胎児性抗原）と代謝経路［参
考文献１８］を再発現するであろうことが示唆された。癌細胞によるＡＦＰの取り込みは，そ
の後においてinvitro［参考文献１９∼２１］とinvivo［参考文献２２，２３］の両方で
も確認された。悪性細胞におけるＡＦＰレセプターの存在の直接的な証拠は，ＭＣＦ−７ヒト
乳癌細胞株［参考文献２４］とマウスＹＡＣ−１リンパ腫細胞株［参考文献２５］を用いたス
キャッチャード解析から得られている。」（訳文２頁２∼８行）
「これらの報告［参考文献１９∼２５］は，多くの胎児性細胞と悪性細胞がＡＦＰレセウ
プターを発現するが正常な成人細胞は発現しないことから，このレセプターは広く分布する真
の胎児性抗原であろうという考えを強く支持している。そのようなマーカーは，ＡＦＰの生理
学や細胞分化のメカニズムのさらなる研究と同様に，癌の診断や管理のために有用であること
が証明され得るだろう。」（訳文２頁９∼１３行）
「今までのところ，ＡＦＰレセプターの検出はＡＦＰの結合に頼ってきた。この戦略エ
は，腫瘍シンチグラフィーに有用であることは証明されているが［参考文献２２，２３］，い
くつかの重要な弱点を有している：・・・ＡＦＰレセプターとそのＡＦＰとの相互反応を研究
するためのより良いツールは，当該レセプターの結合部位に対するモノクローナル抗体（ＭＡ
ｂ）であろう。そのようなＭＡｂは，また，腫瘍診断やターゲッティングにおける用途も見付
け得るであろう。」（訳文２頁１４∼２２行）
「後者（判決注：訳文１５頁以降の実験を指すものと認められる。）の結果は，１６７オ
Ｈ．１と１６７Ｈ．４が溶解形態のＡＦＰレセプターを検出することを示す。これらＭＡｂが
細胞表面ＡＦＰレセプターを認識することを確認するために，生存Ichikawa細胞をＭＡｂと４
℃でインキュベートした後，ローダミンで標識したヤギ抗マウスＩｇＭとインキュベートし
た。図６は，１６７Ｈ．４ＭＡｂとの反応性を示す（同様の結果は１６７Ｈ．１でも得られて
いる・・・）。観察されたキャピリングは，リガンドとしてＡＦＰを用いた従前の観察［参考
文献１９，２１］と一致している。・・・これら実験の結果は，２つのＭＡｂが細胞膜に結合
したＡＦＰレセプターと溶解形のＡＦＰレセプターの両方を検出することを示している。」
（訳文１８頁１２∼２０行）
「図７は，胎児性，悪性および良性の組織を抗ＡＦＰおよび１６７Ｈ．４ＭＡｂで染カ
色したものを示す。・・・６つの悪性腫瘍試料中の６つが１６７Ｈ．４で強い陽性（そのうち
３つを図７ｃ∼７ｅとして示す）を示した一方で，良性乳腺腫は陰性であることが示されてい
る（図７ｆ）。２つの他の良性腺腫もまた陰性であった。癌試料において悪性組織のみが染色
された。このことは，浸潤癌細胞の索状構造が周囲の非悪性組織から明確に区別され得ている
図７ｃにおいて明らかである。」（訳文１９頁２０∼２６行）
「ＡＦＰは，いったん膜レセプターとの複合体として内在化した場合，細胞質内におけキ
る高濃度ＫＣｌにより促進されるプロセスを通じて解離されると考えられる。その結果フリー
となるレセプターは，少なくとも部分的に，臍帯血清，転移性乳癌からの胸膜滲出液，本研究
や他の研究［参考文献２９，３１］で用いられた細胞質の中に見出されるレセプターになると
考えられる。」（訳文２１頁１０∼１４行）
「本研究において用いた臍帯血清や胸膜滲出液のような体液におけるＡＦＰレセプターク
の存在は，癌細胞による活発な分泌の結果や細胞死の結果であり得るだろう。いずれの場合で
も，体液，特に血清における検出可能量のＡＦＰレセプターの存在は，広範囲の悪性腫瘍の診
断とフォローアップに有用であることが証明され得るだろう。このことはまた，「結果」の項
に示したように，６つのパラフィン処理乳癌のうちの６つが１６７Ｈ．４ＭＡｂで陽性である
一方，３つの良性腺腫が陰性であるので，組織病理学研究においてもそうであり得る。多数の
試料について実施されたより詳細な研究によれば，１６７Ｈ．１または１６７Ｈ．４により染
色された場合［・・・］，研究された全ての腺癌のほぼ９０％が陽性であったことが示されて
いる。・・・１６７Ｈ．１と１６７Ｈ．４による異なるタイプの悪性腫瘍の認識は，他の種由
来の腫瘍を認識するそれらの能力と同様に，ＡＦＰレセプターと常に関連付けられる広範囲な
分布と合致している。即ち，この論文で記載したＭＡｂは，ＡＦＰ，そのレセプターおよび細
胞分化とそれらの関係の生理学を発展させるためのツールの他，おそらく広範囲の悪性腫瘍の
診断用や管理用のツールとして有用であると証明されるかもしれない。」（訳文２２頁１６行
∼２３頁３行）
(2)上記(1)の引用刊行物の記載によると，引用刊行物には以下のような事項が
記載されているということができる。
ア引用刊行物の発表時点において既に報告されていた研究内容によると，悪性
細胞におけるＡＦＰレセプターの存在は，複数種類の癌において確認されていた
（上記(1)ア，イ）。
イ既報告の研究において，悪性細胞の脱分化にＡＦＰレセプターが関与するこ
とが示唆されていた（上記(1)イ）。
ウこれらを踏まえて，「多くの胎児性細胞と悪性細胞がＡＦＰレセプターを発
現するが正常な成人細胞は発現しないことから，このレセプターは広く分布する真
の胎児性抗原であろう」との考えが強く支持される（上記(1)ウ）。
エまた，ＡＦＰレセプターの検出をＡＦＰの結合に頼ることには問題があり，
ＡＦＰレセプターの結合部位に対するモノクローナル抗体（ＭＡｂ）がより良いツ
ールとなり得ると考えられ（上記(1)エ），ＭＡｂを使用した試料検査において，
悪性腫瘍試料のすべてについて強い陽性を示す一方，良性乳腺腫では陰性であると
いう結果が得られた（上記(1)カ）。
オ実験の結果から，ＭＡｂのうちでも，１６７Ｈ．１と１６７Ｈ．４の２つが
細胞膜に結合したＡＦＰレセプターと溶解形のＡＦＰレセプターの両方を検出する
ことがわかった（上記(1)オ）。
(3)本願明細書における先行技術に関する記載
本願明細書には，マウス横紋筋肉腫，マウスの神経芽細胞腫，マウス及びヒトの
乳癌，マウスのＴリンパ腫，ヒトのＴ細胞リンパ腫及びＢ細胞リンパ腫，フィトヘ
ムアグルチニンにより活性化されるヒトのＴリンパ球，ヒトの悪性腫瘍単核細胞株
Ｕ９３７及びＨＴ２９ヒトの結腸癌細胞群において，ＡＦＰ取り込みの発現，つま
りＡＦＰレセプターの存在を示す直接的証拠が示されてきたこと，これらの発見に
より，ＡＦＰレセプターは，腫瘍の種類よりもむしろ悪性腫瘍の状態と関係づけら
れ，胎児腫瘍の抗原として広く採用されていることが記載されている（甲第２号証
１０頁３行∼１１頁２０行）。
このことによると，本件特許出願前の時点において，ＡＦＰレセプターが多くの
種類の癌に存在することが当業者に明らかになっていたものと認められる。
(4)上記(1)∼(3)によると，本件特許出願当時の当業者は，上記(1)の引用刊行
物の記載に接することにより，上記(2)の各事項の記載があるものと認識するとと
もに，上記(1)クの「体液，特に血清における検出可能量のＡＦＰレセプターの存
在は，広範囲の悪性腫瘍の診断とフォローアップに有用であることが証明され得る
だろう。」，「この論文で記載したＭＡｂは，ＡＦＰ，そのレセプターおよび細胞
分化とそれらの関係の生理学を発展させるためのツールの他，おそらく広範囲の悪
性腫瘍の診断用や管理用のツールとして有用であると証明されるかもしれない。」
との各記載によって，研究の方向性について示唆を受けることとなり，さらに，上
記(3)のとおり，ＡＦＰレセプターが多くの種類の癌に存在することについても認
識したものと考えることができる。
そうすると，そのような当業者が，引用刊行物に記載された乳癌や良性乳腺腫の
ような生体サンプルにとどまらず，より広く，卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，血
液，唾液，粘膜，痰，尿，涙，血清及び骨で構成される群から選択された生体サン
プルを獲得して癌の検出を試みることは，自然な思考に基づくものであるから，当
業者が，引用刊行物に記載された発明について，相違点２に係る本願発明の構成に
想到することは容易であると考えられる。
しかるところ，原告は，取消事由１に関する主張において，何点かの理由を挙げ
て，そのように判断することはできないと主張するので，以下において，順に検討
する。
(5)癌患者と良性疾患患者の区別について
原告は，記載(d)の実験においては，「悪性細胞」と「正常細胞」を区別してい
るのみであり，本願発明のように「悪性細胞」と「良性疾患細胞」を区別している
ものではないから，この記載から「癌患者」と「良性疾患患者」を区別する本願発
明を容易に想到することができないと主張する。
しかしながら，癌の検出という目的に照らして，癌と良性疾患とを区別できるこ
とが必要であることは明らかであり，現に，上記(1)カのとおり，引用刊行物に
は，組織サンプルについてではあるが，乳癌患者と良性乳腺腫患者を識別できるこ
とが記載されているのである。
さらに，平成元年１０月３０日発行の「臨床検査」３３巻１１号所載の「“腫瘍
マーカー”の検査」と題する記事（乙第１号証）は，河合忠ほか数名の研究者が分
担して執筆したものであるが，その「総論」の「概説」部分には，腫瘍マーカーの
いくつかは，癌と良性腫瘍との鑑別に画像診断技術と併用してかなりの効果を挙げ
ていることが記載されている（１３２２頁右欄２１∼２４行）ほか，個別の腫瘍マ
ーカーに係る「各論」の部分には，ＣＥＡ（１３３２頁表１），ＴＰＡ（１３３６
頁図３），ＢＦＰ（１３４０頁図３，１３４１頁右欄表）等の腫瘍マーカーについ
て，癌患者と健常人の陽性率（又は陰性率）に加え，各種良性疾患患者の陽性率の
測定値が掲げられており，このことに，上記記事が腫瘍マーカーに関する一般的な
解説をしたものであることを併せ考えれば，腫瘍マーカーについては，癌患者と健
常人の陽性率（又は陰性率）のみならず，良性疾患患者の陽性率いかんも併せて臨
床成績が評価されている実態があると認められ，引用刊行物に接した当業者が期待
する「広範囲の癌の検出の可能性」には，癌と良性疾患とを識別できることも含ま
れるというべきであるから，原告の主張は失当である。
(6)引用刊行物記載の方法の一般化について
次に，原告は，引用刊行物の記載を一般化して本願発明について容易想到である
ということはできないと主張するので，この点について検討する。
ア乙第１号証の記載
上記「臨床検査」３３巻１１号所載の「“腫瘍マーカー”の検査」と題する記事
（乙第１号証）には，「総論」の「概説」部分に，腫瘍マーカーについて，「便宜
的に，ⓐ多臓器の癌に陽性を示すもの(broad-spectrumtumormarkers)とⓑ特定の
臓器癌に特に陽性率が高いもの(relativelyorgan-specifictumormarkers)に分
けることができる。前者のbroad-spectrumtumormarkersというのは，ある特定
の癌に高い陽性率を示すわけではなく，いろいろな臓器の癌で陽性を示す。例え
ば，β２−ミクログロブリン，フェリチン，ＣＥＡ，ＴＰＡ，尿中ポリアミンなど
がある。」（１３２１頁右欄１３∼２１行）との記載があるほか，個別の腫瘍マー
カーに係る「各論」の部分において，ＣＥＡにつき，「ＣＥＡは大腸・直腸癌だけ
でなく，胃癌，乳癌，肺癌などの多くの腺癌と甲状腺髄様癌でも産生される。」
（１３３１頁左欄１６∼∼１８行）との記載が，ＴＰＡにつき，「乳癌，肺癌，食
道癌，胃癌，肝癌，胆嚢・胆管癌，膵癌，大腸癌などの消化器系の各種癌および卵
巣癌，子宮癌，前立腺癌などの生殖器系の癌や，膀胱癌，腎癌など尿路系癌で高率
に陽性を示す。」（１３３７頁左欄９∼１３行）との記載が，ＢＦＰにつき，「Ｂ
ＦＰは生化学，免疫組織化学的研究により，胃癌，結腸癌，原発性肝細胞癌，肺
癌，乳癌，腎癌，膀胱癌，睾丸癌，子宮癌，卵巣癌，白血病細胞など広範囲の諸種
の悪性腫瘍に存在し」（１３３８頁「3)BFP」の項左欄７∼１０行）との記載が，
それぞれあり，これらの記載に，上記のとおり，上記記事が腫瘍マーカーに関する
一般的な解説をしたものであることを併せ考えれば，本件特許出願当時，当業者
は，腫瘍マーカーについて，特定の臓器の癌に特に陽性率が高い（臓器特異性の高
い）ものもあれば，多種類の臓器の癌で陽性を示す（臓器特異性が低い）ものも存
在することを認識していたものと認められる。
そして，このことを踏まえつつ，当業者が引用刊行物に接した場合に，以下のと
おり，引用刊行物に記載された方法を，相違点２に係る「卵巣，子宮，直腸，脳，
肝臓，血液，唾液，粘膜，痰，尿，涙，血清及び骨で構成される群から選択された
生体サンプル」に適用することについて，原告主張の阻害事由があるということは
できない。
イ相違点２に係る組織サンプルへの適用
原告は，記載(f)は乳房組織についての結果であり，この結果をもって，当業者
が，本願発明に係る卵巣や子宮その他の器官へと適用対象を一般化することは容易
ではない旨主張する。
しかしながら，上記(3)のとおり，本件特許出願前の時点において，ＡＦＰレセ
プターが多くの種類の癌に存在することが，当業者に明らかになっており，また，
引用刊行物において，上記(1)クのとおり，体液に関してではあるが，ＡＦＰレセ
プターの存在が広範囲の悪性腫瘍の診断等に有用であることが示唆されている以
上，同カに記載された，ＭＡｂを用いることにより，乳癌組織が染色され，良性乳
腺腫組織は染色されなかったとの実験結果に基づく乳癌の検出方法を，癌が発生す
る代表的な組織である「卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，粘膜及び骨」の組織サンプ
ルに対して適用することは自然であり，何ら困難性は見出せないから，原告の主張
を採用することはできない。
ウ相違点２に係る体液等のサンプルへの適用
原告は，記載(f)（上記(1)ク）における臍帯血清及び胸膜滲出液を用いた実験に
関し，臍帯血清は胎児に特有のものであり，ＡＦＰレセプターが含まれていること
は当然であるほか，胸膜滲出液も，乳癌や肺癌に伴って生じるものであり，ＡＦＰ
レセプターが比較的多量に含まれているのが当然であるが，（癌患者の血清，血
液，唾液，粘液，痰，尿及び涙等の通常の）体液中には，ＡＦＰレセプターが検出
可能なほど豊富に含まれているとは一般的に考えにくいと主張する。
しかしながら，引用刊行物には，上記(1)オのとおり，ＡＦＰレセプターに対す
るＭＡｂが，細胞膜に結合したＡＦＰレセプターと溶解形のＡＦＰレセプターの両
方を検出することが記載されているところ，同キにはＡＦＰレセプターが臍帯血清
や胸膜滲出液だけでなく他の研究で用いられた細胞質の中に見出されるプロセスに
ついて記載され，同クの記載によると，臍帯血清及び胸膜滲出液を用いた溶解形Ａ
ＦＰレセプターの検出の実験は，広範囲の悪性腫瘍の診断とフォローアップに応用
するための予備実験的なものとして位置付けられるから，癌患者の体液等中に，Ａ
ＦＰレセプターが存在する可能性があるのであれば，引用刊行物に記載された検出
方法を，癌患者の体液等に適用する動機付けは十分に存在するものと認められる。
そして，癌患者の体液等中に検出可能な程度のＡＦＰレセプターが存在するかど
うかは，実験により自ずと明らかになる事項であるから，引用刊行物の記載を臍帯
血清及び胸膜滲出液以外の体液等に適用することに何ら障害はなく，原告の主張を
採用することはできない。
エIchikawa細胞について結果の生体サンプルへの適用
原告は，記載(d)（上記(1)オ）に係る実験はIchikawa細胞を用いたものであり，
このような培養細胞による実験について，実際の生体サンプルでも同じ結果が得ら
れるとは考えられない旨主張する。
しかしながら，上記(1)オ，キ及びクのとおり，引用刊行物には，臍帯血清にお
いてＡＦＰレセプターの検出に成功した実験例が記載されており，引用刊行物には
「ＩｇＭ産生クローンである１６７Ｈ．１と１６７Ｈ．４が，ＡＦＰのレセプター
への結合を阻害することが見出された。逆に，ＭＡｂ反応は過剰のＡＦＰにより阻
害されたが，等モル濃度の血清アルブミンによっては阻害されなかった。」（訳文
１頁９∼１２行）との記載もあって，血液や血清中の代表的なタンパク質である血
清アルブミンが，ＭＡｂとＡＦＰレセプターとの結合を阻害しないことについて確
認されているのであるから，少なくとも，血液ないしは血清を用いた場合に，血清
アルブミンの存在がＡＦＰレセプターの検出の妨げとはならないことが示されてい
るということができる。
そうすると，引用刊行物におけるこの実験例は，血清を生体サンプルとすること
を念頭に置いた予備実験と位置付けることができるものであり，引用刊行物の実験
がIchikawa細胞のような培養細胞によるものであることを理由として，引用刊行物
に記載された検出方法を他の生体サンプルに適用することができないとする理由は
ないばかりでなく，むしろ，血清を生体サンプルとすることを示唆しているという
ことができるのであるから，原告の主張は到底採用することができない。
(7)原告は，引用刊行物の原文では「might」や「perhaps」という不確実性を示
す語があえて用いられており，引用刊行物の共同執筆者でもある原告は「同様の結
果が他のサンプルをもってしても得られるというものではない」と認識していたこ
とを根拠として，審決は容易想到性の判断を誤ったと主張する。
しかしながら，ある発明がある文献に基づいて容易に想到し得るかどうかを判断
するに当たっては，その文献に接した当業者が，その記載に基づいて一定の技術的
事項について認識し，示唆を与えられるかどうかが問題となるというべきであり，
ある文献に「might」や「perhaps」という不確実性を示す語が用いられていること
によって，その文献を容易想到性の根拠とすることができなくなるわけではない。
そして，上記(3)のとおり，ＡＦＰレセプターが，複数種類の癌細胞に存在する
ことが明らかとなっていた状況において，上記(6)のとおり，腫瘍マーカーには臓
器特異性の低いものも存在することを認識していた当業者が，上記(2)のとおり，
ＡＦＰレセプターが真の胎児性抗原であり，その検出方法について様々な癌の診断
における有用性を期待し得ることが記載された引用刊行物に接すれば，ＭＡｂによ
るＡＦＰレセプターの検出が広範囲の癌の検出に適用できる可能性を期待するのが
むしろ自然であると考えられる。
そして，引用刊行物中に不確実性を示す語が使用されており，ＭＡｂによるＡＦ
Ｐレセプター検出の有用性についての引用刊行物の記載は，その可能性を示すにす
ぎないものであるとしても，上記の判断は何ら変わるところがないのであり，原告
の主張を採用することはできない。
また，原告は，引用刊行物中にＭＡｂによるＡＦＰレセプター検出の「応用の可
能性」についての記載があったとしても，臨床試験には多大な労力やコスト，時
間，技術を要するのであり，引用刊行物の記載をもって，当業者であれば実験を開
始することができるということにはならないと主張する。
一般に，医学上の発見や発明について，臨床試験を経て医療診断に活用するに至
るためには，多くの労力が費やされるだけでなく，その段階に応じた創意工夫が必
要となるものと認められる。
しかしながら，このような経過についての創意工夫は，癌検出方法に関する本願
発明に係る技術的思想の創作とは別のものであり，本願発明の容易想到性の判断に
影響を与えるものではないから，原告の主張は失当である。
(8)以上によると，上記(4)のとおり，当業者が，引用刊行物に記載された発明
に基づいて，本願発明の相違点２に係る構成に想到することは容易であると考えら
れ，上記(5)∼(7)のとおり，取消事由１に係る原告の各主張はいずれも採用するこ
とができないから，審決の相違点２についての判断に誤りはなく，取消事由１は理
由がない。
２取消事由２（顕著な作用効果の看過）について
(1)癌患者と良性疾患患者の明確な区別
原告は，本願明細書の実施例である［例１］（甲第２号証２３頁７行∼２７頁５
行，甲第７号証２頁１５∼１７行）の記載に基づき，本願発明が，癌患者と良性疾
患患者を明確に区別することができ，そのような高い感度は，従来の腫瘍マーカー
と比較して極めて優れていると主張する。
しかるところ，上記本願明細書の［例１］及び図１（甲第２号証添付）には，癌
患者及び癌なし患者の各血清サンプルにつき，Ｍａｂを用いてＡＦＰレセプターの
検出をする実験において，陽性と陰性の閾値を５４％に設定した場合に，癌患者１
６例中１５例に係るサンプルが陽性を示したことが記載されており，その感度（陽
性率）は約９４％となる。
他方，上記１(5)の「臨床検査」３３巻１１号所載の「“腫瘍マーカー”の検
査」と題する記事（乙第１号証）には，個別の腫瘍マーカーに係る「各論」の部分
において，ＣＥＡにつき，「ＣＥＡ抗体には違った抗原決定基と反応するものがあ
り，抗体によってはＮＣＡなどＣＥＡ以外の関連抗原も同時にとらえてしまうた
め，どの試薬を使用するかで測定値が違う。同じメーカーでもＲＩＡ法とＥＩＡ
法，モノクローナル抗体法で異なる値になり，同じカットオフ値を用いているキッ
トでも，癌の陽性率（感度）と非癌での偽陽性率が違う。自分の用いる試薬の正常
値と特異性を知り，患者のフォローにはいつも同じ方法で値を比較する必要があ
る。」（１３３１頁右欄２∼１０行）との記載があり，「主要なＣＥＡ試薬と正常
値」と題する表１（１３３２頁）には，１１種のＣＥＡ試薬に係る感度（陽性率）
の最大値が７５％（キット名・ファデバスＣＥＡ，発売元・塩野義製薬，測定原理
・サンドイッチ）であり，最小値が５３％（キット名・リアグノストＣＥＡ，発売
元・ヘキスト，測定原理・サンドイッチ）であることが示され，また，同様に「各
論」の部分において，ＴＰＡにつき，「健常人および各種悪性疾患患者における血
中ＴＰＡ濃度と陽性率」と題する図２（１３３５頁）に，各種臓器の癌における陽
性率が，頭頸部癌（甲状腺癌を除く）３２．３％，甲状腺癌１８．５％，乳癌２
３．１％，肺癌６３．６％，食道癌３８．２％，胃癌４５．１％，肝癌８２．５
％，胆嚢・胆管癌７３．３％，膵癌６２．８％，大腸癌４８．０％，卵巣癌４７．
０％，子宮癌１６．５％，膀胱癌６２．５％，前立腺癌７８．６％，腎癌３７．５
％と示されているほか，ＴＰＡについては，「総論」の「概説」部分においても，
「いろいろな臓器癌における各種腫瘍マーカーの平均的な陽性率」と題する図１
（１３２２頁）に，その陽性率が食道癌と胃癌を除く各種臓器癌について７５％∼
８５％程度であることが示されている。
これらの記載ないし図示によれば，同じ腫瘍マーカーに関する検出方法であって
も，用いる試薬や測定法によって，測定値や感度が異なるものであり，実際，ＣＥ
Ａ試薬の感度については５３％∼７５％の数値が示されているほか，ＴＰＡの陽性
率（感度）についても大きな開きがあることが認められる。
したがって，本願明細書の［例１］に示された，感度（陽性率）を約９４％とす
る実験結果は，ＡＦＰレセプターが優秀な腫瘍マーカーである可能性を示唆するも
のであっても，この実験結果のみから，直ちに，本願発明に係る腫瘍マーカーが，
従来の腫瘍マーカーに比べて格段に優れたものであるとまでは認めることはできな
いから，このことを前提とする原告の主張を採用することはできない。
(2)初期の癌の検出
原告は，本願発明は，解剖学的変化など，他の点では正常に見えるが，実際には
初期段階の腫瘍である細胞を検出することができるのであり，従来の腫瘍マーカー
に初期の癌を検出できるものは皆無であったことから，本願発明の効果は実用上極
めて有用なものであると主張する。
原告が上記主張の根拠とする本願明細書の記載は次のとおりである。
「陰性の対照グループに入っていた患者（表中にはない）は陽性を示した。得られたデータ
結果の重要性に注意を喚起され，担当医は，患者をＣＡＴでスキャンし，悪性の腎癌となって
いる腫瘍を発見した。この悪性腫瘍は，このテストで最初に発見され，それから臨床的に確認
された。」（甲第２号証２６頁２０行∼２７頁１行）
しかしながら，上記の記載中の悪性の腎癌がどのような段階の癌であったかは，
本願明細書には記載がなく，初期段階で発見されたとする根拠はない上，この患者
がどのようなテストで陰性と判断されたか，また，そのように判断された原因は何
かという点も不明であり，上記記載に係る１例をもって本願発明に係る検出方法
が，解剖学的変化等では正常に見えるが，実際には初期段階の腫瘍を検出できるこ
とが示されているということはできない。
なお，２００７年（平成１９年）９月ないし１０月のウエブ情報であるバイオキ
ュレックス社のプレスリリース（甲第１７，第１８号証）には，「ＲＥＣＡＦ血液
テスト」が初期の乳癌，前立腺癌等を検出する旨の実験結果が記載されているが，
同プレスリリースには，その記載に係る実験の内容（「ＲＥＣＡＦ血液テスト」の
構成，実験の条件，実験手順等）について具体的な記載はなく，当該実験結果が本
願発明の構成に基づく効果であると認めることはできない上，そもそも，本願明細
書に記載がない初期癌の検出を（上記腎癌の例が初期癌の検出に関するものと認め
難いことは上記のとおりである。），上記プレスリリースの記載に基づき本願発明
の効果として主張することはできない。
したがって，原告の主張を採用することはできない。
(3)広範囲の癌の検出
原告は，本願発明においては，生体サンプルとして規定されているものの中に，
血液や血清などの体液が含まれており，これらの体液をサンプルとして用いれば，
特異性の高い従来の腫瘍マーカーとは異なり，広範囲にわたる様々な癌を検出でき
ると主張する。
しかしながら，上記１(4)のとおり，引用刊行物に接した本件特許出願当時の当
業者が，引用刊行物に記載された乳癌や良性乳腺腫のような生体サンプルにとどま
らず，より広く，卵巣，子宮，直腸，脳，肝臓，血液，唾液，粘膜，痰，尿，涙，
血清及び骨で構成される群から選択された生体サンプルを獲得して癌の検出を試み
ることは，自然な思考に基づくものであると認められるのであり，このような思考
に基づいて検証した結果，ＡＦＰレセプターの臓器特異性の低い腫瘍マーカーとし
ての性質が確認されたとしても，このことをもって格別な効果であるということは
できない（なお，本件特許出願時において，腫瘍マーカーについては，臓器特異性
の高い腫瘍マーカーもあれば，臓器特異性の低い腫瘍マーカーも存在すると認識さ
れていたものと認められることは，上記１(6)アのとおりである。）。
また，原告は，引用刊行物には「体液，特に血清における検出可能量のＡＦＰレ
セプターの存在は，広範囲の悪性腫瘍の診断とフォローアップに有用であることが
証明され得るだろう」との記載があるが，憶測の域を出るものではなく，原文でも
「might」という不確実な語が用いられていると主張する。
しかしながら，上記１(7)のとおり，引用刊行物の示唆の内容が「might」などの
用語の使用によって影響を受けるものではないところ，原告の主張する効果は，本
願発明において体液等のサンプルから癌を検出するという手法を採用したことによ
る効果そのものであるから，上記に説示したのと同様の理由により，格別なものと
いうことはできない。
(4)商業的成功
原告は，本件特許出願後，本願発明の発明者である原告は，更に研究を進め，簡
便な癌検出ツールの開発に至り，原告が最高経営責任者を務めるバイオキュレック
ス社が，この種商品に関し，アボット社と業務提携をしており，簡便で初期癌をも
高感度で検出できる本願発明を用いた商品は，今後莫大な利益を生む可能性がある
と主張する。
しかしながら，バイオキュレックス社及びアボット社のプレスリリース（甲第１
５∼第２１号証）の内容によると，本願発明に基づいて商業化が進められているこ
とが認められるものの，これらの証拠はそもそも商業的に成功したことを示すもの
ではないから，原告の主張は前提を欠くというべきである。
(5)以上によると，本願発明が，引用刊行物に記載された発明との比較におい
て，格別な作用効果を奏すると認めることはできず，審決の判断に誤りはないか
ら，取消事由２は理由がない。
第５結論
以上の次第で，原告主張の取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求を棄
却すべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
石原直樹
裁判官
榎戸道也
裁判官
杜下弘記

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