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平成１９年３月２８日判決言渡
平成１７年(行ケ)第１０８５５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成１９年１月３１日
判決
原告出光興産株式会社
訴訟代理人弁護士片山英二
同林康司
訴訟復代理人弁護士江幡奈歩
訴訟代理人弁理士小林浩
同大谷保
同東平正道
同平澤賢一
被告昭和シェル石油株式会社
被告日興産業株式会社
被告エヌ・エスルブリカンツ株式会社
被告ら訴訟代理人弁護士島田康男
同石川順道
被告ら訴訟代理人弁理士友松英爾
同亀川義示
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００４−８０１４０号事件について平成１７年１１月１４
日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，昭和６３年１１月１５日にした特許出願（特願昭６３−２８６８
６８号）の一部を分割して，平成４年１２月２４日に発明の名称を「塑性加
工用潤滑油剤」とする発明につき特許出願（特願平４−３４３６７２号。以
下「本件出願」という。）をし，平成９年４月２５日，特許第２１２８５７
８号として特許権の設定登録（設定登録時の請求項の数１。以下，この特許
を「本件特許」という。）を受けた。
これに対し被告らから特許無効審判請求がされ，特許庁はこれを無効２０
０４−８０１４０号事件として審理し，その係属中の平成１７年７月１１
日，原告は，本件出願の願書に添付した明細書について特許請求の範囲の減
縮を目的とする訂正をした（以下，この訂正後の明細書を図面と合わせて「
本件明細書」という。）。
そして，特許庁は，審理の結果，同年１１月１４日，「訂正を認める。特
許第２１２８５７８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決（以下，単に「審決」という。）をし，その謄本は同月２５
日原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（以
下，請求項１に係る発明を「本件発明」という。）。
「（Ａ）１−オクテン，１−デセン，１−ドデセン，１−テトラデセン，１
−ヘキサデセン，１−オクタデセン，１−エイコセン及びこれらの混合物
から選択される直鎖オレフィン２∼５０重量％，及び（Ｂ）４０℃におけ
る動粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン及びその水素化物よりなる群
から選ばれる少なくとも一種の化合物を含有してなるアルミニウムフィン
成形用潤滑油剤。」
３審決の内容
審決の内容は，別紙審決書写しのとおりである。
その理由の要旨は，本件発明が，刊行物Ａ（米国特許第３２８８７１５号
明細書。審判甲１５・本訴甲１），刊行物Ｂ（潤滑，１５巻６号（１９７０
年）３４３∼３５２頁，「油性向上剤および極圧添加剤」。審判甲１４・本
訴甲２），刊行物Ｃ（特開昭６１−８５４９２号公報。審判甲６・本訴甲
３），刊行物Ｄ（特開昭５２−１１４６０２号公報。本訴甲４）に記載され
た発明（以下，それぞれ「刊行物Ａ記載発明」，「刊行物Ｂ記載発明」など
という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたから，特許
法２９条２項により特許を受けることができないとしたものである。
審決が認定した本件発明と刊行物Ａ記載発明との一致点及び相違点は，次
のとおりである。
（一致点）
アルミニウム製品加工用の潤滑油剤において，１−デセン，１−ドデセ
ン，１−テトラデセン，１−ヘキサデセン，１−オクタデセンから選択され
る直鎖オレフィン１０∼５０重量％を含有するものである点。
（相違点(1)）
潤滑油剤の直鎖オレフィン以外の成分が，本件発明では４０℃における動
粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン及びその水素化物よりなる群から選
ばれる少なくとも一種の化合物であるのに対し，刊行物Ａ記載発明では，鉱
油又はジエステル油等であり，その粘度が「潤滑油粘度」とされていて，オ
レフィン組成物が混合される典型的な鉱油又は炭化水素油が，２５∼１０，
０００セイボルトユニバーサル秒の粘度を持つ石油から得られたもの，とさ
れている点。
（相違点(2)）
アルミニウム製品の加工に関し，本件発明ではアルミフィン成形用と特定
されているのに対し，刊行物Ａ記載発明では，アルミニウム製品の加工とさ
れている点。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に関する原告の主張
本件発明と刊行物Ａ記載発明との一致点及び相違点(1)，(2)についての審
決の認定に誤りがないことは認める。
審決には，相違点(1)についての容易想到性の判断の誤り（取消事由１），
相違点(2)についての容易想到性の判断の誤り（取消事由２），本件発明の顕
著な効果を看過したことによる相違点(1)，(2)についての容易想到性の判断
の誤り（取消事由３）があり，違法として取消しを免れない。
(1)取消事由１（相違点(1)についての容易想到性の判断の誤り）
ア刊行物Ｂ及びＡ記載の各発明の誤認
審決は，「刊行物Ｂの記載によると，α−オレフィンが油性向上剤と
しての効果を有すること，及び，アルミニウムの潤滑に対しても有効に
作用することも知られており（摘記ｋ），刊行物Ａで長鎖オレフィンの
具体例として挙げられているヘキサデセン−１（セテン）は刊行物Ｂに
おいてその例とされているものであるから（摘記ｋ），当業者であれ
ば，刊行物Ａ記載発明におけるそのような長鎖オレフィン（ヘキサデセ
ン−１はα−オレフィンである。）が油性向上剤として機能するもので
あると理解することができ，そうすると，刊行物Ａにおいて『他の公知
の潤滑剤への添加剤として優れた特性』（摘記ｅ）とは油性向上剤とし
ての特性であること，そして，オレフィン類と混合されるとする鉱油又
はジエステル油（摘記ｅ）は，潤滑油組成物における基油（基材）に相
当するものであるということも理解できるものである。」（審決書１６
頁１２行∼２２行）として，刊行物Ａにおける潤滑油剤の直鎖オレフィ
ン以外の成分である「鉱油又はジエステル組成物等」は基油に相当する
と理解できる旨認定しているが，以下のとおり誤りである。
(ア)刊行物Ｂには，「α−オレフィン，あるいは芳香族化合物の油性
剤としての効果が注目されている」及び「これらのオレフィン類は，
潤滑油粘度の鉱油，ジエステル組成物と混合される。」との記載があ
り，上記記載に関連して文献４９），５０）（甲１１，１２）が引用
されている。しかし，刊行物Ｂには，α−オレフィンの油性剤として
の効果を実際に確認した旨の記載やこれを推認させる記載はない。ま
た，油性剤の機能は，金属表面の摩擦の低減にあり，その結果として
磨耗を減少することにあるが，文献４９），５０）には，１−セテ
ン（α−オレフィン）は潤滑油として記載されており，油性剤の機能
を有することを裏付ける記載はない。
したがって，審決が，刊行物Ｂはα−オレフィンが「油性向上剤」
としての効果を有することを開示していると認定した点には誤りがあ
る。
(イ)刊行物Ａ記載発明は，アルミニウム加工において，従来から使用
されていた他の液状物に代えて長鎖オレフィンを用いると，特にアル
ミニウムが塑性流動又は塑性変形を起こす条件下で，アルミニウムの
付着を防止できるという発見に基づく発明であって，刊行物Ａの特許
請求の範囲及び実施例に記載されているとおり，本質的には，長鎖オ
レフィン単体で，アルミニウム加工に用いることしか意図していな
い。このように刊行物Ａは，直鎖オレフィンを基油（潤滑油）として
開示しているにすぎない。もっとも，刊行物Ａには，長鎖オレフィ
ン（直鎖オレフィン）について「他の潤滑剤への添加剤として優れた
特性」との記載があるが，その特性については何ら記載されておら
ず，上記記載は，単に材料の広い用途を漠然と確保しようとするため
の記載とみるのが妥当であり，「他の潤滑剤への添加剤として優れた
特性」が油性向上剤としての特性であると一義的にはいえないから，
上記記載から直鎖オレフィンを油性向上剤などの添加剤として認識す
ることには無理がある。
(ウ)以上のとおり，刊行物Ａには，直鎖オレフィンを基油として用い
ることが記載されているだけであり，刊行物Ｂに直鎖オレフィンを油
性向上剤として用いることのできる旨の記載があったとしても，直鎖
オレフィンは油性剤でなく，これを油性剤ないし油性向上剤として他
の基油と混合しようと理解すべきではないから，審決が，刊行物Ａに
おける潤滑油剤の成分である直鎖オレフィンは油性向上剤として機能
し，直鎖オレフィン以外の成分である「鉱油又はジエステル組成物
等」は基油に相当すると理解できると認定した点には誤りがある。
イ刊行物Ｃ記載発明の誤認
審決は，「潤滑油基油に油性向上剤として働くアルキルペンタエリス
リトール（判決注・「アルキルペンタエリトリトール」の誤記）及びホ
スホン酸エステル（摘記ｌ，ｎ）を配合したアルミニウム塑性加工の際
に使用できる（摘記ｍ）潤滑剤組成物の発明に関する刊行物Ｃ」（審決
書１６頁２３行∼２５行）として，刊行物Ｃには「油性向上剤と基油か
らなる潤滑剤組成物」の発明が記載されていると認定している。
しかし，刊行物Ｂ記載の表７によれば，刊行物Ｃの「アルキルペンタ
エリトリトール」（正しくは「アルキルペンタエリトリトールホスファ
イト」）などのホスファイト類は「油性剤」ではなく，「極圧剤」とし
て扱われており，また，刊行物Ｃの発明者らは，刊行物Ｃに係る発明の
出願後に他の特許出願をした際に，アルキルペンタエリトリトールホス
ファイトを極圧剤として認識している（甲８，１０）。このようにアル
キルペンタエリトリトールホスファイトは油性向上剤ではなく，極圧剤
であり，刊行物Ｃ記載発明は，基油に極圧剤を配合してなる潤滑剤組成
物に関する発明であるから，審決の上記認定は誤りである。
ウ容易想到性の判断の誤り（刊行物Ａ及びＣの組合せの障害事由の存
在）
(ア)審決は，前記のとおり刊行物Ａ記載の長鎖オレフィン（直鎖オレ
フィン）は油性向上剤として機能し，刊行物Ｃには油性向上剤と基油
からなる潤滑剤組成物（潤滑油組成物）の発明が記載されているとし
た上で，「刊行物Ｃの記載によると，アルミニウム材の塑性加工時に
使用される油性向上剤とベース油からなる潤滑油組成物においてベー
ス油として用いられる潤滑油（基油）として，鉱油の外に，合成油で
あるジオクチルセバケート，トリメチロールプロパントリカプリレー
トと並んでポリブテンが知られているから（摘記ｏ，ｐ），刊行物Ｃ
と同じ加工対象の潤滑油組成物である刊行物Ａに記載された発明に係
る潤滑油組成物の基油である鉱油又はジエステル油に代えて，ジエス
テル油と同じ合成油として刊行物Ｃに記載されている，金属加工油基
油として周知のポリブテンを使用することは，当業者が容易に想到す
ることができるものである。」（審決書１６頁２５行∼３４行）とし
て，アルミニウム塑性加工用の潤滑油の共通点及び油性向上剤の共通
点から刊行物Ａと刊行物Ｃを組み合わせ，刊行物Ａの潤滑油組成物の
基油である鉱油又はジエステル油に代えて，合成油として刊行物Ｃに
記載され，基油として周知のポリブテン（相違点(1)に係る本件発明の
成分）を使用することは，当業者が容易に想到することができたと判
断しているが，以下のとおり誤りである。
①前記アのとおり，刊行物Ａ記載の潤滑油剤の成分である長鎖オレ
フィン（直鎖オレフィン）は，基油であって，油性向上剤ではない
から，油性向上剤の共通点に基づいて刊行物Ａと刊行物Ｃとを組み
合わせる審決の論理はそもそも成り立たない。
②仮に刊行物Ａ記載の直鎖オレフィンが油性向上剤であるとして
も，通常，組み合わせる成分の一方の成分を別のものに変更しよう
とする動機づけは，少なくとも他の成分の機能・作用機構が同じ場
合でないと生じ得ないものであるが，前記イのとおり，刊行物Ｃで
用いられているアルキルペンタエリトリトールホスファイトが油性
向上剤ではなく，極圧剤である以上，刊行物Ａの直鎖オレフィンの
組合せの相手である「鉱油，ジエステル油」を刊行物Ｃの「ポリブ
テン」に代える動機づけは存在しない。
③仮に刊行物Ｃで用いているアルキルペンタエリトリトールホスフ
ァイトが油性向上剤としての効果を有するとしても，以下のとお
り，刊行物Ａの直鎖オレフィンの組合せの相手である「鉱油，ジエ
ステル油」を刊行物Ｃの「ポリブテン」に代える動機づけは存在し
ない。
ａ刊行物Ａ記載発明は，アルミニウム加工において，従来から使
用されていた他の液状物に代えて直鎖オレフィンを用いることに
より，優れた仕上がりの加工を可能とし，かつ，残留汚染物を少
なくするというものである。そして，刊行物Ａには，これらのオ
レフィン類について，潤滑油粘度の鉱油，ジエステル組成物等と
混合できる可能性が示唆されている。一方，刊行物Ｃ記載発明
は，請求項１記載のとおり，「潤滑油にアルキルペンタエリトリ
トールホスファイトの１種以上とホスホン酸エステルの１種以上
を配合させることを特徴とする冷間加工用潤滑剤」であり，刊行
物Ｃ中には，本発明のベース油として用いられる潤滑油として，
鉱油，αオレフィン油，モノエステル油，ポリブテン油，ポリグ
リコール油などの合成油及び混合油があること，当該冷間加工用
潤滑剤がアルミニウムあるいはアルミニウム合金の冷間鍛造に好
適な潤滑剤であることについても記載されている。そうすると，
刊行物Ｃには，鉱油，αオレフィン油，モノエステル油，ポリブ
テン油，ポリグリコール油等の潤滑油に，アルキルペンタエリト
リトールホスファイトの１種以上とホスホン酸エステルの１種以
上の両者を必須成分として配合させたアルミニウム冷間加工用潤
滑剤について記載されているといえる。これらの記載からする
と，刊行物Ａ記載の潤滑油は直鎖オレフィンを必須成分とするの
に対し，刊行物Ｃ記載の潤滑油はアルキルペンタエリトリトール
ホスファイトの１種以上とホスホン酸エステルの１種以上の両者
を必須成分とし，刊行物Ａ及びＣ記載の各潤滑油は本質的に構造
及び機能が全く異なるものである。
そうすると，刊行物Ａで用いている直鎖オレフィンについて，
潤滑油として構造及び機能が全く異なる刊行物Ｃの記載に基づい
て，組合せの相手である刊行物Ａの「鉱油，ジエステル油」を刊
行物Ｃの「ポリブテン」に代える動機づけは存在しない。
また，刊行物Ｃは，基油に，アルキルペンタエリトリトール及
びホスホン酸エステルを添加剤として用いることを特徴とした潤
滑油剤に関するものであり，基油自体に特徴があるわけではない
ので，刊行物Ｃの記載に基づいて刊行物Ａ記載のベース油（基
油）を変更する動機づけも存在しない。
ｂ鉱油に代替する基油として合成油を選択するのは単純なことで
はない上，刊行物Ｃの記載においては，ポリブテン油は例示化合
物の一つにすぎず，実施例において使用された基油の中でも最も
性能が悪い（実施例８）。また，甲５には，同一粘度の鉱物油と
比べるとポリブテンの潤滑性能は非常に悪いと記載されている。
したがって，刊行物Ｃ記載のベース油から積極的に合成油であ
るポリブテンを基油として選択して，刊行物Ａ記載の鉱油に代え
る合理的根拠はない。
ｃ刊行物Ａには，長鎖オレフィンは低い摩擦係数を示すけれど
も，激しい磨耗を起こすこと（２欄１１行∼２０行），潤滑剤と
して，不飽和添加物を含有することは望ましくないとこと（２欄
２０行∼２８行）の記載があり，これらの記載によれば，不飽和
化合物である長鎖オレフィン（直鎖オレフィン）を混合した潤滑
油剤は好ましくないことが，当業者に認識されていたといえる。
刊行物Ａは，このことを前提に，「∼アルミニウム加工の際に
改善を生じるオレフィンの能力に顕著に影響しないその他の希釈
剤及び展延剤と混合してもよい。かくして，・・・潤滑油粘度の
鉱油，ジエステル組成物等と混合できる。」（審決摘記ｅ）とし
て，「オレフィンの能力に顕著に影響しない」という限定された
条件下において，オレフィンと他の潤滑油との混合の可能性を示
唆している。そうすると，当業者は，オレフィンと，「オレフィ
ンの能力に顕著に影響しない」という鉱油，ジエステル油以外の
潤滑油とを混合しようとする発想には至らない。
ｄ刊行物Ａ，Ｃのいずれにも，直鎖オレフィンと，「４０℃にお
ける動粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン又はその水素化
物」（相違点(1)に係る本件発明の構成）を組み合わせることによ
り，加工性が向上するとともに，使用中に発生する臭気が少な
く，作業環境が向上し，さらに加工製品の表面の脱脂性が向上す
る塑性加工用潤滑油剤が得られることを示唆する記載は存在しな
い。
④刊行物Ａでは，直鎖オレフィン，鉱油などを基油として認識して
いるのに対し，刊行物Ｂでは直鎖オレフィンを油性向上剤として捉
えている。また，刊行物Ｂにおいては，ホスファイト類が極圧剤と
されているのに対し，刊行物Ｃでは，それが油性剤として記載され
ており，刊行物Ｂと刊行物Ｃとでは，明らかに油性剤と極圧剤の範
囲が異なる。このように「基油」，「油性向上剤」，「極圧剤」な
どの定義・範囲は明確でなく，当業者間でもその認識する範囲が異
なるものである。
そして，代替させようとしている添加剤（油性向上剤）の用語の
意味が異なる文献間において，その定義の異なる成分を代替すると
いう発想を当業者がすることはあり得ないから，油性剤と極圧剤の
意味において異なっている刊行物Ｂと刊行物Ｃの組合せをすること
は困難である。
また，刊行物Ａでは直鎖オレフィンを基油として開示しているの
に対し，刊行物Ｂでは直鎖オレフィンが油性向上剤としての効果が
ある旨示唆しており，基油として開示されている刊行物Ａの直鎖オ
レフィンを油性向上剤として，刊行物Ｃに適用することも困難であ
る。
このように刊行物ＡないしＣを組み合わせることには阻害事由が
ある。
⑤したがって，審決が，刊行物Ａの潤滑油組成物の基油である鉱油
又はジエステル油をポリブテン（相違点(1)に係る本件発明の成分）
に置換することは当業者が容易に想到することができたとした判断
には誤りがある。
(イ)審決は，「刊行物Ａにおいて，オレフィンに混合される鉱油，ジ
エステル油は『潤滑油粘度』であるとされ（摘記ｅ），具体的には，
鉱油の場合として，２５∼１０，０００ＳＵＳとされており（摘記
ｇ），本件発明のように『４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳ
ｔ』という規定はされていないが，刊行物Ａにおいても，アルミニウ
ムの塑性加工に用いられる潤滑油を目的とするものであり，２５∼１
０，０００ＳＵＳは，前記のとおり，少なくとも２．０∼２１６０ｃ
Ｓｔの範囲を包含する，広い範囲のものであるから，刊行物Ａにおけ
る粘度の規定は，本件発明のものと重複する範囲のものであるか，あ
るいは，例えば，刊行物Ｃで潤滑油の基油として鉱油と並んで具体的
に使用されているジオクチルセバケートの粘度が１２．５ｃＳｔ（１
００゜Ｆ（＝３７．８℃））である（・・・）ことを考慮すると，『
４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ』という規定は，当業者
がアルミニウムの塑性加工において，普通に使用する潤滑油（基油）
の粘度範囲を規定したものにすぎず，格別の範囲を規定したものでは
ない。」（審決書１６頁３７行∼１７頁１２行）として，刊行物Ａ記
載の潤滑油粘度の鉱油又はジエステル油に代えて「４０℃における動
粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン及びその水素化物よりなる群
から選ばれる少なくとも一種の化合物」（相違点(1)に係る本件発明の
構成）とすることは当業者が容易に想到することができたと判断して
いるが，以下のとおり誤りである。
①一般的に，ポリブテンのような繰り返し単位を持つ化合物は，構
成単位がどの程度繰り返されているか（いわゆる「重合度」），ひ
いては分子量がどの程度の大きさであるかによってその性質が顕著
に異なるものであるから，重合度や分子量を無視してその物を解釈
してはならない。本件明細書中（甲１９）にも，「特に低分子量ポ
リブテン，低分子量ポリプロピレンさらには炭素数８∼１４のα−
オレフィンオリゴマーが好ましい。上記のポリブテン及びその水素
化物としては，通常４０℃における動粘度が０．５∼５００ｃＳ
ｔ，特に０．５∼３０ｃＳｔのものが好適に用いられる。」（段落
【０００５】）と記載されており，「０．５∼３０ｃＳｔ」の動粘
度の限定は，ポリブテンが低分子量のものであることを意味してい
ることが読み取れる。したがって，本件発明の「４０℃における動
粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン」は，４０℃における動粘
度が０．５∼３０ｃＳｔ程度の分子量（あるいは重合度）を有する
ポリブテンを意味することを念頭において，構成要件を分断するこ
となく理解すべきである。
一方，刊行物Ｃでは，「ベース油としての潤滑油」としてのポリ
ブテン油を記載しているが，「ベース油としての潤滑油」という場
合には，比較的高粘度のものを意味する（甲Ａ１２等）。また，刊
行物Ｃ記載の潤滑油の粘度は，ジオクチルセバケートに関するもの
であり，ポリブテンあるいはその水素化物に関するものではない。
したがって，刊行物Ｃは，潤滑油としてのポリブテンあるいはその
水素化物について「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ」
であることを何ら開示するものではない。
②そして，本件発明において，ポリブテンあるいはその水素化物の
動粘度を「４０℃で０．５∼３０ｃＳｔ」とするのは，このような
特定の動粘度により特徴づけられる特定の分子量（重合度）のポリ
ブテンを選択するという趣旨であるが，この要件を鉱油やジオクチ
ルセバケートに関する粘度の記載に基づいて導き出すことはできな
い。
なお，鉱油とポリブテンは，動粘度が同程度であっても潤滑油と
しての性能は全く異なるから（前記(ア)③ｂ），両者に潤滑油に用
いられる物質であることの共通性があるとしても，鉱油に関する動
粘度の記載をもって，ポリブテンあるいはその水素化物の動粘度を
論じることはできない。
③したがって，「ベース油としての潤滑油」としてポリブテンを記
載するにすぎない刊行物Ｃから，当業者が「４０℃における動粘度
が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン」を想起することは容易ではな
いから，審決が，刊行物Ｃの記載に基づいて，刊行物Ａ記載の潤滑
油粘度の鉱油又はジエステル油に代えて相違点(1)に係る本件発明の
構成とすることは当業者が容易に想到することができたとした判断
には誤りがある。
(2)取消事由２（相違点(2)についての容易想到性の判断の誤り）
審決は，相違点(2)について，「刊行物Ａ記載発明では，それらの加工に
際し，アルミニウム材と加工部材の摩擦面における潤滑の問題点を解消し
ようとするものであり，刊行物Ａ記載発明は，その課題解決のために，１
−ヘキサデセン等のオレフィンを潤滑油組成物の成分として用いることを
教示するものであるから，当業者にとって，アルミフィンの成形加工につ
いても当然その点に関して共通の課題を持つものと理解されるものと認め
られ，さらに，アルミフィンの成形加工自体はアルミニウム製品の加工と
して周知のものと認められるから，刊行物Ａ記載発明のアルミニウム製品
の加工としてアルミフィン加工を挙げてその用途に限定した潤滑油剤とす
ることに何ら困難なことはない。」（審決書１６頁１行∼１０行）と判断
しているが，以下のとおり誤りである。
ア「アルミフィン加工」と，刊行物Ａ記載のアルミニウムの切削，引き
抜き，圧延では，用いる潤滑油に対する要求性状が異なる。具体的に
は，まず通常の引き抜き加工とは，例えば柱状の被加工部材を一定の力
でダイスを通過させて引っ張ることで柱状部材の直径を細く加工するこ
とであり，また，圧延加工とは，例えば板状の被加工部材に一定の圧力
をかけて薄板化する工程である。これらの加工は，一定の圧力がかかっ
た条件で行われる加工法である。
これに対しアルミフィン加工は，アルミニウム材料として０．０９∼
０．１２㎜という非常に薄い板材を用い，①「穴あけ」（薄板に７∼９
㎜の小さな孔を多数空ける工程），②「しごき」（上記の小さな孔をポ
ンチとダイスで瞬時にしごいて，しごく方向に円柱状のフィンカラー部
を作り出すとともに，一定長さまで伸ばし滑らかにする工程），③「リ
フレアー」（一定長さに伸ばされたフィンカラー部の先端端を折り返す
工程）という主に３工程からなる。各工程で薄板にかかる圧力が大きく
異なる上，「しごき」工程が約３００ショット／分という高速で繰り返
して行われる非常にセンシティブ（繊細）な加工法であるため，潤滑油
の潤滑性能が良好であるだけでなく，摩擦により生じる磨耗粉や潤滑油
の劣化物などが局所的に凝集し付着したり，凝着したりしないことが要
求される。この僅かな凝着物に起因してフィンカラー部に割れ，変形な
どが生じ，製造ラインの停止を余儀なくされるなど連続加工が阻害され
るからである。さらに，加工されたアルミニウム板は，加工後，何重に
も重ね合わせ，銅管を加工した孔に通し，アルミフィンと密着させるた
め，銅管の径を拡大させるため，孔径，フィンカラー部の均一な加工が
要求され，さらに極力汚れなどが除去される必要がある。
イこのようにアルミフィン加工は非常にセンシティブな工程を要するの
であるから，通常のアルミニウムの打抜き，圧延などと同系列に扱うこ
とはできないものであり，そのため潤滑油に要求される性能も大きく異
なるにもかかわらず，審決は，当業者の認識を全く無視し，アルミニウ
ムを加工するいう点の共通性だけに着目して当然に共通の課題を有する
と誤って認定し，本件発明が，アルミフィン成形加工の用途に特定した
こと（相違点(2)に係る構成）が何ら困難なことではないと判断したのは
誤りである。
(3)取消事由３（本件発明の顕著な効果を看過したことによる相違点(1)，(
2)についての容易想到性の判断の誤り）
審決は，本件発明の効果について「本件発明の加工性が向上するという
効果については，刊行物Ｂに記載されているα−オレフィンの油性向上剤
としての効果から予測される範囲のものであり」（審決書１７頁１５行∼
１７行），刊行物ＡないしＤに記載された発明に基づいて容易に想到する
本件発明の潤滑油剤の構成が奏する効果の単なる確認にすぎず，格別のも
のとは認められないと判断しているが，以下のとおり誤りである。
ア本件発明は，刊行物Ａに他の潤滑油と混合すると加工性が劣ると示唆
されている直鎖オレフィンと，潤滑油としては加工性に劣る最悪の部類
に属するボリブテン等とを混合することで，本件明細書の実施例に示す
ように，しごき不良率２％という，極めて良好な加工性が得られること
を見いだしたものである。そして，炭素数６∼４０の直鎖オレフィン２
∼５０重量％と，動粘度を０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン等とを組み
合わせたこと，及び両者の配合比として直鎖オレフィン２∼５０重量％
を選択したことによる本件発明の効果は，刊行物ＡないしＤのいずれを
参酌しても予想できるものではない。
イ本件発明が優れた効果を奏することは，加工性に関する実験結果から
も明らかである。
(ア)甲６（試験報告書(5)）の表１に示すように，組成物の各成分単体
での摩擦係数から予測される結果に反して，直鎖オレフィンである１
−オクタデセンとイソパラフィン（ポリブテン等）の組成物は，ブチ
ルステアレートとイソパラフィン（ポリブテン等）の組成物よりも，
摩擦係数は小さく潤滑性能が優れていることを本件発明の発明者らは
見いだした。つまり本件発明（請求項１）の特定の直鎖オレフィンと
特定粘度のポリブテン等の組合せのみが良好な潤滑性能を有している
ことを見いだしたものであり，このことが，本件明細書の実施例１記
載のしごき不良率２％（第１表）という顕著な効果につながってい
る。
(イ)また，甲１４（試験報告書(7)）の表３に示すように，直鎖オレフ
ィンである１−テトラデセンと特定粘度のイソパラフィン（ポリブテ
ン等）の組成物が，最も良好な加工表面性状を示している。特に注目
すべきであるのは，試作油（イソパラフィン＋１−テトラデセン），
比較油(3)（パラフィン系鉱油＋１−テトラデセン）及び比較油(5)（
１―テトラデセン単体）の摩擦面性状の違いである。イソパラフィン
＋１−テトラデセンを混合してなる本件発明の試作油を用いて，アル
ミニウムからなる試験板材上で鋼球を往復摺動させた場合の摩擦面
は，微細な摩耗粉が広範囲に均一に分散し，摩擦状態も安定してお
り，良好な加工表面を形成していることがわかる。これに対し比較油(
3)（パラフィン系鉱油＋１−テトラデセン）及び比較油(5)（１―テト
ラデセン単体）を用いて同様の試験を行った場合の摩擦面は，凝集し
た摩耗粉が多く発生し，これらが摩擦面や摩擦境界部に付着し，良好
な加工表面を形成していない。この実験結果から，本件発明による塑
性加工用潤滑剤の優れた加工性が確認できる。
(ウ)さらに，甲１５（試験報告書(6)），甲１６（試験報告書(8)）記
載の実験結果からも，本件発明の成分の組合せにより顕著に加工性が
向上していることが確認されている。
なお，原告は，直鎖オレフィンの含有量「２∼５０重量％」及びポ
リブテン等の４０℃における動粘度「０．５∼３０ｃＳｔ」の各数値
それぞれに臨界的な意義があると主張するものではなく，本件発明の
成分の組合せにより顕著な効果を奏することを主張するものである。
ウ以上のとおり，審決には，本件発明の顕著な効果を看過した誤りがあ
る。
２被告らの反論
(1)取消事由１（相違点(1)についての容易想到性の判断の誤り）に対し
ア刊行物Ｂ及びＡ記載の各発明の誤認に対し
「油性向上剤」は「油性を向上させる目的に用いられる潤滑油添加
剤。油性剤ともいう。」をいい（乙８），潤滑油に加えられる添加剤の
構造（分子構造）によって一義的に「油性向上剤」であるか「油性向上
剤」でないかが決められるものではない。また，「α−オレフィン」を
含め，「油性向上剤」と「（狭義の）極圧添加剤」をその言葉に捉われ
て峻別することに実質的な意味はなく，いずれも広く一般に潤滑油の油
性を改良するものとして加えられるものである。
したがって，刊行物Ｂ記載の「油性剤」がいわゆる「油性剤（油性向
上剤）」であることは明らかであり，当業者であれば，刊行物Ｂの記載
に基づいて，刊行物Ａの潤滑剤の成分中，「直鎖オレフィン（α−オレ
フィン）」は油性向上剤に，「鉱油又はジエステル組成物（合成油）」
は基油に相当すると理解すると認定した審決に誤りはない。
イ刊行物Ｃ記載発明の誤認に対し
上記アによれば，刊行物Ｃの「アルキルペンタエリトリトールホスフ
ァイト」は油性向上剤に相当するから，審決が，刊行物Ｃに，「油性向
上剤と基油からなる潤滑油組成物」が記載されていると認定したことに
も誤りはない。
ウ容易想到性の判断の誤りに対し
前記ア，イのとおり，審決に，原告主張の刊行物Ａ記載発明及び刊行
物Ｃ記載発明の誤認はなく，刊行物Ａ記載の潤滑油粘度の鉱油又はジエ
ステル油に代えて刊行物Ｃ記載のポリブテンを採用し，相違点(1)に係る
本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到することができたとの
審決の判断にも誤りはない。
(ア)甲５には，「ポリブテン単体の潤滑性能はよくない。」と記載さ
れているだけで，この「ポリブテン」に油性剤を加えたものの潤滑性
能がよくないと記載されているわけではない。また，甲５には，「
ｃ）ポリブテンに対するオレイン酸（１０％）の添加は著しい効果が
ある。」（１４９頁右欄１７行∼１８行），「オレイン酸の２重結合
またはカルボキシル基がポリブテンの２重結合に何らかの作用を及ぼ
してポリブテンを高圧下でも安定にする作用が考えられる。」（１４
９頁右欄２２行∼２４行）と記載されていることに照らすと，上記オ
レイン酸は脂肪酸であって油性剤と考えられ，「α−オレフィン」も
オレイン酸と同様に２重結合を有するのであるから，甲５は「油性剤
とポリブテンを組み合わせると潤滑性能がよくなる」ことが示唆され
ているというべきである。したがって，刊行物Ｃ記載のベース油（基
油）からポリブテンを選択し，刊行物Ａ記載の鉱油に代える動機づけ
がある。
原告の指摘する刊行物Ａの工作条件（前記１(1)ウ(ア)③ｃ）は，刊
行物Ａ記載発明の端緒に関する記述にすぎず，刊行物Ａにはそうした
工作条件に限定されなければならないとは記載されていない。むし
ろ，刊行物Ａは，オレフィンがアルミニウムの加工（圧延，切削，押
出，引抜き等）に有効であることを指摘している。
(イ)刊行物Ｃに記載されている「ポリブテン」は「アルミニウムの塑
性加工に用いる潤滑剤の基油」に用いられているものであるから，こ
の「ポリブテン」は，当然に，アルミニウム塑性加工用潤滑剤の基油
として相応しいものであることは明らかであり，その重合度（分子
量）は際限のないものではない。また，当業者であれば，必要に応じ
て適宜の動粘度のポリブテンを選択できる。
そして，刊行物Ａには，オレフィンに混合される鉱油，ジエステル
油は「潤滑油粘度」であるとされ，刊行物Ｃに，潤滑油の基油として
鉱油と並んで具体的に使用されているジオクチルセバケートの粘度が
１２．５ｃＳｔ（１００°Ｆ（＝３７．８℃））であることが記載さ
れていることを考慮すると，「４０℃における動粘度が０.５∼３０ｃ
Ｓｔ」という規定は，当業者がアルミニウムの塑性加工において，普
通に使用する潤滑油（基油）の粘度範囲を規定したものにすぎず，格
別の範囲を規定したものではないとした審決の判断に誤りはない。
なお，本件発明の「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔの
ポリブテン」は，４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ程度の
分子量（あるいは重合度）を有するポリブテンを意味するとの主張
は，特許請求の範囲（請求項１）の記載に基づかないものであり，失
当である。
(2)取消事由２（相違点(2)についての容易想到性の判断の誤り）に対し
刊行物Ａには，アルミニウム材に対する「切削，押出，プレス，スタン
ピング，鍛造」に限らず様々な態様のアルミニウム製品の加工法について
記載されている。
そして，原告が主張するアルミフィン加工における「穴あけ」，「しご
き」，「リフレアー」は，いずれも刊行物Ａ記載の「プレス」の一種であ
ることは当業者にとって技術常識であるから，刊行物Ａに開示されている
といえる。
また，刊行物Ａ記載の「アルミニウム製品，例えば，フィルム，フォイ
ル等を含むアルミニウムシート，アルミニウムワイヤを加工する際」は，
原告がいう「厚さ０．１㎜程度のアルミニウム板材を加工する場合」を含
むものであることは明らかである。
さらに，アルミフィン加工がセンシティブなものであるか否かは別論と
して，アルミフィン加工とアルミニウム加工とが，相互における技術・知
識を参考にし得ないほど技術分野が異なるとはいえない。
したがって，審決が，相違点(2)について，「刊行物Ａ記載発明のアルミ
ニウム製品の加工としてアルミフィン加工を挙げてその用途に限定した潤
滑油剤とすることに何ら困難なことはない。」と判断したことに誤りはな
い。
(3)取消事由３（本件発明の顕著な効果を看過したことによる相違点(1)，(
2)についての容易想到性の判断の誤り）に対し
審決は，本件明細書に「表１中の実施例１のしごき不良率が２％であ
る」の記載があることを前提とした上で，「本件発明の加工性が向上する
という効果については，刊行物Ｂに記載されているα−オレフィンの油性
向上剤としての効果から予測される範囲のものであり」と認定判断してい
るのであって，審決の認定判断に瑕疵はない。
また，原告主張の各実験結果は，本件明細書に記載されている「表１」
の結果のトレースにすぎない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（相違点(1)についての容易想到性の判断の誤り）について
原告は，相違点(1)についての容易想到性の判断の誤りとして以下の３点を
挙げる。すなわち，審決は，①刊行物Ｂ記載発明の認定を誤った結果，刊行
物Ａ記載発明について，潤滑油剤の成分である直鎖オレフィンは油性向上剤
として機能し，直鎖オレフィン以外の成分である「鉱油又はジエステル組成
物等」は基油に相当すると認定した点に誤りがあり，また②刊行物Ｃに「油
性向上剤と基油からなる潤滑剤組成物（潤滑油組成物）」の発明が記載され
ていると認定した点に誤りがあり，③上記誤った認定を前提に，刊行物Ａ記
載の潤滑油粘度の鉱油又はジエステル油を刊行物Ｃに記載のポリブテンと置
換して，相違点(1)に係る本件発明の構成とすることが容易想到であるとした
判断に誤りがあると主張する。しかし，原告の主張は理由がない。以下，順
に判断する。
(1)本件発明の内容
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「（Ａ）１−オクテン，
１−デセン，１−ドデセン，１−テトラデセン，１−ヘキサデセン，１−
オクタデセン，１−エイコセン及びこれらの混合物から選択される直鎖オ
レフィン２∼５０重量％」（以下「Ａ成分」という。）と「（Ｂ）４０℃
における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン及びその水素化物より
なる群から選ばれる少なくとも一種の化合物」（以下「Ｂ成分」とい
う。）を「含有してなるアルミニウムフィン成形用潤滑油剤」と記載され
ている。
そして，①特許請求の範囲には，Ａ成分につき潤滑油剤中の含有割合
が「２∼５０重量％」と規定されているが，Ｂ成分の含有割合は規定され
ていないことに照らすならば，Ａ成分がその範囲内にあれば，Ｂ成分の含
有割合については，格別の制約はなく，それ以外の成分の含有を排斥して
いないこと，②本件明細書（甲１９）の「発明の詳細な説明」中に，本件
発明の潤滑油剤に，公知の油性剤，極圧剤，乳化剤，防錆剤，腐食防止
剤，消泡剤などを適宜添加することができること，添加される油性剤や極
圧剤の配合量は特に制限はないことが記載されていること（段落【０００
７】）によれば，本件発明において，Ａ成分又はＢ成分の少なくとも一方
は，基油（ベース油）としての機能を果たす必要があるが，他方が添加剤
としての機能を果たす場合を排斥していないことが明らかである。
(2)刊行物Ａ及び刊行物Ｂの各記載内容について
ア刊行物Ａの記載内容
(ア)刊行物Ａ（甲１）の「特許請求の範囲」欄には，「１．切削，圧
延，引き抜き及び押出から成る群から選ばれる加工方法に用いる加工
部材とアルミニウム材を接触することによるアルミニウム材の加工方
法において，加工部材とアルミニウム材との間の界面に，下記の一般
式を有し本質的に単量体オレフィンから成る皮膜を供給（supplying）
することを特徴とする改良方法。
式（略）
（式中，Ｒ’は水素及びメチル基から成る部類から選ばれる基であ
り，Ｒ”は８∼２０個の炭素原子を有し，実質的にアルキル基の全て
の炭素が直鎖の中にある一価のアルキル基である。）
２．圧延ロールと圧延対象のアルミニウムとの間の界面に，下記の一
般式の本質的に単量体オレフィンから成る皮膜を供給することを特徴
とするアルミニウムの圧延方法。（化学式とその説明省略。）」（７
欄５７行∼８欄１４行・審決の摘記(ｈ)）との記載がある。
また，刊行物Ａの「発明の詳細な説明」には，①加工部材とアルミ
ニウム材を接触することによるアルミニウム製品の加工方法におい
て，加工部材とアルミニウムとの間の潤滑に関する様々な困難な問題
点を解決し，アルミニウム製品の加工性を向上させることを目的とし
て，加工部材とアルミニウム材の間の摩擦面（界面）に「１−デセ
ン，１−ドデセン，１−テトラデセン，１−ヘキサデセン，１−オク
タデセン」から選択される直鎖オレフィン類（本件発明のＡ成分に相
当）を導入すること，②上記直鎖オレフィン類は，製造が容易なこ
と，合成原料が容易に入手できること，潤滑剤として及び他の公知の
潤滑剤への添加剤としての優れた特性を有することを理由に，特に１
２∼２５個の炭素原子の鎖長で１−又は２−の位置にオレフィン系不
飽和結合を有する直鎖不飽和脂肪族炭化水素を使用することが好まし
いこと，③上記直鎖オレフィン類は，単独あるいは混合物として使用
され得るものであり，潤滑油粘度の鉱油，ジエステル組成物等とも混
合され得ること，④潤滑油組成物に対するオレフィンの濃度は，溶液
又は混合物の総重量の１０∼９５重量％の範囲なら使用に好都合であ
ること，⑤上記直鎖オレフィン類が混合される典型的な鉱油又は炭化
水素油は，２５∼１０，０００セイボルトユニバーサル秒（S.U.S.）
の粘度を持つ石油から得られたものであり，単一の炭化水素でも炭化
水素混合物でもよいこと等の記載がある。
(イ)上記記載によれば，刊行物Ａには，本件発明のＡ成分に相当する
直鎖オレフィン類が「潤滑剤として及び他の公知の潤滑剤への添加剤
として」，「単独あるいは混合物として」使用され，潤滑油粘度の鉱
油，ジエステル組成物等とも混合される得るものであり，潤滑油組成
物に対する上記直鎖オレフィン類の濃度は「総重量の１０∼９５重量
％」の範囲であれば使用に好都合であることが開示されている。そう
すると，刊行物Ａに接した当業者は，上記直鎖オレフィン類が鉱油，
ジエステル組成物等と混合される態様としては，潤滑剤の基油同士と
して混合される場合及び添加剤として混合される場合があり得ると理
解するものと考えられる。
イ刊行物Ｂの記載内容
刊行物Ｂ（甲２）には，油性向上剤と従来の極圧添加剤の上位概念と
しての潤滑性能を向上させる添加剤について「極圧添加剤」又は「油性
剤」との用語を使用した上で，従来からα−オレフィンはアルミニウム
の潤滑に対しても有効に作用する「潤滑剤として」知られていたが，最
近ではα−オレフィンが配合された潤滑油剤において「油性剤」として
の効果を有する側面があることが注目されているとの記載がある。
これに対して，原告は，油性剤の機能は，金属表面の摩擦の低減にあ
り，その結果として磨耗を減少することにあるが，刊行物Ｂには，α−
オレフィンの油性剤としての効果を確認した旨の記載はないので，刊行
物Ｂはα−オレフィンが「油性向上剤」としての効果を有することを開
示するものではないと主張する。しかし，後記のとおり，刊行物Ｂに接
した当業者がどのように理解するかの観点に照らすならば，α−オレフ
ィンの油性剤としての効果を確認した旨の記載のあることが，必ずしも
必要とまではいえない。
(3)刊行物Ａの「直鎖オレフィン類」の機能についての当業者の理解
ア前記(2)ア及びイの認定を総合すれば，刊行物Ａ及びＢに接した当業者
は，「潤滑剤として」従来から知られていた刊行物Ｂ記載のα−オレフ
ィンは，刊行物Ａ記載の直鎖オレフィン類に相当し，最近では「油性
剤」（潤滑性能を向上させる添加剤）としての効果を有する側面がある
ことが注目されていることを認識し，潤滑剤として公知の「鉱油，ジエ
ステル組成物等」と上記直鎖オレフィン類とを基油同士として混合でき
るとともに，「鉱油，ジエステル組成物等」を基油として，上記直鎖オ
レフィン類を添加剤である「油性剤」として混合することができると理
解するものと認められる。
そうすると，潤滑性能を向上させる添加剤である「油性剤」を「油性
向上剤」と言い換えた上で，刊行物Ｂの記載に基づいて，刊行物Ａの潤
滑油剤の成分である直鎖オレフィンは油性向上剤として機能し，直鎖オ
レフィン以外の成分である「鉱油又はジエステル組成物等」は基油に相
当すると理解できると認定した審決に誤りがあるとはいえない。
イこれに対して，原告は，刊行物Ａは，直鎖オレフィンを基油（潤滑
油）として開示しているにすぎず，刊行物Ａ記載の「他の潤滑剤への添
加剤として優れた特性」が油性向上剤としての特性であると一義的にい
えないから，上記記載から直鎖オレフィンを油性向上剤などの添加剤と
して認識することには無理があり，直鎖オレフィンを油性剤として他の
基油と混合しようと考えるものではないと主張する。
しかし，前記(2)ア(イ)認定のとおり，刊行物Ａには，本件発明のＡ成
分に相当する直鎖オレフィン類が「潤滑剤として及び他の公知の潤滑剤
への添加剤として」，「単独あるいは混合物として」使用され得ること
が開示されており，潤滑剤の基油としてのみ用いられることが記載され
ているのでないこと，また，前記ア認定のとおり，刊行物Ａ及びＢに接
した当業者は，刊行物Ａ記載の直鎖オレフィン類と「鉱油，ジエステル
組成物等」とを混合する態様としては，潤滑剤の基油同士として混合で
きるとともに，「鉱油，ジエステル組成物等」を基油，上記直鎖オレフ
ィン類を添加剤である「油性剤として」混合できると理解するであろう
から，この点の原告の主張は採用することができない。
(4)刊行物Ｃの記載内容について
ア刊行物Ｃ（甲３）の「特許請求の範囲」の請求項３には，「３．潤滑
油にアルキルペンタエリトリトールホスファイトの１種以上とホスホン
酸エステルの１種以上を配合させた冷間加工用潤滑剤を被加工材の表面
に塗布し，被加工材表面にアルキルペンタエリトリトール及びホスホン
酸エステルと被加工材との反応によって形成される膜の存在の下に被加
工材の塑性加工を行うことを特徴とするアルミニウム塑性加工方法。」
との記載がある。また，刊行物Ｃの「発明の詳細な説明」等によれば，
①アルキルペンタエリトリトールホスファイトは，油性向上剤として機
能すること，②ベース油（基油）として用いられる潤滑油は，「鉱油の
他に，αオレフィン油，モノエステル油，ポリブテン油，ポリグリコー
ル油などの合成油及びこれらの混合油」が例示されていること等の記載
がある。
上記記載によれば，刊行物Ｃには，潤滑油基油に油性向上剤として働
くアルキルペンタエリトリトールホスファイト及びホスホン酸エステル
を配合した潤滑油組成物（潤滑剤組成物）が開示されていると認められ
る。
イこれに対し原告は，刊行物Ｃのアルキルペンタエリトリトールホスフ
ァイトなどのホスファイト類は「油性剤」ではなく，「極圧剤」であ
り，刊行物Ｃ記載発明は，基油に極圧剤を配合してなる潤滑剤組成物に
関する発明であると主張する。
しかし，本件明細書（甲１９）には，「本発明の塑性加工用潤滑油剤
には，各種のアルコール類，脂肪酸類，エステル類，ジエステル類，多
価エステル類，油脂類，硫化油脂類，硫化エステル類，硫化オレフィ
ン，塩素パラフィン，リン酸エステル，亜リン酸エステル，ジチオリン
塩（ジチオリン酸亜鉛，ジチオリン酸モリブデン等），ジチオカルバミ
ン酸塩（ジチオカルバミン酸モリブデン等）などの公知の油性剤や極圧
剤を添加することができ」（段落【０００７】）と記載されているこ
と，例示する各化合物が「油性剤」と「極圧剤」のいずれに該当するか
について特に区別しておらず，潤滑性能を向上させる添加剤を総称し
て「油性剤や極圧剤」と表現していることに照らすならば，刊行物Ｃの
ホスファイト類も「油性剤や極圧剤」に該当するものであり，刊行物Ｃ
記載発明は，「極圧剤」の場合に限って開示したものと理解することは
できず，原告の上記主張は採用することができない。
(5)容易想到性について
ア取消事由１についての結論
前記認定のとおり，①刊行物Ａには，本件発明のＡ成分に相当する直
鎖オレフィン類が鉱油，ジエステル組成物等と混合される態様として
は，潤滑剤の基油同士として混合される場合と添加剤として混合される
場合があり得ることの示唆があり（前記(2)ア(イ)），また，上記直鎖オ
レフィン類が混合される鉱油，ジエステル組成物等は潤滑油粘度であ
り，具体的には，「２５∼１０，０００セイボルトユニバーサル秒（S.U
.S.）」の粘度であることの記載があること（甲１の２欄６７行∼３欄１
０行・審決の摘記(ｅ)及び３欄３１行∼３５行・審決の摘記(ｇ)），②
刊行物Ｂには，従来からα−オレフィンはアルミニウムの潤滑に対して
も有効に作用する「潤滑剤として」知られていたが，最近ではα−オレ
フィンが配合された潤滑油剤において「油性剤」としての効果を有する
側面があることが注目されていることが開示されていること（前記(2)
イ），③刊行物Ｃには，ベース油（基油）として用いられる潤滑油
は，「鉱油の他に，αオレフィン油，モノエステル油，ポリブテン油，
ポリグリコール油などの合成油及びこれらの混合油」が例示されてお
り（前記(4)ア），鉱油と並んで，ポリブテン（ポリブテン油）及びその
混合油がベース油（基油）として使用できることが示唆されているこ
と（前記(2)ア），④「２５∼１０，０００セイボルトユニバーサル秒（
S.U.S.）」の粘度は，「少なくとも２．０∼２１６０ｃＳｔ」の範囲を
包含することが認められること（甲Ａ２７），⑤刊行物ＡないしＣ（甲
１ないし３）は，アルミニウム製品の塑性加工においてその加工性を向
上させるための潤滑剤の技術分野に関する文献である点で共通すること
に照らすと，刊行物ＡないしＣ（甲１ないし３）に接した当業者であれ
ば，刊行物Ａ記載の上記直鎖オレフィン類に，潤滑油粘度の鉱油，ジエ
ステル組成物を組み合わせることに代えて，刊行物Ｃ記載のポリブテン
油を組み合わせ，相違点(1)に係る本件発明の構成（Ｂ成分）に想到する
ことは格別困難ではないものと認められる。
イこれに対し原告は，以下のとおり主張するが，いずれも採用すること
ができない。
(ア)原告は，刊行物Ａ記載の潤滑油剤の成分である長鎖オレフィン（
直鎖オレフィン）は，基油であって，油性向上剤ではないこと，ある
いは，刊行物Ｃで用いられているアルキルペンタエリトリトールホス
ファイトが油性向上剤ではなく，極圧剤であることを理由に，刊行物
Ａの直鎖オレフィンの組合せの相手である「鉱油，ジエステル油」を
刊行物Ｃの「ポリブテン」に代える動機づけは存在しないと主張す
る。
しかし，刊行物Ａ記載の直鎖オレフィンは，基油として混合される
場合のみならず，潤滑性能を向上させる添加剤である「油性剤」ない
し「油性向上剤」としての効果を有するものとして混合される場合が
あり得ること，また，アルキルペンタエリトリトールホスファイト
が「油性剤」ないし「油性向上剤」に相当することは，前記認定のと
おりであり，原告の上記主張は，その前提を欠くので，採用すること
ができない。
(イ)原告は，①刊行物Ａ記載の潤滑油は直鎖オレフィンを必須成分と
するのに対し，刊行物Ｃ記載の潤滑油は，アルキルペンタエリトリト
ールホスファイトの１種以上とホスホン酸エステルの１種以上の両者
を必須成分として含まなければならず，刊行物Ａ及びＣ記載の各潤滑
油は本質的に構造及び機能が異なり，②また，刊行物Ｃは，基油に，
アルキルペンタエリトリトール及びホスホン酸エステルを添加剤とし
て用いることを特徴とした潤滑油剤に関するものであり，基油自体に
特徴があるわけではないので，刊行物Ａで用いている直鎖オレフィン
について，組合せの相手である刊行物Ａの「鉱油，ジエステル油」を
刊行物Ｃの「ポリブテン」に代える動機づけは存在しないと主張す
る。
しかし，前記認定のとおり，刊行物Ａには，直鎖オレフィン類が「
潤滑剤として及び他の公知の潤滑剤への添加剤として」，「単独ある
いは混合物として」使用され得ることが開示されており，また，刊行
物Ｃには，鉱油と並んで，ポリブテン（ポリブテン油）及びその混合
油がベース油（基油）として使用できることが示唆されており，当業
者は刊行物Ａの「鉱油，ジエステル油」の少なくとも一部につき，こ
れに代えて刊行物Ｃの「ポリブテン」の使用を試みようとする契機が
あるといえるから，原告の上記主張は採用することができない。
(ウ)原告は，鉱油に代替する基油として合成油を選択するのは単純で
はない上，刊行物Ｃにおいて，ポリブテン油は例示化合物の一つにす
ぎず，実施例において使用された基油の中でも最も性能が悪く（実施
例８），また，甲５には，同一粘度の鉱物油と比べるとポリブテンの
潤滑性能は非常に悪いことが記載されているから，刊行物Ｃ記載のベ
ース油から積極的にポリブテンを基油として選択して，刊行物Ａ記載
の鉱油に代えることが容易であるとはいえないと主張する。
しかし，ポリブテンの潤滑性能は，同一粘度の鉱物油と比較して非
常に悪いとの記載（甲５）は，ポリブテンを単体で使用した場合に関
するものであって，ポリブテンを他の基油と混合し，又はポリブテン
に添加剤を混合した場合に潤滑性能が劣ることを示唆するものではな
いから，刊行物Ａの直鎖オレフィンと混合する成分として鉱油に代え
てポリブテンを組み合わせることを妨げる理由にはならず，原告の上
記主張は採用することができない。
(エ)原告は，刊行物Ａには，不飽和化合物である長鎖オレフィン（直
鎖オレフィン）を混合した潤滑油剤は好ましくないことを前提とし
て，「オレフィンの能力に顕著に影響しない」という限定した条件下
において，オレフィンと他の潤滑油との混合の可能性が示唆されてい
るのであるから，オレフィンと，「オレフィンの能力に顕著に影響し
ない」という鉱油，ジエステル油以外の潤滑油とを混合しようと発想
することは容易ではないと主張する。
しかし，刊行物Ａは，オレフィンと他の潤滑油との混合の可能性を
示唆した点が，「オレフィンの能力に顕著に影響しない」という限定
された条件下であったとしても，刊行物Ａには，鉱油，ジエステル油
以外の潤滑油が上記条件を充足しないとの記載や示唆があるわけでは
ないから，原告の上記主張は採用することができない。
(オ)原告は，刊行物ＡないしＣでは，「基油」，「油性向上剤」，「
極圧剤」，「添加剤（油性向上剤）」などの用語について，その意
義，当業者間での認識は異なるので，刊行物ＡないしＣを組み合わせ
ることに阻害事由があると主張する。
しかし，刊行物ＡないしＣによれば，刊行物Ｂ記載の「油性向上
剤」，「極圧添加剤」及び「油性剤」，刊行物Ｃ記載の「油性向上
剤」がいずれも潤滑性能を高める添加剤として基油と区別され，上記
添加剤が刊行物Ａ記載の「添加剤」に属することは自明であり，ま
た，前記認定のとおり，刊行物Ａには，直鎖オレフィン類が鉱油，ジ
エステル組成物等と混合される態様として，潤滑剤の基油として混合
される場合と添加剤として混合される場合の両者があり得ることが示
唆されているから，刊行物ＡないしＣを組み合わせることに阻害事由
があるとはいえず，原告の上記主張は採用することができない。
(カ)原告は，本件発明の「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳ
ｔのポリブテン」は，４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ程
度の分子量（あるいは重合度）を有するポリブテンを意味するのに対
し，刊行物Ｃでは，「ベース油としての潤滑油」としてのポリブテン
油が記載されているが，「ベース油としての潤滑油」は，比較的高粘
度のものを指すので，潤滑油としてのポリブテンあるいはその水素化
物について「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ」であるこ
とを開示するものではなく，鉱油とポリブテンは，動粘度が同程度で
あっても潤滑油としての性能は全く異なるから，刊行物Ａ，Ｃの記載
から「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔのポリブテン」を
選択することは，当業者が容易になし得るものとはいえないと主張す
る。
しかし，①そもそも，本件明細書（甲１９）には，本件発明のＢ成
分について，「特に低分子量ポリブテン，低分子量ポリプロピレンさ
らには炭素数８∼１４のα−オレフィンオリゴマーが好ましい。上記
の分岐オレフィン及びその水素化物としては，通常４０℃における動
粘度が０.５∼５００ｃＳｔ，特に０.５∼３０ｃＳｔのものが好適に
用いられる。」（段落【０００５】）との記載はあるものの，他方
で，「好適」の具体的な意味の説明はなく，また，実施例記載のポリ
ブテンの具体的な粘度の記載もないことからすれば，Ｂ成分のポリブ
テンの粘度を「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ」とする
ことについて，潤滑性能等における固有の技術的意義があると認める
ことはできないこと，②これに対して，刊行物Ｃ（甲３）には，潤滑
油剤の基油である潤滑油として，鉱油，合成油またはこれらの混合油
が例示され，これらの粘度につき，「４０℃における粘度が１０㎜／２
Ｓ（ｃＳｔ）以上が好ましい」との記載（２頁右下欄下から２行∼末
行）があり，「４０℃における粘度が１０㎜／Ｓ（ｃＳｔ）以上」の２
性状を有する潤滑油剤の基油としての鉱油，合成油等は公知であった
ことが認められ，これらを総合すれば，刊行物Ｃの記載に基づいて，
ポリブテンの粘度を「４０℃における動粘度が０．５∼３０ｃＳｔ」
とすることが困難であったということはできず，原告の上記主張は採
用することができない。
(6)以上のとおりであり，審決が相違点(1)について容易想到性があると判
断したことに誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（相違点(2)についての容易想到性の判断の誤り）について
原告は，アルミフィン加工は非常にセンシティブな工程を要するのである
から，通常のアルミニウムの打抜き，圧延などと同系列に扱うことはできな
いものであり，そのため潤滑油に要求される性能も大きく異なるにもかかわ
らず，審決は，当業者の認識を全く無視し，アルミニウムを加工するという
点の共通性だけに着目して，当然に共通の課題を有するとして，本件発明が
アルミフィン成形加工の用途に特定したこと（相違点(2)に係る構成）が何ら
困難なことではないと判断したのは誤りであると主張する。
しかし，そもそも，本件明細書（甲１９）には，アルミニウム製品の加工
に関し，圧延，絞り，打抜き，引抜き，冷間鍛造等の塑性加工に関する記載
がされているだけであって，本件発明が塑性加工用潤滑油剤の発明として特
にアルミニウムフィンの成形に固有の問題点が存在して，その問題を解決し
たこと，すなわち，本件発明が，刊行物Ａ記載発明の用途と異なる課題を解
決したということはできないから，原告の上記主張は，その前提において採
用することができない。
３取消事由３（本件発明の顕著な効果を看過したことによる相違点(1)，(2)
についての容易想到性の判断の誤り）について
原告は，本件発明は，刊行物Ａに他の潤滑油と混合すると加工性が劣ると
示唆されている直鎖オレフィンと，潤滑油としては加工性に劣る最悪の部類
に属するボリブテン等とを混合することで，本件明細書の実施例に示すよう
に，しごき不良率２％という，極めて良好な加工性が得られることを見いだ
したものであり，本件発明の効果は，刊行物ＡないしＤのいずれを参酌して
も予想できるものではなく，また，本件発明が優れた効果を奏することは，
甲６，１４ないし１６記載の加工性に関する実験結果からも明らかであるか
ら，審決には，本件発明の顕著な効果を看過した誤りがあると主張する。
しかし，本件明細書（甲１９）によれば，①特許請求の範囲（請求項１）
は，Ａ成分及びＢ成分のみから構成されるものに限るのではなく，「Ａ成
分」，「Ｂ成分」及び「それ以外の成分」を含むものをその範囲に含む極め
て広範なものとして記載されていること（前記１(1)），②本件発明は，従来
の塑性加工油と比べて，加工性が向上，使用中に発する臭気の軽減，作業環
境の向上，加工製品の表面の脱脂性の向上等の作用効果を奏するとされてい
るが，他方，実施例としては，成分Ａとして１−ヘキサデセンと１−オクタ
デセンの１：１の混合物２０重量％に，成分Ｂとしてポリブテン（分子量２
６５）８０重量％のもの一態様のみが示されている（段落【０００８】∼【
００１３】，【表１】）のであって，この実施例と従来の塑性加工油を用い
た比較例１，２との対比結果だけでは，本件発明が，従来の塑性加工油の問
題点を解決し，作用効果を奏すること（例えば，広範な範囲を含む発明の態
様のすべての場合について，しごき不良率２％を奏すること）が明らかにさ
れているとはいえないこと，③本件発明が解決すべき課題の一つとして，従
来の塑性加工油では，油性剤，極圧剤等の添加により加工部分の脱脂や防錆
面で様々な不都合があったことを挙げているが，油性剤，極圧剤が添加され
た実施例は示されていないこと等の点からすれば，本件発明は，甲６，１４
ないし１６を参酌しても，原告の主張するとおりの顕著な作用効果を奏する
ものと認めることはできない。
そうすると，本件発明の効果は格別のものとはいえないことを前提とし
て，本件発明は容易に想到することができたとした審決の判断に誤りはな
く，原告主張の取消事由３は理由がない。
４結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告は，他に
も審決の認定判断の誤りを縷々主張するが，審決を取り消すべき瑕疵に該当
しない。
よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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