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平成１２年（行ケ）第３１０号　審決取消請求事件（平成１３年５月３０日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　豊田合成株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　大　場　正　成
　　　　　　　同　　　　　　　　　　尾　崎　英　男
　　　　　　　同　　　　　　　　　　嶋　末　和　秀
　　　　　　　同　　　　　　　　　　黒　田　健　二
　　　　　　　同　　　　弁理士　　　平　田　忠　雄
　　　　　　　同　　　　　　　　　　樋　口　武　尚
　　　　　　　被　　　　　　告　　　日亜化学工業株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　品　川　澄　雄
　　　　　　　同　　　　　　　　　　吉　利　靖　雄
　　　　　　　同　　　　弁理士　　　青　山　　　葆
　　　　　　　同　　　　　　　　　　河　宮　　　治
　　　　　　　同　　　　　　　　　　石　井　久　夫
　　　　　　　同　　　　　　　　　　北　原　康　廣
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　　　　　　特許庁が平成１１年審判第３５１９１号事件について平成１２年６月
１６日にした審決を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　主文と同旨
　２　被告
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　被告は、名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許第２７８０６９１号発
明（平成７年１２月１日出願、平成１０年５月１５日設定登録、以下、この特許を
「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。）の特許権者で
ある。
　　　本件特許につき、平成１１年４月２２日に原告が無効審判の請求をしたとこ
ろ、被告は、同年８月１７日に本件特許に係る明細書の特許請求の範囲及び発明の
詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求（以下、この訂正請求に係る訂正を「本
件訂正」といい、本件訂正後の明細書を「訂正明細書」という。）をした。
　　　特許庁は、上記審判請求を平成１１年審判第３５１９１号事件として審理し
た上、平成１２年６月１６日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たな
い。」との審決をし、その謄本は、同年７月２１日に原告に送達された。
　２　特許請求の範囲の記載
　　(1)　本件訂正前の明細書の特許請求の範囲の記載
　　【請求項１】インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり、第１お
よび第２の面を有する活性層を備え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(0≦
x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙ
N(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を量子井戸構造とし、活
性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネル
ギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。
　　【請求項２】活性層とｎ型窒化物半導体層との総膜厚が３００オングストロー
ム以上であることを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項３】ｐ型窒化物半導体層上に、GaNよりなるｐ型コンタクト層を有する
ことを特徴とする請求項１または２記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項４】GaNよりなるｎ型窒化物半導体層およびGaNよりなるｐ型コンタク
ト層を有し、該ｎ型窒化物半導体層とｐ型コンタクト層との間にインジウムおよび
ガリウムを含む窒化物半導体よりなる活性層を備え、該ｐ型コンタクト層側で該活
性層に接してAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体を備え、該活性層を
量子井戸構造とし、活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネル
ギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素
子。
　　【請求項５】インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなる井戸層を
備え、第１および第２の面を有する活性層を具備し、該活性層の第２の面側にGaNよ
りなるｐ型コンタクト層を備え、該活性層の第１の面に接して該活性層を構成する
インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりもバンドギャップエネルギーの
大きなInｘGa１－ｘN(0≦x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層とｐ型
コンタクト層との間に該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)よりなる
ｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を単一量子井戸構造または多重量子井戸構造
とし、活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低
いエネルギーの光を発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。
　　【請求項６】InｘGa１－ｘNよりなるｎ型窒化物半導体層に接してAlａGa１－ａN(0≦
a≦1)よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備えることを特徴とする請求項５記載の
窒化物半導体発光素子。
　　【請求項７】活性層が、ノンドープのものであることを特徴とする請求項１な
いし６のいずれか１項に記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項８】活性層にドナー不純物および／またはアクセプター不純物がドー
プされていることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の窒化物半
導体発光素子。
　　【請求項９】活性層が、厚さ１００オングストローム以下の井戸層を有するこ
とを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項10】活性層が、厚さ７０オングストローム以下の井戸層を有すること
を特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項11】活性層が、InｚGa１－ｚN(0＜z＜1)よりなる井戸層を有することを
特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項12】活性層が、InｘGa１－ｘN(0＜x＜1)よりなる井戸層と、Inｚ
′
Ga１－ｚ
′
N(0＜z′＜1、ただし、z′はzと異なる)もしくはGaNよりなる障壁層との組み合わせ
からなる多重量子井戸構造を有することを特徴とする請求項１ないし１１のいずれ
か１項記載の窒化物半導体発光素子。
　　(2)　訂正明細書の特許請求の範囲の記載（下線部が訂正箇所である。以下、下
記請求項１～１０に記載された発明を総称して「本件訂正発明」といい、請求項１
に記載された発明を「本件訂正発明１」という。）
　　【請求項１】インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり、第１お
よび第２の面を有する活性層を備え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(0≦
x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙ
N(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を厚さ７０オングストロ
ーム以下の井戸層を有する量子井戸構造とし、活性層を構成する窒化物半導体の本
来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴と
する窒化物半導体発光素子。
　　【請求項２】活性層とｎ型窒化物半導体層との総膜厚が３００オングストロー
ム以上であることを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項３】ｐ型窒化物半導体層上に、GaNよりなるｐ型コンタクト層を有する
ことを特徴とする請求項１または２記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項４】GaNよりなるｎ型窒化物半導体層およびGaNよりなるｐ型コンタク
ト層を有し、該ｎ型窒化物半導体層とｐ型コンタクト層との間にインジウムおよび
ガリウムを含む窒化物半導体よりなる活性層を備え、該ｐ型コンタクト層側で該活
性層に接してAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体を備え、該活性層を
厚さ７０オングストローム以下の井戸層を有する量子井戸構造とし、活性層を構成
する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を
発光することを特徴とする窒化物半導体発光素子。
　　【請求項５】インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなる井戸層を
備え、第１および第２の面を有する活性層を具備し、該活性層の第２の面側にGaNよ
りなるｐ型コンタクト層を備え、該活性層の第１の面に接して該活性層を構成する
インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりもバンドギャップエネルギーの
大きなInｘGa１－ｘN(0≦x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層とｐ型
コンタクト層との間に該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)よりなる
ｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を厚さ７０オングストローム以下の井戸層を
有する単一量子井戸構造または多重量子井戸構造とし、活性層を構成する窒化物半
導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光すること
を特徴とする窒化物半導体発光素子。
　　【請求項６】InｘGa１－ｘNよりなるｎ型窒化物半導体層に接してAlａGa１－ａN(0≦
a≦1)よりなる第２のｎ型窒化物半導体層を備えることを特徴とする請求項５記載の
窒化物半導体発光素子。
　　【請求項７】活性層が、ノンドープのものであることを特徴とする請求項１な
いし６のいずれか１項に記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項８】活性層にドナー不純物および／またはアクセプター不純物がドー
プされていることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の窒化物半
導体発光素子。
　　【請求項９】活性層が、InｚGa１－ｚN(0＜z＜1)よりなる井戸層を有することを
特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項記載の窒化物半導体発光素子。
　　【請求項10】活性層が、InｚGa１－ｚN(0＜x＜1)（注、括弧内の「0＜x＜1」
は「0＜z＜1」の誤記であると解される。）よりなる井戸層と、Inｚ
′
Ga１－ｚ
′
N(0＜
z′<１､ただし､ｚ′はzと異なる)もしくはGaNよりなる障壁層との組み合わせからな
る多重量子井戸構造を有することを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項記
載の窒化物半導体発光素子。
　３　審決の理由
　　　審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、①本件訂正は、特許請求の範囲の
減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張又は変
更するものではなく、さらに、本件訂正発明は、特許法３６条４項又は６項の規
定に違反するものではなく、本件特許の出願当初の明細書及び図面に記載された
事項の範囲内のものであって、同法１７条の２第３項に違反するものではなく、
特開平６－２６８２５９号公報、特開平６－１７７４２３号公報（以下「引用例」
という。）及び特開平４－６８５７９号公報にそれぞれ記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものでもないので、特許出願の際独立して
特許を受けることができるものであるから、本件訂正は同法１３４条５項において
準用する同法１２６条１項～４項の規定（注、「平成１１年法律第４１号による改
正前の特許法１３４条５項において準用する同法１２６条２項～５項」の趣旨であ
ると解される。）に適合するとして、本件訂正を認め、②無効審判請求の理由及び
証拠によっては、本件訂正発明についての特許を無効とすることができないとし
た。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決の理由中、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の
追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないこと、本
件訂正発明の認定、特開平６－２６８２５９号公報、引用例及び特開平４－６８５
７９号公報にそれぞれ記載された事項の認定は認める。
　　　審決は、本件訂正の許否の判断において、本件訂正発明１が特許法３６条４
項又は６項の規定に違反するものではない旨誤って判断し（取消事由１）、また、
本件訂正発明１が引用例記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものではない旨誤って判断した（取消事由２）結果、本件訂正発明１につき、
特許出願の際独立して特許を受けることができるものであると誤認して本件訂正を
認めたものであるから、違法として取り消されるべきである。
　１　取消事由１（訂正明細書の記載不備）
　　(1)　訂正明細書（甲第３号証添付）の特許請求の範囲の請求項１の記載のうち
の「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低い
エネルギーの光を発光する」との部分は、本件訂正発明１に係る作用効果を特許請
求の範囲に記載したものであるが、訂正明細書上、本件訂正発明１において、その
ような作用効果を実現するための構成が明らかではない。
　　　　この点につき、審決は、「本件訂正発明１・・・は、『活性層を厚さ７０
オングストローム以下の井戸層を有する量子井戸構造とすることにより、活性層を
構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの
光を発光すること』にあることは、特許請求の範囲の記載から明らかであり、その
点に関する詳細な説明は、図２及びそれに関する説明箇所に記載されている。した
がって、本件訂正発明１・・・における・・・特許を受けようとする発明
は、・・・『活性層を厚さ７０オングストローム以下の井戸層を有する量子井戸構
造』により特定されるものである」（審決謄本２４頁２２行目～３２行目、同２４
頁３６行目～２５頁８行目も同旨。）と判断した。
　　　　しかしながら、訂正明細書（甲第３号証添付）には「図２は単一量子井戸
構造の活性層の厚さ、つまり井戸層の厚さと、発光素子の発光ピーク波長との関係
を示す図である。なお、図２において線αは活性層がノンドープIn０．０５Ga０．９５
Nよりなる発光素子を示し、線βは活性層がノンドープIn０．３Ga０．７Nよりなる発光
素子を示している。両方とも発光素子の構造は第２のクラッド層と、第１のｎ型ク
ラッド層と、活性層と、第１のｐ型クラッド層と、第２のｐ型クラッド層とを順に
積層したダブルヘテロ構造である。」（段落【００３３】）と記載されており、し
たがって、上記図２（本件特許の願書に添付された図面、甲第２号証１０頁、以下
単に「図２」という。）に示された実験例における発光素子の構造は、「第１およ
び第２の面を有する活性層を備え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(0≦
x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙ
N(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備え」ると規定されている本件訂正発明
１の発光素子の構造と異なるものである。
　　　　そして、活性層及びこれと直接面を接している層についてのみ規定されて
いる（すなわち、第２のクラッド層を有していない）本件訂正発明１の構成におい
て、活性層の井戸層の厚さを７０オングストローム以下とすることにより、活性層
を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギー
の光を発光すること、すなわち、発光波長が長波長側にシフトすることの根拠又は
実施例の記載は訂正明細書に存在しない。
　　　　かえって、訂正明細書の「本発明において、井戸層の膜厚は１００オング
ストローム以下、さらに好ましくは７０オングストローム以下となるように形成す
ることが望ましい。図２は本発明の素子による発光素子の一例を示したものである
が、発光波長が長波長側に移行する波長範囲は、活性層に引っ張り応力を与える第
２のクラッド層、第１のクラッド層の組成によっても異なり、またそれらの組成に
よって活性層の好ましい膜厚も多少変化する」（段落【００３６】）、「第２のｎ
型クラッド層４を第１のｎ型クラッド層５に接して形成すると、活性層にさらに大
きな引っ張り応力を加えて、発光波長を長波長側にシフトさせることが可能であ
る」（段落【００２１】）との記載にかんがみれば、仮に、第２のｎ型クラッド層
及び第２のｐ型クラッド層を備えた発光素子による図２の実験例において、活性層
の井戸層の厚さを７０オングストローム以下とすることにより、発光波長が長波長
側にシフトするということはいえたとしても、第２のｎ型クラッド層及び第２のｐ
型クラッド層を有していない本件訂正発明１においても、活性層の井戸層の厚さを
７０オングストローム以下とすることにより発光波長が長波長側にシフトするとの
結果が得られるということはできない。
　　　　したがって、本件訂正発明１が「『活性層を厚さ７０オングストローム以
下の井戸層を有する量子井戸構造』により特定される」とした審決の上記判断は誤
りであり、訂正明細書上、本件訂正発明１において、特許請求の範囲の請求項１に
記載された「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよ
りも低いエネルギーの光を発光する」との作用効果を実現するための構成が明らか
ではないから、訂正明細書は、特許法３６条４項、６項に反するものである。
　　(2)　被告は、訂正明細書の実施例６（段落【００５６】）に、インジウムおよ
びガリウムを含む窒化物半導体より成る活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘNより
成るｎ型窒化物半導体層を備え、当該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙNより成
るｐ型窒化物半導体層を備え、当該活性層を厚さ７０オングストロームの井戸層を
有する量子井戸構造とする発光素子が記載されており、その発光ピーク波長が５２
５ｎｍであることが開示されていると主張する。
　　　　しかしながら、訂正明細書の実施例６に記載された発光素子においては、
ｎ型窒化物半導体層がGaN、すなわち、特許請求の範囲の請求項１で「InｘGa１－ｘ
N(0≦x＜1)よりなる」と規定されたｎ型窒化物半導体層におけるx＝0の場合の組成
より成るものである。上記のとおり、訂正明細書に「発光波長が長波長側に移行す
る波長範囲は、活性層に引っ張り応力を与える第２のクラッド層、第１のクラッド
層の組成によっても異なり、またそれらの組成によって活性層の好ましい膜厚も多
少変化する」（段落【００３６】）と記載されていることに照らして、このような
ｎ型窒化物半導体層がGaNである唯一の実施例により、ｎ型窒化物半導体層が
InGaNの全組成範囲（InN、すなわち、x＝1の場合の組成を除く。）である本件訂正
発明１が根拠付けられるものではない。
　２　取消事由２（新規性又は進歩性の欠如）
　　(1)　審決は、「本件訂正発明１～１０（注、本件訂正発明）は、『活性層を厚
さ７０オングストローム以下の井戸層を有する量子井戸構造とすることにより、活
性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネル
ギーの光を発光すること』としたものであるが、上記『活性層を構成する窒化物半
導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光するこ
と』は、上記甲第１号証～甲第３号証刊行物（注、特開平６－２６８２５９号公
報、引用例及び特開平４－６８５７９号公報）には記載も示唆もされていない。そ
して、本件訂正発明１～１０は『活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギ
ャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光すること』により、従来困難で
あった色純度のよい高輝度な緑色LEDを実現できるという作用効果を呈するものであ
る。したがって、本件訂正発明１～１０は、上記甲第１号証～甲第３号証に記載の
発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない」（審決謄本３０
頁１７行目～２８行目）と判断した。
　　　　しかしながら、引用例（甲第５号証）の特許請求の範囲の請求項１の「ｎ
型Ga１－ａAlａN(0≦a＜1)層と、ｎ型InｘGa１－ｘN(但し、Xは0＜X＜0.5の範囲であ
る。)層と、ｐ型Ga１－ｂAlｂN(0≦b＜1)層とが順に積層された窒化ガリウム系化合物
半導体を具備することを特徴とする青色発光素子」との記載及び発明の詳細な説明
の「我々は・・・新たにInGaN層を発光層とすることによりダブルヘテロ構造の青色
発光素子の開発に成功した。即ち、本発明の青色発光素子は、ｎ型Ga１－ａAlａN(0≦
a＜1)層と、ｎ型InｘGa１－ｘN(但し、Xは0＜X＜0.5の範囲である。)層と、ｐ型Ga１－
ｂAlｂN(0≦b＜1)層とが順に積層された窒化ガリウム系化合物半導体を具備すること
を特徴とする。また、前記ｎ型InｘGa１－ｘN層は、X値の異なる多層膜であってもよ
い」（段落【０００６】）、「X値が0＜X＜0.5の範囲で、InｘGa１－ｘN層４をX値の
異なる多層膜としてもよい。多層膜とすることにより、このInｘGa１－ｘN層４が単一
量子井戸構造、および多重量子井戸構造となる」（段落【００１３】）、「ｎ型In
ｘGa１－ｘN層は１０オングストローム～０．５μｍ・・・の厚さで形成することが望
ましい」（段落【００１４】）との各記載並びに図面第２図の記載に照らせば、本
件訂正発明１の「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり、第１お
よび第２の面を有する活性層を備え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(0≦
x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙ
N(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を厚さ７０オングストロ
ーム以下の井戸層を有する量子井戸構造と」する窒化物半導体発光素子という構成
に含まれる「ｎ型InｘGa１－ｘN(0＜X＜0.5)層より成り、第１及び第２の面を有する
活性層を備え、該活性層の第１の面に接してGaNより成るｎ型窒化物半導体層を備
え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)より成るｐ型窒化物半導体
層を備え、該活性層を厚さ１０～７０オングストロームの井戸層を有する量子井戸
構造とする窒化物半導体発光素子」が引用例に開示されているということができ
る。
　　　　そして、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された本件訂正発
明１のその余の構成である「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャッ
プエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」との部分は、本件訂正発明１
に係る作用効果を特許請求の範囲に記載したものであり、仮に、訂正明細書に上記
取消事由１に係る瑕疵がないとすれば、本件訂正発明１の上記「インジウムおよび
ガリウムを含む窒化物半導体よりなり、第１および第２の面を有する活性層を備
え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(0≦x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体
層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物
半導体層を備え、該活性層を厚さ７０オングストローム以下の井戸層を有する量子
井戸構造と・・・する窒化物半導体発光素子」という構成を備えることにより、当
然に実現するものとして特定されているものである。
　　　　したがって、本件訂正発明１は引用例に記載された発明と同一であるか、
これから容易に推考できたものであるから、審決の「甲第１号証～甲第３号証
（注、特開平６－２６８２５９号公報、引用例及び特開平４－６８５７９号公報）
に記載の発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない」との判
断が誤りであることは明らかである。
　　(2)　被告は、本件訂正発明１が引用例記載の発明との重複部分において活性層
の厚さを７０オングストローム以下とすることを選択したことにより、「活性層を
構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの
光を発光する」という引用例記載の発明とは全く異質で、かつ、顕著な効果を奏す
るから、本件訂正発明１は引用例記載の発明に対して選択発明に当たるものである
旨主張する。
　　　　しかしながら、選択発明は、公知文献の先行発明に係る記載が広範囲の包
括的表現でのみされており、後行発明の特徴的構成が記載も示唆もないような場合
に成り立ちうるものであって、後行発明の「選択された構成」が当該公知文献に記
載又は示唆されているときには、選択発明は成立しない。
　　　　そして、引用例（甲第５号証）の実施例２（段落【００２４】）には、活
性層の厚さを５０オングストロームとしたものが記載されているから、引用例記載
の発明において、ｎ型窒化物半導体層をGaN層とした発光素子についても、活性層の
厚さをこの程度とすることが示唆されているといえる。
　　　　したがって、本件訂正発明１の活性層の厚さは、単に引用例記載の発明の
構成の範囲内であるだけでなく、引用例に実施例として具体的に記載された厚さと
も重複するものであるから、本件訂正発明１が選択発明として成立し得るものでは
ない。被告の主張する本件訂正発明１の効果は、引用例記載の発明のｎ型窒化物半
導体層をGaN層とした場合に内在する効果であるにすぎない。
　　　　のみならず、訂正明細書（甲第３号証添付）に「図２は単一量子井戸構造
の活性層の厚さ、つまり井戸層の厚さと、発光素子の発光ピーク波長との関係を示
す図である。なお、図２において・・・線βは活性層がノンドープIn０．３Ga０．７Nよ
りなる発光素子を示している」（段落【００３３】）と記載されているとおり、図
２のグラフ中の線βは、In０．３Ga０．７Nの組成より成る活性層（井戸層）の厚さ（横
軸）と発光ピーク波長（縦軸）との関係を示したものであるが、被告従業員作成の
報告書（乙第１号証）の記載によれば、In０．３Ga０．７Nの本来のバンドギャップエネ
ルギーに対応する発光波長は４５０ｎｍであるから、線βは活性層の厚さが十分に
厚い領域では発光ピーク波長が４５０ｎｍでなければならない。しかるに、図２の
線βは、既に活性層の厚さ３００オングストローム付近において、発光ピーク波長
４８０ｎｍ前後の値のままほぼ水平となっており、これでは、活性層の厚さが十分
に厚い領域でも発光ピーク波長が４５０ｎｍとならない。すなわち、図２の線βは
不正確であり、正確には、活性層の厚さが３００オングストロームより厚い領域
（横軸の３００Å点より右側）でも右下がりとなって、発光ピーク波長４５０ｎｍ
に近づいていかなければならない。
　　　　そうすると、図２に示された線βでは、活性層の厚さが１００オングスト
ローム付近より薄い領域のみで発光ピーク波長が長波長側にシフトしているかのよ
うであるが、上記のような正確な線βを想定すれば、長波長側にシフトするのは、
活性層の厚さが１００オングストローム付近より薄い領域だけでなく、３００オン
グストロームより厚い領域でも生じていることが明らかである。
　　　　したがって、「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエ
ネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」という効果は、活性層の厚さを７
０オングストローム以下とすることを選択したことにより奏する効果ではないか
ら、被告の主張はこの点においても誤りである。
第４　被告の反論
　　　審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
　１　取消事由１（訂正明細書の記載不備）について
　　　原告は、活性層及びこれと直接面を接している層についてのみ規定されてい
る本件訂正発明１の構成において、活性層の井戸層の厚さを７０オングストローム
以下とすることにより、活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエ
ネルギーよりも低いエネルギーの光を発光すること、すなわち、発光波長が長波長
側にシフトすることの根拠又は実施例の記載は訂正明細書に存在せず、本件訂正発
明１において、特許請求の範囲の請求項１に記載された「活性層を構成する窒化物
半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」
との作用効果を実現するための構成が明らかではないから、訂正明細書は特許法３
６条４項、６項に反する旨主張する。
　　　しかしながら、訂正明細書（甲第３号証添付）には、実施例６として「実施
例１の手法において、ｎ型コンタクト層３を成長させた後、次に直接膜厚７０オン
グストロームのIn０．４Ga０．６Nからなる単一量子井戸構造の活性層６を成長させた。
なお、本素子において、ｎ型コンタクト層３が第１のｎ型クラッド層として作用し
ている。次に活性層６の上に、第２のｐ型クラッド層８を成長させ、最後にｐ型コ
ンタクト層９を成長させた。・・・このＬＥＤ素子は、Ｉｆ２０ｍＡにおいて、Ｖ
ｆ3.5Ｖ、発光ピーク波長５２５ｎｍ、半値幅４０ｎｍの緑色発光を示し、発光出力
４ｍＷと非常に優れた特性を示した。」（段落【００５６】）との記載があり、ま
た、実施例１には「ｎ型コンタクト層３」につき「Siドープｎ型GaNよりなるｎ型コ
ンタクト層３を４μｍの膜厚で成長させた」（段落【００４５】）との記載、及び
「第２のｐ型クラッド層８」につき「Mgドープｐ型Al０．３Ga０．７Nよりなる第２のｐ
型クラッド層８を０．１μｍの膜厚で成長させた」（段落【００５０】）との記載
がある。
　　　すなわち、実施例６には、インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体In
０．４Ga０．６Nより成る活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(ただし、x＝0)より成
るｎ型窒化物半導体層を備え、当該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙN(ただ
し、y＝0.3)より成るｐ型窒化物半導体層を備え、当該活性層を厚さ７０オングスト
ロームの井戸層を有する量子井戸構造とする発光素子が記載されており、その発光
ピーク波長が５２５ｎｍであることが開示されている。そして、被告従業員作成の
報告書（乙第１号証）に記載されているとおり、活性層を構成するIn０．４Ga０．６Nの
組成の窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーに対応する光は、発光ピー
ク波長が４８０ｎｍであるから、実施例６に記載された発光素子は、発光ピーク波
長がこれよりも４５ｎｍ長く、「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギ
ャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光すること」が示されており、こ
の結果は、図２の実験例の結果とも合致している。
　　　また、訂正明細書の実施例４（段落【００５４】）には、In０．０５Ga０．９５
Nより成り、膜厚３０オングストロームの井戸層を有する量子井戸構造の活性層の第
１の面に接して第１及び第２のｎ型クラッド層を、第２の面に接して第２のｐ型ク
ラッド層を備えた発光素子の発光ピーク波長が４２５ｎｍであることが記載されて
おり（なお、活性層を構成するIn０．０５Ga０．９５Nの組成の窒化物半導体の本来のバ
ンドギャップエネルギーに対応する発光波長は３７８ｎｍ）、上記実施例６の結果
に、図２の実験例の結果及び実施例４の結果を併せ考えれば、厚さ７０オングスト
ローム以下の量子井戸構造の活性層を有する発光素子であれば、本件訂正発明１の
特徴である「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよ
りも低いエネルギーの光を発光すること」が導かれる。
　　　さらに、訂正明細書には、ｎ型窒化物半導体層として、ｎ型GaNのみならず、
ｎ型InGaNを使用する場合をも本件訂正発明１に係る「好ましい組合せ」として記載
している（段落【００２６】）。
　　　したがって、「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり、第
１および第２の面を有する活性層を備え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘ
N(0≦x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙ
Ga１－ｙN(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を厚さ７０オング
ストローム以下の井戸層を有する量子井戸構造と」する窒化物半導体発光素子が、
「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエ
ネルギーの光を発光すること」は、訂正明細書に明確に記載されており、訂正明細
書に特許法３６条４項、６項に反する違法はない。
　２　取消事由２（新規性又は進歩性の欠如）について
　　(1)　引用例（甲第５号証）に記載された発光素子は、InGaNの組成より成る活
性層の上下両面を同一組成であるAlGaN層で挾んだ素子構成を基本とするものである
のに対し、本件訂正発明１は、InGaNの組成より成る活性層の一方の面をAlGaN層
で、他方の面をそれとは異なる組成のInGaN層で挾んだ素子構成を基本とするもので
ある。したがって、引用例記載の発明と本件訂正発明１とは、基本的に技術思想の
異なる構成の素子に関するものである。
　　　　ところで、引用例記載の発明と本件訂正発明１とは、それぞれのｎ型窒化
物半導体層がGaNである場合、すなわち、「Ga１－ａAlａN(0≦a＜1)層」と規定された
引用例記載の発明のｎ型窒化物半導体層においてa＝0であり、かつ、「InｘGa１－ｘ
N(0≦x＜1)」と規定された本件訂正発明１のｎ型窒化物半導体層においてx＝0であ
るという、それぞれ極めて特殊な一態様であるときに重複する。
　　　　しかしながら、上記重複部分を形成している本件訂正発明１の実施の態様
は、引用例記載の発明の上記重複部分を形成している実施の態様において、活性層
の厚さを７０オングストローム以下とすることを選択した場合に当たるところ、本
件訂正発明１は、活性層の厚さを７０オングストローム以下とする構成により「活
性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネル
ギーの光を発光する」という顕著な効果を奏することができるものである。ｎ型In
ｘGa１－ｘN(0≦x＜1)層とｐ型AlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)層とに挟まれた活性層を厚さ７０
オングストローム以下の井戸層を有する量子井戸構造とすることにより上記効果を
奏することについては、引用例に記載も示唆もなく、引用例記載の発明とは全く異
質なものである。また、本件訂正発明１の上記効果は、上記重複部分に限らず、そ
の構成のすべてにおいて奏するものである。
　　　　そして、ある発明が先行発明に対して概念上下位の関係にある場合におい
ても、先行発明には具体的に開示されていない選択肢を選択し、その選択肢によっ
て先行発明において予期できなかった特段の効果、すなわち、先行発明の効果とは
異質の効果又は同質の効果であっても格段に優れた効果を奏する場合は、「選択発
明」として特許を付与することが認められているのであるから、本件訂正発明１
は、引用例記載の発明に対して選択発明に当たるものである。
　　(2)　原告は、図２の線βは、正確には、活性層の厚さが３００オングストロー
ムより厚い領域でも右下がりとならなければならず、発光ピーク波長が長波長側に
シフトするのは活性層の厚さが１００オングストローム付近より薄い領域だけでは
ないから、「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよ
りも低いエネルギーの光を発光する」という効果は、活性層の厚さを７０オングス
トローム以下とすることを選択したことにより奏する効果ではないと主張する。
　　　　しかしながら、本件訂正発明１において、活性層を厚さ７０オングストロ
ーム以下に限定する技術的意義は、訂正明細書（甲第３号証添付）の上記実施例６
に係る「実施例１の手法において、ｎ型コンタクト層３を成長させた後、次に直接
膜厚７０オングストロームのIn０．４Ga０．６Nからなる単一量子井戸構造の活性層６を
成長させた。なお、本素子において、ｎ型コンタクト層３が第１のｎ型クラッド層
として作用している。次に活性層６の上に、第２のｐ型クラッド層８を成長させ、
最後にｐ型コンタクト層９を成長させた。・・・このＬＥＤ素子は、Ｉｆ２０ｍＡ
において、Ｖｆ3.5Ｖ、発光ピーク波長５２５ｎｍ、半値幅４０ｎｍの緑色発光を示
し、発光出力４ｍＷと非常に優れた特性を示した。」（段落【００５６】）との記
載及び「井戸層は１００オングストローム以下、さらに好ましくは７０オングスト
ローム以下の膜厚が好ましい」（段落【００３１】）との記載に示されているもの
であって、図２によるものであることを前提とする原告の主張は誤りである。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由２（新規性又は進歩性の欠如）について
　　　取消事由１に対する判断はしばらくおき、仮に、審決に取消事由１に係る瑕
疵（訂正明細書の記載不備）が存在しないことを前提として、取消事由２について
検討する。
　　(1)　「インジウムおよびガリウムを含む窒化物半導体よりなり、第１および第
２の面を有する活性層を備え、該活性層の第１の面に接してInｘGa１－ｘN(0≦x＜
1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、該活性層の第２の面に接してAlｙGa１－ｙ
N(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備え、該活性層を厚さ７０オングストロ
ーム以下の井戸層を有する量子井戸構造とし、活性層を構成する窒化物半導体の本
来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光することを特徴と
する窒化物半導体発光素子」（訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１）との構成
によって成る本件訂正発明１が、「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンド
ギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」との部分を除く構成に
おいて、引用例記載の発明と、それぞれのｎ型窒化物半導体層がGaNである場合、す
なわち、本件訂正発明１において「InｘGa１－ｘN(0≦x＜1)」と規定されたｎ型窒化
物半導体層がx＝0の態様であり、かつ、引用例記載の発明において「Ga１－ａAlａ
N(0≦a＜1)層」と規定されたｎ型窒化物半導体層がa＝0の態様であるときに一致
（重複）することは当事者間に争いがない。
　　　　そして、上記のとおり、審決に取消事由１に係る瑕疵が存在しないとすれ
ば、「本件訂正発明１・・・は、『活性層を厚さ７０オングストローム以下の井戸
層を有する量子井戸構造とすることにより、活性層を構成する窒化物半導体の本来
のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光すること』にあるこ
とは、特許請求の範囲の記載から明らか」（審決謄本２４頁２２行目～２５行目、
２４頁３６行目～２５頁１行目）なのであるから、特許請求の範囲の記載上、本件
訂正発明１の上記「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネル
ギーよりも低いエネルギーの光を発光する」との構成部分は、「活性層を厚さ７０
オングストローム以下の井戸層を有する量子井戸構造とし」との部分を含むその余
の部分の構成によって、すなわち、引用例記載の発明と一致（重複）する構成によ
って奏するとされる作用効果を発明の構成としたものであって、この点は被告にお
いても争うものではない（以下、本件訂正発明１の構成によって奏する効果を検討
し、あるいは本件訂正発明１を引用例記載の発明と対比する場合に、「活性層を構
成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光
を発光する」との構成部分は考慮しない。）。
　　(2)　被告は、上記重複部分を形成している本件訂正発明１の態様は、引用例記
載の発明の上記重複部分を形成している態様において、活性層の厚さを７０オング
ストローム以下とする構成を選択した場合に当たり、本件訂正発明１は、当該活性
層の厚さを７０オングストローム以下とする構成により「活性層を構成する窒化物
半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」
という引用例に記載も示唆もない顕著な効果を奏することができるものであるか
ら、引用例記載の発明に対して選択発明に当たる旨、また、本件訂正発明１が、活
性層の厚さを７０オングストローム以下とする構成により「活性層を構成する窒化
物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光す
る」という作用効果を奏すること、すなわち、活性層の厚さを７０オングストロー
ム以下とする構成の技術的意義は、訂正明細書の実施例６に係る段落【００５６】
の記載及び段落【００３１】の記載に示されている旨主張する。
　　　　そして、訂正明細書（甲第３号証添付）には、実施例６として、「実施例
１の手法において、ｎ型コンタクト層３を成長させた後、次に直接膜厚７０オング
ストロームのIn０．４Ga０．６Nからなる単一量子井戸構造の活性層６を成長させた。な
お、本素子において、ｎ型コンタクト層３が第１のｎ型クラッド層として作用して
いる。次に活性層６の上に、第２のｐ型クラッド層８を成長させ、最後にｐ型コン
タクト層９を成長させた。・・・このＬＥＤ素子は、Ｉｆ２０ｍＡにおいて、Ｖｆ
3.5Ｖ、発光ピーク波長５２５ｎｍ、半値幅４０ｎｍの緑色発光を示し、発光出力４
ｍＷと非常に優れた特性を示した。」（段落【００５６】）との記載があり、この
記載と、実施例１に係る「Siドープｎ型GaNよりなるｎ型コンタクト層３を４μｍの
膜厚で成長させた」（段落【００４５】）、「Mgドープｐ型Al０．３Ga０．７Nよりなる
第２のｐ型クラッド層８を０．１μｍの膜厚で成長させた」（段落【００５０】）
との各記載、並びに被告従業員作成の報告書（乙第１号証）中の、InｘGa１－ｘNに係
るx値ごとの本来のバンドギャップエネルギーに対応する発光波長を記載した表にお
いて、x＝0.400のとき発光波長が４８０ｎｍとされていることを併せ考えれば、訂
正明細書には、本件訂正発明１の引用例記載の発明と構成上一致する態様におい
て、活性層の厚さとして７０オングストロームを採用した場合に、発光ピーク波長
が、当該組成（In０．４Ga０．６N）の活性層の本来のバンドギャップエネルギーに対応
する発光波長４８０ｎｍよりも長波長である５２５ｎｍであること、すなわち、
「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエ
ネルギーの光を発光すること」が記載されているということができる。
　　(3)　しかしながら、訂正明細書（甲第３号証添付）には、本件訂正発明１の構
成に従った発光素子、すなわち、量子井戸構造とした活性層の第１の面に接して１
層のInｘGa１－ｘN(0≦x＜1)よりなるｎ型窒化物半導体層を備え、当該活性層の第２
の面に接して１層のAlｙGa１－ｙN(0＜y＜1)よりなるｐ型窒化物半導体層を備える構
成の発光素子につき、特定の活性層の厚さの下で発光ピーク波長を測定した実験結
果は、上記実施例６の外は、ｎ型窒化物半導体層の組成に係るｘが０である場合で
あれ、０を超え１未満のいずれかの値である場合であれ、他に記載されていない。
　　　　そうすると、本件訂正発明１の発光素子において、活性層の厚さが７０オ
ングストローム以外の値である場合に、「活性層を構成する窒化物半導体の本来の
バンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」との効果を奏す
るか否かを、訂正明細書の記載によって確認することができないことは明らかであ
る。そうであれば、本件訂正発明１において、「活性層を構成する窒化物半導体の
本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光すること」が、
活性層の厚さを７０オングストローム以下とすることによって奏する効果であるか
どうか、すなわち、本件訂正発明１が活性層の厚さを７０オングストローム以下と
する構成を選択したことの技術的意義は、訂正明細書上、明らかではないものとい
わざるを得ない。
　　　　他方、図２（甲第２号証１０頁）には、井戸層（活性層）の膜厚を横軸と
し、発光ピーク波長を縦軸としたグラフ上に、井戸層（活性層）の膜厚がおおむね
１００オングストローム以下の領域で、当該膜厚が薄くなるに従って発光ピーク波
長が増加する２本の線（線α、線β）が記載されているが、訂正明細書（甲第３号
証添付）の「図２は単一量子井戸構造の活性層の厚さ、つまり井戸層の厚さと、発
光素子の発光ピーク波長との関係を示す図である。なお、図２において線αは活性
層がノンドープIn０．０５Ga０．９５Nよりなる発光素子を示し、線βは活性層がノンド
ープIn０．３Ga０．７Nよりなる発光素子を示している。両方とも発光素子の構造は第２
のクラッド層（注、「第２のｎ型クラッド層」の趣旨と解される。）と、第１のｎ
型クラッド層と、活性層と、第１のｐ型クラッド層と、第２のｐ型クラッド層とを
順に積層したダブルヘテロ構造である。第２のｎ型クラッド層は０．１μｍのSiド
ープｎ型Al０．３Ga０．７Nよりなり、第１のｎ型クラッド層は５００オングストローム
のIn０．０１Ga０．９９Nよりなり、第１のｐ型クラッド層は２０オングストロームの
Mgドープｐ型In０．０１Ga０．９９Nよりなり、第２のｐ型クラッド層は０．１μｍの
Mgドープｐ型Al０．３Ga０．７Nよりなるダブルヘテロ構造である。」（段落【００３
３】）との記載に徴して、図２に示された実験例における発光素子の構造が、活性
層の第１の面と第２の面とに、それぞれ２層のクラッド層（窒化物半導体層）を備
える構造である点で、本件訂正発明１の発光素子の構造と異なるものであることは
明らかであるから、図２の線α又は線βの表示が、本件訂正発明１において、活性
層の厚さを７０オングストローム以下とすることにより、「活性層を構成する窒化
物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光す
る」との効果を奏することの根拠となるものではない。
　　　　なお、訂正明細書（甲第３号証添付）には、「多重量子井戸構造の活性層
において・・・井戸層と障壁層とを積層して、多重量子井戸構造とする。その場
合、井戸層は１００オングストローム以下、さらに好ましくは７０オングストロー
ム以下の膜厚が望ましい。この井戸層の膜厚の範囲は単一量子井戸構造の活性層
（単一の井戸層により構成される）についても同様である」（段落【００３１】）
との記載もあるが、本件訂正発明１に関し、井戸層の膜厚を７０オングストローム
以下とすることが好ましいとする根拠が明らかにされているわけではなく、訂正明
細書に上記のような記載があるからといって、訂正明細書に、本件訂正発明１が活
性層の厚さを７０オングストローム以下とすることによって「活性層を構成する窒
化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光す
る」との効果を奏することが記載されているものとすることはできない。
　　(4)　したがって、訂正明細書に、本件訂正発明１につき、活性層の厚さを７０
オングストローム以下とする構成を選択したことによって「活性層を構成する窒化
物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光す
る」との効果を奏することが示されているということはできないから、本件訂正発
明１が引用例記載の発明に対して選択発明に当たるとする被告の主張は採用するこ
とができない。
　　(5)　そうすると、本件訂正発明１は、「活性層を構成する窒化物半導体の本来
のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」との部分を除
く構成において、引用例記載の発明の構成と一致（重複）し、かつ、上記構成は、
引用例記載の発明と一致（重複）する構成によって奏するとされる作用効果を発明
の構成としたものであるから、本件訂正発明１は実質的に引用例記載の発明と同一
であるといわざるを得ない。
　　　　そして、審決によれば、審判において、原告は、本件訂正発明１が、引用
例並びに特開平６－２６８２５９号公報及び特開平４－６８５７９号公報にそれぞ
れ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができた旨主張したこと
がうかがわれ（審決書１１頁５行目～１３頁２６行目）、かつ、審決は上記のとお
りその主張を斥ける判断をしたものであるが、このような主張、判断は、本件訂正
発明１が引用例記載の発明と実質的に同一である旨の主張及びこれに対する判断を
含むものというべきであるから、審決の本件訂正発明１に係る進歩性判断は誤りで
あることに帰し、この誤りが本件訂正を認めた審決の判断に影響を及ぼすことは明
らかであり、ひいて、審決の結論に影響を及ぼすものと認められる。
　２　以上によれば、原告の主張する取消事由２は理由があるから、その余の点に
つき判断するまでもなく、審決は違法として取消しを免れない。
　　　よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の
負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決
する。
　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　石　　原　　直　　樹
　　　　裁判官　　　宮　　坂　　昌　　利

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