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平成１９年（行ケ）第１０２４４号審決取消請求事件
平成２０年６月１６日判決言渡，平成２０年５月１４日口頭弁論終結
判決
原告アンドリッツインコーポレーテッド
訴訟代理人弁理士中村静男，渋谷健
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人柳和子，坂崎恵美子，森川元嗣，森山啓
主文
特許庁が不服２００３−１６３０８号事件について平成１９年２月２７日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
主文と同旨の判決
第２事案の概要
本件は，原告がした後記特許出願（以下「本願」という。）に対し拒絶査定がさ
れたため，これを不服として審判請求をしたが，同請求は成り立たないとの審決が
されたため，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本願（甲１）
出願人：原告（出願時の名称：アールストロームマシーナリーインコーポレ
ーテッド）
発明の名称：「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」
出願番号：特願２０００−３２２２４号
出願日：平成１２年２月９日（パリ条約による優先権主張：１９９９（平成１
１）年２月１０日，アメリカ合衆国）
手続補正日：平成１５年３月２８日（甲５。以下「本件手続補正書（審査）」と
いい，これによる手続補正を「本件補正」と，本願に係る本件補正後の明細書（甲
１，５）を「本願明細書」とそれぞれいう。）
拒絶査定日：平成１５年５月２８日（甲６）
(2)審判請求手続
審判請求日：平成１５年８月２５日（甲７。不服２００３−１６３０８号）
審決日：平成１９年２月２７日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１９年３月９日
２発明の要旨
審決が対象とした本件補正後の請求項１９の記載は，次のとおりである（以下，
この請求項に係る発明を「本願発明」という。）。
【請求項１９】
「スクリーン板であって，
平行な頂辺と底辺と，平行な第一と第二側辺であって前記頂辺と底辺に垂直な第
一と第二側辺とを有する四角形の金属板と，
前記金属板に設けられた複数のスロット領域であって，各スロット領域において
幅が２∼１３ｍｍである各スロットが，前記辺の一つに対する傾斜角αが３０∼６
０度となるように複数配置されている，複数のスロット領域と，
前記金属板の前記スロット領域の間に設けられた複数の陸領域と，
から構成されることを特徴とするスクリーン板。」
３審決の要点
審決は，本願発明は，後記引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けること
ができず，よって，「本件審判の請求は，成り立たない。」とした。
(1)１９９６（平成８）年８月２９日に頒布された国際公開第９６／２６３１
５号パンフレット（甲３。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引
用発明」という。）
「複数のスロットが形成されている長方形のスクリーン板であって，スロットが水平方向，
即ち，長方形の下辺に対する傾斜角αが３０∼６０度であり，幅が１∼５ｍｍであり，更に，
金属板に複数のスロットを機械加工により製造された，スクリーン板」
(2)本願発明と引用発明との対比
ア一致点
「スクリーン板であって，四角形の金属板と，前記金属板に設けられたスロット領域であっ
て，スロット領域において幅が２∼１３ｍｍである各スロットが，前記辺の一つに対する傾斜
角αが３０∼６０度となるように複数配置されている，スロット領域とを含むスクリーン板」
イ相違点
「スクリーン板が，本願発明では，複数のスロット領域と，前記複数のスロット領域の間に
設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して，引用発明では，スロット領域が一つで
あり，本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」
(3)相違点についての判断
「スクリーン板において，１枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複
数形成させた構造とすることは，本願前周知のことであって，スロット領域を複数形成させた
構造のスクリーン板とすることは，対象となるスクリーン板の大きさ，又は形成させるスロッ
トの長さあるいはスロット領域の幅等の所要の仕様に応じて，当業者が適宜選択し，採用し得
ることで，その際，上述したとおり，１枚のスクリーン板上に複数のスロット領域を設ける以
上，当然に，スロット領域の間に陸領域が存在することとなることも自明である。
してみると，上記相違点の如く複数のスロット領域と，複数の陸領域とを有する構造のスク
リーン板とすることは，格別の創意を要せず，また何らの困難性もないものである。
しかも，上記相違点に基づく本願発明のスクリーン板の効果は，本願明細書の段落【０００
３】に『閉塞問題を最小限に抑えながら，スクリーンの機能を更に向上させ，製作を容易にす
るものである。』と記載され，また，段落【００２８】に『本発明のスクリーンアセンブリ１
０，およびスクリーン板１３，１１３，２１３，３１３などは，回分または連続式蒸解缶，特
に連続式蒸解缶において従来のスクリーンに比較して向上した運転性を有する。これらは，閉
塞に強く，国際特許第９６／２６３１５号公報に関連する他の利点を有し，更に国際特許第９
６／２６３１５号公報記載のスクリーンに比較して，向上した強度，向上した作業性，設置の
容易性，製造の容易性を提供する。』と記載されているにすぎず，そのような効果は，引用例
並びに周知技術から当業者が予測できる程度のことであるから，上記相違点に基づく効果にお
いても，格別のものを認めることはできない。
したがって，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものである。」
(4)審決の「むすび」
「以上のとおり，本願発明は，引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
よって，結論のとおり審決する。」
第３審決取消事由の要点
審決は，以下のとおり，審判請求手続において手続違背を犯した上，本願に係る
特許請求の範囲（本件補正後のもの。以下，特に断らない限り同様である。）の請
求項１に記載された発明（以下「本願請求項１発明」という。）についての判断を
遺脱し，また，相違点についての判断を誤り，さらに，本願発明が奏する顕著な効
果を看過した結果，「本件審判の請求は，成り立たない。」と判断したものである
から，取り消されるべきである。
１取消事由１（手続違背）
(1)ア特許庁審査官（以下，単に「審査官」という。）は，原告に対し，平成
１４年９月２７日付け拒絶理由通知書（甲２。以下「本件拒絶理由通知書」とい
う。）をもって，本願に係る拒絶理由を通知した（以下「本件拒絶理由通知」とい
う。）ところ，本件拒絶理由通知書の記載（「してみれば，本願の請求項・・・１
５乃至２０・・・に係る発明は引用発明と相違するものではない。」）に照らせば，
本願に係る拒絶理由は，本願発明が引用発明と同一であり，新規性を欠くことを理
由としたものといえる。
イそこで，原告は，審査官に対し，平成１５年３月２８日，意見書（甲４。以
下「本件意見書」という。）を提出し，本願発明のスクリーン板が引用発明のスク
リーンと構成が相違すること，当該構成の相違により強度，作業性が向上するとの
技術的効果が得られることなどを主張した。
ウところが，審査官は，本願について，同年５月２８日付けで，拒絶査定（甲
６。以下「本件拒絶査定」という。）をしたが，その備考欄の「してみれば，引用
発明においても，本願発明の『陸領域』に相当するスクリーンバーが存在するから，
この点において相違しない。」との記載に照らせば，本件拒絶査定の理由も，引用
発明が本願発明と実質的に同一であることを理由としたものといえる。
エそこで，原告は，本件審判請求の理由を記載した同年１１月２６日付け手続
補正書（甲８。以下「本件手続補正書（審判）」という。）において，引用発明の
スクリーンバーが本願発明の陸領域に相当するものでないこと，本願発明が引用発
明に比べて強度，作業性等の利点を有することなどを主張した。
オところが，特許庁審判合議体（以下，単に「審判合議体」という。）は，新
たに拒絶理由を通知することなく，平成１９年２月２７日，前記第２，３のとおり，
本願発明と引用発明との相違点を認定した上，本願発明は引用発明及び周知技術に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨の審決をした。
(2)拒絶査定不服審判請求に係る審決における認定を，審査における認定と大
きく変更する場合には，審判合議体は，審判請求人に対し，新たに拒絶理由を通知
して意見陳述の機会を与えるべきであるところ，上記(1)のとおり，審判合議体は，
原告に対し，新たな拒絶理由を通知して意見陳述の機会を与える手続を採らずに，
審査における拒絶の理由と実質的に異なる拒絶の理由によって本件審判請求を不成
立とする審決をしたものであるから，審決には，特許法１５９条２項において準用
する同法５０条本文（以下，準用の根拠条文の記載は省略する。）の規定に違反し
た手続違背がある。
２取消事由２（本願請求項１発明についての判断の遺脱）
(1)本願に係る特許請求の範囲は，請求項１ないし請求項３１から成り，うち，
請求項１及び請求項１９が独立請求項，請求項２ないし請求項１８が請求項１の従
属請求項，請求項２０ないし請求項３１が請求項１９の従属請求項である。
(2)本願請求項１発明の要旨は，次のとおりである。
【請求項１】
「蒸解缶でセルロースパルプを製造するのに用いられるスクリーンであって，
前記スクリーンが，フレームと該フレームに固定された金属製スクリーン板とを
備え，
前記スクリーン板は，複数のスロット領域を有し，各スロット領域には複数のスロ
ットが形成されており，
前記スクリーン板が，前記スロットが水平または垂直に対して３０∼６０度の傾
斜角αを有するように，前記蒸解缶内に配置され，
その際，複数の陸領域が前記スクリーン板のスロット領域とスロット領域との間
に設けられることを特徴とするスクリーン。」
(3)上記のとおり，本願請求項１発明と本願発明とは，前者が「スクリーン」，
後者が「スクリーン板」である点においてわずかに相違しているものの，下記アな
いしウのとおりの共通の構成要件を有するものである。
アスクリーン板が，複数のスロット領域を有し，各スロット領域には複数のス
ロットが形成されていること。
イ前記スロットが水平または垂直に対して３０∼６０度の傾斜角度を有するこ
と。
ウ複数の陸領域が前記スクリーン板のスロット領域とスロット領域との間に設
けられていること。
(4)上記のとおり，本願請求項１発明は，本願発明と共通の構成要件（上記(3)
アないしウ）を有するものであり，本願発明と技術的に密接に関連するものである
から，両者は，本件審判請求手続において一括して審理することが可能であり，そ
のために審理期間が大幅に長期化することも考えられない（かえって，審決のよう
な審理の方法を採用すると，審決が取り消されて事件が特許庁に再係属した場合，
本願発明についての再審理とともに，本願請求項１発明の審理を新たに行う必要が
生じるのであるから，効率が悪く，審理の長期化を招くことになる。）。したがっ
て，審決は，本願発明のみならず，本願請求項１発明についても，本件審判請求の
理由の有無を判断すべきであったというべきである。
また，拒絶査定不服審判請求の手続においては，可能な限り審判請求人（出願
人）の利益を図るような審理方法を採用すべきところ，本件拒絶理由通知書，本件
手続補正書（審査），本件意見書，本件拒絶査定及び本件手続補正書（審判）の内
容に照らせば，審査官が，本願請求項１発明及び本願発明の両者について審査し，
本件拒絶査定をしたことは明らかであるし，原告は，本件審判請求に当たり，全請
求項（請求項１∼３１）に相当する高額の手数料（２２万円）を納付した上，本件
審判請求手続において，本願請求項１発明及び本願発明の両者の特許性について主
張していたのであるから，この点からも，審決は，本願請求項１発明についても，
本件審判請求の理由の有無を判断すべきであったといえる（本件審判請求手続は，
本来あるべき審理の姿に著しく反するものである。）。
しかしながら，審決は，本願発明についてのみ判断をし，本願請求項１発明につ
いての判断を遺脱したものであるから，違法であるといわざるを得ない。
(5)なお，被告は，「両発明が『わずかに相違している』などといえるもので
はない」，「本願請求項１発明が本願発明と技術的に密接に関連するものであろう
となかろうと，本願が全体として拒絶されるべきものであることに変わりはない」
と主張する。しかしながら，本願請求項１発明と本願発明とが技術的な関連性を有
しないのであれば，審査官は，原告に対し，両発明が発明の単一性の要件を満たさ
ないとの拒絶理由を通知し，本願発明について出願の分割をする機会を与えるべき
であったにもかかわらず，本件審査手続において，そのような拒絶理由通知はされ
ていない。
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）
(1)審決は，相違点についての判断に当たり，「スクリーン板において，１枚
の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とす
ることは，本願前周知のことであって，」と認定した上，この認定に基づいて，
「上記相違点の如く複数のスロット領域と，複数の陸領域とを有する構造のスクリ
ーン板とすることは，格別の創意を要せず，また何らの困難性もないものであ
る。」と判断した。
(2)しかしながら，上記「本願前周知のことであ（る）」との認定は，本願発
明の基本的かつ特徴的で特に重要な構成要件について，何ら公知文献を示すことな
くされたものであって，我が国の審査実務慣行に著しく反するものであり，違法で
あるから，当該認定に基づいてされた相違点についての審決の上記判断も，違法で
ある。
(3)被告は，「現行の審査実務において，発明特定事項を周知技術として認定
する際に公知文献を提示しないことは，枚挙にいとまがないほど通常に行われてい
る慣行であるし，特許庁の審査基準においても，周知技術の認定に当たり，必ず公
知文献を提示しなければならないとされているわけでない。」と主張するが，特許
出願に係る発明の特徴的構成要件のうち重要なものについて，公知文献を提示する
ことなく周知技術であると認定することを認めると，当該出願が具体的な理由なく
拒絶され，出願人の利益が著しく損なわれることになるから，特許出願に係る発明
の構成要件について，公知文献を提示することなく周知技術であると認定すること
が認められるのは，当該構成要件が，発明の前提要件又は発明の特徴的構成要件で
あっても重要でないものである場合に限られると解すべきである。
(4)また，被告は，「『スクリーン板が，複数のスロット領域を有し，各スロ
ット領域には複数のスロットが形成されている』構造とするとの発明特定事項が周
知技術であることは，乙１∼６の各公知文献からも明らかである。」と主張するが，
乙１∼６の各公知文献は，いずれも，「スクリーン」に複数のスロットからなるス
ロット領域を複数設けることしか開示しないものであるから，これらの各公知文献
から，上記構造が周知技術であると認定することはできない（なお，乙１∼６の各
公知文献を根拠とする被告の主張は，「スクリーン板」と「スクリーン」とを同一
視するものであり，取消事由２に対する被告の後記反論と矛盾するものである。）。
４取消事由４（顕著な効果の看過）
(1)審決は，「上記相違点に基づく本願発明のスクリーン板の効果は，・・・
引用例並びに周知技術から当業者が予測できる程度のことであるから，上記相違点
に基づく効果においても，格別のものを認めることはできない。」と判断した。
(2)しかしながら，審決は，上記判断における「周知技術」の特定をしないな
ど，上記判断の根拠を全く示していないほか，本願発明は，本願明細書にも記載が
あるとおり，次のとおりの顕著な効果を奏するものであるから，審決には，当該効
果を看過した誤りがある。
ア本願発明は，スクリーン板に複数の陸領域が存在し，スクリーン板の開口面
積が小さく，かつ，複数の陸領域の間に存在するスロット領域における各スロット
の長さがはるかに短いことにより，引用発明に比べて，パルプがスロットを閉塞す
るのを防止することができる。また，このことにより，本願発明は，スクリーン板
の開口面積が小さいにもかかわらず，蒸解液の循環性にも優れるものである。
イ本願発明は，スクリーン板に複数の陸領域が存在することや，陸領域に支持
ピンを設けることにより，引用発明のスクリーンに比べて強度が向上し，スクリー
ン板のたわみ等の問題を解消することができる。
ウ本願発明は，一つのスロット領域と他のスロット領域との間に陸領域を設け
ることにより，各スロット領域における各スロットの長さを大幅に短くすることが
できるため，スロットへのチップの詰まり（閉塞）を最小限に抑えて蒸解缶を長期
間運転することができ，スクリーンの作業性（操業性）が向上する。
(3)被告は，「審決は，本願発明が奏する効果を具体的に認定した上，当該効
果が相違点に係る本願発明の構成に基づくものであり，当該構成が周知技術にすぎ
ないので，当該効果は当業者が予測できる程度のものであるとして，その判断の根
拠を示している」と主張するが，取消事由３において主張したとおり，上記構成が
周知技術であると認定することはできないのであるから，被告の上記主張は，前提
において既に誤っている。
第４被告の反論の骨子
１取消事由１（手続違背）に対して
(1)ア特許法１５８条の規定によれば，拒絶査定不服審判請求手続においては，
審査官による拒絶査定の理由とその結果を維持した審決の理由とが異なっている場
合であっても，審決が採用した拒絶理由が審査手続において出願人に通知されてい
れば，これを審判請求手続において改めて通知しなくても，審決が特許法１５９条
２項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」に基づいて判断したこととなるもの
ではない。
イこれを本件についてみるに，審決が本件審判請求を不成立とした理由は，
「本願発明は，引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので
あるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」という
ものであるところ，この理由（引用文献（引用例）を含む。）は，審査官が，本件
拒絶理由通知書及び本件拒絶査定をもって原告に通知していた拒絶の理由（本件拒
絶理由通知書及び本件拒絶査定に記載された理由４（進歩性欠如）（以下，本件拒
絶理由通知書及び本件拒絶査定に記載された理由３及び４を，それぞれ，単に「理
由３」及び「理由４」ということがある。））と同じであるから，審決が，「査定
の理由と異なる拒絶の理由」に基づいて判断したものとはいえない。
(2)審査官は，原告に対し，本件補正前の特許請求の範囲の請求項１９（以下，
同請求項に記載された発明を「本願当初発明」という。）を前提として，本件拒絶
理由通知をしたものであるところ，本件拒絶理由通知書には，理由４として，「引
用例に基づいて容易想到である」との理由が記載され，また，原告は，引用例を熟
知していたのであるから，本件拒絶理由通知を受けた原告としては，当然，本願当
初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に理解
し，また，「本願当初発明には，引用発明と相違する事項はあるが，その相違点は
容易である」と審査官が判断していることを理解していたといえる。
このことは，原告が本件補正により相違点を明確にしたことからも明らかである。
(3)審決は，本願当初発明と本願発明との構造上の相違を正確に把握した上，
本件意見書及び本件手続補正書（審判）において原告が主張するのと同様に相違点
を認定し，これについての判断をしたものである。
すなわち，審決が認定した相違点は，本件補正により生じ，また，原告が認識し，
意見を述べていた相違点と何ら異なるものではない。
そして，審決は，審査手続において既に原告に通知していた理由４を採用するこ
ととし，本願発明が引用例及び周知技術に基づいて容易想到であると判断したもの
であるから，審決が，「査定の理由と異なる拒絶の理由」に基づいて判断したもの
とはいえない。
(4)上記(2)のとおり，原告は，本願に係る拒絶の理由が理由４であることを認
識していたものである。
すなわち，原告は，本件意見書及び本件手続補正書（審判）において，本願発明
が引用発明を改良したものであり，本願発明と引用発明との間に明確な構造上の相
違点が存在し，本願発明は引用発明ではないこと，本願発明が当該相違点により引
用発明における問題点を解消した顕著な効果を奏するものであって，引用発明から
容易に発明をすることができたものではない旨主張していた。
したがって，原告は，審査官及び審判合議体が，理由４により本願を拒絶すべき
ものとしていることを十分に理解し，認識していたといえる。
そうすると，審決が本件審判請求を不成立とした理由が，「審査の理由と異なる
拒絶の理由」に該当するとはいえないし，本件拒絶理由通知が新規性の欠如のみを
指摘していた旨及び審判合議体が原告に対し意見を述べる機会を与えなかった旨の
原告の主張は失当である。
(5)以上のとおりであるから，審決には，特許法５０条本文の規定に違反する
手続違背はない。
２取消事由２（本願請求項１発明についての判断の遺脱）に対して
(1)原告は，本願発明についてのみ本件審判請求の理由の有無を判断し，本願
請求項１発明について当該判断をしなかった審決は違法である旨主張する。
しかしながら，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法４９条（以下「旧
法４９条」という。）柱書は，「審査官は，特許出願が次の各号の一に該当すると
きは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と規
定するところ，この規定は，特許出願が，限定列挙された同条各号のいずれかに該
当する場合，その特許出願について，拒絶査定という行政処分をすべきことを規定
したものであり，１つの特許出願に複数の請求項に係る発明が含まれている場合，
そのうちのいずれか１つの請求項に係る発明についてであっても，当該発明が同条
各号のいずれかに該当するときは，その特許出願全体について拒絶をすべき旨の査
定をしなければならないものと解すべきである。
これを本件についてみるに，本願発明は，特許法２９条２項の規定により特許を
受けることができないものであるから，本願は，旧法４９条２号にいう「その特許
出願に係る発明が・・・第二十九条・・・の規定により特許をすることができない
ものであるとき。」に該当するというべきである。
したがって，その余の請求項に係る発明について判断するまでもなく，本願につ
いては，これを全体として拒絶すべき旨の査定をしなければならないのであるから，
審決が，本願請求項１発明について本件審判請求の理由の有無についての判断を示
すことなく「本件審判の請求は，成り立たない。」と判断した点に違法はない。
(2)原告は，本願請求項１発明が本願発明と技術的に密接に関連するものであ
ることを理由に，審決は本願請求項１発明についても本件審判請求の理由の有無を
判断すべきであった旨主張する。
しかしながら，審決が，仮に本願請求項１発明について当該判断をしたとしても，
上記(1)のとおり，本願発明について旧法４９条２号に該当するとの判断をする以
上，本願は全体として拒絶されるべきものであるから，本願請求項１発明が本願発
明と技術的に密接に関連するものであろうとなかろうと，本願が全体として拒絶さ
れるべきものであることに変わりはない。したがって，原告の上記主張は，失当で
ある。
(3)なお，原告は，「本願請求項１発明と本願発明とは，前者が『スクリー
ン』，後者が『スクリーン板』である点においてわずかに相違しているものの・・
・。」と主張する。
しかしながら，本願請求項１発明が，蒸解缶用であり，かつ，蒸解缶中への配置
も特定された「スクリーン」の発明であるのに対し，本願発明は，蒸解缶との関わ
りについての規定がない単なる「スクリーン板」の構造のみが特定された発明であ
り，本願請求項１発明のように紙の製造に係るスクリーン板に限定されるものでは
ない。したがって，「スクリーン板」であれば，どのような用途（分野）のもので
あっても，本願発明が属する技術分野のものとなるのであり，両発明が「わずかに
相違している」などといえるものではないから，原告の上記主張は，誤りである。
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）に対して
(1)そもそも「周知技術」とは，その技術分野において一般的に知られている
技術であって，例えば，当該技術に関し，相当多数の公知文献が存在し，業界に知
れ渡り，又は文献を例示する必要がないほどよく知られている技術である。
(2)また，現行の審査実務において，発明特定事項を周知技術として認定する
際に公知文献を提示しないことは，枚挙にいとまがないほど通常に行われている慣
行であるし，特許庁の審査基準においても，周知技術の認定に当たり，必ず公知文
献を提示しなければならないとされているわけでない。
(3)以上のとおりであるから，審決が，公知文献を示すことなく「スクリーン
板において，１枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形
成させた構造とすることは，本願前周知のことであ」ると認定したことが，我が国
の審査実務慣行に著しく反するものであるとの原告の主張は，理由がなく，したが
って，当該主張を前提に，相違点についての審決の判断の誤りをいう原告の主張は，
その前提を欠くものとして失当である。
(4)なお，「スクリーン板が，複数のスロット領域を有し，各スロット領域に
は複数のスロットが形成されている」構造とするとの発明特定事項が周知技術であ
ることは，乙１∼６の各公知文献からも明らかである。
４取消事由４（顕著な効果の看過）に対して
(1)原告は，審決が，「上記相違点に基づく本願発明のスクリーン板の効果は，
・・・格別のものを認めることができない。」との判断の根拠を示していない旨主
張するが，審決は，本願発明が奏する効果を具体的に認定した上，当該効果が相違
点に係る本願発明の構成に基づくものであり，当該構成が周知技術にすぎないので，
当該効果は当業者が予測できる程度のものであるとして，その判断の根拠を示して
いるのであるから，原告の上記主張は，失当である。
(2)本願明細書には，「閉塞問題を最小限に抑え」，「スクリーン機能を更に
向上」，「製作を容易にする」，「向上した運転性」といった漠然とした効果に加
え，「向上した強度」，「向上した作業性」，「設置の容易性」，「製造の容易
性」といった引用発明と比較した効果の記載があるにとどまり，これらの効果がど
の程度のものであるかについては，明らかでないし，また，これらの効果は，相違
点に係る本願発明の構成が周知技術にすぎない以上，引用発明に周知技術を適用す
ることにより当然に奏するものにすぎないから，当業者が予測できる程度のもので
ある。そして，原告が主張する，「耐閉塞性」，「強度」及び「作業性」について
も，所詮，上記周知技術の構造に基づく効果を説明するものにすぎない。
なお，本願発明は，一般的なスクリーン板の構造についての発明であり，原告が
主張するような蒸解缶に用いたスクリーン板という特定の装置における効果につい
て判断する必要はない（仮に，当該特定の装置における効果をみるとしても，それ
は，当業者が予測できる程度のものである。）。
(3)以上のとおりであるから，審決に，本願発明が奏する顕著な効果を看過し
た誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（手続違背）について
(1)掲記の証拠によれば，以下の事実が認められる。
ア本件補正前の請求項１９の記載（甲１）は，次のとおりである。
「【請求項１９】スクリーン板であって，
実質的に平行な頂辺と底辺と，実質的に平行な第一と第二側辺であって前記頂辺と底辺に実
質的に垂直な第一と第二側辺とを有する実質的に四角形の金属板と，
前記金属板に開けられた複数のスロットであって，前記辺の一つに対する傾斜角αとして約
３０∼６０度となるように配置され，幅が約２∼１３ｍｍである前記スロットと，
前記金属板の前記スロット部の間に設けられた複数の陸領域と，
から構成されることを特徴とするスクリーン板。」
イ本件拒絶理由通知書（甲２）の本件拒絶査定の理由とされた部分（本願当初
発明に係るもの）は，次のとおりである。
「（理由３）この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国におい
て，頒布された引用例に記載された発明・・・であるから，特許法２９条１項３号に該当し，
特許を受けることができない。
（理由４）この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布
された引用例に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の
規定により特許を受けることができない。
記（・・・）
・・・
理由３及び４について
請求項・・・１５乃至２０・・・について
引用例には，水平面に対して，傾斜角３０∼６０°で配置されたスロットを有するスクリー
ンが記載されている。そして，引用例の４頁３２行乃至３４行には，フレームとフレームに固
定されたスクリーンプレートを備えることが記載されている。
してみれば，本願の請求項・・・１５乃至２０・・・に係る発明は，引用発明と相違するも
のではない。」
ウ本件意見書（甲４）の本件拒絶理由通知書に記載の上記イの内容に対応する
記載部分は，次のとおりである。
「IV．理由３（特許法２９条１項違反）および理由４（特許法２９条２項違反）
(1)理由３および理由４において，本件請求項・・・１５乃至２０・・・の発明は，引用例に
より，その新規性乃至進歩性がないと認定されています。
(2)審査官殿ご指摘のように，引用例には，水平面に対して，傾斜角３０∼６０°で配置され
たスロットを有するスクリーンが記載され，そして，引用例の４頁３２行乃至３４行には，フ
レームとフレームに固定されたスクリーンプレートを備えることが記載されていますが，引用
例は，・・・本願発明における必須の構成要件，すなわち，スクリーン板が複数のスロット領
域と複数の陸領域とを含み，一つの陸領域が一つのスロット領域と他のスロット領域との間に
設けられている，という構成要件およびこれによってもたらされる，スクリーン板の強度およ
び作業性の向上という技術的効果を開示していません。
従って，引用例によって，・・・本願発明・・・を新規性および進歩性なしとすることはで
きないものと思料します。
Ⅴ．結語
以上述べたように，・・・拒絶理由３および４は理由がないものと考えます。」
エ本件拒絶査定（甲６）の内容は，次のとおりである。
「この出願については，本件拒絶理由通知書に記載した理由３及び４によって，拒絶をすべ
きものである。
なお，本件意見書及び本件手続補正書（審査）の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足り
る根拠が見いだせない。
備考
引用例の５頁２行乃至２０行には，スクリーンプレートがスクリーンバー１６を備えること
が記載されており，スロットの間隔ｔはスロットの幅ｓの１．５−２倍の長さであることが記
載されている。してみれば，引用発明においても，本願発明の『陸領域』に相当するスクリー
ンバーが存在するから，この点において相違しない。」
オ本件審判請求（甲７）の理由（甲８）の要旨は，次のとおりである。
「III．本件発明が特許されるべき理由
１．本件発明の構成
(1)・・・
(2)・・・本願請求項１発明と本願発明（本書において，これら両発明を総称して『本件発
明』という）とは，・・・次の共通の構成要件(a)∼(c)を有することを特徴とする。
(a)スクリーン板が，複数のスロット領域を有し，各スロット領域には複数のスロットが形成
されていること。
(b)前記スロットが水平または垂直に対して３０∼６０度の傾斜角αを有すること。
(c)複数の陸領域が前記スクリーン板のスロット領域とスロット領域との間に設けられている
こと。
２．引用発明の構成
・・・引用発明は，次の構成要件を有する。
(a')スクリーン板が，スクリーン板の全面に渡って伸びている複数のスロットを有すること・
・・。
(b')各スロットは水平面に対して傾斜角３０∼６０度で傾斜していること・・・。
３．本件発明と引用発明との対比
(1)・・・本願の発明者は，引用例の技術内容を熟知しており，・・・引用発明を改良したも
のが，本件発明である。
・・・
(3)・・・上述したように，本件発明は引用発明の改良発明であることから，両発明には明確
な構成上の相違点が存在する。
すなわち，本件発明と引用発明とは，スクリーン板に設けられたスロットの傾斜性に関する
前者の構成要件(b)と後者の構成要件(b')において共通するが，残りの構成要件である，本件
発明における構成要件(a)および(c)の組み合せと引用発明における構成要件(a')とは明確に相
違する。
・・・
・・・引用発明は，本件発明の構成要件(a)と相違する構成要件(a')を有し，また本件発明
の構成要件(c)を有しないので，本件発明と発明の構成が顕著に相違することが明らかである。
(4)次に本件発明の効果について述べると，本件発明は・・・パルプが閉塞しにくく，引用例
に記載のスクリーンに比較して，向上した強度，作業性，設置の容易性，製造の容易性等の利
点を達成するものである。
(5)上記(3)で述べたように本件発明は引用発明とその構成が相違し，また上記(4)で述べたよ
うに，本件発明は引用発明における問題点を解消した顕著な効果を得たものであるから，本件
発明は引用発明と同一ではないだけでなく，同発明から容易に発明できたものではない。
(6)原審審査官殿は，本件拒絶査定の備考欄において，引用発明において，スクリーンバー１
６が本件発明の『陸領域』に相当すると認識され，この点において引用例に記載のスクリーン
は本件発明のスクリーンと相違しないと認定された。
しかしながら，・・・本件発明において，引用発明のスクリーンバーに対応するものは，・
・・陸領域１５ではない。
従って，引用発明におけるスクリーンバーを本件発明における陸領域と同一視した原審審査
官殿の上記認定は妥当ではない。
(7)・・・
IV．むすび
以上のとおり，本件請求項に係る各発明は引用発明と同一ではなく，また引用例から当業者
が容易に発明することができたものではない。」
(2)審決は，前記第２，３のとおり，本願発明と引用発明との相違点を「スク
リーン板が，本願発明では，複数のスロット領域と，前記複数のスロット領域の間
に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して，引用発明では，スロット
領域が一つであり，本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」と認
定した上，本願発明の相違点に係る構成のうち，「スクリーン板において，１枚の
金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とする
こと」は「本願前周知のこと」であり，「当業者が適宜選択し，採用し得ることで
ある。」などとして，「本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものである。」と判断し，引用発明及び周知技術を根
拠に，本願発明が特許法２９条２項の規定に該当することを，本件拒絶査定不服審
判請求不成立の理由としたものである。
(3)ア特許法１５９条２項は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる
拒絶の理由を発見した場合には同法５０条の規定を準用するものと定めている。
これを本件についてみると，前記のとおり，審決は，本願発明は引用発明及び周
知技術から容易に想到することができたものであり，特許法２９条２項に該当する
としたものであるから，審査段階において上記理由が通知されていることが必要と
なり，これを欠くときは改めて拒絶理由を通知しなければならないこととなる。そ
こで，この点について検討すると，前記(1)イによれば，本件拒絶理由通知書には，
引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項に
該当する旨の記載があり，また，同(1)エによれば，本件拒絶査定においては，本
件拒絶理由通知書に記載した上記理由により特許法２９条２項に該当するとしたも
のであるから，以上によれば，結局，審決前に告知された具体的な拒絶理由は引用
例の指摘だけであり，その余は特許法２９条２項の条文を摘示したに止まるものと
いわざるを得ない。
ところで，特許法５０条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は，通
知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると，拒絶
理由を明確化するとともに，これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の
当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたも
のと解するのが相当であり，このような趣旨からすると，通知すべき理由の程度は，
原則として，特許出願人において，出願に係る発明に即して，拒絶の理由を具体的
に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許
法２９条２項の場合についてみると，拒絶理由通知があったものと同視し得る特段
の事情がない限り，原則として，出願に係る発明と対比する引用発明の内容，対比
判断の結果である一致点及び相違点，相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し
得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきで
ある。
これを本件についてみると，前記のとおり，本件においては，引用例の指摘こそ
あるものの，一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想
到性についての具体的言及は全くないのであるから，拒絶理由通知があったものと
同視し得る特段の事情がない限り，拒絶理由の通知として要請されている記載の程
度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。
イ進んで，上記特段の事情の存否について検討するに，被告は，原告は引用例
を熟知していたのであるから，本件拒絶理由通知を受けた原告としては，当然，本
願当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に
理解し，また，『本願当初発明には，引用発明と相違する事項はあるが，その相違
点は容易である』と審査官が判断していることを理解していたといえる。」，「原
告は，審査官及び審判合議体が，理由４により本願を拒絶すべきものとしているこ
とを十分に理解し，認識していたといえる。」などと主張する。
確かに，上記(1)ウ及びオの本件意見書及び審判請求の理由の各記載によれば，
原告は，引用例の技術内容を熟知しており，本願当初発明又は本願発明と引用発明
との間に審決が認定したのと同一の相違点が存在することを認識していたものと認
められるし，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定に拒絶の理由として理由４（進
歩性の欠如）が記載されていたのであるから，その具体的理由は不明であるものの，
審査官が，当該相違点に係る構成について当業者が容易に想到し得るものと判断し
たこと自体は理解することができたものと推認することができ，そうであるとすれ
ば，この限度で拒絶理由通知を不要とする特段の事情があったものと一応いうこと
ができる。
しかしながら，上記のとおり，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定には，当業
者が，引用発明との相違点に係る本願当初発明又は本願発明の構成を容易に想到し
得たとする具体的理由については，それが周知技術を根拠とする点も含めて全く述
べられていない上，当該容易想到性の存在が当業者にとって根拠を示すまでもなく
自明であるものと認めるに足りる証拠もないから，原告において，本願当初発明又
は本願発明と引用発明との間に相違点が存在することを認識し，かつ，審査官が当
該相違点の構成について当業者が容易に想到し得るものと判断していることを理解
することができたからといって，そのことをもって，原告が，本願当初発明又は本
願発明が引用発明を根拠に特許法２９条２項の規定に該当するとの拒絶理由の通知
を受けたものと評価することはできない。
そして，審査官において，原告は引用発明を熟知しており，本願発明との相違点
も理解し得たはずであるとの認識であったとするならば，本願発明の相違点に係る
構成の容易想到性こそが最も重要な論点であり，原告においてもその具体的根拠を
知りたいと考えるであろうことは明らかであるから，何よりもこの点について審査
官の考え方を根拠と共に示して原告の意見を聴取することが重要であったはずであ
るのに，審査官は，この点に関する具体的見解及びその根拠を何ら示していないこ
とは前示のとおりである。
また，被告は，原告において，審判合議体も，理由４を採用して本願を拒絶すべ
きものとしていることを十分に理解し，認識していたと主張するが，仮にこのよう
な事実があったとしても拒絶理由通知を不要とするものではないから，主張自体失
当というべきである。
ウさらに，被告は，「審決が認定した相違点は，本件補正により生じ，また，
原告が認識し，意見を述べていた相違点と何ら異なるものではない。」と主張する
が，上記イにおいて説示したところに照らせば，同様に，そのことをもって，原告
が，本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法２９条２項の規定に該当
するとの拒絶理由の通知を受けたものと評価することはできない。
エその他，原告が，本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法２９
条２項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと認めるに足りる証拠は
ない。
(4)以上によれば，本件拒絶理由通知書において原告に対し通知された拒絶の
理由は，理由３のみであり，本件拒絶査定が採用した拒絶の理由も，理由３のみで
あるというべきであるから，審判合議体は，特許法１５９条２項の規定にいう「査
定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにもかかわらず，同法５０条本文に規定
する手続を採ることなく，当該「異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたものと
いうほかない。したがって，審決には，同条本文の規定に違反する手続違背がある
ことになるから，取消事由１は，理由がある。
２結論
よって，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決は違法であり，取
消しを免れないから，原告の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
榎戸道也
裁判官
浅井憲

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