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平成１５年（ネ）第８３１号　不正競争行為差止等，不正競争行為差止請求権不存
在確認等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１２年（ワ）第１４２２６号，
同平成１４年（ワ）第４４８５号）
口頭弁論終結日　平成１６年１月２８日
判決
控訴人・被控訴人　　　フレデリック・ウォーン・アンド・カンパニー・
リミテッド（以下「１審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士　　鳥海哲郎
　　　同　　　　　　　　　　菅尋史
　　　　同　　　　　　　　　　石毛和夫
同　　　　　　　　　　小泉淑子
同訴訟復代理人弁護士井　上　祐　子
同補佐人弁理士　小　林　ゆ　か
被控訴人・控訴人　　　株式会社ファミリア（以下「１審被告」とい
う。）
同訴訟代理人弁護士三　山　峻　司
　　　　同　　　　　　　　　　小　野　昌　延
　　　　同　　　　　　　　　　室　谷　和　彦
　　　　同　　　　　　　　　　西　迫　文　夫
主文
　　　　　１　１審原告及び１審被告の各控訴をいずれも棄却する。
　　　　　２　１審原告の当審において拡張された予備的請求を棄却する。
　　　　　３　控訴費用はこれを２分し，その１を１審被告の負担とし，その余を
１審原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
【１審原告の控訴関係】
１　１審原告
(1)　原判決中１審原告敗訴部分を取り消す。
(2)　１審被告は，１審原告に対し，３７５０万円及びこれに対する平成１２年
７月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)［主位的請求］　１審被告は，１審原告に対し，原判決別紙商標権目録記
載(1)ないし(6)の商標権（以下，同目録記載の商標権を「本件商標権(1)」等とい
い，これらをまとめて「本件商標権」という。）について，平成１１年１０月１９
日成立の譲渡契約による移転登録手続をせよ。
［予備的請求］　１審被告は，１審原告に対し，本件商標権(1)ないし(6)に
ついて，昭和６２年９月３０日付けライセンス契約の終了による原状回復義務に基
づく移転登録手続をせよ（当審において拡張された請求）。
(4)　訴訟費用は第１，２審とも１審被告の負担とする。
(5)　上記(2)につき仮執行宣言
２　１審被告
(1)　１審原告の控訴を棄却する。
(2)　１審原告の当審において拡張された予備的請求を棄却する。
(3)　控訴費用は１審原告の負担とする。
【１審被告の控訴関係】
１　１審被告
(1)　原判決中１審被告敗訴部分を取り消す。
(2)　上記取消部分にかかる１審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)　１審原告は，１審被告に対し，１審被告が原判決別紙物件目録１及び２記
載の衣類（以下「本件衣類」という。）の販売及び販売のための展示について，不
正競争防止法に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことを確認する。
(4)　１審原告は，１審被告に対し，不正競争防止法に基づいて本件衣類の廃棄
を求める権利を有しないことを確認する。
(5)　訴訟費用は第１，２審とも１審原告の負担とする。
２　１審原告
(1)　１審被告の控訴を棄却する。
(2)　控訴費用は１審被告の負担とする。
第２　事案の概要
１　１審原告は，１審被告に対し，①原判決別紙原告表示目録記載の表示（以下
「１審原告表示(1)」等といい，これらをまとめて「１審原告表示」という。）は，
１審原告及び同原告の商品化事業を行っているグループの商品表示又は営業表示と
して周知著名であるところ，１審被告は，これと同一である原判決別紙被告表示目
録記載の表示（以下「１審被告表示(1)」等といい，これらをまとめて「１審被告表
示」という。）を使用し又は使用するおそれがある旨主張して，不正競争防止法２
条１項１号，２号及び３条１項，２項に基づいて，１審被告表示を付した商品の製
造等の差止め，及び１審被告表示を付した１審被告製造に係る商品の廃棄を求める
と共に，同法４条に基づき損害金３７５０万円及びこれに対する不正競争行為後で
ある平成１２年７月２７日から完済まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金
の支払を請求し，また，②昭和６２年４月１３日付けの「レター　オブ　アグリー
メント」に基づいて，本件商標権(1)ないし(6)の移転登録手続を求めた（甲事
件）。
　一方，１審被告は，１審原告に対し，１審被告が本件衣類を販売及び販売の
ために展示する行為は不正競争行為に該当しないとして，不正競争防止法に基づく
差止請求権，損害賠償請求権及び廃棄請求権がそれぞれ存在しないことの確認を求
めた（乙事件）。
　原判決は，甲事件につき，１審被告表示を付した商品の製造等の差止め，及
び１審被告表示を付した１審被告製造に係る商品の廃棄，並びに，損害金３７２万
９３７６円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で，１審原告の請求を認容
し，その余の１審原告の請求をいずれも棄却し，また，乙事件につき，１審被告の
請求をいずれも棄却した。
　これに対し，１審原告及び１審被告が，それぞれその変更を求めて本件控訴
を提起した（なお，１審原告は，当審において，新たに前記予備的請求を追加し
た。）。
２　争いのない事実等並びに本件の争点及びこれに関する当事者の主張は，次の
とおり当審における追加的な主張の要点を付加するほか，原判決の「事実及び理
由」欄の「第２　事案の概要１，３」及び「第３　争点に関する当事者の主張」に
記載のとおりであるから，これを引用する。
（ただし，原判決３頁６行目の「１９０１年」を「１９０２年」と，同６行目
から７行目にかけての「１９０３年にはピーターラビットの人形について英国特許
を取得して」を「ポターが１９０３年にピーターラビットの人形につき英国特許を
取得したのを契機として，その後」とそれぞれ改め，同４頁１行目の「３２，」を
削除し，同２０行目の「（以下「本件合意」という）」を「（以下，同書面による
合意を「本件合意」という。）」と，同５頁５行目から６行目にかけての「（以下
「原告表示」という。）」を「（以下，「１審原告表示(1)」等といい，これらをま
とめて「１審原告表示」という。）」と，同７頁８行目の「本件商標(1)ない
し(6)」を「本件商標権(1)ないし(6)に係る登録商標」と，同８頁５行目及び９頁１
０行目の「同法」を「平成５年改正法（平成５年法律第４７号）」とそれぞれ改
め，同８頁７行目の「被告は，」の次に，「平成５年改正法が施行された」を，同
９頁９行目末尾の次に，「また，前記(1)と同様に，１審原告の不正競争防止法違反
の主張に対して，１審被告が本件商標権(1)(2)の時効取得を主張することは，権利
の濫用である。」をそれぞれ加え，同１５頁１３行目から１４行目にかけての「織
りネームの上部には「PeterRabbit」の欧文字と共に下部には「familiar」の欧文
字が」を「織りネームには，上部の「PeterRabbit」の欧文字と共に下部
の「familiar」の欧文字が」と改める。）
３　当審における１審原告の追加的な主張の要点
(1)　本件合意に基づく本件商標権(1)ないし(6)の移転登録義務について
ア　本件合意において本件商標権の移転登録義務発生のための条件とされた
「ファミリアが，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた
場合」との文言は，１審原告の一方的な解除・解約による第２ライセンス契約解消
の場合を除外するに止まり，「１審被告がライセンス契約の定めに基づき，ライセ
ンス契約に従った商品の製造を中止した場合」をも当然含むものと解すべきであ
る。原判決のように，「１審被告が，自らの意思に基づいて自発的にライセンス製
品の製造を中止した場合」を意味すると解すべきではない。
(ア)　原判決の解釈では，当事者の合理的意思に反する不合理な結果が生
じる。
　すなわち，上記解釈では，上記移転登録義務発生のための条件が，
「単に債務者の意思のみに係る」ものとなり，条件付法律行為である本件合意自体
が無効となってしまうはずであり（民法１３４条），有効な法律行為を行おうとし
た当事者の合理的意思に反する結果を招くことになる。
　また，上記解釈によれば，第２ライセンス契約が終了して１審被告が
「ピーターラビット」商品の製造販売を行う権利を失い，その結果本件商標権に係
る商標を使用することができなくなった場合でも，商標登録のみは１審被告に残る
という無意味なねじれ状態が発生する。
　さらに，１審被告が本件商標権を保有しているのは，１審原告と第２
ライセンス契約を締結し，その承諾を得たためであるから，第２ライセンス契約終
了後は，１審被告が本件商標権の登録名義人である理由がなくなるにもかかわら
ず，上記解釈によれば，１審被告が登録名義人のままであるという不合理な結果を
招くことになる。
(イ)　原判決の解釈は，本件合意締結当時の交渉経過にも合致しない。
　すなわち，上記交渉経過によれば，本件合意は，本件商標権が１審被
告名義で登録されていること自体を１審原告が非難するものでないことを確認し，
新しいライセンス契約が一方的に１審原告の意思により解約された場合の本件商標
権の取扱いに関する１審被告の心配を払拭するためのものにすぎず，第２ライセン
ス契約が期間満了により終了した場合に本件商標権の移転登録義務が発生しないこ
とまで定めるものではない。
　仮に，本件合意が，１審被告が「ピーターラビット」商品の製造を続
ける意思を主観的に有している限り，本件商標権の移転登録義務が発生しないとい
う趣旨のものならば，本件商標権の移転登録義務に関する定めを削除すれば足りた
はずである。
イ　本件は，本件合意の定める「ファミリアが，その意思により，ライセン
ス商品の製造を行わないことを決めた場合」に当たる。
　すなわち，１審原告が，第２ライセンス契約の期間満了の半年以上前の
平成１１年３月から，第２ライセンス契約改訂の交渉を持ちかけたにもかかわら
ず，１審被告は，当初何らの反応も示さず，同年７月終わりにようやく交渉に入っ
た後も，不誠実な交渉態度をとり続けた。本来の期間満了日である同年９月末日を
迎え，１審原告が，交渉のため契約期間を同年１０月１９日まで延長することを提
案した後も，１審被告は，相変わらず身勝手な態度をとり続け，期間満了を迎え
た。その後も，１審原告が，なおトップ会談の機会を設け，譲歩案を提示したにも
かかわらず，１審被告は，妥協を拒絶した。このような交渉経過に照らせば，１審
被告は，その意思によりライセンス商品の製造を行わないことを決めたものという
べきである。
(2)　第２ライセンス契約終了に基づく本件商標権(1)ないし(6)の移転登録義務
（当審において拡張された予備的請求）について
　ライセンス契約に基づいてライセンシーが登録を認められた商標権につい
ては，上記契約終了に基づく原状回復請求としての上記商標権の移転登録請求が認
められることは当然であるところ，１審原告・１審被告間の第２ライセンス契約
は，平成１１年１０月１９日に終了したから，１審被告は，同契約に基づき１審被
告名義で登録された本件商標権(1)ないし(6)について，１審原告に対する移転登録
義務を負う。
　なお，上記(1)ア(ア)記載のとおり，仮に，本件合意が原判決の認定する趣
旨のものであるとすれば，本件合意自体が無効となる（民法１３４条）から，本件
合意の存在により，上記移転登録義務が消滅するとはいえない。
(3)　損害額について
　１審被告の主張及びこれに合致する乙７１によれば，１審被告におけるピ
ーターラビット商品の出荷高総額は，平成１１年までは３０億円台半ばで安定的に
推移してきたのに，平成１２年には，突然１億８６００万円余りと割合にして約９
５％，金額にして約３３億円も減少したことになり，極めて不自然である。１審被
告は，資本金が６０００万円程度の規模の会社であるところ，平成６年から１１年
まで毎年損失を計上する状態にあったから，仮に，１年間に３３億円も売上が減少
すれば，現在まで経営を続けられるはずがない。乙７１は，１審被告従業員の陳述
書にすぎず，客観性がなく，その内容は信用できない。
　なお，１審被告は，１審被告表示を使用した製品を，ポター著作の図柄を
使用した正規ライセンス商品と混在させて陳列することにより，正規にライセンス
を受けた原告グループの製品であるかのように装い，その顧客吸引力を利用して販
売していたから，１審被告が，第２ライセンス契約終了後，その製品に上記図柄を
使用しなくなったからといって，上記のような大幅な出荷高の減少の原因になると
は考えられない。
　また，１審原告が，平成１２年２月から，１審被告に対し，「Peter
Rabbit」のブランド名で子供服の製造販売を行うことは不正競争行為に当たる旨の
警告を行ったことは事実であるが，これに対し，１審被告は，不正競争行為を否定
すると共に，従前と同様の販売態様を継続していたから，上記警告も，上記のよう
な大幅な出荷高の減少の原因になるとは考えられない。
４　当審における１審被告の追加的な主張の要点
(1)　第２ライセンス契約終了に基づく本件商標権(1)ないし(6)の移転登録義務
（当審において拡張された予備的請求）について
　第２ライセンス契約終了に基づく原状回復義務としての本件商標権(1)ない
し(6)の移転登録請求については，本件合意により，１審被告は，上記移転登録義務
を負わない。
　また，仮に，１審被告が，上記移転登録義務を負うとしても，本件合意の
内容によれば，相当の対価の支払との同時履行となるべきであるから，相当の対価
の支払がされるまで，本件商標権(1)ないし(6)の移転登録手続を拒絶する。
(2)　不正競争防止法２条１項１号所定の誤認混同のおそれについて
　本件では，１審被告の同被告表示を付した商品と１審原告等の同原告表示
を付した商品との間で現実に誤認混同を生じた具体的な例は一つもなく，具体的な
取引の実情に基づけば，上記誤認混同のおそれは全くないというべきである。
　特に，本件衣類においては，「ピーターラビット」の表示は襟の表示のみ
であり，襟及びタグには有名なファミリアの表示があり，打ち消し表示として機能
するものであるから，明らかに上記誤認混同のおそれはない。なお，１審被告は，
さらに，「当該商品は１審原告のライセンス製品ではない」旨の打ち消し表示を付
加するつもりである。
(3)　本件商標権(1)ないし(6)に基づく適用除外について
ア　１審被告は，本件合意に基づき，本件商標権(1)ないし(6)を適法に保有
しているから，その登録商標の使用は，意図的に混同を生じさせるような例外的事
情がある場合を除き，不正競争行為とはいえない。そして，本件ではそのような例
外的事情はない。したがって，１審被告の登録商標の使用は，不正競争行為には当
たらない。
　すなわち，原判決も認定するとおり，本件は，１審被告が，自らの意思
に基づいて自発的にライセンス製品の製造を中止した場合に当たるとは認められな
いのであるから，将来，１審原告及び１審被告間で，本件商標権(1)ないし(6)を１
審原告に移転する合意が改めて成立するまでは，１審被告は，上記商標権に係る登
録商標を使用し続けることができる。したがって，同使用行為は，原則として，不
正競争行為に当たらない。
　そして，本件では，１審被告において意図的に混同を生じさせるような
例外的事情は全くない。特に，本件衣類においては，上記(2)のとおり，「ピーター
ラビット」の表示は襟の表示のみであり，襟及びタグには有名なファミリアの表示
があるものであるから，このことは明らかである。
イ　本件商標権(1)は，もと伊藤万株式会社（以下「伊藤万」という。）が保
有していたものであるところ，１審被告が自ら同社と交渉した上，同社から代金１
０１０万円で譲り受けたものである。当時，１審原告は，「ピーターラビット」商
標には無関心であり，上記譲受けにも関与していない。
　伊藤万は，本件商標権(1)について，ライセンスを行い，有力なライセン
シーが実際にその登録商標を使用していたから，同商標は，不使用商標ではなかっ
た。したがって，１審被告が本件商標権(1)を取得していなければ，１審原告及び１
審被告とも商標権侵害に問われたはずである。１審被告は，そのような事態を避
け，自らの商品の信用を守るために，本件商標権(1)を譲り受けたものである。（な
お，伊藤万の出願時ないし１審被告の譲受け時において，１審原告表示が原告グル
ープの商品表示又は営業表示として周知であったとは到底いうことができない。）
　本件商標権(1)は，その指定商品が被服等であり，本件商標権のうちで最
も重要なものであるところ，本件商標権(1)の上記取得経緯から見ても，本件商標権
を実質的に所有してきたのは１審被告であることが明らかである。
ウ　本件商標権を実質的に所有してきたのが１審被告であることは，乙９２
ないし９４からも明らかである。
　乙９２は，１審原告代理人から１審被告宛ての通信文であり，ここで
は，１審原告は，本件商標権の実質的な所有者が１審被告であることを認めてい
る。
　また，乙９３は，１審被告が１審原告に対し，平成３年９月３０日，お
もちゃ等を指定商品とする登録第１４２４７１２号商標の商標権を代金４００万円
で譲渡した際の経緯が明らかになる資料である。この資料によると，上記譲渡価格
が，名目的な金額ではなく，上記商標権の実質的な対価に基づいて定められたもの
であることが明らかである。
　さらに，乙９４は，１審原告は，当初，出版業のみに関心があり，商品
化事業には関心がなかったから，ライセンシーの営業を保護するための商標登録な
どするつもりがなかったこと，及び長らく１審被告のみが唯一のライセンシーであ
り，契約品目も多数であったことから，「ピーターラビット」という名称が日本で
有名になったのは１審被告の営業活動によるものであることを示している。
第３　当裁判所の判断
１　甲事件請求及び乙事件請求について
　当裁判所も，１審原告の１審被告に対する甲事件請求は，原判決が認容した
限度で理由があり，その余は理由がなく，また，１審被告の１審原告に対する乙事
件請求は，理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり補正付加するほか
は，原判決の「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する当裁判所の判断」記載の
とおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決の補正等
ア　原判決１６頁１０行目の「１９０１年」を「１９０２年」と，同１３行
目から１４行目にかけての「１９０３年にピーターラビットの人形について英国特
許を取得して」を「ポターが１９０３年にピーターラビットの人形につき英国特許
を取得したのを契機として，その後」とそれぞれ改める。
イ　同１７頁４行目の「標準商品化契約書」を「標準商品化権契約書」と，
同１１行目の「三分間クッキング」を「三分クッキング」と，同１２行目の「こと
を初め」を「ことのほか」とそれぞれ改め，同２０行目の「及び看板」を削除す
る。
ウ　同１８頁１行目の「日本図書普及協会」を「日本図書普及株式会社」と
改める。
エ　同１９頁２２行目末尾の次に，「たとえば，日経産業消費研究所が平成
１１年１月に行った調査では，ピーターラビットの認知度は８３％と高く，既にピ
ーターラビット商品を所有している世帯の割合は，４８％に上るなどの結果が出て
いる。」を加え，同２４行目の「同一」を「同一又は実質上同一」と改め，同２５
行目の「原告表示(1)(3)(4)は，」の次に，「遅くとも，本件の損害賠償請求の対象
期間より前である平成１１年までには，」を加える。
オ　同２０頁１０行目の「原告表示」を「１審原告表示(1)(3)(4)」と，同１
４行目の「同一であり」を「同一又は実質上同一であり」と，同１８行目及び１９
行目の「原告表示」を「１審原告表示(1)(3)(4)」と，同１９行目の「同一又は」を
「同一又は実質上同一であるか若しくは」と改める。
カ　同２１頁４行目の「原告主張」を「１審被告主張」と，同１１行目の
「甲４ないし６の各１，２，」を「甲２，甲４の１，２，甲５の１，甲６の１，
２，」と，同１２行目の「甲４４ないし５７」を「甲４４，４５，甲４７ないし５
７」と，同１４行目の「乙６９の１，２」を「乙６９の１，２，乙７１」と，同１
６行目の「５月から」を「４月ころから」とそれぞれ改める。
キ　同２２頁１４行目の「留保する」を「留保される」と改め，同１８行目
末尾の次に，「上記出願は，既に１審被告と第１ライセンス契約の締結交渉中であ
った１審原告の承諾を得て行われた。」を加える。
ク　同２５頁１６行目末尾の次に，「ライセンシーは，最初に１審原告の書
面による承諾を取得しない限り，上記の侵害又は模造に関連するいかなる訴訟も提
起しないものとする。」を加え，同１８行目の「Property」を「本件財産」と，同
２３行目の「原告」を「１審被告」とそれぞれ改め，同２６行目の「登録を得てい
た」の次に「（商標登録第１４２４７１２号）」を加える。
ケ　同２６頁２行目の「同商標権を譲渡し，」の次に「平成４年５月２５
日，」を加え，同７行目の「譲り受けた。」を「譲り受け，平成９年５月２６日，
その旨の登録手続を経由した。」と改める。
コ　同２７頁４行目冒頭から同３２頁５行目末尾までを次のとおり改める。
「(2)　本件商標権に基づく適用除外について
ア　以上の認定事実によれば，①第１ライセンス契約は，ピーターラビッ
トに関する原告商品化事業に含まれるものであるところ（争いのない事実），本件
商標権(2)ないし(10)に係る商標は，いずれも，「ピーターラビット」と「ＰＥＴＥ
ＲＲＡＢＢＩＴ」を二段書きにしたもの又はピーターラビットのイラストレーショ
ンであること，②１審被告による本件商標権(2)ないし(10)についての商標登録の出
願は，第１ライセンス契約が締結されるより前にされているが，出願時には，すで
に第１ライセンス契約の締結交渉が開始されており，上記出願は，交渉の相手方で
あった１審原告の承諾を得て行われたこと，③１審被告は，第１ライセンス契約に
おいて，ライセンス許諾物品につき，商標登録をすると共に，商標を表示する義務
を負担していると解されること，④第１ライセンス契約では，財産（「ピーターラ
ビットのおはなし」等に出てくるポターのイラストレーション）に関連するすべて
の権利が，契約によって１審被告に許諾されたものを除いて，１審原告に留保され
ていること，⑤第１ライセンス契約におけるロイヤルティ料率は，本件商標権の指
定商品とそれ以外の商品とを区別することなく，同一であったこと，⑥本件商標
権(7)ないし(10)に係る商標であるピーターラビットのイラストレーションについて
は，１審原告が著作権を有していること，⑦第１ライセンス契約も含まれる原告商
品化事業において，原告表示(1)(3)(4)は，ポターが著作したピーターラビットの図
柄と共に使用されてきたこと，以上の事実が認められる。
　これらの事実によれば，本件商標権(2)ないし(10)は，１審被告が，１
審原告との間で第１ライセンス契約を締結するに当たり，１審原告の承諾の下に，
これらを出願して登録を得たものと認められ，１審被告が，１審原告との間の第１
ライセンス契約とは関係なく独自に取得保持しているものとは認められない。
　１審原告と１審被告は，その後，第２ライセンス契約及び本件合意を
締結したが，その段階においても，少なくとも上記①⑤⑥⑦の点は同様であるこ
と，また，本件合意においては，１審原告と１審被告は，本件商標権があくまで１
審原告の承諾を得て１審被告名義で登録されたものである旨の合意をしていること
が認められるから，これらの事実に第１ライセンス契約の終了を受けて第２ライセ
ンス契約が締結されたことを総合すれば，第２ライセンス契約の下においても，１
審被告が本件商標権(2)ないし(10)を保有しているのは，１審原告と第２ライセンス
契約及び本件合意を締結し，その承諾を得たことを前提とするものと認められ，１
審被告が，１審原告との間の第２ライセンス契約等とは関係なく独自に取得保持し
ているものとは認められない。
イ　また，上記(1)の認定事実によれば，本件商標権(1)は，昭和４７年４
月１１日に伊藤万によって出願され，昭和５０年に登録されたが，これらの出願，
登録は，１審原告の承諾を得ることなく行われたものであるところ，１審被告は，
本件商標権(1)を伊藤万から１０１０万円で譲り受け，昭和６１年（１９８６年）１
月２７日移転登録がされたものである。そして，これについても，上記ア①③④⑤
⑦の点は，本件商標権(2)ないし(10)と同様であること，また，本件合意の成立に当
たり，１審原告と１審被告は，本件商標権があくまで１審原告の承諾を得て１審被
告名義で登録されたものである旨の合意をしているが，その際本件商標権(1)は特に
除外されておらず，本件商標権(1)も本件合意の対象となっていること，以上の事実
によれば，本件商標権(1)についても，本件商標権(2)ないし(10)と同様に，１審被
告が本件商標権(1)を保有しているのは，１審原告と第１及び第２ライセンス契約並
びに本件合意を締結し，少なくともその事後的な承諾を得たことを前提とするもの
と認められ，１審被告が，１審原告との間の第１及び第２ライセンス契約等とは関
係なく独自に取得保持しているものとは認められない。
ウ　そうすると，第２ライセンス契約が既に終了している段階において，
１審原告からの不正競争防止法に基づく請求に対し，１審被告が本件商標権(1)ない
し(6)を保有していることを抗弁として主張することは，権利の濫用として許されな
いというべきである。
エ　これに対し，１審被告は，「１審原告は，もともと商標権の取得につ
いて関心がなかったから，本件商標権(1)ないし(6)は，実質的にも１審被告に帰属
するものであり，上記権利濫用には該当せず，抗弁として機能する。」旨主張す
る。なるほど，１審被告が指摘するとおり，前記(1)ア認定の第１ライセンス契約で
は，１審被告が取得する商標登録について，「１審原告も福音館も，上記登録が交
付されるかどうかについて保証せず，また，当該登録の拒絶はいかなる方法でも本
契約に基づくライセンシーの義務に影響を及ぼさない。」とされており，また，１
審原告が，本件商標権(2)ないし(10)の登録維持について費用を支出したとは認めら
れない。しかしながら，前記(1)アの認定事実によれば，第１ライセンス契約では，
１審原告は，１審被告に対して，ライセンシーの費用負担による商標登録出願義
務，商標表示義務を課していると解されるから，上記「」内の条項は，それを前提
にして，商標が登録されるかどうかが契約締結の時点では不確定であることから，
それが第１ライセンス契約の効力に影響を及ぼさないことを注意的に規定したにす
ぎないものと認められ，また，登録維持費用を１審原告が支出しないことも，上記
義務を１審被告が負担することによれば当然であるといえる。したがって，１審原
告は，我が国において，本件商標権の取得について関心がなかったということはで
きず，上記ア，イ認定のとおり，１審被告は，１審原告との間の第１及び第２ライ
センス契約等とは関係なく，本件商標権を独自に取得したものとはいえないから，
１審原告の上記主張は理由がない。
オ　また，１審被告は，「本件合意においては，１審被告が本件商標権を
有すること，本件商標権に関しては，１審被告の方からライセンス契約の解消を望
まない限り，１審原告に返還する義務はないこと，本件商標権は，第２ライセンス
契約の対象ではないことをそれぞれ確認しているから，本件商標権(1)ないし(6)
は，実質的にも１審被告に帰属するものであり，同様に上記抗弁として機能す
る。」旨主張する。
　前記(1)で認定したとおり，本件合意には，１審被告が本件商標権の所
有者であること，本件商標権が第２ライセンス契約の対象ではないこと，１審被告
が，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，１審被
告は相互に合意する合理的な条項及び条件に従って本件商標権を１審原告に移転す
ることが明記されている。これに，上記ア，イで認定した１審被告が本件商標権を
取得するに至った経緯を総合すると，本件合意の趣旨は次のとおりであると認めら
れ，後記３(1)認定の本件合意に至る経緯にも，この認定を左右するような特段の事
情は認められない。
　すなわち，本件合意のうち，「１審被告が本件商標権を保有する」旨
の定めは，１審被告が本件商標登録を出願して登録され，本件商標権を保有してい
ることを定めるものと認められるが，上記ア，イで認定した１審被告が本件商標権
を取得するに至った経緯からすると，１審被告が，１審原告とは関係ない独立した
立場で本件商標権を保有していることまで定めているとは認められない。また，
「本件商標権は，第２ライセンス契約の対象ではない」旨の定めは，１審被告が本
件商標権を保有しているので，他の著作権などの権利のように，その権利自体をラ
イセンスの対象としているものではないことを定めるものと認められるが，上記
ア，イで認定した１審被告が本件商標権を取得するに至った経緯からすると，１審
被告が，第１及び第２ライセンス契約等とは無関係に，独立した立場で本件商標権
を保有していることまで定めているとは認められない。さらに，「１審被告が，そ
の意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，１審被告は相
互に合意する合理的な条項及び条件に従って本件商標権を１審原告に移転する」旨
の定めは，１審被告が，一定の場合に，本件商標権を１審原告に移転することを定
めたことが認められるが，上記ア，イで認定した１審被告が本件商標権を取得する
に至った経緯からすると，１審被告が，その意思により，ライセンス商品の製造を
行わないことを決めた場合以外に，第２ライセンス契約が終了しても，１審原告に
対して本件商標権(1)ないし(6)を上記抗弁として主張することができることまで定
めたものとは認められない（「１審被告が，その意思により，ライセンス商品の製
造を行わないことを決めた場合」がどのような意味を有するかについては，後記３
認定のとおりであるが，以上述べたところは，上記文言の解釈いかんにかかわらな
いというべきである。）。
　したがって，１審被告の上記主張も理由がない。」
サ　同３２頁８行目の「原告表示と同一又は」を「１審原告表示(1)(3)(4)と
同一又は実質上同一であるか若しくは」と，同１１行目の「２３，３２，」を「２
３，」と，同１１行目から１２行目にかけての「甲３５ないし４１の各１，２」を
「甲３６ないし４１の各１，２」と，同１２行目の「９２」を「９２，乙７１」と
それぞれ改める。
シ　同３３頁１行目の「ライセンス契約」を「第１及び第２ライセンス契
約」と，同３行目の「ライセンス契約」を「第２ライセンス契約」と，同４行目の
「本件商標権」を「本件商標権(1)(2)」と，同５行目の「主張することは許されな
いもの」を「主張することは権利の濫用として許されない」と，同１３行目の「８
４，」を「８４，９０，」と，同２１行目の「商標権」を「本件商標権」とそれぞ
れ改める。
ス　同３４頁１行目，４行目及び２３行目の各「商標権」を「本件商標権」
と，同１９行目の「本件商標」を「本件商標権」とそれぞれ改める。
セ　同３５頁２行目及び７行目の「商標権」を「本件商標権」と，同１４行
目冒頭から同２０行目末尾までを「イ(ア)　１審原告は，第２ライセンス契約の更
新時期（平成１１年９月３０日）が近づいてきたことから，上記契約に基づき同日
より３か月以上前である同年６月上旬，１審被告に対し，第２ライセンス契約を同
年９月３０日限り終了させた上，契約内容を見直し，新たな契約書の作成に向けて
協議したい旨通知した。(イ)　そして，１審原告は１審被告との間で上記契約内容
の交渉を開始し，当初，①１審被告に対し独占的権利を付与するライセンス製品の
対象を子供用被服に限定し，その余のライセンス製品については非独占的権利とす
ること，②契約が期間満了等の事由により終了した場合には，本件商標権を１審原
告に譲渡すること，③期間は２年間とすること等の条件を提示した。
　これに対し，１審被告としては，ライセンス製品全部につき従前どおり
独占的権利の付与を希望するとともに，本件商標権の契約終了後の帰属問題は本件
合意に基づいて処理されるべきであるとの基本的な立場を堅持していたことから，
上記交渉は容易には進展しなかった。(ウ)　そこで，１審原告と１審被告とは，第
２ライセンス契約の終了時期を延長した上，上記交渉を継続したが合意には達せ
ず，１審原告は１審被告に対し，第２ライセンス契約を更新しない旨通知し，同年
１０月１９日限り上記契約は終了した。(エ)　しかるに，同年１１月上旬にも１審
原告と１審被告との間のトップ会談がイギリスにおいて開催され，１審被告は１審
原告に対し，①独占的権利の対象であるライセンス製品を子供用アパレル，子供用
下着等９点にすること，②契約終了後の本件商標権の譲渡の問題は，本件合意に基
づいて処理すること，③期間は３年間とすること等の条件を提案したところ，１審
原告は，①上記ライセンス製品を子供用アパレル等５点にすること，②契約が期間
満了等の事由により終了した場合には，本件商標権を１審原告に譲渡すること，③
期間は３年間とすることの譲歩案を提示したが，結局，合意には至らなかった。」
と，同２１行目の「ライセンス契約」を「第１ライセンス契約」と，同２５行目の
「(1)ア(ｴ)」を「(1)ア(ｲ)」と，同２６行目の「ドラフト案」を「１審被告第２ド
ラフト案」とそれぞれ改める。
ソ　同３６頁１８行目の「本件全証拠によるも」を「前記(1)のイ認定のとお
り」と改める。
タ　同３７頁６行目及び８行目の「ライセンス契約」を「第２ライセンス契
約」と，同２０行目から２１行目にかけての「１億８６４６万８８００万円」を
「１億８６４６万８８００円」とそれぞれ改める。
チ　同３８頁１８行目の「そして，」を「さらに，乙７１には，１審被告従
業員の陳述記載のみならず，それを裏付けるコンピューター資料写しが添付されて
いるから，乙７１に客観的な裏付けがないと直ちにいうことはできない。そし
て，」と改める。
ツ　同３９頁１４行目の「損害賠償請求権を有しないことを」を「損害賠償
請求権並びに廃棄請求権を有しないことの」と改め，同２３行目の「損害賠償請求
権」の次に「並びに廃棄請求権」を加える。
テ　同４０頁８行目の「この物件目録の変更は，」から同１０行目末尾まで
を「この物件目録の変更は，新たに物件目録として襟の織りネームの態様のみが異
なる物件を追加したにすぎないから，従前の請求との間で請求の基礎に変更がな
く，かつ上記変更により著しく訴訟手続を遅滞させることにはならないというべき
である。したがって，上記変更が仮に訴えの変更に該当するとしても許されるべき
である。」と改める。
ト　同４０頁１６行目冒頭から同４１頁６行目末尾までを次のとおり改め
る。
「ア　別紙物件目録１記載の子供服は，同目録記載のとおり，襟部分
に「PeterRabbit<Ｒ>／Ｍ／familiar」の織りネーム（黄色地に茶色文字）が縫い
付けられ，吊り札に「familiar／ONESMILEFITSALL」（青色部分に白色の文字）
及び「familiar」（白色部分に青色の文字）のタグが付されているものである。
　また，別紙物件目録２記載の子供服は，同目録記載のとおり，襟部分
に「PeterRabbit／familiar」の織りネーム（白地に青色文字）が縫い付けられ，
吊り札に「familiar／ONESMILEFITSALL」（青色部分に白色の文字）及
び「familiar」（白色部分に青色の文字）のタグが付されているものである。
　そうすると，本件衣類に縫い付けられた織りネームにはいずれ
も，「PeterRabbit」と表記されているものと認められる。
イ　前記１において認定判断したとおり，１審原告表示(1)(3)は，１審原
告及び原告グループの商品表示として広く知られており，また，本件衣類に縫い付
けられた織りネームに付された「PeterRabbit」の表記は，１審原告表示(1)(3)と
は字体及び大文字小文字の違いがあるものの，１審原告表示(1)(3)と極めて類似し
ているというべきである。」
ナ　同４１頁７行目及び８行目の各「原告表示」を「１審原告表示(1)(3)」
と改め，同２２行目冒頭から同２４行目末尾までを次のとおり改める。
「ウ　なお，前記２で述べたとおり，１審原告の不正競争防止法に基づく請
求に対して，１審被告が本件商標権(1)の登録商標権者であることを抗弁として主張
することは，権利の濫用として許されないと解すべきである。」
(2)　当審における１審原告及び１審被告の主張に対する判断
ア　本件合意に基づく本件商標権(1)ないし(6)の移転登録義務について
(ア)　１審原告は，「本件合意において，本件商標権の移転登録義務が発
生する条件を，原判決のように，「１審被告が自らの意思に基づいて自発的にライ
センス製品の製造を中止した場合」と解すべきではない。」旨主張する。
ａ　具体的には，１審原告は，まず，「原判決の解釈では，当事者の合
理的意思に反する不合理な結果が生じる。すなわち，①上記解釈では，移転登録義
務発生の条件が，「単に債務者の意思のみに係る」ものとなり，条件付法律行為で
ある本件合意自体が無効となってしまうはずであり（民法１３４条），有効な法律
行為を行おうとした当事者の合理的意思に反する結果を招く。②また，上記解釈に
よれば，第２ライセンス契約が終了して１審被告が「ピーターラビット」商品の製
造販売を行う権利を失い，その結果本件商標権に係る商標を使用することができな
くなった場合でも，商標登録のみは１審被告に残るという無意味なねじれ状態が発
生する。③さらに，１審被告が本件商標権を保有するのは，１審原告と第２ライセ
ンス契約を締結し，その承諾を得たためであるから，第２ライセンス契約終了後
は，１審被告が本件商標権の登録名義人である理由がなくなるにもかかわらず，上
記解釈によれば，１審被告が登録名義人のままであるという不合理な結果を招
く。」旨主張する。
　しかしながら，①については，民法１３４条は，「其条件が単に債
務者の意思のみに係るとき」（いわゆる純粋随意条件）について規定するものであ
るところ，本件合意における本件商標権の移転登録義務発生のための停止条件は，
「１審被告が自らの意思に基づいて自発的にライセンス製品の製造を中止した場
合」というものであって，債務者の行為に係る事実を停止条件としているものであ
る（いわゆる単純随意条件）から，上記解釈を前提としても，本件合意には民法１
３４条が適用される余地はないと解すべきである。
　また，②③については，本件合意の文言及びその締結経過に鑑みれ
ば，１審原告の指摘する点を考慮しても，本件合意に関する前記３の(2)，(3)の認
定を何ら左右しないというべきである。元来，本件合意は，「ファミリアが，その
意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，ファミリアはウ
ォーンとファミリアの間で相互に合意する合理的な条項及び条件に従って前記商標
をウォーンに移転しかつ譲渡する。」というものであるから，例えば，第２ライセ
ンス契約終了後に，１審原告と１審被告との間で本件商標権(1)ないし(6)について
の具体的な譲渡条件が合意できない場合にも，本件商標権(1)ないし(6)の登録名義
のみが１審被告に残るという事態が発生するものである。したがって，本件合意
は，そのような結果が生じることを容認しているものと解さざるを得ない。
ｂ　次に，１審原告は，「本件合意締結当時の交渉経過によれば，本件
合意は，新しいライセンス契約が一方的に１審原告の意思により解約された場合の
本件商標権の取扱いに関する１審被告の心配を払拭するためのものにすぎず，第２
ライセンス契約が期間満了により終了した場合に本件商標権の移転登録義務が発生
しないことまで定めるものではない。仮に，本件合意が，「ピーターラビット」商
品の製造を続ける意思を１審被告が主観的に持っている限り，本件商標権の移転登
録義務が発生しないという趣旨のものならば，本件商標権の移転登録義務に関する
定めを削除すれば足りたはずである。」旨主張する。
　しかしながら，前記３の(1)，(2)認定のとおり，①本件合意は，１
審被告の提案を契機に作成されたものであること，②１審原告は，当初，１審被告
提案に係る１審被告第２ドラフト案を拒み，対案として，本件商標権を移転する場
合を，ライセンス契約の期間が満了した場合，ライセンス契約が解約された場合，
１審原告が保有する著作権の保護期間が期間満了により消滅した場合のいずれか最
初に発生した場合とする条項を提案していたこと，③しかし，最終的には，１審原
告は，契約の更新を優先させて，当初拒んでいた「IntheeventthatFamiliar
decides,ofit'sownwill,」の部分を含む１審被告提案に係る１審被告第２ドラ
フト案を了承し，合意に至ったこと，以上の事実が認められるのであるから，この
ような交渉経過に本件合意の文言も総合すれば，本件合意は，第２ライセンス契約
が期間の満了により終了した場合には本件商標権の移転登録義務は発生しないとい
う趣旨を定めるものであることは，明らかである。このような趣旨を規定するに
は，１審原告指摘のように，本件商標権の移転登録義務に関する定めを削除する方
法も考えられる（現に，１審被告は，そのようなドラフト案も提示している。）
が，そのような方法を採用しなかったからといって，上記のような趣旨が規定され
たものではないということはできない。
(イ)　また，１審原告は，「１審原告は，第２ライセンス契約の期間満了
の半年以上前の平成１１年３月から，第２ライセンス契約改訂の交渉を持ちかけ，
また，上記交渉のため契約期間を同年９月末日から１０月１９日まで延長すること
を提案したにもかかわらず，１審被告は，相変わらず身勝手な態度をとり続け，期
間満了を迎えた。その後も，１審原告が，なおトップ会談の機会を設け，譲歩案を
提示したにもかかわらず，１審被告は，妥協を拒絶した。このような交渉経過に照
らせば，１審被告は，その意思によりライセンス商品の製造を行わないことを決め
たものというべきである。」旨主張する。
　しかしながら，前記３の(1)イ認定のとおり，本件において，第２ライ
センス契約の内容の見直しを求め，かつ，第２ライセンス契約を更新しない旨通知
したのは，１審原告である。そして，上記１審原告の行動を受けて開始された１審
原告・１審被告間の交渉において，合意の成立に向けて双方が譲歩するなどして努
力したが，結局妥協点を見い出し得ないまま交渉は不成立に終わったものであり，
この交渉経過につき１審被告の交渉態度のみが一方的に非難されるべき筋合いでは
ないというべきである。
(ウ)　したがって，１審原告の上記主張は，その前提を欠き，理由がな
い。
イ　損害額について
　１審原告は，「１審被告の主張及びこれに合致する乙７１によれば，１
審被告におけるピーターラビット商品の出荷高総額は，平成１１年まで３０億円台
半ばで安定的に推移してきたのに，平成１２年には，突然１億８０００万円余りに
極度に減少したことになり，極めて不自然であり，乙７１の内容は信用できない。
１審被告の経営規模及び経営状況から見て，仮に，１年間に３３億円も売上が減少
すれば，現在まで経営を続けられるはずがない。」などと主張する。
　しかしながら，乙７１は，１審被告従業員の陳述記載ではあるものの，
その内容を裏付けるコンピューター資料写しが添付されているから，あながち乙７
１に客観性がないということはできない。これに加えて，前記認定のとおり，１審
被告は，第２ライセンス契約終了後は，ポターが著作したピーターラビットの図柄
は使用しておらず，１審被告表示(1)ないし(3)のみを使用した商品を製造販売して
いたから，商品の顧客吸引力は大幅に減少したものと考えられること（１審被告
は，上記商品を，他社が１審原告の許諾を得て製造したポターが著作したピーター
ラビットの図柄が付された商品とともに展示して，販売しており，原告グループの
商品と１審被告の商品との出所が同じであるかのような誤解を消費者に与えていた
ものであるが，そのことを考慮に入れてもなお，上記のようにいわざるを得な
い。），また，１審原告は，平成１２年２月から，１審被告に対して，「Peter
Rabbit」のブランド名で子供服の製造販売を行うことは不正競争行為に当たる旨の
警告を行っていたこと（証拠（甲２６，２７）によれば，上記警告に対し，１審被
告は，不正競争行為を否定していたことが認められるが，そのことを考慮してもな
お，上記警告は，１審被告のピーターラビット商品の売上に影響を与えたと考える
のが自然である。）を考慮すれば，乙７１の内容が信用できないとまではいうこと
ができない。なお，企業の経営は，単に売上高のみならず，他の様々の経済的要因
の影響を受けるものであるから，「１審被告のピーターラビット商品の売上が１年
間に３３億円も減少すれば，直ちに１審被告が経営を続けることが困難になるはず
である。」と断定することはできない。したがって，１審原告の上記主張は理由が
ない。
ウ　不正競争防止法２条１項１号所定の誤認混同のおそれについて
　１審被告は，「本件では，現実に誤認混同を生じた具体的な例は一つも
なく，具体的な取引の実情に基づけば，誤認混同のおそれは全くない。特に，本件
衣類においては，「ピーターラビット」の表示は襟の表示のみであり，襟及びタグ
には有名なファミリアの表示があり，打ち消し表示として機能するものであるか
ら，明らかに誤認混同のおそれがない。なお，１審被告は，さらに，「当該商品は
１審原告のライセンス製品ではない」旨の打ち消し表示を付加するつもりであ
る。」旨主張する。
　しかしながら，前記認定のとおり，１審原告表示(1)(3)(4)は，１審原告
等の商品表示として広く知られていること，１審被告表示(1)ないし(4)と１審原告
表示(1)(3)(4)は同一又は実質的に同一であるか若しくは極めて類似していること，
及び１審被告は１審原告からライセンスを受けて営業を行ってきたことによれば，
現実の誤認混同例を挙げるまでもなく，１審被告による１審被告表示(1)ないし(4)
の使用は，１審被告が原告グループの一員であるとの誤信を生じさせるおそれがあ
るものであることが明らかである。本件衣類において，「PeterRabbit」の表示に
加えて「ファミリア」の表示がされていても，現に１審被告が１審原告からライセ
ンスを受けて営業を行ってきたことも考慮すると，１審被告が１審原告と同一の主
体であるとの誤信は生じないとしても，１審被告が原告グループの一員であるとの
誤信を生じさせるおそれがあることに何ら変わりない。さらに，１審被告が，１審
被告表示(1)ないし(4)の使用に際して，「当該商品は１審原告のライセンス製品で
はない。」旨の表示を付加するとしても，その具体的態様（たとえば，位置，大き
さ，表示内容等）を認めるに足りる証拠は一切ない以上，そのことによって誤認混
同のおそれがないとは到底いうことができない。したがって，１審被告の上記主張
は理由がない。
エ　本件商標権(1)ないし(6)に基づく適用除外について
(ア)　１審被告は，「１審被告は，本件合意に基づき，本件商標権(1)ない
し(6)を適法に保有しているから，その登録商標の使用は，意図的に混同を生じさせ
るような例外的事情がある場合を除き，不正競争行為とはいえない。そして，本件
ではそのような例外的事情はない。したがって，１審被告の登録商標の使用は，不
正競争行為には当たらない。」旨主張する。
　しかしながら，前記認定のとおり，１審被告が本件商標権(1)ない
し(6)を取得するに至った経緯からすると，本件合意は，１審被告が，１審原告とは
関係なく独立した立場で本件商標権を保有していることや，本件の場合のように第
２ライセンス契約が期間の満了により終了した後において，１審被告が，１審原告
の不正競争防止法上の差止請求等に対して本件商標権(1)ないし(6)を保有している
ことを抗弁として主張することができることまで定めたものとは認められない。し
たがって，１審被告の上記主張は，独自の見解であり，到底採用することはできな
い。
(イ)　また，１審被告は，「本件商標権(1)は，もと伊藤万が保有していた
ものであるところ，１審被告が自ら同社と交渉した上，同社から代金１０１０万円
で譲り受けたものである。また，現に伊藤万の有力なライセンシーが上記登録商標
を使用していたから，１審被告が本件商標権(1)を取得していなければ，１審原告及
び１審被告とも商標権侵害に問われたはずである。本件商標権(1)は，本件商標権の
うちで最も重要なものであるところ，本件商標権(1)の上記取得経緯から見ても，本
件商標権を実質的に所有してきたのは１審被告であることが明らかであり，１審原
告の不正競争防止法に基づく差止請求等に対し，本件商標権は抗弁として機能す
る。」旨主張する。
　しかしながら，前記２の(2)認定のとおり，本件商標権(1)について
も，本件商標権(2)ないし(10)と同様に，１審被告が本件商標権(1)を保有している
のは，１審原告と第１及び第２ライセンス契約並びに本件合意を締結し，少なくと
もその事後的な承諾を得たことを前提とするものと認められ，１審被告が，１審原
告との間の上記第２ライセンス契約等とは関係なく独自に取得保持しているものと
は認められない。したがって，１審被告が，１審原告の不正競争防止法に基づく差
止請求等に対し，本件商標権(1)を保有していることを抗弁として主張することは権
利濫用というべきであるから，「本件商標権を実質的に所有してきたのは１審被告
であり，上記抗弁として機能し得る。」ということはできない。
(ウ)　さらに，１審被告は，「本件商標権を実質的に所有してきたのが１
審被告であることは，乙９２ないし９４からも明らかである。」旨主張する。
　しかしながら，１審被告が本件商標権を保有しているとしても，１審
原告の不正競争防止法上の差止請求等に対し，本件商標権の存在を抗弁として主張
することは権利濫用として許されないことは，既に説示したとおりである。しかる
に，乙９２及び乙９３には上記権利濫用の評価をくつがえすに足りる具体的な事実
は何ら記載されていない。
　もっとも，乙９４は，「マーチャンダイジングライツレポート№３０
７」（昭和６１年・商品化権資料センター発行）収録の河野詮著「変貌するライセ
ンス市場(2)―ピーター・ラビットと福音館書店」と題する資料であり，同資料に
は，「福音館書店では出版当初，クリアーしていたのは出版権だけで，商品化権と
呼ばれる権利については全く関心がなかったようだ。」，「現在まで「ピーター・
ラビット」のライセンシーは日本ではファミリア１社しかない。契約当初の１年目
に，福音館に支払われた使用料は４５万円しかなく，神戸のファミリア本社との交
渉のための旅費その他の経費を差し引くと，全くの赤字だったという。ところが２
年目の後半から売れ行きが伸び始め，現在ファミリアの「ピーター・ラビット商
品」は，英国からの輸入品であるウェッジウッドの陶器なども含め約３００品目，
年間売り上げ高約２０～２５億円にのぼっている。」，「ところが，「ピーター・
ラビット商品」の売り上げが伸びてゆくにつれて，ピーター・ラビットのファンが
全国的に増えはじめ，それが福音館の本業である絵本の発行部数にはね返りここ１
０年間でかなりの伸びを示した。」等の記載がある。しかしながら，上記記載のみ
をもっては，１審原告が当初商品化事業に関心がなかったことを認めるに足りず，
むしろ，１審原告は，現に原告商品化事業に関して１審被告と第１ライセンス契約
を締結しているのであるから，商品化事業に関心がなかったとは到底いえない。ま
た，１審原告が「ピーターラビット」という名称を日本で有名にしたことにつき多
大の貢献をしたとしても，そのことから直ちに上記権利濫用の評価をくつがえすこ
とはできない。
　したがって，１審被告の上記主張は理由がない。
２　当審において拡張された予備的請求（第２ライセンス契約終了に基づく本件
商標権(1)ないし(6)の移転登録義務）について
　１審原告は，「１審原告・１審被告間の第２ライセンス契約は，平成１１年
１０月１９日に終了したから，１審被告は，同契約の終了による原状回復請求権に
基づき１審被告名義で登録された本件商標権(1)ないし(6)について，１審原告に対
する移転登録義務を負うものである。なお，仮に，本件合意が原判決の認定する趣
旨のものであるとすれば，本件合意自体が無効となる（民法１３４条）から，本件
合意の存在により，上記移転登録義務が消滅するとはいえない。」旨主張する。
　しかしながら，第２ライセンス契約と同日に締結された本件合意は，本件商
標権の返還義務に関して，第２ライセンス契約に対する特約と位置づけられるべき
ところ，前記３認定のとおり，本件合意によれば，本件の場合においては，１審被
告は，本件商標権(1)ないし(6)について，１審原告に対する移転登録義務を負担し
ないものである。また，本件合意に民法１３４条が適用されないことは，前記１(2)
ア(ア)ａ（２０～２１頁）説示のとおりである。したがって，１審原告の上記主張
は理由がない。
３　結論
　以上によれば，１審原告の１審被告に対する甲事件請求は，原判決が認容し
た限度で理由があり，その余は理由がなく，また，１審被告の１審原告に対する乙
事件請求は，理由がないから，原判決は相当であって，１審原告及び１審被告の各
本件控訴はいずれも理由がないから，これらを棄却することとする。また，当審に
おいて拡張された予備的請求は理由がないから，これを棄却することとする。よっ
て，主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所第３民事部
　　裁判長裁判官北　　山　　元　　章
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