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平成１２年（行ケ）第６４号　審決取消請求事件
平成１６年３月１１日判決言渡，平成１６年２月２６日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　原　　　告　　　　　　　モトローラ・インコーポレーテッド
　　　　訴訟代理人弁理士　　　　大貫進介，本城雅則，藤村直樹
　　　　被　　　告　　　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　指定代理人　　　　　　　川名幹夫，高橋泰史，小林信雄，林栄二，大橋
信彦
　　　　　　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　特許庁が平成９年審判第１１９５５事件について平成１１年９月３０日にした審
決を取り消す，との判決。
第２　前提となる事実
　１　特許庁における手続の経緯
原告は，昭和６３年１０月２９日に名称を「開発支援特徴を具えるデータプロセ
ッサ」とする発明につき特許出願（昭和６３年特許願第２７４３４２号。優先権主
張日１９８７年１０月３０日）をしたが，平成９年３月２５日に拒絶査定を受けた
ので，平成９年７月１８日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は，これを平
成９年審判第１１９５５号として審理した結果，平成１１年９月３０日に「本件審
判の請求は成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１０月２７日原告に
送達された（出訴期間として９０日付加）。
２　特許請求の範囲の記載（平成８年３月１２日付け及び平成９年８月１８日付
けの各手続補正書による補正後のもの）
　　【請求項１】　（以下，請求項１の発明を「本願発明」という。）
　データプロセッサであって：
　複数の命令を順次的に実行する実行手段（52，53，54）であり，第１グルー
プの命令が実行される第１のモードと第２グループの命令が実行される第２のモー
ドとを有する実行手段；
　前記複数の命令を前記実行手段へと供給するための通信手段（51，50，55）
であり，前記第１グループの命令を供給するマスターモードと前記第２グループの
命令を供給するスレーブモードとで動作し，第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピ
ン）と第２の複数ピン（外部バスピン）とに結合され，第２グループの命令を供給
する際に第１の複数ピンを使用し，第１グループの命令を供給する際に第２の複数
ピンの各々を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する，通信手段；
および
　第１動作モード・第２動作モード間で切換えを行うモードスイッチ手
段（50，55，Ｂｋｐｔ入力）であり，前記実行手段が前記第１グループの命令を実
行する際に前記通信手段が前記スレーブモードで動作することを阻止する，モード
スイッチ手段；
　から成るデータプロセッサ。
【請求項２】　記載省略
　３　審決の理由
　審決は，別紙審決の写し（審決書）のとおり，本願発明は，特開昭５９－１４６
３５２号公報（以下「刊行物」という。甲第３号証）に記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものであるから，その余の検討をするまで
もなく，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，
本件特許出願は，特許法４９条の規定により拒絶すべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　原告は，審決が，特許請求の範囲に明白な誤記があるのに，これをそのままにし
て要旨認定の手続をするという審理手続上の誤りをし（取消事由１），その結果，
本願発明の要旨認定を誤った（取消事由２）ほか，刊行物記載の発明と本願発明と
の一致点の認定を誤り（取消事由３），また，刊行物記載の発明と本願発明との対
比の判断を誤って本願発明の進歩性を否定する誤りをし（取消事由４），特許法２
９条を誤って適用したものであると主張する。
　なお，原告主張の取消事由１，２は，いずれも特許請求の範囲に明白な誤記があ
ることを前提にするものであり，取消事由３，４は，そのような明白な誤記の有無
にかかわらないものである。
　１　取消事由１（審理手続の瑕疵）
　（１）審決は，特許請求の範囲（請求項１）の記載が，後記２で述べる明白な誤
記により不明確であるにもかかわらず，誤記があるまま本願発明の要旨を認定し，
特許法２９条２項を適用したものであるから，同法４９条に違反し，違法である。
　（２）進歩性の審理では，刊行物記載の発明との対比に先立ち本願発明の要旨を
認定しなければならないところ（最高裁昭和６２年（行ツ）第３号平成３年３月８
日判決・民集４５巻３号１２３頁），審査基準（甲第６号証）），審決は，発明の
要旨認定という手順を踏まず，特許請求の範囲の記載が明白な誤記により不備であ
るとの拒絶理由（昭和６２年改正特許法３６条４項２号）を通知せず，補正の機会
を与えることなく審理したもので，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違
反し，違法である。
　
　２　取消事由２（発明の要旨認定の誤り）　
　（１）発明の要旨認定について
　特許法２９条２項に規定するいわゆる進歩性を判断するに当たっては，まず審理
対象である本願発明の要旨認定をしなければならないが（前掲最判），発明の要旨
は，特許請求の範囲自体に記載された技術的事項のみによって認定しなければなら
ないものではなく，特許請求の範囲に誤記がある場合には，明細書の記載全体から
発明の要旨を認定すべきである（東京高等裁判所昭和６３年（行ケ）５１号・平成
元年７月２５日判決）。特許庁の審査基準（第Ⅱ部特許要件第２章新規性・進歩性
第１２頁）にも，新規性の判断の手法における請求項に係る発明の認定に際し留意
すべき事項として，「・・・請求項の記載が明確でなく理解が困難であるがそれが
発明の詳細な説明において明確にされている場合には，これらの用語，記載を解釈
するにあたって発明の詳細な説明の記載を参酌する。」と明記されている。
　本件の場合，下記（２）のとおり，特許請求の範囲には発明の詳細な説明と矛盾
する記載（明白な誤記）があり，そのために特許請求の範囲の記載のみによっては
発明の要旨を正しく認定することができないにもかかわらず，審決は，発明の詳細
な説明を何ら参酌せずに発明の要旨を認定しており，その結果，本願発明の要旨認
定を誤った違法がある。
　（２）請求項１の記載中の誤記
　　ア　請求項１の次の記載(A），(B)及び(C)は誤記である（その対応する下欄
に正しい記載を掲げた。）。
　　　(A)第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピン）
　　　　正しい記載・・・第１の複数ピン（バスピン）
　　　(B)第２の複数ピン（外部バスピン）
　　　　正しい記載・・・第２の複数ピン(外部ＤＳＩ，ＤＳＯ，ＤＳＣＬＫピン)
　　　(C)第２グループの命令を供給する際に第１の複数ピン
　　　　正しい記載・・・第２グループの命令を供給する際に第２の複数ピン
　　　イ　上記(A），(B)及び(C)の記載が誤記であることは，発明の詳細な説明欄
の実施例の説明と請求項１の記載とを照らし合わせて検討すれば，明白である。
　　　　(ア)　本願発明と実施例との対応関係
　本願発明は，第１グループの命令が実行される「第１のモード」，第２グループ
の命令が実行される「第２のモード」のいずれのモードでも動作し得る「データプ
ロセッサ」に関するものである。
　以下に述べるとおり，請求項１の「データプロセッサ」は，実施例においては第
１図に図示されたＣＰＵ11に対応し（後記ⅰ），「第１のモード」，「第２のモー
ド」は，それぞれ，実施例における「正規モード」（甲第４号証２８頁），「バッ
クグラウンドデバッグモード」（デバッグモード）（同２８頁）に対応する（後記
ⅱ）。
　そして，ピンに関して，請求項１の記載に誤記がある（後記ⅲ）。
　　　　　ⅰ　「データプロセッサ」の対応関係　　
　実施例を示す第１図において，実行手段52，53，54を含むＣＰＵ11への正規命令
は，ＩＭＢ12から供給される。実行手段に対して命令を供給するＩＭＢ12がＣＰＵ
11の外部にあり，マイクロコンピュータ10の内部にあるのであるから，請求項１の
「データプロセッサ」に当たるものは，第１図のＣＰＵ11である。なお，被告は，
「データプロセッサ」に当たるものは第１図のマイクロコンピュータ10であると主
張するが，誤りである。
　　　　　ⅱ　動作モードの対応関係
　「実行手段」は，第１グループの命令を実行する「第１モード」又は第２グルー
プの命令を実行する「第２モード」で動作する（請求項１の記載）。
　「通信手段」は，第１グループの命令を供給する場合にはマスターモードで動作
し，第２グループの命令を供給する場合にはスレーブモードで動作する（請求項１
の記載）。
　一方，発明の詳細な説明には，「動作の正規モードでは，バスコントローラ50は
命令とデータオペランドをメモリよりバスマスタとして・・・データバスとアドレ
スバスを経由で取出す」（同２８頁１６行～２９頁１行），及び「バックグラウン
ドデバッグモードの時に（通信手段の一部である）直列インタフェース55がスレー
ブとして動作させる選択は本発明の提示した実施例の特徴である。」（同３５頁１
３行～１５行）との記載があり，これらによれば，実施例の「通信手段」は「正規
モード」のときにマスターモードで動作し，「デバッグモード」の時にスレーブモ
ードで動作する。
　そうすると，本願発明の「第１のモード」（第１グループの命令を実行する。）
は，実施例の「正規モード」に対応し，「第２のモード」（第２グループの命令を
実行する。）は，実施例の「デバッグモード」に対応する。
　　　　　ⅲ　「ピン」の対応関係
　（実施例のピンの説明）　　データプロセッサであるＣＰＵ11は，２種類の外部
接続ピンを有する。１つは，インターモジュールバスＩＭＢ12に接続するピン（バ
スピン）であり，もう一つは「ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ，ＩＦＥＴＣＨ／ＤＳＩ，ＢＫ
ＰＴ／ＤＳＣＬＫ」で参照されるピンである（同８頁１７行から末行）。
　バスピンは，正規モード（第１のモード）の際に，正規命令（第１グループの命
令）を取り出すのに用いられる（同１０頁４，５行）。
　ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ等は，デバッグモード（第２のモード」）の際にデバッグ命
令を受け取るのに用いられる（同頁６行から８行）。
　（実施例の動作説明）　　　正規モード（第１のモード）において，バスコント
ローラ50は，命令とデータオペランドをメモリ（14）より，データバスとアドレス
バス（第１図のＩＭＢ12）を経由して取り出す（明細書２８頁１６行から２９頁１
行）。つまり，正規命令（第１グループの命令）は，第１図のバスピン（第４図の
ＤＡＴＡピン，ＡＤＤＲＥＳＳピン）を使用して供給される。
　供給された正規命令は，バスコントローラ50からＩＲパイプ51を通過する（同２
９頁１，２行）。
　ＩＲパイプの多段階からの各出力はシーケンサ53に供給され，マイクロコード
54に入力を与える。マイクロコード54は，またシーケンサ53に入力する。マイクロ
コード54の出力は，実行装置52の動作を制御する入力を与える（同２９頁３行から
７行）。これらの実行装置52，シーケンサ52及びマイクロコード54は，請求項１の
実行手段に対応する。
　シーケンサ53は，出力信号ＩＰＩＰＥとＩＦＥＴＣＨを与えるので，外部開発シ
ステムはＩＲパイプ51の内容を連続的に監視できる（同２９頁１２行から１５
行）。すなわち，正規命令を供給する際に支援機能開発のために，出力信号ＩＰＩ
ＰＥとＩＦＥＴＣＨを利用できる。つまり，第１グループの命令（正規命令）を供
給する際に，支援機能開発のために第２のピンを使用することができるのである。
　　　　第２モードとしてのデバッグモードにおいて，第２グループ命令としての
デバッグ命令は，直列インタフェース55によりＩＲパイプへ与えられる。通信手段
としての直列インタフェース55は，第２のピンであるＤＳＩピンを経由してこれら
の命令を受け取る（３４頁１９行から３５頁５行）。つまり，第２グループの命令
を供給する際には，第２のピンであるＤＳＩピンを使用する。
　（説明のまとめ）
　以上のとおり，ＣＰＵ11は，２種の外部接続ピン（「バスピン」及び「ＩＰＩＰ
Ｅ／ＤＳＯ，ＩＦＥＴＣＨ／ＤＳＩ，ＢＫＰＴ／ＤＳＣＬＫ」ピン）を有してお
り，①正規モード（第１のモード）においては，正規命令（第１グループの命令）
をオンボードメモリ14からＩＭＢ12を経由して取り出す。すなわち，バスピンが正
規命令（第１グループの命令）の入力のために使用される。同時に，実行手段中の
シーケンサ53が出力信号ＩＰＩＰＥとＩＦＥＴＣＨを「ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ，ＩＦ
ＥＴＣＨ／ＤＳＤＬＫ」ピンから出力するので，外部開発システムがこの出力信号
を利用して実行手段の内容を監視する。すなわち，「ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ，ＩＦＥ
ＴＣＨ／ＤＳＤＬＫ」が支援機能開発のために使用される。
　②また，デバッグモード（「第２のモード」）においては，デバッグ命令（「第
２グループの命令」）を「ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ」ピンを経由して受け取る。すなわ
ち，ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ，ＩＦＥＴＣＨ／ＤＳＩ，ＢＫＰＴ／ＤＳＣＬＫ」ピン
は，デバッグ命令の入力のためにも使用される。
　以上のことから，「第１の複数ピン」，「第２の複数ピン」は，それぞれ「デー
タプロセッサ」（ＣＰＵ11）の「バスピン」，「ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯ，ＩＦＥＴＣ
Ｈ／ＤＳＩ，ＢＫＰＴ／ＤＳＣＬＫ」ピンに対応することがわかる。
　　　(イ)　誤記であることの明白性
　請求項１と実施例との対応関係は，上記①のとおりであるところ，請求項１をそ
の文言どおりに理解したのでは，以下のとおり，請求項１と実施例とが対応しない
という技術的矛盾を生じるのであるから，記載(A），(B）及び(C）が誤記であるこ
とは，明白である。
　　　　ⅰ　「第１の複数ピン（バスピン）」（記載(A））の誤記
　請求項１は，「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用
しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」と記載する。このことは，第
１グループの命令が，２つの複数ピンのうち，第１の複数ピンを使用して，供給さ
れることを意味する。
　ところが，実施例においては，前述のとおり，正規命令は，メモリ14からインタ
モジュールバスＩＭＢ12を経由しバスピン（ＩＭＢ12へ接続するＣＰＵ11のピン）
を介して供給されるのであって，マイクロコンピュータの外部からシリアルＩ／Ｏ
ピンを介して供給されるのではない。また，実施例のシリアルＩ／Ｏピンは，命令
の供給には関与しないものであるから，これが「第１の複数ピン」であるとするこ
とは矛盾する。　
　したがって，記載(A）の「第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピン）」が正しくは
「第１の複数ピン（バスピン）」と記載されるべき誤記であることは明白である。
　　　　ⅱ　第２の複数ピン（外部バスピン）」（記載（B））の誤記
　請求項１の記載によれば，本願発明は，「第１グループの命令を供給する際に第
２の複数ピンの各々を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する。」
　これに対して，実施例では，前述のとおり，正規モードにおいて「ＩＦＥＴＣＨ
／ＤＳＩ，ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯピン」を支援機能開発に使用する。また，前記のと
おり，正規命令（第１グループの命令）の供給にはバスピンを使用し，ＩＦＥＴＣ
Ｈ／ＤＳＩ，ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯピンは使用しない。すなわち，正規命令を供給す
る際には，ＩＦＥＴＣＨ／ＤＳＩ，ＩＰＩＰＥ／ＤＳＯピンを使用し，支援機能開
発のために使用する。
　また，第２複数ピンが外部バスピンに対応するとすると，正規命令の供給に使用
するはずのバスピンを使用しないことになり，矛盾する。
　したがって，「第２の複数ピン（外部バスピン）」が，正しくは，「第２の複数
ピン（外部ＤＳＩ，ＤＳＯ，ＤＳＣＬＫピン）」と記載されるべき誤記であること
は，明白である。
　　　　ⅲ　「第２グループの命令を供給する際に第１の複数ピンを使用し」（記
載(C)）の誤記
　実施例では，前述のとおり，デバッグ命令（第２グループの命令）はＤＳＩピン
（前述のとおり「第２の複数ピン」に対応する）を介して供給される。
　また，第１グループの命令の供給に使用するのが第１の複数ピンであることは前
述のとおりであるから，請求項１を文字どおりに読むと，第１グループの命令を供
給する際にも第２グループの命令を供給する際にも，同じ「第１の複数ピン」を使
用するという矛盾を生ずる。
　したがって，記載(C)の「第２グループの命令を供給する際に第１の複数ピンを使
用する」が，正しくは，「第２グループの命令を供給する際に第２の複数ピンを使
用する」と記載されるべき誤記であることは明白である。
　（３）まとめ
　以上のとおり，請求項１は，これをその文言どおり読んだときには当業者にとっ
て自明な技術的矛盾を含むものであり，特許請求の範囲の記載のみからでは発明の
要旨を認定することができない。したがって，本願発明の要旨は，明細書の記載全
体から判断して誤記を訂正した上で，誤記訂正後の請求項１の記載に基づいて認定
されるべきであった。審決は，これを怠り，誤記を含んだままの請求項１の記載に
基づいて本願発明の要旨を認定しているから，その要旨認定は誤りであり，この誤
りが引用例との対比の判断に影響を及ぼすことが明らかである。
　３　取消事由３（刊行物記載の発明との対比における一致点の認定の誤り）
　審決は，刊行物には本願発明の「モードスイッチ手段」に相当するものが記載さ
れていないのに，「通常モードが指定された場合には，ＲＯＭ13からの命令出力を
選択し，当該選択された命令は命令デコーダによってデコードされて命令の実行に
必要な内部ブロックに動作信号を出力し，その一方で，入出力ポートを介して入力
する命令は選択しないようにしており，これら構成は，本願発明における，第１動
作モード・第２動作モード間で切換えを行うモードスイッチ手段であり，実行手段
が前記第１グループの命令を実行する際に通信手段スレーブモードで動作すること
を阻止する，モードスイッチ手段に相当する。」と認定して，「モードスイッチ手
段」を本願発明と刊行物記載の発明の一致点と認定しているが，誤りである。この
誤りは，引用例との対比における本願発明の進歩性の判断の結論に影響を及ぼすこ
とが明らかである。
　（１）刊行物には，審決のいう「通常モードが指定された場合には，・・・入出
力ポートを介して入力する命令は選択しないようにしており」に相当する記載は存
在せず，本願発明の「前記実行手段が前記第１グループの命令を実行する際に前記
通信手段が前記スレーブモードで動作することを阻止する，モードスイッチ手段」
は開示されていない。
　（２）刊行物の「リセット端子４及び３値デコーダ（ＲＥＳ）」は，「モード切
替信号を出力する」点では本願発明の「モードスイッチ手段」に対応するものの，
「通信手段がスレーブモードで動作することを阻止する」点は開示されていない。
　（３）審決は，本件発明の「モードスイッチ手段」に対応する刊行物記載の構成
につき，「これら構成は」（審決書１５頁７行）との曖昧な記載を用いるだけで，
具体的な構成を指摘していない。
　（４）以上のとおり，「モードスイッチ手段」を相違点とせず，相違点として，
「本願発明において，通信手段は，第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピン）と第２
の複数ピン（外部バスピン）とに結合され，第２グループの命令を供給する際に第
１の複数ピンを使用し，第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々
を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用するとしているのに対し，上
記刊行物記載の発明の入出力ポートは，通常モードにおいては，外部バスとの入出
力に用いられ，デバックモードにおいて，入出力ポートの外部端子ＰＣ及びＰＤを
介して外部から命令を入力するよう動作している点」のみを挙げ，「その余では一
致する。」とした審決の認定は，誤りであり，この誤りが審決の結論に影響を及ぼ
すことは明らかである。
４　取消事由４（進歩性の判断の誤り）
　仮に，本願発明の要旨を審決のように請求項１の記載だけから認定したとして
も，審決が，本願発明は刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたものと判断したことは誤りである。
　（１）審決の認定判断
　審決は，本願発明と刊行物記載の発明とを対比し，
　①　相違点として，本願発明において「通信手段は，第１の複数ピン（シリアル
Ｉ／Ｏピン）と第２の複数ピン（外部バスピン）とに結合され，第２グループの命
令を供給する際に第１の複数ピンを使用し，第１グループの命令を供給する際に第
２の複数ピンの各々を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」と
しているのに対し，刊行物記載の発明において「入出力ポートは，通常モードにお
いては，外部バスとの入出力に用いられ，デバックモードにおいて，入出力ポート
の外部端子ＰＣ及びＰＤを介して外部から命令を入力するように動作して」いる点
を挙げたうえ，
　②　相違点についての判断として，
　②－１　刊行物には，ⅰ．「命令を外部から入力するための命令入力端子を追加
の端子として設けることについて示唆されており」（審決書１７頁１０行～１２
行），ⅱ．「外部端子から直列に命令を入力することについても示唆されて」おり
（審決書１８頁４，５行），さらに，ⅲ．「デバック・モードにおいて，マイクロ
コンピュータの内部の状態（たとえば，参照されたメモリの内容等）をモニタする
事についても言及されている」（審決書１８頁１８行～２０行）から，
　刊行物記載の発明において，「本願発明の第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピ
ン）に相当する，外部から命令を直列に入力し，あるいは外部に内部状態を出力す
るような追加の端子を設け，本願発明のように，通信手段は，第１の複数ピン（シ
リアルＩ／Ｏピン）と第２の複数ピン（外部バスピン）とに結合されるとすること
は，当業者が容易になし得ることにすぎない。」（審決書１９頁１行～９行）
　②－２　刊行物記載の発明の「入出力ポートは，デバック・モードにおいては，
入出力ポートの外部端子ＰＣ及びＰＤを介して外部から命令を入力するように動作
するものの，通常モードにおいては，外部バスとの入出力に用いられるに留まり，
また，通常モードにおいて実行される命令は，ＲＯＭ13からの選択回路（ＭＵ
Ｘ）20を介して命令デコーダに供給されるようになっていることからすると，上記
のように追加の端子を設ける場合にあっては，デバック・モードにおいて，上記追
加の端子から命令を入力し，あるいは内部状態をモニタするようにすることは当業
者が適宜なし得ることにすぎず」（審決書）１９頁１０行～２０頁１行）
　②－３　「通常モードにおいて実行される命令は，ＲＯＭ13から選択回路（ＭＵ
Ｘ）20を介して命令デコーダに供給されるようになっており，外部端子ＰＡ14，Ｐ
Ｂ15，ＰＣ16，ＰＤ17の各々を使用しないようになっていることからすると，本願
発明において，通信手段が，第２グループの命令を供給する際に第１の複数ピンを
使用し，第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用しないか
或は支援機能開発のためにのみ使用するとすることは，当業者が適宜なし得ること
にずぎない。」（審決書２０頁１行～１１行）
と判断した。
　（２）　対比に関する判断の誤り
　しかし，審決における上記（１）の判断は，誤っている。
ア　本願発明と刊行物記載の発明との対応関係に関する誤り
　　　　(ア)　刊行物記載の発明の「通常モード」は，本願発明の「第１のモー
ド」に対応する（審決１４頁もこれを認めている。）。刊行物記載の発明では，
「通常モード」において，命令デコーダ12がＲＯＭ13からの選択回路20を介して出
力される命令をデコードして，その命令の実行に必要な内部ブロックに動作信号を
出力する。
　本願発明では，「第１のモード」において，第１の複数ピンを使用して第１グル
ープの命令を供給する（なぜなら，「第１のモード」では「第２の複数ピン」は支
援機能開発用以外に使用しないからである。請求項１の記載参照）。
　したがって，刊行物記載の発明の「ＲＯＭ13からのピン」は，本願発明の「第１
の複数ピン」に対応する。
　刊行物には，外部端子以外に命令等を供給する端子が存在しないから，刊行物記
載の発明の「入出力ポート」は，本願発明の「第２の複数ピン」に対応する（審決
もこの対応関係に基づいて，刊行物記載の発明のデバッグモードにおける入出力ポ
ートの外部端子の使用を説明している（審決書１３頁）。）。
(イ)　以上のとおり，刊行物記載の発明の「ＲＯＭ13からのピン」及び
「外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17」は，それぞれ，本願発明の「第１複
数ピン」及び「第２複数ピン」に対応するものである。
しかし，審決は，「上記刊行物記載の発明において，本願発明の第１の複数ピン
（シリアルＩ／Ｏピン）に相当する，外部から命令を直列に入力し，あるいは外部
に内部状態を出力するような追加の端子を設け」（審決書１９頁）と述べ，刊行物
記載の発明の外部端子（ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17）を本願発明の「第１の
複数ピン」に対応させる一方で，「（刊行物記載の発明では）通常モードにおいて
実行される命令は，・・・外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17の各々を使用
しないようになっている」（審決書２０頁）と述べ，刊行物記載の発明の「外部端
子」を本願発明の「第２複数ピン」にも対応させるという矛盾した認定を行ってい
る。
　審決は，このような矛盾した認定に基づいて進歩性の判断をしたものであり，そ
の結論は誤りである。
　イ　進歩性の判断の誤り
本願発明の進歩性に関する審決の前記（１）の①から③の認定判断は，誤りであ
る。
　　　　(ア)　「追加の端子」を設けること（前記（１）の①）について
　審決は，刊行物記載の発明において，「本願発明の第１の複数ピン（シリアルＩ
／Ｏピン）に相当する，外部から命令を直接に入力し，或いは外部に内部状態を出
力するような追加の端子を設け，本願発明のように，通信手段は，第１の複数ピン
（シリアルＩ／Ｏピン）と第２の複数ピン（外部バスピン）とに結合されるとする
ことは，当業者が容易になし得ることにすぎない。」とするが，誤りである。
　本願発明の「第１の複数ピン」は，前記アのとおり，刊行物記載の発明でいえば
ＲＯＭ13からＭＵＸ20へのバスに接続されるピンに対応するものであって，審決が
いうような，外部への接続を目的とした「外部から命令を直接に入力し，あるいは
外部に内部状態を出力するような端子」ではない。したがって，刊行物記載の発明
に「追加の端子」を設ける余地はない。審決がこのような誤りをしたのは，本願発
明の第１の複数ピンが「シリアルＩ／Ｏピン」（本件明細書第１図）であるという
解釈に固執して，本願発明と刊行物記載の発明との間のピンの対応関係を誤って理
解したことによる。
　　　　(イ)　「デバッグ・モードにおいて追加の端子から命令を入力し，あるい
は内部状態をモニターすること」（前記（１）の②）について
　審決は，「（刊行物記載の発明に）追加の端子を設ける場合にあっては，デバッ
ク・モードにおいて，上記追加の端子から命令を入力し，あるいは内部状態をモニ
タするようにすることは当業者が適宜なし得ることにすぎず」とするが，誤りであ
る。
　刊行物には，審決の認定を支持するような記載はない。また，本願発明は，明細
書の開示内容に基づいて正しく技術的意義を理解すれば，「第２グループの命令を
供給する際に第２の複数ピンを使用する」と解されるべきものであって，この点に
関しても，審決の認定は本願発明を技術的に理解した上でなされたものとはいえな
い。
　　　　(ウ)　「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用
しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用すること」（前記（１）の③）につ
いて
　審決は，「そして，通常モードにおいて実行される命令は，ＲＯＭ13からの選択
回路（ＭＵＸ）２０を介して命令デコーダに供給されるようになっており，外部端
子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17の各々を使用しないようになっていることから
すると，本願発明において，通信手段が，第２グループの命令を供給する際に第１
の複数ピンを使用し，第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を
使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用するとすることは，当業者が適
宜なし得ることにすぎない。」と認定するが，誤りである。
　本願発明の「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用し
ないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」という特徴は，刊行物には記載
されていない。すなわち，刊行物には，「通常モードの・・・各ブロック動作を説
明する。・・・外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17は，・・・・いわゆる入
出力ポートとして動作する」（甲第３号証４頁右下欄１２行から５頁左上欄１行）
と記載されており，これによれば，刊行物記載の発明において，通常モード（第１
動作モード）では外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17（第２複数ピン）は通
常の入出力ポートとして使用するだけである。
　審決は，刊行物記載の発明においては「通常モードにおいて実行される命令
は，・・・外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17の各々を使用しないようにな
っている」と認定し，そのことを根拠として，刊行物記載の発明において「第１グ
ループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用しない・・・ことは，当
業者が適宜なし得ることにすぎない。」と判断しているが，判断の根拠とされた認
定自体が刊行物記載の発明の誤認に基づく誤った認定である。
　また，審決は，請求項１の「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピン
の各々を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」という記載に関
して，本願発明は，「第２の複数ピンの各々を使用しない」場合と「第２の複数ピ
ンを他の目的のために使用する」場合の２つを「或いは」の語によって択一的に記
載したものであるとの解釈に立って，刊行物記載の発明には通常モードにおいて
「第２の複数ピンの各々を使用しない」（外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ
17を使用しないこと）場合が記載されているから，「本願発明において，通信手段
が，・・・・第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用しな
いか或いは支援機能開発のためにのみ使用するとすることは，当業者が適宜なし得
ることにすぎにない。」と判断している。しかし，請求項１の前記記載は，第２の
複数ピンは第１のモードでは支援機能開発のためにのみ使用し他の目的には使用し
ない，という意味である。実施例をみても，「第２の複数ピン」としては一種類の
複数ピンしか存在しないから，本願発明が「第２の複数ピンの各々を使用しない」
場合と，「第２の複数ピンを他の目的のために使用する」場合の２つを択一的に記
載したものと解することはできないのであって，本願発明は１つの発明としてその
特許性を判断すべきである。
第４　被告の反論の骨子
　１　取消事由１（審理手続の瑕疵）に対して
　審判官がとった審理手続上の措置について何ら違法な点はない。原告が引用する
最高裁判決（最判平成３年３月８日）は，発明の要旨認定に際して，特許請求の範
囲の記載が「一見してその記載が誤記であることが明らかである場合」に発明の詳
細な説明の記載を参酌することができることを説示するにとどまり，拒絶理由を通
知しなければならないことまで説示するものではない。
　２　取消事由２（発明の要旨認定の誤り）に対して
　原告は，請求項１の記載に誤記があると主張するが，原告が誤記と主張する記
載(A），(B），(C）は，「誤記」とは認められない。原告が誤記の訂正と称して主
張していることは，結局のところ，発明の構成要件を付加・削除し，本願発明の内
容を変更するものにほかならない。ましてや，本件で原告が主張する誤記は，「一
見してその記載が誤記であることが明らかである場合」に該当するものでもない。
　３　取消事由３に対して
　（１）原告は，刊行物には「入出力ポートを介して入力する命令は選択しないよ
うにして」との記載はないので，「モードスイッチ手段」は相違点であると主張す
るが，刊行物記載の発明で，選択回路（ＭＵＸ20）がＲＯＭ13からの命令を選択し
たときは，審決が認定した「入出力ポートを介して入力する命令は選択しないよう
にして」に該当するから，審決の認定に誤りはない。
　（２）原告は，刊行物には「リセット端子４及び３価デコーダ（ＲＥＳ）」が
「通信手段がスレーブモードで動作することを阻止する」ことの開示がないので，
「モードスイッチ手段」は相違点であると主張するが，審決の認定に誤りはない。
　（３）原告は，審決は「これらの構成は」との曖昧な記載を用いるだけで，本願
発明と刊行物記載の発明との対応関係を明示していないと主張するが，「これらの
構成」とは，その前後の関係から，「通常モードとデバッグ・モードのいずれかの
モードを選択するモード切り替え信号が３価デコーダ（ＲＥＳ）により選択回路
（ＭＵＸ）20に出力され，通常モードが指定された場合には，ＲＯＭ13からの命令
出力を選択し，当該選択された命令は命令デコーダによってデコードされて命令の
実行に必要な内部ブロックに動作信号を出力し，その一方で，入出力ポートを介し
て入力する命令は選択しないようにしており」との構成を指称することが明らかで
あり，審決に誤りはない。
　４　取消事由４に対して
　（１）　本願発明と刊行物記載の発明との対応関係に関する原告の主張に対して
　　　ア　動作モード
　「通常モード時の命令」（刊行物記載の発明）は「第１グループの命令」（本願
発明）に相当する。しかし，このことから，「第１のモード（本願発明）と通常モ
ード（刊行物）とが対応し，第２のモード（本願発明）とデバッグモード（刊行
物）とが対応する」ことを導くのは無理である。
　　　イ　第１の複数ピン
　「第１の複数ピン」については，「したがって，刊行物記載の発明において，本
願発明の第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピン）に相当する，外部から命令を直列
に入力し，あるいは外部に内部状態を出力するような追加の端子を設け」（審決書
１９頁１行から５行），及び，「追加の端子を設ける場合にあっては，デバック・
モードにおいて，上記追加の端子から命令を入力し，あるいは内部状態をモニタす
るようにすることは当業者が適宜なし得ることにすぎず」（同）１９頁１８行～
20頁１行）と記載したとおりである。
　原告は，本願発明においては，第１グループの命令が第１の複数ピンより供給さ
れるという前提に基づき，本願発明の「第１の複数ピン」に対応するものは，ＲＯ
Ｍ13から選択回路（ＭＵＸ）20を介して出力されるマスターモードのための命令
（第１グループの命令）を供給するのに使用される「ＲＯＭ13からのピン」（ＲＯ
Ｍ13からバスに接続されるピン）であると主張する。しかし，本願発明には，第１
グループの命令を第１の複数ピンより供給する旨の記載はないから，原告の主張は
失当である。そもそも，刊行物には「ＲＯＭからのバスに接続されるピン」につい
ての記載はないし，技術常識上，そのようなピンは存在し得ない。また，特許請求
の範囲には「第１の複数ピン（シリアル１／０ピン）」と明記されているのである
から，この点からも原告の主張は失当である。
　なお，原告は，審決が「第１の複数ピン」を刊行物の「追加の端子」すなわち
「外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17」に対応させていると主張するが，こ
の両者は等しいものではない。
　　　ウ　第２の複数ピン
　本願発明は，後記（４）イのとおり，「第１グループの命令を供給する際に第２
の複数ピンの各々を使用しない」発明（本願発明Ａ）と「第１グループの命令を供
給する際に第２の複数ピンを支援機能開発のためにのみ使用する」発明（本願発明
Ａ）とから成るものであって，本願発明Ｂの特許性の判断に関しては，支援機能開
発に使用する「第２の複数ピン（外部バスピン）」と対応するのは，刊行物の既存
の外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17である。
　（２）　ピンの対応関係に関する審決の認定が矛盾しているとの主張に対して
　原告は，刊行物記載の発明において，「本願発明の第１の複数ピン（シリアルＩ
／Ｏピン）に相当する，外部から命令を直列に入力し，あるいは外部に内部状態を
出力するような追加の端子を設け」（審決書１９頁２行から５行）という認定と
「通常モードにおいて実行される命令はＲＯＭ13から選択回路（ＭＵＸ）20を介し
て命令デコーダに供給されるようになっている」（同20頁２行から６行）という認
定との間には，ピンの対応関係に関して矛盾があると主張するが，主張のような矛
盾はなく，審決の認定は正当である。原告の主張は，デバックモードと通常モード
とにおける記述を混乱して理解したものにすぎない。
　（３）進歩性について
　　　ア　「追加の端子」を設けることについて　
　原告の主張は，本願発明の「第１の複数ピン」が「バスピン」（第１図において
ＩＭＢ12に接続するＣＰＵ11のピン）であることを前提とするものと解されるとこ
ろ，本願発明の「第１の複数ピン」は，請求項１に「第１の複数ピン（シリアルＩ
／Ｏピン）」と記載されているとおりのものであるから，原告の主張はその前提に
おいて既に失当である。刊行物記載の発明に，シリアルＩ／Ｏピンに対応するよう
な「追加の端子」を設けることは，当業者が適宜なし得ることであって，審決の認
定に誤りはない。
　　　イ　「デバッグ・モードにおいて追加の端子から命令を入力し，あるいは内
部状態をモニターすること」（前記（１）の②）及び「第１グループの命令を供給
する際に第２の複数ピンの各々を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使
用すること」（前記（１）の③）について
　原告は，刊行物には「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々
を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」ことは記載されていな
いと主張する。
　しかし，請求項１の「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々
を使用しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」は，「第２の複数ピン
の各々を使用しない」場合（選択肢Ａ）と「第２の複数ピンを他の目的のために使
用する」場合（選択肢Ｂ）の２つを「或いは」の語を用いて択一的に記載したもの
であり，本願発明は「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンを使用し
ない」発明（本願発明Ａ）と「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピン
の各々を支援機能開発のためにのみ使用する」発明（本願発明Ｂ）とからなる。し
たがって，本願発明Ａ又は本願発明Ｂのいずれか一方にでも特許性がないときは，
本願発明全体として特許性がないことになるが，本願発明Ａに関しては，刊行物記
載の発明では，通常モード時の命令（本願発明の「第１グループの命令」に相当す
る。）はＲＯＭ13から供給され，入出力ポート（「第２の複数ピン」に対応す
る。）を使用しては供給されないものであるから，「第１グループの命令を供給す
る際に第２の複数ピンの各々を使用しない」構成が記載されている。また，本願発
明Ｂに関しては，刊行物記載の発明では，デバッグ・モードにおいて，マ
イクロコンピュータの内部状態（メモリの内容等）をモニタすることから，第２の
複数ピンを「支援機能開発のためにのみ使用する」構成が記載されている。
　「第２の複数ピン」と対応するのは，刊行物の既存の外部端子であり，追加の端
子ではない。そして，既存の外部端子をどのように使用するかは使用者が適宜決め
ることにすぎないから，審決は，「本願発明において・・・支援機能開発のために
のみ使用するとすることは，当業者が適宜なし得ることにすぎない。」と認定して
いるのであって，審決の認定に誤りはない。
　以上のとおり，刊行物には，Ａ，Ｂいずれの選択肢についても記載されているか
ら，刊行物には「第１グループの命令を供給する際に第２の複数ピンの各々を使用
しないか或いは支援機能開発のためにのみ使用する」ことにつき記載も示唆もない
という原告の主張は失当である。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（審理手続の瑕疵）について
　原告は，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には明白な誤記があるにもかか
わらず，審決が誤記を含んだままの特許請求の範囲の記載に基づいて本願発明の要
旨を認定したことについては，審理手続上の瑕疵があると主張する。
　（１）特許出願の審査は，出願人が特許を受けようとする発明を対象としてなさ
れるものであるところ，特許を受けようとする発明は，願書に添付した明細書の特
許請求の範囲に記載されるのであるから，その要旨の認定は，特許請求の範囲の記
載に基づいて行うべきものである。そして，発明の要旨認定に当たって，特許請求
の範囲に記載された用語や表現の意味が明瞭でないとか，特許請求の範囲の記載が
文理上明瞭でないなどの場合には，特許請求の範囲の記載がいかなる内容を表現し
たものであるかを正確に理解するために，明細書の他の記載を参酌することができ
るが，特許請求の範囲の記載に不明瞭な点がなく，その記載自体において撞着する
点も見当たらず，特許請求の範囲の記載に基づいて出願に係る発明の要旨を認定す
るのに特段の支障がない場合にまで，明細書の他の記載を参酌して発明の要旨を認
定しなければならないものではない。
　本件においては，請求項１の記載自体は明瞭であり，その記載の限りにおいて撞
着する点も見当たらず，願書に添付した図面において使用した符号（特許法施行規
則様式２９の備考１３(ロ)参照）を括弧内に記したものと認められる「（シリアル
Ｉ／Ｏピン）」，「（外部バスピン）」等の記載と第１図及び第４図を照らし合わ
せて請求項１を読んだときに，意味が通じないというようなものでもないと認めら
れるから，請求項１をその記載どおりのものとして，本願発明の要旨を認定した手
続に何ら法的に咎められるべき点は存しない。
　この点について，原告は，あくまでも誤記であると主張するが，明らかな表記ミ
スであるといえないことはもとより，請求項１の記載それ自体から誤記であると想
到することが当業者の常識や理解に照らして可能であるともいえない。
　したがって，審決が，請求項１の記載をそのまま本願発明の要旨認定の基礎とし
たことは正当であって，その点に何ら原告の主張するような手続上の瑕疵はないと
いうべきである。
　（２）なお，原告は，特許法３６条違反を理由とする拒絶理由の通知があれば，
特許請求の範囲の記載の誤記を訂正する補正をすることができたのに，補正の機会
を与えることなくなされた拒絶審決は，正当な手続を踏んでおらず，違法である旨
主張するので，この点につき補足する。
　法が一定の期間を限って，願書に添付した明細書の補正を認めている趣旨は，明
細書の記載に初めから完全を期することが困難であること等を考慮したものと解さ
れる。本件において，原告が誤記を含むと主張する請求項１の記載は，昭和６３年
１０月２９日になされた特許出願から９年余を経てなされた補正によるものであ
り，補正制度の前記趣旨に照らせば，審判段階に至ってなされる補正は，明細書の
記載内容についての十分な検討を経たものであることが要請されているというべき
である。しかも，前記（１）のとおり，原告が誤記を含むと主張する請求項１の記
載は，そのままでは理解できないというようなものではない。
　これらの事情を勘案すれば，原告の上記主張に理由がないことは明らかであっ
て，審判官には，特許法３６条違反を理由とする拒絶理由を通知をすべき義務がな
いことはもとより，上記拒絶理由を通知することが適切であったということもでき
ない。
　（３）以上のとおりであるから，原告主張の取消事由１は理由がない。
　２　取消事由２（要旨認定の誤り）について　
　原告は，本願発明の特許請求の範囲には明白な誤記があるから，本願発明の要旨
は，誤記を原告の主張する正しい記載に訂正（読み替え）した上で，正しい記載に
基づいて認定されるべきであり，訂正されない特許請求の範囲の文言に基づいて発
明の要旨を認定した審決は，本願発明の要旨認定を誤ったものであると主張する。
　しかし，原告の主張は，以下に述べる理由により，採用することができない。
　（１）出願に係る発明，すなわち，出願人が特許を請求する発明として特許請求
の範囲に記載した発明の要旨は，その特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべき
ものである。その際に，発明の内容を明確に理解するために，発明の詳細な説明を
参酌することはできるが，それはあくまでも特許請求の範囲に記載された事項の範
囲内で行うべきものであって，これを越えて，特許請求の範囲の記載自体からは導
き出すことができないような事項を，特許請求の範囲の記載に含まれているものと
して，発明の要旨を認定することが容認されるものではない。
　（２）原告は，請求項１の記載と発明の詳細な説明，特に実施例の説明との間に
齟齬があることを指摘することによって，請求項１には誤記があることが明白であ
ると主張し，本願発明の要旨は，誤記を訂正した後の請求項１の正しい記載に従っ
て認定されるべきであると主張する。確かに，本願発明の請求項１の記載には，発
明の詳細な説明との対応関係について理解しづらい点があり（ただし，このことか
ら直ちに請求項１に「明白な誤記」が存在することを認め得るわけではない。），
原告もそのことを理由に，特許請求の範囲の記載を，原告の主張するような実施例
に対応する「正しい記載」に読み替えて，発明の要旨を認定すべきであると主張し
ているものと解される。
　しかしながら，特許出願に係る発明の要旨は，願書に添付した明細書の特許請求
の範囲の記載に基づいて認定すべきものであって，直接，明細書の発明の詳細な説
明欄の記載に基づいて認定すべきものではない。もし，特許請求の範囲の記載から
把握される発明と明細書中に開示された実施例とが対応していなければ，特許を受
けようとする発明は発明の詳細な説明に記載されたものでなければならないという
要件を満たさないことになるだけである。発明の詳細な説明及び実施例に対応させ
るべく，読み替え前と後とで特許請求の範囲に記載された技術内容を実質的に変更
するような読み替え（訂正）を行い，その読み替えた語句に基づいて発明の要旨を
認定することは許されないものというべきである。
　（３）したがって，原告主張の取消事由２も理由がない。
　３　取消事由３について
　（１）原告は，刊行物には「入出力ポートを介して入力する命令は選択しないよ
うにして」との記載はないことを根拠に，「モードスイッチ手段」は相違点である
と主張するが，刊行物記載の発明では，選択回路（ＭＵＸ20）がＲＯＭ13からの命
令を選択したときは，審決が認定したように，「その一方で，入出力ポートを介し
て入力する命令は選択しないようにして」あるのであるから，審決が相違点である
とした認定に誤りはない。
　（２）原告は，刊行物には「リセット端子４及び３価デコーダ（ＲＥＳ）」が
「通信手段がスレーブモードで動作することを阻止する」ことの開示がないことを
根拠に，「モードスイッチ手段」は相違点であると主張する。
　しかしながら，審決は，刊行物記載の発明では，「通常モードとデバッグ・モー
ドのいずれかのモードを選択するモード切り換え信号が３価デコーダ（ＲＥＳ）に
より選択回路（ＭＵＸ）20に出力され，通常モードが指定された場合には，ＲＯＭ
13からの命令出力を選択し，当該選択された命令は命令デコーダによってデコード
されて命令の実行に必要な内部ブロックに動作信号を出力し，その一方で，入出力
ポートを介して入力する命令は選択しないようにしており，これら構成は，本願発
明における，第１動作モード・第２動作モード間で切換えを行うモードスイッチ手
段であり，実行手段が第１グループの命令を実行する際に通信手段がスレーブモー
ドで動作することを阻止する，モードスイッチ手段に相当する」（審決書１４頁１
８行から１５頁１２行）と認定しているのであって，審決の認定に誤りはない。
　（３）審決が刊行物についてした「通常モードとデバッグ・モードのいずれかの
モードを指定するモード切り替え信号が３値デコーダ(ＲＥＳ）より選択回路(ＭＵ
Ｘ)20に出力され，通常モードが指定された場合には，ＲＯＭ13からの命令出力を選
択し，当該選択された命令は命令デコーダによってデコードされて命令の実行に必
要な内部ブロックに動作信号を出力し，その一方で，入出力ポートを介して入力す
る命令は選択しないようにしており」との認定に誤りはなく，「これら構成」は，
かかる記載中の各回路要素とそれらの動作を総合したものを示すことは，文脈上，
明らかである。そして，この総合したものが「第１動作モード・第２動作モード間
で切換えを行うモードスイッチ手段であり，実行手段が第１グループの命令を実行
する際に通信手段がスレーブモードで動作することを阻止する」ことが認められ
る。「モードスイッチ手段」を一致点とした審決の認定に誤りはない。
　（４）以上のとおり，原告主張の取消事由３は理由がない。
　４　取消事由４（進歩性の判断の誤り）について
　原告は，仮に本願発明を審決のように特許請求の範囲の記載だけから認定したと
しても，本願発明は刊行物記載の発明から容易に発明をすることができたものでは
ないと主張する。
　（１）本願発明について
　本願の特許請求の範囲の記載は前記第２の２に認定したとおりであり，これによ
れば，本願発明は，実行手段へと命令を供給する「通信手段」が，「第１の複数ピ
ン」及び「第２の複数ピン」の２種類の複数ピンに結合される構成を有し，上記
「通信手段」は，第１グループの命令と第２グループの命令をそれぞれ「実行手
段」に供給する２つの異なるモード（マスターモードとスレーブモード）で動作す
るものである。なお，本願発明における上記２種類の複数ピンが，いずれも「デー
タプロセッサ」の外部端子であることは争いがないが，原告は，「第１の複数ピ
ン」及び「第２の複数ピン」がマイクロコンピュータ10内のＣＰＵ11の２つの端子
（バスピン及び外部ＩＰＩＰＥ／ＤＳＩ，ＩＦＥＴＣＨ／ＤＳＩ，ＢＫＰＴ／ＤＳ
ＣＬＫピン）であると主張するのに対し，被告は，マイクロコンピュータ10の端子
（シリアルＩ／Ｏピン及び外部バスピン）であると主張している。
　（２）刊行物記載の発明と本願発明との対応関係について（争いのない事項と争
いのある事項）
　　　ア　「第１・第２グループの命令」及び「実行手段」
　審決は，「刊行物記載の発明において，ＲＯＭ13から読み出された命令及び外部
端子より入力された命令は命令デコーダによりデコードされ，そのデコード信号が
ＡＬＵ等の命令の実行に必要な内部ブロックに供給されて命令が順次実行されるよ
うになっているところ，これらの構成は，本願発明における・・・実行手段に，相
当する」（審決書１２頁）と認定している。
　審決の上記認定は，刊行物記載の発明の「ＲＯＭ13から読み出された命令」及び
「外部端子から入力された命令」を，本願発明の実行手段に供給される２種類の命
令（「第１グループの命令」及び「第２グループの命令」）に対応させ，刊行物記
載の発明の「命令デコーダ及びＡＬＵ」を本願発明の「実行手段」に対応させたも
のであることが明らかである。
　　　イ　「通信手段」と「マスターモード・スレーブモード」
　審決は，「刊行物記載の発明において，入出力ポート（外部端子ＰＡ14，ＰＢ
15，ＰＣ16，ＰＤ17及びプログラム・コントローラＰＡＣ21，ＰＢＣ22，ＰＣC23，
ＰＤＣ24）は，デバック・モードが指定されている場合には，・・外部からの命令
を選択回路（ＭＵＸ）20に出力し，選択回路(ＭＵＸ）20は，指定されたデバッグ・
モードの指定に応じて，当該命令を選択して命令デコーダに供給するよう動作し，
また，ＲＯＭ13から読み出された命令も選択回路(ＭＵＸ）20に出力され，選択回路
（ＭＵＸ）20は，通常モードの指定に応じて，当該命令を選択して命令デコーダに
供給するよう動作しているところ，入出力ポート及び選択回路は，命令を命令デコ
ーダに供給する手段であるから，これらの構成は，本願発明における，複数の命令
を実行手段へと供給するための通信手段に相当する。」（審決書１３頁）と認定し
ている。
　上記認定は，刊行物記載の発明の「入出力ポート」（外部端子及びプログラム・
コントローラ）及び「選択回路」を本願発明の「通信手段」に対応させたものであ
ることが明らかである。
また，審決は，「入出力ポート及び選択回路は，ＲＯＭ13から読み出した命令を
命令デコーダに供給するよう選択動作し，また，外部からの命令を命令デコーダに
供給するよう選択動作しているから，・・・これらの動作は，本願発明の通信手段
が「前記第１グループの命令を供給するマスターモードと前記第２グループの命令
を供給するスレーブモードとで動作し」とする点に相当する。」（審決書１４頁）
と認定している。
　上記認定は，刊行物記載の発明の「ＲＯＭ13から読み出した命令を命令デコーダ
に供給するよう選択動作」すること，「外部からの命令を命令デコーダに供給する
よう選択動作」することを，それぞれ本願発明の「マスターモード」，「スレーブ
モード」に対応させたものであることが明らかである。
　　　ウ　「モードスイッチ手段」
　審決は，刊行物記載の発明の「通常モードとデバッグ・モードのいずれかのモー
ドを指定するモード切り替え信号が３値デコーダ（ＲＥＳ）より選択回路(ＭＵ
Ｘ)20に出力され・・・」るようにした構成を，本願発明における「モードスイッチ
手段」に相当すると認定している（審決書１４頁～１５頁）。　
　　　エ　審決の認定に係るアないしウの対応関係については，原告も積極的に争
っておらず，審決の認定に誤りがあるとは認められない。
　なお，原告は，モードスイッチ手段は相違点であると主張している（原告主張　
の取消事由３）が，その主張は，刊行物記載の発明の「リセット端子３及び３値デ
コーダ（ＲＥＳ）は，モード切り替え信号を出力する点ではモードスイッチ手段に
対応するものの「通信手段がスレーブモードで動作すること阻止する」ものではな
いというものであり，対応関係自体を争う趣旨とは認められない。
　　　オ　実行手段が実行されるモードについては，原告が，刊行物記載の発明の
「通常モード」，「デバッグ・モード」は，それぞれ本願発明の「第１のモー
ド」，「第２のモード」に対応すると主張するのに対し，被告は，そのような対応
関係を導くことはできないと主張する。
　（３）刊行物記載の発明と本願発明との対比判断について
　　　ア　２種類の複数ピン
　審決は，上記（２）のアないしウのように刊行物記載の発明と本願発明とを対応
させた後，両発明の相違点として，「本願発明において，通信手段は，第１の複数
ピン（シリアルＩ／Ｏピン）と第２の複数ピン（外部バスピン）に結合され，第２
グループの命令を供給する際に第１の複数ピンを使用し，第１グループの命令を供
給する際に第２の複数ピンの各々を使用しないかあるいは支援機能開発のためにの
み使用するとしているのに対し，刊行物記載の発明の入出力ポートは，通常モード
においては，外部バスとの入出力に用いられ，デバッグモードにおいて，入出力ポ
ートの外部端子ＰＣ及びＰＤを介して外部から命令を入力するようにしている点」
（審決書１５頁）を挙げる。
　審決の上記認定は，刊行物記載の発明のシングル・チップ・マイクロコンピュー
タには，通信手段に結合される２種の複数ピン（「第１の複数ピン」と「第２の複
数ピン」）のうちの一方に相当するもの（外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ
17）が存在するのみで，もう一方に対応するものが存在しないことを認めているも
のということができる。
　　　イ　刊行物記載の発明において追加の端子を設け，これを本願発明のように
使用することの容易性
　そこで，刊行物記載の発明に，審決のいうように，もう１種類のピンとして，命
令を外部から入力するための命令入力端子を通信手段に結合する「追加の端子」と
して設け，これを本願発明のように使用することが容易かどうかを検討する。
　　　(ア)　審決のした認定判断
　審決は，刊行物には「追加の端子」を設けることにつき示唆があるから，刊行物
記載の発明にもう１種類の外部端子を「追加の端子」として設け，これら２種の外
部端子を本願発明のような態様で使用することは想到容易なことである旨判断し
た。
　その判断の骨子は以下のとおりである。
①　審決は，まず，刊行物中の次の記載；
　　　「この様に，現在行われている評価チップによるシングル・チップ・マイク
ロコンピュータのプログラム開発は，技術の進歩に対して，柔軟性に欠けるという
欠点がある。この欠点をなくするために，次の様なシングル・チップ・マイクロコ
ンピュータが考案されている。すなわち，命令を外部から入力するための命令入力
端子と，命令を外部から入力するか，または，内部のＲＯＭの出力を使用するかを
指定する端子をその目的のためだけに備えたものである。この方法によれば，プロ
グラムを評価する評価用チップと，目的とするシングル・チップ・マイクロコンピ
ュータは同一であるので，前述の評価用チップのような柔軟性の問題は解決され
る。しかし，上記の追加された端子は「シングル・チップ・マイクロコンピュー
タ」として使用する場合は不要のものであるため，プログラムの開発が終了し，実
際の装置に組み込まれた時点では，ほとんどの場合無駄にパッケージの端子を用い
ているにすぎないため，パッケージの端子制限のきびしいシングル・チップ・マイ
クロコンピュータにとって，パッケージの端子を利用する端子効率が悪いという別
の問題がある。」（甲第３号証３頁左上欄１７行～右上欄１９行）
を引用し（審決書１６頁～１７頁），
②　刊行物には「命令を外部から入力するための命令入力端子を追加の端子として
設けることについて示唆されて（いる）」（審決書１７頁１０行～１２行）から，
③　「刊行物記載の発明において，本願発明の第１の複数ピン（シリアルＩ／Ｏピ
ン）に相当する，外部から命令を直列に入力し，あるいは外部に内部状態を出力す
るような追加の端子を設け，本願発明のように，通信手段は，第１の複数ピン（シ
リアルＩ／Ｏピン）と第２の複数ピン（外部バスピン）とに結合されるとすること
は，当業者が容易になし得ることにすぎない。」（審決書１９頁１行から９行），
「また，・・・，上記のように追加の端子を設ける場合にあっては，デバック・モ
ードにおいて，上記追加の端子から命令を入力し，あるいは内部状態をモニタする
ようにすることは当業者が適宜なし得ることにすぎず」（同１９頁１０行から20頁
１行），「そして，・・・，本願発明において，通信手段が，第２グループの命令
を供給する際に第１の複数ピンを使用し，第１グループの命令を供給する際に第２
の複数ピンの各々を使用しないか或は支援機能開発のためにのみ使用するとするこ
とは，当業者が適宜なし得ることにすぎない。」（同頁２行から１１行），とし
た。
　　（イ）　審決のした上記判断の当否
　審決が引用した刊行物（甲第３号証）の上記記載（（ア），①）に，従来のシン
グル・チップ・マイクロコンピュータにおける一般的事項としての「追加の端子」
が示唆されていることは容易に看取されることであるから，刊行物記載のシング
ル・チップ・マイクロコンピュータに「追加の端子」を設けて，２種類の複数ピン
を設けた構成とすることは，当業者が容易に想到するところであるということがで
きる。
また，刊行物記載のシングル・チップ・マイクロコンピュータに「追加の端子」
を設けた場合，通信手段が「追加の端子」と既存のピンという２種類の複数ピンに
結合され，この２種類の複数ピンを使用して実行手段へと２種類の命令を供給する
という本願発明の通信手段の構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることで
ある。
　そして，刊行物記載の発明においては，通常モード時の命令（第１グループの命
令）は，入出力ポートの外部端子ＰＡ14，ＰＢ15，ＰＣ16，ＰＤ17（既存の端子）
を使用することなくＲＯＭ13から供給されるものと認められるから，刊行物には
「第１グループの命令を供給する際に，既存の端子の各々を使用しない」構成が開
示されているということができる。また，刊行物記載の発明においては，「プログ
ラムの開発を行う場合には，マイクロコンピュータの内部の状態をモニタしながら
行う方が効率がよいが，本発明によるシングル・チップ・マイクロコンピュータ方
式のデバッグ・モードを使用して，プログラムを開発する場合は，・・・外部バス
（第１図の実施例でマスターモードのときはＰＡ14，またスレーブ・モードのとき
はＰＢ15に相当する。）をモニタする事によって，上記の目的を達成できる事は言
うまでもない。」（甲第３号証の８頁右上欄４～１５行）として，デバッグ・モー
ドにおいて入出力ポートの外部端子を使用してマイクロ・コンピュータの内部の状
態をモニタすることができるとされているから，既存の端子を「支援機能開発のた
めに」使用する構成が示唆されているということできる。これらのことからすれ
ば，刊行物記載の発明に命令を外部から入力する命令入力端子としての追加の端子
を設け，この追加の端子と既存の端子を本願発明のように使用するようにすること
は，当業者が容易に想到し得たことというべきである。
　（４）したがって，原告主張の取消事由４も理由がない。
第６　結論
　以上のとおり，原告の主張する取消事由１ないし４はいずれも理由がないから，
原告の請求は棄却されるべきである。
　　　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　　裁判官　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　　田　　中　　昌　　利

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